Nota: O estudo deste mdulo requer cerca de 05 horas.

Mdulo 4: Marcas
Objetivos
Depois de estudar este mdulo, voc poder:
1. Listar e descrever resumidamente os sinais que podem servir de
marcas.
2. Descrever as condies para proteo de uma marca.
3. Fazer a distino entre marcas de produto, marcas de servio,
marcas coletivas e marcas de certificao.
4. Descrever resumidamente o processamento de um pedido de
registro de marca no INPI.
5. Desenhar um diagrama explicando o procedimento que deve adotar
um depositante que utilize o sistema de Madri para obter a proteo
de uma marca em diversos pases.
6. Descrever o papel do Escritrio Internacional da OMPI no processo
de registro de marcas.
7. Explicar o que sucede se o registro da marca indeferido no pas de
origem depois do registro internacional da marca.
8. Indicar a durao da proteo de uma marca.
9. Descrever a proteo especial reservada s marcas notoriamente
conhecidas e s marcas de alto renome.

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Introduo
As marcas existem desde a Antiguidade. H pelo menos 3 mil anos atrs, os
artesos indianos costumavam gravar assinaturas em suas criaes artsticas, antes
de envi-las para o Ir. Mais tarde, os romanos utilizavam mais de 100 marcas
diferentes em sua cermica, entre elas a marca FORTIS, a qual se tornou de tal
modo famosa que era copiada e contrafeita. Na Idade Mdia, o desenvolvimento do
comrcio acarretou o aumento da utilizao das marcas.
Atualmente, as marcas assinaladas com , indicando que a marca registrada,
so de uso frequente, e a maioria das pessoas do planeta consegue fazer a
distino entre as marcas de duas bebidas no alcolicas: a Pepsi-Cola e a CocaCola.
A crescente importncia das marcas nas atividades de comrcio eletrnico
devida ao aumento da competio entre as empresas que comercializam em mais
de um pas. As marcas tm sido usadas para simplificar a identificao dos
produtos e servios pelos consumidores, como tambm suas qualidades e valores.
Ademais, uma marca deve ser considerada como uma ferramenta de comunicao
utilizada pelos empresrios para atrair clientela.
No presente mdulo, voc vai aprender a distinguir os tipos de sinais que
podem ser utilizados como marcas e a conhecer as caractersticas que elas devem
ter. Voc vai ser capaz de distinguir entre uma marca coletiva e uma marca de
certificao. Tambm ser explicado como se d a proteo especial s marcas
notoriamente conhecidas e s marcas de alto renome na Lei de Propriedade
Industrial, na Conveno de Paris e no TRIPS (Acordo Relativo aos Aspectos do
Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comrcio).

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I) Marcas
Para comear, gostaria que voc ouvisse o primeiro segmento de udio, explicando
o que significa marca e quais as suas caractersticas.
Segmento de udio 1:

Ento, voc poderia me dizer o que exatamente

uma marca?

A marca basicamente um sinal usado para fazer a distino entre os produtos

ou servios oferecidos por uma empresa e aqueles oferecidos por outra
empresa. Esta uma definio muito simplificada, mas que permite explicar
essencialmente o que uma marca.
Quais so as caractersticas que uma marca deve ter?
Existem duas caractersticas principais para uma marca: deve ter um carter
distintivo e no deve ser enganosa.
Portanto, poderamos definir inicialmente marca da seguinte forma:
A marca um sinal que individualiza os produtos ou servios de uma
determinada empresa e os distingue dos produtos ou servios de seus
concorrentes
necessrio esclarecer que uma marca de servio similar a uma marca de
produto, se diferenciando somente pelo fato de que a ltima protege produtos,
e a primeira protege servios. Geralmente se menciona o termo marca, que
inclui ambas. Existem outras naturezas de marcas, que sero discutidas mais
adiante.
O segmento de udio dois apresenta alguns exemplos de marcas.
Segmento de udio 2:

Voc poderia me dar alguns exemplos de sinais que

podem ser utilizados como marcas?

Existem marcas nominativas, que consistem em palavras, abreviaes,

neologismos ou qualquer combinao de letras e/ou algarismos, desde que os
mesmos no se apresentem de forma fantasiosa, como por exemplo, a marca
ROBERTO SIMES, registrada sob o nmero 006434444 para proteger,
dentre outros, artigos de utilidade domstica, ou a marca 1001, registrada sob
o nmero 006376479 para proteger, dentre outros, os servios de transporte de
passageiros. As marcas podem tambm ter uma apresentao figurativa,
sendo constitudas apenas por desenhos, imagens, formas fantasiosas de
letras ou algarismos isolados, ou ideogramas, como o caso da empresa de
petrleo Shell (registro n 823643778).

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Ento quando voc diz desenho, voc quer se referir a objetos como o logotipo
da Shell?
A possibilidade de registro no abrange somente s figuras bidimensionais. As
marcas podem ser tambm tridimensionais ou seja, podem consistir da
embalagem dos produtos ou os prprios produtos. As combinaes de cores
que possuam carter distintivo podem igualmente ser protegidas.
As marcas podem ser ainda compostas pela combinao de imagens e palavras, em
apresentao mista. Por exemplo, a marca da Open University (registrada sob o n.
820606162 para assinalar, dentre outros, servios de educao) :

QAA 1: Classifique os sinais abaixo de acordo com a sua apresentao.

a) BANDEIRANTE

b)

c)
Resposta:
A Nominativa; B Mista; C Figurativa.

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Em alguns pases, permitido o registro de marcas sonoras e at marcas olfativas,

onde um aroma especial pode ser protegido como marca. Veremos adiante,
contudo, que no Brasil, o registro destes sinais no permitido. Deve estar evidente
agora que existe uma enorme variedade de sinais que podem ser utilizados como
marcas, mas sempre sob duas condies: a marca deve ser distintiva, e no
enganosa.
II) O que pode ser registrado como marca
No segmento de udio no. 1, o narrador tambm mencionou duas
caractersticas que uma marca deve apresentar. Primeiramente, deve
apresentar um carter distintivo e em segundo lugar, no deve ser enganosa.
Porm, a legislao brasileira define marca por meio da Lei 9.279 de 1996,
conhecida tambm como Lei da Propriedade Industrial ou LPI, e apresenta
algumas restries sobre o que pode ou no ser registrado como marca.
De acordo com o artigo 122 desta Lei, so suscetveis de registro como
marca os sinais distintivos visualmente perceptveis, no compreendidos nas
proibies legais.
Assim, como havamos mencionado anteriormente, a lei brasileira no permite
o registro de marcas olfativas ou sonoras, por no serem visualmente
perceptveis.
As proibies mencionadas no art. 122 esto contidas no art. 124 da LPI,
podendo ser agrupadas em quatro categorias, que versam sobre a
veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade.
Veracidade
Um sinal tambm deve possuir um carter verdadeiro, vedando-se o registro
de marcas intrinsecamente enganosas quanto a sua origem, natureza,
qualidade ou utilidade dos produtos ou servios associados a este sinal. Tal
vedao pretende impedir o prejuzo do pblico consumidor e da concorrncia
quando do consumo de produtos ou servios associados ao sinal inverdico.
.
Segmento de udio 3:

Voc poderia me dar um exemplo de marca que

possivelmente seria enganosa?

Na maioria das vezes, a marca enganosa aquela que supe certas

qualidades para os produtos as quais esses no possuem. Imaginemos, por
exemplo, a marca Puro Couro, utilizada para produtos que no so feitos de
puro couro.

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Liceidade
Um sinal considerado lcito para ser registrado como marca quando o
mesmo no atentar contra a ordem pblica ou a moral e bons costumes. A
proibio do registro de sinais considerados ilcitos de carter absoluto, por
razo de interesse pblico em sentido estrito, ou do interesse de grupos
relativamente homogneos. Encaixam-se nesta proibio sinais contendo
bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo.

Ex. (1) pedido arquivado n. 818772220, da SELM SOCIEDADE DE ENSINO

LINGUSTICO DE MACA LTDA., cujo registro foi negado por conter imitao
da bandeira dos Estados Unidos.

Ex. (2) pedido arquivado n. 820317780, de ALESSANDRO DAMASCENO

NOVELLI, cujo registro foi negado por atentar contra a moral e os bons
costumes.

Distintividade
No que tange condio de distintividade, considera-se que a marca, por
definio e para o cumprimento satisfatrio de sua funo de identificao,
deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/servios que
assinalam, vedando-se o registro de sinais desprovidos desta capacidade. A
proibio do registro de sinais desprovidos de distintividade se baseia ainda no
interesse que sinais genricos ou de uso comum no sejam expropriados do
patrimnio pblico.

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Segmento de udio 4:

Voc pode me dar um exemplo do modo como uma

marca pode apresentar um carter distintivo?

Acredito que um bom exemplo a palavra apple, ou seja, ma em ingls. A

palavra apple constitui uma marca que apresenta um carter distintivo para
computadores (reg. 790152177), porque no tem absolutamente nada a ver
com computadores, mas no teria carter distintivo para mas verdadeiras.
Em outras palavras, a pessoa que cultiva e vende mas no poderia registrar
a palavra apple como marca e proteg-la, porque seus concorrentes devem
poder utilizar essa palavra para descrever seus prprios produtos.
Um dos principais pontos levantados foi que o carter distintivo de um sinal
utilizado como marca deve ser avaliado levando-se em conta os produtos ou
servios aos quais est associado.
QAA 2:

Voc considera que a seguinte expresso inventada, "FRUMATO",

constituiria uma boa marca para uma bebida feita de uma mistura
de suco de frutas e suco de tomates?

Resposta QAA 2:
Ao examinar a especificao do produto, o mtodo para a criao da marca
fica evidente; a combinao das palavras FRUit e toMATO. Essa palavra no
existe em qualquer dicionrio e seu uso no ocorreria naturalmente a outros
comerciantes. Portanto, pode-se dizer que a marca tende a ser distintiva.
Disponibilidade
Com respeito disponibilidade do sinal, para que este seja registrvel como
marca, deve possuir novidade relativa, distinguindo-se de outros sinais j
apropriados por terceiros, sem, portanto, infringir seus direitos (como, por
exemplo, marcas previamente registradas, nomes comerciais previamente
registrados, direitos de autor, dentre outros).
Esta novidade apurada no somente para casos de reproduo literal, mas
tambm para quaisquer alternativas com as quais a marca possa confundir-se,
com prejuzo ao pblico consumidor e/ou concorrncia. Assim, marcas
similares podem conviver pacificamente, desde que se avalie que na h
possibilidade de confuso ou associao errnea entre elas. Este o princpio
da especialidade.

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Ex. (3) pedido arquivado n. 819935824, de FIDENCIO FABIO FABRIS E

LEOCRIDES FABRIS, cujo registro foi negado por remeter obra protegida
por direito autoral.

Ex. (4) registro extinto n. 819294594, de POM POM PRODUTOS

HIGINICOS LTDA., cujo registro foi anulado por reproduzir o nome
comercial, bem como reproduzir o patronmico de terceiros sem autorizao.

Ex. (5) registro extinto n. 820303313, de S.M. JALEEL & COMPANY

LIMITED, cujo registro foi anulado por reproduzir objeto protegido por registro
de desenho industrial de terceiro.

Ex. (6) pedido arquivado n. 829070184, de JMC PUBLICIDADE

PROMOES E MERCHANDISING LTDA., cujo registro foi negado por
reproduzir elemento caracterstico (a expresso JMC) de marca registrada
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de terceiros para assinalar servios de mesmo segmento mercadolgico, o

que poderia levar o pblico consumidor confuso ou associao errnea.

QAA 3:

Considerando os requisitos de distintividade, disponibilidade,

liceidade e veracidade, combine as possveis marcas abaixo com as
explicaes, considerando a viabilidade ou no de as mesmas virem
a ser registradas como marcas. O que voc pensa da viabilidade das
possveis marcas abaixo?
1. AGENDA DA SACANAGEM

Revistas

2. CURA TUDO

Ervas medicinais

3. ADRIANO RESTAURANTE ITALIANO

Restaurante

4. LARANJA LIMA

Tecidos

O
sinal,
ainda
que
contenha
elementos
descritivos/qualificativos da atividade que pretende assinalar,
tambm emprega elementos de carter distintivo. O sinal ,
princpio, registrvel, desde que sejam feitas ressalvas a
respeito da no-exclusividade de uso de expresses
descritivas/qualificativas.

Sinal contm expresso de carter potencialmente ofensivo,

no obedecendo o requisito de liceidade. Este sinal no pode
ser registrado.

Sinal possui carter arbitrrio quando associado aos produtos

ora identificados. princpio, o sinal registrvel.

O sinal indica qualidade inatingvel, podendo levar o pblico

consumidor a confuso quanto sua real natureza. Este sinal
irregistrvel.

Resposta QAA 2:
As respostas so: 1-B; 2-D; 3-A; 4-C.

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III) Natureza das Marcas

De acordo com seu uso no mercado, as marcas se diferenciam por sua natureza,
conforme estabelecido no art. 123 da LPI.
As marcas de produtos e de servios, conforme j discutido, so utilizadas para
identificar, conforme o caso, produtos e servios provenientes de uma fonte
comercial, e diferenci-los dos demais idnticos ou assemelhados, que provenham
de outras fontes.
As marcas, tipicamente, identificam empresas individuais como sendo a origem dos
produtos e servios designados. Contudo, Alguns pases, incluindo o Brasil,
permitem o registro de marcas coletivas, as quais so usadas para identificar os
produtos e/ou servios provenientes dos membros de uma determinada entidade, e
de certificao, as quais demonstram que os produtos e/ou servios os quais a
marca se encontra aposta obedecem a padres identificveis e verificveis.
Uma marca coletiva, portanto, distingue os produtos ou servios dos membros de
uma associao daqueles produtos ou servios de origem diversa. Essa natureza de
marca s pode ser registrada por entidades jurdicas representativas de coletividade,
e sua utilizao est sujeita a um regulamento de utilizao, que deve constar do
pedido de registro da marca, ou ser protocolado em at 60 (sessenta) dias deste
depsito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Uma empresa que usa
uma marca coletiva pode, tambm, usar sua prpria marca, desde que o
regulamento de utilizao assim o permita. Por exemplo, em uma associao de
arquitetos ou engenheiros, um membro poder usar o logotipo da associao em
conjunto com o logotipo de seu negcio particular.

Ex (7). registro n.
INTERNATIONAL.

820272876,

de

titularidade

da

COTTON

COUNCIL

Uma marca de certificao uma marca que indica que os produtos e servios
assinalados pela mesma so certificados pelo titular da marca, em relao origem,
modo de fabricao dos produtos, qualidade e outras caractersticas. A marca de
certificao poder somente ser utilizada de acordo com os padres definidos nos
autos do processo, os quais sero atestados atravs de medidas de controle
estabelecidas pelo titular do registro da marca. Tais caractersticas e medidas de
controle devem ser anexadas ao pedido de registro na data de depsito ou em at
60 dias deste ato, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. importante que
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no se confunda o uso de marcas desta natureza com o uso de selos de qualidade

oficiais, que garantem a conformidade de um produto ou servio com padres
mnimos estabelecidos por normas legais e verificados por rgos oficiais, como o
selo de inspeo federal (S.I.F.).

Ex (8): registro n. 826330568, de titularidade da RASTRO DO BOI CERTIFICAO

LTDA, que certifica a origem de bovinos e bubalinos.

IV) Registro da marca.

Conseguir que uma marca seja conhecida e respeitada requer um investimento
considervel e, geralmente, um longo perodo de tempo. Portanto, todo aquele que
tenciona utilizar uma marca tem interesse que a marca seja protegida como um bem
de propriedade industrial. Ouvindo o prximo segmento de udio, voc ir saber
como se obtm essa proteo.
Segmento de udio 5:

Obviamente, as empresas investem muito dinheiro

na criao de suas marcas. Mas como podem
impedir que terceiros a utilizem?

De acordo com a LPI (art. 129), a propriedade da marca se adquire com o

registro, validamente expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso
exclusivo do sinal em todo o territrio nacional. A nica exceo ao princpio da
territorialidade prevista somente para as marcas notoriamente conhecidas,
que sero discutidas posteriormente. Assim, os interessados em proteger a
marca devem deposit-la no INPI, para que esta autarquia determine se a
marca possui condies de registrabilidade e conceda o registro, se assim for
cabvel. Aps a comunicao da concesso do registro, a marca estar
protegida, e seu titular ter o direito de impedir terceiros de utiliz-la. Cabe
ressaltar que o depsito da marca no gera automaticamente um direito, que
ser adquirido quando do registro, mas sim uma expectativa do mesmo.
As marcas no registradas so tambm protegidas em alguns pases, mas
como ressaltado, no Brasil, a propriedade sobre a marca se adquire somente
com o registro. Assim, mesmo que a marca notoriamente conhecida seja uma
exceo do princpio da territorialidade, a marca no registrada no estar
protegida at que tenha adquirido suficiente distintividade e reputao no
mercado, o que pode levar um perodo considervel de tempo depois do
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lanamento inicial no mercado, sendo assim uma forma menos confivel de

proteo.
Ento, se voc detm uma marca no registrada que est h muito tempo em
circulao e que conhecida, ela seria suscetvel de proteo, em certos
pases?
isso mesmo. Entretanto, se voc comear a lanar seus produtos no
mercado sob uma nova marca totalmente desconhecida, essa marca ser
muito vulnervel. possvel recorrer-se proteo conferida pela lei contra
concorrncia desleal, mas nesse caso, tambm, primordial que a marca
tenha adquirido certa reputao.
O depsito do registro de marca feito no INPI, atravs de peticionamento
eletrnico pelo site do INPI (www.inpi.gov.br), ou peticionamento em papel a
sede do INPI no Rio de Janeiro ou representaes regionais. As retribuies
para os diferentes servios relativos ao depsito e registro de marca tambm
esto disponveis neste portal.
A seguir, podemos observar o fluxograma bastante resumido do
processamento de um pedido de registro no INPI. O andamento do pedido de
registro pode ser acompanhado na Revista da Propriedade Industrial (RPI),
publicada semanalmente no site do INPI.

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Depsito do pedido

Publicao do
pedido na RPI

Exame do pedido
Deferimento

Indeferimento

Concesso

Recurso

Arquivamento
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A primeira etapa se inicia com o depsito do pedido de registro, seja pelo prprio
interessado ou procurador(es) por ele constitudo(s), atravs de formulrio eletrnico
ou em papel. Da anlise do contedo dos aspectos formais do pedido de registro,
surge o primeiro ato do INPI, publicado na RPI. Caso este depsito no esteja de
acordo com os aspectos formais estabelecidos no manual do usurio, ser
formulada exigncia visando a correo da inconformidade. Esta exigncia deve ser
cumprida em at 05 (cinco) dias, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.
Com a correo de todos os aspectos formais, com ou sem a necessidade de
cumprimento de exigncia, o pedido publicado na RPI para a manifestao de
terceiros legitimamente interessados que desejem contestar o pedido de registro,
atravs de petio de oposio, em at 60 dias desta publicao. Neste caso, o
requerente ter 60 dias da comunicao da oposio para apresentar contestao,
sob a forma de manifestao.
Em seguida, com apresentao ou no de oposio, o sinal em exame ter sua
registrabilidade examinada pelo INPI, que decidir pelo deferimento ou
indeferimento do pedido, com base nas proibies estabelecidas pela LPI. Antes
desta deciso, em alguns casos, o Instituto pode formular exigncia ao pedido, para
dirimir quaisquer dvidas quanto a aspectos necessrios ao pedido em exame. Em
outros casos, o Instituto pode optar pelo sobrestamento do exame, at a deciso
final de outras circunstncias relevantes ao exame do pedido, como por exemplo, a
deciso final sobre a registrabilidade de um sinal similar depositado em data
anterior.
Em caso de deferimento do pedido pelo INPI, abre-se prazo para o recolhimento de
da taxa final (60 dias de prazo ordinrio, mais 30 dias de prazo extraordinrio art.
162 da LPI), sempre contado da data da publicao na RPI, relativo expedio do
certificado de registro e proteo decenal. Assim, aps a concesso do registro, o
titular da marca est apto a exercer todos os direitos previstos aos titulares de
marcas, durante a vigncia de seu registro, vlida por 10 (dez) anos, e renovvel por
perodos idnticos. Em caso de no-recolhimento das taxas, o pedido
definitivamente arquivado.
Em caso de deciso de indeferimento por parte do INPI, facultada ao requerente a
contestao deciso, por meio de apresentao de um recurso que deve ser
apresentado em at 60 dias contados da publicao do ato na RPI. Havendo
reconsiderao da deciso, o pedido deferido e abre-se prazo para o recolhimento
das taxas finais, conforme exposto acima. Mantido o entendimento da deciso
indeferitria, encerra-se o exame em esfera administrativa, podendo o requerente,
se assim desejar, procurar a tutela judicial.
Cabe destacar ainda que, embora no caiba recurso concesso do registro pelo
INPI, a mesma pode ser contestada tanto em via administrativa, atravs de um
Processo Administrativo de Nulidade, quanto judicialmente, por meio do ajuizamento
de uma Ao de Nulidade.

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Muitas empresas desejam utilizar suas marcas em vrios pases diferentes, ento
oua o segmento de udio seguinte para ver se possvel obter uma proteo
internacional da marca.
Segmento de udio 6:

Voc pode obter a proteo mundial para uma

marca com um nico registro, ou voc deve registrla em cada pas, separadamente?

De fato, deve-se registr-la em cada pas separadamente, pois, como todos os

direitos da propriedade intelectual, as marcas so direitos territoriais, o que
basicamente significa que a proteo de uma marca obtida pelo registro nacional.
A LPI estabelece que a propriedade da marca se obtm por meio do registro
validamente expedido, conforme as disposies dessa lei, sendo assegurado ao
titular seu uso exclusivo em todo o territrio nacional. Existem certos sistemas
regionais de registro que facilitam o registro das marcas. Existem tambm os
tratados internacionais, mas todos esses sistemas implicam, no final, no registro em
cada pas e em cada territrio, separadamente.
Assim, necessrio a reivindicao da proteo marcria em todos os pases
em que se deseje utiliz-la. necessrio estar atento, pois existem diferenas
considerveis entre os diversos sistemas nacionais.
Visando facilitar o convvio entre os sistemas nacionais e regionais de registros
de marcas, a OMPI tem buscado contribuir para a harmonizao e simplificao de
procedimentos.
Dentro deste esforo foi adotado em 1994, o TLT Tratado sobre Direito de
Marcas, o qual define as informaes que os nacionais de um Estado-membro
devem fornecer e os procedimentos a serem seguidos para registrar as marcas no
rgo competente de outro Estado-membro.
muito importante destacar que o Brasil no signatrio do referido tratado.

V) O Sistema de Madri: Registro Internacional de Marcas

Agora oua o prximo segmento de udio, que explica o modo como o sistema
de Madri facilita a proteo das marcas em nvel internacional.

Segmento de udio 7:

Um depositante pode obter o registro internacional de

uma marca segundo o sistema de Madri?

Antes de responder pergunta, preciso primeiro explicar como funciona o

sistema de registro internacional das marcas. O pedido internacional
depositado no Escritrio Internacional da OMPI em Genebra, e nesse pedido,
so designados os pases membros dos tratados nos quais se deseja proteger
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OMPI/INPI

a marca. Inscrevemos a marca no registro internacional e notificamos essa

inscrio aos pases designados, os quais tm a possibilidade de recusar a
proteo. O pedido ento examinado normalmente, como se tivesse sido
depositado diretamente nesse instituto, e em conseqncia so aplicados os
critrios nacionais habituais. Se um pas indeferir a proteo, esse
indeferimento nos notificado e ns o inscrevemos no registro internacional.
Assim, em outras palavras, pode-se obter o registro internacional de uma
marca, mas sua proteo em um determinado pas ir depender da deciso
desse pas.

O fluxograma abaixo descreve o procedimento do registro internacional das marcas.

O depositante apresenta o pedido
de registro internacional no Escritrio
Internacional da OMPI em Genebra,
onde designa os pases onde deseja
proteger sua marca.

O Escritrio Internacional
registra a marca e transmite aos
pases designados.

A deciso
comunicada ao
Escritrio
Internacional

Cada pas designado pode se recusar a proteger

a marca se ela no preencher as condies
exigidas por sua legislao. Ou seja, eles podem
proceder ao exame do carter distintivo da marca,
do carter enganoso e/ou verificar se ela est em
conflito com as marcas existentes.

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OMPI/INPI

Oua o segmento de udio seguinte, que d mais informaes sobre o papel

do Escritrio Internacional da OMPI.
Segmento de udio 8:

Ento, o Escritrio Internacional tem o papel de

receber os pedidos internacionais e de transmitilos aos pases designados. O Escritrio procede a
qualquer exame das marcas?

O Escritrio Internacional no procede a um exame profundo. So os institutos

nacionais que examinam as questes bsicas de registrabilidade. E o modo de
abordagem dessas questes varia bastante, conforme o pas. O Escritrio
Internacional deixa essas questes bsicas inteiramente a critrio dos pases
designados, que as tratam de acordo com sua legislao. Em contrapartida, o
Escritrio verifica preliminarmente, se a marca preenche os requisitos de forma
enunciados nos tratados e regulamentos, para assegurar principalmente que os
elementos constitutivos de um pedido de registro de marca esto presentes.
Ele examina em seguida as listas de produtos e servios protegidos que devem
acompanhar todo pedido de registro de marca. Esses produtos e servios
devem estar classificados conforme uma classificao internacional, conhecida
como a Classificao de Nice, tambm adotada nacionalmente pelo INPI, e o
Escritrio Internacional tem a responsabilidade total pela aplicao consistente
dessa Classificao. Desse modo, o Escritrio Internacional procede a um
exame quanto forma e um exame da classificao dos produtos e servios, o
que significa que os institutos recebedores no tero essa tarefa, pois sabem
que os pedidos que recebem foram depositados de acordo com as regras e
que os produtos e servios visados esto classificados de modo apropriado.
Ento o papel do Escritrio Internacional da OMPI receber pedidos para a
proteo de marcas em diversos pases designados. A OMPI verifica se o pedido foi
depositado de modo correto e, se for o caso, inscreve a marca no registro
internacional e notifica essa inscrio aos pases designados.
Agora oua os dois segmentos de udio seguintes, para verificar como
importante, para o depositante, a obteno de uma proteo em seu pas de
origem.
Segmento de udio 9:

Segundo o sistema de Madri, deve-se registrar

uma marca, por exemplo, em seu pas de origem,
antes de poder depositar um pedido internacional?

Sim, esta uma condio fundamental exigida pelo sistema de registro

internacional. Quando o sistema foi implementado, h mais de cem anos,
tencionava ser um meio de estender a proteo conferida por um registro
nacional aos outros pases da Unio de Madri. Desde ento, o sistema tornouse mais sofisticado e complexo, mas o princpio continua o mesmo: voc deve
primeiramente possuir um registro em seu pas de origem ou, se o pedido
internacional depositado exclusivamente segundo o Protocolo, ter ao menos
depositado um pedido de registro em seu pas de origem.

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Segmento de udio 10: Voc utiliza o sistema de Madri para requerer um

registro internacional e, depois de ter depositado seu
pedido internacional, seu pedido nacional
indeferido. O que acontece ento?
Se o pedido nacional for indeferido, o registro internacional, por via de
conseqncia, cessar de produzir efeitos. Existe uma relao de dependncia
entre a proteo nacional e a proteo internacional durante um prazo de cinco
anos. No caso mencionado, se o pedido nacional for indeferido, provavelmente
logo depois do depsito do pedido de registro internacional, e, portanto,
durante o prazo de cinco anos, o resultado ser o cancelamento do registro
internacional. Se o indeferimento em nvel nacional for somente parcial, o
cancelamento ser tambm parcial.

QAA 4:

Suponhamos que voc tenha obtido o registro de uma marca em seu

pas de origem e depois obtido o registro internacional vlido em
outros pases, inclusive o Qunia. Um ano depois de ter depositado
seu pedido internacional, voc verifica que seu pas de origem
cancelou o registro de sua marca. Essa marca continua a ser
protegida no Qunia atravs do sistema de Madri?

Resposta QAA 4:
A resposta no. Se o registro de base deixar de existir por qualquer motivo
(cancelamento de ofcio, ou a pedido de terceiro, ou falta da renovao) durante os
primeiros cinco anos do prazo de validade do registro internacional, esse efeito
exercido sobre o registro internacional. Esse tambm o caso do registro
internacional baseado em pedido no pas de origem, que indeferido dentro do
prazo.
Entretanto, depois de decorrido o prazo de cinco anos, o registro
internacional se torna independente do registro da marca no pas de origem e
continua em vigor mesmo se o registro for cancelado no pas de origem.
Para verificar a durao do prazo de proteo de uma marca no mbito
internacional, oua o segmento de udio seguinte.

Segmento de udio 11: Por quanto tempo voc pode ter a proteo para
uma marca?
Na realidade, voc pode proteg-la por tempo indeterminado, mas no sistema
internacional, e mesmo de acordo com a LPI, voc deve renovar o registro
periodicamente. O registro internacional renovado atravs do pagamento das
respectivas taxas a cada dez anos, e me parece que o prazo de dez anos est se
tornando a norma em mbito nacional, como no Brasil, mas como j disse, a
quantidade de renovaes ilimitada.

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Ento o sistema de Madri uma maneira til que os usurios de marcas

podem utilizar para a proteo em diversos pases ao mesmo tempo. Entretanto, a
deciso de se deferir ou no a proteo para uma determinada marca em um
determinado pas depende do respectivo sistema nacional. Se a proteo no for
recusada, a marca pode ser protegida por tempo indeterminado.
O sistema de registro internacional de marcas oferece vrias vantagens para o
titular da marca. Aps registrar a marca, ou preencher uma solicitao para o
registro, no Escritrio de origem, o titular de uma marca tem somente de preencher
uma solicitao, em um nico idioma, a um nico escritrio, e pagar taxas para um
escritrio apenas. Isso evita o preenchimento de solicitaes separadas nos
Escritrios de marcas em vrios pases, em diferentes idiomas, e o pagamento de
taxas separadas em cada Escritrio. Vantagens semelhantes existem quando o
registro tem de ser renovado ou modificado.
Embora haja estudos neste sentido, o Brasil no signatrio do Protocolo de
Madri, consequentemente, o sistema internacional no facultado ao depositante
nacional.

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VI) Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente conhecidas

Algumas empresas tm estabelecido com sucesso, por meio de suas marcas de
produto ou de servios, conhecimento e prestgio diferenciados, resultantes de sua
tradio e qualificao no mercado, e da qualidade e confiana que inspiram ao
pblico consumidor. Consequentemente, exercem uma atrao excepcional sob o
mercado em geral. Essas marcas so chamadas marcas de alto renome e marcas
notoriamente conhecidas. Cabe destacar que, de acordo com o ordenamento
jurdico das naes, existem diferenas quanto a esta categorizao.
Como voc sabe, podem existir empresas que tentam auferir vantagem indevida
com essas marcas famosas, criando marcas similares ou suscetveis de causar
confuso com as marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome, a fim de
desviar clientela.
Para solucionar esse problema, a Conveno de Paris e o TRIPS, assim como
muitas leis nacionais, dentre elas a LPI, proporcionam a estes tipos de marcas uma
proteo especial. A legislao brasileira, em especial a Lei 9279/1996 LPI - prev
proteo s marcas notoriamente conhecidas, independentemente de registro no
Brasil; e marca de alto renome a proteo em todos os segmentos de mercado.
No Brasil, os conceitos de Marca notoriamente conhecida e Marca de alto renome
so distintos entre si, e costumam causar certa confuso. Esta confuso
proveniente do fato de ambos os casos se relacionarem fama de uma marca, bem
como serem excees aos princpios normalmente utilizados.
As marcas de Alto Renome so as que tm registro no Brasil, e por um
reconhecimento especial, a Resoluo INPI 107/2013, ficam protegidas em todas as
classes de atividade. A marca de alto renome (art. 125) uma exceo ao princpio
da especialidade, ou seja, as marcas tero sua exclusividade reconhecida
independentemente de sua classe e segmento de mercado. Por exemplo: uma
marca de alto renome chamada Carrinho, designando pirulitos, no poder conviver
com uma marca chamada Carrinho para designar servios de engenharia.
Lembramos que para o reconhecimento do alto renome imprescindvel que esta
marca tenha registro no pas.
Abaixo, destacamos algumas das marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI
que se encontram vigentes. A lista completa pode ser obtida no site do INPI.

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J o conceito de marca notoriamente conhecida uma exceo ao princpio da

territorialidade.
Ser negado o registro de uma marca no pas quando se verificar que esta marca
passvel de causar confuso ou associao com marca estrangeira, notoriamente
conhecida naquele ramo de atividade, sem registro no Brasil (Art.126 da LPI).
importante frisar que o reconhecimento da notoriedade se d apenas no segmento
de atuao da marca.

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Resumo
No presente mdulo, foram abordados os conceitos fundamentais referentes s
marcas. Definimos marca como um sinal que individualiza os produtos de uma
determinada empresa e os distingue dos produtos de seus concorrentes, alm de
mostrar a definio de marca no ordenamento jurdico brasileiro, bem como os
aspectos de liceidade, veracidade, distintividade e disponibilidade que o uma marca
deve ter para ser registrada no Brasil.
Exemplificamos ainda as diversas formas de apresentao de uma marca:
nominativa, figurativa, mista e tridimensional, e mostramos exemplos registrados no
INPI de tais apresentaes. Alm disso, aprendemos sobre as diferentes naturezas
de marcas, e as particularidades que possuem as marcas coletivas e de certificao
em relao s marcas de produto e servio, mais comuns.
Outro tpico estudado foi a necessidade do registro no INPI para se alcanar a
proteo da marca em territrio nacional. Discorremos sobre o processo
administrativo que o pedido de registro percorre no INPI, do depsito ao registro da
marca, caso a mesma esteja de acordo com os preceitos legais estabelecidos na
LPI. Falamos tambm sobre como obter a proteo marcria em outros pases, e
sobre alguns tratados internacionais importantes, administrados pela OMPI, que
visam uniformizar e facilitar os trmites da para o registro de marcas ao redor do
mundo.
Por fim, apresentamos as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome,
que recebem uma proteo especial.

Textos legislativos:

Conveno de Paris

Acordo TRIPS

Tratado sobre o Direito de Marcas (TLT)

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