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WIPO/INV/MTY/02/14 ORIGINAL: Espaol FECHA: abril de 2002

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INSTITUTO TECNOLGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

TALLER INTERNACIONAL SOBRE ADMINISTRACIN Y COMERCIALIZACIN DE INVENCIONES Y TECNOLOGA

organizado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperacin con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Monterrey (Mxico), 17 a 19 de abril de 2002

CONTRATOS DE LICENCIA DE TECNOLOGAS CREADAS POR PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIN

Documento preparado por la Sra. Gloria Isla del Campo, Directora General del Grupo Clarke, Modet y Ca. en Mxico; Delegada Internacional, Sociedad de Ejecutivos en Licencias (LES/Mxico), Mxico, D.F.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 2 I. INTRODUCCIN 1 La integracin econmica mundial ha generado grandes cambios que han impactado, entre otros mbitos, a la economa y a la tecnologa. 2 Lo anterior es evidente, ya que hasta hace slo algunas dcadas pareca imposible la mundializacin de los mercados y el comercio. Dichos cambios obviamente han repercutido en las legislaciones de los pases y, por supuesto, en la forma de hacer negocios, ya que han influido en la actitud y mentalidad de los involucrados en las transacciones nacionales e internacionales. 3 Mxico no se ha mantenido al margen de los cambios econmicos, por el contrario, a partir de la ltima dcada es apreciable la apertura de fronteras y la transformacin y liberacin del marco jurdico de las actividades econmicas, lo que indica su adaptacin a la nueva corriente comercial y econmica mundial. 4 Esta nueva corriente implica que actualmente los negocios existentes y los de reciente creacin persigan nuevos objetivos siendo uno de ellos la bsqueda de nuevas tecnologas. No podemos olvidar que en el mundo moderno la tecnologa tiene una presencia importante, pues es til para obtener productos que puedan elevar los niveles de vida de la sociedad. Por tanto, es evidente que la tecnologa no slo afecta a las relaciones comerciales, sino tambin polticas y sociales, ya que el progreso de la ciencia y un alto grado de desarrollo tecnolgico son condiciones elementales para el crecimiento de la industria y la economa. 5 El contexto que se presenta a escala mundial estrechando vnculos entre pueblos, as como el aumento de la actividad econmica internacional, han motivado un crecimiento considerable en el desarrollo de reas tecnolgicas, tales como la biotecnologa, las telecomunicaciones y la industria de los materiales. 6 A travs de estos nuevos vnculos comerciales y econmicos entre pases, los derechos de propiedad intelectual son autorizados y la tecnologa fluye de inventor a compaa, de compaa a compaa, de universidades a compaas, y de estado a estado. 7 El licenciamiento de derechos de propiedad industrial y en general el proceso de adquisicin de tecnologa, involucran una secuencia de actividades relacionadas entre s, tales como la identificacin de las necesidades especficas en tecnologa, la investigacin de los diferentes oferentes y adquirentes de la misma o de los de propiedad industrial que se requieran, su evaluacin, seleccin, negociacin y finalmente, su explotacin; lo que tambin explica por qu al nivel internacional la propiedad intelectual en la industria tiene un papel renovado y ms importante en la poca actual, ya que sirve para encauzar, estimular y defender ventajas competitivas que son desarrolladas sobre la base de nuevas ideas o creaciones, respecto a procesos o productos, en el marco de una competencia. 8 El licenciamiento de tecnologas creadas por programas universitarios de investigacin reviste una particular importancia econmica y social y su instrumentacin presenta caractersticas especficas que responden a la naturaleza de las universidades y a su vinculacin con el sector productivo. La estructura de este trabajo intenta revisar estas particularidades, analizando primero la importancia de la investigacin cientfica y tecnolgica, el rol de las universidades en dicha investigacin, la regulacin jurdica del licenciamiento en Mxico y

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 3 finalmente los aspectos relevantes de los contratos de licencia en los que las universidades participan como transmisores de conocimiento cientifico-tecnolgico. II. LA INVESTIGACIN CIENTIFICO-TECNOLGICA1 9 La explotacin de nuevos conocimientos es fundamental para la evolucin de las sociedades. En la actualidad, podemos constatar cmo el aprovechamiento de los productos de la investigacin cientfica y/o tecnolgica tiene gran impacto en la fuerza del sistema productivo de los pases. 10 Desde una perspectiva econmica, podemos observar que la actividad intelectual en los campos de la investigacin cientfica y tecnolgica se considera parte integrante del sistema productivo de las sociedades modernas, toda vez que la innovacin en estos sectores abre posibilidades de fortalecimiento en el mbito del conocimiento nacional e influye, por virtud de su aplicacin y explotacin, en las polticas de desarrollo. 11 Los vnculos comerciales internacionales que obedecen a la corriente econmica mundial, propician y obligan a un dinmico intercambio de conocimientos y tecnologa que incide en decisiones y polticas estatales e interestatales de carcter econmico y jurdico, entre otros. 12 Por lo anterior, es de gran consideracin el rol que desempean los investigadores, los centros de estudios de nivel superior y el propio aparato estatal en el sistema productivo nacional; es tambin evidente que sus actividades deben centrarse en la adquisicin de nuevos conocimientos, el desarrollo de nuevas tecnologas, el fomento de estas actividades y el planteamiento e instauracin de las vas que propicien el mejor aprovechamiento de sus resultados. Sin embargo, la satisfaccin de estos propsitos depende fundamentalmente del capital que se invierta en ellos. 13 En Mxico, la investigacin cientfica en pocas pasadas ocup un lugar poco favorable en la escala de prioridades; sin embargo, se ha adquirido conciencia de la magnitud del impacto que tienen la investigacin cientfica y tecnolgica en el desarrollo nacional, de este modo, y por virtud de los compromisos internacionales, se ha impulsado en mayor medida la industrializacin y las actividades que le son inherentes. 14 El ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), la aceptacin de normas internacionales en la Ley de la Propiedad Industrial y la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, son muestras del rompimiento de barreras en nuestra relacin con el resto del mundo y evidencian la conformidad del pas con la instauracin de un ambiente propicio para el intercambio de conocimientos y tecnologa, asimismo, son fuentes de un compromiso interno con el fomento y desarrollo de la actividad innovadora nacional, toda vez que slo a travs de ello puede lograrse la permanencia y, mejor an, la proliferacin de la industria y empresas nacionales. 15 Sin embargo, el pas debe hacer frente a retos importantes, entre los que destacan los siguientes:
1

ARECHIGA URTUZUASTEGUI, Hugo: La investigacin cientfica y tecnolgica. ANUIES. Primera ed. Mxico, 1995.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 4 Impulsar un sistema educativo enfocado al desarrollo vigoroso del sector industrial, que implica: La captacin de inversiones en el sector y, por supuesto, el eficiente aprovechamiento de los recursos; El planteamiento de mbitos de investigacin objetivos y mecanismos de operacin adecuados;

a)

intensificar y propiciar mejores relaciones operativas y de cooperacin entre las instituciones de educacin superior, las empresas y el gobierno. Un aspecto importante en esta categora, puede ser el promover y facilitar mediante incentivos fiscales y de otros rdenes, la inversin privada en investigacin y desarrollo;

b)

c) fomentar el inters de los gobiernos estatales y municipales en la educacin superior, ofreciendo los incentivos necesarios, como una parte fundamental del proceso de descentralizacin de la educacin superior y de la investigacin; d) reconsiderar la poltica salarial en las instituciones de educacin superior, ofreciendo escalas de puestos ms flexibles, con criterios claros de contratacin y ascensos, basados en la evaluacin del desempeo acadmico; e) incrementar la difusin y la divulgacin de la ciencia y fortalecer los programas de iniciacin en la investigacin; f) elevar la calidad de nuestra educacin superior para aprovechar mejor las oportunidades existentes en el extranjero que incidan en la aceleracin de nuestro desarrollo cientfico.
16 La satisfaccin de estos retos es posible habida cuenta de la conscientizacin de los sectores pblico y privado respecto a la importancia de un mayor impulso a la investigacin cientfica y al desarrollo tecnolgico; as como por la obtencin de condiciones propicias para su cumplimiento, tales como el fomento e inversin para las actividades y los estudios cientficos. III. VINCULACIN UNIVERSIDAD-ESTADO-PRODUCCIN2

17 Por lo expuesto, resulta claro que el desarrollo industrial nacional depende evidentemente de los recursos econmicos y humanos que en su beneficio se inviertan y, en vista de que la actividad cientifico-tecnolgica se efecta fundamentalmente en el sector universitario, es innegable la estrecha vinculacin de la Universidad con el sistema productivo. 18 La innovacin cientifico-tecnolgica es por s misma un proceso complejo al igual que su relacin con otras entidades del sistema productivo, tales como el aparato gubernamental y el sector empresarial; sin embargo se vislumbran actualmente los siguientes elementos determinantes en beneficio de la vinculacin universidad-estado produccin:
2

CHAVERO GONZALEZ, Adrin: Vinculacin Universidad Estado Produccin. ANUIES, Instituto de Investigaciones Econmicas de la UNAM y Ed. Siglo XXI. 1. ed. Mxico, 1997.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 5 La agudizacin de la competencia internacional en el campo del conocimiento que se basa en la innovacin constante; El dinmico intercambio internacional de productos y procesos que son resultado de innovaciones cientficas y tecnolgicas; La necesidad de las empresas nacionales de permanecer en el mercado y en su caso, de conquistar nuevas oportunidades comerciales, lo cual las obliga al contacto y bsqueda de relaciones estrechas con centros de investigacin y universidades.

19 Observamos que el trabajo universitario en la innovacin cientfica y tecnolgica tiene incidencia en el sistema y desarrollo productivo del pas, y al respecto es conveniente destacar que su importancia no se reduce a la obtencin de nuevos productos o procesos, sino que abarca el intercambio, difusin y aprovechamiento de stos, es decir, la transferencia de nueva tecnologa y de los conocimientos conexos. 20 En opinin de algunos autores3, la vinculacin entre la universidad y la produccin es una actividad imprescindible y algunos de los elementos esenciales de sta son los siguientes: Para las universidades, la vinculacin es un mecanismo de aprendizaje que no puede ser sustituido, del cual deriva mejoramiento, formacin de recursos humanos ms eficaces y el desarrollo de la base cientifico-tecnolgica y de investigacin; se debe crear una cultura de vinculacin en los sectores acadmico, productivo, pblico y social, a travs de la comunicacin y colaboracin entre stos, entendiendo que la transferencia de conocimiento es un proceso que se da en ambos sentidos, de la universidad a la empresa y viceversa; los beneficios de un proyecto de vinculacin deben recaer en todas las partes involucradas. Asimismo, los proyectos de vinculacin deben ser realizados bajo normas expresas de alta calidad: caractersticas del producto, fechas de entrega, presupuesto, etc., que deben estar expresadas en el convenio o contrato del proyecto; Si el objetivo final de un proyecto es generar un producto o servicio que vaya a aplicarse, usarse o venderse, la manera en que se pretenda lograr este fin debe ser tratada en la planificacin del proyecto, reconociendo que la vinculacin es una actividad que va mucho mas all de la mera generacin de un resultado que un proveedor transfiere fcilmente a un receptor. El rector y los altos directivos universitarios deben ejercer una direccin acertada y visible en la ejecucin del programa de vinculacin; deben tambin asegurar que el programa cuente con la infraestructura administrativa, recursos, apoyos y estmulos acadmicos y financieros adecuados; Una buena administracin por ambas partes es esencial para el xito de la vinculacin, y exige un acercamiento empresarial y no burocrtico, una planificacin estratgica y tctica, un seguimiento estrecho de los proyectos y del

GOULD BEI, Giacomo: Vinculacin Universidad-Sector Productivo. ANUIES y Universidad Autnoma de Baja California (Mxico), 1997.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 6 programa institucional de vinculacin en su conjunto, as como su evaluacin y ajustes continuos; Las relaciones entre las instituciones de educacin superior y el sector productivo, como son la cotizacin de proyectos, el control de calidad y el manejo de la propiedad intelectual e industrial, deben ser ordenadas de acuerdo con polticas, normas y procedimientos administrativos generales aplicables a toda la institucin, pero la naturaleza e intensidad de los vnculos variarn de acuerdo con la unidad acadmica, disciplina y profesin involucradas.

21 Como puede apreciarse, uno de los factores fundamentales del vnculo entre las universidades y el sector productivo lo constituyen los mecanismos mediante los cuales el conocimiento cientfico y tecnolgico puede fluir entre ambos sectores. 22 Ahora bien, en el proceso de transmisin del conocimiento tecnolgico, los sistemas jurdicos desarrollan un papel muy importante, al establecer los mecanismos jurdicos que permiten la legtima apropiacin de los resultados de la investigacin tecnolgica, la proteccin y defensa de los mismos, as como la circulacin de stos como bienes intelectuales, con existencia y valor propios. 23 En consecuencia, en el siguiente apartado se hace un anlisis del sistema de propiedad intelectual como presupuesto de la produccin y el licenciamiento de tecnologa. IV. PROPIEDAD INTELECTUAL (Los fundamentos jurdicos de la concesin de licencias) Concepto de tecnologa 24 Existen diversas definiciones de tecnologa, tantas como autores la han tratado de definir, de tal manera que mencionar las que personalmente considero la refieren mejor, en consideracin al actual sistema econmico:

a) La tecnologa es el conjunto de conocimientos cientficos cuya utilizacin adecuada produce beneficios a la humanidad y debe desarrollarse dentro de un mbito que contribuya al bienestar y prosperidad de los pueblos;
desde una perspectiva cientfica, la tecnologa es un conjunto de conocimientos e informacin propios de una actividad, que pueden ser utilizados en forma sistemtica para el diseo, desarrollo, fabricacin y comercializacin de productos o la prestacin de servicios, incluyendo la aplicacin adecuada de las tcnicas asociadas a la gestin global. 25 La tecnologa puede consistir en un know-how o saber cmo, si se refiere por ejemplo, a un mtodo o a un procedimiento. En la mayora de los casos, las tecnologas llevan aparejadas derechos de propiedad industrial, tales como los que derivan de una patente. La tecnologa puede consistir igualmente en un conocimiento de carcter secreto o en un producto nico. Funcin de la tecnologa

b)

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 7 26 A partir de un punto de vista macroeconmico, la tecnologa es de suma importancia, pues tal y como lo mencion al inicio de esta ponencia, incide favorablemente en el desarrollo y el progreso de los pases. Desde un punto de vista a menor escala, su funcin permite: incrementar el valor agregado de los productos o servicios; mantener la competitividad de los productos o servicios; disminuir el costo de produccin; mejorar las prestaciones de los servicios y el nivel de calidad de los productos.

Formas de proteccin del conocimiento tecnolgico 27 En Mxico, el conocimiento tecnolgico se protege mediante instituciones jurdicas que estn reguladas en diversos cuerpos normativos. 28 La Ley de Propiedad Industrial (LPI) establece como formas jurdicas de proteccin de la tecnologa las siguientes: las patentes; los modelos de utilidad; los diseos industriales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; y los secretos industriales.

29 El fundamento legal de la proteccin de estas instituciones lo encontramos en el Ttulo Segundo, Captulos I a IV de la LPI; las disposiciones reguladoras de la tramitacin de las patentes o registros, segn sea el conocimiento tecnolgico, se encuentran en el Captulo V del mismo ordenamiento y los lineamientos regidores de la transmisin de derechos y licencias en el Captulo VI. 30 Por otra parte, existe la proteccin de las variedades vegetales con arreglo a lo dispuesto en la Ley Federal de Variedades Vegetales, as como de los Programas de Computacin con arreglo a la Ley Federal de Derecho de Autor. En las legislaciones respectivas se establece la posibilidad de licenciar estas tecnologas. 31 Este amplio marco jurdico demuestra que el sistema jurdico mexicano en materia de propiedad intelectual cumple ampliamente con las normas internaciones de proteccin de la propiedad intelectual y que est ah para su cabal aprovechamiento por los diversos actores del desarrollo cientfico y tecnolgico. 32 Particularmente para las universidades, el conocimiento y la utilizacin de las instituciones jurdicas de proteccin de la tecnologa son elementos fundamentales en su relacin con el sector productivo, en virtud de que dicha relacin ser posible nicamente si la universidad est en posicin de ofrecer un bien que tenga un valor econmico o que sea susceptible de generar ese valor econmico, y la nica forma en que el conocimiento tecnolgico puede revestir ese valor es mediante su proteccin a travs de las instituciones jurdicas creadas para tal fin.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 8 33 Ahora bien, la proteccin jurdica del conocimiento tecnolgico est condicionada al cumplimiento de requisitos que muchas veces son ignorados por los investigadores universitarios o que van en contra del inters inmediato de stos. 34 En este sentido, la mayora de los investigadores universitarios en Mxico tienen como prioridad la divulgacin de los avances de sus trabajos de investigacin, en virtud de que esta actividad se refleja positivamente en su puntuacin como investigadores. Sin embargo, al divulgar la informacin pierden la posibilidad de obtener la proteccin de su invento mediante la patente y, si dicha divulgacin se hace a terceros sin dejar registro escrito de la misma, se corre inclusive el riesgo de que la patente sea obtenida por terceros. 35 Estos ejemplos ilustran la importancia de la proteccin jurdica de la propiedad intelectual y de su conocimiento y utilizacin por parte de las universidades. Formas de transmisin de la tecnologa 36 La tecnologa puede obtenerse de dos formas, ya sea mediante su desarrollo propio o a travs de su adquisicin. 37 El desarrollo propio de tecnologa se explica por s mismo, mientras que la adquisicin puede lograrse a travs del licenciamiento y la transferencia. 38 La investigacin propia puede generar beneficios, porque adicionalmente a la explotacin directa y a las utilidades que ella genera, tambin puede licenciarse a terceros y generar otros recursos. 39 Sin embargo, la investigacin puede ser muy costosa y arriesgada, y exige capital del que no siempre se dispone, por lo que en este punto el papel del licenciamiento de tecnologas creadas a travs de programas universitarios de investigacin juega un papel muy importante, pues cualquiera que sea el nivel de aplicacin industrial del conocimiento generado en las universidades, ste seguramente ahorrar tiempo y gastos de investigacin a las empresas. 40 La tecnologa puede fluir o transmitirse a travs de: Acuerdos de Licencia, concesin de uso de marcas, patentes, diseos, secretos industriales, know-how, etctera; Inversiones directas, que pueden ser mediante la creacin de empresas mixtas con un socio local o mediante la creacin de una filial productiva de la empresa matriz. Mediante la co-inversin, el propietario de un desarrollo tecnolgico forma una sociedad, generalmente annima, con el usuario de la tecnologa de un pas extranjero. Igualmente, el inventor puede optar por constituir una subsidiaria cuyo capital est constituido al 100% por capital extranjero, con las ventajas y desventajas que ello conlleva; Exportacin de tecnologa incorporada en productos. Existe en toda venta de productos, ya que en mayor o menor medida, los productos incorporan tecnologa. Existen ciertos bienes con un importante contenido tecnolgico, como son los equipos y maquinarias;

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 9 Proyectos internacionales de investigacin y desarrollo. Entre ellos encontramos los proyectos de investigacin conjuntos entre entidades de distintos pases, entre las que se generan tecnologa y flujos financieros bajo distintas frmulas (subcontratacin, comercializacin conjunta de tecnologa, etctera).

41 Considerando las mltiples formas en que se puede transferir la tecnologa, es claro que en el vnculo universidad-sector productivo, la tecnologa puede fluir de la universidad hacia la empresa y viceversa, pues el conocimiento tecnolgico generado en la primera se pone a prueba y se retroalimenta de las actividades realizadas por el sector productivo. La complejidad de esta relacin debe reflejarse, en trminos prcticos, en los contratos de licencia de tecnologas desarrolladas a travs de programas universitarios de investigacin. Regulacin jurdica del licenciamiento y de la transferencia de tecnologa 42 Vistos los canales por los que fluye la tecnologa, ahora comentaremos, de modo general, la evolucin del marco legal aplicable al licenciamiento y a la transferencia de tecnologa. Antecedentes 43 Hasta el siglo pasado, el esquema de desarrollo tecnolgico durante la llamada Revolucin Industrial result ser de gran utilidad para los pases que son, hoy por hoy, altamente desarrollados. Dicho esquema fue trasplantado a los pases en desarrollo que padecan una falta de promocin inventiva y de tecnologas necesarias para el sano desarrollo de sus economas, lo cual los ubicaba en una posicin de desventaja con respecto a los pases desarrollados que ofrecan y comercializaban tecnologa, creando con ello un abismo econmico entre los poseedores de tecnologa y aquellos que la requeran para el sano desarrollo de sus economas. 44 Remontndonos a la dcada de 1970, ni la transferencia de tecnologa ni el licenciamiento eran trminos sujetos a alguna autorizacin gubernamental en Mxico. Los acuerdos sobre transferencia de tecnologa eran considerados de naturaleza privada y no objeto de regulacin por la autoridad, situacin que en la actualidad es similar. Durante aquellos aos, muchas empresas estaban preocupadas por los problemas tecnolgicos que enfrentaban y el escaso desarrollo del pas en ese sector, y se dieron cuenta de que slo por la va de la adquisicin de tecnologa de origen extranjero la industria mexicana poda recuperarse. 45 Tradicionalmente, Mxico ha sido considerado como un importador de tecnologa. Afortunadamente, esta situacin ha cambiado. En 1973, fue promulgada la primera ley que regul la adquisicin (transferencia) de tecnologa (Ley de 1973) y con ella se cre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologa. Esta fue la primera vez que se regul y restringi el licenciamiento a travs del impedimento de obligaciones contractuales consideradas restrictivas y dainas para la economa nacional. Si el registro de una licencia o el de un contrato de transferencia de tecnologa era negado, el acuerdo era nulo por disposicin legal. 46 En 1982 fue promulgada una nueva ley (la Ley de 1982), dando una nueva personalidad a la autoridad, no como un simple registro pblico sino otorgndole facultades discrecionales y permitindole no slo limitar las cantidades a pagar y objetar las clusulas restrictivas, sino tambin adoptar una poltica ms selectiva. En ese mismo ao se adoptaron las disposiciones reglamentarias a la Ley de 1982 que quedaron plasmadas en el Reglamento de 1982.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 10 47 De gran importancia fue la experiencia adquirida durante los primeros aos en que las Leyes de 1973 y 1982 estuvieron en vigor, as como los cambios ocurridos en la economa nacional, cuando Mxico se adhiri al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y la publicacin de las Disposiciones de 1990 que fueron consideradas como la devolucin a las empresas de toda la responsabilidad respecto a sus decisiones de elegir y negociar sus acuerdos de transferencia de tecnologa. De este modo, se limit la intervencin gubernamental otorgndose a las empresas la total responsabilidad de las condiciones en las que la tecnologa era contratada. Este fue un perodo de cambios significativos hacia la total libertad en este sector. Sistema jurdico actual 48 El 28 de junio de 1991, la Ley de 1982 y las Disposiciones de 1990 fueron abrogadas por el Artculo Segundo Transitorio de la Ley para el Fomento y Proteccin de la Propiedad Industrial. Con esta ley se elimin el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologa. 49 Actualmente la situacin que prevalece es muy similar a la de otros pases, particularmente, la de los Estados Unidos de Amrica y el Canad. Existe una libertad contractual para las partes, quienes pueden libremente decidir las condiciones a las que desean quedar obligadas, es decir, la norma suprema en la celebracin de un contrato de licencia la constituye la voluntad de cada una de las partes. 50 El requisito de inscripcin de los contratos se refiere a los contratos en los que hay derechos de propiedad industrial involucrados, tales como una marca o una patente, pero no a la asistencia tcnica o know-how. 51 La desregulacin en la preparacin de un contrato de tecnologa ha dado mayor importancia al papel de los abogados especialistas en la materia. Con la antigua prctica restrictiva, una de las principales funciones de los abogados en la preparacin de contratos de licencia era cumplir con los lineamientos jurdicos y evitar la objecin a la inscripcin de los contratos ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologa, es decir, asegurar su aplicabilidad. 52 Actualmente, las legislaciones comunes aplicables a todos los contratos son las que regulan este tipo de acuerdos; slo cuando un contrato incluye clusulas como la licencia de uso de marcas, patentes o franquicias es entonces objeto de una solicitud de inscripcin ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conforme a los derechos protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI). 53 Ahora la gran diferencia reside en los efectos de la inscripcin, puesto que en vez de asegurar la aplicabilidad de los contratos, su funcin primordial es que el acuerdo surta efectos contra terceros. La Ley de la Propiedad Industrial 54 La LPI dispone que el titular de una marca o una patente puede conceder, mediante convenio, licencia de uso o de explotacin a una o ms personas de la marca o patente de que se trate. Dicha licencia debe ser inscrita ante el IMPI para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. La LPI contempla otro tipo de licencias, las licencias obligatorias en caso de la no explotacin de una patente por su titular.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 11 55 Este aspecto resulta relevante para las Universidades que son titulares de patentes, para las cuales ser necesario buscar los mecanismos que permitan la explotacin del invento patentado en aras de la vigencia de la patente. En este sentido, los acuerdos de licencia con el sector productivo cobran importancia. 56 Un aspecto que cabe tener en cuenta al conceder una licencia que ser inscrita ante el IMPI, es el relativo a las disposiciones que contiene la LPI sobre las acciones que puede ejercer la persona a la que se le concede una licencia de derechos de propiedad industrial, toda vez que este ordenamiento reconoce a los usuarios autorizados como facultados para ejercitar acciones legales de proteccin de los derechos de que se trate, salvo que en el contrato de licencia se estipule expresamente que el titular de los derechos licenciados se reserva dicha facultad. 57 Esta facultad resulta positiva en los contratos de licencia de explotacin de tecnologas creadas por universidades, ya que es de esperar que el licenciatario tenga los recursos econmicos para la defensa del derecho de propiedad industrial en cuestin. Tratados de Libre Comercio 58 El anlisis de los tratados de libre comercio (TLC) excede a la intencin y tema de esta ponencia, aunque es innegable su trascendencia y repercusin sobre la negociacin de un sinnmero de acuerdos privados y pblicos. 59 Durante los ltimos diez aos, nuestro pas se ha convertido en una nacin estratgica para el resto del mundo, al ser el nico que cuenta con tratados comerciales con los principales bloques econmicos. Dichos instrumentos internacionales son: TLC de Amrica del Norte, TLC Mxico-Chile, TLC Mxico-Costa Rica, TLC Mxico-Nicaragua, TLC del Grupo de los Tres (Mxico, Colombia y Venezuela), TLC Mxico-Unin Europea, TLC Mxico-Bolivia y TLC Mxico-Israel). 60 Cabe sealar que los tratados de apertura comercial implican, entre otras cosas, la desgravacin, disminucin o eliminacin arancelaria. Esto a su vez tiene una relacin directa con el licenciamiento y transferencia de tecnologa, sobre todo en el aspecto de las estipulaciones contractuales referidas a las regalas.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 12 V. LICENCIAMIENTO DE TECNOLOGAS CREADAS POR PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIN Principios generales del licenciamiento 61 El licenciamiento es principalmente una actividad comercial que al quedar plasmada en un documento de tipo legal es conocida como licencia. 62 Como se mencion anteriormente, el licenciamiento permite la transferencia de un licenciante a un licenciatario de elementos del conocimiento tcnico que son necesarios para la concepcin, diseo, construccin y operacin de unidades que producen bienes y servicios. Legalmente en nuestro pas, incluye el derecho al uso de dibujos, modelos, planos, frmulas o procedimientos y equipos industriales, comerciales o cientficos. 63 De esta forma, el acuerdo de licencia es un arrendamiento de propiedad intangible. Es un arreglo mediante el cual en lugar de dar el derecho de uso de bienes materiales, se confiere uso de derechos de propiedad industrial e intelectual. Por tanto, las licencias constituyen relaciones contractuales de negocios, en donde el otorgante conocido como licenciante y un adquirente conocido como licenciatario, contratan ya sea el uso de una invencin, de cierta tecnologa, conocimientos tcnicos o know-how, una patente, una marca, derechos de autor, secretos industriales o comerciales que son propiedad del oferente quien recibe a cambio regalas (por transferencia de tecnologa). 64 La licencia permite al titular de una determinada tecnologa o derecho de propiedad industrial: comerciar a travs de terceros los resultados de la investigacin y el desarrollo tecnolgicos; recuperar rpidamente parte de la inversin de capital necesaria para la actividad de desarrollo.

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Por su parte, al receptor de dicha tecnologa le permite: acceder inmediatamente a los elementos que le permitan mantenerse en el mercado.

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Podemos mencionar como principios generales del licenciamiento los siguientes: Ser un negocio justo y beneficioso para ambas partes; Definir claramente la naturaleza del mismo, no-exclusivo o exclusivo, y respetarlo; Definir claramente el objeto de la licencia; Definir claramente la remuneracin; Sealar claramente las obligaciones del licenciante; Sealar claramente las obligaciones del licenciatario; Prever el tratamiento en caso de infracciones; Sealar las garantas; Sealar los casos que sern considerados como fuerza mayor;

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 13 Determinar las causas de rescisin o terminacin anticipada; Determinar el mecanismo de solucin de controversias; Determinar la Ley aplicable y la jurisdiccin.

67 El licenciamiento entraa ventajas y desventajas tanto para el licenciante como para el licenciatario, sin embargo, en el caso del licenciamiento de tecnologas desarrolladas por universidades podemos decir que, debido a la naturaleza del vnculo universidad-estadoproduccin que fue analizado en lneas anteriores, las ventajas se maximizan y, aunque existan riesgos, stos deben tratar de preverse en los contratos de licencia que para el efecto sean celebrados. En consecuencia, dichos contratos de licencia presentan particularidades muy especiales que se analizan a continuacin. El proceso de transferencia de tecnologa desarrollada en las universidades 68 El licenciamiento de conocimiento tecnolgico desarrollado por las universidades debe ser concebido como un proceso y no solamente como el arrendamiento de un bien intelectual determinado, puesto que el conocimiento tecnolgico que las universidades estn en posibilidad de transferir puede tener diversos niveles de aplicacin en la actividad productiva. Esto es, puede ser conocimiento con cierto grado de generalidad, que requiere la vinculacin entre la universidad y la empresa para su desarrollo hasta convertirse en un producto que puede ser llevado al mercado, o bien puede ser conocimiento tecnolgico con una aplicacin industrial especfica, el cual constituye un producto terminado que slo requiere la intervencin de la empresa para ser puesto en el mercado. 69 El proceso de transferencia de tecnologa comienza en la universidad cuando el investigador o creador identifica una invencin o innovacin o bien cuando culmina un trabajo protegible mediante derecho de autor y considera que ello tiene potencial para el desarrollo comercial. 70 Es recomendable considerar como primer paso de este proceso que el investigador o inventor notifique la invencin o innovacin a la oficina correspondiente de la universidad encargada de las actividades de licenciamiento de tecnologa; en dicha notificacin se dejar constancia al menos del: nombre del inventor o inventores; de la razn social o el nombre de la empresa o institucin que patrocin la investigacin; en el caso de invenciones, es necesario aclarar si ha sido publicada de alguna forma y la fecha de publicacin, o si la publicacin es inminente; ha de precisarse tambin el mercado potencial al que resulte aplicable la invencin o innovacin; y sugerir qu tipo de empresas podran interesarse en obtener una licencia para la explotacin de la invencin. 71 Cuando se trate de una invencin, la oficina de la universidad encargada del licenciamiento de tecnologa debe considerar, al recibir la notificacin, si la invencin es susceptible de proteccin jurdica y, en su caso, debe determinar la forma adecuada de proteccin de acuerdo con la naturaleza del invento. 72 En virtud de que no es comn que en las universidades de Mxico exista una oficina encargada del licenciamiento de tecnologa, en este proceso puede ser de gran utilidad el papel que desempea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en coordinacin con los despachos dedicados al ejercicio del Derecho de la propiedad intelectual en Mxico.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 14 73 La proteccin jurdica de las invenciones generalmente obedece a la intencin de las universidades de licenciar o transferir la nueva tecnologa o invencin, de ah que un punto de singular importancia en el tema consista en la definicin y determinacin del licenciatario. 74 Para ello no existen reglas de carcter general e invariable, y a pesar de que la experiencia indica que a menudo son pocas las empresas con voluntad de invertir en tecnologas o invenciones provenientes de universidades, toda vez que es amplio el tiempo en que se conocer si el producto es o no exitoso. El aparente obstculo para encontrar a un potencial licenciatario puede superarse mediante el adecuado empleo de provechosos instrumentos como la publicidad de la tecnologa disponible que ha sido desarrollada por la universidad.4 75 El proceso de licenciamiento de tecnologas desarrolladas en universidades reviste una especial complejidad. Segn Alberto Bercovitz5 , algunos de los factores que deben tenerse en cuenta en este particular y significativo tipo de licenciamiento son los siguientes: Es importante definir la etapa del desarrollo tecnolgico a partir de la cual se inicia la colaboracin entre la universidad y el sector productivo, en virtud de que sta puede ocurrir desde la formulacin de hiptesis iniciales en adelante.

76 En consecuencia, se deben acordar en principio las bases sobre las cuales se va a suministrar el conocimiento a potenciales explotadores o financieros externos. En este punto, los acuerdos de confidencialidad son un requisito indispensable previo al licenciamiento. 77 Especficamente, mediante el acuerdo de confidencialidad el licenciatario potencial tomar conciencia de que est recibiendo informacin confidencial que no puede ser utilizada ni divulgada sin la autorizacin de la universidad y, adems, se preservar la posible patentabilidad del invento. 78 El acuerdo de confidencialidad debe revestir como formalidad mnima el que se celebre por escrito. 79 En el sistema jurdico mexicano, los acuerdos de confidencialidad tienen plena eficacia jurdica y, tratndose de secretos industriales, stos cuentan con una amplia proteccin en la Ley de la Propiedad Industrial, pues con arreglo a sta, el despojo, la divulgacin y la utilizacin no autorizada de los secretos industriales constituyen delitos y originan la obligacin del pago de daos y perjuicios. 80 Sin embargo, este acuerdo previo de confidencialidad de ninguna forma sustituye a los posteriores contratos de licencia de secretos industriales o a los contratos de know-how, en los cuales ya se deben establecer las reglas no slo para permitir el acceso a la informacin (como ocurre en los acuerdos de confidencialidad), sino adems las reglas para la explotacin de la informacin: Si la etapa en la que va a ocurrir el licenciamiento es la del desarrollo de una idea que tiene una aplicacin prctica que ya puede ser considerada como invencin, debe

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BLOOM, Mark G.: University and other Licensing: an Insiders Perspective. Franklin Pierce Law Center. Advanced Licensing Institute. Concord, NH, 2001. BERCOVITZ, Alberto: Nociones sobre patentes de invencin para investigadores universitarios. Ed. UNESCO/CRE COLUMBOS. 1. ed. Espaa, 1994.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 15 analizarse la posibilidad de obtener la patente correspondiente. Ahora bien, la proteccin de una invencin mediante patentes debe ser vista tambin como un proceso, en el cual se define el pas o los pases en los que se va a solicitar la patente y el financiamiento del patentamiento. 81 El gasto que puede involucrar la proteccin de un invento mediante patentes puede ser alto si se hace en varios pases, pero la universidad debe considerar que la titularidad de la patente le permitir participar en la explotacin del invento como titular y licenciante de la patente. 82 En este sentido, la decisin acerca de patentar el invento o ceder a terceros el derecho de patentarlo es crucial para la universidad en esta etapa del proceso. Sin embargo, para solucionar esta disyuntiva se pueden buscar acuerdos que permitan a la universidad obtener los fondos necesarios para patentar, a cambio de comprometer parcialmente los derechos sobre el invento y de alguna forma conservar el derecho de participar en la explotacin del invento patentado. A pesar de las complicaciones que puede involucrar el proceso de patentar, la solicitud o solicitudes correspondientes deben presentarse lo ms pronto posible, tomando en consideracin que en general la patente es constitutiva de derechos, por lo que es otorgada al primero que la solicita.

83 En este proceso, resultan de vital importancia los tratados internacionales, como el PCT, y los principios fundamentales reconocidos internacionalmente, como son el derecho de prioridad establecido en el Convenio de Pars, o bien la vigencia de la novedad durante los doce meses siguientes a la fecha en que se hizo pblico el invento. Sin embargo, para el adecuado manejo de estos tratados y las ventajas que de ellos se derivan, es muy importante contar con la asesora de un experto en proteccin de la propiedad industrial: Si a pesar de las ventajas de la proteccin mediante patente se decide no patentar, entonces la siguiente decisin debe ser la publicacin del invento para que el mismo pierda novedad en perjuicio de terceros que pudieran estar interesados en el patentamiento del mismo; Cuando se tiene un desarrollo tecnolgico con potencial de explotacin, la universidad debe decidir, de acuerdo con una multiplicidad de factores, si debe transferirlo y si ser a travs de cesin, venta o licencia.

84 Tanto en la venta como en la licencia, lo primero ser fijar el precio de la venta o el monto de las regalas por la licencia. Esto no es un problema nico de la transferencia de conocimiento tecnolgico de las universidades, pero s se agudiza en este caso en particular, ya que las instituciones educativas o de investigacin no tienen la experiencia ni los mnimos referentes para la determinacin de estos elementos. 85 Independientemente del monto, por lo general es ms conveniente establecer un sistema de regalas que permita a la universidad participar de los que se obtengan por la explotacin del invento:

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 16 Si se decide transferirla tecnologa mediante licenciamiento, las clusulas contractuales de ste sern las mismas que en cualquier otra licencia de tecnologa, pues el contenido del contrato estar determinado por la voluntad de las partes.

86 Sin embargo, en caso de conflicto, s es posible que la naturaleza y los fines de inters pblico de las universidades sean tomados en consideracin en la interpretacin del contrato por las autoridades judiciales. En general no se recomiendan las licencias exclusivas a los licenciantes. Sin embargo, en el caso de las universidades, es probable que la exclusividad sea la nica forma de lograr la vinculacin con el sector productivo, principalmente cuando se trata de una universidad, como la mayora, que no tiene una poltica de licencias bien establecida.

87 Sin embargo, existen mecanismos para menguar los efectos negativos que la exclusividad puede representar para la universidad, como el aumento en el monto de la regala, el pago de una regala mnima y los montos mnimos de produccin como requisito para mantener la exclusividad: En virtud del vnculo entre la universidad y el sector productivo, en el cual la transferencia de tecnologa se da en ambos sentidos, en los contratos de licencia de tecnologas desarrolladas por universidades es muy importante establecer acuerdos claros acerca de la titularidad y la explotacin de las mejoras que se hagan a la tecnologa licenciada; En el contrato de licencia se deben regular lo ms amplia y claramente posible los puntos relacionados con la terminacin del contrato: causas de terminacin, consecuencias de la terminacin, procedimientos de terminacin, subsistencia de derechos y obligaciones posteriores a la terminacin, penas convencionales, etctera.

88 Si bien la terminacin del contrato es un tema especialmente delicado en cualquier contrato de licencia, se complica ms tratndose de una licencia de tecnologa desarrollada por la universidad, puesto que como ya se ha expresado, en este caso particular la licencia debe ser vista como un proceso y la regulacin de sus fases deben quedar recogidas en el contrato de licencia. Por lo tanto, la licencia debe establecer las consecuencias de la terminacin del contrato en cada una de las diferentes fases del proceso de licenciamiento. Como una excepcin a la voluntad de las partes, la cual no es privativa de los contratos de licencia de tecnologas desarrolladas por universidades, se debe considerar la legislacin antimonopolios, a la luz de la cual se pueden revisar y anular los acuerdos contractuales que a tenor de la ley puedan afectar la libre competencia. En algunas clusulas de los contratos de licencia se debe tener especial cuidado de no infringir los principios de la competencia econmica, puesto que las licencias de tecnologa merecen una especial atencin de las autoridades de la competencia en virtud de la importancia que el avance tecnolgico tiene actualmente para el desarrollo econmico.

89 Sin embargo, tratndose de licencias en las que intervienen las universidades, las autoridades de la competencia deben considerar la especial naturaleza del vnculo entre la

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 17 universidad y el sector productivo y el inters pblico de esta relacin, para determinar si un determinado acuerdo debe o no anularse o sancionarse. 90 Por otra parte, particularmente para los licenciatarios, es conveniente que den respuesta a los siguientes cuestionamientos para determinar la viabilidad y la conveniencia de celebrar un contrato de licencia sobre tecnologas desarrolladas por universidades6: EN RELACIN CON LA PROTECCIN DE LA TECNOLOGA. Si la Universidad ha presentado solicitudes de patente en todos los mercados que revisten importancia para la tecnologa; EN RELACIN CON LA NOVEDAD DE LA TECNOLOGA. Si los investigadores universitarios han publicado sus ideas antes de la presentacin de las solicitudes de patente. En caso afirmativo, cundo las han publicado; EN RELACIN CON LA VIABILIDAD DE PROTECCIN DE LA TECNOLOGA. Si se ha sido llevado a cabo un anlisis para determinar las posibilidades de concesin de las solicitudes de patente; EN RELACIN CON LAS FORMAS DE PROTECCIN DE LA TECNOLOGA. Si la patente es la forma ms adecuada de proteccin de la tecnologa que se va a licenciar, o si sta debe protegerse como secreto industrial, derecho de autor, registro de variedad vegetal o alguna otra; EN RELACIN CON LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS. Si todos los inventores e instituciones involucrados han cedido sus derechos sobre la tecnologa; EN RELACIN CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGA. Si el proyecto requiere acceso a materiales o informacin que no estn cubiertos por la licencia de tecnologa; EN RELACIN CON EL ALCANCE DE LA TECNOLOGA Y EL PAGO DE REGALAS. Si el licenciatario explotar la tecnologa en combinacin con otras tecnologas y cmo afectar a la distribucin de regalas; EN RELACIN CON LA CONTRAPRESTACIN DE LA LICENCIA. Si, adems de los acuerdos de consultora o de las polticas de reparto de regalas, hay otros incentivos que un licenciatario pueda ofrecer al inventor; EN RELACIN CON LA VALIDEZ Y ALCANCE DEL CONTRATO. Si las polticas de propiedad intelectual de la universidad han sido examinadas por el abogado del licenciatario; EN RELACIN CON LA VALIDEZ DEL CONTRATO. Si quien est contratando por parte de la universidad tiene facultades para obligarla en un contrato de licencia. VI. CONCLUSIONES

BLOOM, Mark G.: Op. cit. Concord, NH, 2001.

WIPO/INV/MTY/02/14 pgina 18 1. La tecnologa tiene ms que nunca gran importancia en la actualidad, ya que de ella depende el crecimiento de los negocios privados y, a nivel macroeconmico, el progreso y desarrollo de los pases. La investigacin cientfica es parte integrante del sistema productivo, en virtud de la vinculacin que actualmente existe entre el conocimiento cientfico y tecnolgico. Por lo tanto, el fortalecimiento de los sistemas de ciencia y tecnologa adquiere un papel fundamental en las polticas de desarrollo. En este entorno, la funcin de las universidades adquiere una nueva dimensin pues constituye la fuente primaria de conocimiento cientfico y tecnolgico que puede ser utilizado, explotado y comerciado en los sectores productivos. Para que la Universidad cumpla con esta nueva funcin, es indispensable que se establezca una vinculacin definida y organizada entre la universidad, el Estado y el sector productivo. Uno de los elementos fundamentales en las relaciones entre la universidad y el sector productivo es la transferencia de tecnologa que fluya entre ambos sectores y que en gran parte es posible a travs de acuerdos de licencia de tecnologa. El conocimiento y uso de los sistemas jurdicos de propiedad intelectual por parte de las universidades, son un elemento fundamental para la proteccin del conocimiento cientfico y tecnolgico generado por stas y su ulterior transferencia al sector productivo. Los contratos de licencia de tecnologas desarrolladas por proyectos universitarios de investigacin tienen todos los elementos de los contratos de licencia de tecnologa, pero con las caractersticas propias derivadas de la naturaleza y los fines de las universidades, complementndose con la naturaleza y los fines del sector productivo. Por lo tanto, en la negociacin y formalizacin de estos contratos de licencia, deben tenerse en cuenta las caractersticas especiales de la relacin entre las universidades y las empresas. [Fin del documento]

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