Teora de los equivalentes: Principios Fundamentales y Jurisprudencia

F Fernandez Braas

10.12.2012

EL EFECTO ANGORA Las reivindicaciones definen e informan al pblico del mbito de proteccin de la patente:

Interpretacin Literal

Equivalentes

Raison d'tre
proteccin certidumbre

El mbito de proteccin debe ser suficiente para impedir a los terceros "escapar" de la infraccin mediante pequeas adaptaciones o modificaciones banales. Describir todas las variaciones posibles de realizacin de la invencin es imposible. Siempre es posible modificar elementos que resuelvan el mismo problema con el mismo efecto. Balance entre proteccin adecuada y certidumbre legal

Que son Equivalentes?

Equivalente = que tiene el mismo valor

Elemento que para el experto en la materia es obvio que su uso resulta en el mismo resultado que el alcanzado por el elemento especificado el la reivindicacin.

No existe un consenso universal sobre la definicin de equivalentes en materia de patentes

Equivalentes

B2 equivalente a B1? B2 AC B1

Patente: Aparato A, B1, C A: caramelo B1: vstago rgido C: un extremo libre, otro penetra en el caramelo

Presunto Infractor Aparato A, B2, C A: caramelo B2: vstago elstico C: un extremo libre, otro penetra en el caramelo

Jurisprudencia US
Graver Tank & Mfg v Linder Air (1950) (Supreme Court): Un equivalente a) realiza la misma funcin b) de la misma manera c) obteniendo el mismo resultado (en este caso: reemplazar el magnesio de la reivindicacin con manganeso en composiciones de soldadura). Function-way-result test Pennwalt Corp v Durand-Wayland Inc 1987 La doctrina de equivalentes no puede eliminar la pltora de limitaciones estructurales y funcionales de la reivindicacin en las cuales el pblico tiene derecho en confiar para evitar la infraccin. Cada elemento de la reivindicacin es esencial y el propietario debe mostrar cada elemento o su equivalente en el aparato acusado de infraccin . principio de Element by Element

Jurisprudencia US
Wilson Sporting Goods Co v David Geoffrey & Associates (1990); Stream feeder v Sure-Feed Systems Inc (1999) Un proceso o aparato no puede infringir bajo la doctrina de equivalentes si es una mera variacin obvia del los procesos o aparatos del estado de la tcnica Warner-Jenkinson Co v Hilton Davis Chem Co (1997, Supreme Court) Cada elemento de la invencin reivindicada debe de compararse, y no solo la invencin como un todo. File wrapper Estoppel: el abandono de materia durante la prosecucin de la patente puede excluir el recapturar esa materia mas tarde, incluso si es equivalente a la materia reivindicada. Si las razones del abandono no estn claras en el expediente, la carga de la prueba est en el titular de la patente.

Jurisprudencia US
Festo Corpn v Shoketsu Kinzoku Kabushiki Co

Limitaciones a las reivindicaciones para satisfacer cualquier requerimiento de la Ley de Patentes y no solo para evitar "prior art" pueden dar lugar a un Estoppel.

Un Estoppel no impide de manera total y automtica los equivalentes; la cuestin es determinar que "equivalentes" has sido abandonados (decisin diferente a la del Tribunal de la Corte Federal).

Catnic v. Hill & Smith, [1982]

Infractor con 6 inclinacin:

90

10

Jurisprudencia Europea: UK
Antes de 1977, (CEP), tendencia a la interpretacin Literal en pro de una mayor certidumbre legal Catnic Components LTD vs Hill & Smith (1982) e Improver Corporation v Remington Consumer (1990), Kirin-Amgen, EPO Tiene el equivalente un efecto material en la manera en que la invencin funciona? Si no tiene efecto material Sera este hecho (no tener efecto material sobre la invencin) obvio para el experto en la materia? Si fuera as Habra entendido el experto en la materia de la lectura de las reivindicaciones que el titular de la patente pretenda un seguimiento estricto de todos los elementos de la reivindicacin? Si fuera as : No hay equivalencia

Improver v Remington

Improver v Remington

Improver vs Remington en Europa

GB: infraccin denegada DE: infraccin NL: infraccin AT: infraccin denegada IT: infraccin

Jurisprudencia Europea: DE
Reimann/Koeler 2002: Tilmann 2003; Meier-Beck 2003 Tres condiciones: El elemento equivalente debe producir el mismo efecto tcnico; El experto en la materia debe poder reconocer que el elemento equivalente produce el mismo efecto tcnico sin necesidad de un nventive skill El experto en la materia debe de considerar el modo de realizacin divergente con sus elementos modificados como una solucin equivalente teniendo en cuenta los elementos semnticos de la reivindicacin.

Jurisprudencia Europea: DE
Defensa Formstein (1987): la pretendida infraccin deriva de manera obvia del estado de la tcnica. No puede haber infraccin para un desarrollo del estado de la tcnica accesible al pblico y que deriva de manera obvia del mismo.

Invenciones dependientes infringen la patente, siempre que la enseanza de la patente sea aplicada o utilizada, incluso si la invencin subsecuente alcanza un mayor desarrollo inventivo (Befestigungsvorrichtung II, 1992)

Teora de los equivalentes: Convencin Europea

Art. 69(1) y protocolo de interpretacin (Art 1 y 2):

Art 69(1): El mbito de proteccin conferido por la patente est determinado por las reivindicaciones. La descripcin y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones.

Art (1) del Protocolo de interpretacin: El Art 69 no debe interpretarse de manera que las reivindicaciones determinen de manera literal el mbito de proteccin de la patente , ni tampoco que la proteccin determinada por las reivindicaciones quede abierta a cualquier interpretacin basada en la descripcin, sirviendo solo de referencia.

Teora de los equivalentes: Convencin Europea

Art 2 del Protocolo de interpretacin del Art 69:

"For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims."

Conferencia de revisin EPC 2000: No acuerdo en la definicin de equivalentes. Las cortes de Justicia deben decidir en cada caso.

Teora de los equivalentes: principios generales

Las reivindicaciones definen un derecho de exclusividad, y deben de interpretarse como un texto legal.

Las reivindicaciones definen el mbito de proteccin y deben de ser interpretadas a la luz de la descripcin y los dibujos. Sin embargo la proteccin no se extiende a el contenido tcnico que se describe pero no se reivindica.

La descripcin es el diccionario de la patente, especialmente en campos tcnicos emergentes.

Teora de los equivalentes: Principios generales

La interpretacin de las reivindicaciones debe ser hecha teniendo en cuenta el uso o propsito de la solucin tcnica que ofrece la patente. Una interpretacin literal basada en un anlisis puramente verbal no es la apropiada.

La interpretacin de las reivindicaciones ha de basarse en el conocimiento del experto en la materia.

Declaraciones restrictivas realizadas durante el procedimiento de concesin, oposicin o apelacin son irrelevantes si no se encuentran en el texto de la patente misma. El tipo "US prosecution history estoppel" no se practica en Europa (proposicin en esta direccin fu rechazada durante la Conferencia de revisn EPC 2000).

US prosecution History Estoppel

Los tribunales en Europa s pueden tener en cuenta lo ocurrido durante la concesin de la patente: en Institute Pasteur vs Chiron, 23.11.2010, tribunal de casacin (reivindicaciones limitadas duranmte oposicin); Institute Pasteur vs Siemens, tribunal de primera instancia, 28.05.2010; Safeway vs Kedge 10.03.2010, tribunal de La Haya; Institute Pasteur vs Chiron, tribunal de apelacin, 04-03-2009

Teora de los equivalentes: Principios generales

No hay uso equivalente si el modo de realizacin del infractor no es patentable con respecto al estado de la tcnica o si la descripcin claramente excluye el modo de realizacin.

El hecho que el modo de realizacin equivalente est patentado no excluye la infraccin

Todas la caracteristicas tcnicas de la reivindicacin tienen el mismo valor. La distincin entre lo "esencial" y "no esencial" es problematico.

Teora de los equivalentes: principios generales

Un modo de realizacin (mejor o peor que la patente) constituye INFRACCIN si TODAS las caracteristicas de la reivindicacin estn presentes de manera literal o de forma equivalente

We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final. (Robert Jackson, USA Supreme Court)