ESQUEMA

1.

SNTESIS DEL PROCESO

2.

OPININ DEL FALLO EN CADA INSTANCIA

3.

JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONALen los dos esquemas solo colocar jurisprudencia.

4.

DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL

5.

APRECIACIN CRTICA DEL CASO

6.

BIBLIOGRAFA

7.

COPIA DE ANEXOS

RESUMEN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

MATERIA PROCEDENCIA EXPEDIENTE OPOSITOR SOLICITANTE Amrica)

: : : : :

Oposicin Marcaria Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI N 186363 2003 Industrias Torres S.A.C. (Per) Cobra Electronics Corporation (Estados Unidos de

I. SNTESIS DEL PROCEDIMIENTO

Solicitud de Registro

El 24 de julio del 2003, Cobra Electronics Corporation (Estados Unidos de Amrica) solicit ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca de producto constituida por la denominacin COBRA escrita en letras caractersticas, y el diseo estilizado de una serpiente; para distinguir de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.1

Productos comprendidos en la Clase 1 de la Nomenclatura Oficial: radios (unidades porttiles y de base), radios cd (banda ciudadana), radios mviles, radios marinas y sus accesorios; detectores de radar / lser; sistemas de posicionamiento global; sistemas de navegacin por satlite de todo tipo; telfonos y sus accesorios; mquinas contestadoras de telfonos; unidades de combinacin de telfonos y mquinas contestadoras de telfonos; radiorelojes; unidades de combinacin de telfonos y radiorelojes; productos de audio, en particular, radios am / fm, tocacintas, reproductores de discos compactos, altoparlantes y sus combinaciones; comunicadores familiares que constan de transceptores de servicio de radio y sus accesorios; aparatos e instrumentos cientficos, nuticos, geodsicos, fotogrficos, cinematogrficos, pticos, de pesar, de medida, de sealizacin, de control (inspeccin), de socorro (salvamento) y de enseanza; aparatos e instrumentos para la conduccin, distribucin, transformacin, acumulacin, regulacin o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisin, reproduccin de sonido o imgenes; soportes de registro magnticos, discos acsticos; distribuidores automticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, mquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacin y ordenadores; extintores,

Signo Solicitado

El 23 de agosto de 2003 se public dicha solicitud en el diario El Peruano.

Oposicin El 30 de septiembre del 2003, Industrias Torres S.A.C. (Per) formul oposicin a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:

Es titular de las marcas COBRA y COBRA y etiqueta, que distinguen alarmas, cercos, elctricos e intercomunicadores, dispositivos elctricos para abrir puertas y dems productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, a las cuales el signo solicitado resulta ser confundible al constituir una copia servil, adems que distinguen los mismos productos.

Si bien el signo solicitado presenta la denominacin COBRA en diferente escritura y la figura de una cobra en distinta posicin, dichas modificaciones resultan intrascendentes a efectos de diferenciarlo, generndose as confusin directa o indirecta entre los signos en conflicto.

Contestacin a la oposicin El 12 de noviembre del 2003, Cobra Electronics Corporation absolvi el traslado de la oposicin manifestando lo siguiente:

Excluy de su solicitud de registro los siguientes productos: alarmas; cercos elctricos; y dispositivos intercomunicadores elctricos para abrir puertas o para operar alarmas o que funcionan como controles remotos. Debido a la limitacin de productos efectuada, se advierte que los productos que distingue la marca registrada son distintos a los que se pretende distinguir con el signo solicitado, teniendo finalidades y canales de distribucin o comercializacin diferentes. Los signos en conflicto no resultan confundibles, ya que si bien comparten la expresin COBRA, presentan caractersticas grficas distintas, como el diseo de serpiente, que es claramente distinto.

Cit jurisprudencia que consider aplicable al caso de autos.

Resolucin de la Oficina de Signos Distintivos Mediante Resolucin N 9878-2004/OSD-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2004, la Oficina de Signos Distintivos declar FUNDADA la oposicin y deneg el registro del signo solicitado.

Recurso de Reconsideracin

El 14 de setiembre del 2004, Cobra Electronics Corporation interpuso recurso de reconsideracin reiterando sus argumentos sealados en su contestacin a la oposicin. Asimismo, manifest lo siguiente:

Haba solicitado la cancelacin de la marca COBRA, inscrita bajo certificado N 36015, toda vez que no se ha acreditado que los productos que distingue

hayan sido comercializados en la forma y modo que corresponde, de acuerdo a lo establecido por la Decisin 486.2 Como consecuencia de lo anterior, la solicitante carecera de derecho para oponerse sobre la base de dicho certificado - al registro del signo solicitado. Era necesaria la suspensin del presente procedimiento hasta que se resuelva la citada accin de cancelacin, iniciada bajo expediente N 201949-2004. Las marcas COBRA y COBRA y etiqueta de la opositora son objeto de acciones contenciosas administrativas, en las cuales se solicita la invalidez e ineficacia de las Resoluciones N 682-2002/TPI-INDECOPI y N 683-2002/TPIINDECOPI, respectivamente, que declararon infundadas las acciones de nulidad interpuestas por su empresa en contra de las referidas marcas.

Adjunt como nueva prueba instrumental, copia del escrito en el que solicita la cancelacin por falta de uso de la marca de producto COBRA.

Denegatoria de Suspensin del Procedimiento

Mediante provedo de fecha 16 de agosto de 2005, la Oficina de Signos Distintivos deneg el pedido de suspensin, al no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artculo 65 del Decreto Legislativo N 807.

Resolucin de la Oficina de Signos Distintivos sobre el recurso de Reconsideracin interpuesto por Cobra Electronics Corporation

Mediante Resolucin N 12130-2005/OSD-INDECOPI de fecha 9 de septiembre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos declar infundado el recurso de reconsideracin.
2

Mediante Resolucin N 1286-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundada la accin de cancelacin por falta de uso contra la marca COBRA.

Recurso de Apelacin

El 4 de octubre del 2005, Cobra Electronics Corporation interpuso recurso de apelacin reiterando sus argumentos. Asimismo, seal los siguientes argumentos:

Habiendo solicitado la cancelacin de las marcas de producto COBRA y COBRA y etiqueta - corresponda suspender el presente procedimiento hasta que se resuelvan las referidas acciones de cancelacin. 3 Resultaba pertinente esperar la resolucin definitiva de los procesos judiciales iniciados contra las Resoluciones N 682-2002/TPI-INDECOPI y N 6832002/TPI-INDECOPI, que declararon infundadas las acciones de nulidad interpuestas contra las marcas de producto COBRA y COBRA y etiqueta, respectivamente.

Contestacin a la Apelacin

El 24 de noviembre del 2005, Industrias Torres S.A.C. absolvi el traslado de la apelacin manifestando lo siguiente:

Las acciones de cancelacin no pueden ser consideradas hasta que no sean resueltas, siendo que el hecho de que se encuentren en trmite no perjudica la vigencia de sus marcas registradas.4

Mediante Resolucin N 1026- 2005/TPI-INDECOPI de fecha 20 de setiembre de 2005, la Sala de Propiedad Intelectual confirm la Resolucin N 1286-2005/OSD-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2005, que declar fundada la accin de cancelacin de la marca COBRA.
4

Mediante Resolucin N 15963-2005/OSD-INDECOPI de fecha 30 de noviembre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundada la accin de cancelacin contra la marca COBRA y etiqueta. Dicha Resolucin qued consentida.

No resultaba lgico solicitar la suspensin del presente procedimiento debido a la existencia de procesos judiciales en trmite, por cuanto la Sala de Propiedad Intelectual ya se pronunci - en forma definitiva declarando infundadas las acciones de nulidad en contra de sus marcas COBRA y COBRA y etiqueta. Reiter las semejanzas entre los signos en conflicto, as como la vinculacin entre los productos que distinguen.

Resolucin de la Sala de Propiedad Intelectual

El 28 de febrero de 2006 mediante Resolucin N 266-2006/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual REVOC la Resolucin N 12130-2005/OSD-INDECOPI de fecha 9 de septiembre del 2005 y, por sus efectos, la Resolucin N 98782004/OSDINDECOPI de fecha 16 de agosto de 2004. En consecuencia, OTORG el registro de la marca de producto constituida por la denominacin COBRA escrita en letras caractersticas, y el diseo estilizado de una serpiente, solicitado por Cobra Electronics Corporation (Estados Unidos de Amrica), para distinguir productos de la clase 9 de la nomenclatura oficial.

II. OPININ SOBRE LAS RESOLUCIONES EN CADA INSTANCIA

El presente procedimiento administrativo incluye tres resoluciones, dos de la Oficina de Signos Distintivos (ya que el solicitante interpuso recurso de reconsideracin contra la primera resolucin, dicho recurso fue declarado infundado) y uno de la Sala de Propiedad Intelectual, con la que se agot la va administrativa:

1. Mediante Resolucin N 9878-2004/OSD-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2004, la Oficina de Signos Distintivos declar FUNDADA la oposicin y deneg el registro del signo solicitado.

Los fundamentos de dicha Resolucin fueron los siguientes:

Los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de aquellos que distingue la marca registrada COBRA (certificado N 36015). Algunos de los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado estn vinculados con aquellos que distingue la marca registrada COBRA y etiqueta (certificado N 56285), ya que tienen la misma naturaleza y finalidad, en tanto son productos de seguridad y vigilancia que muchas veces sern utilizados en forma conjunta, por lo que son susceptibles de ser ofrecidos en los mismos establecimientos y por las mismas empresas. El signo solicitado es fontica y grficamente similar a las marcas registradas, ya que comparten la denominacin COBRA, la cual constituye el elemento principal. Respecto a la marca mixta registrada, se advierte que sta y el signo solicitado presentan la figura de una cobra, siendo que si bien es representada de forma diferente, el consumidor podra pensar que se trata de una variacin de la

marca registrada o una nueva adaptacin de su logotipo.

2. El 9 de septiembre de 2005 mediante Resolucin N 12130-2005/OSDINDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos declar infundado el recurso de reconsideracin.

Los fundamentos de dicha Resolucin fueron los siguientes:

Los medios probatorios presentados en calidad de nueva prueba instrumental no lograban desvirtuar los fundamentos de la resolucin recurrida, puesto que las razones por las cuales se declar que existe riesgo de confusin entre el signo solicitado COBRA y diseo y las marcas registradas COBRA y COBRA y etiqueta no haban desaparecido. Si bien la solicitante haba interpuesto una accin de cancelacin contra el registro de la marca COBRA, es preciso sealar que dicho registro aun continuaba vigente, ya que, si bien mediante Resolucin N 1286- 2005/OSDINDECOPI de fecha 31 de enero del 2005, la Oficina de Signos Distintivos declar fundada la citada cancelacin, la empresa Industrias Torres S.A.C. titular del referido registro haba interpuesto recurso de apelacin, encontrndose actualmente pendiente de resolucin. Los derechos que se derivaban de la marca registrada COBRA permanecan vigentes. El signo solicitado tambin fue denegado por considerarlo confundible con la marca COBRA y etiqueta (certificado N 56285), contra la cual tambin se ha interpuesto una accin de cancelacin que actualmente se encontraba en trmite ante la Oficina de Signos Distintivos, bajo expediente N 222551-2004.

3. El 28 de febrero de 2006 mediante Resolucin N 266-2006/TPI-INDECOPI REVOC la Resolucin N 12130-2005/OSD-INDECOPI de fecha 9 de septiembre del 2005 y, por sus efectos, la Resolucin N 98782004/OSDINDECOPI de fecha 16 de agosto de 2004. En consecuencia, OTORG el registro de la marca de producto solicitado.

Las marcas registradas COBRA (certificado N 36015) y COBRA y etiqueta (certificado N 56285) - sobre la base de las cuales se deneg el registro del

signo solicitado en Primera Instancia - ya no se encuentran vigentes debido a que han sido canceladas mediante Resoluciones N 1026-2005/TPI-INDECOPI y 15963-2005/OSD-INDECOPI. Careca de objeto realizar el examen comparativo entre el signo solicitado COBRA y diseo y las marcas COBRA y COBRA y etiqueta. El signo solicitado COBRA y diseo rene los requisitos exigidos por el artculo 134 de la Decisin 486, no encontrndose incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artculos 135 y 136 de la Decisin 486, por lo que procede acceder a su registro

Apreciacin

En el presente caso si bien es cierto que, dada la vinculacin competitiva entre los productos que pretenda el signo solicitado y los productos que distinguan las marcas registradas y la semejanza entre la marca denominativa COBRA y la marca mixta COBRA y figura registrados a nombre del opositor y el signo mixto solicitado COBRA y figura, se podra concluir que exista un riesgo de confusin entre ellos por lo que se deba denegar el registro; al perder el titular Industrias Torres SAC el derecho de exclusividad sobre dichas marcas ya que ambos registros se cancelaron, no haba impedimento alguno para registrar el signo solicitado ya que cumpla con los requisitos de registrabilidad establecidos por la Decisin 486 (aptitud distintiva y representacin grfica). Es por ello que consideramos que se debi otorgar el registro solicitado.

III. JURISPRUDENCIA

La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad

o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoras de bienes y productos con un signo determinado, producindose una asociacin directa entre la marca como un signo externo de diferenciacin, y los productos como objeto de proteccin marcaria. RESOLUCIN N 0057-2004/TPI-INDECOPI.

En el procedimiento de registro de marcas, no existe la posibilidad ni la obligacin de parte de la autoridad de determinar concretamente si el pblico realmente aprecia el signo como proveniente de un determinado origen empresarial. El examen de distintividad se trata de una cuestin de derecho, que se decide en base a hechos y experiencias generales sin que sea necesario realizar investigaciones extensas. Sin embargo, s se requiere que la decisin de la Autoridad se base en apreciaciones concretas; por lo que suposiciones tericas, especulaciones, conjeturas, no son suficientes para determinar que un signo no es distintivo. RESOLUCIN N 0245-2005-TPI-INDECOPI.

La nica forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, segn el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva, y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorizacin. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO N 74-IP-2004.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusin: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que est solicitando otro. En este caso, la confusin se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por

su parte, la confusin indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles tienen un origen empresarial comn. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO N 101-IP-2004.

Un signo carece de distintividad, en la medida que por s mismo no permite que los productos que pretende distinguir sean vinculados en el mercado como provenientes de un determinado origen empresarial, por lo que no es capaz de cumplir con la funcin diferenciadora que es inherente a toda marca. RESOLUCIN N 0352-2005-TPI-INDECOPI.

El titular tendr el derecho de oponerse de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada tanto en el pas de registro como en los dems Pases Miembros, cuando crea que con ellos se afecte su inters legtimo. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO N 09-IP-99.

Si un signo no tiene el poder para diferenciar y distinguir un signo de otros, frente a otros productos o servicios idnticos o similares y el consumidor, no puede identificarlos entre s, es irregistrable. RESOLUCIN N 008760-2001/OSD-INDECOPI.

La confusin visual radica en poner de manifiesto los aspectos ortogrficos, los meramente grficos y los de forma. La confusin auditiva, en donde juega un papel determinante la percepcin sonora que pueda tener el consumidor respecto a la denominacin; aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva grfica sean diferentes, auditivamente la idea es la de la misma denominacin o marca. La

confusin ideolgica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominacin con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensin, o al significado que contiene la expresin ya sea denominativa o grfica. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO N 76-IP-2004.

Existe confusin entre dos signos cuando, comparando uno con otro, dejan la misma impresin o recuerdo. En este sentido, para que se presente la confundibilidad, deben ocurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos enfrentados, y que los signos en cuestin se apliquen a productos o servicios idnticos o vinculados. RESOLUCIN N 006140-2002/OSD-INDECOPI.

La marca protege el inters de su titular, otorgndole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, as como el inters general de los consumidores o usuarios a quines se halla destinada, garantizando a estos, sin riesgo de error y confusin, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado. SENTENCIA DEL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO N 112-IP-2004.

La marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a travs de medios sensoriales y susceptible de representacin grfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valores, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusin o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

SENTENCIA EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO N 03-IP-2002.

El registro no podr cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi, entre otras cosas, a fuerza mayor o caso fortuito. En ese sentido, corresponde evaluar si los sucesos ocurridos como consecuencia del fenmeno El Nio en el departamento de Ica, constituyen una justificacin para el no uso de la marca. RESOLUCIN N 8385-2001/TPI-INDECOPI.

Dado que el uso de la marca debe estar de acuerdo al producto o servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso debe tenerse en consideracin las caractersticas de cada marca y el tipo de marca, as como los productos y servicios correspondientes, ya que slo un uso de acuerdo a las caractersticas comerciales del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley. RESOLUCIN N 0239-2005/TPI-INDECOPI.

IV. DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL

CONCEPTO DE MARCA

La marca no surge de la sola relacin existente entre la marca y el producto o servicio, sino que es captado o conocida por el pblico consumidor, pues ellos son quienes al captar y retener dicha unin, logran tomar conocimiento de la procedencia empresarial y las caractersticas de esos productos o servicios. Producindose con ello la formacin de la marca, la cual se produce cuando sta ha llegado a la mente de los consumidores, a travs de su publicidad o su uso pblico, que trae como

consecuencia el uso obligatorio de una marca registrada a fin de evitar la caducidad de la misma y contribuir a la formacin de la marca como bien inmaterial. Este uso no es importante cuando una marca es utilizada en un mbito estrictamente privado, este aspecto es consecuencia ineludible del principio que versa sobre la publicidad de la marca en el mercado. Ejemplo: cuando ciertos productos se vendan de la empresa a sus mismos trabajadores. Otro aspecto en que no es necesario el uso, es en aquellos productos que poseen una marca en la fase de experimentacin en el rea mdica o farmacutica.

Constituye, empresarialmente, el mecanismo a travs del cual se permite, por un lado, la agrupacin de los productos o servicios de una determinada empresa; y por otra parte, la separacin de esos productos o servicios de otros afines, de propiedad de las empresas competidoras. Desde el punto de vista de los consumidores, la marca surge como aquel instrumento que posibilita la eleccin de productos o servicios, que a opinin del consumidor satisfacen sus exigencias, a aquellas que tienen un especfico origen empresarial y consecuentemente poseen determinadas caractersticas, las cuales se adaptan a sus preferencias.

Pero a fin de que este producto del intelecto u otra est protegido, deber ser registrado.

En resumen, la marca es aquel signo de la Propiedad Industrial ligada al comercio que distingue un producto o servicio de otros. Debe ser distintiva, constituye una principal garanta para el consumidor y para el productor. Para el primero, porque asegura que los productos o servicios adquiridos, sean realmente lo que ha elegido; y para el segundo, porque a travs de ella, usa un medio idneo para distinguirse de las empresas competidoras, y an ms, con ello afirma la calidad de sus productos o servicios.

La diferencia se realiza con el uso de nombres y/o dibujos que el consumidor asociar con el producto, como las etiquetas (a menudo marcas mixtas), envases o plantillas de zapatillas (marcas tridimensionales), etc.5

Para Gmez (2001) siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audicin, gusto y tacto), es indispensable su materializacin o exteriorizacin por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificado por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de stos, la marca penetre en la mente del pblico, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepcin sensible o externa de los signos se utiliza en forma ms general el sentido de la vista, han venido caracterizndose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominacin, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos6

DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE LA MARCA

Es importante mencionar que nuestra Ley ha adoptado el sistema atributivo para la adquisicin del derecho exclusivo sobre la marca, mediante este sistema se le otorga o atribuye el derecho a quien obtiene el registro de la marca ante el organismo nacional competente, en tal sentido, los principales derechos que otorga al titular de una marca, cuando esta se encuentra registrada, son:
5

VERA LORET DE MOLA, Ana. (2002) Los nombres de dominio y el conflicto con el derecho marcario, En: Derecho Informtico y Comercio electrnico. Primera Edicin. Fondo Editorial de la Universidad Inca Gracilazo de la Vega. Lima, 2002. pp. 293-294. 6 GMEZ SEGADE, Jos Antonio (2001). La mundializacin de la propiedad industrial y el Derecho de autor. Madrid, p. 32.

Derechos de Uso Exclusivo.- Entendido como el derecho del titular de excluir a los dems del uso de ese signo para los mismos productos o servicios.

Derecho de Prioridad.- Este derecho est directamente relacionado con los convenios internacionales o legislaciones comunitarias, y es mediante el cual un solicitante o titular de una marca tiene la posibilidad de presentar su solicitud en otro pas miembro (del acuerdo o convenio) dentro de un plazo que generalmente es de seis meses a un ao, y se le considerar presentada el mismo da que en el primer pas donde obtuvo el registro o present su solicitud.

Derecho de Accin.- El derecho de uso exclusivo o tambin considerado como contraparte Ius Prohibendi se manifiesta en el derecho de accin que el titular del derecho de propiedad podr ejercer para impedir a terceros, que realicen actividad econmica usando el signo registrado. Al adquirir una persona el derecho sobre una marca tambin adquiere el derecho de interponer una accin administrativa y judicial.

Por lo expuesto y en concordancia con el sistema adoptado por nuestro pas una persona que no ha adquirido un derecho exclusivo sobre la marca podr usarla en el comercio para distinguir sus productos o servicios, sin embargo no podr impedir legalmente a un tercero usar el mismo signo en el mercado. Ello est referido estrictamente al punto de vista de la Propiedad Industrial, toda vez que existe la posibilidad de obtener la exclusividad del uso de un signo en el mercado a travs de acciones por actos de competencia desleal, la cual es entendida como toda conducta que resulta contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades econmicas y, en general, a las normas de correccin que deben regir en las actividades econmicas; considerndose como acto desleal el destinado a crear

confusin, reproducir, imitar, engaar, inducir a error con relacin a la actividad, productos, prestaciones o establecimientos ajenos7.

CONFUSIN La esencia de una marca est en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada ms confundible que una marca idntica. Esto es aplicable no slo con relacin a marcas de distintos titulares, sino tambin con relacin a marcas de un mismo titular. A diferencia de lo que sucede cuando se trata de marcas

idnticas, las marcas similares pueden coexistir cuando pertenecen a un mismo titular.

El problema es la confundibilidad de las marcas; es por ello que la ley con sentido previsor y protector, dispone que no podr otorgarse registro a marcas idnticas o semejantes a las ya registradas o solicitadas con anterioridad vlidamente, para evitar no slo la confusin y la induccin de error al pblico consumidor, sino para prevenir futuros conflictos sobre falsificacin de marcas, as como los procedimientos de nulidades y la competencia desleal. Segn Holgun (1997)8 la confusin tiene en derecho marcario la significacin de equivocar, engaar, perturbar consciente o inconscientemente, hacer que la voluntad del pblico consumidor se distorsione, de tal manera que incurra en error con respecto a los orgenes, calidad y caractersticas de los productos o servicios y que le haga adquirir unos productos o servicios por otros.

La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no slo es base suficiente para deducir oposicin, sino tambin para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar

GAVELAN DAZ, Jacqueline. (1997) La Proteccin del consumidor a travs de los signos distintivos En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Lima. Nmero 46. Enero 1997. p. 57. 8 HOLGUN NEZ DEL PRADO, Oscar, (1997) Tratado de Derecho de Propiedad Industrial, Lima 1, p. 154.

el cese de uso de una marca de hecho y hasta para que se configuren los delitos marcarios.

USO DE LA MARCA

Segn Kresalja Se entiende por uso cuando los productos o servicios que distinguen la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y del modo que naturalmente corresponde a su naturaleza, o cuando se los utilice al efectuar una exportacin.9

Usar una marca es importante para su titular, los competidores del mercado, los consumidores y para el Estado. Es de inters del titular, en tanto un uso intenso rene y atesora grandes cantidades de dinero de inversin y tiempo de esfuerzos competitivos. Cuanto ms posicionada est una marca en el mercado; ms valiosa es la marca en tanto se va configurando como un capital intangible denominado Brand Equity. Es de inters de los competidores porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciacin de sus productos. Es de inters para el consumidor porque reduce sus costos de transaccin, particularmente los de bsqueda, en tanto pueden adquirir el producto que realmente desean con slo identificar al signo. Y finalmente, es de inters para el Estado, pues su uso facilita el trfico comercial que redunda en la economa y el inters general.

La nocin de marca ha sido concebida dentro de una lgica en la que sta es puesta en el mercado. Por ello, Baldo Kresalja Rosell10 seala:

KRESALJA ROSSELLO, Baldo. (2004) La propiedad industrial. Editorial Palestra Editores S.A.C, Lima, p. 113. 10 KRESALJA ROSELLO, Baldo (2008) El uso de la marca registrada en el Per - Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N 4. Lima, p.304

La marca no puede ser definida nicamente en razn a los productos o servicios que identifica o a dicha capacidad distintiva. Ello significara circunscribirla a un plano estrictamente terico. La marca como signo vivo y operante debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. As, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta funcin se verifique en el mercado, en el mismsimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrn diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece tal o cual empresario. En tal sentido, slo en el mercado la marca llega a ser tal, y es solo ah donde los consumidores consolidan la unin psicolgica signoproducto/servicio.

Segn Lindley (2007) es pertinente agregar que conforme al artculo 165 de la Decisin 486, no es posible iniciar una solicitud de cancelacin antes de los tres aos contados a partir la marca respectiva en la va administrativa. La lgica que se

esconde detrs de este requisito de procedibilidad de la accin consiste en permitirle al titular de la marca prepararse para el ingreso de sus productos en el mercado. En este caso, no es que la falta de uso no acarree cancelacin, sino que no es posible iniciar dicha accin durante ese perodo, lo que le permite al titular de la marca no hacer uso de ella, sin iniciadas por terceros.11 verse afectado (en ese tiempo) por potenciales acciones

LA CANCELACION DE LA MARCA POR FALTA DE USO

En virtud de la cancelacin se elimina del registro la marca que no hubiese utilizado su titular en ninguno de los pases miembros, solicitud que deber presentar un tercero despus de transcurridos por lo menos tres aos del registro. La cancelacin puede tambin ordenarse mediante una reduccin o limitacin de la lista de productos o
11

LINDLEY RUSSO, Alfredo (2007) Apuntes sobre la Cancelacin Marcaria en el Per. Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual N 7- INDECOPI, Lima, p. 201.

servicios comprendidos en el registro de la marca y no proceder cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi a fuerza mayor o caso fortuito. La prueba de uso corresponde siempre al titular.

Para que la accin de cancelacin prospere es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos: Que la marca no haya sido usada por el titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello dentro de los 3 aos posteriores a la interposicin de la accin de cancelacin.12 Que la marca cuya cancelacin se solicita, no haya sido usada en el pas donde se solicita la misma, o en cualquier otro de los pases que forman parte del Pacto Andino, esto es, Per, Colombia, Ecuador y Bolivia. Que no exista motivo justificado13 alguno que explique el no uso de la marca. Estos motivos no pueden ser otros que aquellos derivados de la fuerza mayor (hechos del hombre) o el caso fortuito (hechos producidos por la naturaleza), entendiendo stos como imprevistos que no es posible preveer. Que la marca se hubiese convertido en un signo comn o genrico para identificar una o varios de los productos para los cuales estuviere registrado. Esto es lo que se denomina vulgarizacin de la marca.14

Tambin cabe indicar que, una vez cancelada la marca, se concede al accionante un Derecho de Preferencia sobre la marca cancelada, otorgndosele un plazo de 3 meses contados a partir de la emisin de la resolucin favorable que cancela la marca y pone fin al procedimiento, para que se solicite el registro de la marca. Si embargo, tal y como bien lo sostiene Arana (2003) Es importante sealar que el Derecho de Preferencia no asegura del todo a quien tiene la preferencia del registro de marca,
12 13

Artculo N 165 de la Decisin 486, 1er prrafo. Artculo N 165 de la Decisin 486, 4to prrafo. 14 Artculo N 169 de la Decisin 486.

dado que la nueva solicitud tendr que ser sometida al examen de registrabilidad para determinar la existencia de otras marcas registradas confundibles con la solicitada, pudiendo denegarse de oficio o luego de un proceso de observacin u oposicin a pedido de parte, por tanto la preferencia no es una garanta de que se obtendr la marca cancelada.15

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

De acuerdo al artculo 29 de la Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades, conducentes a la emisin de un acto administrativo que produzca efectos jurdicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados 16.

De acuerdo con Guzmn, el procedimiento administrativo es la herramienta ms idnea como reaseguro contra los desbordes del obrar de la Administracin. De esta forma, la tutela sustantiva de los derechos subjetivos pblicos del Estado y de los administrados se arbitra formalmente por medio de tcnicas procesales

administrativas y judiciales.

En ese orden, el procedimiento administrativo regla el ejercicio de las prerrogativas pblicas y de los derechos subjetivos y libertades pblicas. El procedimiento administrativo como instrumento de gobierno describe, articula, regula y a la vez habilita el ejercicio de las prerrogativas pblicas que integran el poder.17

15

ARANA COURREJOLLES, Carmen (2003) La Cancelacin de la Marca por Falta de Uso, Revista Themis N 36, Segunda poca. Lima, p. 197. 16 Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Artculo 29 - Disposiciones Generales, Lima, 10 de abril del 2001. 17 GUZMN NAPUR, Christian. (2007). Procedimiento Administrativo. ARA Editores, Lima, p. 51.

De lo sealado lneas arriba, se puede concluir que el procedimiento administrativo es, en suma, un instrumento de gobierno y de control. Cumple una doble misin: el ejercicio del poder por los carriles de la seguridad y la legalidad y la defensa de los derechos por las vas procesales recursivas y reclamativas. Especficamente el procedimiento administrativo indica las formalidades y trmites que deben cumplir la Administracin (en el ejercicio de la funcin administrativa) y los administrados (en su gestin de tutela individual con participacin colaborativa en el ejercicio de la funcin administrativa).

Dromi seala que se distinguen dos etapas procedimentales: una primera, de formacin de la voluntad administrativa, de origen unilateral o bilateral, de efectos individuales o generales; y otra de fiscalizacin, control e impugnacin, que comienza cuando la primera concluye. La participacin de los administrados se realiza en los dos momentos. En el primero por medio de vistas, peticiones, observaciones, etc., y en el segundo por medio de reclamaciones y recursos administrativos. Para el citado tratadista argentino, es de la esencia del procedimiento administrativo regular la intervencin de los interesados en la preparacin e impugnacin de la voluntad administrativa, ya sea a travs del ejercicio del derecho de peticin o del ejercicio del derecho de recurrir. Comprende tanto el procedimiento que regula la formulacin del acto (constitutivo) como su cuestionamiento y fiscalizacin (impugnativo).18

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Los recursos administrativos son actos de impugnacin, o contestacin de un acto administrativo anterior basado en el derecho de contradiccin administrativa, y que se dirige a una autoridad gubernativa con el objeto que analice y determine si existe
18

DROMI, Roberto (1998). Derecho Administrativo. Stima Edicin actualizada. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires, p. 889891.

agravio en contra del recurrente y, en su caso, dicte una nueva decisin sobre el expediente.

Recurso de Reconsideracin

Es interpuesto ante la misma autoridad emisora de una decisin controvertida, a fin que evale alguna nueva prueba aportada, y proceda a modificarlo o revocarlo. El fundamento de este recurso radica en permitir que la misma autoridad que conoci del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus equivocaciones de criterio o anlisis. Como se trata de la autoridad que ya conoce el caso, antecedentes y evidencia, presupone que podr dictar resolucin con mayor celeridad que otra autoridad que recin conozca de los hechos. Presume que si la autoridad toma conciencia de su equivocacin a partir del recurso del administrado, proceder a modificar el sentido de su decisin para evitar el control posterior del superior.

Recurso de Apelacin

Es el recurso a ser interpuesto con la finalidad que el rgano jerrquicamente superior al emisor de la decisin impugnada revise y modifique la resolucin del subalterno. Debe interponerse cuando la impugnacin se sustente en diferente interpretacin de las pruebas producidas o cuando se trata de cuestiones de pleno derecho. Se presenta ante la misma autoridad que expidi la resolucin que cuestionamos, para que eleve lo actuado al superior jerrquico competente para que resuelva la alzada. El plazo para deducirlo es de quince das tiles. No es lcito adicionar o retirar documentos (...).

El recurso administrativo de apelacin, tambin es denominado por la legislacin comparada y la doctrina, como recurso jerrquico, es aqul que se plantea ante una autoridad cuya competencia est jerrquicamente ordenada respecto a la autoridad, cuya decisin se controvierte.

La legislacin nacional no consagra la relacin de argumentos en que puede basarse una apelacin, a diferencia de otras, donde se suelen considerar especficamente la legitimidad (evitar ilegalidades o desviaciones de poder); la oportunidad, mrito o conveniencia (juicios de valor); e inters pblico (bsqueda del bien comn).19

Recurso de Revisin El recurso de revisin es el medio impugnativo excepcional procedente contra actos administrativos firmes emanados de las entidades descentralizadas del poder, que es interpuesto ante una tercera autoridad gubernativa encargada de su tutela, para que con criterio unificador revoque, modifique o sustituya el acto administrativo recurrido. Como se puede advertir, el recurso de revisin encuentra su ambiente natural en aquellas estructuras organizacionales que han seguido tcnicas de descentralizacin y desconcentracin territorial creando dependencias con competencias sujetas a tutela a cargo de otros funcionarios con autoridad a nivel nacional. Habr de presentarse ante el mismo rgano que expidi la resolucin, para que conminatoriamente eleve lo actuado al revisor, con todo el expediente organizado.

V. APRECIACIN CRTICA DEL CASO

19

GUZMN NAPUR, Christian. (2007). Op. Cit., p. 59.

1. El 24 de julio del 2003, Cobra Electronics Corporation (Estados Unidos de Amrica) solicit ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro de la marca de producto constituida por la denominacin COBRA escrita en letras caractersticas, y el diseo estilizado de una serpiente; para distinguir de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial

Cuando se present la solicitud de registro se encontraba vigente el Decreto Ley N 25868, por el cual se estableca la organizacin y funciones del INDECOPI. En dicho Decreto se seala que el rgano competente para conocer del trmite de registro de un signo era la Oficina de Signos Distintivos; sin embargo, en junio del 2008 se public la nueva Ley de Organizacin y Funciones del Indecopi, Decreto Legislativo N 1033, en donde se establece que ahora el rgano competente ser la Direccin de Signos Distintivos, y que en caso de presentarse una oposicin a la solicitud de registro, ser de competencia de la Comisin de Signos Distintivos.

La marca tiene como funcin esencial distinguir un producto o servicio de otros que existen en el mercado. De esta forma tenemos que el Tribunal Andino en su sentencia respecto al PROCESO N 106-IP-2004 del 22 de septiembre de 2004 seal: La funcin principal de la marca es la de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros de diferente procedencia. Por ello no hay al registro de un signo carente de distintividad.

Adems de esa finalidad esencial de diferenciar productos o servicios (distintividad), la marca cumple otras funciones, relacionadas con el prestigio que el titular quiere que el consumidor asocie dicho signo.

La Sala de Propiedad Intelectual al respecto se ha pronunciado de la siguiente forma:

La funcin esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurdica respecto de los productos o servicios idnticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la eleccin por parte del pblico consumidor. (Resolucin N 2058-2008/TPI-INDECOPI)

La capacidad distintiva de un signo se determina con relacin a los productos o servicios que est destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por s mismo productos o servicios segn su origen empresarial, no segn sus caractersticas o destino. (Resolucin N 16162008/TPI-INDECOPI)

Las marcas cumplen con las siguientes funciones:

Funcin distintiva

Esta considerada como una de las funciones elementales y ms clsicas de todas la marcas, que se entiende como la aptitud de todo signo para distinguir y no asemejarse respecto de los signos empleados por los otros comerciantes20.

Las marcas deben ser distintivas, diferentes del nombre o designacin del producto que se pretende comercializar y, a su vez, ser distintivas de otros productos con marcas semejantes.

20

SILVA-SANTISTEBAN DAZ, Alfredo. (2003) Las Funciones de la Marca y el Riesgo de Confusin. En Ius et Praxis N 65, Universidad de Lima, p. 73.

Es generalizado el reconocimiento que la doctrina hace de esta funcin, la funcin distintiva que implica la identificacin de un producto o servicio, es la razn principal de que exista la marca.

Sin esta funcin no habra manera de poder identificar el bien que uno desea adquirir en el mercado, por lo menos en una economa de libre mercado en el que exista la libertad empresarial privada. Entonces, la marca permite la distincin entre productos o servicios de una misma especie.

Las otras funciones son las siguientes:

Indicadora de procedencia Tradicionalmente se entendi que la marca identificaba el origen del producto. Asimismo, serva para que el pblico consumidor supiera quines eran los distintos fabricantes de cada producto.

Su importancia radica en que el consumidor, al conocer la procedencia de la fbrica en la que se elabora determinado producto o servicio, podr confiar en que los productos y servicios vendidos con una marca determinada tiene la misma procedencia, asegurando un nivel ptimo de calidad.

Funcin indicadora de calidad

Esta funcin significa que cada marca, en condiciones ideales, debera utilizarse para productos y servicios cuya calidad fuera constante. Los consumidores esperan cierto grado razonable de constancia de la calidad de los productos o servicios vendidos con esa marca.

Funcin publicitaria

La marca transmite un mensaje publicitario que contiene informacin para el consumidor que hoy en da, en una economa de libre mercado, ocupa un rol relevante. Esta funcin permitir al consumidor elegir un producto basado en sus preferencias personales, permitiendo una mayor eficiencia en el intercambio de bienes y servicios.

2. La marca para ser protegida, de acuerdo con nuestra legislacin requiere ser registrada. Este requisito formal del registro es propia de un sistema atributivo o constitutivo, en contraposicin al sistema declarativo, en el que la marca es protegida con el primer uso.

De conformidad con lo dispuesto por el artculo 154 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del registro. De esta manera, el rgimen comunitario andino y, por tanto, tambin el peruano, consagran el sistema constitutivo o atributivo, de acuerdo al cual el derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma ante la Oficina Nacional Competente. Se opta as por la seguridad jurdica que otorga la publicidad que trae consigo todo registro pblico, evitando la incertidumbre que generara acudir al principio de prioridad en el uso.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal del Acuerdo de Cartagena al establecer en su sentencia N 48-IP-99 que, dentro del sistema andino comunitario, la nica va para adquirir el derecho exclusivo sobre el uso de una marca es su registro en la Oficina Nacional Competente.

Por lo tanto, el hecho de haber introducido en el mercado un distintivo para distinguir determinados productos no le otorga al usuario un derecho de exclusiva sobre el referido signo.

Es necesario sealar que la Sala de Propiedad Intelectual en su Resolucin N 01212004/TPI-INDECOPI seal:

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro.

Haciendo uso de su derecho de accin, el 26 de marzo del 2003, El 24 de julio de 2003, Industrias Torres S.A.C. (Per) formul oposicin.

La mencionada Decisin 486 establece que luego de haberse realizado la publicacin correspondiente a la solicitud de registro de marca, se tendr un plazo de 30 das hbiles para que cualquier persona que tenga legtimo inters pueda oponerse a dicho registro. Una vez presentada la oposicin, se le correr traslado al solicitante a fin de que presente sus argumentos de defensa, dentro de los 30 das hbiles siguientes.

Con o sin la contestacin del solicitante, la Autoridad correspondiente deber emitir su pronunciamiento. En ese sentido, el pronunciamiento de la autoridad administrativa debe darse sobre lo siguiente:

Si existe riesgo de confusin entre el signo solicitado y los signos registrados a favor de la opositora.

Si no existe riesgo de confusin entre los signos en litis, determinar si el signo solicitado es susceptible de registro.

Tanto el Tribunal Andino como la Sala de Propiedad Intelectual se han pronunciado sobre el Riesgo de Confusin:

No son registrables como marcas los signos que, en relacin con derechos de terceros, sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error, de donde resulta que, no es necesario que el signo solicitado para registro efectivamente induzca a error o confusin a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusin para que se configure la prohibicin de irregistrabilidad. (Sentencia del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina - Proceso N 106-IP-2004 del 22/09/2004).

La Decisin 486 establece literalmente el riesgo de confusin como parmetro para fijar los lmites de la dimensin negativa del derecho de exclusiva de la marca. (Resolucin N 2038-2008/TPI-INDECOPI).

La confusin en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo de capacidad suficiente para ser distintivo. (Sentencia del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina - Proceso N 85-IP2004 del 01/09/2004).

La confusin tiene en derecho marcario la significacin de equivocar, engaar, perturbar consciente o inconscientemente, hacer que la voluntad del pblico

consumidor se distorsione, de tal manera que incurra en error con respecto a los orgenes, calidad y caractersticas de los productos o servicios y que le haga adquirir unos productos o servicios por otros21.

De acuerdo con Otamendi, hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no slo perjudica al

titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino tambin al pblico consumidor que compra lo que en realidad no quera comprar.

La confundibilidad veda la coexistencia marcaria y no slo es base suficiente para deducir oposicin, sino tambin para declarar la nulidad de una ya registrada, ordenar el cese de uso de una marca de hecho y hasta para que se configuren los delitos marcarios.

El riesgo de confusin tiene que ser evitado en tanto cree un estado de incertidumbre en el pblico consumidor el cual ve menoscabado su derecho a la libre eleccin de productos o servicios de su preferencia sin confundir uno por otro. Por ello, al

efectuarse el cotejo entre las marcas enfrentadas para determinar su eventual similitud, es necesario valorar los signos sobre la base de tres elementos: desde el punto de vista grfico, es decir, la forma de estructuracin de la misma, si es verbal o denominativa, si es figurativa o mixta; desde el punto de vista fontico al comparar el mayor o menor parecido en el sonido de las marcas denominativas al ser pronunciadas; y desde el punto de vista conceptual o ideolgico el cual tiene que ver con el concepto o idea que sugiere el signo en el consumidor.

La Decisin 486 establece literalmente el riesgo de confusin como parmetro para fijar los lmites de la dimensin negativa del derecho de exclusiva de la marca.
21

Holgun Nez del Prado, Oscar, Tratado de Derecho de Propiedad Industrial , Lima 1997, pg. 91.

La Sala de Propiedad Intelectual considera que el riesgo de confusin debe analizarse teniendo en cuenta la interrelacin de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el anlisis de la similitud o conexin competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelacin de estos elementos se determina el riesgo de confusin. As, puede ser que ante marcas idnticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexin competitiva, se determine que existe riesgo de confusin. Por otro lado, ante productos o servicios idnticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusin. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexin competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusin, si la marca registrada anterior es muy dbil, por lo que cuenta con una proteccin limitada.

Por lo anterior, la confusin entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexin competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos.

En conclusin, para la correcta aplicacin del artculo 136 inciso a) de la Decisin 486, es necesaria la interrelacin de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

4. Cobra Electronics Corporation (Estados Unidos de Amrica) solicit la cancelacin de la marca COBRA, inscrita bajo certificado N 36015, toda

vez que no se ha acreditado que los productos que distingue hayan sido comercializados en la forma y modo que corresponde, de acuerdo a lo establecido por la Decisin 486.

En virtud de la cancelacin se elimina del registro la marca que no hubiese utilizado su titular en ninguno de los pases miembros, solicitud que deber presentar un tercero despus de transcurridos por lo menos tres aos del registro. La cancelacin puede tambin ordenarse mediante una reduccin o limitacin de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca y no proceder cuando el titular demuestre que la falta de uso se debi a fuerza mayor o caso fortuito. La prueba de uso corresponde siempre al titular.

Tanto la Decisin 486 en sus artculos 165 a 170 como el derogado Decreto Legislativo 823 en sus artculos 172 as como el Decreto Legislativo 1075 en sus artculos 9 y 71, establecen que cualquier persona interesada puede solicitar la cancelacin del registro de una marca, siempre que esta no haya sido usada en el comercio subregional andino durante los 3 aos consecutivos precedentes al inicio de dicha accin. La prueba de uso en este caso, corresponde al titular del registro, con lo que se ha invertido la carga de la prueba, por cuanto ella por principio corresponde al demandante.

Para que la accin de cancelacin prospere es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos:

Que la marca no haya sido usada por el titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello dentro de los 3 aos posteriores a la interposicin de la accin de cancelacin.22
22

Artculo N 165 de la Decisin 486, 1er prrafo.

Que la marca cuya cancelacin se solicita, no haya sido usada en el pas donde se solicita la misma, o en cualquier otro de los pases que forman parte del Pacto Andino, esto es, Per, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Que no exista motivo justificado23 alguno que explique el no uso de la marca. Estos motivos no pueden ser otros que aquellos derivados de la fuerza mayor (hechos del hombre) o el caso fortuito (hechos producidos por la naturaleza), entendiendo stos como imprevistos que no es posible preveer.

Que la marca se hubiese convertido en un signo comn o genrico para identificar una o varios de los productos para los cuales estuviere registrado. Esto es lo que se denomina vulgarizacin de la marca.24

Aun cuando, tanto el artculo 167 de la Decisin 486 como el artculo 71 del Decreto Legislativo 1075 estipulan aquellos medios de prueba que podrn ser utilizados para probar el uso, dicha enumeracin es meramente enunciativa, por lo que eventualmente podra presentarse dentro del procedimiento cualquier otro medio de prueba que fuera idneo y que pudiera demostrar cierta regularidad en la comercializacin de los productos marcados con el signo que se pretende cancelar. En todo caso, los medios de prueba especficamente contemplados son las facturas comerciales, los inventarios de mercancas certificadas por auditores y cualesquiera otros medios de prueba idneos.25 Sin embargo, tanto la Comisin de Signos Distintivos como el tribunal del INDECOPI privilegian la presentacin de facturas por sobre cualquier medio de prueba.

23 24

Artculo N 165 de la Decisin 486, 4to prrafo. Artculo N 169 de la Decisin 486. 25 Artculo N 167 de la Decisin 486, 2do prrafo.

VI. BIBLIOGRAFA
VERA LORET DE MOLA, Ana. (2002) Los nombres de dominio y el conflicto con el derecho marcario, En: Derecho Informtico y Comercio electrnico.

Primera Edicin. Fondo Editorial de la Universidad Inca Gracilazo de la Vega. Lima. GMEZ SEGADE, Jos Antonio (2001). La mundializacin de la propiedad industrial y el Derecho de autor. Madrid. GAVELAN DAZ, Jacqueline. (1997) La Proteccin del consumidor a travs de los signos distintivos En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Lima. Nmero 46. Enero 1997, Lima. HOLGUN NEZ DEL PRADO, Oscar, (1997) Tratado de Derecho de Propiedad Industrial, Lima. KRESALJA ROSSELLO, Baldo. (2004) La propiedad industrial. Editorial Palestra Editores S.A.C, Lima. KRESALJA ROSELLO, Baldo (2008) El uso de la marca registrada en el Per - Anuario Andino de Derechos Intelectuales, N 4. Lima. LINDLEY RUSSO, Alfredo (2007) Apuntes sobre la Cancelacin Marcaria en el Per. Revista de la Competencia y de la Propiedad Intelectual N 7INDECOPI, Lima. ARANA COURREJOLLES, Carmen (2003) La Cancelacin de la Marca por Falta de Uso, Revista Themis N 36, Segunda poca. Lima. GUZMN NAPUR, Christian. (2007). Procedimiento Administrativo. ARA Editores, Lima. DROMI, Roberto (1998). Derecho Administrativo. Stima Edicin actualizada. Editorial Ciudad Argentina. Buenos Aires.

VII. ANEXOS

Solicitud de Registro Oposicin a la Solicitud de Registro Resolucin de la Oficina de Signos Distintivos Recurso de Reconsideracin Resolucin de la Oficina de Signos Distintivos Recurso de Apelacin Resolucin de la Sala de Propiedad Intelectual