La reventa de software y de otros contenidos con derecho de autor en el derecho comunitario

Alejo Oriol Romero Mster en Derecho de la Sociedad de la Informacin Illustre Collegi d'Advocats de Barcelona Julio 2013

2013 Todos los derechos reservados ALEJO ORIOL ROMERO

ndice

Pg.

Introduccin

El derecho de autor en la legislacin comunitaria .

La Sentencia del TJUE de 3 julio de 2012

Conclusiones

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Bibliografa

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Introduccin
En la sociedad actual, con el desarrollo de la informtica y las comunicaciones telemticas a un nivel difcil de imaginar hace unas dcadas, el derecho de propiedad intelectual ha sufrido un terremoto sin precedentes. Despus de ser testigos de los avances en la digitalizacin de contenidos y su posterior difusin, bien sea en formatos tangibles o intangibles, la propiedad intelectual ha tenido que ser repensada y sus lmites redefinidos.

Desde hace siglos, el derecho de propiedad siempre ha tenido como uno de sus lmites ms importantes el inters general. As lo recoge la Constitucin Espaola, en su artculo 33. En el caso de la propiedad intelectual, la pulsin es todava ms polmica, puesto que el objeto de proteccin es lo que denominaramos bienes culturales, es decir, todo tipo de obras de contenido literario, artstico y cientfico que, por sus caractersticas intrnsecas, supone un elemento inconfundible en la progresin cultural de la humanidad.

De esta manera se configura el derecho de autor y los derechos conexos o afines, como una configuracin que protege la propiedad, intelectual en este caso, de las personas fsicas o jurdicas, para que obtengan un haz de derechos, bien patrimoniales o morales, sobre un objeto, la obra. Sin embargo, la proteccin y la capacidad de aprovechamiento exclusivo de las obras de propiedad intelectual supone per se una limitacin de la distribucin que la cultura tiene entre el pblico, dado que se posibilita la necesidad de exigir permiso o contraprestacin econmica para una serie de actos, como sera el de la comunicacin pblica, la reproduccin, etc.

Sin embargo, adems de los conflictos acerca de las redes P2P o los sitios web con contenido protegido por la regulacin de la propiedad intelectual al alcance del pblico, surge tambin el aprovechamiento, el nimo de lucro en ciertas transacciones que aparentemente pueden infringir la propiedad intelectual de una obra. La creacin de plataformas de compra de contenido digital ha posibilitado el surgimiento de todo un mercado de intermediarios cuya mercanca son obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual. La capacidad de actuacin de los agentes en estos nuevos mercados, que podramos considerar en su mayor parte de productos intangibles, puede colisionar con los derechos de autor y afines que protegen las obras.

En este trabajo me dispongo a estudiar la legislacin y jurisprudencia europea al respecto de los programas de ordenador y los derechos de propiedad intelectual relativos a ellos, especficamente en cuanto al derecho de distribucin de estas obras, para hacer posteriormente una breve extrapolacin a todos los contenidos protegidos con derechos de autor. Para realizar este estudio comentar la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 3 de julio

de 2012, asunto C-128/11, que desarrolla el armazn jurdico para posibilitar la reventa de programas de ordenador sin autorizacin del titular del derecho de autor del mismo.

Finalmente, sera una lstima no aprovechar tambin la existencia de la sentencia estadounidense en el caso de Capitol Records v. ReDigi para averiguar la posibilidad o no de reventa, sin consentimiento del titular, de obras protegidas por el derecho de autor y derechos afines en el mercado americano, dada la importancia capital en volumen que tienen los contenidos all producidos.

El derecho de autor en la legislacin comunitaria. En especial, la proteccin jurdica del software

El marco jurdico que regula el derecho de autor en los pases donde opera el derecho comunitario es el Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la decisin 2000/278/CE, de 16 de marzo de 2000.

El Tratado de la OMPI, segn lo que dispone su artculo primero, es a su vez una adaptacin, un arreglo particular del Convenio de Berna para la Proteccin de las Obras literarias y artsticas. En el artculo vigsimo de este Convenio, se permite la existencia de estos arreglos particulares entre Estados que formen parte de la Unin para la proteccin de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artsticas. Tales arreglos pueden darse en el sentido de que los acuerdos entre las partes contratantes mejores los derechos de autor contenidos en el Convenio de Berna o bien pacten estipulaciones diferentes pero no contrarias a las existentes en el Convenio. De ah que ambos textos conjugados, incluyendo las especificidades del tratado de la OMPI, as como la normativa emanada de las instituciones comunitarias, formarn el cuerpo legislativo del mbito de los derechos de autor.

Para estudiar los derechos de autor de contenido patrimonial tanto de las obras en general como del software (programas de ordenador) tendremos como textos bsicos del derecho comunitario las directivas 2001/29/CE, de 22 de mayo, y la 2009/24/CE, de 23 de abril.

La Directiva 2001/29/CE, de 22 de abril, relativa a la armonizacin de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de informacin, regula la proteccin jurdica de los derechos de autor y los derechos afines. La norma pretende inspirarse en las disposiciones del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. En su captulo II enumera cules son los derechos y sus excepciones sometidos a armonizacin:

Reproduccin (art.2): derecho a autorizar o prohibir la reproduccin directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y por cualquier forma, de la totalidad o parte de la obra.

Comunicacin pblica (art.3): derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir cualquier comunicacin al pblico de sus obras; as como, a los autores y otros titulares de derechos afines, a autorizar o prohibir la puesta la disposicin del pblico de actuaciones, fonogramas y en el caso de pelculas, a la fijacin original y a las copias de aqullas.

Importante sealar el apartado 3.3, dado que por este, la comunicacin al pblico o la puesta a disposicin del pblico no genera agotamiento de estos derechos.

Distribucin (art.4): derecho exclusivo de los autores a autorizar, respecto de sus obras, toda forma de distribucin al pblico, sea mediante venta o por cualquier otro medio.

o El derecho de distribucin se agotar, leyendo a sensu contrario el apartado 2 del

artculo 4, una vez realizada la primera venta del original o de las copias de la obra (u otro tipo de cesin de la propiedad, como la permuta) cuando esta se realice por el titular del derecho o con su consentimiento.

De estos derechos, el que ms nos atae al caso de reventa (o cesin posterior de derechos sea por el negocio jurdico que fuere) es el de distribucin de la obra, bien sea el original o sus copias. Precisamente las ventas posteriores a la primera venta, segn una interpretacin literal, no quedaran protegidas por el derecho de distribucin y, por lo tanto, entrara dentro del mbito de la regulacin de la propiedad por el adquirente del original o de una copia de la obra, sin intervencin del autor de la misma.

Con estos principios fijados, entraremos en el mbito de la regulacin comunitaria de los programas de ordenador, recogida en la Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009.

No hay que olvidar que, como lex specialis, las posibles diferencias entre la Directiva 2001/29/CE y la 2009/24/CE se resolvern en favor de esta. Adems, hay que destacar el artculo 1 punto 2, inciso a), segn el cual aqulla no afecta las disposiciones comunitarias vigentes en relacin con la proteccin jurdica de los programas de ordenador.

La Directiva 2009/24 protege los programas informticos como obras literarias tal como se definen en el mencionado convenio de Berna, incluyendo la documentacin preparatoria (art.1). La titularidad de los derechos corresponder a la persona fsica o jurdica (si as lo permite la legislacin del Estado miembro).

Dicha norma proporciona al autor (o autores, sean personas fsicas o jurdicas) la titularidad de los derechos patrimoniales y morales, de manera exclusiva, de la obra. Pero adems, parece que aade un plus de proteccin para los autores de programas de ordenador, que se recogen en el artculo 4:

4.1: derecho de realizar o autorizar

a) reproduccin total o parcial de un programa por cualquier medio y bajo cualquier forma, permanente o transitoria. b) traduccin, adaptacin, arreglo y cualquier otra transformacin de un programa de

ordenador y la reproduccin de los resultados de tales actos c) la distribucin pblica, incluida el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias.

Un anlisis de este artculo resulta en que no se aade ninguna proteccin ms all de la que tendra una obra literaria. El titular del derecho de autor puede autorizar o prohibir la reproduccin de la obra, su transformacin y su distribucin pblica. No va ms all de la Directiva 2001/29/CE. Y no lo hace porque en realidad lo que pretende este artculo es posibilitar las excepciones a dichos derechos en el mbito de los programas de ordenador. Estas excepciones quedan recogidas en los artculos 5 (excepciones a los actos sujetos a restricciones) y 6 (descompilacin). Para nuestro estudio nos interesa comentar las excepciones del artculo 5. Son las siguientes:

5.1) La reproduccin y la transformacin del programa - art. 4.1.a) y b) - estarn permitidas cuando estos actos sean necesarios para la utilizacin del programa de ordenador por parte del adquirente legtimo con arreglo a su finalidad, incluida la correccin de errores, salvo se excepte en las condiciones contractuales especficas de la venta (o cesin sea por el negocio que sea).

5.2) No podr impedirse contractualmente la realizacin de una copia de salvaguarda por parte de una persona con derecho a utilizar el programa. 5.3) El usuario legtimo de la copia de un programa de ordenador podr observar, estudiar o verificar el funcionamiento del programa, sin autorizacin del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implcitos en cualquier elemento del programa, cuando lo haga durante las operaciones de carga, visualizacin, ejecucin, transmisin o almacenamiento del programa, operaciones que tiene derecho a hacer.

Los problemas prcticos de estas limitaciones -excepciones a los derechos del titular exclusivo del programa de ordenador-, en concreto en lo relativo al derecho de distribucin y el agotamiento del mismo, y su significacin material en el trfico, se plantean ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea (TJUE) en el asunto C-128/11, que resuelve la Gran Sala del TJUE en la Sentencia de 3 de julio de 2012.

La Sentencia del TJUE de 3 julio de 2012, asunto C-128/11

El asunto C-128/11 tiene como objeto una peticin de decisin prejudicial planteada por el Bundesgerischtshof (Tribunal Federal de Justicia de Alemania) en el procedimiento entre UsedSoft GmbH contra Oracle International Corp. Pasamos a describir el caso tal como es presentado en dicha resolucin.

Oracle es una empresa que desarrolla y distribuye programar de ordenador. En virtud de los derechos de autor, es titular del derecho exclusivo de tales programas. Una de sus modalidades ms utilizadas para distribuir sus programas de ordenador (en este caso, software de bases de datos) es mediante descargas de Internet.

El derecho de uso del programa es concedido mediante un contrato de licencia, e incluye el derecho de almacenar permanentemente la copia del programa en un servidor y permitir a un concreto nmero de usuarios (determinado por la licencia) acceder al mismo descargando la copia en la memoria de sus estaciones de trabajo. Adems, mediante un contrato de mantenimiento, pueden descargarse de la pgina web de Oracle las actualizaciones del programa en cuestin, as como sus parches (correcciones). Los programas pueden ser, si as lo pide el cliente, proporcionados por Oracle en CD-ROM o DVD.

Respecto a los programas controvertidos, Oracle otorga licencias para grupos de 25 usuarios como mnimo, de manera que para un nmero de usuarios de entre 26 y 50 ser necesaria la adquisicin de dos licencias.

Los contratos de licencia de uso de Oracle relativos a los programas de ordenador controvertidos contienen, en el epgrafe Concesin de derechos, la siguiente clusula:

Con el pago por los servicios tendr, exclusivamente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de todos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda basndose en el presente contrato.

Por otro lado, UsedSoft comercializa licencias de segunda mano de productos de software, entre ellos los controvertidos en el litigio, de Oracle. Para esto, UsedSoft adquiere a los clientes de Oracle las licencias de uso, o bien una parte de estas cuando las adquiridas inicialmente

sobrepasan las necesidades del primer adquirente. Adems, UsedSoft indica que las licencias estn actualizadas, segn el contrato de mantenimiento suscrito entre Oracle y el licenciatario.

Los clientes que adquieren de segunda mano la licencia ofrecida por UsedSoft y que an no disponen del programa de ordenador controvertido descargan una copia del programa directamente de la pgina web de Oracle. Los que ya disponen del mismo y compran licencias para usuarios adicionales, descargan, segn indicaciones de UsedSoft, una copia del programa en las estaciones de trabajo de estos nuevos usuarios.

Por estos hechos, Oracle present demanda para que se ordenara a UsedSoft poner fin a las prcticas mencionadas. La demanda fue estimada y el recurso de apelacin de UsedSoft no prosper, interponiendo entonces UsedSoft recurso de casacin ante el Bundesgerichtshof.

El tribunal federal alemn considera que para la solucin del litigio es necesario dilucidar si es invocable el artculo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE, y decide suspender el procedimiento y plantear al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:

1.

Es adquirente legtimo en el sentido del artculo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24

quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribucin de una copia de un programa de ordenador? 2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestin: Se agota el derecho de

distribucin de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artculo 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquirente hizo la copia con la autorizacin del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos? 3. En caso de respuesta afirmativa tambin a la segunda cuestin: Puede quien haya

adquirido una licencia de programa de ordenador de segunda mano invocar tambin, con arreglo a los artculos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribucin de la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorizacin del titular del derecho, para hacer una copia del programa como adquirente legtimo cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice?

El TJUE considera procedente contestar primero a la segunda cuestin prejudicial: Se agota el derecho de distribucin de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artculo

4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquirente hizo la copia con la autorizacin del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?. Pasamos a resumir los principales argumentos de su contestacin.

En primer lugar, se recuerda el artculo 4, apartado 2, de la Directiva en cuestin, por el cual la primera venta realizada por el titular de una copia del programa de ordenador o con su consentimiento agota el derecho de distribucin en la Unin Europea. En primer lugar, debe determinarse si la relacin contractual entre Oracle y el primer adquirente, as como la posterior descarga del programa de ordenador realizada por el adquirente, puede calificarse como primera venta (38).

Para ello, el TJUE considera que debe aplicarse la definicin de venta como un contrato mediante el que una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de propiedad de un bien corporal o incorporal que le pertenece. Segn esto, al transferirse la copia del programa de ordenador de la pgina web de Oracle al ordenador del adquirente se le transfiere el derecho de propiedad sobre esa copia (42).

Segn Oracle, la empresa no vende copias del programa, sino el derecho de uso que tiene el cliente en virtud del contrato de licencia de uso y que, por tanto, no transfiere la propiedad de dicha copia. Sin embargo, el tribunal estima que no puede separarse la puesta a disposicin del programa sin la legitimidad de usarlo que da la licencia de uso. De esta manera, la descarga de una copia del programa y la licencia de uso del mismo forman un todo indivisible. Por ello, el tribunal aprecia que ambas operaciones implican una transferencia de la propiedad del programa (apartados 44 y 46). En virtud de esto, concluye determinando en este sentido la existencia de una primera venta en el sentido del artculo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24. Adems, subraya que si no se hiciese una interpretacin extensiva del trmino venta en este sentido, sera suficiente para la empresa calificar el contrato de licencia y no de venta para evitar as la aplicacin del agotamiento del derecho de distribucin.

Es rechazada tambin la alegacin de Oracle y de la Comisin Europea de que la puesta a disposicin de una copia de un programa de ordenador constiye unapuesta a disposicin del pblico, en el sentido del artculo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, que impedira el agotamiento del derecho de distribucin de la copia. Sin embargo, habiendo ya calificado el contrato de licencia ms la puesta a disposicin del adquirente de la copia del programa como primera venta, debe primar el artculo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 por tratarse de lex specialis, adems de por la expresa referencia que hace el artculo 1, apartado 2, letra a) de la Directiva 2001/29, de que las disposiciones de esta no afectarn a las disposiciones de derecho comunitario relacionadas con la proteccin jurdica de los programas de ordenador (50-51).

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Remarca el tribunal que el agotamiento del derecho de distribucin no variar en funcin de si la venta realizada lo es de una copia del programa descargada de Internet o bien si se ha fijado en un soporte material (55). Esto se infiere de la no distincin al hablar de copia de un programa en el artculo 4, apartado 2, y del considerando 7 -programa de ordenador incluye cualquier programa, incluidos los incorporados en el hardware- (57).

Por otro lado, tambin considera el Tribunal que las versiones modificadas y actualizadas del programa en virtud del contrato de mantenimiento forman parte de la copia inicialmente descargada. Es decir, que aunque el contrato de mantenimiento sea de duracin determinada, las actualizaciones realizadas durante ese perodo y que pueden ser utilizadas por el primer adquirente pasan a formar parte de las caractersticas esenciales del programa y por tanto, forman parte del programa en s. De aqu que sean trasladables esas modificaciones junto con la copia del programa al realizar la reventa.

Analizado el agotamiento del derecho de distribucin en nuestro caso, el Tribunal introduce, sin embargo la imposibilidad de vender tales licencias de segunda mano en virtud de ese agotamiento, en este caso particular, por lo siguiente.

Si el adquirente compra dos licencias porque necesita 30 copias del programa (en 30 estaciones de trabajo) y cada una otorga derecho a uso de 25 usuarios, no puede a su vez dividir dicha licencia y revender nicamente el derecho de uso de 20 usuarios (los que no necesita). Oracle le ha cedido el uso del programa (descarga, esto es, reproduccin) al adquirente. No puede transferir la capacidad de uso del programa sin desligarla de la reproduccin del mismo, y por lo tanto el uso del programa para los usuarios que no ha vendido (fraccin de licencia no transmitida al tercero) supondra una violacin del derecho exclusivo de reproduccin del artculo 4.1.a) de la Directiva. Para evitar esto, debera a su vez borrar y hacer inutilizable cualquier copia que el primer adquirente tenga una vez realizada la reventa de la licencia al tercero (70 y 77)

Como conclusin, el TJUE contesta a segunda cuestin prejudicial exponiendo que el derecho de distribucin de la copia del un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a ttulo gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informtico, ha conferido, igualmente, a cambio del pago de un precio que le permite obtener una remuneracin correspondiente al valor econmico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal copia, sin lmite de duracin. (72)

Una vez delimitado el agotamiento del derecho de distribucin, el Tribunal pasa a contestar a las

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dos restantes cuestiones prejudiciales, la primera y la tercera, a las que responde conjuntamente. Recordemos que son las siguientes:

<<1) Es adquirente legtimo en el sentido del artculo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribucin de una copia de un programa de ordenador?

3)

Puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador de segunda

mano invocar tambin, con arreglo a los artculos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribucin de la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorizacin del titular del derecho, para hacer una copia del programa como adquirente legtimo cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice? >>

Como dice el tribunal, se trata de determinar si, y en qu circunstancias, el sujeto que compra licencias de segunda mano de UsedSoft puede ser considerado adquirente legtimo (a efectos del artculo 5, apartado 1, de la Directiva) y, por lo tanto goza del derecho de reproduccin del programa de ordenador que le permita utilizarlo con arreglo su finalidad propuesta (73).

El argumento que utiliza aqu, corolario de los aspectos dilucidados en la cuestin prejudicial segunda, para considerar adquirente legtimo a ese comprador de licencias de segunda mano es el siguiente. Si el primer adquirente est considerado un adquirente legtimo, a instancias del artculo 5.1 de la Directiva, goza del derecho de reproduccin del programa de ordenador sin necesidad de autorizacin del titular de derecho de autor. Dado que el TJUE considera que realizada esa primera venta el derecho de distribucin del 4.2 del titular de derechos de autor queda agotado, no es necesario que el segundo y posteriores adquirentes de la licencia de uso sean autorizados por el titular, Oracle, para reproducir la copia del programa de ordenador. Es condicin necesaria para que no haya infraccin de los derechos de reproduccin que el primer adquirente proceda a hacer inutilizable la copia descargada en su ordenador en el momento de revenderla. Y se atribuye al titular de derechos de autor la posibilidad de dificultar con medios tcnicos de proteccin, como claves de producto, la eventualidad de que el primer adquirente no inutilice su copia y pueda disponer de su copia al tiempo de revenderla al segundo adquirente.

En los apartados 82 y 83 vuelve a subrayar que, aun existiendo una clusula contractual en la licencia de uso, el titular de derechos de autor no puede impedir la reproduccin del programa a los subsiguientes adquirentes, dado que el adquirente legtimo no es slo el que celebra el

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contrato de licencia sino el que en virtud del agotamiento del derecho de distribucin adquiere la licencia de segunda mano. Esto deriva en la ineficacia de la clusula contractual que impide la transmisibilidad del uso del programa de ordenador al primer adquirente, dado que en el momento en que esa clusula entrase en juego (no aceptacin del derecho de uso del segundo adquirente) ya se habra producido la primera venta, con ella el agotamiento del derecho de distribucin del titular y, por tanto, la imposibilidad sobrevenida en ese momento de considerar ineficaz el derecho de uso del segundo adquirente, puesto que escapara al mbito de derechos del titular del derecho de autor (Oracle).

Por todo ello, concluye el tribunal, <<en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la pgina web del titular de los derechos de autor, licencia que haba sido concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin limite de duracin a cambio del pago de un precio que permita a este ltimo obtener una remuneracin correspondiente al valor econmico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, as como todo adquirente posterior de la misma, podr invocar el agotamiento del derecho de distribucin previsto en el artculo 4, apartado 2, de la citada Directiva y podr ser considerado, por tanto, adquirente legtimo de una copia de un programa de ordenador, a efectos del artculo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del derecho de reproduccin previsto en esta ltima disposicin>> (88).

Una vez comentada la sentencia, hay que preguntarse las conclusiones que pueden sacarse de ella.

1) 2) 3)

El contrato de licencia de uso de un programa es indivisible de la puesta a disposicin del

adquirente de una copia del programa. Ambas acciones suponen una venta. La primera venta de un programa de ordenador conlleva el agotamiento del derecho de

distribucin del objeto de dicha venta. El adquirente de la licencia de segunda mano es un adquirente legtimo y por tanto puede

reproducir el programa de acuerdo a su finalidad propuesta sin necesidad de autorizacin o consentimiento por parte del titular de derechos de autor del programa.

4)

El primer adquirente y los subsiguientes que revendan la licencia deben inutilizar su copia

del programa, dado que la utilizacin de la copia una vez transmitida la licencia conllevara la violacin de los derechos de reproduccin que ostenta el titular del derecho de autor.

Teniendo claros estos puntos, podramos concluir que efectivamente s existe la posibilidad de revender licencias de programas de ordenador, bien sea en soporte tangible o intangible. Esto significa que desde el DVD adquirido que incorpora un sistema operativo, v.gr. Windows 7, de Microsoft, hasta el contenido de un juego de ordenador descargado de Internet mediante pago,

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como por ejemplo, cualquiera que se pueda conseguir mediante el software Steam, pueden ser objeto de reventa sin necesidad de autorizacin del titular de los derechos de autor, teniendo el siguiente adquirente condicin de adquirente legtimo y pudiendo, de esta manera, usar y reproducir el programa de ordenador sin infringir los derechos de reproduccin del titular del derecho de autor. El requisito ser siempre, la primera venta (o cesin) realizada por el titular o con su consentimiento; en segundo lugar, que el transmitente (primer adquirente y subsiguientes que revendan el software) inutilice su propia copia en el momento de la reventa.

Sin embargo, la interpretacin que hace el tribunal de los conceptos de copia tangible e intangible abrira una puerta a la consideracin que tendra la reventa de cualquier contenido protegido por derecho de autor. El quid de la cuestin se desarrolla en los apartados 53 a 61 de la sentencia.

En primer lugar, en el apartado 55, expone que el artculo 4, apartado 2 de la Directiva 2009/24 no distingue entre copia tangible e intangible. Esta falta de concrecin, unida a la extensin del mbito de aplicacin del artculo 1, apartado 2, y a la lectura que ofrece del considerando 7 es interpretada por el tribunal como una voluntad del legislador de equiparar la consideracin de las copias materiales e inmateriales de los programas de ordenador. En ello se basa para posibilitar el agotamiento del derecho de distribucin de una copia descargada de Internet.

En segundo lugar, no obstante lo anterior, el apartado 60 ofrece serias dudas de esta interpretacin. El tribunal considera que los conceptos empleados por las Directivas 2001/29 y 2009/24 deben tener el mismo significado, deben ser coherentes entre s. A su vez, la Directiva 2001/29 est aplicando el Tratado de la OMPI de derechos de autor. Veamos qu consideraciones realizan ambos textos.

El Tratado de la OMPI, en sus artculos 6 y 7, regula el derecho de distribucin de las obras del titular de derechos de autor, as como del derecho de alquiler de las mismas. El artculo 6 enuncia:

Artculo 6. Derecho de distribucin 1) Los autores de obras literarias y artsticas gozarn del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposicin del pblico del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad. 2) Nada en el presente Tratado afectar la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicar el agotamiento del derecho del prrafo 1) despus de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorizacin del autor.

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Ambos artculos llevan una declaracin concertada que reza as:

Declaracin concertada respecto de los Artculos 6 y 7: Tal como se utilizan en estos Artculos, las expresiones copias y originales y copias sujetas al derecho de distribucin y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artculos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulacin como objetos tangibles (en esta declaracin concertada, la referencia a copias debe ser entendida como una referencia a ejemplares, expresin utilizada en los Artculos mencionados).

Estamos hablando, pues, de copias tangibles, ejemplares fsicos. En el caso de programas de ordenador, por ejemplo, de CD-ROM o DVD que incorporen dicho programa. En el caso de fonogramas, hablamos de soportes que permitan la reproduccin de dicho fonograma, por ejemplo, un CD de msica.

Parece que la Directiva 2001/29 va tambin en este sentido cuando, en sus considerandos 28 y 29, expone lo siguiente:

(28) La proteccin de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribucin de la obra incorporada en un soporte tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotar el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad. En la Directiva 92/100/CEE se establecieron los derechos de alquiler y prstamo de los autores. El derecho de distribucin previsto en la presente Directiva deber entenderse sin perjuicio de las disposiciones en materia de derechos de alquiler y prstamo del Captulo I de dicha Directiva. (29) El problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en lnea. Ello se aplica tambin a las copias materiales de una obra o prestacin efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y prstamo del original y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyan servicios. A diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual est incorporada a un soporte material, esto es, una mercanca, cada servicio en lnea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorizacin cuando as lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor.

A la luz de estos considerandos, lo ms cabal parece interpretar que cuando en el artculo 4 de dicha Directiva aparece el agotamiento del derecho de distribucin se est refiriendo a copias

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tangibles, materiales. Si no se hacen referencias a copias inmateriales, cmo debera interpretarse que quedan reguladas? Es voluntario el silencio al respecto? De hecho, la situacin es problemtica. Supongamos, a la luz de los anteriores considerandos, as como del artculo 4 de la Directiva 2011/29, que un usuario compra un fonograma desde la plataforma iTunes. Podramos llegar a la conclusin de que no se est produciendo una distribucin de copia, ya que:

a) La norma se refiere, al expresar el derecho de distribucin del titular, al original o copias de la obra (artculo 4) y en los considerandos 28 y 29 habla explcitamente de copias realizadas en un soporte tangible. Un archivo de msica no sera considerado un soporte tangible, en este sentido. b) A sensu contrario, podra entenderse que no hay regulacin al respecto del derecho de distribucin del autor en el caso de una copia intangible, como el archivo de msica descargado? Una interpretacin sistemtica de la norma hace difcil de encajar esta teora, dada la detallada regulacin de derechos, claramente enfocada a la proteccin jurdica del titular, que realiza. c) Si no se explicita el derecho de distribucin para copia intangible, y el legislador no quiere que quede desprotegido el titular en el caso de copias intangibles, la solucin parece que pasa por interpretar que en un caso como el descrito estaramos ante un supuesto de comunicacin pblica (artculo 3 de la Directiva) que al producirse no conlleva en ningn caso el agotamiento de tal derecho.

EL TJUE, en el apartado 60 de la sentencia, parece considerar claramente que slo la Directiva 2009/24 sobre los programas de ordenador guarda esta falta de distincin entre copia tangible e intangible. As, la lgica del discurso es que aunque los conceptos de copia en ambas directivas deberan significar lo mismo, la voluntad del legislador es no discriminar entre copias inmateriales o materiales respecto de los programas de ordenador en la Directiva 2009/24, pero s en la 2001/29. Distincin que si se realiza en la Directiva 2001/29 (siguiendo lo dispuesto por el Tratado de la OMPI) y que, por lo tanto, no reconocera el agotamiento del derecho de distribucin de las copias descargadas de Internet si no existiese la Directiva 2009/24. Sin embargo, la realidad es que el tribunal analiza esta consideracin de copia tangible o intangible de la Directiva 2001/29 obiter dicta y, por ello, entiendo que dicha interpretacin no tendra fuerza vinculante. Por ello, para salir completamente de dudas debera determinarse en otra sentencia, o en una modificacin de la Directiva 2001/29, la voluntad del legislador comunitario sobre cmo, bajo qu derecho del titular del derecho de autor o afines, debe regularse el rgimen de la copia intangible de contenidos con derechos de autor.

En base a estos parmetros, es actualmente sostenible la afirmacin de que, al igual que el

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software, un fonograma o una pelcula son susceptibles de reventa en la red, sin autorizacin del titular de derechos de autor o afines, invocando el agotamiento del derecho de distribucin? En mi opinin la respuesta es negativa.

Y no se podra porque, como hemos dicho, la adquisicin de una copia intangible (no fijada en un soporte material) no supone un acto de distribucin (puesto que al ser intangible la copia, no recaera en este mbito, como ya se ha comentado anteriormente), sino de comunicacin pblica (art.3, apartado 1 y 2 de la Directiva 2001/29), y los actos de comunicacin pblica no dan lugar al agotamiento de estos derechos (3.3). De manera que no podra revenderse por Internet una obra adquirida (y descargada) por Internet. Hablamos en todo momento de una reventa sin autorizacin del titular.

Ahora bien, un caso que se puede plantear es el siguiente. Supongamos que un sujeto A adquiere un CD de msica. Una vez adquirido, realiza una reproduccin legalmente permitida, la copia privada, en formato digital (conversin mediante software a archivos MP3, por ejemplo). Podra ceder, mediante pago, esos archivos a un tercero, si se deshiciese de su propia copia digital y del CD de msica original? La respuesta parece ser que tampoco podra, dado que segn el artculo 5, apartado 2, letra b) la realizacin de la copia privada se considerar un lmite a la prohibicin de reproduccin de la obra sin consentimiento del titular del derecho si se realiza con fines directa o indirectamente comerciales. La reproduccin que se transmitiese estara viciada, sera una violacin del derecho del titular, y por lo tanto, el siguiente adquiriente no podra legtimamente llevar a cabo esa reproduccin, dado que no tendra un origen lcito por realizarse con un fin comercial.

De este modo, entendemos que no habra posibilidad de invocar el agotamiento del derecho de distribucin (ni tampoco de comunicacin pblica) en obras protegidas por derecho de autor, diferentes a los programas de ordenador, y por lo tanto, no sera ajustada a la Directiva 2001/29 una reventa de contenido de estas caractersticas.

Esta es la solucin a la que llegamos desde la perspectiva del derecho comunitario. Y en otras jurisdicciones? En relacin con la posibilidad o no de reventa de contenido protegido por derecho de autor, es destacable tambin, en el derecho americano, la solucin que otorga la sentencia de Capitol Records, LLC. v. ReDigi Inc. Plantearemos brevemente los hechos y expondremos los puntos por los que el tribunal no reconoce el derecho a reventa en Internet de contenido protegido por derechos de autor.

ReDigi es una empresa americana que adquiere msica legalmente adquiridaa usuarios y

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posteriormente la revende a otros, por un precio menor que el que se pagara en otras plataformas de este tipo pero que venden msica no pre-adquirida, por ejemplo, iTunes. Toda la comercializacin se realiza a travs de Internet. Cuando un usuario de ReDigi quiere vender una cancin (legalmente adquirida), procede a su venta, momento en que ReDigi realiza una copia (reproduccin) en sus servidores, borrando la copia que el usuario ha subido, esto es, transmitido, a ReDigi una vez realizada la reventa. Por el mismo sistema, cuando un usuario quiere comprar una cancin, la busca en las que ReDigi tiene disponibles y despus de realizar la compra, la escucha en streaming (sin descarga a su propio disco duro o dispositivo de almacenamiento) desde su cuenta de ReDigi o bien la descarga desde la plataforma a su ordenador (reproduccin), siendo borrada la cancin del servidor de ReDigi, de modo que no perdure ms de una copia y, en principio, no habiendo infringido derechos de autor. Hay que destacar que tanto la compra como la venta de canciones en ReDigi no se realiza directamente por medios econmicos, sino por crditos a favor o en contra de la cuenta de crditos ReDigi del usuario (si vende, gana crditos, si compra, se le restan). La compra de crditos s es posible mediante medios econmicos, originando una suma a la cuenta de crditos del usuario cuando los compra.

Adems, durante un perodo de tiempo ReDigi permiti a los usuarios escuchar una muestra de 30 segundos de las canciones. Posteriormente abandon la prctica y redirige a plataformas como YouTube o iTunes para que el usuario visualice las canciones.

Capitol es propietaria de los derechos de autor de varias canciones comercializadas en el sistema descrito por ReDigi y demanda a sta por vulneracin de sus derechos de reproduccin y distribucin. En ningn momento ha autorizado dicha distribucin y reproduccin de los fonogramas. De este modo, el tribunal estima que si se ha producido una reproduccin y distribucin en el significado recogido por la Copyright Act, se habrn infringido los derechos de Capitol.

El tribunal entiende que segn la ley, un acto de reproduccin ocurre cuando un contenido protegido por derecho de autor es fijado en un objeto material nuevo. De esta manera, entiende que la transmisin de un archivo por la red, una cancin en este caso, que queda fijada en un disco duro es un acto de reproduccin, independientemente de si el archivo original, o soporte material, es destruido posteriormente. Por lo tanto, considera que ha habido por parte de ReDigi vulneracin del derecho exclusivo de Capitol a la reproduccin de sus canciones.

De la misma manera entiende el tribunal que sucede con los derechos de distribucin de las canciones de Capitol. ReDigi no cuestiona que las est comercializando en su sitio web, pero alega que tal distribucin est protegida por la doctrina del fair use (uso legtimo o razonable) y

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de la primera venta. En breves ahondaremos en esta defensa, pero el tribunal no les concede suficiente validez y declara vulnerados los derechos de distribucin de Capitol.

El ltimo derecho que tribunal que analiza es el de performance and display que podramos traducir como de representacin y exposicin. Capitol considera que se han infringido estos derechos de los cuales tiene la titularidad cuando ReDigi ha expuesto 30 segundos de la cancin, as como por la exhibicin de la cartula del lbum de la cancin.

Frente a estas acusaciones de vulneracin de derechos, ReDigi se defiende afirmativamente con la doctrina del uso legtimo y de la primera venta. Tal como explica el tribunal, el uso legtimo permite la reproduccin de contenido con derecho de autor sin el consentimiento del titular de dicho derecho en ciertos supuestos: crtica, comentario, noticias, enseanza, becas e investigacin (es una lista ilustrativa, no supuestos tasados).

Para que esta doctrina se aplique, deben reunirse cuatro requisitos: a)carcter del uso, si es con o sin nimo de lucro (especialmente en el mbito de la enseanza); b) naturaleza de los contenidos con derecho de autor; c) cantidad y naturaleza del fragmento usado en relacin con la totalidad del contenido; y d) el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor del contenido. El tribunal estima que no puede apreciarse, al estudiar estos requisitos, la doctrina del uso legtimo a la infraccin que ha cometido ReDigi, especialmente por el uso comercial y el impacto y relacin de la infraccin en el mercado que tiene la conducta de ReDigi.

En segundo lugar, se analiza la doctrina de la primera venta. Segn el artculo 109.a) de la Copyright Act, el propietario legtimo de de una copia o fonograma puede vender o trasladar la posesin. Estamos hablando de la versin americana del agotamiento del derecho de distribucin. El problema, por el cual parece que no es aplicable ese agotamiento, es que es necesario que el propietario lo sea de acuerdo a la ley y, segn el tribunal, ReDigi no es propietario legtimo en tanto ha conseguido esa propiedad debido a una vulneracin del derecho de reproduccin de Capitol. Adems, argumenta, slo puede venderse una copia en particular: como el proceso de ReDigi supone la reproduccin (copia y eliminacin posterior), no queda agotado el derecho de distribucin de Capitol sobre esa nueva copia generada. Adems, aclara que hay jurisprudencia que interpretan la doctrina de la primera venta restringindola slo al mercado off-line por la facilidad de extensin que tiene un archivo en Internet y, que, por tanto, son realidades diferentes conllevando que difcilmente puede aplicarse por analoga la doctrina del agotamiento del derecho de una copia analgica, material, a una inmaterial. Por esto, no es aceptada la ltima defensa de ReDigi acerca de la primera venta y es considerada infractora de los derechos de autor de Capitol.

Haciendo un resumen de los aspectos ms importantes de esta sentencia, podemos decir que: 1)

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No se reconoce el agotamiento del derecho de distribucin en reventa de contenido protegido por derechos de autor en Internet cuando ha habido una reproduccin no autorizada (intrnseca a la operacin, y anterior al proceso de venta) del contenido en cuestin; 2) No se da un tratamiento igual a la doctrina de la primera venta en el caso del mercado digital, incaplicndola o restringiendo sobremanera su utilizacin; 3) Se tiene en consideracin fundamental los efectos de la reventa en el mercado, primando la integridad y conservacin de este por encima del usuario/propietario de contenidos con derecho de autor.

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CONCLUSIONES
Tanto la sentencia estadounidense como la del TJUE nos indican el quid de la cuestin. La reventa ser posible siempre que haya agotamiento del derecho de distribucin, y este pasa forzosamente por la consideracin de adquirente legtimo que transfiere la propiedad a un segundo. Por las caractersticas del mercado digital, esto conlleva necesariamente establecer excepciones a la potestad de prohibicin o autorizacin del titular de los derechos de autor de reproducir el contenido.

En el caso de los programas de ordenador, la solucin es relativamente sencilla, dado que el licenciatario est autorizado a dicha reproduccin por la Directiva 2009/24. Pero en el caso de otros contenidos, como canciones o pelculas, es un asunto mucho ms controvertido.

Incluso si se hiciese una interpretacin diferente a la que realiza obiter dicta el TJUE del derecho de distribucin y su agotamiento en la Directiva 2001/29, la reventa de contenido como un fonograma entraa un obstculo insalvable segn la concepcin de la reproduccin. El adquirente legtimo de ese objeto no puede hacer una copia, de la naturaleza que sea, de dicho contenido (puede del software, por expresa salvedad de la Directiva 2009/24). Y por la naturaleza inherente del mercado digital, no es posible realizar una venta online sin que haya copiado de archivos.

Aqu es donde entiendo que hay diferencia entre las dos sentencias. En la estadounidense, el mero hecho de la copia de un disco duro a otro genera violacin del derecho de reproduccin del titular, aunque esa nueva copia sea la nica que quede despus del proceso. Para el TJUE la postura es muy diferente. Puede reproducirse siempre que despus se destruya el archivo original.

De esta manera, mientras que la primera tendencia invalida completamente la reventa (de caracterstica esencialmente comercial) en la red, puesto que deja sin defensa la infraccin producida (bien sea por el uso legtimo, bien por la primera venta) en base a la infraccin original del derecho de reproduccin del titular, la tendencia europea es ms resultadista y valora el estado final de la transaccin, posibilitando la no infraccin si hay destruccin del resto de copias anteriores.

La pregunta es: puede darse en los pases que forman la UE un mercado online de contenido

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digital? El silencio que hace la Directiva 2001/29 al respecto del agotamiento del derecho de distribucin de copias intangibles genera serias dudas, y benvolamente podra calificarse de vaco legal. Una lectura ms sistemtica nos llevara a desestimar dicha opcin, y el agotamiento se producira slo de las copias tangibles, opcin que recuerda a la solucin al respecto que adopta el tribunal americano.

E incluso suponiendo que existiese ese vaco, sobre el que tendra que hacerse una reforma legal o bien una interpretacin del TJUE que fuese vinculante, qu doctrina se aplicara a la reproduccin no autorizada del contenido protegido hecha por el adquirente legtimo? Se considerara violacin del derecho de reproduccin o se atendera al resultado final del proceso de compra? Suponiendo un proceso de reventa de un fonograma realizado a travs de una plataforma como ReDigi pero en un pas comunitario, no hay una excepcin legislativa que proteja la reproduccin del contenido, y por lo tanto, slo podra oponerse a su ilegalidad el argumento que realiza el TJUE, en el apartado 70 (reafirmado en el 78) de la sentencia comentada, de que la violacin del derecho que se produce, en un proceso de reventa, puede subsanarse con posterioridad a la reproduccin, cuando hay una conducta del primer adquirente que permite la destruccin o inutilizacin de la copia u original del contenido del que traspasa la propiedad (habindose determinado previamente el agotamiento del derecho de distribucin de dicha copia).

Considerando este ltimo argumento, la clave para posibilitar la legalidad de una reventa online en la Unin Europea de contenido protegido por derecho de autor sin el consentimiento del titular de este derecho pasa forzosamente por considerar el agotamiento del derecho de reproduccin en el caso de las copias intangibles.

Mientras no haya un pronunciamiento del TJUE al respecto, mi entender es que se trata de un vaco legal, voluntario, pues no ha sido modificado aunque hay una situacin anloga con regulacin distinta (la de los programas de ordenador) y que, por tanto, debe aplicarse el rgimen del derecho de comunicacin pblica que no entraa agotamiento de esa derecho. De este modo, parece que no existe en el derecho comunitario la posibilidad de revender libremente, sin autorizacin del titular, una copia intangible, como sera un archivo de msica o de vdeo, a otra sujeto.

Por ltimo, hay que resaltar una vez ms que, aunque hayamos llegado a la conclusin de que actualmente, segn el derecho comunitario, la reventa de contenido protegido por derecho de autor sin consentimiento del titular ser ilegal cuando se trate de copias intangibles, no sucede lo mismo en el caso de los programas de ordenador, donde s ser posible. La reventa de software no infringir derechos del titular cuando haya habido una venta y tras la segunda y posteriores transmisiones de la propiedad siga existiendo una y slo una copia del programa de ordenador.

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BIBLIOGRAFA

Propiedad Intelectual, ESTEVE PARDO, M.A. (coord.), Tirant lo Blanch, 2009

El derecho de autor y las nuevas tecnologas, MACAS CASTILLO, A., HERNNDEZ ROBLEDO, M.A. (coord.), La Ley, 2008

El copyright en cuestin, TORRES RIPA, J., GMEZ HERNNDEZ, J.A., Universidad de Deusto, 2011

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