LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL VI-TASR-EPI-433 MARCAS.

EL USO EFECTUADO POR PERSONA DIVERSA AL TITULAR DE UN REGISTRO DEBE SER RECONOCIDO A EFECTO DE MANTENERLO, SIEMPRE Y CUANDO EL USO SE ENCUENTRE CONTROLADO POR EL TITULAR DEL REGISTRO, SIN QUE SEA NECESARIO ACREDITAR EL CONTROL TOTAL O DIRECTO DE LA EMPRESA QUE EXPLOTA LA MARCA.Del anlisis a los artculos 1708 del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte y 19 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, se desprende la posibilidad de considerar o reconocer el uso de una marca por persona distinta al titular, sobre la cual sta ltima ejerza control de uso, siendo el espritu denotado por ambos preceptos el salvaguardar un derecho previamente adquirido, pues en ambos numerales se delimita claramente su aplicacin a situaciones en que se pretenda mantener el registro. En este sentido, debemos considerar que en un procedimiento administrativo de caducidad no resulta indispensable una licencia de uso inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para tomar en consideracin las facturas emitidas por diversa sociedad, si el uso de la marca llevada a cabo por un tercero se considera efectuado bajo el control del titular del registro marcario, como ocurre cuando se tiene la titularidad del 50% de las acciones de la empresa que efecta el uso de la marca. Lo anterior en tanto que los artculos 1708 del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte y 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, establecen como requisito para reconocer el uso de una marca por persona distinta, que el control del uso est sujeto al titular del registro, y no as el control total o directo de la empresa o sociedad que explota la marca, debindose entender que el titular de un registro tiene el control del uso de su marca cuando est conciente y enterado de que su registro marcario est siendo usado por otra persona bajo su autorizacin, sin que resultara indispensable, se insiste, una licencia de uso inscrita ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para tomar en consideracin facturas emitidas por diversa sociedad.

Juicio Contencioso Administrativo Nm. 999/10-EPI-01-9.- Resuelto por la Sala

Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de febrero de 2011, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora: Mara Teresa Olmos Jasso.- Secretaria: Lic. Mara del Rosario Maldonado Nava.

Por su fecha de aprobacin esta tesis corresponde a Sexta poca en trminos del acuerdo G/8/2011, aun publicada en Sptima poca. R.T.F.J.F.A. Sptima poca. Ao I. No. 1. Agosto 2011. p. 207