Reflexos e Efeitos das Aes de Nulidade de Patentes nas Aes de Infrao de Patentes

Eduardo da Gama Camara Junior

Sumrio
1) Consideraes Gerais sobre Patentes 1.1) O Sistema de Patentes 1.2) As Aes Judiciais de Patentes 1.2.1) As Aes de Infrao de Patentes 1.2.2) As Aes de Nulidade de Patentes 2) Da Conexo 2.1) Consideraes Gerais sobre Conexo 2.2) A Conexo nas Aes de Nulidade e de Violao de Patentes 2.3) A Conexo por Prejudicialidade nas Aes de Nulidade e de Violao de Patentes 3) Da Prejudicialidade Externa 3.1) Consideraes Gerais sobre Prejudicialidade Externa 3.2) Momento de Aplicao da Prejudicialidade Externa nas Aes de Nulidade e Contrafao de Patentes 3.3) Tempo de Durao da Suspenso por Prejudicialidade Externa das Aes Contrafaes de Patentes 4) Outros reflexos da ao de nulidade na ao concomitante de infrao de patente 4.1) Da alegao da nulidade da patente como matria de defesa nas aes contrafao de patentes 4.2) Litispendncia 4.3) Questes envolvendo a competncia do juzo da ao de violao de patente para apreciar a arguio incidental da nulidade 5) Concluses 6) Referncias bibliogrficas

Introduo

As patentes so importantes ferramentas de negcios, uma vez que asseguram direitos a seus titulares de impedir a explorao das tecnologias patenteadas por terceiros no autorizados. Em outras palavras, as patentes asseguram um direito de excluso. Quando terceiros no autorizados pelo titular de uma patente exploram uma tecnologia patenteada, meios extrajudiciais, como, por exemplo, notificaes extrajudiciais, tentativas de acordos, dentre outros, podem ser empregados para tentar resolver a questo. Contudo, nem sempre esses meios extrajudiciais resolvem essas disputas, restando, nesses casos, apenas a via judicial. Ao acionar o Judicirio, o titular de um direito patentrio pode buscar medidas que visem tanto a inibir, como a obter uma justa indenizao pela alegada violao da sua patente. So as chamadas aes de infrao de patente. Ao acusado da infrao, por outro lado, resta se defender, demonstrando que no est se aproveitando da tecnologia patenteada, e, se for o caso, arguir a nulidade da patente envolvida, seja no prprio curso da ao de infrao, como matria de defesa, seja ajuizando uma ao prpria de nulidade da patente perante a Justia Federal. O presente trabalho visa a estudar os reflexos e efeitos envolvidos entre essas aes de infrao e de nulidade de patentes, levando em considerao, em especial, as questes prejudiciais de uma ao em relao outra.

1 Consideraes Gerais sobre Patentes

1.1 O Sistema de Patentes

Desde de o sculo XV, o sistema de patentes vem sendo utilizado para incentivar o desenvolvimento tecnolgico. Esse incentivo ocorre pelo fato de o sistema de patentes nada mais ser do que uma troca entre o Estado e o inventor, em que o inventor apresenta uma inveno til sociedade, como, por exemplo, remdios, veculos automotores, telefones, processos industriais, dentre outros, enquanto o Estado lhe premia com um direito de exclusividade (denominado de patente), ou seja, de impedir seus concorrentes de explorarem essa inveno. Dessa forma, o titular de uma inveno passa a ter uma importante vantagem competitiva, auferindo ganhos e compensando seus investimentos durante o perodo de vigncia da patente (na maioria dos pases, o prazo de vigncia de uma patente de 20 anos), enquanto a sociedade, por outro lado, se beneficia do sistema de patentes, pelo fato de esse proporcionar um fluxo de novas invenes que abrangem tecnologias nas mais diferentes reas, como sade, transportes, energia, comunicaes, dentre outras. Com o aumento da concorrncia e a expanso dos mercados, as patentes vm-se tornando um poderoso ativo que possibilita a conquista de mercados, garantindo no apenas a reposio dos investimentos feitos, mas tambm uma quantidade significativa de lucros. Nesse sentido, as estratgias comerciais passam cada vez mais a incluir a solicitao de patentes em diversos pases, para garantir exclusividades de explorao de novas tecnologias em diversos mercados.

No Brasil, assim como em outros pases, o sistema de patentes encontra fundamento na Constituio Federal, em especial, em seu artigo 5, inciso XXIX, disposto a seguir:
XXIX - a lei assegurar aos autores de inventos industriais privilgio temporrio para sua utilizao, bem como proteo s criaes industriais, propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas;

Cabe esclarecer que, para se patentear uma inveno, h que se verificar se ela preenche os requisitos dispostos na Lei da Propriedade Industrial (LPI) Lei no. 9.279/96, especialmente, os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial:
Art. 8 - patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial.

Muito embora o escopo do presente trabalho no seja discorrer sobre esses requisitos de patenteabilidade da Lei da Propriedade Industrial, importante se ter em mente que a ausncia de um desses requisitos causa a nulidade da patente. Isso porque, ao longo desse trabalho, sero feitas diversas referncias a aes de nulidade que, em regra, tem como fundamento o no preenchimento de um desses requisitos, sendo, na maioria das vezes, a falta de novidade, atividade inventiva ou aplicao industrial (por exemplo, quando se demonstra que uma tecnologia no verdadeiramente inovadora). As patentes brasileiras so concedidas pelo Instituto da Propriedade Industrial (INPI), aps a realizao de um rigoroso exame de mrito, por seus examinadores de patentes, que, em geral, so engenheiros e tcnicos especializados nos mais diversos campos tecnolgicos. Nesse exame, os examinadores fazem pesquisas para verificar se a inveno que est sendo patenteada preenche esses requisitos legais novidade, atividade inventiva e aplicao industrial, alm de outros aspectos formais igualmente dispostos na Lei da Propriedade Industrial (LPI). Se, aps esse exame de mrito, os examinadores consideram que o invento preenche os requisitos de patenteabilidade, o INPI concede a patente. Caso contrrio, o pedido de patente indeferido. 5

Se concedidas, as patentes de inveno vigem por um prazo de 20 anos a partir de seu depsito no INPI ou de 10 anos a partir de sua concesso. O que for maior. Durante esse perodo, seu titular passa a ter o direito de impedir terceiros no autorizados de explorarem a inveno patenteada. Essa possibilidade de excluir competidores de explorar a inveno patenteada que faz com que o sistema de patentes proporcione uma vantagem competitiva e, com isso, encoraje o desenvolvimento de novas invenes e o progresso tecnolgico. Nesse contexto, quando um terceiro no autorizado explora uma tecnologia patenteada, o titular da patente pode ajuizar uma ao de infrao de patente para buscar impedir essa explorao e obter uma justa indenizao pelo uso no autorizado de sua inveno. Por outro lado, o alegado infrator pode se defender, seja demonstrando que no se aproveita da inveno patenteada, seja arguindo a nulidade da patente. Nesse ltimo caso, a arguio da nulidade pode se dar de forma incidental, no prprio curso da ao de infrao, ou propondo-se uma ao de nulidade, na Justia Federal. O escopo do presente artigo analisar os efeitos e reflexos especificamente envolvidos entre essas aes de contrafao e de nulidade de patente, quando processadas concomitantemente.

1.2 As Aes Judiciais de Patentes

Muito embora haja diversas medidas judiciais possveis, quando se trata de direitos patentrios, o presente trabalho se restringir anlise das aes de infrao e o contra-ataque dessas aes, as aes de nulidade de patentes. Ambas essas aes, alm de serem de natureza cvel, geram uma srie de efeitos prejudiciais bastante interessantes, como se ver at o final desse artigo.

1.2.1 As Aes de Infrao de Patentes

As aes que visam a coibir terceiros no autorizados de explorar a tecnologia patenteada ou obter uma justa indenizao pelo uso no autorizado dessa inveno, ou seja, as chamadas aes de violao de patentes, seguem as mesmas fases dispostas no Cdigo de Processo Civil, quais sejam, a fase postulatria, a fase ordinatria, a fase instrutria, e a fase decisria, no merecendo maiores comentrios sobre seus processamentos. Nessa seara, cabe apenas destacar que a fase instrutria dessas aes sempre importante, uma vez que nela que se d a percia, e, em se tratando de uso e explorao de tecnologia no autorizada, as provas tcnicas, como, por exemplo, laudos tcnicos, tm especial relevncia, na medida em que so a maneira mais efetiva de demonstrar que o produto ou processo industrial alegadamente infrator aproveita-se da tecnologia patenteada. Assim como na acusao, as provas tcnicas so igualmente fator preponderante na defesa do acusado de infrao, seja para demonstrar que o produto do ru no se aproveita da inveno patenteada, seja para comprovar a nulidade da patente, por ausncia de um dos requisitos legais, como, por exemplo, falta de novidade e atividade inventiva. Exceto nas hipteses do art. 109 da Constituio Federal, essas aes so ajuizadas nas Justias Estaduais, seguindo as regras gerais da competncia dispostas nos arts. 94 a 98 e 100 do Cdigo de Processo Civil. Nesse sentido, essas aes so geralmente ajuizadas nos domiclios dos infratores das patentes ou nos locais onde as infraes esto ocorrendo (por exemplo, nas cidades onde o produto que viola a patente est sendo comercializado). Nas aes de contrafao, h tambm a possibilidade de se requererem tutelas de urgncia. Nesse sentido, uma vez preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 273 do CPC, o juzo pode conceder essas tutelas de urgncia, tendo os mais diferentes escopos, como, por exemplo, cessar imediatamente a comercializao de um produto alegadamente infrator da patente, depositar em juzo um percentual do

faturamento da empresa infratora com a tecnologia patenteada, como garantia do pagamento de uma eventual indenizao, dentre outras. Ao fim do processo, e no incididas as questes preliminares e prejudiciais dos arts. 267 e 269 do CPC, o juzo profere uma sentena de mrito julgando procedente a demanda, caso acolha os argumentos do autor, ou improcedente caso acate as alegaes de defesa do ru.

1.2.2 As Aes de Nulidade de Patentes

Uma opo usual de defesa do ru dessas aes de infrao de patente arguir a nulidade da patente por meio de uma ao prpria de nulidade dessa patente. A Lei da Propriedade Industrial (LPI) dispe que as aes de nulidade de patentes devem ser sempre ajuizadas na Justia Federal, sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) necessariamente parte da ao, na medida em que foi o INPI quem concedeu a patente, e, se a ao for julgada procedente, esse Instituto ser condenado a anular a patente e fazer os devidos registros oficiais dessa anulao:

Art. 56 - A ao de nulidade poder ser proposta a qualquer tempo da vigncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legtimo interesse. Art. 57 - A ao de nulidade de patente ser ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor, intervir no feito.

Diante da complexidade tcnica envolvidas nessas aes de nulidade de patente, a LPI inovou e ampliou o prazo de resposta do ru para 60 dias:
Art. 57 (...). 1 - O prazo para resposta do ru titular da patente ser de 60 (sessenta) dias.

Ao longo do processamento dessa ao, o juiz pode suspender os efeitos da patente liminarmente, caso requerido pela autora e estejam preenchidos os requisitos da antecipao da tutela previstos no art. 273, do CPC. 8

Ao fim da demanda, e, ultrapassadas as questes preliminares e prejudiciais dos arts. 267 e 269 do CPC, a patente poder ser declarada nula, se concedida violando qualquer das regras da Lei da Propriedade Industrial, como, por exemplo, os requisitos da novidade e da atividade inventiva1:
Art. 46 - nula a patente concedida contrariando as disposies desta Lei.

A nulidade da patente produz efeitos desde o depsito do pedido da patente no INPI, ou seja, efeitos ex-tunc, e efeitos erga omnes, atingindo a todos. Como se nos prximos capitulos, essa ao de nulidade pode ser relevante para a ao de infrao de patente, e, dependendo do caso, prejudicar o seu resultado.

1 Art. 8 - patentevel a inveno que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicao industrial.

2 Da Conexo

2.1 Consideraes Gerais sobre Conexo

O instituto da conexo est definido no artigo 103 do CPC:

Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais aes, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.

Como define Fredie Didier Jr, a [C]onexo uma relao de semelhana entre demandas, que considerada pelo direito positivo como apta para a produo de determinados efeitos processuais. A conexo pressupe demandas distintas, mas que mantm entre si algum nvel de vnculo (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 167). Nos termos do art. 105 do CPC, que determina que [H]avendo conexo ou continncia, o juiz, de ofcio ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunio de aes propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente, Cassio Scarpinella Bueno comenta a possibilidade de se reunirem demandas que possuam conexo, ou seja, comunho de objeto ou causa de pedir, em um mesmo juzo:
A conexo o instituto processual que enseja a reunio de demandas que estejam sendo discutidas pelo Estado-juiz em diferentes processos, quando houver comunho de objeto ou causa de pedir, de acordo com o art. 103. A finalidade da regra encontrase afinadssima ao modelo constitucional do direito processual civil porque o julgamento conjunto de causas conexas evita que um mesmo conflito de direito material ou, pelo menos, um conflito que, no plano material, deriva de fatos muito prximos, se no idnticos, receba disparidade de solues perante o Poder Judicirio. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 2, Tomo I. So Paulo: Saraiva, 2011. p. 78).

Alis, Fredie Didier Jr ressalta que essa reunio de processos, acarretando a mudana da competncia, um dos principais efeitos da conexo: 10

A conexo fato jurdico processual que normalmente produz o efeito jurdico de determinar a modificao da competncia relativa, de modo a que um nico juzo tenha competncia para processar e julgar todas as causas conexas. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 167)

Essa reunio dos processos pode, por um lado, trazer economia processual, na medida em que so demandas semelhantes, de modo que os atos de uma podem servir aos atos da outra, como, e, principalmente, evitar decises contraditrias:
A conexo, assim, surge do vnculo que se estabelecer entre o objeto litigioso (mbito substancial) de duas ou mais causas. Trata-se de concepo mais abrangente e afinada com a finalidade prpria do instituto da conexo: a partir da reunio de causas semelhantes, evitar decises contraditrias e racionalizar o trabalho do Poder Judicirio, com economia de energias processuais. (DIDIER JR, Fredie.Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 171)

Nesse mesmo sentido, j se pronunciou o Superior Tribunal de Justia:

A pretenso veiculada na ao anulatria dirige-se contra o dbito fiscal apurado e inscrito em divida ativa pelo Fisco Federal antes de solucionada a controvrsia atinente ao quantum compensvel, versada nos autos da ao ordinria adredemente intentada, o que configura hiptese de conexo por prejudicialidade, razo pela qual se considera recomendvel a reunio dos processos para julgamento simultneo, a fim de evitar a prolao de decises inconciliveis. (STJ, REsp 780.042/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1 Turma, jul. 08.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 348)

Assim, a conexo um importante aspecto a ser considerado na avaliao dos reflexos e efeitos entre demandas que discutam o mesmo direito patentrio.

2.2 A Conexo nas Aes de Nulidade e de Violao de Patentes

Como j mencionado acima, uma modalidade usual de demanda no sistema de patentes aquela em que o titular da patente busca uma tutela jurisdicional para impedir terceiros no autorizados, em geral, concorrentes, de explorarem sua inveno patenteada. 11

Tais demandas podem envolver patentes para as mais diferentes invenes, como medicamentos, mquinas, equipamentos, processos de fabricao, dentre outros. Ao ru, alegado infrator, resta se defender alegando a ausncia de violao, seja demonstrando que seu produto no se aproveita da inveno patenteada pela autora, seja arguindo a nulidade da patente, como matria de defesa, o que pode ser feito tanto na contestao da prpria ao de infrao de patente, nos termos do art. 56, 1, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), como ajuizando uma outra ao independente, perante a Justia Federal, uma vez que a LPI assim o determina e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, litisconsorte passivo necessrio, nos termos do art. 57 dessa mesma LPI. Nessa segunda opo de defesa, o ru deve apresentar elementos comprovando que a tecnologia da autora no poderia ter sido patenteada (por exemplo, por no preencher os requisitos da novidade e da atividade inventiva), razo pela qual a patente seria nula de pleno direito. Uma vez que essas aes de infrao e de nulidade versam sobre a mesma patente, ou seja, a mesma causa de pedir, ainda que, na ao de infrao, a patente seja causa de pedir remota, e, na ao de nulidade, a patente seja causa de pedir prxima, so demandas conexas, nos termos do art. 103 do CPC. Sobre esse assunto, esclarece Llio Denicoli Schmidt:
O mesmo registro de marca que causa de pedir remota (ttulo que embasa o pedido) da ao de contrafao corresponde causa de pedir prxima (leso) deduzida na ao de nulidade. A identidade parcial das causas de pedir suficiente para configurar a existncia de conexo, nos termos do art. 103 do CPC. (SCHMIDT, Llio Denicoli. Da competncia em aes de propriedade industrial: Questes polmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Como resultado dessa identidade da patente em ambas as aes de infrao e de nulidade da patente, e a consequente a conexo entre elas, uma srie de reflexos pode ser gerada com destaque para o fato de a ao de contrafao poder depender ou ser prejudicada pela ao de nulidade, como se ver a seguir.

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2.3 A Conexo por Prejudicialidade nas Aes de Nulidade e de Violao de Patentes

Nada obstante, a doutrina expandiu esse conceito da conexo para alm dos limites estabelecidos pelo art. 103 do CPC, abrangendo, no apenas aquelas causas que tivessem emcomum o objeto ou a causa de pedir, mas que tambm envolvessem questes prejudiciais ou preliminares, conforme esclarecido por Fredie Didier Jr:
A concluso no pode ser outra seno a de que a noo de conexo muito mais abrangente do que indica o conceito legal previsto no art. 103 do CPC. Essa viso autoriza-nos a concluir pela existncia de conexo por prejudicialidade ou preliminaridade: se os limites impostos para qualquer reunio. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 172)

Nesse sentido, o ilustre doutrinador esclarece que h questes que devem ser examinadas antes, pois a sua soluo precede logicamente de outra (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Bahia, JusPodivan, 2012. p. 325). Trata-se de questes em que h subordinao, de modo que a questo subordinante deve ser examinada previamente subordinada. E nessas questes subordinantes que esto questes prejudiciais e preliminares. Nessa conjuntura, esclarece Jos Carlos Barbosa Moreira que a prejudicialidade e a preliminaridade so conceitos relativos, uma vez que dependem da questo que subordinam:
No se h de dizer de uma questo X que seja, em si mesma, prejudicial ou preliminar, mas que prejudicial ou preliminar da questo Y. (MOREIRA, Jos Carlos Barbosa. Questes prejudiciais e questes preliminares. p. 89)

A doutrina separa esses conceitos de questes preliminares e prejudiciais. Conforme define Fredie Didier Jr, a preliminar uma espcie de obstculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de uma determinada questo. como se fosse um semforo: acesa a luz verde, permite-se o exame da questo subordinada; caso se acenda a vermelha, o exame torna-se impossvel. 13

Por outro lado, a prejudicialidade, que a questo que mais nos interessa no presente trabalho, ao invs de impossibilitar o exame do mrito, como na questo preliminar, acaba por prejudicar o prprio mrito:
Considera-se questo prejudicial aquela de cuja soluo depender no a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questo, mas o teor mesmo desse pronunciamento. A segunda questo depende da primeira no no seu ser, mas no seu modo de ser. A questo prejudicial funciona como uma espcie de placa de trnsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir. Costuma-se dizer que as questes prejudiciais podem ser objeto de um processo autnomo. So exemplos de questes prejudiciais: a) a validade do contrato, na demanda em que se pretende a sua execuo; b) a filiao, na demanda por alimentos; c) a inconstitucionalidade da lei, na demanda em que se pretenda a repetio do indbito tributrio etc. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 326)

Nesse mesmo tema, cabe mencionar interessante julgado do Superior Tribunal de Justia:
A ao anulatria de dbito fiscal tem conexo com a ao de execuo, assim, podemos concluir que sempre h prejudicialidade entre elas. A prejudicialidade capaz de ensejar a paralisao da execuo s se configura quando est o dbito garantido pela penhora ou pelo depsito. (STJ, REsp 719.796/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2 Turma, jul. 10.04.2007, DJ 20.04.2007, p. 332)

No que se refere s aes de nulidade e de contrafao de patentes, alm da identidade, ainda que parcial, da causa de pedir, como define Llio Denicoli Schmidt, tambm apresentam prejudicialidade:
Pode ocorrer que o mesmo registro de marca ou a mesma patente que fundamenta a ao de absteno de uso e indenizao em curso na Justia Estadual seja questionada em ao de nulidade proposta pelo ru perante a Justia Federal. H prejudicialidade entre estas aes? A nosso ver sim. A nulidade, se declarada, retroage data do depsito do pedido de registro ou da patente (arts. 48 e 167 da Lei 9.279/96) e seu titular considerado como nunca tendo adquirido direito algum sobre a marca ou inveno. A nulidade do ttulo questo subordinante e logicamente antecedente a qualquer ao em que se procura assegurar sua eficcia, como o caso da ao de contrafao perante a Justia Estadual. Ningum pode ser condenado a cessar o uso ou pagar indenizao por infringir um ttulo invlido. No dizer de Agostino RAMELLA, a nulidade da patente ou do registro quando suscitada no juzo da contrafao faz surgir uma questo prejudicial que vem definida no curso deste, ou separadamente, mantendo em suspenso a definio da ao de contrafao, cujo xito dependente daquela outra. (SCHMIDT, Llio Denicoli. Da competncia em aes de propriedade industrial: Questes polmicas. In: ROCHA,

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Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Nesse mbito da prejudicialidade entre demandas, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos destacam que a anulao de uma patente significar que esse ttulo jamais produziu efeitos, causando a carncia da ao ou falta de interesse processual do titular da patente que ajuza uma ao de contrafao:
Extrai-se de tudo o que foi exposto at aqui que se em uma ao for declarada nula uma patente de inveno ou um registro de marca ou de desenho industrial, isso ento significar dizer que os direitos decorrentes daquele ttulo jamais tero produzido quaisquer efeitos no mundo jurdico. Consequentemente, estando em curso perante a Justia Federal ao proposta pelo titular daquela mesma patente ou registro no qual alega que terceiro estaria explorando indevidamente produto ou sinal conflitante com o seu, caber, ento, a improcedncia ou extino desse feito por carncia de direito de ao e de interesse processual do demandante. Afinal, o ttulo objeto da pretenso no mais existe (alis, jamais existiu), por ter sido retratado do mundo jurdico desde o seu nascedouro, atravs da sentena anulatria erga omnes. (AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspenso do processo em razo de questo prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

Assim, h entre as aes de contrafao e anulatrias de patente conexo por prejudicialidade. A questo a ser tratada, ento, so os efeitos gerados por essa conexo entre essas demandas de infrao e de nulidade de patentes. Nesse sentido, h que se verificar se h a possibilidade de se reunirem essas demandas em um mesmo juzo ou se as demandas, mesmo tendo conexo, devero seguir separadamente. Considerando que essas aes so conexas, mas que possuem, em regra, competncias funcionais e absolutas distintas, que, segundo o art. 111 do CPC, so inderrogveis, em regra, no h a possibilidade de reuni-las em um mesmo juzo, de forma a se obter uma economia processual e evitar decises contraditrias:
So os seguintes os atributos da chamada competncia absoluta: ela pressuposto de validade do processo (v. n. 3.2.2 do Captulo 3 da Parte III vol. 1). Ela passvel de apreciao de ofcio, isto , sem provocao das partes (art. 113), pelo que ela pode ser

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questionada a qualquer tempo (arts. 113, caput, e 301, II) independentemente de observncia de forma prevista em lei (exceo de incompetncia; v. n. 7 do Captulo 3 e n. 3.1 do Capitulo 3 da Parte II) e, por isso mesmo, no h precluso quanto ausncia de sua alegao (arts. 113, 1, e 301, 4), porque ela no se prorroga em nenhum caso (STJ, 2 Seo, CComp 94.051/GO, rel. Min. Fernando Gonalves, j. un. 13.8.2008, DJe 21.8.2008). Sua no observncia gera nulidade dos atos decisrios (art. 113, 2). (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 2, Tomo I. So Paulo: Saraiva, 2011. p. 45).

Como ensina Fredie Didier Jr, a competncia cvel da Justia Federal fixada, segundo Alusio Mendes, em razo da pessoa, da matria e da funo. Ser, portanto, sempre, absoluta, inderrogvel pela vontade das partes, ressalvadas as regras de competncia territorial. (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 183) Assim, apenas ocorreria a reunio das aes de infrao e de nulidade de patente perante um mesmo juzo, se a ao de infrao envolvesse um ente federal, nos exatos termos do art. 109 da Constituio Federal, o que tornaria a Justia Federal competente para processar a ao de infrao. Somente nessa hiptese rarssima, em que ambas as aes de nulidade e de infrao estariam sendo processadas na Justia Federal, poderia haver reunio dos feitos. Estando as demandas em juzos de competncias absolutas distintas e inderrogveis, haveria a impossibilidade de reuni-las em um mesmo juzo, restando a prejudicialidade externa que ser analisada no prximo tpico.

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3 Da Prejudicialidade Externa

3.1 Consideraes Gerais sobre Prejudicialidade Externa

Nos casos em que h conexo entre demandas, mas que no seja possvel reunilas, por exemplo, pelo fato de o juzo da demanda subordinada ter competncia absoluta e por essa razo no ser prorrogvel em nenhuma hiptese, a melhor soluo pode ser determinar a suspenso desse processo subordinado, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC:
O art. 265, IV, a, do CPC permite a suspenso do processo, quando a sentena de mrito depender do julgamento de outra causa, ou da declarao da existncia ou inexistncia da relao jurdica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 599)

Nesse contexto, questo da prejudicialidade pode ser relevante aplicar-se essa regra de suspender a causa subordinada, enquanto a causa subordinante julgada:
A suspenso do processo nesta hiptese tem um pressuposto negativo. Somente ser suspenso o processo, se no for possvel a reunio das causas pendentes em um mesmo juzo. O vnculo de dependncia (prejudicialidade ou preliminaridade), conforme j apontado, gera conexo, que, no implicando alterao de regra de competncia absoluta ou reunio de causas que tramitem sob procedimento obrigatrio, d ensejo reunio dos processos em um mesmo juzo. (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 600)

Llio Denicoli Schmidt esclarece que a conexo entre uma ao de contrafao e uma ao de nulidade de patente pode causar a suspenso da primeira at que a segunda seja julgada, caso no seja possvel reuni-las em um juzo:
O mesmo registro de marca que causa de pedir remota (ttulo que embasa o pedido) da ao de contrafao corresponde causa de pedir prxima (leso) deduzida na ao de nulidade.

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A identidade parcial das causas de pedir suficiente para configurar a existncia de conexo, nos termos do art. 103 do CPC. Contudo, saber se a conexo levar ou no reunio de aes preconizada no art. 105 do CPC depende de uma posio quanto possibilidade ou no dela assumir carter funcional para prorrogar a competncia absoluta. Caso se repute invivel a reunio, possvel suspender o processo no aguardo de uma deciso sobre causa prejudicial (art. 265, IV, a, do CPC). (SCHMIDT, Llio Denicoli. Da competncia em aes de propriedade industrial: Questes polmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Na mesma linha, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos destacam:

nesse contexto que se situa a hiptese de suspenso do processo por questo prejudicial externa em matria de propriedade industrial, pois a lgica nos leva a concluir, ao menos em um primeiro momento, que o remdio acertado na espcie seria o Juzo estadual suspender o curso da ao de infrao at o final pronunciamento do Juzo federal na ao de nulidade, de modo a evitar decises logicamente conflitantes. (AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspenso do processo em razo de questo prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justia examinou essa mesmssima questo e, ao julgar o recurso especial no. 742.428/DF, concluiu pela suspenso de uma ao de contrafao de patente por ser subordinada a uma ao de nulidade dessa mesma patente. No caso, o STJ considerou que a ao de nulidade da patente PI9202624-9 foi prejudicial ao de infrao dessa patente:
O presente caso versou, na origem, sobre ao ordinria, com pedido de antecipao de tutela (fl. 2 vol. 1), ajuizada por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAES COMRCIO E INDSTRIA LTDA em face de AMERICEL S/A com os objetivos (a) de ser indenizada pela suposta violao da marca BINA, do privilgio de inveno e da patente PI 9202624-9 e (b) de impedir que a r continue a oferecer servios de identificao de chamadas. O pedido de tutela antecipada foi indeferido. (...) Aps a procedncia parcial da apelao (reforma da sentena restrita alterao do valor dos honorrios advocatcios devido), a r requereu a suspenso do processo (fls. 1390/1395 vol. 7), nos termos do art. 56 da Lei 9.279/96 e do art. 265, IV, a, do CPC, em funo de prejudicialidade externa decorrente da existncia de processo em curso na 39a Vara Federal/RJ, em que ERICSSON TELECOMUNICAES S/A ajuizara ao de nulidade de patente PI 9202624-9 em face de LUNE PROJETOS ESPECIAIS

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EM TELECOMUNICAES COMRCIO E INDSTRIA LTDA (Processo no. 2003.5101.518241-0). (...) oportuno mencionar que se trata aqui de uma prioridade lgica necessria para a soluo do presente caso, preenchendo todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa homognea. Esse o ensinamento do Professor Barbosa Moreira: (...) Argumentao semelhante pode ser observada nas palavras de Mauro Cappelletti: (...) Essa prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrnseco presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. Nesse sentido anota o Professor Cndido Rangel Dinamarco: (...) Diante de tal prejudicialidade, incide, in casu, a regra do art. 265, IV, a, do CPC, in verbis: (...) Assim, d-se provimento ao primeiro recurso especial (fls. 1875/1865 vol. 10) para suspender o processo em deslinde em funo da prejudicialidade externa verificada, razo pela qual fica suspensa a anlise (i) do segundo recurso especial e (ii) do pedido de assistncia.

Uma vez verificada que a existncia de uma ao de nulidade de patente pode suspender uma ao de infrao, a questo a ser analisada a seguir qual o momento oportuno em que essa suspenso pode ocorrer.

3.2 Momento de Aplicao da Prejudicialidade Externa nas Aes de Nulidade e Contrafao de Patentes

A ao de nulidade pode ser ajuizada a qualquer momento perante a Justia Federal, nos termos dos artigos 56 e 57 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) Lei no. 9.279/962.

Art. 56 - A ao de nulidade poder ser proposta a qualquer tempo da vigncia da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legtimo interesse. 1 - A nulidade da patente poder ser argida, a qualquer tempo, como matria de defesa. 2 - O juiz poder, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspenso dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais prprios. Art. 57 - A ao de nulidade de patente ser ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor, intervir no feito.

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Assim, a ao de nulidade pode ser proposta antes mesmo do ajuizamento da ao de contrafao de patente, ou quando aquela j est em curso. Nesse ltimo caso, a ao de nulidade pode ser, alis, ajuizada quando j h sentena de mrito na ao de infrao de patente ou at mesmo acrdo proferido por Tribunais Superiores. No que se refere ao momento da aplicao dessa suspenso, o Superior Tribunal de Justia j se manifestou no sentido de que uma causa prejudicial apta para suspender outro processo prejudicado ainda que essa causa prejudicial tenha sido proposta depois da propositura desse outro processo prejudicado:
De efeito, se a busca e apreenso deriva do inadimplemento de um contrato cuja legalidade de algumas clusulas est sendo objeto de discusso judicial, parece justo e razovel a suspenso da ao, at que a revisional seja solucionada. (STJ, 4 Turma, REsp n 564880-SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unnime, jul. 09.11.2004).

No obstante, h julgados vedando a aplicao da prejudicialidade externa, quando a causa prejudicial ajuizada aps a propositura da causa prejudicada, como nos comentrios de Theotonio Negro ao CPC:
A chamada prejudicialidade externa, prevista na letra a do n. IV do art. 265 do CPC, condicionante da deciso de mrito, h de referir-se a processo em curso quando surge o processo que dever ser suspenso. Assim sendo, se posterior ao das partes, impertinente a questo prejudicial de mrito, no existindo fundamento para a suspenso. (JTJ 238/229). No mesmo sentido: RT 500/96, 611/84, 613/127, RJTJESP 102/255, RJM 188/180 (AP 1.0283.06.006286-8/001). (NEGRAO, Theotonio. Cdigo de Processo Civil e Legislao Processual em Vigor. So Paulo: Saraiva, 2012. p.369.)

Alm dessa divergncia sobre a necessidade de se ajuizar primeiramente a ao prejudicial, h tambm divergncia sobre o momento oportuno para se aplicar a prejudicialidade. Ou seja, se se aplica a prejudicialidade a qualquer tempo ou somente aps a sentena de mrito da causa prejudicada. Com efeito, Fabiano de Bem da Rocha entende que a prejudicialidade externa aplicada independentemente de a ao de nulidade ter sido proposta antes ou depois da ao de contrafao de patente. A nica limitao temporal para a prejudicialidade, segundo o doutrinador, seria o proferimento da sentena de mrito,

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nos autos da ao de infrao, aps o qual, a ao de nulidade no mais prejudicaria essa ao de contrafao:
No que concerne segunda indagao que dantes referimos neste trabalho, nos parece, sem qualquer sombra de dvidas, at por tudo que j expusemos, que a ao de anulao/nulidade perante a Justia Federal no necessita ser anterior ou antecedente ao ajuizamento da ao de absteno/cessao processada na Justia Estadual. Para que se identifique a suspenso do processo por fora do artigo em estudo do catlogo de processo civil, reputamos to somente a necessidade de que a ao perante a Justia Federal seja ajuizada anteriormente sentena de mrito da ao da Justia Estadual. Mas no obrigatoriamente antes dessa. Por que o critrio de antecedncia lgica estabelecido na questo prejudicial claro e est estabelecido na prpria norma: quando a sentena de mrito depender do julgamento de outra causa. (ROCHA, Fabiano de bem da. Aes de propriedade industrial e a suspenso do processo em razo de questo prejudicial externa. In: mbito Jurdico, Rio Grande, X, n. 44, ago. 2007. Disponvel em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2191&revista _caderno=21. Acesso em: 19 jul. 2012.)

Por outro lado, Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos discordam desse entendimento, argumentando que a prejudicialidade s seria aplicvel depois da sentena de mrito da causa prejudicada. Segundo eles, a ao de nulidade de patente somente prejudicaria a de contrafao, se, examinado o mrito desta ltima, o Juzo Estadual conclusse pela violao da patente. Caso o juzo entendesse no haver infrao, no haveria que ser aplicada a questo prejudicial:

Ao contrrio, estamos convencidos de que a suspenso da ao de infrao somente deve ocorrer aps e somente aps o Juzo estadual ter trilhado toda a marcha processual do feito, inclusive determinando a realizao de todas as provas que entender necessrias com o fim de apurar se o objeto da disputa est, ou no, compreendido na tecnologia patenteada, e, portanto, se h violao a esse direito . (AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspenso do processo em razo de questo prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

A exceo ao aguardo da sentena de mrito seria a hiptese de a Justia Federal antecipar os efeitos da tutela, suspendendo os efeitos da patente, nos termos do art. 56, pargrafo segundo, sempre que com fundamento em provas contundentes 21

da nulidade da patente. Nessa situao excepcional, segundo Rafael Lacaz Amaral e Gabriel Francisco Leonardos, tambm poderia ser aplicada a prejudicialidade externa:
Talvez a nica hiptese que imaginamos poder comportar a aplicao do artigo 265, inciso IV, a, do CPC, seja quando houver antecipao de tutela concedida pelo Juzo federal na ao de nulidade ordenando a suspenso dos efeitos do ttulo objeto da disputa, ao argumento de existirem provas contundentes de que o ttulo foi concedido em desacordo com a LPI e que a manuteno de seus efeitos gera risco de dano. (AMARAL, Rafael Lacaz; LEONARDOS, Gabriel Francisco. A suspenso do processo em razo de questo prejudicial externa frente aos direitos de exclusividade do titular de patente e de registro. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.107-136.)

Isso porque, a aplicao da suspenso do processo por prejudicialidade externa deveria sempre ocorrer com cautela, considerando-se que uma patente s concedida ao seu titular, aps um minucioso exame de mrito realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI):

O examinador deve, com base nas anterioridades reveladas na busca, emitir opinio sobre a existncia dos requisitos de patenteabilidade. No caso de inveno, deve o examinador se manifestar sobre a presena de novidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva e, no caso de modelo de utilidade, sobre os mesmos dois primeiros requisitos e ato inventivo. Alm disso, se for o caso, o examinador deve indicar, expressamente, em que proibio legal a inveno incide. (SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. Comentrios Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.70.)

Uma terceira opinio da doutrina, esposada por Llio Denicoli Schmidt, considera que a ao de nulidade da patente sempre ser prejudicial ao de contrafao, no importando se aquela foi ajuizada antes ou depois desta, ou do estgio processual desta:

A prejudicialidade se funda numa subordinao lgica, e no necessariamente temporal. A exigncia de que o outro processo esteja pendente visa apenas a evitar que se pudesse suspender uma ao apenas diante da possibilidade ou iminncia do interessado vir a ajuizar a demanda prejudicial. Pouco importa se o ajuizamento da causa subordinante ocorreu antes ou depois da propositura da causa subordinada: a ao de nulidade ser sempre prejudicial em relao ao de contrafao. (SCHMIDT, Llio Denicoli. Da competncia em aes de propriedade industrial:

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Questes polmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justia, no acrdo REsp 742.428/DF, acima mencionado, ao concluir que [E]ssa prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrnseco presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. Nada obstante s posies acima mencionadas, o instituto da prejudicialidade externa deve ser aplicado com o mximo de flexibilidade, no momento em que haja indcios da procedncia da causa prejudicial. Assim, o momento oportuno aplicao da prejudicialidade aquele em que surge indcios relevantes da prejudicialidade. Com efeito, h que se ter elementos de que o julgamento da demanda subordinada poder de fato ser prejudicado pela deciso da demanda subordinante. Nesse sentido, como j mencionado, no h a necessidade de se aguardar uma sentena de mrito, nos termos do art. 269 do CPC, para se estabelecer que a ao de contrafao prejudicada pela ao de nulidade de patente, uma vez que a prpria concesso de antecipao dos efeitos da tutela, nos termos da Lei da Propriedade Industrial (LPI), nos termos do art. 56, 2, j seria um forte indcio dessa prejudicialidade. No entanto, cabe destacar que essa medida liminar disposta na LPI no esgota as possibilidades de aplicao da prejudicialidade externa. A liminar pode ter, tanto uma natureza cautelar, como uma natureza de antecipao dos efeitos da tutela, ou seja, de antecipar a nulidade da patente, tal como o provimento jurisdicional pleiteado na demanda. Assim, no necessariamente os efeitos da patente so suspensos, em uma ao de nulidade, pelo fato de haver provas contundentes de que a patente tenha sido concedida em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial. At porque, dependendo da complexidade tcnica da tecnologia patenteada e das provas da nulidade da patente, o juiz no possuir o conhecimento necessrio para examin-las e verificar se, de fato, se prestam para anular a patente anulanda.

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Nessa hiptese, uma outra razo para a concesso da liminar seria acautelatria, caso haja um risco de dano irreparvel ou de difcil reparao, nos termos do art. 273 do CPC, deixando a anlise das provas da nulidade da patente para serem apreciadas posteriormente, por um perito do juzo, na fase instrutria do processo. Assim, muito embora o juzo vislumbre de forma perfunctria uma fumaa do bom direito em direo nulidade da patente (fumus boni iuris), o peso maior fica para os riscos de dano irreparvel ou de difcil reparao (periculum in mora). Nesse sentido, Cassio Scarpinella Bueno esclarece que o art. 273, 7, do CPC, possibilitou a fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, ratificando a possibilidade de o demandante obter liminares para imunizar o risco de dano irreparvel ou de difcil reparao:
Trata-se da tutela jurisdicional voltada a imunizar a situao de ameaa a direito ciente de que a leso naquele caso insuscetvel de reparao falta de condies mnimas de expresso econmica ou, menos que isto, monetria do bem lesionado: ou se tutela jurisdicionalmente a ameaa ou incua a tutela posterior da leso. Tanto mais porque ambas as hipteses so dignas de tutela jurisdicional, indistintamente, de acordo com o modelo constitucional do processo civil. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 4. So Paulo: Saraiva, 2011. p. 41).

Com isso, o risco de ocorrer um dano irreparvel ou de difcil reparao pode ser decisivo, quando da concesso de uma liminar suspendendo os efeitos da patente, considerando-se que, em alguns casos, o juiz no tem como avaliar as provas da nulidade da patente, por envolverem documentos tcnicos complexos (por exemplo, de que a inveno no seria inovadora) que s sero examinadas na fase instrutria, por um perito tcnico nomeado pelo juzo. Essa liminar suspendendo os efeitos da patente, ainda que no tivesse, como fator decisivo, as provas da nulidade da patente, mas os riscos inerentes continuao da patente em vigor, tambm enseja a aplicao da suspenso por prejudicialidade. Isso porque, uma vez suspenso os efeitos da patente, ainda que liminarmente, a abrangncia de deciso ser erga omnes e ex tunc, atingindo a todos e retroagindo ao depsito da patente. Assim, como se a patente nunca tivesse existido:

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De qualquer forma, o que est se atacando a propriedade, um direito real. A patente nula no s pela ilegalidade do ato administrativo que a concedeu, mas pela prpria inexistncia do direito formativo da patente e, ipso facto, de sua propriedade. Em se tratando, pois, de um direito real, a eficcia de sentena que decretar a nulidade da patente ser ex tunc, e produzir efeitos erga omnes. (SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. Comentrios Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.122) A contrario senso, eventual declarao de nulidade da patente questionada retroage no tempo, eis que o ato administrativo que se consubstancia no registro da patente ser anulado desde que se realizou, ou seja, a deciso possuir efeitos ex tunc. (TRF 3/ AC n 0093080-13.1992.4.03.6100/SP / Publicado no D.E. de 10.12.2010) (grifos em itlico)

Dessa forma, a deciso que suspende os efeitos da patente, mesmo que tendo uma natureza acautelatria, que, como dito, possui efeitos ex tunc, prejudicial a uma ao de contrafao dessa mesma patente. O fato de essas aes de nulidade de patentes possurem essa natureza tcnica que, muitas vezes, impossibilita o juzo federal de examinar o mrito da causa, sem o auxlio de um perito, faz com que no apenas as decises do juzo possam ser prejudiciais s aes de infrao, mas, dependendo do caso, tambm outros incidentes dessa ao possam ser considerados prejudiciais, como pareceres tcnicos do INPI, laudos periciais, dentre outros. Com efeito, outra possibilidade de prejudicialidade externa pode surgir da participao, frise-se, obrigatria, do INPI, nas aes de nulidade de patentes. Tal obrigatoriedade, como j mencionado, determinada pelo art. 57 da Lei da Propriedade Industrial3. O INPI, nessas aes de nulidade, atua como co-ru, na medida em que foi a Autarquia que concedeu a patente e que, se julgada procedente a ao de nulidade, ser condenada a anular a patente e a fazer as devidas anotaes e publicaes oficiais referentes a essa nulidade:

Art. 57 - A ao de nulidade de patente ser ajuizada no foro da Justia Federal e o INPI, quando no for autor, intervir no feito. 1 - O prazo para resposta do ru titular da patente ser de 60 (sessenta) dias. 2 - Transitada em julgado a deciso da ao de nulidade, o INPI publicar anotao, para cincia de terceiros.

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A nulidade da patente s poder ser declarada (ou decretada) por meio de ao perante a Justia Federal, com a participao do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI na lide, como determina do art. 57. (SIEMSEN, IDS-Instituto Dannemann. Comentrios Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p.123)

No caso, o INPI, aps ser devidamente citado, realiza um reexame do mrito da patente, luz dos argumentos e provas tcnicas apresentadas pelo autor, e, ao fim do exame, emite uma opinio sobre a validade ou nulidade da patente. Em outras palavras, o INPI verifica se, diante das provas apresentadas, a inveno preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicao industriais, alm de outras exigncias legais dispostas na LPI. Cabe esclarecer que, muito embora o INPI faa buscas e um rigoroso exame de mrito, durante o processo administrativo de concesso da patente, o que sugeriria uma exausto dessa anlise, pelo INPI, da validade da patente, no raro, o demandante de uma ao de nulidade apresenta documentos e provas que nunca haviam sido considerados pelo rgo, durante esse processo administrativo. Isso porque, o INPI, quando desse exame, consulta uma srie de bancos de dados especializados em patentes que obviamente no esgotam as informaes sobre as tecnologias tornadas acessveis ao pblico antes da patente. Assim, mesmo que o INPI tenha concedido a patente, perfeitamente factvel (e no raro) que a patente seja nula, pelo fato de o objeto patenteado no possuir novidade ou atividade inventiva, em relao a uma tecnologia mais antiga que, muito embora no tivesse sido detectada nas buscas feitas pelo INPI, nesse processo administrativo de concesso da patente, tivesse sido tornada acessvel ao pblico, por um paper cientfico de uma universidade, por uma divulgao em uma feira de tecnologia, ou por qualquer outro meio. Alm disso, tambm no improvvel que os tcnicos do INPI no tenham detectado uma patente antiga relevante, por um equvoco no critrio de busca ou pelo fato de essa patente antiga estar arquivada em uma classificao errada (em regra, as patentes so arquivadas nos bancos de dados especializados, por meio de classificaes internacionais). Lembrando que a regra : se a tecnologia patenteada no inovadora, frente a outras tecnologias conhecidas, no pode ser patenteada. 26

Com isso, esse reexame do mrito da patente (reexame porque o INPI j havia examinado a patente no processo administrativo de concesso da patente), realizado pelo INPI, quando da elaborao da sua contestao nessas aes de nulidade de patente, acaba, na maioria das vezes, sendo o primeiro exame realmente tcnico a respeito da validade da patente, feito no processo. Em outras palavras, esse reexame da patente feito pelo INPI se torna o primeiro indcio de validade ou de nulidade de uma patente, numa ao de nulidade. Por essa razo que, quando se ajuza uma ao de nulidade, sabe-se que a primeira prova a ser enfrentada pelos demandantes a anlise tcnica feita pelo INPI, quando da preparao de sua contestao. Assim, se o INPI, aps analisar tecnicamente as provas e alegaes trazidas pelo demandante, considerar que a patente nula, pode-se ter um indcio relevante da nulidade da patente. Cabe salientar que no se est ampliando o papel do INPI em uma demanda ou mesmo ousando substituir o exame do mrito feito pelo juzo, que, na maioria das vezes nomeia um perito, mas apenas ressaltando esse reexame tcnico feito pelo INPI, que a Autarquia competente para examinar e conceder patentes no Brasil, pode, na hiptese de claramente demonstrar a impossibilidade da inveno ser patenteada, consistir em um indcio da nulidade da patente. Alis, no se pode ignorar que h casos em que os examinadores de patentes do INPI cometem equvocos, em seu exame tcnico, produzindo pareceres tcnicos igualmente equivocados, em aes judiciais, que, ao longo da percia, so esclarecidos e refutados. De toda forma, uma manifestao do INPI, que, repise-se, concedeu a patente, mas, aps examinar os argumentos do autor, considerou a patente nula de pleno direito, traz, minimamente, para ser conservador, um indcio da nulidade do ttulo. Como reflexo desse indcio da nulidade da patente, pode ocorrer a prejudicialidade do mrito de uma ao de contrafao, envolvendo essa mesmssima patente, uma vez que h perspectivas de a ao de violao de patente ser julgada improcedente, pelo fato de a patente, causa de pedir da ao, ser nula. No entanto, antes de se aplicar a prejudicialidade, h sempre que se analisar o caso concreto e 27

verificar se, de fato, o parecer do INPI no deixa nenhuma dvida sobre a nulidade da patente, para que isso no se torne um artifcio ardiloso para injustamente suspender aes de violaes de patente, prejudicando legtimos titulares de direitos patentrios. H julgados aplicando a prejudicialidade externa e determinando a suspenso de aes de infrao de patente, tendo por base a manifestao do INPI pela nulidade da patente:

Com efeito, o douto juiz condutor do feito, ao suspender o processo ante a propositura de ao buscando a anulao da patente, registrou, com total acerto, que, se por hiptese for o pedido de nulidade l julgado procedente, no h infrao a justificar o pedido indenizatrio (fls. 342) De fato, e como de comum sabena, o Cdigo de Processo Civil dispe em seu art. 265 que suspende-se o processo: (...) IV quando a sentena de mrito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da declarao de existncia ou inexistncia da relao jurdica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente (grifo nosso). Por certo, e como bem se v, o legislador no condicionou que na suspenso do processo, em razo do julgamento de outra causa, esta deve ser anterior e estar em andamento, como o fez na hiptese da declarao de relao jurdica em que, de forma expressa, faz referncia a outro processo pendente. Ora, ainda que na ao indenizatria j tenha sido realizada percia tcnica, concluindo que o Navio Stena Drilmax I, explorado pelos agravados, infringe a patente PI 9502391-7, fato que, como faz ver o douto magistrado condutor do feito, segundo os documentos que esto s fls. 4.202/4.224, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, rgo responsvel pelo registro das patentes, conclui que deve ser a mesma anulada, em parecer tcnico que junta aos autos naquela Vara Federal (fls. 349 grifo nosso). Tal concluso, referendada na manifestao do juiz da causa s fls. 342, foi, por diligncia deste Relator, trazida aos autos, como se v s fls. 366/389, como destaque para as manifestaes do INPI, s fls. 388, e da Procuradoria Federal, s fls. 371. (...) Da, ter pautado o ilustre juiz condutor do feito com a cautela que o caso requer, levando em considerao que o pedido da ao indenizatria da ordem de milhes de reais, no havendo, por certo, precluso lgica para o julgador, que houve por bem decidir novamente sobre o pedido de suspenso do processo, ante a supervenincia do alegado fato novo, qual seja, a nulidade da patente pelo INPI. A vista do exposto, a Cmara nega provimento ao recurso. (trecho do v. acrdo de julgamento proferido nos autos do agravo de instrumento n 0009923-65.2011.8.19.0000 destacou-se grifos na origem)

Mais relevante que essa anlise feita pelo INPI, que, como j dito, parte nas aes de nulidade, o exame de mrito feito pelo juzo da causa que, como j dito, ,

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em regra, feito por um perito tcnico, sempre que o juiz no possui o conhecimento tcnico necessrio. Em regra, o resultado do exame pericial o principal fundamento para a sentena de mrito da ao de nulidade da patente, muito embora, em rarssimos casos, o juzo exera o seu direito de no ficar adstrito ao laudo pericial, devendo, nesses casos, sempre apresentar a devida fundamentao tcnica para isso. De toda forma, a anlise realizada pelo perito do juzo sobre a validade ou nulidade da patente deve levar em considerao todos os argumentos e provas apresentados pelo autor, assim como as alegaes e documentos trazidos pelo ru, titular da patente, e pelo INPI, que, repise-se, tambm ru nessa ao. O perito, aps fazer sua competente anlise tcnica da patente e das provas tcnicas dos autos, elabora um laudo tcnico, tendo sempre, por base, os quesitos tcnicos elaborados pelas partes, e, ao fim, demonstrando e concluindo se a patente nula ou vlida. Muito embora, como j dito, o juiz no precise ficar adstrito ao laudo pericial, para proferir sua sentena de mrito, um laudo confirmando a nulidade um indcio ainda mais forte que a posio do INPI, sobre nulidade da patente. Assim, um laudo pericial atestando a nulidade da patente tambm pode ser mais uma causa de prejudicialidade externa para a ao de violao de patente. Somando-se antecipao da tutela, aos pareceres do INPI e aos laudos periciais, obviamente que esto as decises de mrito tanto de primeira como de instncias superiores, que, como j dito, se procedente, anulam a patente com efeitos erga omnes e ex tunc, prejudicando, sem nenhuma dvida, as respectivas aes de infrao de patente. Como se observa, h diversos indcios que podem caracterizar momentos oportunos para a aplicao da prejudicialidade externa nas aes de contrafao de patente, que podem ir desde um parecer tcnico apresentado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) at decises de mrito proferidas por Cortes Superiores. Contudo, diante de todas essas possibilidades, como j dito, h sempre que se analisar o caso concreto e avaliar a real relevncia e impacto do indcio da nulidade 29

para o caso concreto, antes de se arguir a prejudicialidade externa. Isso porque, se no aplicada corretamente, a prejudicialidade externa pode se tornar uma perigosa ferramenta para suspender aes de infrao de patente e obstruir direitos reais de inventores.

3.3 Tempo de Durao da Suspenso por Prejudicialidade Externa das Aes Contrafaes de Patentes

Uma outra questo interessante o tempo de durao dessa suspenso, considerando-se que o art. 265, 5 do CPC, expressamente determina que o prazo limitado a 01 ano. Antes de se analisar em detalhes essa questo, importante lembrar que, quando essa regra foi estabelecida, na poca da criao do atual Cdigo de Processo Civil, h mais de 40 anos, havia uma quantidade relativamente pequena de processos, se comparada com a quantidade atual. Assim, muito provavelmente acreditava-se que o perodo de 01 ano fosse suficiente para a causa prejudicial ser julgada, enquanto a outra demanda prejudicada permanecesse suspensa aguardando o desfecho da prejudicial. Hoje em dia, a quantidade de processos aumentou exponencialmente (e continua aumentando), de modo que esse prazo de 01 ano ficou em descompasso com a realidade dos fruns. Na grande maioria dos casos, a aplicao desse curto prazo se torna incuo, na medida em que a causa prejudicada interrompe o seu processamento, por conta da suspenso por prejudicialidade, mas, 01 ano depois, retoma o andamento, sem que a causa prejudicial tenha sido julgada, e, dependendo do foro, sequer tenha avanado uma etapa processual. Nesses casos, permanece o risco de decises conflitantes. Com isso, uma prtica saudvel, que vem cada vez mais sendo utilizada, a flexibilizao desse prazo, possibilitando a renovao do prazo, enquanto a questo prejudicial perdura: 30

1. Estando a questo de prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, deve ser mantida a suspenso do processo, anteriormente determinada. (...) O fundamental que houve o reconhecimento de uma ao com natureza prejudicialidade externa, cujo bom senso e a busca da correta pacificao judicial recomendavam a suspenso do curso do processo. O ponto fundamental que deveria ser abordado, neste momento, era o exame da necessidade de se suspender, mais uma vez, o andamento processual ante o julgamento da ao anulatria de patente que tramita no Juzo Federal da 39 Vara do Rio de Janeiro. O resultado daquele julgamento prejudicial ao exame destes autos, o que j foi objeto de reconhecimento por voto do em. Ministro Massami Uyeda, acatado unanimidade pela eg. Corte atravs da sua 4 Turma. Com efeito, diante dessa realidade, este relator submeteu em sede de QUESTO DE ORDEM TURMA, na Sesso do dia 17-11-2009, o exame quanto necessidade de se renovar a suspenso processual, com as recomendaes ao em. Juiz Federal e ao Eg. Tribunal Federal de Recursos da 2 Regio para que priorizem os julgamentos que esto afetos sua jurisdio. (...) Incontestavelmente a ao anulatria de patente que tramita perante a 39 Vara Federal do Rio de Janeiro, aguardando julgamento do AI n 2008.02.01.018980-0 perante o eg. Tribunal Regional Federal da 2 Regio prejudicial ao julgamento destes autos. Qualquer que seja a deciso tomada poder estar em desconformidade com aquela prejudicial, surgindo decises conflitantes. Assim sendo, tendo em vista que (i) ainda permanece sem soluo a questo da prejudicialidade externa, (ii) a deciso da questo de ordem e (iii) que a agravante no apresentou qualquer argumento capaz de informar a deciso monocrtica que pretende ver reformada, entende-se que ela h de ser mantida ntegra por seus prprios fundamentos. (AgRg no REsp 742428/DF, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO - (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP))

Como se v, a Corte Especial, considerando os riscos de decises conflitantes, e sobretudo em nome dos princpios da segurana jurdica e instrumentalidade das formas, flexibilizou a aplicao do artigo 265, 5, do Cdigo de Processo Civil, autorizando a renovao do prazo do perodo de suspenso, por mais um ano, enquanto perdurarem as razes que a ensejaram. Assim, enquanto no houver uma deciso definitiva de mrito na ao de nulidade, que esclarea a questo prejudicial, a ao de infrao deve permanecer suspensa, aguardando esse provimento jurisdicional definitivo. Por outro lado, uma retomada prematura da marcha processual da ao de contrafao, alm de possibilitar a prolao de decises conflitantes, como j 31

mencionado, pode onerar desnecessariamente o Poder Judicirio, obrigando-o a praticar atos e proferir decises que podem ser absolutamente incuas no futuro, em caso de procedncia da ao de nulidade. No caso, no seria suspenso do feito ad aeternun, mas sim de renovao do prazo de suspenso, enquanto persistirem as razes que a ensejaram, sendo claro o risco de decises conflitantes entre a ao de contrafao e de nulidade da patente. Assim, haver insegurana jurdica, caso a ao de infrao tenha curso reiniciado. Isso porque, caso o ru da ao de violao de patente seja condenado ao pagamento de indenizao pela suposta infrao, bem como a se abster de explorar a tecnologia patenteada, e, no futuro, a Justia Federal venha reconhecer a nulidade dessa patente, eventual ttulo executivo proferido pelo juzo estadual ficar completamente esvaziado, tornando prejudicada a presente ao de infrao. Significa dizer que a renovao do prazo de suspenso, enquanto no houver uma deciso definitiva na ao de nulidade de patente, no trar insegurana jurdica, e sim garantir a segurana jurdica necessria para os litigantes. Alis, essa exatamente a mens legis do artigo 265, IV, a, do CPC, ao determinar a suspenso de um processo quando este depender do julgamento de outra causa, ou da declarao da existncia ou inexistncia da relao jurdica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse ponto, so preciosos os comentrios de Fredie Didier Jr, que entende que se a suspenso recomendvel, em razo do vnculo de subordinao lgica entre as causas pendentes, convm esperar pelo tempo que for necessrio:
Portanto, somente haver suspenso de um processo espera do outro se no for possvel reuni-los para processamento e julgamento simultneos. Essa suspenso deve durar no mximo um ano ( 5 do art. 265 do CPC). O magistrado, porm, deve observar com temperamento esta regra: se a suspenso recomendvel, em razo do vnculo de subordinao lgica entre as causas pendentes, convm esperar pelo tempo que for necessrio, desde que razovel, a deciso da causa prejudicial. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil 1. Bahia: JusPodivan, 2012. p. 600)

No diferente o entendimento de nossos Tribunais:

Por outro lado, no me parece, data venia das respeitveis manifestaes em contrrio, que o prazo de um ano seja absoluto e peremptrio. Em primeiro lugar,

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porque foi ele fixado pelo legislador nos j distantes idos de 1973, quando da aprovao do Cdigo de Processo Civil - se naquela poca ele poderia ser realista e razovel, diante do nmero muito menor de processos ento em andamento, hoje ele completamente inadequado em casos como o presente, que depende da soluo definitiva a ser dada a processo que depende do julgamento de recurso pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho (e a ele remetido j em 2006, conforme o documento de f. 65 dos autos). Como notrio (atraindo, assim, o que estabelece o art. 334, I, do mesmo CPC), o prazo de um ano ali previsto ser insuficiente para a soluo definitiva de qualquer feito que dependa da apreciao e do julgamento de um recurso pelos Tribunais Superiores brasileiros que, apesar da notvel capacidade de trabalho e do elevado conhecimento jurdico de seus ilustres componentes, no tm dado vazo por todos conhecida "exploso de litigiosidade" que infelizmente tem caracterizado o dia-a-dia da Justia brasileira. Em suma, por no ser razovel e no ser realista diante do tempo mdio REAL de tramitao dos feitos no Poder Judicirio de nosso pas, no se pode aplicar inflexivelmente e de forma absoluta o prazo de um ano aqui em anlise. (...) a prevalecer o entendimento de origem mais uma vez o novo processo dever ser extinto sem soluo de mrito, e assim sucessivamente at o trnsito em julgado da deciso proferida no primeiro de todos estes processos - o que, data venia, mostra-se sem qualquer razoabilidade e tambm contrria ao princpio da economia processual. Se assim , parece-me portanto prefervel, por ser mais sensato, prtico e razovel, adotar-se a corrente jurisprudencial oposta, que admite a suspenso neste primeiro processo, ora em exame, at o trnsito em julgado da deciso final proferida no processo que determinou a sua suspenso a segunda soluo possvel (que , repita-se, a soluo aqui pretendida pelo recorrente). Diante do exposto, d-se provimento, por maioria, ao presente recurso para tornar sem efeito a extino do feito, sem resoluo do mrito, e determinar o seu retorno dos autos ao MM. Juzo de origem e que o mesmo permanea suspenso, nos termos do artigo 265, IV, "a", do CPC, at o trnsito em julgado da deciso proferida no processo n 01552-2005-003-03-00-5. (TRT 3 Regio - Quinta Turma , Processo: 00015-2007-003-03-00-5/RO, Des. Revisor JOS ROBERTO FREIRE PIMENTA, j. 26.01.2010)

No julgado acima, reconheceu-se a importncia de flexibilizar a regra prevista no 5 do artigo 265 do CPC, sendo prefervel, por ser mais sensato, prtico e razovel, adotar-se a corrente jurisprudencial oposta, que admite a suspenso neste primeiro processo, ora em exame, at o trnsito em julgado da deciso final proferida no processo que determinou a sua suspenso. Nesse mesmo sentido, a terceira vice-presidncia do Tribunal de Justia do Rio de Janeiro proferiu uma deciso interessante, mantendo a suspenso de uma ao de contrafao de patente, mesmo expirado esse prazo de 01 ano, do 5 do artigo 265 do CPC:

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Na hiptese dos autos, o cerne da questo diz respeito prejudicialidade externa ainda pendente de julgamento, devendo ser mantida a suspenso do processo, anteriormente determinada. O resultado daquele julgamento na esfera Federal prejudicial ao exame destes autos. (TJ Terceira Vice-Presidncia , Medida Cautelar: 0039288-33.2012.8.19.000, Des. Terceiro Vice-Presidente ANTONIO EDUARDO F. DUARTE).

Por todo o exposto, a ao prejudicada, no caso, a ao de infrao de patente, deve permanecer suspensa enquanto a questo prejudicial se mantiver. A seguir sero analisados outros reflexos dessas aes de nulidade e contrafao de patentes.

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4 Outros reflexos da ao de nulidade na ao concomitante de infrao de patente

4.1 Da alegao da nulidade da patente como matria de defesa nas aes contrafao de patentes Uma peculiaridade das aes de violao de patentes, trazida pela Lei da Propriedade Industrial, consiste na possibilidade de o alegado infrator da patente, que, nessa ao ru, arguir incidentalmente a nulidade da patente, como matria de defesa, por exemplo, por falta de cumprimento dos requisitos de novidade e atividade inventiva, alm das eventuais alegaes de ausncia de violao:
Art. 56 (...) 1 - A nulidade da patente poder ser arguida, a qualquer tempo, como matria de defesa.

Assim, o acusado de violar a patente possui duas opes de defesa: (i) alegar incidentalmente, na prpria contestao, que a patente nula, comprovando ter a patente sido concedida em descordo com a Lei da Propriedade Industrial, por exemplo, pelo fato de a tecnologia patenteada j ser conhecida desde antes do depsito do pedido da patente no INPI (falta de novidade), e (ii) alegar que no h violao da patente, demonstrando que o produto ou o processo explorado pelo infrator no emprega a tecnologia patenteada (ou seja, que tratam-se de tecnologias distintas). No presente captulo, ser avaliada to somente a primeira opo, qual seja, a arguio incidental da nulidade da patente, como matria de defesa na ao de infrao, uma vez que esta pode gerar outros reflexos, alm da conexo por prejudicialidade, acima mencionada. Contextualizando, assim esclarece Jacques Labrunie:

"A Lei n. 9.279/96 trouxe uma disposio nova, de suma importncia, ao determinar, no 1, do art. 56, que a nulidade poder ser arguida, como matria de defesa a

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qualquer tempo. Como visto, a ao de nulidade de patente tem foro e rito prprios. Entretanto, j no direito anterior, estava prevista a possibilidade de o ru alegar a nulidade da patente, como matria de defesa, em ao criminal, nos termos do art. 188, do Decreto-lei n. 7.903/45. Nossos Tribunais entendiam que a absolvio do ru era absolutamente pertinente na ao criminal em que ficasse provada a nulidade da patente, pretensamente violada... A lei atual traz disposio idntica constante do art. 188, do revogado Decreto-lei n. 7.903, no que se refere possibilidade de a nulidade constituir-se matria de defesa na ao penal (art. 205). Apesar de no haver dispositivo expresso sobre tal possibilidade em eventual ao civil, o pargrafo nico do art. 56 permite expressamente a alegao de nulidade como matria de defesa, em qualquer juzo (criminal ou civil), pois nesse dispositivo no h restrio de tempo, justia, foro ou instncia. Conclui-se, sem sombra de dvida, que a nulidade pode ser alegada, atualmente, como matria de defesa, tambm no juzo civil" (LABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes - Condies legais de obteno e nulidades. Barueri: Manole, 2006. p. 129/131).

Nesse mbito, h julgados permitindo a alegao da nulidade da patente, como matria de defesa em aes de infrao de patente:
De outro lado, apesar da irresignao da apelante, entendo que a nulidade de patente pode ser arguida como matria de defesa em ao judicial, em nada ferindo a competncia da justia federal (art.56, 1, da LPI). Os fundamentos de decidir no transitam em julgado e poderia, como o fez a julgadora a quo, conhecer da alegao das rs para afastar a incidncia dos efeitos legais conferidos patente, ato jurdico de cunho administrativo. Tais efeitos constituem presuno legal juris tantum, refutvel por prova inequvoca de irregularidade, o que difere de declarar a nulidade da carta patente e retirar seus efeitos erga omnes em relao a terceiros estranhos lide, o que s pode ser feito na ao competente para tanto. (TJRS, AC 70008380420, Rel. Rogrio Gesta Leal, 14 Cmara Cvel, jul. 13.05.2004)

O Instituto Dannemann Siemsen ilustra que um exemplo tpico de tal situao aquele em que no curso de uma ao de infrao, o ru apresenta, como matria de defesa, documentos da tcnica anterior que provam ser a inveno objeto da patente j conhecida desde antes de sua data de depsito junto ao INPI. Em outras palavras, prova o ru que pratica aquela inveno no em violao da patente, mas, sim, com base em ensinamentos anteriores a ela e domnio pblico. (Comentrios Lei de Propriedade Industrial Comentada, Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 124). Ocorre que recentes julgados tem revolvido essa possibilidade de o juzo da ao de infrao examinar e julgar a validade de uma patente e tm levantado questes preliminares e prejudiciais de mrito interessantes, como a possibilidade de

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haver litispendncia com eventual ao de nulidade da patente e falta de competncia desse juzo para julgar essa questo.

4.2 Litispendncia

O STJ firmou jurisprudncia no sentido de que, para se configurar a litispendncia, faz-se necessria identidade de partes, de pedidos e de causas de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada trplice identidade, descaracteriza-se a litispendncia. In casu, a jurisprudncia do STJ assim entende: A teor do art. 301 do CPC, verifica-se a litispendncia quando h identidades de partes, de causa de pedir e do pedido entre duas ou mais aes. Se h fatos conexos, mas independentes entre si, possvel o ajuizamento de mais de uma ao, desde que a causa de pedir seja distinta. Nessa hiptese inexiste litispendncia. (STJ, AgRg no REsp 724.538/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2 Turma, jul. 12.06.2007, DJ 22.06.2007, p. 397) O Tribunal de Justia do Rio Grande do Sul j se manifestou sobre a necessidade de identidade entre as demandas para restar caracterizada a litispendncia:
BALAS BOAVISTENSE S/A ajuizou ao dita ordinria de absteno de uso de embalagem, cumulada com perdas e dados e pedido de antecipao de tutela contra SOBERANA INDSTRIA DE BALAS LTDA. Alega que explora o ramo de balas comestveis, tendo lanado no mercado, recentemente, as balas Hollander Cream. Ressalta que a embalagem, cor e disposio dos elementos que caracterizam os rtulos de tais balas so objeto de registro, como marca, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. (...) Na contestao, SOBERANA INDSTRIA DE BALAS LTDA. argui, preliminarmente, a litispendncia, tendo em vista que a presente ao cpia da ao ajuizada na comarca de Erechim, bem como conexo e continncia. (...) De acordo com o art. 301, 1, do CPC, verifica-se a litispendncia ou coisa julgada quando se reproduz ao anteriormente ajuizada. O 2, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispe que uma ao idntica outra quanto tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

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Outrossim, estabelece o 3, tambm do art. 301, do CPC, que h litispendncia quando se repete ao que est em curso. o caso dos autos. Consoante se observa da inicial da presente ao (fls. 02/11), em cotejo com a inicial da ao ajuizada na comarca de Erechim, n 68739 (fls. 317/328), h perfeita identidade entre as aes, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Como se v, ento, a autora est repetindo ao que se encontra em curso, tendo em vista que a ao ajuizada perante a comarca de Erechim foi despachada em 10.10.2001 (fl. 183), enquanto que a presente foi despachada em 29.04.2002 (fl. 63), restando perfeitamente caracterizada a litispendncia. (TJRS, AC 70004903027, Rel. Leo Lima, 5 Cmara Cvel, jul. 19.08.2004)

No que se refere alegao de nulidade da patente, como matria de defesa, em uma ao de contrafao, e prpria ao de nulidade da patente, ajuizada junto Justia Federal, apesar de se tratar de pedidos similares, quais sejam, pedidos de nulidade da patente, h outras questes que afastam a litispendncia entre essas aes de contrafao e aes de nulidade. Primeiramente, como j visto, o juzo da ao de infrao da patente no tem a necessria competncia para anular uma patente. Nesse contexto, apenas o juzo federal, nos termos do art. 57 da Lei da Propriedade Industrial e art. 109 da Constituio Federal, possui essa competncia anulatria da patente. Em segundo lugar, no h uma identidade perfeita entre as causas de pedir da ao de contrafao e da ao de nulidade da patente. Como muito bem definido por Llio Denicoli Schmidt, h sim uma identidade parcial entre essas causas de pedir que, muito embora seja suficiente para caracterizar a conexo entre essas demandas, insuficiente para torn-las idnticas:
O mesmo registro de marca que causa de pedir remota (ttulo que embasa o pedido) da ao de contrafao corresponde causa de pedir prxima (leso) deduzida na ao de nulidade. (SCHMIDT, Llio Denicoli. Da competncia em aes de propriedade industrial: Questes polmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Alm disso, o INPI que sequer figura na ao de violao de patente, litisconsorte necessrio na ao de nulidade da patente, nos termos do art. 57 da Lei da Propriedade Industrial Lei n 9.279/96. Ou seja, no h uma identidade total entre as partes dessas duas demandas. 38

Diante disso, o Tribunal de Justia do Estado de So Paulo j se manifestou, afastando a litispendncia de aes de nulidade e de infrao de patente:
Afasto tambm a preliminar de litispendncia, visto que so diversos os objetos da s aes pendentes entre as partes no se configurando a hiptese prevista no art. 301, 3, do Cdigo de Processo Civil. (TJSP, AC 9159218-33.2008.8.26.0000, Rel. Jos Carlos Ferreira Alves, 2 Cmara de Direito Privado, jul. 13.04.2010, DJ 20.04.2010)

Sendo assim, a alegao de nulidade, como matria defesa, em uma ao de infrao de patente, no torna essa demanda litispendente de uma ao prpria de nulidade dessa patente, ajuizada perante a Justia Federal.

4.3 Questes envolvendo a competncia do juzo da ao de violao de patente para apreciar a arguio incidental da nulidade

Como acima mencionado, o art. 56, pargrafo primeiro, da Lei da Propriedade Industrial, possibilita ao ru da ao de infrao arguir incidentalmente a nulidade, como matria de defesa, nos autos dessa mesma ao de contrafao. A questo levantada em alguns julgados, em especial, o acrdo do recurso especial n 1.132.449/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, se o juzo estadual teria a competncia para apreciar e julgar essa alegao incidental de nulidade apresentada ru, como matria de defesa, nos autos da ao de contrafao, ou se o ru teria necessariamente que propor uma ao prpria de nulidade da patente, perante a Justia Federal, e aguardar o julgamento dessa ao de nulidade, para utilizar esse argumento de defesa naquela ao de infrao de patente. Nesse acrdo de 13 de maro ltimo, a terceira turma do Superior Tribunal de Justia considerou que o juzo da ao de violao de patente no poderia reconhecer incidentalmente a nulidade de uma patente. Haveria que se ter uma ao de nulidade, proposta perante o juzo competente, que, pelo art. 57 da Lei da Propriedade Industrial, a Justia Federal, na medida em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) litisconsorte necessrio do titular da patente (lembrando que o 39

INPI quem concede as patentes, de modo que, se vitorioso o requerente da nulidade, o Instituto ser condenado a anular a patente e fazer os devidos registros oficiais de que a patente foi anulada):
Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, 1, a possibilidade de alegao de nulidade do registro como matria de defesa, a melhor interpretao de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido numa ao de discuta, na Justia Federal, a nulidade do registro. No faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competncia e a indispensvel participao do INPI, mas para o mero reconhecimento incidental da inviabilidade do registro no se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo, como bem observado pelo i. Min. Direito, equivaleria a conferir o registro perante o INPI uma eficcia meramente formal e administrativa. Importante observar tambm que essas consideraes no inviabilizam, de modo algum, o exerccio de eventual direito do ru, aqui recorrido, de utilizar o produto alegadamente contrafeito, caso seu registro seja de fato nulo. Basta, para tanto, que ele proponha, perante a Justia Federal, a competente ao de nulidade requerendo, conforme o caso, antecipao dos efeitos da tutela pretendida. Assim, seu comportamento seria lcito na origem e protegido, portanto, ab initio, por uma tutela de urgncia emanada da autoridade competente. Nessa hiptese, todo o peso de demonstrar a viabilidade de concesso da tutela antecipada recairia sobre o suposto contrafator, ou seja, sobre a parte que pretende atuar de maneira contrria ao registro formalmente expedido. Seria ele, portanto, que teria de demonstrar a verossimilhana de suas alegaes e a prova inequvoca de seu direito. Se as provasse, todo o investimento que fez, posteriormente, no desenvolvimento e comercializao do produto supostamente contrafeito estaria protegido. Na situao dos autos, tudo se inverteu. A recorrida, em lugar de obter prvia proteo, investiu em seu ilcito criando um fato consumado. Vale dizer, praticou um ato que, ao menos formalmente, teria aparncia ilcita (porque contrrio ao registro concedido pelo INPI) e, a partir disso, considervel parcela de seu faturamento passou a depender da venda do produto aparentemente contrafeito. Tal atitude transferiu ao titular do registro do desenho industrial todo o peso de requerer uma antecipao de tutela, tendo ele, que a priori seria vtima da contrafao, de comprovar a verossimilhana de seu direito, a intensidade de seu prejuzo e assim por diante. O fato consumado criado pelo recorrido estabeleceu, inclusive, um receio adicional ao julgador, j que deferir liminarmente a busca e apreenso dos bens indevidamente copiados poderia gerar prejuzos incomensurveis r, com a paralisao de sua produo, reflexos na gerao de empregos e assim por diante. Todas essas consequncias, conquanto paream graves, foram geradas pela prpria r que, mesmo diante de um registro vigente no INPI (ainda que irregular), optou por simplesmente copiar o produto em lugar de buscar proteo judicial prvia sua conduta. No assim que tem de se comportar o sistema em um Estado Democrtico de Direito. A discusso sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da Lei, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judicirio, deve ser empreendida em ao proposta perante a Justia Federal, com a participao do INPI na causa. Sem essa discusso, os registros emitidos por esse rgo devem ser reputados vlidos e produtores de todos os efeitos de direito.

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Destarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o TJ/PR violou a regra do art. 57 da LPI.

Como se observa, o acrdo do Superior Tribunal de Justia tirou a eficcia do art. 56, 1, da Lei da Propriedade Industrial. Ou seja, eliminou a possibilidade de o ru de uma ao de infrao de patente se defender, nesses autos da ao de violao, alegando exclusivamente que a patente em questo nula. Segundo o entendimento dessa terceira turma do STJ, a nulidade da patente s poderia ser arguida, como matria de defesa, na ao de violao de patente, caso o ru tambm ajuizasse uma ao prpria, de nulidade dessa patente, perante a Justia Federal do Rio de Janeiro. Alm da propositura da ao de nulidade da patente, o acrdo ainda menciona a necessidade de o ru da ao de contrafao requerer e obter uma antecipao dos efeitos da tutela junto Justia Federal, para que os efeitos da patente alegadamente violada sejam suspensos. Nesse sentido, somente aps (e se) essa antecipao de tutela fosse concedida pelo juzo federal, a defesa na ao de infrao de patente, tendo por base a nulidade da patente, estaria devidamente fundamentada, de modo que poderia ser exercida. O acrdo acima, apesar de apresentar um nobre intuito de preservar e valorizar os direitos patentrios, que, como j dito, so concedidos a seus titulares aps um longo e rigoroso exame de mrito realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), acaba por cercear a defesa daqueles acusados de violarem patentes. Sobre esse tema, Cassio Scarpinella Bueno comenta da necessidade de o ru exercer sua defesa de forma eficaz:
No h razo para deixar de entender a ampla defesa, mais ainda a partir do que se ocupou de demonstrar o n.5, supra, a respeito do princpio do contraditrio, como a garantia ampla de todo e qualquer acusado em sentido amplo (que a nomenclatura mais empregada para o processo penal) e qualquer ru (nomenclatura mais utilizada para o processo civil) ter condies efetivas, isto , concretas de se responder s imputaes que lhe so dirigidas antes que seus efeitos decorrentes possam ser sentidos. Algum que seja acusado de violar ou, quando menos, de ameaar violar normas jurdicas tem o direito de se defender amplamente. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil 1. So Paulo: Saraiva, 2011. p. 149)

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Assim, ao obrigar o ru da ao de contrafao a propor uma nova demanda, perante outro juzo, apenas para se defender nessa ao de infrao, quando a lei no faz essa exigncia, ou seja, a lei permite ao ru calcar sua defesa apenas na nulidade da patente, sem a necessidade de uma nova ao, pe uma limitao adicional nas possibilidades de defesa do ru, que viola o princpio constitucional da ampla defesa. Cabe repisar que essa alegao da nulidade da patente, como matria de defesa em uma ao de contrafao, como j dito, no produz aqueles efeitos erga omnes (atinge a todos) e ex tunc (como se nunca tivesse existido) que so gerados por uma ao de nulidade ajuizada perante a Justia Federal, mas to somente o efeito de a patente no se tornar oponvel ao ru. Assim, caso essa alegao do ru de nulidade da patente, como matria de defesa, nos autos da ao de infrao de patente, seja acatada pelo juzo da ao de infrao, a deciso final do juzo ter sempre um efeito apenas inter partes. Nesse caso, a patente ser inoponvel ao ru, mas continuar vigendo no mundo jurdico, podendo, mesmo, ser oponvel a terceiros que no fizeram parte dessa ao judicial e da relao jurdica com o ru. Como esclarecido por Luiz Guilherme de A. V. Loureiro, caso o juzo acate os argumentos da nulidade apresentados pelo ru, a demanda de infrao de patente dever ser julgada improcedente, uma vez que a patente no poder ser oponvel ao ru:
Nesse sentido, o 1 do art. 56 dispe que a nulidade da patente poder ser argu ida, a qualquer tempo, como matria de defesa. Assim, o ru numa ao de contrafao ou de indenizao, poder alegar na contestao, ou mesmo aps essa fase, a nulidade da patente sobre a qual se baseia a ao. Constituindo uma simples questo prejudicial, o juiz dever necessariamente apreciar a arguio antes de prolatar a sentena final. Se ele reconhecer que a patente nula, a ao de contrafao ou de indenizao ser necessariamente julgada improcedente. No entanto, sobre a nulidade assim reconhecida no incide a fora julgada e, portanto, seus efeitos no se projetam para fora do processo e a questo pode ser apreciada novamente em outro processo. Por outro lado, pode o ru apresentar a questo prejudicial (nulidade da patente) na forma de uma ao declaratria incidental, que ser recebida e julgada junto com o pedido principal (no exemplo a contrafao ou a indenizao por explorao indevida da patente), desde que o juiz seja competente em razo da matria (art. 470, II, do CPC), ou seja, desde que se trate de um juiz federal (art. 57 da Lei de Propriedade Industrial). (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V.. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. So Paulo: Lejus, 1999. p. 130)

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Com isso, a finalidade dessa defesa na ao de contrafao no anular a patente do autor, mas to somente impedir a patente, causa de pedir da ao de infrao, de gerar efeitos sobre o ru, prejudicando as suas atividades econmicas, como, por exemplo, a fabricao ou comercializao de determinado produto no mercado brasileiro. Caso o ru, por outro lado, pretenda realmente anular essa patente, de modo que a patente desaparea do mundo jurdico (erga omnes), como se nunca tivesse existido (ex-tunc), ter que ajuizar uma ao prpria na Justia Federal, que, como j mencionado ter necessariamente a presena do INPI no polo passivo. Nessa hiptese, no h como negar que essa deciso do Superior Tribunal de Justia ratifica a conexo por prejudicialidade entre aes de nulidade e aes de contrafao de patentes. Como j vimos, h prejudicialidade entre as aes de nulidade e de contrafao de patentes, na medida em que possuem uma identidade, ainda que parcial, da causa de pedir:
Pode ocorrer que o mesmo registro de marca ou a mesma patente que fundamenta a ao de absteno de uso e indenizao em curso na Justia Estadual seja questionada em ao de nulidade proposta pelo ru perante a Justia Federal. H prejudicialidade entre estas aes? A nosso ver sim. A nulidade, se declarada, retroage data do depsito do pedido de registro ou da patente (arts. 48 e 167 da Lei 9.279/96) e seu titular considerado como nunca tendo adquirido direito algum sobre a marca ou inveno. A nulidade do ttulo questo subordinante e logicamente antecedente a qualquer ao em que se procura assegurar sua eficcia, como o caso da ao de contrafao perante a Justia Estadual. Ningum pode ser condenado a cessar o uso ou pagar indenizao por infringir um ttulo invalido. (SCHMIDT, Llio Denicoli. Da competncia em aes de propriedade industrial: Questes polmicas. In: ROCHA, Fabiano de Bem da (Coord.). Captulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 387p. p.29-52.)

Uma vez que essas aes no podem ser reunidas, ressalvadas as hipteses em que ambas as aes j tenham sido propostas na Justia Federal, nos termos do art. 109 da CF, ocorre a prejudicialidade externa, como tambm j mencionado. No custa repisar que a prejudicialidade externa deve ser sempre aplicada, respeitando-se os indcios, no caso concreto, da nulidade da patente em questo.

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Nesse sentido, h que se ter indcios claros da questo prejudicial que, no presente caso, se referem nulidade da patente. Apesar de esse acrdo do Superior Tribunal de Justia ratificar a prejudicialidade da ao de nulidade sobre a de infrao, exagera no rigor e na limitao desses indcios, ao exigir que haja uma concesso de liminar, antecipando os efeitos da tutela, pela Justia Federal, suspendendo os efeitos da patente, para que a questo da nulidade da patente se tornar prejudicial e mesmo relevante ao de infrao de patente. Nessa linha do acrdo, o formalismo da concesso da liminar deixa de lado indcios importantes da nulidade da patente, como o parecer tcnico sobre a validade ou nulidade da patente que apresentado pelo INPI, litisconsorte necessrio dessas aes de nulidade, e, principalmente, o laudo pericial apresentado pelo perito tcnico do juzo dessa ao de nulidade. Como j dito, no momento da concesso da liminar, no incio do processo, os argumentos tcnicos da nulidade da patente que apontam a verossimilhana das alegaes da nulidade da patente podem ser sobrepostos por argumentos do risco de dano irreparvel ou de difcil reparao, nos termos do art. 273 do CPC, de modo que a concesso da liminar, antecipando os efeitos da tutela, no necessariamente significa que aquele juzo federal esteja convencido da nulidade da patente, mas, to somente, que o juzo tenha vislumbrado uma fumaa do bom direito (fumus boni iuris) e considerado que h grave risco de dano irreparvel ou de difcil reparao (periculum in mora), julgando necessrio, naquele momento, manter o status quo. Assim, a efetiva avaliao da nulidade da patente fica para as etapas posteriores do processo, quando o INPI far seu parecer tcnico e, mais importante ainda, quando o perito do juzo examinar o mrito tcnico e apresentar seu laudo pericial, indicando se a patente vlida ou nula. Muito embora concordemos que a concesso de uma liminar, suspendendo os efeitos de uma patente, prejudique sim uma ao concomitante de infrao de patente, o fato de a deciso que antecipa os efeitos da tutela no necessariamente dar nfase maior na nulidade da patente, mas nos riscos de dano, h que se tambm considerar outras causas de prejudicialidade, no mencionadas pelo acrdo, mas que so

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diretamente relacionadas nulidade da patente, objeto de defesa do ru na ao de infrao. No caso, o INPI que litisconsorte passivo necessrio nessas aes de nulidade, aps ser devidamente citado, realiza um reexame do mrito da patente, luz dos argumentos e provas tcnicas apresentadas pelo autor, e, ao fim desse exame, emite uma opinio sobre a validade ou nulidade da patente. Caso o reexame tcnico da patente conclua que o objeto da patente no preenche os requisitos legais, passa-se a ter um indcio relevante, na ao de nulidade, de que a patente, causa de pedir da ao de infrao, nula. Mais uma vez, no se est aqui alargando o papel do INPI em uma demanda ou mesmo ousando substituir o exame do mrito feito pelo juzo, que, na maioria das vezes, nomeia um perito, mas apenas o fato de que o INPI, aps ter concedido a patente, examinou os argumentos do autor e considerou a patente nula de pleno direito, traz um indcio da nulidade dessa patente. Assim, esse indcio da nulidade origina tambm um indcio de que o mrito de uma ao de contrafao envolvendo essa mesma patente pode ser prejudicado. Nessa esteira de anlises tcnicas, h que se tambm considerar o exame de mrito feito pelo juzo da causa que, em regra, realizado por um perito tcnico, sempre que o juiz no possui o conhecimento necessrio. Trata-se de um exame ainda mais relevante que o conduzido pelo INPI. Nesse caso, o perito elabora um laudo tcnico tendo, por base, os quesitos tcnicos elaborados pelas partes, e, no final, conclui se a patente nula ou vlida. Esse laudo pericial atestando a nulidade da patente tambm pode ser mais uma causa de prejudicialidade externa para a ao de violao de patente. Diante disso, deve-se flexibilizar a interpretao dada pelo Superior Tribunal de Justia, no seu acrdo n 1.132.449/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, considerando que no h uma necessidade de o ru de um ao de contrafao de patente ajuizar uma nova ao de nulidade perante a Justia Federal, para exercer sua defesa nos autos daquela ao de contrafao, quando o argumento for a nulidade da patente. Por outro lado, tendo esse ru optado por ajuizar a ao de nulidade, h que se avaliar cuidadosamente os indcios e incidentes processuais relacionados 45

nulidade da patente que possam prejudicar a ao de contrafao. Nesse caso, devem ser avaliados desde a manifestao do INPI at decises de mrito de Cortes Superiores, passando por liminares que venham a suspender os efeitos da patente, laudos periciais que venha a confirmar a nulidade da patente e sentenas de mrito, para aplicar oportunamente a prejudicialidade de uma ao de nulidade em relao a uma ao de infrao de patente. Contudo, como j mencionado, h que se aplicar corretamente esse instituto da prejudicialidade externa, sempre atento aos detalhes do caso concreto, para que isso no se torne uma perigosa ferramenta para suspender aes de infrao de patente e obstruir direitos reais de inventores. H que se ressaltar, por fim, que foram opostos embargos de divergncia contra esse acrdo n 1.132.449/PR que ainda esto pendentes de julgamento no Superior Tribunal de Justia.

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5 Concluses
Apesar de a ao de infrao e a ao de nulidade de patente terem finalidades diversas, uma vez que a primeira visa basicamente a obter um provimento jurisdicional para coibir e garantir uma justa indenizao pela explorao no autorizada de uma tecnologia patenteada, enquanto a ao de nulidade objetiva anular um direito patentrio que teria supostamente sido concedido de forma indevida, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), essas aes apresentam uma inter-relao que gera uma srie de reflexos e efeitos que podem prejudicar seus processos e resultados. Como principal reflexo ou efeito, cabe citar a conexo por prejudicialidade, na medida em que a ao de nulidade, se julgada procedente, anula a patente que o direito violado na ao de infrao, com efeitos erga omnes e ex tunc, no havendo, portanto, mais mrito de violao a ser examinado na outra ao. Com isso, a ao de contrafao depende de um resultado improcedente da ao de nulidade (confirmando a validade da patente) para que o julgamento do mrito da infrao da patente seja concludo. Na medida em que essas aes de nulidade e infrao de patente so, em regra, ressalvadas as hipteses do art. 109 da CF, processadas em juzos com competncia absoluta distintas, sendo, portanto, inderrogveis, e no podendo ser reunidas em um mesmo juzo, resta a aplicao da prejudicialidade externa. Nesse sentido, h vrios indcios nas aes de nulidade de patente que podem ensejar a prejudicialidade externa, indo desde uma manifestao do INPI at decises de mrito de Cortes Superiores, passando por liminares que venham a suspender os efeitos da patente, laudos periciais que venha a confirmar a nulidade da patente e sentenas de mrito. Mesmo no restando dvidas quanto ao fato de uma ao de nulidade ser prejudicial uma ao de infrao de patentes, a aplicao da prejudicialidade externa, e a consequente suspenso da ao de infrao, deve ser analisada com muita cautela, sempre levando em conta as peculiaridades do caso concreto, para que aes 47

de violao de patentes no sejam desmedidamente suspensas, prejudicando direitos legtimos de inventor, por conta de manobras processuais.

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