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Mdulo 7: Nuevas cuestiones, casos y debates importantes

Las patentes y la poltica en materia de ciencia y tecnologa En nuestra vida cotidiana utilizamos invenciones patentadas, desde el proceso qumico que se utiliza para la fabricacin del jabn que usamos, hasta los diferentes tipos de artculos utilizados en nuestros hogares, tales como los reproductores de DVD y el televisor, que implican la utilizacin de un producto o proceso patentado. Las polticas nacionales en materia de ciencia y tecnologa definen el rumbo estratgico del pas en lo tocante a la transferencia de tecnologa al sector privado, ya sea desde de las empresas privadas o desde las universidades en las que se lleva a cabo una labor investigadora, que permite llevar cabalmente a la prctica los resultados del trabajo de investigacin en diferentes productos tecnolgicos que posteriormente sern comercializados y promocionados, creando as fuentes de trabajo, generando ingresos en sus distintas etapas y, ms importante an, generando conocimientos. El uso de invenciones patentadas en las investigaciones que se lleven a cabo en el marco de la investigacin universitaria, ser objeto de examen en funcin de diversas polticas y de la importancia que reviste la poltica nacional en materia de ciencia y tecnologa para establecer ciertas normas y reglamentos que fomenten el crecimiento econmico. La poltica en materia de ciencia y tecnologa puede describirse como una estrategia para desarrollar y aplicar conocimientos cientficos y polticas tecnolgicas y presupuestarias slidos as como para trabajar en forma conjunta con el sector privado, con los gobiernos estatales y locales, con las comunidades cientficas y de educacin superior, y con otras naciones en pos de esa meta.1 Este tipo de planificacin estratgica a nivel nacional comprende a las oficinas de propiedad intelectual y a las oficinas de transferencia de tecnologa como parte de una combinacin de recursos y herramientas para el avance tecnolgico.2 Sin embargo, a nivel comunitario, la propiedad intelectual desempea una funcin importante a travs de las patentes, especialmente en lo que respecta a los avances tecnolgicos a nivel institucional. Las instituciones educativas y de investigacin, como por ejemplo, las universidades, utilizan la informacin que se deriva de las patentes principalmente como una fuente de conocimientos. Las patentes constituyen el recurso tcnico individual ms completo del mundo. En este momento hay ms de 45 millones de documentos de patente, la mayora de los cuales son la primera y nica publicacin de la invencin tal y como fue descrita. En general los documentos de patentes difunden la informacin ms reciente. Esto se debe al hecho de que los solicitantes siempre tratan de presentar sus solicitudes lo antes posible en virtud del principio que establece que la patente se conceder al primero que la solicite. Dado que en los documentos de patente se suele difundir toda la informacin sobre las nuevas invenciones antes que en otras fuentes documentales de informacin tecnolgica, esos documentos resultan de mxima utilidad para los investigadores que trabajan en los mbitos de la investigacin o de la tecnologa, que son sumamente competitivos, as como para los estudiantes cuya actividad se relacione con un campo en el cual se registran rpidos avances. Por ejemplo, la patente correspondiente a la invencin de la televisin llevada a cabo por Baird se public en 1923 y tard cinco aos en divulgarse por otro medio escrito.

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www.ostp.gov www.ostp.gov

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As, las instituciones educativas, como las universidades y las instituciones de investigacin, pueden utilizar, con diferentes propsitos, las patentes y la informacin derivada de las patentes durante el proceso de investigacin y desarrollo. En este mdulo abordaremos las cuestiones relativas a las polticas y los conflictos inherentes a la gestin de las patentes y de la propiedad intelectual dentro del proceso de transferencia de tecnologa desde las universidades al sector privado; cmo se utilizan las patentes y la informacin derivada de las patentes en la investigacin a nivel institucional y, por ltimo, analizaremos la manera en que funcionan las normas tcnicas y las patentes, habida cuenta de que casi todos los productos en se encuentran en el mercado han sido desarrollados en cumplimiento de una o varias normas tcnicas. Estas normas, que suelen entraar la utilizacin de productos patentados, sern estudiadas ms detalladamente, al igual que la forma en que esas normas funcionan, especialmente con relacin al proceso de comercializacin.

II. Transferencia de tecnologa de las universidades al sector privado A pesar de que las iniciativas de patentamiento (formal) por parte de las universidades son relativamente escasas, la mayor importancia que se atribuye a la obtencin de patentes respecto de las invenciones realizadas en el mbito universitario y a la consiguiente concesin de licencias de tales patentes a favor de empresas, ha planteado una serie de preocupaciones comunes a los pases de la OCDE (Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos) como a otros pases. Tales preocupaciones abarcan desde cuestiones relacionadas con la incidencia que puedan tener las actividades de patentamiento en la misin tradicional de las universidades, su efecto en la orientacin de las investigaciones y en los costos y beneficios reales que genera la solicitud de patentes y la concesin de licencias, hasta los efectos que dichas actividades pueden tener en la difusin de los resultados de investigaciones financiadas con fondos pblicos y en el acceso a esos resultados. A un gran nmero de los avances cientficos y tecnolgicos desarrollados en el mbito de las universidades y de los institutos pblicos de investigacin no se les da una utilidad prctica, a algunos de ellos se los considera solamente como logros acadmicos, aun cuando se han invertido importantes fondos pblicos en la financiacin de las investigaciones. El problema principalmente reside en el hecho de que la labor investigadora no est vinculada a la aplicacin comercial de los resultados de la investigacin. El xito comercial depende en gran medida del seguimiento que se realice por parte de las empresas y de la industria. Sin la participacin del sector comercial, los beneficios que pueden obtener las instituciones de investigacin son escasos. Esto ocasiona una dilapidacin de fondos y un sistemtico crculo vicioso de rendimiento decreciente. Las polticas estatales deberan fomentar la colaboracin y la cooperacin entre las instituciones acadmicas, las instituciones de investigacin y la industria, a travs de la concesin de licencias y otras formas de transferencia de tecnologa, de actividades de investigacin conjunta y del intercambio de conocimientos. En las naciones en desarrollo, la relacin entre la investigacin universitaria y el desarrollo econmico nacional es particularmente importante debido a la escasez de recursos para la investigacin y el desarrollo en los sectores comerciales, as como a la relativa ausencia de inversin extranjera en el sector tecnolgico y en el sector pblico de investigacin y desarrollo.3

Intellectual Property - a power-tool for economic growth, Captulo 4, pg. 94-96.

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Qu es la transferencia de tecnologa? La transferencia de tecnologa se define como un proceso complejo, que implica la transmisin de conocimientos codificados, de conocimientos tcnicos y de tcnicas de gestin.4 Habida cuenta de que el proceso de transicin de las economas basadas en la manufactura hacia una economa basada en el conocimiento no ha finalizado an, la gestin de la propiedad intelectual desarrollada en el mbito universitario cumplir una funcin cada vez ms significativa. Por otra parte, cobra cada vez ms importancia que los pases desarrollen polticas y programas estratgicos tendientes a mejorar el desarrollo econmico a travs de la transferencia de tecnologa desde las universidades locales en las que se desarrolla una labor de investigacin y, a medida que las instituciones acadmicas se conviertan en centros de coordinacin para el desarrollo econmico, la transferencia de tecnologa se convertir en una herramienta indispensable. Cul ha sido la incidencia de la propiedad intelectual y de la transferencia de tecnologa sobre el rumbo que toma la labor de investigacin? Los estudios cuantitativos tienden a mostrar que el patentamiento ha llevado a las universidades a realizar mayores investigaciones aplicadas.5 Al lograr que la investigacin universitaria se torne ms receptiva a la economa, se corre el riesgo de perjudicar la investigacin bsica? Por un lado, varios estudios realizados en los Estados Unidos de Amrica han revelado que las universidades y los investigadores que ms han aumentado la presentacin de solicitudes de patentes coinciden con los que mayores beneficios obtuvieron con las publicaciones acadmicas y la contratacin de sus estudiantes. Por otro lado, el porcentaje de patentes acadmicas citadas en otras patentes cay (respecto del promedio) en los Estados Unidos entre principios del decenio de 1980 y finales del decenio de 1990, siendo ahora inferior al porcentaje de citas de patentes concedidas a las empresas. Esto sugerira una posible cada del nivel de calidad de la investigacin pblica o, al menos, de sus invenciones patentadas. Tambin podra reflejar la falta de experiencia de las oficinas de transferencia de tecnologa de reciente creacin.

La transferencia y la comercializacin de la tecnologa entendidas como un proceso El proceso de transferencia de tecnologa incluye la identificacin de nuevas tecnologas, la proteccin de las tecnologas por medio de patentes y derechos de autor y la formulacin de estrategias de desarrollo y de comercializacin, como es la comercializacin y concesin de licencias a favor de las empresas del sector privado o la creacin de nuevas empresas basadas en la tecnologa. La informacin derivada de las patentes, como se seal anteriormente, puede utilizarse durante este proceso, con diversos fines, como por ejemplo, para:
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Aportar soluciones a los problemas tcnicos Identificar las tecnologas alternativas Evaluar las tecnologas especficas que se ofrezcan para su adquisicin Identificar los derechos que pertenecen al dominio pblico Identificar el potencial de patentabilidad de actividades de investigacin y desarrollo en las primeras etapas del desarrollo Evitar el riesgo de la duplicacin de las actividades de investigacin y desarrollo

http://www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/PP/PP_3CH_05.pdf University to industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. Ajay Aggrawal, http://www.rotman.utoronto.ca/Ajay.Agrawal/Documents/Agrawal-IJMR.pdf

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Solucionar potenciales conflictos en materia de patentes Prestar asistencia en el desarrollo y la comercializacin de nuevos productos Supervisar las tendencias en investigacin y desarrollo Supervisar el xito de las actividades de investigacin y desarrollo que hayan sido objeto de financiacin.

Este proceso suele ser gestionado por una oficina de transferencia de tecnologa o centro de gestin. Estos centros proporcionan varios servicios, entre los que figuran: la elaboracin y el depsito de acuerdos en materia de patentes y derechos de autor; la determinacin de la patentabilidad (incluida la recepcin de las divulgaciones que se realizan en el contexto de una solicitud de patente, realizacin de bsquedas de patentes as como la presentacin de solicitudes de patente) tanto a nivel nacional como internacional; la evaluacin e identificacin del potencial comercial de una invencin; la obtencin de una adecuada proteccin por medio de patentes; la bsqueda de socios idneos para el desarrollo comercial.

En el marco del proceso de transferencia de tecnologa y de generacin de ingresos mediante la comercializacin de los derechos de propiedad intelectual, se deben responder varias preguntas antes de proceder a solicitar una patente para una invencin. Para determinar cul es el valor de la invencin, si puede explotarse en forma rentable, y si existen posibles compradores, habr que realizar un estudio de mercado respecto de los productos resultantes de la invencin y del ciclo de vida til del producto. En el supuesto de que una invencin tenga valor, la institucin que la ha desarrollado dispondr de las siguientes opciones de comercializacin y promocin: Vender los derechos de patente; Conceder una licencia para la explotacin de los derechos de propiedad intelectual; Celebrar un contrato de empresa conjunta o de colaboracin; Crear parques tecnolgicos o incubadoras de negocios; Colaborar con empresas de la Universidad.

Para una colaboracin exitosa en el marco de un proceso de transferencia de tecnologa, tambin es preciso contar con varios elementos indispensables. Generalmente se necesitar una estrategia de negocios o un especialista en desarrollo comercial, especialistas en comercializacin, cientficos (investigadores, asistentes de investigacin, estudiantes, graduados, becarios doctorados e investigadores invitados), especialistas en produccin y en finanzas y abogados especializados en el mbito del derecho de propiedad intelectual, ms especficamente, abogados especializados en patentes. Estos son los requerimientos en el mbito de la institucin. Fuera de dicho mbito, se necesitar la colaboracin de patrocinadores (industria, gobierno y otras organizaciones) como, por ejemplo, las oficinas nacionales de patentes.

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Creacin de una masa crtica en materia de gestin de la propiedad intelectual A fin de superar la brecha existente entre la invencin y la comercializacin, las universidades han establecido oficinas de transferencia de tecnologa (OTT), han designado intermediarios, dentro de los propios campus universitarios o fuera de ellos, que desempearn una amplia gama de funciones. Muchas universidades bien establecidas cuentan con oficinas de transferencia de tecnologa o centros de gestin encargados de la proteccin y el desarrollo comercial de las invenciones y las creaciones, que abarca desde la concesin de licencias de patentes hasta la gestin de contratos de investigacin. Estos centros posibilitan la creacin de una masa crtica en la gestin de la propiedad intelectual. En un informe elaborado por la Organizacin de Cooperacin y de Desarrollo Econmicos (OCDE) respecto de la solicitud de patentes y la concesin de licencias por parte de las instituciones pblicas de investigacin,2 se constata que existe una gran diversidad en cuanto a la estructura y organizacin de las OTT entre los diferentes pases, e incluso dentro de cada pas (por ejemplo, oficinas dentro o fuera del campus universitario, intermediarios independientes, OTT dedicadas al sector industrial y OTT regionales), aunque la mayor parte de ellas son al parecer instituciones in situ, que han sido previstas a tales efectos, y que forman parte de la universidad o institucin de investigacin. Muchas de esas oficinas estn en su etapa de formacin; la mayora de ellas se crearon hace menos de 10 aos y cuentan con un personal a tiempo completo conformado por menos de cinco miembros. Aun as, el nmero de OTT est en alza a razn de una por ao en cada institucin. En cuanto a los resultados, en el informe de la OCDE se muestra que existe una enorme variacin en lo que respecta al volumen de las carteras de patentes, as como a lo que atae a los ingresos obtenidos a partir de la concesin de licencias. En el ao 2000, los Estados Unidos de Amrica aventajaban en gran medida a los dems pases de la OCDE en lo atinente al nmero de patentes obtenidas por las instituciones acadmicas: las universidades y los laboratorios federales obtuvieron ms de 8.000 patentes (lo que representa el 5% del total de patentes concedidas, y el 15% en lo que respecta a las patentes en el mbito de la biotecnologa). El patentamiento por parte de instituciones acadmicas en otros pases, medido en relacin con el nmero de patentes concedidas a las entidades pblicas de investigacin, fue de apenas un centenar de patentes en el Japn, los Pases Bajos y Suiza, hasta aproximadamente unas 1.000 en los laboratorios pblicos alemanes y en las entidades de investigacin coreanas en el perodo 2000-2001. Si bien las principales universidades y entidades pblicas de investigacin de pases como los Estados Unidos, Alemania y Suiza pueden ganar millones de dlares o de euros en concepto de ingresos por la concesin de licencias, las ganancias son extremadamente desproporcionadas siendo unas cuantas invenciones exitosas las que aportan la mayor parte de los ingresos. Adems, los ingresos derivados de las licencias de invenciones acadmicas siguen siendo relativamente reducidos en comparacin con los presupuestos globales destinados a la investigacin. Por consiguiente, el patentamiento en las universidades se relaciona ms con la promocin de la investigacin y la transferencia de tecnologa a la industria que con la generacin de beneficios. En efecto, la experiencia de los Estados Unidos muestra que en el mbito de las OTT el punto de equilibrio se sita entre los cinco y siete aos. Uno de los principales obstculos para el desarrollo de las OTT es la contratacin de profesionales experimentados en la transferencia de tecnologa. No solo escasean los profesionales con esas aptitudes sino que en ciertas oportunidades las normas laborales y las escalas salariales de la administracin pblica impiden que las entidades pblicas puedan ofrecer salarios competitivos a tales profesionales. No obstante, los gobiernos estn

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adoptando medidas tendientes a ayudar a las universidades a desarrollar sus capacidades de gestin en materia de propiedad intelectual. Tanto Dinamarca como Alemania han invertido varios millones de euros en la creacin de oficinas de transferencia de tecnologa agrupadas en torno a ciertas regiones o a sectores como la biotecnologa. A su vez, el gobierno del Reino Unido ha aumentado los gastos de formacin en materia de gestin de la propiedad intelectual en las universidades. Incluso en los Estados Unidos y el Japn6 las universidades pagan tasas reducidas para la solicitud de patentes. Las oficinas nacionales de patentes tambin asisten a las universidades en la tarea de formacin en materia de propiedad intelectual.

Transferir la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a las instituciones universitarias no soluciona todos los problemas Incitar a las universidades a comercializar los resultados de sus actividades de investigacin concedindoles la titularidad de los activos de propiedad intelectual puede ser una estrategia til, pero no es suficiente por s sola para incitar a los investigadores a pasar a ser inventores. La clave reside en ofrecer incentivos a las instituciones universitarias e investigadores particulares para que divulguen, protejan y exploten sus invenciones, pero estos incentivos equivaldran, como dice la expresin, a dar una de cal y otra de arena. Entre lo que cabe considerar arena estn las exigencias administrativas y legales de divulgar las invenciones. Pero en un gran nmero de pases se adolece de la falta de ese tipo de normativa, incluso en los que se contempla la posibilidad de que las instituciones universitarias soliciten patentes. Las normas estatales que impiden que las universidades conserven los ingresos en concepto de regalas derivados de licencias son todo menos un incentivo para las instituciones. Entre lo que cabe considerar una de cal estn los acuerdos de participacin en las regalas o en el capital de empresas startups que comercialicen la tecnologa concebida en las universidades. El hecho de tener en cuenta la obtencin de patentes respecto de la evaluacin y la contratacin de personal docente puede ser tambin un incentivo para los jvenes investigadores. La Universidad Tsinghua, en China, ofrece a los jvenes investigadores primas por las invenciones que se comercialicen. Habida cuenta de la diversidad de instituciones y tradiciones en la esfera de la investigacin, es menester establecer incentivos a nivel institucional pero formular directrices nacionales puede promover la coherencia y la uniformidad en las prcticas. Tan importante como los incentivos es la necesidad de que las instituciones de investigacin establezcan normas claras de propiedad intelectual y las difundan entre los miembros del personal docente, el resto del personal as como estudiantes de doctorado, por cuanto participan cada vez ms en actividades de investigacin financiadas con fondos pblicos.

Creacin de start-ups o concesin de licencias a otras empresas Uno de los problemas con que se enfrentan los gestores de transferencia de tecnologa e inventores es determinar en qu medida conviene conceder licencias sobre las tecnologas o crear empresas que se encarguen de comercializarlas. A ese respecto se observa que los gobiernos y administradores de universidades, en particular en algunos pases europeos, se inclinan a favor de la creacin de empresas startup y en contra de adoptar estrategias de concesin de licencias. Eso se justifica en parte por el aumento de los fondos de capital de
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Vase la Ley Bayh-Dole.

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riesgo invertidos por los gobiernos con la finalidad de promover la creacin de empresas. Ahora bien, lo primordial sigue siendo determinar cul es la mejor forma de transferir la tecnologa hacia el mercado. Y eso depende de la tecnologa de que se trate, del mercado que exista para ese tipo de tecnologa, de la competencia del personal y los investigadores que hayan participado en la invencin, del acceso a capital de riesgo y, por ltimo, de las finalidades que tenga la institucin. Ciertas tecnologas de plataforma que ofrecen una amplia gama de aplicaciones pueden ser comercializadas por conducto de una empresa start up mientras que otras se prestan ms a la concesin de licencias a empresas ms grandes con capacidad para perfeccionar la invencin e integrarla en su estrategia comercial y de investigacin y desarrollo.

Licencias exclusivas o no exclusivas Cabe preguntarse si las universidades y otras entidades pblicas de investigacin deben o no conceder licencias exclusivas a empresas por invenciones para cuya realizacin se ha contado con fondos pblicos. Los licenciatarios suelen exigir licencias exclusivas por cuanto ofrecen un mayor grado de proteccin durante la fase de desarrollo necesaria antes de que la invencin concebida en la universidad pase a comercializarse. Esa cuestin reviste particular importancia en lo que respecta a las empresas startup, que cuentan con pocos activos aparte de los de propiedad intelectual. Por otro lado, y por definicin, las licencias exclusivas limitan la difusin de tecnologas. En el informe de la OCDE se llega a la conclusin de que existe un debido equilibrio entre licencias exclusivas y no exclusivas concedidas por entidades pblicas de investigacin, y que en las licencias exclusivas se suelen imponer restricciones al licenciatario. En los contratos de licencia, las entidades de investigacin suelen incluir clusulas de proteccin del inters pblico y de acceso a la propiedad intelectual a los fines de nuevas investigaciones y descubrimientos. En muchos de esos acuerdos, el licenciatario se compromete a explotar la invencin, en particular, si se trata de una licencia exclusiva y se estipula una serie de objetivos por etapas para velar por que la invencin llegue realmente a comercializarse. Dichas salvaguardias pueden utilizarse para garantizar que la tecnologa ser transferida y que las patentes concedidas en licencia no se utilizarn nicamente para obstaculizar a la competencia. A medida de que las invenciones concebidas en las universidades se centran en mbitos ms prximos a la investigacin bsica, los cientficos y los encargados de la formulacin de polticas temen tambin que patentar ciertas invenciones pueda obstruir las investigaciones secundarias. A ese respecto cabe citar el ejemplo de los instrumentos de investigacin, en relacin con los cuales la concesin de una patente podra inhibir su difusin al incrementar los costos y la dificultad de utilizar esos instrumentos en la investigacin aplicada. En respuesta a ese problema, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos han adoptado una poltica en la que se disuade el patentamiento no necesario y se insta a conceder licencias no exclusivas (vase enlace)7. Esas directrices sirven hoy de ejemplo para otros organismos de financiacin y para las entidades de investigacin de otros pases.

La legislacin en materia de patentes, facilita el patentamiento por parte de las universidades?


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Oficina de Transferencia de Tecnologa de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos: http://ott.od.nih.gov/res_tools.html

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En 1980 se promulg en los Estados Unidos de Amrica lo que todos convienen en considerar una ley que ha sentado jurisprudencia, a saber, la Ley Bayh-Dole, en cuya virtud los beneficiarios de fondos federales para actividades de investigacin y desarrollo tienen derecho a patentar invenciones y conceder licencias a empresas. La finalidad primordial de esa ley era promover la explotacin de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado mediante la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a las Universidades y otros contratistas a fin de que estos a su vez puedan conceder licencias sobre los activos de propiedad intelectual a empresas. Aunque ya antes de promulgarse la Ley Bayh-Dole se realizaban actividades de patentamiento en las universidades estadounidenses, en modo alguno era algo sistemtico. A finales de los aos 1990, y siguiendo el ejemplo normativo de los Estados Unidos, muchos otros pases de la OCDE procedieron a reformar sus normativas de financiacin de investigaciones o la legislacin laboral de modo que las instituciones de investigacin pudieran presentar solicitudes, pasar a ser titulares y conceder licencias sobre la propiedad intelectual generada a partir de fondos pblicos de investigacin. En Alemania, Austria, Dinamarca y el Japn, esos cambios se han traducido principalmente en la supresin de lo que se llamaba privilegio del profesor, es decir, el derecho de los miembros de instituciones acadmicas a ser titulares de patentes. El derecho a la titularidad ha pasado as a manos de las universidades y, a cambio, los inventores acadmicos tienen derecho a beneficiarse de una parte de los ingresos en concepto de regalas. En Suecia se ha estudiado tambin la posibilidad de seguir ese camino y transferir la titularidad a las instituciones universitarias. Por el momento no se ha tomado decisin alguna y los esfuerzos se centran en dar medios a las universidades para que respalden a los profesores en la obtencin de patentes. En el Canad, pas en el que las normas en materia de titularidad de activos de P.I. por las universidades varan de una provincia a otra, se han tomado iniciativas para armonizar polticas, por lo menos, en lo que se refiere a las actividades de investigacin y desarrollo financiadas con arreglo a contratos concertados con el Gobierno Federal (Crown Contracts). A su vez, los Gobiernos de Irlanda y de Francia, pases en los que la titularidad suele recaer en las instituciones, han tomado una opcin distinta, a saber: establecer directrices de gestin de la propiedad intelectual en las instituciones con miras a promover prcticas uniformes. Ahora bien, esas reformas no slo se limitan a los pases de la OCDE. No hace mucho, China introdujo reformas legislativas que permiten que las universidades protejan y hagan valer sus derechos de propiedad intelectual aunque la ejecucin de dichas reformas plantea dificultades. Lo que cabe deducir de todo esto es que, a pesar de la importancia que reviste la legislacin de patentes en el fomento de la transferencia de tecnologa, no hay una solucin que se adapte a unos y otros sistemas nacionales. En el Reino Unido, la aplicacin de los acuerdos tipo Lambert88 ha facilitado el tratamiento de las cuestiones derivadas de la titularidad de las instituciones universitarias. Estos acuerdos fueron el resultado de un proceso de revisin llevado a cabo por el Departamento de Industria y Comercio. Esta revisin condujo a la elaboracin de cinco acuerdos tipo destinados a resolver las cuestiones relativas a la titularidad, el costo, los plazos y la negociacin de los convenios de colaboracin celebrados entre universidades y empresas, como tambin a establecer un marco de negociacin para la colaboracin entre universidades y empresas. Esta gestin de la propiedad intelectual, como consecuencia directa de una poltica estatal, ha creado un marco de referencia para las oficinas universitarias de
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http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/

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transferencia de tecnologa, simplificando as la manera de abordar la cuestin en las universidades del Reino Unido y proporcionando una norma de poltica a nivel nacional y un marco de referencia para la transferencia de tecnologa de las universidades al sector privado.

Acuerdos tipo Lambert Acuerdo Condiciones Acuerdo 1 El patrocinante no posee los derechos exclusivos para utilizarlo en mbitos y /o territorios especficos; no puede ceder la licencia Universidad Acuerdo 2 El patrocinante puede negociar licencias adicionales de algunos o todos derechos de P.I de la universidad Acuerdo 3 El patrocinante puede negociar la cesin de un servicio por parte de la universidad en materia de P.I Acuerdo 4 La universidad tiene el derecho de utilizarlo con fines no comerciales Acuerdo 5 Contrato de investigacin : la universidad no puede publicarlo sin la autorizacin del patrocinante

Derecho de P.I

Universidad

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Experiencias exitosas en materia de transferencia de tecnologa I) Primer caso: La universidad como fuente generadora de conocimientos: Waterloo University, Ontario (Canad). La Oficina de Transferencia de Tecnologa y Concesin de Licencias de la Waterloo University promueve, a travs de dos programas, la transferencia de tecnologa por parte de los investigadores al sector privado y a otras universidades. El Programa NSERC I2I (De la idea a la innovacin) se cre con el objeto de colmar la necesidad concreta de dotar a las instituciones de investigacin de fondos sujetos a la viabilidad del proyecto a fin de ayudar a las oficinas de transferencia de tecnologa a comercializar aquellas tecnologas que contaran con un potencial de transferencia visible, por medio de la transferencia acelerada de tecnologa y de la comercializacin de la tecnologa subyacente al derecho de propiedad intelectual de que se trate (generalmente una patente). El Flintbox es una plataforma en Internet destinada a la comercializacin y la concesin de licencias que tienen por objeto los resultados de la labor de investigacin que se lleva a cabo en las universidades o en torno a ellas. As, permite que las instituciones describan y publiquen los proyectos de investigacin por Internet y que los productos relacionados con dicha labor de investigacin puedan ser objeto de licencias, puedan ser comprados o descargados en lnea. Este sistema est disponible en 30 universidades canadienses. La Waterloo University, a travs de una serie de programas de asociacin e investigacin menos formales, ha posibilitado la transferencia de tecnologa a la regin de la Waterloo University y ha contribuido a la formacin de varias empresas derivadas. En este caso, y siempre a travs de la investigacin bsica, la innovacin ha cobrado un gran auge. La actividad derivada de la transferencia de tecnologa se document mediante procesos de

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proteccin de propiedad intelectual y la transferencia contractual de los derechos. Estas empresas derivadas surgieron ya en la dcada de 1980. Actualmente existen 294 empresas derivadas de la Waterloo University. Sobre la base de un anlisis economtrico realizado por PriceWaterhouseCoopers, en cuyo marco se realiz una encuesta a 18 de las 30 empresas seleccionadas, 10 indicaron que la empresa no existira de no ser por la Waterloo University. En trminos econmicos, estas empresas representan ms de 500 millones de dlares estadounidenses en ingresos, han pagado ms de $ 2,4 millones en impuestos locales y han invertido ms de $ 54,4 millones en edificios, maquinarias, equipos y programas informticos para sus operaciones locales. II) Segundo caso: Factores/Elementos del xito: El Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston (Estados Unidos de Amrica). La Oficina de Licencias Tecnolgicas del MIT es una de las oficinas universitarias que registra mayor actividad en lo que respecta a la obtencin de patentes y concesin de licencias en los Estados Unidos. El MIT ha tenido en su cartera ms de 1.000 patentes concedidas en los Estados Unidos, muchas de ellas con patentes equivalentes en el exterior. En cada uno de los ltimos cinco aos, han obtenido ms de 100 patentes en los Estados Unidos y han firmado entre 60 y 100 acuerdos de opcin y de concesin de licencias. En un estudio realizado por el Bank of Boston con el fin de evaluar las repercusiones de la labor de una sola universidad de investigacin en la economa de un pas, se constat que existen 4.000 empresas relacionadas con el MIT, las cuales emplean a 1.100.000 personas y realizan ventas mundiales anuales por $ 232 mil millones de dlares estadounidenses, lo cual prcticamente equivale a un producto bruto interno de $ 116 mil millones, que es un poco menos que el PIB de Sudfrica y ms que el PIB de Tailandia. Los funcionarios de la oficina de licencias tecnolgicas del MIT proceden a identificar las tecnologas que sean potencialmente convenientes para las nuevas empresas: generalmente tecnologas de punta en nuevos mercados, con una amplia gama de potenciales aplicaciones, y, por lo general, un inventor interesado en fundar una empresa. El fundador podr tener o no la intencin de dejar la universidad para formar parte de la direccin de la empresa. Seguidamente, presentarn la tecnologa a los potenciales inversores (normalmente, aunque no siempre, inversores de riesgo), cuyos esquemas de inversin parezcan adecuarse a la circunstancia. As pues, le corresponder a los inversores (por lo general conjuntamente con el fundador) elaborar una estrategia de negocios para la empresa y fundar formalmente la empresa. El mecanismo formal a travs del cual el MIT transfiere su tecnologa a la empresa es un acuerdo de licencia. En ese acuerdo se establece la propiedad intelectual que se transfiere, las metas que deber cumplir la empresa (que a menudo incluye los montos mnimos de capital que debern aportarse) as como las condiciones de las regalas. A menudo el MIT toma acciones de la empresa en reemplazo parcial de regalas. Normalmente sus licencias tambin incluyen el pago de ciertos derechos de licencia y regalas peridicas. Cuando a la oficina de tecnologa y licencias del MIT se le pregunt si alguna universidad ha logrado lo que ellos haban logrado, esta respondi: Comience contratando personas extraordinarias, luego formule polticas claras y bien estructuradas, y un proceso simplificado. Sin embargo, para comenzar es preciso contar con una suma de dinero para invertir en la solicitud de patentes y para formar una cartera de patentes. No espere recuperar su inversin hasta dentro de cinco aos o ms.

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Entre los factores que influyen en el xito de las oficinas de transferencia de tecnologa, se han sealado los siguientes: Tecnologa adecuada en abundancia provista por los investigadores, as como un cuerpo docente con espritu emprendedor. Polticas claras, bien elaboradas y sistemticamente aplicadas. Un firme respaldo de la administracin superior del MIT, comprometida con el proceso de transferencia de tecnologa. Un procedimiento de divulgacin y revisin de la invencin muy simplificado, que reduce los obstculos para que los investigadores puedan presentar sus invenciones. Un equipo de funcionarios encargados de la concesin de licencias, que hayan recibido capacitacin tcnica, que cuenten con experiencia en el mbito de la industria, que conozcan el funcionamiento del instituto y de la industria, que se sientan plenamente satisfechos al cerrar un trato dentro del marco normativo de la institucin, la mayora de los cuales ya ha negociado efectivamente docenas de licencias (algunos ms de 100) para que, por lo tanto, sean capaces de proponer diferentes soluciones alternativas para sortear los obstculos y abriguen expectativas realistas. Procedimientos sencillos de concesin de licencias y la habilidad para sellar acuerdos en la mesa de negociaciones. La mayora de los acuerdos se pueden firmar en la Oficina de Licencias Tecnolgicas sin necesidad de revisiones adicionales. Existencia de clima empresarial en el rea de Cambridge/Boston. Las nuevas empresas se benefician con la presencia de un gran nmero de incipientes empresas de capital de riesgo (no todas cuentan con oficinas en la zona, pero todas la vistan con frecuencia); muchos consultores y ejecutivos experimentados; cientos de modelos de conducta (tanto en el recinto universitario como en la zona) que han contribuido a crear empresas anteriormente; incubadoras locales (incluso fuera del MIT), y una serie de foros de capitales de riesgo y clubes relacionados con la creacin de redes comerciales, con especial mencin del MIT Enterprise Forum (Foro Empresarial del MIT). La oficina de licencias tecnolgicas del Instituto Tecnolgico de Massachusetts no pueden atribuirse el mrito de todas estas circunstancias, pero constituyen un mbito propicio para las presentaciones.

Conclusiones La transferencia de tecnologa requiere de una seleccin representativa de aptitudes en varias disciplinas y forma parte del proceso esencial de generacin de ingresos. Para poder operar de manera viable, ese proceso necesita estar respaldado por una poltica nacional y, a nivel institucional, requiere de incentivos. Las patentes y la informacin derivada de las mismas son herramientas fundamentales para el procedimiento de transferencia de tecnologa de las universidades al sector privado. Promover la proteccin y la explotacin de los derechos de propiedad intelectual de las universidades y de las entidades pblicas de investigacin no slo implica fomentar las investigaciones por parte del cuerpo docente y de los estudiantes sino tambin establecer la mejor manera de procurar clientes comerciales sin dejar de velar por el inters pblico. Llevar algn tiempo resolver muchas de las inquietudes o problemas que plantea el mantenimiento de un equilibrio entre la proteccin de la propiedad intelectual y el acceso pblico. El hecho de que las entidades pblicas de investigacin recurran cada vez ms a distintas fuentes de financiacin, incluso del sector privado, de que se terceriza parte de la investigacin, y de que la sociedad exige que se obtengan mayores

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beneficios econmicos y sociales de las inversiones en actividades de investigacin y desarrollo pblico, ha contribuido a que el patentamiento en las universidades sea una realidad, con una mayor propensin a seguir desarrollndose que a disminuir. Por otro lado, cabe recordar que la propiedad intelectual es una entre varias vas de transferencia de los conocimientos y de la tecnologa derivados de la investigacin financiada con fondos pblicos, pudiendo mencionarse adems la publicacin, el intercambio de estudiantes graduados, las conferencias y otras vas informales. Al tiempo que las entidades de investigacin y las empresas trabajan en la bsqueda de soluciones a medida que se plantean los problemas, los gobiernos y los organismos encargados de la financiacin de las investigaciones tienen que desempear una funcin en el establecimiento de directrices en materia de obtencin de patentes y concesin de licencias por las universidades y en la promocin del debate. III. Las patentes, la exencin con fines de investigacin y la exencin reglamentaria Tradicionalmente se ha eximido a las universidades del pago formal o informal de tasas por la utilizacin de invenciones patentadas con el fin de realizar sus propias investigaciones. La justificacin de tal circunstancia reside en el hecho de que las universidades cumplen una funcin pblica en materia de educacin. El alcance y la condicin jurdica de esta excepcin difieren segn el pas y en la mayora de los casos su definicin es imprecisa. Sin embargo, la exencin con fines de investigacin se ha venido aplicando en las universidades del Japn, en los pases de la Unin Europea y en los Estados Unidos de Amrica. La interpretacin de la exencin con fines de investigacin ha estimulado un debate en los Estados Unidos, ha sido objeto de discusiones en materia de polticas y tambin suscitado acciones judiciales como lo evidencia la reciente decisin de la Justicia de los Estados Unidos limitando su alcance, decisin que luego debi ser objeto de un nuevo examen por parte del tribunal que la dict. [Madey v. Duke, F.3d, 2002 WL 31190842 (Fed. Cir., 3 de octubre de 2002) (Gajarsa, J.)] En el caso Madey contra Duke, la controversia se plante entre un profesor de investigaciones que era titular de una patente y la Duke University, para la cual aquel haba trabajado anteriormente. La universidad continu utilizando el laboratorio, los equipos y las invenciones de Madey, dando lugar as a la interposicin de una accin por infraccin a la patente. La cuestin en este caso gira en torno a la exencin con fines de investigacin contemplada en Derecho interno de los Estados Unidos (common law) pero no prevista expresamente por ley. En la legislacin hay una prohibicin general en materia de infraccin de patentes prevista en el artculo 271 a) del Ttulo 35 del Cdigo de los Estados Unidos.99 El Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos abord la cuestin sealando que la interpretacin dada por el tribunal de distrito haba sido demasiado amplia. As, el Tribunal Federal de Apelaciones expres al respecto: En resumen, con independencia de si una determinada institucin o entidad persigue o no un fin comercial, si el acto se realiza en el marco de una actividad profesional legtima del presunto infractor y no es una mera actividad ociosa encaminada a satisfacer una curiosidad desinteresada o con un fin estrictamente filosfico, dicho acto no rene las condiciones precisas y estrictamente limitadas de la excepcin para uso experimental. Adems, la finalidad lucrativa o no lucrativa del usuario no
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271. Infraccin de patentes Salvo lo dispuesto en contrario en este ttulo, todo aquel que, sin autorizacin, produzca, utilice, ofrezca a la venta o venda cualquier invencin patentada dentro del territorio de los Estados Unidos o importe a los Estados Unidos cualquier invencin patentada durante el plazo de vigencia de la patente, infringe la patente

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es determinante. Asimismo, el Tribunal Federal de Apelaciones resolvi que: El correcto enfoque de la cuestin no pasa por considerar el carcter no lucrativo de la Duke University, sino el legtimo negocio en el que participa esta institucin y si la utilizacin se llev a cabo para desplegar una mera actividad ociosa, satisfacer una curiosidad desinteresada o con un fin estrictamente filosfico. Por consiguiente, el tribunal ha interpretado que estn permitidas las investigaciones llevadas a cabo con fines puramente filosficos para constatar si una invencin funciona efectivamente como tal, pero que el ms mnimo propsito comercial ser motivo suficiente para que quien utilice la invencin no pueda ampararse en la exencin.10 En virtud de ello, la cuestin respecto de la exencin con fines de investigacin en los Estados Unidos an debe ser resuelta por la Corte Suprema. La actual legislacin europea permite tanto el uso privado con fines no comerciales como el uso por las instituciones educativas con fines experimentales. El Convenio sobre la Patente Europea se remite a las leyes nacionales respecto de las cuestiones relativas a las infracciones, que es el mbito en el cual se plantean las mayores controversias en torno a excepcin de la investigacin, an cuando la norma aplicable es el artculo 27.b) del Convenio sobre la Patente Comunitaria. En este artculo se establece que los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extendern a los actos realizados con carcter experimental que se refieran al objeto de la invencin patentada. En el Reino Unido, en virtud de la Ley de Patentes de 1977, art.60. 5, por uso privado se entienden los actos realizados en privado y con fines no comerciales, y los actos realizados con fines experimentales que constituyan el objeto de la invencin. Disposiciones similares figuran en la Ley de Patentes de Alemania, art.11. La exencin con fines de investigacin y las Disposiciones (reglamentarias) Bolar se utilizan en muchos pases como normas para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnologa. Las mismas permiten a los investigadores utilizar una invencin patentada a los fines de realizar investigaciones, para as obtener una comprensin ms cabal de la invencin. Adems, algunos pases permiten que los fabricantes de medicamentos genricos utilicen la invencin patentada para obtener la aprobacin para su comercializacin, por ejemplo, por parte de las autoridades de salud pblica, sin la autorizacin del titular de la patente y antes de que expire el plazo de proteccin de la misma. Los productores de medicamentos genricos pueden comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. Esta disposicin se suele denominar excepcin reglamentaria o disposicin Bolar.11 En el artculo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se aborda la cuestin en forma ms general: Los Miembros podrn prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condicin de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotacin normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legtimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legtimos de terceros. 12

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Murashige Kate, Patents and Research: an Uneasy Alliance, Artculo, Academic Medicine Vol. 77, N 12 de diciembre de 2002 (parte 2:132) http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm 271. Infraccin de patentes, (e) 1) No constituye infraccin producir, utilizar, ofertar a la venta o vender en el territorio de los Estados Unidos o importar a los Estados Unidos una invencin patentada (excepto los nuevos medicamentos veterinarios o los productos biolgicos veterinarios ( por cuanto esos trminos se utilizan en la Ley Federal de Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosmticos y en la Ley del 4 de marzo de 1913) fabricados principalmente mediante el uso de ADN recombinante, ARN recombinante, tecnologa de hibridoma u otros procesos que entraen tcnicas especficas de manipulacin gentica) solo para un uso que se relacione razonablemente con la obtencin y presentacin de informacin en virtud de una ley federal que reglamente la produccin, utilizacin o venta de medicamentos o productos biolgicos veterinarios.

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Los criterios que deben tomarse en consideracin en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC son la explotacin normal y el perjuicio injustificado. En el plano multilateral, tambin se ha sentado un precedente en una causa iniciada en el marco del mecanismo de solucin de controversias de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) relativa a la proteccin de los productos farmacuticos por medio de una patente concedida en el Canad, en la cual el Grupo especial confirm que la legislacin canadiense se ajustaba al Acuerdo sobre los ADPIC al permitir a los fabricantes de productos genricos obtener la aprobacin para su comercializacin por parte de las autoridades de salud pblica, sin el permiso del titular de la patente y antes de que expirase el plazo de proteccin de la misma. Los productores de medicamentos genricos pueden comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. En el caso del Canad, esta flexibilidad est limitada solamente a la aprobacin reglamentaria y no a la fabricacin o al almacenamiento de productos patentados. Por ltimo, la exencin con fines de investigacin no est exenta de controversias. Sin embargo, hay cuestiones relacionadas con el tema que han acrecentado el descontento como, por ejemplo, el patentamiento de los mtodos de investigacin. El actual debate internacional en cuanto a la patentabilidad de los mtodos de investigacin tiene por causa la propia naturaleza del patentamiento de los mtodos de investigacin y las complicaciones originadas en el procedimiento. Se argumenta que el patentamiento de las herramientas de investigacin limita el intercambio fluido de informacin, aumenta los costos de las operaciones en lo que atae a los acuerdos de transferencia de material, sobre todo en el campo de la biotecnologa, y agrava el problema de la titularidad.13 Adems, coartan el proceso de investigacin en s mismo atiborrando el procedimiento de investigacin con invenciones patentadas y afectando la capacidad para llevar a cabo la investigacin. Conclusin En esta seccin se ha examinado la exencin con fines de investigacin y las patentes y cmo ello se relaciona con la investigacin institucional y con las empresas de investigacin. La exencin con fines de investigacin y las disposiciones Bolar se utilizan en muchos pases como disposiciones para promover el avance de la ciencia y la tecnologa. Permiten a los investigadores utilizar una invencin patentada para la investigacin, a fin de comprender ms cabalmente la invencin. Adems, algunos pases permiten a los fabricantes de medicamentos genricos utilizar la invencin patentada para obtener la aprobacin necesaria para su comercializacin, por ejemplo, por parte de las autoridades de salud pblica, sin la autorizacin del titular de la patente y antes de que expire el plazo de proteccin. Actualmente, en los Estados Unidos, la controversia en torno a la exencin con fines de investigacin referida especficamente a las universidades se encuentra pendiente de resolucin por la Corte Suprema. En el plano multilateral, tambin se ha sentado un precedente en una causa, en el marco del mecanismo de solucin de controversias de la OMC, relativa a la proteccin de los productos farmacuticos por medio de una patente concedida en el Canad, en la cual el Grupo especial sostuvo que la legislacin canadiense se ajustaba al Acuerdo sobre los ADPIC al permitir a los fabricantes de productos genricos obtener la aprobacin para su comercializacin por parte de las autoridades de salud pblica, sin que fuese necesario requerir el permiso del titular de la patente y aun antes de que expire el plazo de proteccin de la misma. Este mbito del Derecho de patentes ha dado lugar a una controversia originada por el patentamiento de los mtodos de investigacin.
Murashige Kate, Patents and Research: an Uneasy Alliance, Artculo, Academic Medicine Vol. 77 N 12 de diciembre de 2002 (parte 2:132)
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IV. Normas tcnicas y patentes Normas tcnicas y patentes (ejemplos, estudios de casos en la industria electrnica) Qu son las normas tcnicas? Vivimos rodeados por normas tcnicas. Casi todos los productos que existen en el mercado han sido desarrollados ajustndose a una o varias normas tcnicas (llamados comnmente estndares). Estas normas se conciben en la etapa de innovacin de cada producto. Tal como lo pueden sugerir las normas en materia de productos alimenticios o de automviles, la adecuacin de los productos y servicios a las normas tcnicas ofrece garantas sobre su calidad, su seguridad, su fiabilidad y sus efectos sobre el medio ambiente. Esto comprende la gestin de la propiedad intelectual en materia de tecnologa. Las normas tcnicas son fundamentales para lograr una amplia aceptacin de las nuevas tecnologas en el mercado, especialmente en el campo de la electrnica y de las telecomunicaciones. Las normas tcnicas promueven el desarrollo de productos que sean compatibles entre s aunque hayan sido fabricados por empresas competidoras. Nos permiten sustituir una pieza de un determinado producto por otra pieza fabricada por un competidor. Reducen los costos de transaccin al proporcionar una plataforma tcnica uniforme y economas de escala para todas las empresas que desarrollan sus actividades en un rea tcnica especfica. An con la aplicacin de la poltica de exencin del pago de regalas (vase ms adelante), el beneficio de la normalizacin puede compensar con creces la prdida de ingresos por regalas en determinados mbitos de la tecnologa, dado que garantizar una norma de compatibilidad puede aumentar el volumen total del mercado.

La inclusin de la tecnologa patentada en las normas tcnicas El conflicto potencial entre las patentes y las normas tcnicas surge cuando la aplicacin de una norma requiere la utilizacin de tecnologas protegidas por una o ms patentes. Por un lado, el objetivo de un organismo de normalizacin, que generalmente est integrado por empresas interesadas en el desarrollo de la tecnologa, es crear tecnologas normalizadas que puedan ser ampliamente utilizadas en el mercado. Por otra parte, las empresas titulares de derechos de patente en el mbito de que se trate tienen un inters econmico en presionar para que se adopte la tecnologa desarrollada sobre la base de una norma tcnica determinada que ellas han patentado, con el fin de beneficiarse con el cobro de las regalas correspondientes. Por consiguiente, puede haber conflicto de intereses entre el titular de la patente y quienes utilicen o adopten la tecnologa normalizada para sus propios productos. Un ejemplo de organismo de normalizacin es la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) y la Comisin Electrotcnica Internacional (que establece las normas electrnicas). Una comisin mixta de ambos organismos supervisa la poltica en materia de patentes. Esta comisin tiene por objetivo, de conformidad con el mandato conferido a cada una de dichas organizaciones y en estrecha cooperacin con otras organizaciones que trabajan en reas afines, promover acuerdos voluntarios en materia de cuestiones tcnicas y operativas que garanticen la compatibilidad en el plano internacional. Estas normas a menudo contienen requisitos que estn comprendidos en una patente u otros derechos de P.I., as, si se analiza el principio, este consiste en garantizar la aplicacin y utilizacin de las normas en todo el

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mundo, sobre una base justa y equitativa. La ISO y la Comisin Electrotcnica Internacional reciben de los titulares de patentes, que por lo general han registrado su tecnologa en la base de datos de la Comisin, una declaracin en el sentido de que estn dispuestos a conceder licencias a los solicitantes de todo el mundo en condiciones razonables y no discriminatorias. Si bien el sistema de patentes y las actividades de normalizacin no son nuevos, la complejidad en torno a los derechos de patentes y a las normas tcnicas ha venido suscitando numerosos debates en los ltimos tiempos. Esto puede obedecer a varias razones, entre las cuales cabe citar las siguientes:14 El nmero de normas relativas a las tecnologas patentadas est aumentando, las empresas le atribuyen ms importancia a los beneficios generados por sus derechos de propiedad intelectual a fin de competir a nivel internacional, y algunos casos controvertidos han puesto en conocimiento del pblico los problemas que suscita la interaccin entre las patentes y las normas tcnicas. Adems, un creciente nmero de patentes estn quedando comprendidas en una norma nica debido a que la tecnologa se torna cada vez ms compleja. Si el titular de una patente logra impedir la aplicacin de la norma al denegar una licencia o exigir regalas excesivas que tornen imposible para terceros la celebracin de un contrato de licencia, esto redundar, lgicamente, en detrimento del proceso de normalizacin tcnica. Para minimizar el riesgo de conflicto y velar por la difusin amplia y sin dificultades de tecnologas normalizadas, la mayora de los organismos de normalizacin han establecido su propia poltica en materia de patentes. En primer lugar, a fin de evitar posibles controversias, muchos organismos de normalizacin exigen que las partes que participan en el proceso de elaboracin de normas divulguen a los restantes miembros del organismo la informacin relativa a las patentes pertinentes (y en algunos casos incluso las solicitudes de patente) que puedan comprender la norma tcnica que se examina, para que dicha informacin pueda tenerse en cuenta durante el proceso de elaboracin de normas. En segundo lugar, si existe alguna patente (o solicitud de patente) que comprenda la norma tcnica que es objeto de examen, muchos organismos de normalizacin exigen a su titular que acepte la concesin de licencias en trminos razonables y no discriminatorios (licencias RAND) en caso de adoptarse la norma. Si el titular no acepta esa condicin, la norma objeto de examen no deber adoptarse, y el organismo deber volver a examinar la norma. Algunos organismos de normalizacin, por ejemplo, el W3C, adoptaron una poltica de concesin de licencias basada en la exencin de regalas (RF, de las siglas de la expresin inglesa royalty free), segn la cual los titulares de patentes estn obligados a concederse recprocamente licencias exentas del pago de regalas. En otras palabras, el titular de la patente pone a disposicin su tecnologa, exenta del pago de regalas, a condicin de que el licenciatario ponga a disposicin su tecnologa patentada, la cual es necesaria para la aplicacin de la norma, tambin libre del pago de regalas. Cada organismo de normalizacin establece su propia poltica de patentes procurando lograr un equilibrio entre los costos y los riesgos, tanto para el titular de la patente como para las otras partes. Se pueden establecer diferentes polticas en funcin de las distintas caractersticas del organismo de normalizacin, tales como la tecnologa en cuestin, las partes intervinientes, las consecuencias para aquellos que no participen y la capacidad de la
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The Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy. http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/index.html

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organizacin. Por ejemplo, habida cuenta de que muchos han estimado que el libre acceso a Internet ha sido clave para lograr un xito sostenido, la comunidad de Internet ha preferido optar por las licencias exentas de regalas (licencias RF) en lugar de las licencias en trminos razonables y no discriminatorios (licencias RAND). En general, la mayora de los organismos de normalizacin no toman parte en los arreglos relativos a las patentes (por ejemplo, los contratos de licencia) ni en la solucin de controversias sobre la validez y el alcance de las patentes pertinentes. Al igual que sucede con otras cuestiones de poltica, la poltica en materia de patentes debe redactarse en trminos claros y sin ambigedades. Cualquier posibilidad de divergencias en su interpretacin puede provocar controversias entre las partes, como lo demuestra el siguiente caso. [Rambus Inc. v. Techs Infineon. AG, 318 F. 3d 1081, 1085, 1100 (Fed.Cir., 2003)] Rambus demand a Infineon y a otros fabricantes por infraccin de sus cuatro patentes relativas a una memoria dinmica y sincrnica de acceso aleatorio (SDRAM) al producir lo que se consideraba que era una norma SDRAM exenta de regalas establecida por el Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC). Rambus particip en el comit del JEDEC entre 1992 y 1996, lapso durante el cual Rambus no revel su solicitud en trmite presentada en 1990. Esta solicitud fue posteriormente dividida en varias solicitudes divisionales y de continuacin, algunas de los cuales dieron lugar a las cuatro patentes en cuestin. La cuestin fundamental fue el intento de Rambus de modificar las reivindicaciones con el fin de incluir las normas de JEDEC, sin revelar la existencia de la solicitud de patente. El Tribunal Federal de Apelaciones (CAFC) sostuvo que Rambus no haba cometido fraude contra el JEDEC, ya que consider que este ltimo no contaba con una poltica especfica que obligara a Rambus a divulgar una solicitud pendiente. Patentes mancomunadas Una vez que se ha logrado un acuerdo entre las partes, al establecerse las normas se debera tratar de evitar que aquellas patentes representen una traba a la amplia difusin de la tecnologa. Se registra una gran actividad de normalizacin en aquellas esferas tcnicas, como la correspondiente a la tecnologa digital y a las telecomunicaciones, que incluyen varias patentes de manera intrincada. Una posible solucin para los casos en los cuales distintos titulares de patentes poseen patentes relacionadas con una norma consiste en conformar lo que se denomina una mancomunidad de patentes. Si bien cada mancomunidad de patentes se rige por acuerdos diferentes, en general, el hecho de agruparlas permite a sus titulares utilizar las patentes mancomunadas y conceder a los licenciatarios que no son miembros de esa asociacin una licencia normalizada respecto de esas patentes, asignando a cada uno de los miembros del consorcio una parte de las regalas procedentes de las licencias otorgadas en virtud de ese acuerdo. Uno de las mancomunidades de patentes ms exitosas es el creado para la norma MPEG-2. Por otro lado la mancomunidad de patentes debe obtener la autorizacin de las autoridades competentes en materia de antimonopolio del pas en el cual los titulares deseen llevar adelante el negocio. Si la mancomunidad es internacional, resulta difcil conformar una mancomunidad de patentes respecto de las cuales existen diversas autoridades competentes que regulan las patentes mancomunadas de manera diferente y que no aplican directrices armonizadas internacionalmente sobre las condiciones en que se permite este tipo de mancomunidad. Existe el riesgo de que algunas empresas puedan quedar excluidas del proceso de normalizacin y, por ende, de la mancomunidad de patentes. Uno de los

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problemas que actualmente enfrentan los organismos de normalizacin es cmo abordar el tema de las partes que no pertenecen al organismo. [Mancomunidad de patentes MPEG-2] MPEG-2 es una tecnologa normalizada que asegura la transmisin, el almacenamiento y la visualizacin eficaz de la seal de vdeo digital utilizada, por ejemplo, a travs de las transmisiones por satlite o compuyadora. A fin de garantizar una forma equitativa, razonable y no discriminatoria de acceder a la tecnologa patentada incorporada en la norma, se cre una mancomunidad de patentes. De conformidad con los acuerdos de mancomunidad, los titulares de las patentes concedieron una licencia de sus patentes relacionadas con el MPEG-2 a un rgano administrativo, denominado MPEG LA.15 Dicho rgano ofrece una licencia que permite el acceso a las tecnologas comprendidas en las patentes mancomunadas en las mismas condiciones y con valores establecidos en una licencia nica. Adems, revisa constantemente las nuevas tecnologas patentadas que merecen ser incluidas en el consorcio. La mancomunidad abarca ms de 120 patentes esenciales y muchas ms patentes relacionadas. Conclusin La incorporacin de tecnologa patentada en las normas tcnicas genera eventuales conflictos entre las patentes y tales normas. Esta situacin se plantea cuando para la aplicacin de las normas se necesita recurrir al uso de la tecnologa protegida por las patentes. Si bien el sistema de patentes y las actividades de normalizacin no son nuevos, entraan una gran complejidad. En una sola norma interviene un nmero de patentes cada vez mayor. La complejidad se produce a raz de la tecnologa, especialmente si existe alguna patente (o solicitud de patente) especfica que abarca la norma objeto de examen, por ello, muchos organismos de normalizacin exigen que el titular de la patente acepte conceder licencias en condiciones razonables y no discriminatorias. Una vez que se ha logrado un acuerdo entre las partes, se evitarn aquellas patentes que pudieran impedir la amplia difusin de la tecnologa. Una posible solucin para aquellos casos en los que distintos titulares de patentes poseen varias patentes relacionadas con una norma es la conformacin de lo que se denomina una mancomunidad de patentes.

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http://www.mpegla.com