Id Cendoj: 28079110012010100802 rgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Seccin: 1 N de Recurso: 1129/2007 N de Resolucin: 746/2010 Procedimiento: Casacin Ponente: JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ Tipo de Resolucin: Sentencia SENTENCIA En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil diez. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casacin interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelacin por la Audiencia Provincial de Madrid, Seccin 28, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Nmero Diez de Madrid, sobre competencia desleal; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad IMPOREXPOR BALBOA, S.A., representado por el Procurador D. Joaquin Fanjul de Antonio; y como parte recurrida, la entidad ALTADIS, S.A., representada por el Procurador D. Mara Teresa Goi Toledo. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- 1.- La Procurador D. Mara Teresa Goi Toledo, en nombre y representacin de la entidad Altadis, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Nmero Diez de Madrid, sobre competencia desleal, siendo parte demandada la entidad Imporexpor Balboa, S.A.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia "por la que, estimndose en todas sus partes la presente demanda, SE DECLARE: Que los actos realizados por IMPOREXPORT BALBOA, S.A. constituyen actos de competencia desleal. Y, con base en tales declaraciones, SE CONDENE a la mercantil IMPOREXPORT BALBOA, S.A. 1.- A cesar de modo inmediato en la realizado de los actos relatados de importacin y distribucin y venta en Espaa, de cigarros puros Balboa con las leyes engaosas y falsas. 2.- A remover y retirar del trfico econmico tales cigarros puros, as como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga mencin de tales leyendas engaosas y falsas. 3.- A aceptar que, conforme se previene en el artculo 18 de la Ley de Competencia Desleal, se publique a su costa la Sentencia que en su da se dicte en la revista sectorial EL FUMADOR y en el diario EL PAIS, Edicin Nacional. 4.- Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.". 2.- El Procurador D. Joaqun Fanjul de Antonio, en nombre y representacin de la entidad Imporexpor Balboa, S.A., contest a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su da Sentencia por la que se desestime ntegramente la misma, con imposicin de costas al actor por su temeridad y mala fe.". 3.- Recibido el pleito a prueba, se practic la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trmite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Nmero Diez de Madrid, dict Sentencia con fecha 2 de marzo de 2.006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora D. M. Teresa Goi Toledo, en representacin de ALTADIS, S.A. frente a IMPOREXPOR BALBOA, S.A. representada por el procurador D. Joaqun Fangul de Antonio, se condena en costas a la parte actora.". SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelacin contra la anterior resolucin por la representacin de la entidad Altadis, S.A., la Audiencia Provincial de Madrid, Seccin 28, dict Sentencia con fecha 15 de marzo de 2.007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos parcialmente el recurso de apelacin interpuesto por ALTADIS, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nm. Diez de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe 2 en los antecedentes, revocamos dicha resolucin y, en consecuencia, estimamos parcialmente la demanda interpuesta por ALTADIS, S.A., contra IMPOREXPORT BALBOA, S.A. declarando que la demandada ha realizado actos de competencia desleal, y condenando a dicha demandada al cese en la comercializacin de los cigarros puros Balboa con las expresiones que sirven de base a la demanda y a la remocin del trfico econmico de las cajas y material publicitario que contengan dichas expresiones, absolviendo a la demandada en el resto de las pretensiones contra ella ejercitadas, sin efectuar expresa imposicin de las costas derivadas de ambas instancias.". TERCERO.- El Procurador D. Joaqun Fanjul de Antonio, en nombre y representacin de la entidad IMPOREXPOR BALBOA, S.A., interpuso recurso de casacin ante la Audiencia Provincial de Madrid, Seccin 28, respecto la Sentencia dictada en grado de apelacin de fecha 15 de marzo de 2.007, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infraccin por inaplicacin del art. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. SEGUNDO.- Se alega infraccin por aplicacin indebida, del art. 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. TERCERO .- Se denuncia infraccin, por aplicacin indebida del art. 11 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal. CUARTO.- Por Providencia de fecha 30 de mayo de 2.007, se tuvo por interpuesto el recurso anterior, y se acord remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes. QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad IMPOREXPOR BALBOA, S.A., representado por el Procurador D. Joaquin Fanjul de Antonio; y como parte recurrida, la entidad ALTADIS S.A., representada por el Procurador D. Mara Teresa Goi Toledo. SEXTO.- Por esta Sala se dict Auto de fecha 22 de septiembre de 2.009, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIN interpuesto por la representacin procesal de IMPOREXPOR BALBOA, S.A., contra la Sentencia dictada, en fecha 15 de marzo de 2007, por la Audiencia Provincial de Madrid (Seccin 28), en el rollo n 535/2006 dimanante de los autos de juicio ordinario n 662/2004, del Juzgado de Primera Instancia n 10 de Madrid.". SEPTIMO.- Dado traslado, el Procurador D. Mara Teresa Goi Toledo, en nombre y representacin de la entidad Altadis, S.A., present escrito oponindose al recurso formulado de contrario. OCTAVO.- No habindose solicitado por todas las partes la celebracin de vista pblica, se seal para votacin y fallo el da 2 de noviembre de 2.010, en que ha tenido lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez, FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre competencia desleal. La denuncia de ilcito competencial se basa en que la entidad demandada est comercializando en todo el territorio espaol unos cigarros, al amparo de la marca "Balboa", en cuyas cajas se reivindica un supuesto origen cubano del producto. En concreto se refiere a la cara interior de las cajas. En esa cara interior se destaca la marca en grandes signos y a continuacin se expresa lo siguiente: "Manos y tabaco, sabidura y arte, unidos para seducir a los sentidos y proporcionarle el placer de degustar su estilo de vida con ms sabor. Con tiempo, mucho tiempo, hemos recorrido caminos y valles guiados con fino olfato y delicado gusto para seleccionar las mejores variedades de tabaco. Con el arte de las manos aejas y sabias de los maestros torcedores hemos creado este BALBOA rojo con el intenso sabor de los puros habanos." Concluyen esas frases con el signo que reproduce unos hojas de tabaco y en letra de mayor tamao que la anterior la expresin: "Repblica Dominicana". Por otra parte en la pgina web "purosbalboa.com" se incorpora esa misma leyenda (folios 28 y 29) y se menciona lo siguiente: "Balboa rojo con el sabor tradicional del puro habano". Por la entidad mercantil ALTADIS S.A. se dedujo demanda contra la tambin mercantil IMPOREXPOR BALBOA S.A. en la que se solicita de la demandada a: 1.- A cesar de modo inmediato en la realizacin de los actos relatados de importacin y distribucin y venta en Espaa, de cigarros puros Balboa con las leyendas engaosas y falsas. 3 2.- A remover y retirar del trfico econmico tales cigarros puros, as como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga mencin de tales leyendas engaosas y falsas. 3.- A aceptar que, conforme se previene en el artculo 18 de la Ley de Competencia Desleal, se publique a su costa la sentencia que en su da se dicte en la revista sectorial "El Fumador" y en el diario "El Pas", edicin nacional. La Sentencia dictada por el Juzgado de 1 Instancia nm. 10 de Madrid el 2 de marzo de 2006 , en los autos del procedimiento ordinario nm. 662 de 2004, desestima la demanda, con base en que, si bien la actora tiene legitimacin activa con fundamento en el art. 19 de la LCD, sin embargo no concurre ninguno de los ilcitos competenciales de los arts. 6 y 12 de dicha ley porque la leyenda incluida en la caja del producto de la demandada, en la que respecto de la marca Balboa rojo se hace constar "con el intenso sabor de los puros habanos" constituye una mera alusin comparativa de carcter general susceptible de utilizacin por cualquier persona o entidad dado su carcter genrico que slo sirve para describir el producto pero no tiene capacidad individualizadora. La Sentencia dictada por la Seccin 28 de la Audiencia Provincial de Madrid el 15 de marzo de 2007, en el Rollo 535 de 2006 , estima en parte el recurso de apelacin de Altadis, S.A. y en la misma medida la demanda de dicha entidad declarando que la demandada ha realizado actos de competencia, condenndole al cese en la comercializacin de los cigarros puros Balboa con la expresiones que sirven de base a la demanda y a la remocin del trfico econmico de las cajas y material publicitario que contengan dichas expresiones, y absolviendo a la demandada en el resto de las pretensiones contra ella ejercitadas. La resolucin expresada aprecia la concurrencia del tipo de ilcito competencial del art. 12 LCD. Conforma la base fctica en la utilizacin en la pgina web de las expresiones "sabor tradicional del puro habano" y "con el intenso sabor de los puros habanos" y en la parte interior de las cajas de esta ltima indicacin. Y fundamenta la ilicitud en que la mencin que utiliza la demandada lo que hace es servirse de cualidades de los puros habanos para asimilarlos a los propios. Lo relevante -dice- es la asimilacin de las caractersticas de un producto que, por su origen y calidad, tiene gran renombre, al propio. La deslealtad - aade- radica en asimilar las caractersticas de productos de renombre que se identifican por su procedencia geogrfica con los propios. Lo que se trata de impedir, concluye, es que se equiparen cualidades de productos ajenos a los propios. Contra dicha Sentencia se interpuso por la entidad mercantil IMPOREXPOR BALBOA, S.A. recurso de casacin articulado en tres motivos, en los que respectivamente se denuncia infraccin de los arts. 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (motivo primero); del art. 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (motivo segundo); y del art. 11 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (motivo tercero), que fue admitido por Auto de esta Sala de 22 de septiembre de 2.009. SEGUNDO.- Con carcter prioritario debe acordarse la desestimacin de los motivos primero y tercero reduciendo el examen del recurso al motivo segundo. La desestimacin del motivo primero se basa en que el objeto del proceso versa sobre competencia desleal no sobre marcas y no tiene nada que ver con la existencia de una hipottica nulidad marcaria por lo que la sentencia recurrida no pudo vulnerar por inaplicacin el art. 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas. La desestimacin del motivo tercero se basa en que la resolucin recurrida no pudo infringir por aplicacin indebida el art. 11 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Es ms, si lo hubiera aplicado, habra incurrido en incongruencia "extra petita" porque el ilcito competencial del art. 11 LCD no fue alegado por la demandante -slo invoc los ilcitos concurrenciales de los arts. 5, 6 y 12 de la LCD -, vicio procesal que ni siquiera se aleg por la entidad demandada recurrente. Otra cosa pudiera ser que, al tiempo de razonar sobre la aplicacin del art. 12 de la LCD, la resolucin de la Audiencia estuviere de hecho aplicando el contenido del art. 11 LCD, pero de haber sido as la denuncia que hubiera procedido sera la de aplicacin indebida del art. 12 LCD, por confusin de normativas legales. TERCERO.- El tipo de ilcito competencial del art. 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (el cual se mantiene ntegro despus de la reforma de dicha Ley por la 29/2.009, de 30 de diciembre) se rubrica "Explotacin de la reputacin ajena" y se compone de dos prrafos, en el primero de los cuales se establece a modo de clusula general que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacin industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el 4 mercado", en tanto que en el segundo se dispone, a modo de ejemplo, que "En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompaados de la indicacin acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares". La nota general bsica, en sintona con el ttulo, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o econmico ajeno, si bien debe destacarse que esta circunstancia puede estar presente en otros ilcitos como el de la clusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusin del art. 6, acto de engao del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitacin del art. 11; y, aunque cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusin o asociacin, ni que sea apto para producir engao a los consumidores, refirindose a las formas de presentacin o creaciones formales (por todas, S. 23 de julio de 2.010), como tambin sucede con el tipo del art. 6 LCD, y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitacin) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-. La nota genrica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la prctica se haga hincapi en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y econmico de otro, y recoge la interdiccin de los actos de expoliacin de la posicin ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputacin, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( S. 19 de mayo de 2.008). Lo expuesto nos revela tambin que el objeto de proteccin no es solo el correcto funcionamiento del mercado, que impregna toda la Ley especial, y la proteccin del inters de los consumidores, sino singularmente el inters de los competidores. La nota antes descrita como genrica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el trmino legal "reputacin". Es preciso la existencia de una reputacin industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantacin en el mercado. El trmino legal "reputacin" comprende los de fama, renombre (el precepto protega la marca renombrada hasta la LM de 2.001, dado el casi total olvido por la LM de 1.988), el crdito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor (art. 217.2 LEC). La conducta tomada en cuenta para integrar el ilcito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputacin ajena. Ha de consistir en la utilizacin de elementos o medios de identificacin o presentacin de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan informacin a los consumidores ( S. 23 de julio de 2.010). El prrafo segundo del art. 12 LCD prev la utilizacin de un signo distintivo o de una denominacin de origen, y aunque la interpretacin de los ilcitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisin de la competencia, sin embargo la expresin "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputacin empresarial -industrial, comercial o profesional-. Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputacin de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el nimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno. El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificacin. CUARTO.- En el enunciado del motivo segundo se alega infraccin, por aplicacin indebida, del art. 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. La sentencia recurrida entiende que concurre el ilcito del art. 12 LCD con base en los argumentos que expone en el fundamento cuarto y que se pueden sintetizar en las apreciaciones siguientes: (a) el precepto no se basa en el riesgo de confusin; (b) la norma intenta evitar que se pueda equiparar el producto propio al ajeno para que la fama o renombre beneficie al infractor; (c) los cigarros habanos gozan de renombre -es un producto que por su origen y calidad tiene un gran renombre-; (d) la mencin que utiliza la demandada lo que hace es servirse de las cualidades de los puros habanos para asimilarlos a los propios; (e) la conclusin es que hay una asimilacin de las caractersticas de un producto de gran renombre, que se identifica por su procedencia geogrfica, por los propios; (f) no es relevante que no se haga referencia a una marca concreta; y (g) tampoco lo es que la indicacin est protegida o no por algn derecho. 5 En el motivo se alega, en sntesis: A. Falta de exclusividad. Si no hay un derecho de exclusiva a favor de la contraparte, lo que no entra a valorar la Audiencia Provincial, no puede haber un aprovechamiento ilcito por la recurrente. La exclusividad nicamente puede ser acogida cuando exista un derecho que la ampare, y no fue invocada por la actora en ningn momento; B. El trmino "sabor habano" no se utiliza por la recurrente con carcter distintivo, sino descriptivo -descripcin de un caracterstica como es el sabor-; y, C. Falta de riesgo de error en el consumidor. No hay duda sobre la procedencia del producto, no se engaa al consumidor sobre el origen de los puros pues en reiteradas ocasiones se plasma en la caja que son puros elaborados en la Repblica Dominicana, y el consumidor final es capaz de discernir no solo ya el distinto origen empresarial del producto sino, y precisamente por ello, la desigualdad entre ambos. La postura de la parte recurrida se resumen en los siguientes puntos: 1.- La recurrente al atribuir a sus puros dominicanos el "sabor" reconocido que se predica de los puros habanos se est aprovechando de las ventajas de la reputacin que otros han adquirido en el mercado. Las indicaciones o denominaciones existen, distinguen unos productos de renombre identificados por una procedencia geogrfica reconocida, concreta y generalmente valorada y la recurrente se est aprovechando indebidamente de las ventajas que esa indicacin "habanos", ha adquirido a lo largo de la historia en el mundo del cigarro. Se hace tambin hincapi en que la enumeracin del prrafo segundo del art. 12 LCD es abierta como lo revela la expresin "y similares". 2.- La reputacin de que se trata "no es de la demandada -y tampoco de la actora- sino de terceros ajenos a este pleito, i.e., los fabricante cubanos de habanos". La legitimacin para accionar de la demandante le viene dada como interviniente en el mercado, siendo irrelevante sea titular o no de esas indicaciones o denominaciones. No se trata de si ALTADIS tiene o no un derecho de exclusiva sobre esos signos, indicaciones o denominaciones, porque ni lo valora la Sala ni era lo que se peda en la demanda rectora ni en la misma se ejercitaba una accin marcaria. Y, 3.- Queda al margen del tema litigioso que los consumidores puedan reconocer el origen propiamente dominicano que, es cierto, queda explcito en los puros de la demandada. QUINTO.- Vistas las alegaciones de las partes (fto. cuarto) y a la luz de la doctrina general expuesta (fto. tercero) la conclusin que razonablemente se deduce es la de desestimacin del recurso. Y esto por las razones siguientes: 1. El art. 12 de la Ley de Competencia Desleal no refiere la reputacin o renombre a un derecho exclusivo, sino que, como se dijo, el concepto de "signo" ha de entenderse en un sentido amplio, y lo mismo sucede con las denominaciones de origen, que no requiere ser de proteccin reforzada; 2. Tampoco es necesario que la utilizacin efectuada produzca un riesgo de confusin o asociacin o tenga aptitud para generar engao en los consumidores acerca del origen, calidad o caractersticas del producto; y, 3. La jurisprudencia alegada en el motivo no aporta fundamento alguno a los planteamientos expuestos por la parte recurrente, pues las Sentencias citadas resuelven casos y aspectos concretos que no excluyen o contradicen la innecesariedad de que el signo distintivo ajeno no est reconocido por la ley como derecho de exclusiva, ni exigen que sea preciso el riesgo de asociacin o la aptitud de producir engao; y, 4. Finalmente, como complemento de lo dicho, debe resaltarse que las circunstancias concurrentes justifican la aplicacin al caso del art. 12 de la LCD. Ambas entidades fabrican y comercializan cigarros puros dominicanos, con las denominaciones "VEGA FINA", la actora, y "BALBOA", la demandada, por lo que son directamente competidoras en el mismo sector del mercado. El trmino "Habano" tiene, en relacin con los cigarros puros, un gran renombre (hecho notorio; reconocimiento en los tribunales; y como denominacin de origen en Convenio hispano-cubano de 23 de enero de 1.979, art. 4); y la expresin "sabor del puro habano" en relacin con el producto expresado es claramente incardinable en el ltimo inciso del prrafo segundo del art. 12 LCD como "similar" de "tipo" o "clase", de puros, sin que quepa reducir el alcance al de una mera indicacin descriptiva. Y, por ltimo, es evidente que la utilizacin produce una ventaja en el mercado respecto de los competidores, por lo que la entidad actora como tal est interesada en que no se utilice falsa o incorrectamente por quien no tiene cobertura legal al efecto; y sin que obste que no sea la titular del signo renombrado dadas las caractersticas y circunstancias de la denominacin de origen o indicacin geogrfica de origen y calidad de que se trata. SEXTO.- La desestimacin de los motivos del recurso de casacin conlleva la de ste, y habida cuenta que el objeto del proceso versa sobre una materia en la que existen dudas de derecho no se hace especial imposicin respecto de las costas causadas en el recurso. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espaol. 6 FALLAMOS Que desestimamos el recurso de casacin interpuesto por la representacin procesal de IMPOREXPOR BALBOA, S.A. contra la Sentencia dictada por la Seccin 28 de la Audiencia Provincial de Madrid el 15 de marzo de 2.007, en el Rollo 535 de 2.006, sin hacer especial condena en costas en el recurso de casacin. Publquese esta resolucin con arreglo a derecho, y devulvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelacin remitidos con testimonio de esta resolucin a los efectos procedentes. As por esta nuestra sentencia, que se insertar en la COLECCIN LEGISLATIVA pasndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIN.- Leda y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trmite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pblica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el da de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.