Industria y Comercio

5 u V ' R I N T E N D E N C I A
Expediente N'
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Resolucin N
0
0 6 114138
Por la cual se decide una solicitud de registro de marca
LA JEFE DE LA DIVISIN DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante petitorio radicado el 9 de noviembre de 2006, la sociedad
MERCK KGAA, mediante apoderado, present solicitud de registro de la marca
FLEXAGIL (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la
Clasificacin I iternacional de Niza.
Posteriormente, mediante escrito de fecha 17 de abril de 20 0 8 el apoderado de la
sociedad soliciito la modificacin de los productos a distinguir as: "Se limita la solicitud
de registro -de marca FLEXAGIL (NOMINATIVA), para amparar nicamente los
siguientes pro|ductos "Preparacines farmacuticas para el tratamiento de desordenes
del sistema msculo- esqueltic del cuerpo humano"
o
SEGUNDO: publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con el lleno
de los requisitos de ley, se presentaron tres oposiciones contra la solicitud de registro
mencionada e|n el considerando anterior. El objeto de las oposiciones es que se niegue
el registro y se fundamentan de la siguiente manera:
FUNDAMENTOS DE LA SOCIEDAD QUMICA PATRIC LTDA:
-"(...) La sociedad QUIMICA PATRICK LTDA con Domicilio en Bogota. Colombia, es
titular del regitro de la marca:
MARCA: FLEXOBIL: EXPEDIENTE No. 92.257252 CERTIFICADO No.
123213; VIGENCIA: 1 2/1 2/20 1 4 .
- "(...) Como
transcribi las
letras AG por
representada
se puede apreciar las marcas son muy similares^ pues la solicitante
letras de la marca de mi representada, CAMBIANDOLE simplemente las
las letras OB a la marca registrada y concedida con anterioridad a mi
para tratar de ocultar la copia, sin lograrlo, por consiguiente la confusin
es evidente concluyendo as que las marcas no pueden coexistir en el mercado sin
inducir a asociacin a los consumidores (...)".
- "(...) Con
FARMACEUT
la marca FLEXOBIL de mi Representada se identifican productos
OS comprendidos en la Clase 5
a
, es decir, los mismos productos que se
pretenden identificar con la expresin solicitada FLEXAGIL por lo tanto, se trata de
productos qu tienen la misma finalidad y que estn dirigidos al mismo comprador (...)"
Resolucin Mo.
Ref. expediente No. 0 6-1 1 4 1 3 8
FUNDAMENT
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Industria y Comercio
SuTE"ri TENOeNClA
DS DE LA SOCEIDAD AVENTIS PHARMA S. A:
- "(...) La sociedad AVENTIS PHARMA S A es titular de registro de la marca
FLAGYL (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificacin
Internacional, i
Certificado No
a cuales e encuentra vigente hasta el 27 de septiembre de 2013, bajo
122108
- "(...) Es evidente que desde el punto de vista visual, las marcas presentan
similitudes que las hacen susceptibles de confusin, pues la marca solicita
reproduce EN SU GRAN MAYORIA de las letras que conforman la marca solicitada
anteriormente por mi representada, en el mismo orden y posicin (..
- "(...) Adicional a la confundibilidad de los signos, debe tenerse presente que las
marcas enfrentadas estn llamadas a distinguir producto de la misma clase 5 de la
Clasificacin Internacional (...)"
FUNDAMENTOS DE LA SOCIEDAD PROCAPS S.A'
La sociedad PROCAPS SA. es titular de los siguientes registros marcarios:
SIGNO TITULAR CLASE CERTIFICADO VIGENCIA
FLEXIGEL PROCAPS S.A. 05 310922 21/02/2016
- "(...) As bien podr este Despacho apreciar que la expresin FLEXAGIL es
gramaticalmente hablando, absolutamente similar a la marca FLEXIGEL que fue con
anterioridad registrada por la sociedad PROCAPS SA. para distinguir productos de
la clase 05 internacional, dejando en evidencia la carencia de distintividad del signo
FLEXAGIL, lo que permite percibir que ste no es susceptible de proteccin (...)"
- "(...) En el presente caso tenemos que la marca FLEXIGEL (N) registrada
anteriormente identifica productos ubicados en la clase 05 internacional
(PRODUCTOS FARMACEUTIOS) y la solicitada a registro FLEXAGIL (N) pretende
distinguir igualmente productos de esta clase, por lo que necesariamente stas (las
marcas cotejadas) compartirn los mismos canales de comercializacin, nicho de
mercado y potenciales clientes (...)"
La sociedades opositoras mencionan como norma aplicable la causal de
irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artculo 136 de la decisin 486 de la
Comunidad Andina.
Respuesta a la oposicin
El solicitante en su oportunidad legal dio respuesta a los argumentos planteados
por los opositores, en los siguientes trminos:
A los fundamer tos de la oposicin presentada por la sociedad PROCAPS SA.
- "(...) Los signos en conflicto en este asunto pueden coexistir pacficamente en el
mercado, sin genera confusin en el pblico consumidor, por cuanto comparten la
expresin de uso comn (FLEX) en la conformacin de marcas de la clase 5
intencional y sus dems elementos son ideolgicamente diferentes. As las cosas,
los consumidores podrn fcilmente identificarlos (...)".
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..) As pues, debiendo excluirse la expresin FLEX de la comparacin marcara,
resta comparar sus terminaciones, para determinar si son o no confundibles. Pues
bien, estas dos terminaciones tienen diferencias ideolgicas, que facilitan al
consumidor su clara identificacin
A los fundamentos de la oposicin presentada por la sociedad QUIMIA PATRIC
LTDA:
"(...) De un lado comparten la expresin FLEX de uso comn en la conformacin de
marcas de la clase 5 internacional, como qued atrs demostrado, razn por la cual
tal expresin bebe ser excluida de la comparacin marcara. De otro lado, las
terminaciones UG / / _ y OBLIL son perfectamente diferenciables, por tener claras
diferencias conceptuales que permitan su identificacin
A los fundamentos de la oposicin presentada por la sociedad AVENTHIS PHARMA:
"(...) entre los signos FLAGYL y FLEXAGIL existen ms diferencias que semejanzas
en el plano ortogrfico, por cuanto;
Tienen una muy dismil extensin (mientras que la marca registrada tienen 6
letras, la solicitada para registro en este expediente tienen 8).
Tiene un nmero diferente de silabas: la marca registrada por la sociedad
AVENTIS PHARMA S A .tiene dos y la solicitada para registro en este
expedien te tienen 3)
Tienen una diferente secuencia voclica: A, la registrada por la sociedad
AVENTHIS PHARMA y E-A-l- la solicitada para registro por la sociedad
AVENTHIS PHARMA SA
TERCERO: De acuerdo con lo previsto en los artculos 146, 148 y 150 de la Decisin
486 de la Comisin de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizar
el examen de
oposicin y de
p
egistrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la
la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio
comprende causales que aunque no hayan sido planteadas en la oposicin, aparezcan
con ocasin del Examen de registrabilidad.
1
1. Irregistrabilidad por identidad o similitud
1.1. Norma aplicable
1
Sobre la funcin de la oficina nacional competente de realizar de oficio el examen de registrabilidad, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en ei proceso 1 67-IP-20 0 5, marca BBVA BANCOMER ha expresado lo siguiente: "El Tribunal observa que la
existencia de oposiciones compromete ms an al funcionario respecto de la realizacin del examen de fondo, pero, la inexistencia
de las mismas no le libera de la obligacin de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se
convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesin o denegacin de los registros marcarios.
"El examen de fondo sobi e la registrabilidad del signo tiene carcter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde
tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 1365 y1 3 6 de la Decisin 4 86."
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El artculo 136 literal a) de la Decisin 4 86 de la Comisin de la Comunidad Andina,
seala que no podrn registrarse como marca los signos que sean "idnticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales e uso de la marca puede causar un riesgo de confusin o de asociacin".
1.2. Concepto y requisitos
La causal mencionada evita que el consumidor se confunda al momento de adquirir el
producto o servicio, ya sea en cuanto al signo, esto es tomando un producto por otro o
en cuanto a la procedencia empresarial que se le adjudique. La causal tambin tutela el
derecho de uso exclusivo que terceros hayan adquirido con anterioridad, ya sea por
tener en trmite una solicitud de marca o por tener un registro.
La comparacin de marcas conlleva un estudio ponderado orientado con los criterios,
principios y reg as que la doctrina y la jurisprudencia han fijado. La confusin marcara
se da por la conjuncin de dos factores, semejanza o identidad de los signos y de los
productos o servicios.
2
Si uno de los dos factores no se presenta la causal no aplica,
por eso ante el descarte de uno de ellos no es necesario verificar el otro. Sin perjuicio,
de que se presenten casos donde deban ser analizados simultneamente pues slo de
su examen conjunto se podra valorar el riesgo de confusin.
3
Caso concreto
1.3. Antecedentes marcarios
Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposicin y una vez revisada de
oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontr
la siguiente informacin relevante para efectos del presente examen de registrabilidad
Marca Titular Expediente|C!ase Tipo Certifcado Vigencia
FLEXOBIL 1 -QUIMICA PATRIC L I D 92 257252 7 5 NO 1 23 21 3 1 2/1 2/20 1 4
FLAGYL 1 -AVENTIS PHARMA S.A. 9224 64 76 7 5 NO 1 221 0 8 27/0 9/20 1 3
FLEXIGEL 1 - PR0 CAPS S.A. 0 5 0 73 224 8 5 NO 3 1 0 922 21 /0 2/20 1 6
Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera:
Marca solicitada Marca opositora
FLEXAGIL
Marca opositora
FLAGYL
FLEXOBIL
Marca opositora
FLEXIGEL
Proceso 79-IP-20 0 6 Marca F.C.C. de Junio de 20 0 6.
3
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 81 -IP-20 0 4 , marca SANTA EMILIA, expres 'cuando los signos
sean idnticos o muy semejantes, mayor deber ser la diferenciacin exigible entre los productos o servicios a los que se aplican.
Y a la inversa, esto es, culando los productos o servicios sean idnticos o muy similares, mayor deber ser la diferenciacin exigible
entre los signos enfrentados."
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l i s .
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SUTqVT N T E' o E N C A
Es tarea del funcionario administrativo determinar el grado de confusin que existe
entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud puede ser de tipo ortogrfico o
visual, fontico o ideolgico. En ese sentido, procedemos a llevar acabo la
comparacin erp sus tres aspectos, de ser necesario para el caso, en razn a que con
la verificacin de uno de ellos podemos concluir la similitud de signos, siempre que en
conjunto se genere riesgo de confusin o de asociacin.
4
La comparacin a realizar se ve altamente influenciado por el hecho de que la partcula
FLEX es muy| usada en la clase 5
a
, en tanto forma parte de diversas marcas
registradas a nombre de diferentes titulares y en ese caso coincidir en esa partcula no
es determinante para negar la marca.
En el campo ortogrfico o visual, hay que tener en cuenta las letras, las races o
terminaciones,
comparacin d
bien es cierto
"AGIL" y "OBI
la extensin, la forma de las etiquetas, los grficos, etc. Al realizar la
ssde el punto de vista ortogrfico, respecto de la opositora FLEXOBIL si
ambos comparten las letras iniciales, la terminacin de las mismas
le otorgan a los signo la distintividad requerida. Respecto de la
opositora FLEXIGEL nos encontramos frente una situacin similar, es decir, los signos
comparten las silabas iniciales, no obstante se diferencian por sus terminaciones AGIL
e IGEL, que se encuentran compuestas por vocales diferentes, y les otorgan la
suficiente distintividad sin generar error o confusin en el publico consumidor.
Por ultimo, respecto de la opositora FLAGYL encontramos que entre los signos objeto
de comparaci|n no encuentran semejanzas, ya que el signo solicitado cuenta con una
mayor extensin, es decir, esta compuesto por tres silabas en tanto que la opositora
esta compuest'a solamente por dos silabas, adems la conjugacin de sus letras y la
disposicin de| sus vocales por un lado E-A-l y en la opositora A - Y causan una
sonoridad distinta ya que las vocales que son las que determinan la tonalidad de las
palabras
Finalmente, es importante tener en cuenta que la sociedad MERCK KGaA, con su
modificacin al petitorio inicial, a un producto farmacutico para tratar afecciones a la
salud poco frecuentes, influye en la imposibilidad de que se genere riesgo de confusin
o asociacin, pues es un producto muy especfico de uso con formula mdica y por
pacientes con cuadros especiales.
De lo expuesto, resulta que las marcas FLEXAGIL, FLEXOBIL, FLAGYL y FLEXIGEL
no presentan semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, como se expuso
cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior, el
consumidor no se confundira al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o
procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma
queda a salvo el inters del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que
el opositor tiene sobre su marca.
Por tanto, ya
necesario ana
prospera ante
4
Proceso 86-IP- 20 0 6 Marca STORVAS.
que las marcas comparadas no son semejantes ni idnticas no es
izar la conexidad competitiva entre productos o servicios, pues la causal
la concurrencia de los dos factores, tal como ya se explic.
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Industria y Comercio
s u pc~r 7 t b n o e n c i a
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no est comprendida en la causal de
irregistrabilidad establecida en el artculo 136 literal a) de la Decisin 4 86 de la
Comisin de la Comunidad Andina.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicin presentada por la sociedad
QUIMICA PATRIC LTDA:
ARTICULO SEGUNDO: Declarar infundada la oposicin presentada por la sociedad
AVENTIS PHARMA S A :
ARTICULO TERCEO: Declarar infundada la oposicin presentada por la sociedad
PROCAPS S.
ARTICULO C l ARTO: Conceder el registro de la marca:
FLEXAGIL Nominativa
Para distinguir: preparaciones farmacuticas; para el tratamiento de desordenes del
sistema msculo-esqueltico del cuerpo humano, productos comprendidos en la
clase 5 de la Clasificacin Internacional de Niza.
Titular: MERCK KGAA.
Direccin: FRANKFURTER STRASSE 250
Domicilio: DARMSTADT ALEMANIA
Vigencia: Diez (1 0 ) aos contados a partir de la fecha de la presente resolucin.
Certificado N
0
:
ARTCULO QUINTO: Notifquese personalmente a los doctores, Lus Patio Leyva
como apodera'do de la sociedad solicitante, a Rubiela Arias de Fajardo, Jorge Enrique
Di Terlizzi y
opositoras, o
entregndoles
de reposicin,
el Superintenc
a Diego Muoz Marroqun, como apoderados de las sociedades
a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolucin,
copia de la misma, advirtindoles que contra ella proceden los recursos
ante la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos, y el de apelacin, ante
ente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los
cinco (5) das hbiles siguientes a la fecha de la notificacin.
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-V
Resolucin N
t * Ref. expedier
D.
te No. 0 6-1 1 4 1 3 8
4 5 3 3
Industria y Comercio
S U P G TITT EITD E N C I A
ARTCULO SEXTO: Asignar nmero de certificado ai derecho concedido, previa la
anotacin en el Registro de la Propiedad Industrial.
NOTIFQUESE Y CMPLASE
Dado en Bogot, D.C., a los \ 3 HAYO 20Q8
La Jefe de la D visin de Signos Distintivos,
Zoraida Fonseca
Diana Gaitn C
Nombre
Direccin
Ciudad
MATILDE ATEHORTUA JIMNEZ
Lus Patio Leyva
Caera 9 No. 74-08 Oficina 4 0 3
Bogot D.C.
Nombre
Direccin
Ciudad
Rubiela Aras de Fajardo
Carrera 7 No. 3 2-3 3 oficina 1501
Bogot D.C.
Nombre
Direccin
Ciudad
Nombre
Direccin
Ciudad
Jorge Enrique Di Terlizzi
Carrera 9 No. 74 -08 Oficina 403
Bogot D.C.
Diego Muoz Marroqun
Calle 64 No. 3-41
Bogot D.C.
7
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