MARCA NOTORIA - Principios de territorialidad y especialidad; calidad y

difusin como elementos esenciales

En tanto que el mismo Tribunal advierte que la especial proteccin de las marcas
notorias que ha establecido la normativa comunitaria va ms all de los principios
de territorialidad y especialidad; que una marca no es notoria desde su aparicin
en el mercado, sino que esa condicin constituye un status superior al que han
llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue,
permanencia en el mercado, aceptacin y conocimiento entre los consumidores;
que esa notoriedad se construye a travs del esfuerzo, trabajo, e inversin de su
titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parmetros de
calidad en sus productos, por lo cual requiere una proteccin especial a fin de
evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno !e la
doctrina dice que ha considerado que "la marca notoria es la que goza de difusin
# o lo que es lo mismo # es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca$
%
; que es la "conocida por la mayor parte
de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos
o servicios en relacin con los cuales la marca es usada$; y que "&as llamadas
marcas notorias han merecido tradicionalmente, una proteccin especial, en la
medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio
ajeno &a notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o
ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios
que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consigui la notoriedad$
!e lo anterior se deduce que la notoriedad no es un asunto necesariamente de
consumo masivo o de conocimiento popular, sino que ante todo implica una
posicin destacada que tiene una determinada marca en el mercado de la clase
de sus respectivos productos a la que pertenece el que ella distingue, y por ende
un especial reconocimiento en el sector de los consumidores de dichos productos,
primordialmente por la calidad del que se ofrece con esa marca acompa'ada de
la amplia y sostenida difusin publicitaria de la misma, cuyos medios y alcances
dependen de la condicin de las personas a las que est dirigido el producto,
quienes pueden corresponder al gran p(blico consumidor o a un segmento
especializado o cualificado de los consumidores, lo que puede obedecer a su
nivel econmico, a sus actitudes sociales, a su actividad personal, tendencias,
gustos, edades, etc
)*T+ !E ,E&+T*,-+. /E,)0)!E1 )*2*+ 3arlos, "/4)!+5E)T*6 !E&
!E,E37* !E 5+,3+6$, Editorial 5ontecorvo 6+, 5adrid %89:, pg ;<;
+,E+) &+&-) 5anuel, "&+ =,*TE33->) !E &+ 5+,3+ =*, &*6
T,-?4)+&E6 !E @46T-3+$, 3onsejo Aeneral del =oder @udicial, +)!E5+,
5adrid %88;, pg <B9; 14337E,-)* !aniel, "5+,3+6 C =+TE)TE6 E) E&
A+TT$, Editado por +beledo =errot, %88D, pgs %;E y %;%
EBE !"A" - Cosa #u$%ada respecto de la notoriedad & NOTORIE'A' 'E A
MARCA - EBE !"A" y EBE INTERNATIONA & RIE!(O 'E CON)*!ION -
Ine+istencia de cone+idad , complementariedad, competiti-idad y pu.licidad
entre EBE !"A" y EBE INTERNATIONA
=or lo tanto vale tener como cosa juzgada la notoriedad de la marca E?E& para
productos de la clase %:, registrada en cabeza de la actora, en virtud de lo
decidido por la 6ala en la sentencia referenciada, por el asunto allF resuelto, amn
de que en el presente litigio se aportaron pruebas y elementos de juicio similares
a los eGaminados en dicha sentencia, indicativos de esa notoriedad, tales como
publicidad en revistas y publicaciones de circulacin internacional 6in embargo,
como bien lo advierte la entidad demandada, y seg(n lo indica la amplia actividad
%
/E,)0)!E1 )*2*+ 3arlos, "/4)!+5E)T*6 !E& !E,E37* !E 5+,3+6$, Editorial 5ontecorvo 6+,
5adrid %89:, pg ;<

comercial y difusin publicitaria que se ha dado alrededor de la marca E?E&
-)TE,)+T-*)+&, ambas marcas, la opositora y la demandada han convivido
pacFficamente en el mercado colombiano, a lo cual se agrega que la marca E?E&
-)TE,)+T-*)+& HmiGtaI aquF acusada est referida a servicios, como son los de
la clase :% Heducacin y esparcimientoI, mientras que la opositora distingue
relojes de alta gama, cuyo uso est limitado a un sector social muy reducido, y
que por lo mismo tienen suficiente informacin para poder distinguir el origen de
los servicios y productos respectivos, ms cuando entre unos y otros no hay
relacin alguna HconeGidad, complementariedad, competitividad, canales de
publicidad y distribucin, etcI, y los sectores del mercado en que se ofrecen son
enteramente distintos !e esa forma, en primer lugar, es mFnimo el riesgo de
confusin entre los consumidores del producto distinguido por la marca opositora
frente a la marca E?E& -)TE,)+T-*)+& por lo disFmil de lo que se ofrece con
una y otra en todas sus caracterFsticas y condiciones o circunstancias comerciales
pertinentes y, en segundo lugar, no se puede predicar que la titular de la marca
E?E& -)TE,)+T-*)+& para servicios de la clase :% se aproveche de las
ventajas comerciales y del prestigio que ha ganado la marca notoria, que es
justamente lo que se pretende evitar con la especial proteccin de sta, ya que la
misma se dirige a sectores del mercado diferentes, en los cuales, no es conocida
la marca notoria E?E& para relojes, debido a lo reducido y selectivo del grupo de
los consumidores de los relojes distinguidos con esa marca !e allF que se
posibilite la coeGistencia de ambas marcas en el mercado colombiano, como en
efecto se ha venido dando seg(n lo advierte la 6uperintendencia de -ndustria y
3omercio, sin que se observe razn para que no pueda seguir esa coeGistencia
CON!E/O 'E E!TA'O
!AA 'E O CONTENCIO!O A'MINI!TRATI0O
!ECCI1N PRIMERA
Conse#ero ponente2 RA)AE E" O!TA* 'E A)ONT PIANETA
?ogot, ! 3, tres H;I de marzotres H;catorce H%:II del dos mil cinco cuatro H<EEJ:I
Radicacin n3mero2 44554-56-78-555-7554-55559-54
Actor2 EBE !"A"
'emandado2 !*PERINTEN'ENCIA 'E IN'*!TRIA : COMERCIO
Referencia2 ACCION 'E N*I'A'
&a 6ala decide el presente proceso de (nica instancia, promovido por la sociedad
EBE !"A" contra actos de la !uperintendencia de Industria y Comercio,
mediante los cuales concedi el registro de una marca
I"- A 'EMAN'A

&a parte actora, en ejercicio de la accin consagrada en el artFculo 9J del 3digo
3ontencioso +dministrativo, solicita que se acceda a las siguientes.
4" Pretensiones
4" 4" Kue declare la nulidad de las resoluciones n(ms E9;EE de ;E de abril y
<DD;% de <E de diciembre, ambas de %888 y eGpedidas por la @efe de la !ivisin
de 6ignos !istintivos de la !uperintendencia de Industria y Comercio; y %J%DD
de ;E de junio de <EEE del 6uperintendente de -ndustria y 3omercio, dentro del
eGpediente administrativo n(m 89J<E<;, mediante las cuales, en su orden, se
declar infundada la observacin formulada por la demandante y se concedi el
registro de la marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI a favor de la sociedad
EBE INTERNACIONA IMITE' para distinguir "institutos de educacin y
entrenamiento$, servicios comprendidos en la clase :% de la 3lasificacin
-nternacional de )iza, y se resolvieron los recursos de reposicin y apelacin
interpuestos contra la primera resolucin mencionada, en el sentido de
confirmarla
%< Kue 3como consecuencia de la anterior declaracin y a tFtulo de
restablecimiento del derecho, se solicita ordenear a la 6uperintendencia
demandada reconocer el derecho de la sociedad actora a impedir el registro
correspondiente de la mencionada marca, anulando el respectivo certificado de
registro
7" ;ec<os y omisiones de la demanda
&a sociedad EBE !"A" refiere que es titular de m(ltiples registros de la marca
miGta "EBE$ para identificar relojes, productos de la clase %: de la 3lasificacin
-nternacional de )iza, en numerosos paFses, entre los cuales se encuentran
3olombia y los dems del pacto andino !ada la eGtensa comercializacin de sus
productos, su publicidad y volumen de ventas alrededor del mundo, la marca se
ha convertido en marca notoriamente conocida a nivel mundial +l respecto,
relaciona los registros con que cuenta en 3olombia con el signo E?E&, y dice que
mediante sentencia de << de abril de %888, eGpediente n(m ;::8, el 3onsejo de
Estado le reconoci la notoriedad de dicha marca, a propsito de la demanda que
la sociedad EBE INTERNACIONA IMITE' interpuso contra los actos
administrativos que, con fundamento en dicha notoriedad, le negaron el registro
de la marca "EBE !PA$ en la 3lase ;,

Kue ello significa que las partes ya sometieron a consideracin de las
autoridades marcarias la controversia sobre la registrabilidad de la marca E?E& a
nombre de la aludida sociedad, habindose declarado la notoriedad de su marca
E?E& como obstculo insuperable para el registro de esa eGpresin como marca
a favor de otra persona
)o obstante lo anterior, el %E de septiembre de %889, la sociedad EBE
INTERNATIONA IMITE' radic la solicitud n(m 89EJ<E<; para el registro de
la marca "EBE INTERNATIONA$ HmiGtaI para identificar servicios
correspondientes a "institutos de educacin y entrenamiento$, comprendidos en la
3lase :% de la 3lasificacin -nternacional de )iza
El << de enero de %888 present oposicin contra dicha solicitud de registro, con
fundamento en los hechos referidos y en los registros que tiene en 3olombia a
favor suyo, pero no obstante, el ;E de abril de %888 la entidad demandada eGpidi
la ,esolucin n(m E9;EE, mediante la cual concedi el registro solicitado de la
marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI en la 3lase :% a nombre de la sociedad
EBE INTERNACIONA IMITE' y declar infundada su oposicin a esa marca
El <: de junio de %888 interpuso los recursos de reposicin y en subsidio de
apelacin contra la citada resolucin, con fundamento en la sentencia
referenciada, los cuales fueron decididos mediante las resoluciones n(ms <DD;%
de <E de diciembre de %888 y %J%DD de ;E de junio de <EEE, en el sentido de
confirmarla 3omo consecuencia de ello, la 6uperintendencia demandada eGpidi
el certificado n(m <<8%9J para la marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI en la
3lase :% -nternacional de )iza, a favor de la sociedad EBE INTERNACIONA
IMITE'
6" Normas -ioladas y concepto de la -iolacin
6e indican como violados en los literales aI, dI y eI, del artFculo 9; de la !ecisin
;:: de la 3omisin del +cuerdo de 3artagena
&a violacin del literal aI del artFculo 9; de la !ecisin ;:: se debe a que la
sociedad EBE !"A" es titular en 3olombia de la marca "EBE$ desde el a'o de
%89J, habiendo sido concedido su primer registro el <9 de noviembre de %88E,

con el certificado n(m %;::;; para la marca "EBE$ HmiGtaI en la 3lase %B
-nternacional; adicionalmente, es titular para la misma marca en las 3lases B, 8,
%:, %9, ;: y <J de la 3lasificacin -nternacional, con anterioridad a la solicitud de
registro de la marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI, con la cual, adems de
identificar "institutos de educacin y entrenamiento$, servicios comprendidos en la
3lase :%, se pretende distinguir servicios directamente relacionados con la
promocin y venta de productos de la 3lase ; como cosmticos, que seg(n la
sentencia del 3onsejo de Estado aludida, tienen directa relacin con los
productos de la 3lase %:
Es decir, que eGiste coneGidad entre las marcas por cuanto los productos que
cobijan se relacionan entre sF, por consiguiente no es posible su coeGistencia
para las clases :% y %:, puesto que se trata de servicios relacionados con los
productos de la 3lase ;, lo que genera un riesgo de confusin en el p(blico
consumidor respecto de la naturaleza y la finalidad de los servicios y productos
que las marcas enfrentadas identifican
&a violacin del literal dI, ibdem, surge de haber sido concedido el registro de la
marca "EBE INTERNACIONACIONA$ HmiGtaI a la sociedad EBE
INTERNACIONA IMITE', ya que "EBE$ es una marca notoria, reconocida por
las autoridades competentes para la proteccin de la propiedad industrial en
3olombia y en otros paFses, de conformidad con los argumentos anteriormente
eGpuestos
EGiste coneGin competitiva entre las marcas en conflicto, en cuanto a la identidad
de las mismas respecto de los canales de comercializacin y medios de
publicidad y el uso complementario entre productos y servicios de distintas clases
de la 3lasificacin -nternacional de )iza; lo que implica el detrimento de la
imagen comercial y prestigio mundialmente reconocido a EBE !"A", de lo cual se
deduce la imposibilidad de coeGistencia pacFfica entre las marcas en estudio y, asF
mismo, de titularidad a favor de EBE INTERNACIONA IMITE' sobre dicha
marca, la cual se obtuvo de mala fe y, por ende, carece de legitimidad
6e viol el literal eI, ibdem porque la marca "EBE$ es notoria y por ello no
aplica el principio de especialidad, predicndose la proteccin de la misma en el
derecho prioritario de la actora respecto de cualquier c3lase en la que se
pretenda registrar, por parte de terceros, una marca idntica o similar a aquella

Ello, con base en el criterio adoptado por el 3onsejo de Estado en la sentencia
citada, mediante la cual se reconoci la notoriedad de la marca "EBE$ a favor de
la actora, consistente en que "no podrn registrarse como marca aquellos signos
que sean similares hasta el punto de producir confusin con una marca
notoriamente conocida, independientemente de la Clase de los productos o
servicios para los cuales se solicita el registro$, el cual debe ser aplicado al
presente caso
/inalmente, a manera de sFntesis, fundamenta sus cargos en cinco hechos
probados, a saber. la notoriedad de la marca "EBE$ de EBE !"A", confusin
entre las marcas en conflicto, coeGistencia no tolerada de las marcas en conflicto,
aprovechamiento indebido de la reputacin ajena y desconocimiento del derecho
de EBE !"A" por la 6uperintendencia de -ndustria y 3omercio
II"- CONTE!TACI1N 'E A 'EMAN'A
4"- El apoderado de la !uperintendencia de Industria y Comercio, en su escrito
de alegatos de conclusin, fundamenta su defensa en que con la eGpedicin los
actos administrativos acusados no incurri en violacin alguna de las normas
invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que
los mismos, se profirieron de conformidad con las atribuciones legales otorgadas
por el !ecreto <%J; de %88< y la !ecisin ;:: de la 3omisin del +cuerdo de
3artagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las
solicitudes marcarias; y, que la actuacin administrativa por ella adelantada se
ajust plenamente al trmite administrativo previsto en materia marcaria,
garantizndose el debido proceso y el derecho de defensa
6ostiene que, en cuanto a la presunta violacin del artFculo 9;, literal a, de la
!ecisin ;::, no le asiste razn a la actora habida cuenta que las marcas
confrontadas "EBE$ 3lase %:, cuyo titular es la sociedad EBE !"A", y "EBE
INTERNACIONA$ 3lase :%, cuyo titular es la sociedad EBE INTERNACIONA
IMITE', han coeGistido pacFficamente dentro del mercado, sin que hayan
generado confusin en el p(blico consumidor respecto de la procedencia
empresarial de los productos identificados con una y otra marca Es asF como la
primera distingue relojes, producto que por sus altos costos solamente puede ser
adquirido por un grupo reducido de personas, en tanto que la segunda ampara
servicios con precios ms econmicos a los que pueden acceder un mayor

n(mero de personas, no presentndose, en consecuencia, confusin empresarial
entre dichos productos
,especto a la violacin de los literales dI y eI ibdem, sustentada en los
argumentos esbozados por el 3onsejo de Estado en la sentencia mencionada,
considera que sta no tiene plena aplicacin dentro del asunto que nos ocupa, en
razn de que la causa y objeto en que se fundament son sustancialmente
distintas a las que se debaten en el presente proceso, toda vez que la
declaratoria de notoriedad de la marca "EBE$ de propiedad de la sociedad EBE
!"A" para distinguir relojes, productos de la 3lase %:, lo fue para el mes de abril
de %888, sin que esa notoriedad pueda eGtenderse a travs del tiempo, puesto
que, conforme a lo afirmado por el Tribunal de @usticia del +cuerdo de 3artagena,
lo que ha sido notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro; adems, con
base en las actuaciones administrativas contenidas en el eGpediente n(m
89J<:BD, la actora no aport prueba de la notoriedad aducida al presentar
observaciones al registro de la marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI solicitada
por la sociedad EBE INTERNACIONA IMITE', lo cual era necesario para su
reconocimiento 6obre el particular, cita la -nterpretacin =rejudicial del proceso
<9L-=L8B
&o anterior, en concordancia con lo previsto en las disposiciones legales vigentes,
en especial la consagrada en el artFculo 9% de la !ecisin ;::, en la cual se
establecen tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado
como marca, a saber. la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la
susceptibilidad de representacin grfica, y con el resultado del estudio de
registrabilidad marcaria efectuado respecto de la marca "EBE
INTERNACIONA$ HmiGtaI de la 3lase :%, del cual se concluy que la marca en
mencin cumple con dichos requisitos, por lo cual es legalmente registrable y
puede coeGistir pacFficamente en el mercado, como lo han venido haciendo, con
la marca "EBE$ 3lase %:, sin inducir al p(blico consumidor en error; asF como
con las -nterpretaciones =rejudiciales del Tribunal +ndino de @usticia en los
procesos <BL-=L<EEE y <9L-=L8B
7"- El apoderado de la sociedad EBE INTERNACIONA IMITE', actuando
como tercera interesada dentro del presente asunto, en sus escritos de
contestacin y alegatos de conclusin, manifiesta oponerse a las pretensiones de
la demanda, ya que los actos acusados se ajustan a la normatividad legal vigente

En cuanto a los hechos, se'ala que son parcialmente ciertos +l respecto,
manifiesta que no es posible que la notoriedad de la marca "EBE$ haya quedado
oficialmente reconocida por la sentencia del 3onsejo de Estado aludida, pues de
conformidad con lo que ha venido afirmando el Tribunal de la 3omunidad +ndina
de )aciones "M lo que fue notorio en el pasado, puede dejar de serlo en el futuro;
o inversamente lo que no tuvo el grado de notoriedad en un momento, podra
adquirirlo en el futuro$ +dems, esa sentencia no puede ser aplicada al
presente caso puesto que tal reconocimiento se fundament en pruebas de los
a'os %89< a %89J y no en pruebas actuales
Kue es equivocado afirmar que la sociedad demandante sea (nica titular de la
marca "EBE$ en 3olombia, por cuanto su representada cuenta con los
certificados de registro actualmente vigentes a su favor n(ms %<;E8%, %:BJD: y
%:<8%9, correspondientes a las 3lases ;, <% y <9, respectivamente +dems, es
titular de registros marcarios como son +)!,E !E E?E&, ? =&46 !E E?E& y
4&T,+ AE& !E E?E& en la 3lase ; -nternacional, entre otros
,esalta que el hecho que se haya registrado por la actora la marca "EBE$
HmiGtaI en la 3lase %: en 2enezuela, paFs miembro de la 3omunidad +ndina
Hantes =acto +ndinoI, ello no le otorga derechos para obtener el registro de la
misma en 3olombia, dado el principio de territorialidad
Kue los actos acusados no violan las disposiciones argNidas por la actora toda
vez que la marca "EBE INTERNACIONA$ cumple con los requisitos
consagrados en el artFculo 9% de la !ecisin ;:: y no esta incursa en ninguna de
las causales de irregistrabilidad contempladas en los artFculos 9< y 9; ibFdem
+dems, de conformidad con la -nterpretacin =rejudicial %9L-=L89 de ;E de
marzo de %889 y el acervo probatorio del proceso, en especial del resultado del
estudio realizado por la empresa consultora *6O+&!* +3E2E!* P 3Q+ 6+,
miembro de C+)RE&*2-37 =+,T)E, -)TE,)+T-*)+&, firma consultora
especializada en estudios de mercado, se demuestra que la coeGistencia de las
marcas en estudio se ha hecho de manera pacFfica, de tal manera que los canales
de distribucin utilizados por dichas marcas no se mezclan ni se imponen uno
sobre el otro, ya que son completamente disFmiles, es asF como los relojes de
EBE !"A" se venden en establecimientos de comercio especializados llamados
relojerFas, en tanto que los cosmticos vendidos por su representada con la
misma marca lo son a travs de la denominada venta directa por visitadores de la
solicitante

=or otra parte, manifiesta que los actos acusados no vulneran el literal aI, ibdem,
por cuanto, conforme a lo manifestado por el Tribunal +ndino en las
-nterpretaciones =rejudiciales de los procesos n(ms %L-=L9D, E8L-=L8: y E9L-=L8J
y teniendo en cuenta que las marcas constituyen un complemento esencial de los
productos o mercancFas que pretenden distinguir, la marca "EBE$ HmiGtaI se
encuentra limitada para productos de las 3lases B, 8, %:, %B, %9, <J y ;:, en tanto
que la marca "EBE INTERNATIONA$ HmiGtaI lo est para los de la 3lase :%, no
eGistiendo similitud o coneGin competitiva entre los productos mencionados, ya
que son de diferente naturaleza, origen y finalidad, amn de que la coeGistencia
pacFfica y de registro de las marcas en estudio no solamente se evidencia en el
territorio 3olombiano sino igualmente en otros paFses, tales como =er(, Ecuador,
?olivia, 3hile y 5Gico
/inalmente, se'ala que los actos acusados no vulneran los literales dI y eI
ibdem, toda vez que quien alega la notoriedad de una marca debe demostrarlo
mediante las pruebas a que haya lugar, y en el presente caso la sociedad actora,
no obstante haberse opuesto a la solicitud de registro de la marca en cuestin
dentro del trmite administrativo, como consta en los actos administrativos
acusados, no prob la circunstancia de notoriedad de la marca "EBE$, toda vez
que la fundament en pruebas que habFa presentado para el periodo de %89< a
%89J, incumpliendo con su deber procesal de demostrar la notoriedad aducida al
momento de presentar la observacin correspondiente, sin lograr demostrar el
primer presupuesto legal eGigido por los literales en cuestin +l respecto, cita las
-nterpretaciones =rejudiciales en los procesos n(ms <EL-=L8D, JL-=L8:, 9L-=L8J y
<9L-=L8B
III"- PR*EBA!
6e allegaron como tales al proceso, adems de las que por ley aport el actor, los
antecedentes administrativos del acto objeto de la accin
I0"- AE(ATO! 'E CONC*!ION
4" &a actora reafirm sus peticiones y tesis de la demanda bajo la consideracin
de que estn demostrados los hechos en que se sustenta la demanda y agrega
que E?E& es una marca notoria, carcter que adems le fue reconocido por esta

6ala mediante sentencia de << de abril de %888, eGpediente ;::8 Hfolio <:8I, el
cual debe ser protegido ante la confundibilidad con la marca acusada y la
coneGin competitiva entre ambas, asF como la asociacin a la que se ve abocado
el consumidor de los productos y servicios respectivos
7" &a entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda
e insiste en las razones de defensa que eGpuso en su contestacin y, en virtud de
ellas, concluye que la resolucin demandada no es nula, se ajusta a derecho y a
las disposiciones legales vigentes aplicables al registro de marcas, por lo cual no
viola normas de carcter supranacional como lo aduce la parte demandante
Hfolios <:< a <:BI
6" &a sociedad interesada titular de la marca enjuiciada aduce que los actos
acusados se ajustan a la normativa que se invoca como violada, por cuanto la
marca E?E& -)TE,)+T-*)+& H5-ST+I para productos de la clase :% cumple con
los requisitos que eGige el artFculo 9% de la !ecisin ;:: de la 3omisin del
+cuerdo de 3artagena, y que puede coeGistir pacFficamente con la marca E?E&
6+, signos que se encuentran registrados para distinguir productos de diferentes
clases a nombre de ambas sociedades, no slo en 3olombia sino en muchos
otros paFses, de lo cual hace una relacin detallada 6olicita que se tenga en
cuenta el estudio de mercado realizado por la empresa *6O+&!* +3E2E!*
A*5E1 P 3-+ 6+, seg(n la cual el reconocimiento de la marca E?E& para reloj
es apenas de E9T, lo que a su juicio obedece a la poca comercializacin que se
hace del producto y de que tiene un consumidor selectivo de destino, situacin
concordante con lo costoso del producto; mientras que tratndose de cosmticos
la marca E?E& aparece con :D9T de reconocimiento espontneo, seguido de
C+)?+& y @*&-E !E 2*A4E, lo que indica el claro posicionamiento de la marca
E?E& en el mercado colombiano para esos productos, cuya adquisicin aparece
hecha mayoritariamente mediante visitador al hogar y al sitio de trabajo, y en
relojerFa slo el E%T y en joyerFa el ET, de donde los canales de distribucin son
totalmente diferentes y el consumidor no se ve inducido a error
+grega que la actora consinti en el registro de la marca atacada al haber
desistido de la oposicin que formul contra la respectiva solicitud y no haberla
formulado y en las dems solicitudes de registro de ese signo como marca, por lo
tanto no tienen legitimacin por activa, ni acredit la calidad de notoria de su
marca

8" El representante del 5inisterio =(blico !elegado ante la 3orporacin
manifiesta que se atiene a la interpretacin prejudicial de las normas comunitarias
aplicables al caso Hfolio <D8I
= + solicitud de la actora se realiz audiencia p(blica para alegatos de
conclusin, en las cuales las partes controvierten los alegatos del contrario y se
reafirmaron en sus argumentos relativos al asunto, en tanto que la =rocuradora
=rimera !elegada ante la 3orporacin manifest que a su juicio las resoluciones
acusadas se encuentran acorde con el ordenamiento jurFdico y solicita que se
nieguen las pretensiones de la demanda, al observar que las sociedades en
conflicto han compartido de tiempo atrs la marca E?E& en las clases 8, %B, ;:, B,
%9 y <J, de allF que han coeGistido en el mercado sin lugar a confusin en el
p(blico, citando al efecto la jurisprudencia del Tribunal de @usticia de la
3omunidad +ndina, en el sentido de que "si no ha eGistido confusin en muchos
a'os, la nulidad no cumplirFa con el objeto y fines que la norma persigui.
defender a los consumidores y al titular marcario$, dada en el proceso %9L-=L89
!e igual forma, cita la encuesta atrs aludida por la tercera interesada en el
asunto
0"- INTERPRETACION PRE/*'ICIA
El Tribunal de @usticia del +cuerdo de 3artagena, en la interpretacin prejudicial
de las normas comunitarias que la demandante se'ala como vulneradas,
concluye que.
!"#$!%& ara que un signo pueda acceder al registro
marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de
representacin grfica y suficientemente distintivo en relacin
con otras marcas ya registradas o solicitadas anteriormente
para registro' (dems se debe observar que el signo no est)
incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad
establecidas en los artculos *+ y *, de la -ecisin ,..'
/$012-%& 3a principal funcin de la marca es distintividad
que sirve como medio de proteccin al empresario y al
p4blico consumidor' Cuando una marca no es distintiva se
produce confusin en perjuicio de los empresarios y de los
consumidores a quienes se les induce a error' Con el

propsito de evitar que ello se produ5ca el derecho
comunitario prohbe en el literal a6 del artculo *,, el registro
de signos id)nticos o similares'
7$!C$!%& 3a determinacin de la e8istencia o no del
riesgo de confusin es aspecto de hecho que deber ser
anali5ado discrecionalmente por el funcionario administrativo
o por el jue5 nacional, sujetndose en todo caso, a las reglas
de comparacin de signos y a los criterios e8puestos por
este 7ribunal'

C1(!7%& $l 7ribunal de 9usticia de la Comunidad (ndina
en numerosas sentencias ha manifestado que para
determinar la distintividad de signos que amparen productos
o servicios que pertene5can a clases distintas del
nomenclator, el ju5gador deber tener en cuenta una serie
de criterios que lo lleven a determinar si es o no procedente
el registro de marcas id)nticas o semejantes, estimando
siempre, que el objetivo es evitar confusiones en el
consumidor, guardar el inter)s del titular de la marca y
alentar la libre competencia'
:uinto& 3as marcas notorias go5an de un trato privilegiado y
la proteccin especial que le otorga la normativa
comunitaria, va ms all de los principios de especialidad y
territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes'
$mpero para que esta proteccin especial opere la
notoriedad debe estar demostrada Hfolios :<B y :<DI
0I"- CON!I'ERACIONE!
4" El acto acusado
6e persigue la nulidad de la ,esolucin n(m E9;EE de ;E de abril de %888, por
la cual se declar infundada la observacin formulada por la demandante y se
concedi el registro de la marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI a favor de la
sociedad EBE INTERNACIONA IMITE' para distinguir "institutos de

educacin y entrenamiento$, servicios comprendidos en la clase :% de la
3lasificacin -nternacional de )iza, eGpedida por la @efe de la !ivisin de 6ignos
!istintivos de la !uperintendencia de Industria y Comercio; y sus
confirmatorias, n(ms <DD;% de <E de diciembre de %888 y %J%DD de ;E de junio
de <EEE, mediante las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de
reposicin y apelacin interpuestos contra la primera
7" E+amen de los car%os
7" 4" El pro.lema principal
&a cuestin que se plantea consiste en establecer si el signo EBE
INTERNACIONA$ HmiGtaI para distinguir productos de la clase :%, consistentes
en especFficamente servicios de institutos de educacin y entretenimiento, puede
o no coeGistir pacFficamente en el mercado con la marca EBE para distinguir
relojes, productos de la clase %:, de propiedad de la actora y, dependiendo de
ello, si dicho signo puede o no ser registrado como marca para distinguir tales
servicios
7" 7" Criterios para resol-er el asuntola comparacin de las marcas
enfrentadas
6obre el particular, la 6ala observa que la semejanza de los signos no se discute,
sino que, por el contrario se acepta en el plenario, dada la identidad eGistente
entre la palabra E?E& y por ende la reproduccin de la marca E?E& en la marca
acusada, en la medida en que es igual a sta en la palabra que constituye su
n(cleo, como quiera que en la eGpresin completa E?E& -)TE,)+T-*)+& opera
como el sujeto o sustantivo de la misma y la palabra -)TE,)+T-*)+& no le
agrega una diferencia significativa, pues aparece como un adjetivo de E?E& =or
ende es evidente la similitud grfica, ortogrfica y fontica entre ambas
El meollo del problema radica en establecer si pese a distinguir productos
diferentes, la marca E?E& en cabeza de la actora merece la especial proteccin
como marca notoria que sta invoca, por encima del principio de especialidad de
las marcas, seg(n el cual la sola semejanza en tales aspectos anotados no es
suficiente para generar irregistrabilidad de un signo como marca, por cuanto en la
comparacin tambin debe atenderse la clase de productos que busca distinguir

con cada uno de ellos, tal como lo advierte el Tribunal de @usticia de la
3omunidad +ndina en la interpretacin de las normas comunitarias allegada al
proceso
Es decir, que el problema se contrae a establecer si es notoria o no la marca
E?E& para distinguir relojes, productos de la clase %:, registrada a favor de la
actora con anterioridad a la marca E?E& -)TE,)+T-*)+& para servicios de la
clase :%, dado que frente a las marcas que tienen esa condicin en principio
resulta irrelevante considerar la clase de productos o servicios que distinguen las
marcas confrontadas, siguiendo lo preceptuado en el artFculo 9;, literal e, de la
!ecisin ;:: de la 3omisin del +cuerdo de 3artagena, que a la letra dice.
(rtculo *,'; (s mismo, no podrn registrarse como marcas
aquellos signos que, en relacin con los derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos&
<'''6
e6 /ean similares hasta el punto de producir confusin con
una marca notoriamente conocida, independientemente de la
clase de los productos o servicios para los cuales se solicita
el registro'
$sta disposicin no ser aplicable cuando el peticionario sea
el legtimo titular de la marca notoriamente conocida;=
<; 3onceptos bsicos
@orge *tamandi, citado por el Tribunal de @usticia de la 3omunidad +ndina en
este proceso eGpone que "3a marca notoria que naci 4nica y se mantuvo as
debe ser protegida, ese vnculo marca;producto no puede ser manchado, no
puede ser diluido' 2o significa esto el crear un monopolio, como se>ala /chechter,
todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservacin de un valioso
aunque posiblemente invisible eslabn entre )l y su consumidor, que ha sido
creado por su ingenio y el m)rito de sus productos o servicios$
En tanto que el mismo Tribunal advierte que la especial proteccin de las marcas
notorias que ha establecido la normativa comunitaria va ms all de los principios
de territorialidad y especialidad; que una marca no es notoria desde su aparicin
en el mercado, sino que esa condicin constituye un status superior al que han
llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue,
permanencia en el mercado, aceptacin y conocimiento entre los consumidores;

que esa notoriedad se construye a travs del esfuerzo, trabajo, e inversin de su
titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parmetros de
calidad en sus productos, por lo cual requiere una proteccin especial a fin de
evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno
!e la doctrina dice que ha considerado que "la marca notoria es la que go5a de
difusin ? o lo que es lo mismo ? es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca$
<
; que es la "conocida por la mayor parte
de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos
o servicios en relacin con los cuales la marca es usada$
;
; y que "3as llamadas
marcas notorias han merecido tradicionalmente, una proteccin especial, en la
medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio
ajeno' 3a notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuer5o o
ingenio, pero no a quienes la utili5an parasitariamente en productos o servicios
que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consigui la notoriedad$
:

!e lo anterior se deduce que la notoriedad no es un asunto necesariamente de

consumo masivo o de conocimiento popular, sino que ante todo implica una
posicin destacada que tiene una determinada marca en el mercado de la clase
de sus respectivos productos a la que pertenece el que ella distingue, y por ende
un especial reconocimiento en el sector de los consumidores de dichos productos,
primordialmente por la calidad del que se ofrece con esa marca acompa'ada de
la amplia y sostenida difusin publicitaria de la misma, cuyos medios y alcances
dependen de la condicin de las personas a las que est dirigido el producto,
quienes pueden corresponder al gran p(blico consumidor o a un segmento
especializado o cualificado de los consumidores, lo que puede obedecer a su
nivel econmico, a sus actitudes sociales, a su actividad personal, tendencias,
gustos, edades, etc
=or consiguiente, una marca puede ser notoria respecto de productos de
consumo masivo, v gr la marca miGta PIERO/A, para distinguir cigarrillos y asF
reconocida por la 6ala en sentencia dede %U de junio de <EEE, eGpediente ;<9J,
consejera ponente doctora *lga -ns )avarrete ?arrero, al igual que de
productos demandados por consumidores selectos, cual es el caso de la marca
<
/E,)0)!E1 )*2*+ 3arlos, "/4)!+5E)T*6 !E& !E,E37* !E 5+,3+6$, Editorial 5ontecorvo 6+,
5adrid %89:, pg ;<
;
+,E+) &+&-) 5anuel, "&+ =,*TE33->) !E &+ 5+,3+ =*, &*6 T,-?4)+&E6 !E @46T-3+$, 3onsejo
Aeneral del =oder @udicial, +)!E5+, 5adrid %88;, pg <B9
:
14337E,-)* !aniel, "5+,3+6 C =+TE)TE6 E) E& A+TT$, Editado por +beledo =errot, %88D, pgs %;E
y %;%

O' PAR>, tambin reconocida por la 6ala mediante sentencia de ; de febrero
de <EEE, eGpediente n(m ;8D;, consejero ponente doctor @uan +lberto =olo
/igueroa
7"8" El caso concreto
En este caso, se ha dicho en autos, y asF lo reconoce la titular de la marca
acusada, que la marca E?E& de la actora distingue relojes de alta gama, y por
ende de precios altos, lo que quiere decir que su notoriedad depende del
especial reconocimiento, difusin y mercadeo que tiene la marca entre los
consumidores de relojes costosos, de alta gama, cuyo uso obedece
primordialmente a necesidades de lujo, de status social
En cuanto a si es o no una marca notoria, se tiene que esa cuestin ciertamente
fue dilucidada por la 6ala en el proceso promovido por sociedad EBE
INTERNATIONA IMITE' para que se declarar la nulidad de las ,esoluciones
n(ms ;J8D% de ;% de diciembre de %88; y JED de ;% de marzo e %88J de la
6uperintendencia de -ndustria y 3omercio, mediante la cual le fue negada la
solicitud de registro de la marca EBE !PA, para distinguir productos de la clase
;V de la 3lasificacin -nternacional de )iza, y a la que la ahoraquF demandante se
opuso con fundamento en la marca E?E& de su propiedadpropiedad, en comento;
eGpediente n(m ;::8, consejero ponente doctor ernestoErnesto rafael,afael
+ariza
En la sentencia que puso fin a ese proceso, de << de abril de %888, precis que
"el aspecto central de la controversia gira en torno de establecer si la marca
$@$3, cuyo titular es la sociedad A(@!":1$ $@$3 /'(', era o no notoriamente
conocida entre el p4blico consumidor$, y al respecto hall que.
la marca $@$3 fue registrada a favor de la sociedad
A(@!":1$ $@$3 /'(' en otros pases, a saber& @rasil, Chile,
er4, $'$'1'1', Canad, 9apn, 7ailandia, /uecia, !eino
1nido y Bong Cong, (lemania %ccidental, (ustria, /ui5a,
@)lgica, Bolanda, 3u8emburgo, $gipto, $spa>a, Arancia,
"talia, ortugal, 3ichtenstein y #naco, con anterioridad a la
solicitud de registro controvertida <folio +D y +* del cuaderno
de ane8os n4m' .6'
<'''6

$n este caso, conforme se deduce de los documentos que
obran en el cuaderno de ane8os n4m' ., la marca $@$l,
registrada en favor de la sociedad A(@!":1$ $@$3 /'(',
para distinguir productos comprendidos en la clase E.,
desde antes de la solicitud de registro de la marca $@$3
/( por parte de la actora, era ampliamente publicitada en
revistas que tienen circulacin a nivel mundial, como es el
caso de -iners Club, (mbiente, "nternational @usiness FeeG,
Hogue, 7ennis #aga5in, 0olf #aga5ine, /canorama,
(vantgarde, Aairu5, $8clusief, Champions I $8ploits, (l
#ajalla, !evue, #embers, 3e Aigaro #aga5ine, Barpers
@a55ar, y $uropean #asters; y conforme a la certificacin
e8pedida por el Contador juramentado de dicha sociedad,
las ventas de los relojes <productos comprendidos en la
clase E., respecto de la cual se le concedi el registro en los
pases antes se>alados6, sobrepasa las JK'KKK pie5as por
a>o'=
!e lo anterior concluy que "el elemento notoriedad fue demostrado por la
sociedad A(@!":1$ $@$3 /'(', ra5n por la cual los actos administrativos
acusados que lo tuvieron en cuenta se ajustaron a derecho$
=or lo anterior cabe deducir que se est ante una situacin que se declar
probada y con fuerza de verdad, no obstante que la notoriedad de una marca es
un problema fctico y de permanencia, y que por lo mismo debe ser probado, ya
que no por ello puede sustraerse de los efectos de la cosa juzgada en el tiempo,
pues dado que esa condicin comporta un alto grado de penetracin en la mente
del p(blico consumidor y, por ello, de conocimiento, recordacin y aceptacin por
parte ste, no es una circunstancia que pueda desaparecer a corto plazo, sino
que asF como ello se logra con una accin persistente, amplia y prolongada en el
tiempo, igualmente se requiere un tiempo prolongado para la marca pierda el
reconocimiento alcanzado en caso de que dicha accin se deje de realizar o la
marca se deje de usar
=or lo tanto vale tener como cosa juzgada la notoriedad de la marca E?E& para
productos de la clase %:, registrada en cabeza de la actora, en virtud de lo
decidido por la 6ala en la sentencia referenciada, por el asunto allF resuelto, amn
de que en el presente litigio se aportaron pruebas y elementos de juicio similares

a los eGaminados en dicha sentencia, indicativos de esa notoriedad, tales como
publicidad en revistas y publicaciones de circulacin internacional
6in embargo, como bien lo advierte la entidad demandada, y seg(n lo indica la
amplia actividad comercial y difusin publicitaria que se ha dado alrededor de la
marca E?E& -)TE,)+T-*)+&, ambas marcas, la opositora y la demandada han
convivido pacFficamente en el mercado colombiano, a lo cual se agrega que la
marca E?E& -)TE,)+T-*)+& HmiGtaI aquF acusada est referida a servicios,
como son los de la clase :% Heducacin y esparcimientoI, mientras que la
opositora distingue relojes de alta gama, cuyo uso est limitado a un sector social
muy reducido, y que por lo mismo tienen suficiente informacin para poder
distinguir el origen de los servicios y productos respectivos, ms cuando entre
unos y otros no hay relacin alguna HconeGidad, complementariedad,
competitividad, canales de publicidad y distribucin, etcI, y los sectores del
mercado en que se ofrecen son enteramente distintos
!e esa forma, en primer lugar, es mFnimo el riesgo de confusin entre los
consumidores del producto distinguido por la marca opositora frente a la marca
E?E& -)TE,)+T-*)+& por lo disFmil de lo que se ofrece con una y otra en todas
sus caracterFsticas y condiciones o circunstancias comerciales pertinentes y, en
segundo lugar, no se puede predicar que la titular de la marca E?E&
-)TE,)+T-*)+& para servicios de la clase :% se aproveche de las ventajas
comerciales y del prestigio que ha ganado la marca notoria, que es justamente lo
que se pretende evitar con la especial proteccin de sta, ya que la misma se
dirige a sectores del mercado diferentes, en los cuales, no es conocida la marca
notoria E?E& para relojes, debido a lo reducido y selectivo del grupo de los
consumidores de los relojes distinguidos con esa marca
!e allF que se posibilite la coeGistencia de ambas marcas en el mercado
colombiano, como en efecto se ha venido dando seg(n lo advierte la
6uperintendencia de -ndustria y 3omercio, sin que se observe razn para que no
pueda seguir esa coeGistencia
=or consiguiente, la 6ala encuentra que en esas circunstancias no se afecta la
especial proteccin que la normativa comunitaria le da a las marcas notorias, por
el otorgamiento del registro de la marca E?E& -)TE,)+T-*)+& para distinguir
servicios de la clase :% a la sociedad E?E& -)TE,)+T-*)+& &-5-TE!; luego no
se viol el artFculo 9;, literal d, de la !ecisin ;:: de la 3omisin del +cuerdo de

3artagena, de donde es menester negar las pretensiones de la demanda, como
en efecto se har en la parte resolutiva de esta providencia al decir que "el
consultante deber tener en cuenta, a la lu5 de la norma prevista en el artculo *,,
literal a, de la decisin ,.., que tambi)n se encuentra prohibido el registro del
signo cuyo uso pueda inducir al p4blico a error si, adems de ser id)ntico o
semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en
referencia, sea que dichos productos pertene5can a la misma clase del
nomencltor o a clases distintas$

En ese orden de ideas puntualiza que "a fin de verificar la semejan5a entre los
productos en comparacin, el consultante habr de tomar en cuenta, en ra5n de
la regla de la especialidad, la identificacin de dichos productos en las solicitudes
correspondientes y su ubicacin en el nomencltor; adems podr hacer uso de
los criterios elaborados por la doctrina para establecer si e8iste o no cone8in
competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como
marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro$
&o anterior traslada el debate al problema de la semejanza entre los productos
distinguidos por las marcas confrontadas, sobre lo cual en la citada interpretacin
prejudicial se se'alan elementos de juicio bajo el tFtulo de criterios de coneGin,
que en resumen son los siguientes.
L &a finalidad de los productos, de modo que si son idnticas o semejantes hay
coneGidad competitiva entre ellos, ya que esa circunstancia puede dar lugar a que
se les hallase en el mismo mercado
L &a intercambiabilidad entre dichos productos, en el sentido de que los
consumidores los consideren sustituibles entre sF para las mismas finalidades
L &a complementariedad, en cuanto los consumidores juzguen que los productos
deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o
que uno no puede utilizarse sin el otro
L 3oneGin competitiva en virtud de los canales de comercializacin, como serFan
los de distribucin y establecimientos de venta al p(blico, de suerte que ella se da
cuando los productos son vendidos en establecimientos especializados o en
peque'os lugares de eGpendio donde signos similares pueden ser confundidos

cuando los productos guardan relacin, "ya que en grandes almacenes en los que
se venden al p4blico una amplia gama de productos dispares, para evaluar la
cone8in se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los
integran$ H folio %D8 I
L -dentidad o disparidad de los canales de publicidad, por manera que si ambos
productos se difunden a travs de los medios generales de publicidad H radio,
televisin o prensa I, cabe presumir que la coneGin entre ellos ser mayor,
mientras que se realiza a travs de revistas especializadas, comunicacin directa,
boletines o mensajes telefnicos, es de presumir que la coneGin ser menor
L /inalmente, la clase de consumidor y su grado de atencin al momento de
diferenciar, identificar y seleccionar el producto, debindose considerar que " el
consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de
confusin entre marcas, es el llamado Lconsumidor medioM o sea el consumidor
com4n y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse
un conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes'''$ H pg %D8 in fine I
Tales criterios obedecen al principio de especialidad de la marca, consagrado en
el artFculo 9J de la !ecisin ;::, el cual, seg(n la jurisprudencia citada, busca
evitar que con un solo signo se pretenda monopolizar todos los productos, y en
virtud del mismo se puedan proteger marcas idnticas o similares para productos
diferentes
7" 6" Estudio del caso concreto
!escendiendo a los productos objeto de las marcas enfrentadas, se tiene que sus
respectivas clases estn conformadas asF.
&a clase <8, a la cual se refiere la marca +A4-&+ !*,+!+, est conformada por
frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos,
leche y otros productos lcteos; aceites y grasas comestibles; conservas y
encurtidos
&a clase ;<, correspondiente a las marcas +A4-&+ y !*,+!+, comprende
cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas;
jarabes y otros preparados para hacer bebidas

6iguiendo los criterios rese'ados, se observa que al comparar las dos clases de
productos se dan ms diferencias que semejanzas entre ellas, como quiera que
tienen finalidades distintas, no son sustituibles entre sF, no guardan
complementariedad y sus canales de comercializacin tienden a diferir
En efecto, es claro que la finalidad de los productos de la clase <8 es
directamente alimenticia o nutricional, mientras que los de la clase ;< son
refrescantes e incluso embriagantes como es el caso de la cerveza
@ustamente por tener finalidades claramente diversas no son sustituibles o
intercambiables entre sF para cumplir la misma finalidad )o se ve, por decir algo,
como la cerveza pueda sustituir las frutas y legumbres en conserva o las jaleas y
mermeladas para cumplir la funcin de alimentar o nutrir, y viceversa
Tampoco guardan complementariedad toda vez que unas no necesitan de las
otras para su consumo, ni se ve que haya motivos para que los consumidores
juzguen que deban consumirlos en conjunto =or su carcter son productos
usualmente consumibles de manera separada en cuanto al momento y a las
circunstancias, a pesar de que algunos de ellos lo puedan ser de manera
conjunta, pero es ocasional y de manera indirecta, como serFa el caso de las
gaseosas con comidas preparadas con algunos de la clase <8, por lo tanto serFa
una complementariedad casual y no necesaria como lo implica el criterio en
comento
En lo atinente a los canales de comercializacin cabe decir que no siempre son
iguales, pues suele ocurrir que eGisten sitios en los cuales se ofrecen los
productos de una de esas clases y no se ofrezcan los de la otra, como sucede
con los establecimientos de diversin H bares, griles, clubes, discotecas y
similares I, cuya oferta est dada bsicamente por productos de la clase ;<, amn
de las bebidas alcohlicas + ello se agrega que en los supermercados
usualmente son ubicados en estantes o lugares diferentes
!e otra parte, los consumidores, entendidos como quienes adquieren los
productos en los sitios de distribucin, tienden tambin a ser diferentes, toda vez
que los de la clase <8 son mayoritariamente amas de casa, mientras que los de la
clase ;< tienen un grupo mucho ms heterogneo, tanto que incluso algunos de
esa clase pueden considerarse consumidores especializados, como es el caso de
la ale y el porter e incluso de las aguas minerales

En estas condiciones, cualquier coincidencia que se pueda dar en el uso de los
medios de difusin resulta irrelevante por cuanto esta similitud eventual queda
inadvertida por fuerza de las diferencias anotadas
=or consiguiente, no tratndose de signos idnticos y cuyo uso no ha sido
notoriamente eGclusivo de los opositores, en especial del signo +A4-&+, del cual,
como lo advierte la actora, ella tambin viene haciendo uso en las marcas
+A4-&+ ,*@+ para los productos de las clases ;E, ;8 y :<, y +A4-&+ para la
clase ;E, seg(n consta en los certificados visibles a folios %;< a %;9, se concluye
que por distinguir productos diferentes, entre los cuales no se da coneGin
competitiva, la marca +A4-&+ !*,+!+ para distinguir productos de la clase <8
puede coeGistir en el mercado con las marcas +A4-&+ y !*,+!+, para distinguir
productos de la clase ;<, de modo que cumple con el requisito de distintividad, al
cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado
grficamente, de allF que el acto acusado viola el artFculo 9% de la !ecisin ;::
de la 3omisin del +cuerdo de 3artagena, asF como el artFculo 9;, literal a,
ibFdem, y amerite que se declare su nulidad en cuanto declar fundadas las
oposiciones basadas en las marcas +A4-&+ y !*,+!+ para productos de la
clase ;< y neg el registro de la marca +A4-&+ !*,+!+ para productos de la
clase <8, y se restablezca el derecho de la actora disponiendo que la demandada
conceda el registro de la marca solicitada por la accionante, dado que las (nicas
razones eGpuestas para negarla radican en la confundibilidad de sta con
aqullas, situacin descartada en el anlisis aquF realizado
En mrito de lo eGpuesto, el 3onsejo de Estado, 6ala de lo 3ontencioso
+dministrativo, 6eccin =rimera, administrando justicia en nombre de la ,ep(blica
y por autoridad de la ley,
) A A 2
Primero"- NIE(AN!E 'EC?RA!E las pretensiones de la demanda contra
nulidad de llas resoluciones n(ms E9;EE de ;E de abril y <DD;% de <E de
diciembre, ambas de %888 y eGpedidas por la @efe de la !ivisin de 6ignos
!istintivos de la !uperintendencia de Industria y Comercio; y %J%DD de ;E de
junio de <EEE del 6uperintendente de -ndustria y 3omercio, mediante las cuales,

en su orden, se declar infundada la observacin formulada por la demandante y
se concedi el registro de la marca "EBE INTERNACIONA$ HmiGtaI a favor de
la sociedad EBE INTERNACIONA IMITE' para distinguir "institutos de
educacin y entrenamiento$, servicios comprendidos en la clase :% de la
3lasificacin -nternacional de )iza, y se resolvieron los recursos de reposicin y
apelacin interpuestos contra la primera resolucin mencionada, en el sentido de
confirmarla
os artFculos %U y ;U de la ,esolucin n(m %%J;J de ;E de junio de %889, eGpedida
por la @efe de la 'i-isin de !i%nos 'istinti-os de la !uperintendencia de
Industria y Comercio
!e%undo"- En consecuencia, OR'@NA!E a la !uperintendencia de Industria y
Comercio conceder a la actora el registro de la marca nominativa A(*IA
'ORA'A, para distinguir productos de la clase <8 de la 3lasificacin
-nternacional

Tercero"- P*BAB*E!E la presente sentencia en la Aaceta de =ropiedad
-ndustrial
Cuarto"- 'E0*@0A!E a la parte actora el depsito constituido para gastos
ordinarios del proceso, por no haberse utilizado
3piese, notifFquese, comunFquese, publFquese y c(mplase
&a anterior providencia fue leFda, discutida y aprobada por la 6ala en sesin
celebrada el ; de marzo B de marzo ddel <EEJ;
RA)AE E" O!TA* 'E A)ONT PIANETAMAN*E !" *R*ETA A:OA
(ABRIE E" MEN'OCA MARTEO
Presidente

MARIA CA*'IA RO/A! A!!O CAMIO ARCINIE(A! AN'RA'E
(ABRIE E" MEN'OCA MARTEO