Resumo: No mundo moderno, em que o consumidor cada vez mais leva em considerao o design aplicado aos produtos, quando da sua escolha, torna-se complexa a atividade das empresas que atuam no campo da tecnologia. Tal complexidade esta relacionada ao direito de propriedade industrial, uma vez que, no mundo globalizado, os desenhos industriais so fatores determinantes ao sucesso de uma empresa. No Brasil, a Lei 9.279/96 tratou de regular a proteo dos desenhos industriais. Embora haja previso legal, esta se limita a completar o quadro das criaes no campo da indstria, sem entrar no mrito artstico nem tcnico do produto, caso em que, seria necessria a proteo da Lei do Direito do Autor, Lei 9.610/98. Assim, surge a polmica: se possvel, em certos aspectos, a cumulao da proteo dos desenhos industriais com a do direito do autor sobre a insero esttica que lhe d origem. H quem defenda que no h possibilidade de dupla proteo sobre o objeto, por no haver expressa previso legal. H quem defenda que h o direito dupla proteo, uma vez que o rol previsto na Lei de Propriedade Industrial meramente exemplificativo, no existindo nenhum dispositivo que impea tal cumulao.
Palavras-chave: Desenho Industrial. Dupla Proteo. Direito do Autor. Propriedade Industrial.
Sumrio: 1. Introduo. 2. Um breve referencial histrico do surgimento dos desenhos industriais. 3. Desenho Industrial. 3.1 Conceito. 3.2 Requisitos para Registrabilidade. 3.3 Desenhos Excludos da Proteo Legal. 3.4 Formalidades para Registro. 3.5 Nulidade do Registro. 3.6 Extino do Registro. 4. A Dupla
1 Artigo extrado do Trabalho de Concluso de Curso apresentado como requisito parcial obteno do grau de Bacharel em Direito pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul, aprovado, com grau mximo pela banca examinadora composta pela orientadora Professora. Dra. Helenara Braga Avancini,Me. lvaro Vincius Paranhos Severo e Prof. Plnio Saraiva Melgar, em 09 de junho de 2009. 2 Acadmica do Curso de Cincias Jurdicas e Sociais Faculdade de Direito PUCRS. Contato: laurawpletsch@gmail.com 2
Proteo e seus Desdobramentos. 4.1 Inter-relao com Outras reas. 4.1.1 Desenho Industrial x Patente (Modelo de Utilidade). 4.1.2 Desenho Industrial x Marcas (Figurativas e Tridimensionais). 5. Casos no Brasil e no Exterior. 6. Concluso. Referncias.
1 INTRODUO comum associar a preferncia dos consumidores qualidade, eficincia ou ao custo dos produtos oferecidos, passando desapercebido o design, que um importante fator de diferenciao. Cada vez mais, o consumidor, quando faz sua escolha, leva em considerao o design dos produtos. Assim, um produto ou uma embalagem visualmente diferenciados e atrativos podem trazer uma vantagem competitiva significativa sobre os concorrentes. Da mesma maneira que produtos tecnologicamente inovadores ou com novas funcionalidades podem vir a ser objeto de proteo por patente, esta diferenciao ou inovao no design do produto ou da embalagem pode tambm ser protegida por meio de um registro de desenho industrial. O registro industrial protege a forma ornamental plstica de um produto, seja ele um objeto tridimensional, seja um conjunto de linhas e cores bidimensional. Para que esse ornamento possa ser protegido, necessrio que ele apresente um resultado visual novo e original, de maneira que o produto ornamentado possa ser fabricado em escala industrial e no seja apenas uma mera obra de arte. No entanto, disso decorre uma grande dvida: a proteo conferida pela patente de desenho industrial pode ser cumulativa com a do direito do autor sobre a insero esttica que lhe d origem? Para responder a essa pergunta, deve-se ter em mente que o desenho industrial nada mais do que a juno da tcnica com a esttica, ou seja, uma obra de arte aplicada, a qual pode servir de tipo de fabricao industrial. A dicotomia entre os direitos da Propriedade Industrial e os Direitos do Autor traz aos juristas a incerteza no enquadramento de certas obras, levando o aplicador a pecar por excesso, ampliando a proteo das obras, de modo a criar restries ao avano tecnolgico, ou a pecar por escassez, negando ao autor o legtimo direito de sua criao. 3
Essa matria no est pacificada e o entendimento sobre ela varia, seja no campo legislativo, seja na orientao jurisprudencial, fazendo surgir posicionamentos extremistas, como o dos franceses que, ao defender a teoria da unidade da arte, outorga um direito de autor a toda e qualquer criao de forma. No Brasil, h grande necessidade de se firmar um posicionamento a respeito da proteo ao desenho industrial, visando-se proteo do autor desse tipo de obra, pois a incerteza produz os mais dspares posicionamentos frente aos avanos tecnolgicos. Portanto, o objetivo do presente trabalho analisar as condies em que o direito autoral poder ser chamado em garantia aos desenhos industriais. Para julgar se a proteo deve incidir unicamente no campo da indstria ou, se cumulativamente, deve merecer a guarida mais ampla do direito do autor, partindo do pressuposto que a obra nova e original.
2 UM BREVE REFERENCIAL HISTRICO DO SURGIMENTO DOS DESENHOS INDUSTRIAIS Desde os primrdios da humanidade, sempre existiu a tendncia ao embelezamento dos objetos de utilidade prtica, especialmente na fabricao das armas e utenslios, obviamente, que de modo rudimentar. Estudos comprovam que os povos primitivos tentavam embelezar os objetos de uso prtico, por meio do acabamento, ou por meio de ornamentao acessria. 3 Foi assim que comearam a surgir os desenhos industriais. O objeto, alm de realizar sua finalidade, deve tambm, agradar. Conforme afirma Joo da Gama Cerqueira: o mesmo princpio que domina as indstrias artsticas e a arte decorativa, cujo fim essencial produzir objetos que agradem vista. 4
Sabe-se que os povos da antiguidade criavam objetos de luxos e no, simplesmente, adornavam os objetos de uso prtico. Mas foi na Renascena que as artes atingiram o apogeu, passando por inmeras transformaes, de acordo com as necessidades de cada poca e do cotidiano, at atingirem o seu
3 CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da propriedade industrial. 2. ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. 1. p. 637. 4 Ibid., p. 637. 4
estado atual, ou seja, a criao artstica nos domnios da indstria, com a finalidade de agradar o gosto do consumidor. 5
De fato, foi somente com o surgimento da indstria que se estabeleceu a diferena entre as obras de arte e os produtos de arte industrial, entre eles os desenhos industriais. At ento, o arteso criava os objetos teis e ao mesmo tempo os reproduzia, por no haver uma indstria propriamente dita. 6
Com o surgimento da indstria, as funes de criao, produo e venda, que at ento estavam reunidas no modo de fabricao artesanal ou pr-industrial, se diferenciaram e estabeleceram. 7
Assim, o objeto chamado hoje de desenho industrial no surgiu bruscamente, mas sim progressivamente, a partir da revoluo industrial. 8
No sculo XX, o desenho industrial passou a ser considerado um bem econmico, de natureza patrimonial, sendo admitido nos ordenamentos jurdicos voltados propriedade industrial. 9
A primeira proteo dos desenhos industriais data da poca da Revoluo Francesa e visava a proteger os direitos dos autores de criaes artsticas e industriais que se encontravam ameaados pelo regime da liberdade do comrcio, da indstria e pelo incentivo livre concorrncia. Surgiu, assim, a necessidade de substituir os antigos regulamentos corporativos por leis especiais. 10
Em 1806, na Frana, foi implantada uma norma para as indstrias de tecido de Lyon, que mais tarde foi estendida para outras localidades e tambm para as industrias. O dito regulamento visava a proteger e a conservar os desenhos industriais. 11
Com as transformaes que ocorreram ao longo do tempo e com a expanso das indstrias, as leis de proteo aos desenhos industriais passaram a defender, pouco a pouco, o direito do autor contra a usurpao e contrafao de suas criaes. As mudanas ocorridas, ao longo da histria
5 CERQUEIRA, 1982 p. 638. 6 Ibid., p. 638. 7 SCHULMANN, Denis. O desenho industrial. So Paulo: Papirus, 1994. p. 13. 8 Ibid., p. 13 9 BARROS, Carla Eugenia Caldas. Manual de Direito da Propriedade Intelectual. Aracaju: Evocati, 2007. p. 393. 10 CERQUEIRA, 1982, p. 639. 11 Ibid., p. 639-40. 5
determinaram o progresso da legislao especial dos desenhos industriais. 12
No Brasil, at 1934, os desenhos industriais no gozavam de proteo, exceto quando apresentavam carter acentuadamente artstico, sendo ento protegidos pelo Cdigo Civil da poca. 13 Foi somente a partir de 1934 que surgiram leis regulamentando os desenhos industriais. 14
Atualmente, os legisladores de todas as partes do mundo preocupam- se com a proteo dos desenhos industriais devido crescente eliminao de barreiras aduaneiras, que liberam diariamente um grande volume de mercadorias. 15
Com o advento da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), a proteo aos desenhos industriais, amparados at ento pelo registro da patente, passou a ser considerada uma categoria prpria, com um registro especial, visando a acelerar o processo. 16
3 DESENHO INDUSTRIAL
3.1 CONCEITO O conceito de desenho industrial deve ser entendido como um determinado objeto ou coisa que tenha uma finalidade til e no apenas, como define a Lei de Propriedade Industrial, que sirva como um adorno, enfeite ou ordenamento, devendo a forma seguir a funo. 17 No entanto, importante ressaltar que o registro de desenho industrial protege a configurao externa do objeto e no o funcionamento do mesmo. 18
Segundo o conceito clssico, o desenho industrial ou design, 19 como
12 CERQUEIRA, 1982, p. 640-1. 13 Decreto 24.507, de 29-6-1034, que aprova o regulamento para a concesso de patente de desenho industrial, para o registro do nome comercial e do ttulo de estabelecimento e para a represso da concorrncia desleal. 14 CERQUEIRA, 1982, p. 641. 15 BARROS, 2007, p. 393. 16 GARCIA, Germana Fonseca Crespo. Desenho industrial e indicaes geogrficas na tica da lei de propriedade industrial brasileira. Disponvel em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/ dint/article/viewFile/6859/6636>. Acesso em: 28 fev. 2009. 17 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). O que desenho industrial. Disponvel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/desenho/pasta_oquee>. Acesso em: 31 mar. 2009. 18 FARIA, Adriana Xavier de. O desenho industrial e os direitos de propriedade intelectual. Revista da ABPI, n. 87, p. 11-26, mar./abr. 2007. 19 DI BLASI JUNIOR, Clsio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo 6
conhecido internacionalmente, um bem imaterial que expressa a criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposio de linhas e cores, de um objeto suscetvel utilizao industrial. 20
Outrossim, de acordo com Cdigo de Propriedade Industrial em seu artigo 95, o desenho industrial nada mais do que a forma plstica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configurao externa e que possa servir de tipo de fabricao industrial. 21
O desenho industrial no pode ser confundido com nenhum outro, devendo trazer uma configurao nova e especfica do produto, mesmo que suas partes j sejam conhecidas. 22
Carla Eugenia Calda Barros afirma que o desenho industrial , em princpio, a concepo funcional-esttica de um produto, passvel de ser reproduzido industrialmente em srie. A esttica est relacionada com a imagem final do produto que oferecida ao consumidor, enquanto que a funcionalidade est relacionada com a aplicao e a eficincia. 23
Denis Borges Barbosa define que: Se a criao tcnica, teremos uma hiptese de patente de inveno ou de modelo industrial. Se a criao puramente esttica, sem aplicao a produto industrial, poder-se- ter a proteo pelo Direito Autoral; tendo-se uma obra de arte aplicada, com a qualificao de poder servir de tipo de fabricao industrial, estamos no domnio do desenho industrial. 24
3.2 REQUISITOS PARA REGISTRABILIDADE O Registro de Desenho Industrial um ttulo de propriedade temporria sobre um desenho industrial, outorgado pelo Estado aos autores ou a outras pessoas fsicas ou jurdicas, detentoras dos direitos sobre a criao, regido
Parente Marques. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais a partir da Lei n9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 97. 20 Segundo o conceito clssico, o desenho industrial um bem imaterial que constitui um meio de expresso da criatividade do homem e que se exterioriza pela forma, ou pela disposio de linhas e cores, de um objeto suscetvel de utilizao industrial (DI BLASI JUNIOR; GARCIA; MENDES, 2000, p. 97). 21 Artigo 95 da Lei 9.279/1996, (BRASIL. Presidncia da Repblica. Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurdicos. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigaes relativos propriedade industrial. Braslia, Dirio Oficial da Unio, 15 maio 1996. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/l9279.htm>. Acesso em: 20 fev. 2009). 22 DI BLASI JUNIOR; GARCIA; MENDES, op. cit., p. 27. 23 BARROS, 2007, p. 393-4. 24 BARBOSA, Denis Borges. Uma introduo propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 577. 7
pela Lei da Propriedade Industrial. 25
Para efeito de registro, o desenho industrial deve contemplar os requisitos da originalidade e da novidade, objetivamente considerados, enquanto que as obras protegidas pelo direito do autor tm como nico requisito a originalidade. O que vem a ser um desenho industrial novo? Segundo o artigo 96 da Lei de Propriedade Industrial, aquele que no compreendido no estado da tcnica, ou seja, aquele que no se insere entre os conhecidos pelo povo, desde que antes da data do depsito do pedido. 26
Para aferio da novidade, o contedo completo do pedido de patente ou de registro depositado no Brasil e ainda no publicado, ser includo no estado da tcnica a partir da data do depsito ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado. 27
Tal dispositivo tem o objetivo de impedir que dois registros sejam concedidos a objetos idnticos, pois pode ocorrer o pedido de dois registros de desenhos industriais, sem que o primeiro tenha sido registrado. Por essa razo, o dia e a hora do depsito sempre ficam registrados, na petio inicial do pedido, por meio de carimbos dos relgios das recepes das delegacias e representaes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), para determinar quem fica com o privilgio, independente da origem tica e moral do depositante. 28
No incluem o estado da tcnica, os desenhos industriais divulgados: a) por iniciativa do autor, durante os 180 dias a contar da data do depsito ou da reivindicao de prioridade; b) por iniciativa do INPI, atravs da publicao oficial do pedido sem consentimento do autor, mas com base nas informaes por ele fornecidas ou atos por ele praticados; c) por iniciativa de terceiros, sustentando informaes obtidas junto ao autor, direta ou indiretamente, ou por atos por ele praticados. 29
25 INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA. Desenhos industriais. 2009. Disponvel em: <http://www.informefederal.com.br/desenho_industrial.php>. Acesso em: 28 fev. 2009. 26 BARROS, 2007, p. 396. 27 Art. 96, 1e 2da Lei n9.279/96 (BRASIL, 1996). 28 CUNHA, Frederico Carlos da. A proteo legal do desing. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000. p. 38. 29 Art. 96, 3da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 8
Pode-se, tambm, definir a novidade, em sentido subjetivo, como sendo um novo conhecimento para o prprio sujeito, enquanto que em sentido objetivo, representa um novo conhecimento para toda a coletividade. 30
Na verdade, a novidade tem um carter especial e relativo, pois como afirma Newton Silveira, a novidade consiste no na forma abstratamente considerada, mas na forma efetivamente utilizada como modelo. 31
Lembra ainda o autor: A novidade de um modelo ou desenho pode consistir na composio do conjunto, mesmo que suas partes sejam conhecidas. Segundo Pouillet, tais criaes quando no despertam nenhum sentimento esttico, satisfazendo apenas ao gosto da moda, somente podem ser protegidas pela lei de desenhos e modelos, caso contrrio entram no domnio da propriedade artstica. 32
A originalidade outro requisito para obteno do registro do desenho industrial. Segundo o artigo 97 da Lei de Propriedade Industrial, o desenho industrial original quando possuir uma configurao distintiva, diferente de outros objetos anteriores, podendo o resultado visual ser decorrente de elementos j conhecidos. Tambm so revestidos de originalidade os objetos ou padres que possuam aspectos prprios, exprimam nova tendncia de linguagem formal, ou que apresentem caractersticas peculiares e singulares. 33
Segundo Newton Silveira, em sentido subjetivo a originalidade se refere esfera pessoal do autor, enquanto que em sentido objetivo, a criao ainda desconhecida como situao de fato. 34
Diz Newton Silveira: [...] a originalidade condio tanto para a proteo das invenes, quanto das obras artsticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode no ser original, desde que o seja a sua aplicao, isto , a originalidade neste caso consistiria na associao original de uma determinada forma a um determinado produto industrial. 35
Sendo assim, o desenho proposto no pode ser confundido com
30 SILVEIRA, Newton, A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. So Paulo: Saraiva, 1996. p. 9. 31 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 65. 32 Ibid., p. 65. 33 INFORME FEDERAL ASSESSORIA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., 2009. 34 SILVEIRA, 1996, p. 9. 35 Id., 1982, p. 80. 9
objetos conhecidos quando comparados. 36
Quando um desenho industrial tem como objeto unicamente a novidade de aplicao, possuindo assim uma originalidade relativa, no merece a proteo da Lei do Direito do Autor. 37 No entanto, quando sua originalidade absoluta, isto , aquela em que a forma prepondera e se individualiza por si mesma entre as demais, 38 essa merece a proteo dos direitos autorais, independente de qualquer registro, pois decorre do prprio ato da criao. Por conseguinte, completa Carla Eugnia Caldas Barros: [...] nos casos de desenhos industriais que se revelam com originalidade absoluta, devido s formas que lhe so exclusivas, independente de suas aplicabilidades, h a hiptese de duplo direito de propriedade intelectual. Isso, quando se aplicam, a um s tempo, o direito do autor, que encontra fundamento no ato da criao em si, e o direito da propriedade industrial, condicionando a sua industriosidade e decorrente de pedido de registro do desenho formalizado junto ao INPI. 39
A lei no exige que o autor crie obra absolutamente nova ou original, ou seja, formas completamente desconhecidas e inditas, efeitos novos e estilos completamente desconhecidos. 40
Deve-se tomar cuidado para evitar confuso entre os requisitos, originalidade e novidade, que frequentemente acontece. A novidade de um desenho industrial puramente legal, o que pode variar de uma lei para a outra. Segundo Joo da Gama Cerqueira: O desenho pode ser novo em si e novo segundo a Lei. Analisando sob o primeiro aspecto, teramos a novidade intrnseca do desenho ou modelo, que se aproxima do conceito de originalidade, embora no se identifique. Sob o segundo aspecto, teramos a novidade extrnseca, cujo critrio nos dado exclusivamente pela lei positiva. 41
O desenho industrial fruto da inspirao do prprio autor e ser considerado original quando no for uma mera cpia ou imitao de outro objeto. O terceiro requisito do desenho industrial tratado no artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, a saber, servir de tipo de fabricao industrial. Alm desses requisitos relativos supracitados, Newton Silveira afirma
36 DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentrios lei da propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 199. 37 SILVEIRA, 1996, p. 10. 38 BARROS, 2007, p. 399. 39 Ibid., p. 398. 40 CERQUEIRA, 1982, p. 663. 41 Ibid., p. 663. 10
que a lei estabelece um requisito absoluto (artigo 100, II, da Lei de Propriedade Industrial), a saber: a forma necessria, comum ou vulgar, do objeto aquela determinada essencialmente por consideraes tcnicas funcionais. 42
3.3 DESENHOS EXCLUDOS DA PROTEO LEGAL O artigo 98 da Lei de Propriedade Industrial exclui da proteo por registro de desenho industrial qualquer obra de carter puramente artstico; ou nas palavras do autor Newton Silveira: caso determinada criao de forma tenha carter puramente artstico, no poder ser objeto de uma patente de modelo ou desenho industrial [...]. Por outro lado, se carecer de valor artstico, no poder ser tutelada pela Lei do direito do autor. 43
A Lei brasileira no admite, tambm, o registro de desenhos industriais que sejam contrrios moral e aos bons costumes, bem como o ofensivo honra e imagem das pessoas ou atente contra liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e venerao ou, ainda, aquela determinada essencialmente por consideraes tcnicas ou funcionais. 44
Os desenhos contrrios a moral e aos bons costumes so aqueles que contrariam o entendimento de moral e bom costume da maioria da sociedade. Como exemplo, Carla Eugenia Calda Barros cita os objetos erticos, que servem para prticas contrrias s concepes morais e aos bons costumes de grande parcela da sociedade. 45 No entanto, Denis Borges Barbosa lembra que, no caso de ofensa moral e aos bons costumes, estes no so suscetveis de apropriao por serem, como diz Pontes de Miranda, extra commercium. 46
Os desenhos ofensivos honra e imagem das pessoas ou que atentem contra a liberdade de conscincia, crena, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e venerao, preservam as disposies constitucionais relativos dignidade da pessoa humana e aos indivduos. 47
Em se tratando da vedao de registro da forma necessria, comum ou
42 SILVEIRA, 1996, p. 57. 43 SILVEIRA, Newton. Direito de autor no desenho industrial. 2003. Disponvel em: <http://www.newmarc.com.br/novo/index.asp?p=artigos.asp>. Acesso em: 1 mar. 2009. 44 Artigo 100, I e II da Lei n9.279/96 (BRASIL, 19 96). 45 BARROS, 2007, pg. 401. 46 BARBOSA, 2003, p. 580. 47 BARROS, op. cit., p. 401. 11
vulgar, nas palavras de Denis Borges Barbosa: [...] indicam, aparentemente, mais uma vez o requisito de novidade ou, talvez, o de originalidade. A forma necessria, comum ou vulgar j estar no estado da tcnica, ou carecer da distintividade prpria proteo. No h, a, requisito novo para a proteo. De outro lado, evidencia-se aqui uma vez mais a indispensabilidade do elemento ornamental: a forma necessria aquela imposta pelos requisitos tcnicos, e no ser nunca ornamental. 48
Complementando, o aporte de Newton Silveira: [...] a forma tecnicamente necessria de um objeto aquela que se acha indissoluvelmente ligada sua funo tcnica, de modo que outra forma no possa atender mesma finalidade. Assim, o que importa no que a forma represente utilidade apenas, mas que tal efeito tcnico s possa ser obtido por meio daquela determinada forma. Nessa hiptese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito esttico, no poder ser objeto da tutela do direito de autor, porque esta estaria interferindo no campo da tcnica. Desde que uma forma no se constitua em forma tecnicamente necessria, poder ser protegida pela lei de direitos autorais, subordinando-se aos seus prprios requisitos bem como poder tambm ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de carter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de fabricao de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 11 do Cdigo da Propriedade Industrial. Destine-se ou no a ser multiplicada, uma nova forma (no tecnicamente necessria) poder ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus prprios requisitos, isto , possua originalidade e carter expressivo, o que se traduz em valor artstico. 49
3.4 FORMALIDADES PARA REGISTRO Alm do prprio autor, terceiros com autorizao deste podero depositar o pedido de desenho industrial, ou seja, basta ter legitimidade sobre o objeto de criao que poder ser realizado o depsito (artigo 94 da Lei 9.279/96). 50
Os requisitos para o pedido de registro de um desenho industrial encontram-se elencados no artigo 101 da Lei 9.270/96. So eles: requerimento, quando for o caso, relatrio descritivo e reivindicaes, desenhos ou fotografias, campo de aplicao do objeto e, enfim, o comprovante de pagamento de retribuio do depsito. Todos estes documentos devero estar escritos em lngua portuguesa. Depois de entregue ao INPI, essa documentao deve passar por um exame formal. Gize-se, os registros de desenho industrial so concedidos sem o exame prvio quanto novidade e originalidade, ou seja, no h um exame prvio do mrito, pois os registros sempre so concedidos desde que no
48 BARBOSA, 2003, p. 581. 49 SILVEIRA, 1982, p. 100. 50 FARIA, 2007, p 17. 12
incorram em nenhuma das proibies legais do artigo 100 da Lei de Propriedade Industrial (item 3.3). Isso acontece, porque presume-se que o depositante, pessoa jurdica ou fsica, legtimo no direito de pleitear o privilgio, tendo em vista o carter constitutivo do registro. 51
Segundo Frederique Carlos da Cunha: De fato, no existem vantagens de se requerer um exame de mrito, porque um parecer favorvel emitido aps este exame em nada vai influenciar na validade do privilgio, apenas vai manter a concesso, no tornando o registro mais forte. E tanto os titulares dos registros no vislumbraram vantagens que o nmero de pedidos desse exame mnimo, praticamente desprezvel. O principal levantamento apontou para uma incidncia de cinco casos nos primeiros 1.000 pedidos processados, e entre esses cinco casos, dois deles tiveram suas peties no conhecidas por no terem sido apresentadas pelo titular do registro. Durante o ano de 1999, dos 8.492 pedidos examinados, s procedemos 12 exames de mrito, ou seja, 0,14% do total, o que pode ser considerado desprezvel. 52
Todavia, isso no exclui a possibilidade de, em qualquer tempo, o titular do desenho industrial requerer um exame de mrito que ir avaliar os aspectos relativos novidade e originalidade. E, uma vez requerido, dever o INPI emitir um parecer de mrito que, caso se posicione pela ausncia de um dos requisitos exigveis, implicar a nulidade do registro, instaurado de ofcio. 53
A afirmao dita por Frederique Carlos da Cunha deve ser entendida com restries, uma vez que o exame de mrito, no qual se discute a prevalncia do direito conferido pelo ttulo de registro de um desenho industrial em face de um terceiro infrator, extremamente til e recomendvel no caso de uma ao judicial. Obviamente, dever o exame de mrito satisfazer o interesse das partes. 54
Na falta da documentao acima referida, existindo dados suficientes do depositante, desenho industrial e autor, o pedido dever ser entregue ao INPI, mediante um recibo, devendo o depositante cumprir, no prazo de cinco dias, as exigncias que forem estabelecidas pelo rgo, sob pena de o pedido ser considerado inexistente. 55 Cumprida as exigncias, o depsito ser considerado efetuado na data da apresentao do pedido 56 , exceto se o objeto no
51 BARROS, 2007, p. 408. 52 CUNHA, 2000, p. 67. 53 Art. 111, nico da Lei n9.279/96 (BRASIL, 199 6). 54 FARIA, 2007, p. 19. 55 Caput, artigo 103 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 56 Ato Normativo (INPI) n161/2002, 4.4.2 (BRASIL. Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e 13
corresponder quele j apresentado, hiptese esta em que a data ser a do cumprimento das exigncias. 57
O INPI estabelece que o relatrio descritivo, as reivindicaes e os desenhos ou fotografias devero ser entregues em quatro vias, admitindo o acrscimo de duas, acompanhadas de um envelope endereado e selado, para que posteriormente sejam restitudas ao depositante depois de autenticadas, via correio. 58 Quando os objetos forem tridimensionais, os desenhos e as fotos devero ser em perspectiva, revelando vistas frontal, lateral, superior e inferior, devendo ser clara e em escala que permita a sua reduo, preservando-se os detalhes. 59
Em relao necessidade de relatrio descritivo, este ser exigido quando se verificar variantes configurativas, nomeao de desenhos e necessidade de explicaes sobre o objeto e seu campo de aplicao. 60 O campo de aplicao dever constar no requerimento, se o ttulo do desenho industrial ou os registros atinentes no relatrio descritivo forem insuficientes para a identificao e a compreenso do objeto ou, tratando-se de padres ornamentais, identificao dos produtos em que eles se aplicam. 61
Segundo o artigo 104 da Lei de Propriedade Industrial, o pedido de registro de desenho industrial dever limitar-se a um nico objeto, permitindo uma pluralidade de variaes, de at, no mximo, vinte, desde que se destinem a um nico propsito e guardem entre si caractersticas distintivas preponderantes. Caso no seja atendida esta previso, o depositante ser notificando, para que, no prazo de 60 dias, divida o pedido, que ficar definitivamente arquivado. 62
O desenho industrial dever apresentar clara e suficientemente o
Comrcio Exterior Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ato Normativo 161/2002. Dispe sobre a aplicao da Lei de Propriedade Industrial em relao aos registros de desenho industrial. 10 jun. 2002. Disponvel em: <http://www.inpi.gov.br/menu- esquerdo/desenho/pasta_legislacao-new-version/ato_161_02_html>. Acesso em: 25 fev. 2009). 57 BARROS, 2007, p. 404. 58 Ato Normativo (INPI) n161/2002, 4.2. Diz o ato normativo que os desenhos e as fotografias devero ser apresentados [...] sem assinaturas ou rubricas, em papel flexvel, resistente, branco, liso, no brilhante, com dimenses de 297 mm x 210 mm (modelo DIN A-4), utilizado somente em uma face, sem estar amassado, rasgado ou dobrado (BRASIL, 2002). 59 BARROS, 2007, p. 405. 60 Ato Normativo (INPI) n161/2002, 11.1.1 (BRASIL, 2002). 61 Ato Normativo (INPI) n161/2002, 11.3.1(BRASIL, op. cit.). 62 Ato Normativo (INPI) n161/2002, 7.1 (BRASIL, op. cit.). 14
objeto e suas variaes, de modo que consiga possibilitar a sua reproduo por tcnico no assunto. 63
O processamento do pedido simples e breve, pois a lei de desenho industrial visa a celeridade do processo. Uma vez recepcionado o pedido pelo INPI, dever desde logo ser publicado e concedido, depois de ter passado pelo exame formal (desenhos no registrveis, item 3.3; contenha as peas exigveis - requerimento, relatrios descritveis e reivindicaes, desenhos ou fotografias, campo de aplicao do objeto e, enfim, o comprovante de pagamento de retribuio do depsito -; e, por fim, refira-se a um nico objeto com, no mximo, vinte variaes). O depositante pode requer sigilo do depsito por at 180 dias a contar da data do depsito. O pedido pode ser retirado no prazo de 90 dias, contados da mesma data. Caso o depsito no gere efeitos, ser priorizado o depsito imediatamente posterior. Caso o pedido no seja retirado no prazo de 180 dias, o processo tramitar normalmente. 64
Realizado o registro, este produzir efeitos aps sua publicao, que sempre acontecer independentemente da deciso final, seja ela concesso, indeferimento ou arquivamento definitivo e aps a imediata expedio do certificado do registro. importante salientar que a propriedade do desenho industrial adquire-se mediante o registro validamente concedido. 65
No caso de concesso, o registro de desenho industrial tem validade durante dez anos contados da data do depsito, prorrogveis por mais trs perodos sucessivos de cinco anos, at atingir o prazo mximo de 25 anos contados da data do depsito. As prorrogaes devem ser pedidas no ltimo ano de vigncia do registro ou at 180 dias aps o vencimento do registro, mediante pagamento de uma retribuio adicional. 66
Enquanto vigorar o registro, o titular tem o direito de impedir que terceiros utilizem o desenho, sem seu consentimento ou contribuam para que outros o faam. O desenho industrial poder ser utilizado por terceiros desde que o mesmo seja usado para fins experimentais, direcionados a estudo e pesquisas tecnolgicas ou cientficas. Dessa prerrogativa tambm se exclu os
63 BARBOSA, 2003, p. 582. 64 Art. 105 e 1 do art. 106 da Lei n9.279/96 (BRASIL, 1996). 65 Art. 109 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 66 Art. 108 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 15
atos praticados por terceiros desautorizados, de carter privado sem propsito comercial, mas desde que no cause prejuzos ao titular do desenho industrial. E, por fim, esta regra no se aplica quando o desenho industrial for colocado no mercado por terceiro autorizado pelo prprio titular. Este direito semelhante ao direito concedido aos titulares de patentes e seus limites respectivos. Para tal contedo, prescreve o acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs): Art. 26 - 1 - O titular de um desenho industrial protegido ter o direito de impedir terceiros, sem sua autorizao, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cpia, ou seja substancialmente uma cpia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais. No entanto, pessoa que, de boa f, antes da data do depsito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no Pas, ser assegurado o direito de continuar a explorao, sem nus, na forma e condio anteriores, 67
desde que o direito seja cedido juntamente com o negcio ou empresa, ou parte deste, que tenha relao direta com o objeto de explorao do registro, por alienao ou arrendamento. Mas caso a pessoa tenha tido conhecimento do objeto do registro antes dos 180 dias que precederam a data do depsito, no gozar deste direito de continuar a explorao, desde que tenha sido depositado no prazo de seis meses, contados da divulgao. 68
importante esclarecer que a proteo do desenho industrial refere-se ao seu carter ornamental e no ao carter funcional do desenho. Segundo Denis Borges Barbosa: Assim, ainda que as imagens e especificaes do desenho indiquem um produto inteiro, a propriedade no abrange a utilidade industrial do produto, mas s a feio esttica. Quando comparando produtos para apurao de eventual contrafao, a consulta ao estado da tcnica e a avaliao das diferenas de cada um dos produtos contrastantes em face daquela um mtodo logicamente indicado. 69
A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 187, tipifica como crime a fabricao de produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitao substancial que possa induzir em erro ou confuso, sem a devida autorizao. Para Denis Borges Barbosa:
67 Art. 110 caput e 1da Lei n9.279/96 (BRASIL, 1996). 68 Art. 110, 2da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 69 BARBOSA, 2003, p. 583. 16
[...] a reproduo completa se presume violao, enquanto que - para se considerar a existncia de violao penal no caso de simples imitao, h que se comprovar a confuso real ou potencial, levando- se em conta, neste ltimo caso, o consumidor a que se destina o produto contendo o design. 70
Essa lei, em seu artigo 188, considera crime contra o registro de desenho industrial quem exporta, vende, expe ou oferece venda, quem tem em estoque, oculta ou recebe, para utilizao com fins econmicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitao substancial que possa induzir erro ou confuso, no se resumindo apenas imagem ou forma. Com a densidade de sempre, diz Joo da Gama Cerqueira: A lei pune no apenas a reproduo integral do desenho ou modelo patenteado, isto , a sua cpia servil, mas, ainda, a reproduo parcial, desde que tenha por objeto seus elementos caractersticos. A reproduo parcial pode consistir, tambm, na imitao do desenho ou modelo patenteado [...] As condies elementares dos crimes contra os desenhos e modelos industriais so as mesmas dos crimes contra os privilgios de inveno, de que tratamos anteriormente: a) existncia de uma patente vlida; e b) um fato material que constitua ofensa ao direito do concessionrio da patente. No caso de reproduo, pouco importa o meio ou processo empregado pelo infrator. No excluem tambm o crime as diferenas mais ou menos numerosas entre o desenho ou modelo legtimo e o contrafeito, destinando-se essas diferenas, quase sempre, a mascarar a contrafao. Do mesmo modo, no constitui condio essencial do crime a possibilidade de confuso entre o desenho ou modelo contrafeito e o patenteado, se bem que essa circunstncia concorra para melhor caracterizao do delito. 71
No entanto, Jos Carlos Tinoco Soares lembra que "desde que haja a possibilidade de induo a erro ou confuso, quer seja pela reproduo integral, parcial, quer pela imitao do desenho industrial registrado, o crime se realiza e se consuma." 72
Independentemente da esfera criminal, o prejudicado poder ingressar com aes na esfera cvel no que considerar cabvel. As aes de indenizao no cvel, por violao de registro, encontram-se amparadas nos artigos 207 a 210 da Lei de Propriedade Industrial. Inclusive, h a previso de concesso de liminar para sustao da violao ou do ato. A indenizao ser calculada com base nos benefcios que o prejudicado teria obtido se a violao no tivesse ocorrido, e a previso legal, para o pagamento de lucros cessantes, ser
70 BARBOSA, 2003, p. 583. 71 CERQUEIRA, 1982, 711 et seq. 72 SOARES, Jos Carlos Tinoco Soares. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedneos. So Paulo: Jurdica Brasileira, 1998. p. 280. 17
estabelecida. O prazo, para a ao de indenizao, prescreve em cinco anos. 73
3.5 NULIDADE DO REGISTRO Embora no caiba recurso da concesso do registro do desenho industrial, a lei prev a nulidade do registro por via administrativa (artigos 113 a 117 da Lei de Propriedade Industrial) ou por via judicial (artigo 118, tambm, da Lei de Propriedade Industrial). Alm dessas formas de nulidade de registro, o verdadeiro criador do desenho industrial, poder requerer adjudicao do registro que lhe foi negado injustamente pelo INPI, propondo ao reivindicatria do registro na esfera judicial. 74
O prazo, para a instaurao do processo, pela via administrativa, de cinco anos contados da data do registro, sendo devidamente provocado por requerimento de terceiro legitimado, exceto em decorrncia de exame de mrito quando no observados os requisitos definidos nos artigos 95 a 98 da Lei de Propriedade Industrial, o qual poder ser feito em qualquer momento, ou podendo ser instaurado de ofcio. 75
Tanto o requerimento de terceiro legitimado, quanto a instaurao do processo de ofcio, se feito no prazo de 60 dias da concesso do registro, suspender os efeitos da concesso. 76
Conforme o artigo 114 da Lei de Propriedade Industrial, depois de devidamente publicada a deciso instauradora do processo administrativo, ser intimado o titular do registro de desenho industrial para se manifestar no prazo de 60 dias. Decorrido esse prazo, o INPI dever emitir um parecer, independentemente de ter havido manifestao do titular do registro. Aps o parecer do INPI, devero as partes ser intimadas para se manifestarem num prazo igual de 60 dias. 77
Decorrido o prazo, o processo ser decidido pelo Presidente do INPI, havendo ou no manifestao das partes, pondo fim instncia administrativa. 78 Ainda que extinto o registro, o processo de nulidade
73 Art. 225 da Lei n9.279/96 (BRASIL, 1996). 74 SILVEIRA, 1996, p. 52. 75 Art.113, 1da Lei n9.279/96 (BRASIL, 1996). 76 Art. 113, 2da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 77 Art. 115 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 78 Art. 116 da Lei n9.279/96 (BRASIL, 1996). 18
continuar. 79
Em relao ao judicial de nulidade, esta poder ser proposta a qualquer tempo da vigncia do registro pelo INPI ou por qualquer outra pessoa com legtimo interesse 80 , podendo a nulidade do registro ser arguida a qualquer tempo como matria de defesa. 81 Atendido os requisitos do processo, o juiz, preventiva ou incidentalmente, poder suspender os efeitos do registro do desenho industrial. 82
A Justia Estadual competente para julgar a ao de nulidade de registro de desenho industrial e quando no proposta pelo INPI, este intervir no feito, tendo o ru 60 dias para apresentao da contestao. Aps o trnsito em julgado, a deciso da ao de nulidade ser publicada para a cincia de terceiros. 83
3.6 EXTINO DO REGISTRO O registro do desenho industrial se extinguir quando expirar o decurso do prazo de vigncia, seja pela renncia de seu titular, ressalvados os direitos de terceiros; pela falta de pagamento pela retribuio prevista; ou pela ausncia de procurador devidamente qualificado e domiciliado no pas, com poderes para represent-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citaes, no caso de titular domiciliado no exterior. 84
O registro de desenho industrial depois de extinto passa a ser de uso comum, podendo ser explorado livremente. Ao ser concedido o registro sobre um desenho industrial, o titular passa a exercer um monoplio sobre o mesmo. No entanto, esse monoplio limitado, podendo atingir o prazo mximo de 25 anos, ou seja, 10 anos prorrogados por trs vezes consecutivas de 5 anos. Ao fim deste prazo, extingue-se o registro, por omisso do titular quanto a sua prorrogao ou por no serem mais possveis prorrogaes. 85
No caso da renncia, que um ato de vontade do titular do registro por no possuir mais interesse no objeto registrado, no se admite o prejuzo de
79 Art. 117 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 80 Art. 56 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 81 Art. 56, 1da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 82 Art. 56, 2da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 83 Art. 57 da Lei n9.279/96 (BRASIL, op. cit.). 84 LOBO, Thomaz Thedim. Introduco nova de lei de propriedade insdutrial. So Paulo: Atlas, 1997. p. 71. 85 BARROS, 2007, p. 411. 19
direito e interesses de terceiros, como o caso do cessionrio ou licenciado devidamente regularizado pelo INPI. Nesse sentido, no caso de haver terceiro interessado, necessria a anuncia do titular para que ocorra a renncia. 86
4 A DUPLA PROTEO E SEUS DESDOBRAMENTOS A regulamentao da proteo dos desenhos e modelos industriais tem sido h muito tempo objeto de ntida controvrsia. Isso j perdura h vrios anos em vrios lugares do mundo, inclusive no Brasil. A questo da proteo aos modelos e aos desenhos industriais surgiu inicialmente na Frana ainda na fase das corporaes de ofcio. Os autores franceses entendem que os modelos e os desenhos industriais devem ficar sujeitos s mesmas leis que regulam a propriedade artstica e literria, teoria esta denominada de unidade da arte. 87 Muitos destes autores so influenciados por Pouillet em seu radical ponto de vista:
Hoje ns pensamos, portanto, como ns pensvamos j no momento da primeira edio desta obra, que a melhor lei a ser elaborada em matria de desenhos e modelos industriais seria de assimilar, pura e simplesmente, o desenho industrial no desenho artstico e os incluir sob uma mesma proteo. 88 (traduo nossa). Ao defender a unidade de proteo dos desenhos e modelos industriais, Pouillet explica a dificuldade de definir claramente a sua natureza e suas caractersticas: Isso que se colocou na cabea de separar duas coisas, feitas por se aliar e se unir, a arte e a indstria, e que se sonhou em estabelecer entre elas uma linha de demarcao. para se tentar uma distino impossvel, para querer admitir a existncia do desenho industrial ao lado e fora do desenho artstico, para ter sonhado em separar o que a natureza prpria das coisas uniu ao ponto de misturar, por isso que o legislador francs, de forma apaixonada, mas sem lgica, no pode, durante mais de 60 anos, levar a um bom resultado os desenhos e modelos industriais. 89 (traduo nossa). Da mesma forma, Achiles Fournier mostra-se contrrio distino entre a arte propriamente dita e a arte industrial e tambm considera arbitrria e impossvel a separao da arte e dos produtos das indstrias. Segundo
86 BARROS, 2007, p. 411. 87 CERQUEIRA, 1982, p. 642. 88 Nous pensons donc aujordhui, comme nous le pensions dj lors de la prmire dition de cet ouvrage, que la meilleure loi faire em matire de dessins et modles de fabrique serait dassimiler, purement et simplement, le dessin de fabrique au dessin artistique et de les confrondre dans une mme protection (POUILLET apud CERQUEIRA, op. cit., p. 642). 89 Nous pensons donc aujordhui, comme nous le pensions dj lors de la prmire dition de cet ouvrage, que la meilleure loi faire em matire de dessins et modles de fabrique serait dassimiler, purement et simplement, le dessin de fabrique au dessin artistique et de les confrondre dans une mme protection (POUILLET apud CERQUEIRA, op. cit., p. 642). 20
Achiles Fournier a separao da obra de arte e do modelo industrial juridicamente intraduzvel (traduo nossa). 90
Joo da Gama Cerqueira vai de encontro a esta ideia, argumentando como interessante notar que justamente sob o aspecto jurdico que se torna mais fcil a distino entre as criaes artsticas e os produtos da arte industrial, sendo mais complexa a questo sob o ponto de vista exclusivamente artstico. 91
Pouillet era completamente contra a possibilidade de o juiz tornar-se um crtico da arte e entendia que a Lei do Direito do Autor deveria tutelar todo desenho original e toda a forma nova, sem levar em conta o seu destino, a qualidade de seu autor ou qualquer julgamento de valor esttico por parte do juiz. 92
No obstante, Joo da Gama Cerqueira afirma que no deixam de ter razo os autores que defendem a unidade de proteo legal dos desenhos e dos modelos industriais, pois nem sempre fcil a distino entre os desenhos e os modelos industriais das obras puramente artsticas, como demonstra o grande nmero de critrios propostos na doutrina para estabelecer esta diferenciao. 93
Nenhum prejuzo resulta da distino entre as obras de arte dos desenhos e modelos industriais, quando submetidos a regimes diferentes, no que diz respeito proteo dos direitos do autor, pois se o desenho ou o modelo industrial possuir um predicado artstico, o autor sempre ter a proteo da Lei do Direito do Autor ou da Lei da Propriedade Industrial. Dependendo do interesse que se visa a resguardar existe a dupla proteo das leis. No entanto, nem sempre possvel conferir valor artstico aos desenhos e aos modelos industriais, sendo que em alguns casos estes so destitudos de cunho de obras de arte. 94
Joo da Gama Cerqueira entende que os defensores da unidade da arte e da proteo legal situaram mal o problema, colocando-o fora de seus
90 La sparation de Louvre dart et du modle dindustrie est juridiquement intraduisible (FOURNIER apud CERQUEIRA, 1982, p. 643). 91 Ibid., p. 643. 92 POUILLET apud SILVEIRA, 1982, p. 110. 93 CERQUEIRA, 1982, p. 646. 94 Ibid., p. 647. 21
termos. 95 A questo no de separar a arte da indstria, mas sim distingui-las. Segundo o autor: Os desenhos e modelos industriais realizam a sntese da arte e da indstria, que no se separam, mas tambm no se confundem. Se as artes industriais reclamam pela sua natureza artstica, se seus produtos se caracterizam pela aplicao da arte indstria, o que traduz na expresso artes aplicadas, claro que no se podem separar duas idias. Da no se segue, porm, que no se deva distinguir a indstria da arte, que ambas se confundam num mesmo conceito. 96
No o papel do juiz, nem das autoridades administrativas incumbidas da concesso dos privilgios dos desenhos e modelos industriais, resolver as questes estticas, muito menos determinar onde comea a beleza, como dizem os escritores que defendem a unidade de proteo. Essas autoridades no devero se basear em critrios abstratos, fundados na filosofia da arte ou nos princpios da esttica, mas sim guiar-se por critrios positivos. Como diz Joo da Gama Cerqueira, fornecidos pela prpria lei ou indicados na doutrina, que permitam verificar, em cada caso, os caractersticos que distinguem os desenhos e modelos industriais. 97
Os autores franceses, seduzidos pela unidade da arte, colocaram mal a questo, quando essa foi trazida para o campo do direito. Deixaram-se simplesmente empolgar com a defesa de princpios. Os argumentos por eles usados seriam incontestveis se tratassem de provar que os desenhos e os modelos industriais so dignos de proteo legal, sem levar em considerao os valores artsticos. A proteo dos desenhos e dos modelos industriais no deve assimilar- se singelamente s obras de arte. Isso se ope prpria natureza dessas criaes e ao fim a que se destinam. De acordo com Joo da Gama Cerqueira, h uma diferena essencial entre as criaes das belas-artes e as produes da arte industrial. Para o autor isso algo inegvel, uma vez que a segunda considerada subsidiria da primeira, sendo aquela considerada mais como gnero industrial do que como gnero arte. 98
A finalidade das artes industriais a produo artstica de objetos
95 CERQUEIRA, 1982, p. 647. 96 Ibid., p. 648. 97 Ibid., p. 648. 98 Ibid., p. 649. 22
industriais e no a produo industrial de objetos de arte. Assim, no a arte que industrializa, mas sim a indstria que se reveste de carter artstico. Em outras palavras, a aplicao da arte indstria, ou seja, a criao de um gnero industrial. Da resulta a expresso "arte aplicada", a qual, segundo Joo da Gama Cerqueira, no parece apropriada, uma vez que no h nenhuma arte que possa ser chamada de arte aplicada, mas aplicaes da arte industria, como no h cincias aplicadas, mas cincias e suas aplicaes. 99
So inmeros os aspectos pelos quais as belas-artes e as artes industriais se diferenciam. Uma das diferenas a finalidade de cada uma, sendo a primeira a expresso dos sentimentos e emoes, enquanto que a segunda est ao prazer ou o chamado regalo dos olhos. Outra diferena que as obras de artes caracterizam-se pela liberdade do artista, independem da utilidade que possam ter e expressam a necessidade do artista de criar, de exprimir sua personalidade. Ao contrrio, as artes industriais se destinam a um fim determinado, pr-estabelecido, visando utilidade. 100
Pode-se notar que, enquanto as obras de arte so espontneas, os desenhos e modelos industriais esto associados ao gosto e s preferncias da poca. Joo da Gama Cerqueira argumenta que: Pode-se aceitar o princpio da unidade da arte para o fim de se reconhecer ao autor de desenhos e modelos industriais o mesmo direito proteo legal; mas deve-se repelir o princpio da assimilao dessas produes industriais s obras de arte, para o fim de submeter umas e outras ao mesmo regime legal, o que s inconvenientes pode trazer. 101 A dualidade de proteo no se justifica apenas por motivos tericos, fundados na diferena entre as obras de arte e os produtos industriais, mas fundamenta-se principalmente nas razes de ordem prtica. 102
A dualidade de proteo no se justifica apenas por motivos tericos, fundados na diferena entre as obras de arte e os produtos industriais, mas fundamenta-se principalmente nas razes de ordem prtica. 103
O tipo de proteo a que aspiram os autores dos desenhos e modelos industriais o estabelecimento de privilgios na fabricao e na venda, permitindo empregar com segurana os capitais necessrios explorao industrial do seu objeto, uma vez que os mesmos precisam ser reproduzidos e
99 CERQUEIRA, 1982, p. 648. 100 Ibid., p. 650-1. 101 Ibid., p. 650. 102 Ibid., p. 653-4. 103 CERQUEIRA, 1982, p. 653-4. 23
postos no comrcio. 104
Um industrial precisa ficar protegido das afrontas aos seus direitos, isto , ele necessita de proteo legal efetiva, a fim de ter exclusividade em sua explorao. Essa prova imediata de seu direito, isenta de contestao, s o registro pode conceder. 105
Esse privilgio de proteo envolve restries liberdade de comrcio e indstria, acompanhadas de sanes impostas pela lei. Para isso necessrio que a lei estabelea condies para a concesso do privilgio, no necessitando o desenho ou modelo industrial ser apenas original, mas tambm possuir o atributo da novidade, como anteriormente j discutido. 106
Em relao propriedade artstica, a proteo dada pelo direito autoral o respeito moral e o impedimento de que a obra seja reproduzida e explorada por terceiros, auferindo assim vantagem econmica. 107
Diferentemente dos desenhos e modelos industriais, os direitos artsticos no demandam cautelas especiais, bastando que o autor prove que a obra sua, pois a obra de arte nica e independe de registro. A lei, com intuito de fornecer maior segurana ao autor da obra, faculta o registro, embora esse no seja essencial para constituio desse direito. 108 Nesse sentido, Joo da Gama Cerqueira afirma que sendo inteiramente diversos os interesses a proteger, forosamente devero ser diferentes as leis de proteo da propriedade artstica e dos produtos industriais. 109
Diz Joo da Gama Cerqueira: Assim, o legislador, ou submeteria todos os desenhos e modelos industriais ao regime da propriedade artstica, ou criaria sistema de proteo anlogo ao dos desenhos e modelos, sujeitando a este regime a propriedade artstica. No primeiro caso, a proteo do direito do autor, sob o ponto de vista comercial e industrial, seria ineficaz ou pouco til. Por outro lado, ficariam desprotegidas as criaes comuns, destitudas de carter artstico mais acentuado, em que predominasse o aspecto utilitrio do objeto, o que redundaria em prejuzos das prprias indstrias interessadas. No segundo caso, os artistas ficariam obrigados ao registro de suas obras, e a proteo destas passaria a depender de certos requisitos legais, o que
104 CERQUEIRA, 1982, p. 653. 105 Ibid., p. 653. 106 Ibid., p. 653. 107 Ibid., p. 654. 108 Ibid., p. 654. 109 Ibid., p. 654. 24
incompatvel com a sua liberdade criadora. 110
Assim, torna-se imprescindvel existir duas leis distintas para regular institutos e interesses distintos. Isso to evidente que, na Frana, onde o princpio da unidade da arte culminou com a assimilao dos desenhos e dos modelos industriais, foi preciso a criao de lei especial para a proteo destes. 111
Como a criao de lei especial no basta e as convenes no amparam os desenhos e modelos industriais que so protegidos pela lei da propriedade artstica, na esfera internacional os desenhos e modelos industriais ficam desamparados. 112
A soluo do direito brasileiro, diferente da adotada pelos autores franceses, foi a de adotar a dualidade da proteo, no excluindo a possibilidade da cumulao das duas leis sobre os desenhos e modelos industriais. Os desenhos industriais so cobertos pela Lei de Propriedade Industrial e as obras de arte ficam sob a gide da Lei dos Direitos do Autor. No obstante, quando se tem uma obra de arte justaposta a um desenho ou modelo industrial, o autor pode invocar ambas as protees. No se pode negar ao autor o reconhecimento de seu direito, quando sua obra puder ser replicada, por meio de processos industriais. 113
Joo da Gama Cerqueira diz: so domnios diversos e a proteo se exerce em campos diferente, sem incompatibilidades. 114
Assim, o desenho industrial tem carter misto de obra de arte, uma vez que ele pode ser considerado uma expresso da criatividade do desenhista, cumulada com a aplicao industrial. Isso significa que o autor pode ser protegido por dois institutos, podendo gozar dos direitos autorais e tambm dos direitos de proprietrio do desenho ou modelo industrial assegurados pela Lei de Propriedade Industrial. 115
Dessa forma, a distino entre as obras artsticas dos desenhos industriais no impede o reconhecimento dos direitos do autor sobre o objeto a ser industrializado.
110 CERQUEIRA, 1982, p. 654-5. 111 Ibid., p. 655. 112 Ibid., p. 655. 113 Ibid., p. 656. 114 Ibid., p. 656. 115 Ibid., p. 656 25
Segundo Newton Silveira, o que interessa a esta altura, salientar que a expresso desenho industrial no se reduz a uma forma meramente ornamental conferida a um produto industrial, podendo ser dotada, ex abundantia, de fora expressiva. 116
Lembra ainda o autor: Como se v, a expresso "desenho industrial" no se reduz s formas bidimensionais, nem ao carter meramente ornamental, abrangendo esse conceito as formas tridimensionais e, tambm, as bidimensionais e tridimensionais de carter expressivo, devendo incluir at as formas que conferem maior utilidade e conforto para o usurio (campo da tcnica) e a comunicao visual. 117
Uma das mudanas geradas pela Revoluo Industrial foi a mecanizao das artes, especialmente das artes plsticas, fazendo com que houvesse preocupao com a harmonia entre arquitetura e indstria. Assim, o objetivo passou a ser melhorar a qualidade dos produtos industriais e educar o gosto do pblico. Diz Newton Silveira: O desenho industrial compe dois elementos que no mundo moderno no mais se contrapem: a funcionalidade e a esttica. A separao lgica entre tais conceitos, alm de carecer de aplicao prtica, no chega nem mesmo a constituir mais uma separao lgica visto o novo conceito esttico de que o feio incmodo. 118
Embora o fenmeno industrial moderno denominado design consista da unio da tcnica e da esttica, no pode ser reduzido aos critrios convencionais da arte e da tcnica. As novas criaes devem acompanhar a evoluo da matria e serem disciplinadas sem dependncia da tcnica e da esttica, pois esta fruto da criatividade do designer. 119
A civilizao moderna tem como caracterstica a produo industrial em massa, uma vez que as mquinas so cada vez mais aperfeioadas, permitindo a multiplicao rpida dos produtos, com o objetivo de atender o maior nmero de pessoas. As primeiras leis de proteo aos inventores surgiram da utilizao das mquinas. 120
O objetivo era estimular a criatividade humana em benefcio da indstria e proteger to somente as obras de aplicao industrial, pois, se a patente de inveno fosse conferida a todos os criadores, essa seria vlida
mesmo que os produtos no pudessem ser industrializados. 121
Contrariando tal ideia, a proteo aos autores no campo das artes intensificou-se em face da possibilidade de reproduo de suas obras. Um exemplo claro so as obras literrias, que foram alvo de preocupao aps a inveno da imprensa. 122
Conclui-se, assim, que tanto as Leis de Direito do Autor quanto a Lei de Propriedade Industrial so frutos da revoluo industrial. Essa breve digresso histrica, vista pelo ngulo da produo massificada, serviu para mostrar que no h qualquer contraposio entre os direitos de propriedade industrial e os direitos do autor. 123
Sendo ambos oriundos do mesmo fenmeno, Newton Silveira salienta: no possuindo qualquer sentido a ideia de que a arte se ope, como conceito, multiplicao industrial, visto que essa mesma possibilidade de multiplicao massificada que deu origem proteo do autor. 124
Assim, no a quantificao que gera uma linha divisria entre o direito do autor e a propriedade industrial, j que na sociedade atual ambas se destinam reproduo, sendo consumidas pelo maior nmero de pessoas possvel. 125
Salienta Newton Silveira: Tanto o critrio de multiplicao no desqualifica as obras artsticas, que as mais conhecidas e que encontram mais severa proteo na lei de direitos autorais, so aquelas que se destinam produo em massa por sua prpria natureza, como os livros, discos e filmes, objetos, respectivamente, das indstrias editorial, fonogrfica e cinematogrfica. Evidentemente o carter industrial da criao no pode servir de elemento diferenciador entre as criaes industriais e as artsticas, nem a industrializao pode desnaturar o carter artstico de uma obra. 126
Dentro desse contexto, Newton Silveira afirma que no h como negar valor artstico a certas criaes no campo da indstria, as quais, reconhecidamente, so dotadas de valor esttico. 127 Como exemplo, o autor cita o design de Raymond Loewy, que apresentou um projeto de carro que se revelou mais do que uma ideia artstica diferente, mas sim um novo conceito
No h dvidas a respeito da possibilidade de cumulao entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei do Direito do Autor. Entretanto, as chamadas obras de artes aplicadas, para receberem a proteo de ambas as leis, devero ter necessariamente a possibilidade de dissociao material entre a obra artstica e o produto industrial. Como exemplo, pode-se citar o caso da pintura da carroaria de um automvel, podendo esta ser raspada sem que o veculo perca sua integridade, o que no acontece quando a obra a prpria forma da carroaria. 129
Newton Silveira afirma que se a forma esttica no puder ser separada do resultado tcnico, que por sua vez decorrente de uma determinada forma, teremos uma limitao aos direitos do autor e nesse caso existe confronto entre os direitos de naturezas diversas, sendo o legislador obrigado a optar por aquele que beneficie a coletividade. 130
Em outras palavras, Newton Silveira afirma que somente deve ser negada a proteo autoral a uma forma artstica, quando a mesma constitua forma necessria para a obteno de um resultado tcnico. 131
Segundo esse mesmo autor, a par da tutela dos direitos autorais, quando uma criao possuir condies de ser industrializada, o autor poder obter tambm uma patente de modelo industrial, na forma prevista na Lei de Propriedade Industrial. Por outro lado, a patente de um modelo de desenho industrial poder ser obtida para novas formas, s quais falte o cunho artstico, mas desde que possuam os requisitos da originalidade, novidade e carter industrial. Nesse caso, no ser tutelado o direito do autor por faltar o requisito do valor artstico. 132
Portanto, um produto de desenho industrial no gozar da proteo do
128 O carro foi mais que uma diferente ideia artstica. Foi um novo conceito esttico expressando um sentimento de simplicidade. A representao, com as sua ao recproca de luzes e sombras, a sua fluidez e movimento, foi por si s um conceito novo, em contrapartida teve um efeito definitivo sobre a publicidade da indstria automotiva.(traduo nossa). [...] the car was more than a different artistic idea. It was a new aesthetic concept expressing a feeling of simplicity. The rendering, with its Interplay of highlights and shadows, its fleetness and motion, was itself a fresh concept, with in turn had a definite effect upon the automotive industrys advertising
(LOEWY, Raymond. Industrial Design. New York, 1979. p. 4 apud SILVEIRA, 2003). 129 SILVEIRA, 1982, p. 137. 130 Ibid., p. 137-8. 131 Ibid., p. 138. 132 Ibid., p. 138. 28
direito autoral quando no possuir nvel artstico suficiente, podendo assim ser tutelado pela Lei de Propriedade Industrial. 133
Assim, aps toda est exposio, Newton Silveira conclui: Assim entendido, a nica diferena entre a aplicao da teoria da unidade da arte e a da dissociabilidade consistir em que, pela primeira, a lei de direitos de autor proteger inclusive a forma de produtos industriais de baixo nvel esttico, enquanto que, pela outra, tais criaes somente podero ser tuteladas como modelos industriais. As criaes industriais de alto nvel esttico sero protegidas tanto numa quanto em outra, exceto quando se tratar de forma necessria, caso em que a aplicao da lei de direitos de autor estar excluda por ambas, a fim de evitar a interferncia do direito autoral no campo da tcnica. 134
Ainda se faz pertinente mencionar a discusso gerada aps a nova redao da Lei 9.610/98, a qual suprimiu do seu artigo 7, o antigo inciso XI do artigo 6da anterior Lei 135 . Qual seja: obras de arte aplicada, desde que seu valor artstico possa dissociar-se do carter industrial do objeto a que estiverem sobrepostas. Apesar do fato da patente de desenho industrial poder ser cumulativa com a do direito autoral sobre a insero esttica que lhe d origem gerar grande discusso, esta no prospera. H doutrinadores que consideram este artigo taxativo, no podendo assim pensar na cumulao de ambas as leis, propriedade industrial e direito autoral. No entanto, h quem diga que a lista das obras intelectuais protegidas, elencadas no artigo 7da Lei do Direito do Autor, seja meramente exemplificativa, fazendo com que a supresso do dispositivo que tratava especificamente de obras de arte aplicada no a exclui do mbito autoral. 136
Newton Silveira quem melhor explora o assunto e, conforme j visto, diz que mesmo com a alterao de ambas as leis, propriedade industrial e direito autoral, existe, sim, a possibilidade de dupla proteo dos desenhos industriais. Apesar de aparentemente o atual artigo 7da Lei do Direito do Autor ter suprimido a norma do antigo artigo 6, inciso XI, o qual tutelava as obras de arte aplicada, no excluiu expressamente. Assim, continuam tuteladas com ressalva do artigo 8, VII da atual Lei, que consid era que no pode ser objeto de proteo da Lei o aproveitamento industrial ou comercial das idias
133 SILVEIRA, 2003. 134 SILVEIRA, 2003. 135 BARBOSA, 2003, p. 575. 136 Ibid., p. 575. 29
contidas nas obras. Tal norma no diverge da anterior, que protegia as obras de arte aplicada. 137
4.1 INTER-RELAO COM OUTRAS REAS Segundo Denis Barbosa, a proteo dos desenhos industriais , em direito comparado, a mais polimorfa de todos os direitos de propriedade intelectual. 138
No objeto do desenho industrial, encontra-se sob uma proteo sui generis, pois combina elementos caractersticos do direito autoral de marcas identificadoras de um produto, distinguindo-o de outro de origem diversa, e de patentes com o nvel de inventividade e aplicao industrial. 139
Sendo assim, to complexa a delimitao de um campo especfico de atuao do desenho industrial, faz-se necessria uma anlise mais detalhada que permita conhecer melhor a matria de desenho industrial e outras matrias inter- relacionadas.
4.1.1 Desenho Industrial x Patente (Modelo de Utilidade) Primeiramente cumpre esclarecer que os modelos de utilidade tem por objetivo a melhoria do uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficincia ou comodidade na sua utilizao, por meio de nova configurao. 140
Considerados os desenhos industriais at a Lei 9.279/96 uma modalidade literal de patente, a tutela destes passa a ser objeto de registro. No entanto, essa separao no limitou o contato com este instituto. No artigo 9e 95 da Lei de Propriedade Industrial, encontram-se os pontos convergentes dos desenhos industriais com as patentes de modelo de utilidade, a saber: o requisito da novidade, j estudado. Assim, se uma forma deve ser nova para obter proteo, seja ela ornamental, como prev o desenho industrial, seja ela funcional, como prev o modelo de utilidade, um mesmo objeto de desenho industrial poderia ser
137 SILVEIRA, Newton. Comentrios nova Lei de Direito Autoral n 9.610, de 19/02/98. Revista da ABPI, n. 31, p. 35-43, nov./dez. 1997. 138 BARBOSA, 2003, p. 575. 139 FARIA, 2007, p. 20. 140 SILVEIRA, 1982, p. 52. 30
protegido por ambos institutos. 141
Segundo Adriana Xavier de Faria, a inter-relao entre os institutos vai mais longe: Ao mesmo tempo, porquanto o UM no probe a forma plstica ou ornamental, o DI tambm no probe a funcionalidade implcita de um objeto, tampouco probe que se tenha nele uma melhoria funcional. Fica claro, ento, que um mesmo objeto pode obter registro como UM e como DI. Nesse mesmo sentido, nada impede que um objeto de uso prtico tenha tambm uma forma ornamental original. Caso contrrio, seria o desenho industrial um modelo de inutilidade? 142
Nesse sentido, os requisitos do modelo de utilidade, uso prtico e a melhoria funcional, podem ser pertinentes ao desenho industrial, sem resultar prejuzo aos requisitos deste. Adriana Xavier de Faria argumenta que tanto isso verdade que vedado ao desenho industrial a forma necessria, comum ou vulgar do objeto. 143
No entanto, h que se levar em conta, que os requisitos de uso prtico e de melhoria funcional no sero analisados, embora estejam presentes no desenho industrial; em conseqncia, no h proteo para esses. Outro aspecto comum entre os desenhos industriais e os modelos de utilidade que para ambos proibido obras de carter puramente artstico, uma vez que deve haver aplicao industrial. No obstante, possvel esse carter estar presente no primeiro, pelo requisito originalidade e tambm no segundo, com o requisito do ato inventivo. 144
Adriana Xavier de Faria afirma que muito tnue a linha que separa os institutos da patente do modelo de utilidade e de desenho industrial. Segundo a autora, um mesmo desenho pode ser protegido por modelo de utilidade e/ou desenho industrial, dependendo do enfoque dado sua apresentao grfica e como so trabalhados seus elementos descritivos e suas caractersticas. Se o interesse for proteger a forma, disposio ou melhoria funcional, cabe a primeira forma, mas, se o interesse for proteger a forma externa e ornamental de um objeto; ento, cabe a segunda forma. 145
Um ponto que torna o desenho industrial muito mais atrativo do que o modelo de utilidade a ideia de que a proteo patente dura apenas 15 anos, fora o tempo que pode levar para a concesso, enquanto que a proteo
141 FARIA, op. cit., p. 20. 142 FARIA, 2007, p. 20. 143 Ibid., p. 20. 144 Ibid., p. 20. 145 Ibid., p. 20. 31
conferida ao desenho industrial pode durar at 25 anos, sendo esta quase que automtica. 146
Segundo pesquisa realizada no banco de dados do INPI, pode-se perceber que no perodo de 1997 a 2001, o nmero de depsitos de modelos de utilidade foi aproximadamente 9,8%, enquanto que o nmero de depsitos de desenho industrial foi de 42,7%. 147
4.1.2 Desenho Industrial x Marcas (Figurativas e Tridimensionais) Primeiramente, cabe explicar que as marcas so entendidas como o conjunto de um ou mais indicativos distintivos capazes de identificar um produto e associ-lo a sua origem. Segundo Newton Silveira, considera-se marca de produto ou de servios aquela usada para distinguir produto ou servio de outro idntico, semelhante ou afim, de origem diversa. 148 O conceito de marca se expandiu muito ao longo dos anos, de tal forma que a proteo alcanou as marcas sonoras e tridimensionais. Segundo o Dr. Carlos Henrique Fres, na segunda sesso plenria do XVIII Seminrio Nacional de Propriedade Intelectual, a introduo das marcas tridimensionais foi uma oportunidade para proteger ad eternum de um tipo de desenho industrial, uma vez que as marcas podem ser prorrogadas infinitivamente a cada 10 anos. 149
A marca tridimensional protege o volume, no que isso j no fosse prtica comum, por meio de depsitos de apresentao figurativa, como nos casos de desenhos de frascos de perfumes e outras embalagens, assim explica Adriana Xavier de Faria. 150
Se todo o sinal distintivo, visualmente perceptvel, pode ser protegido, em princpio, como marca, sem incorrer em proibies legais, ser que um objeto de desenho industrial pode ser tambm um sinal distintivo? Segundo explica Adriana Xavier de Faria: s marcas aplica-se o princpio da especialidade, o qual objetiva a proteo de um determinado smbolo para um determinado segmento do mercado. Tanto assim que podemos ver marcas idnticas, de origem
146 FARIA, 2007, p. 21. 147 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) apud FARIA, op. cit., p. 21. 148 SILVEIRA, 1996. p. 49. 149 FRES apud FARIA, 2007, p. 22. 150 Ibid., p. 22. 32
diversa, identificando diferentes produtos, tais como leite de magnsia Phillips e televisores Philips, ou jornal O Globo, gua sanitria Globo e biscoitos Globo. 151
No entanto, este princpio no aplicado no desenho industrial, que no se restringe a um segmento do mercado, podendo um mesmo objeto ser aplicado a vrios produtos. O que torna atrativo a proteo das marcas que estas podem ampliar a validade do objeto de desenho industrial, no limitando-se ao prazo mximo de 25 anos, pois a proteo eterna. No entanto, antes de optar entre uma e outra, deve-se sempre levar em conta os objetivos da proteo almejada. E como lembra Adriana Xavier de Faria, o depsito de desenho industrial dever ser priorizado, sob pena de se perder o requisito da novidade, uma vez que o titular tem apenas 180 dias para deposit-lo, aps sua divulgao. 152
5 CASOS NO BRASIL E NO EXTERIOR O objetivo deste captulo melhor compreender como tratada a proteo dos desenhos industriais no Brasil e no exterior. E, se h, na prtica, a possibilidade de cumulao entre a Lei de Propriedade Industrial e a Lei do Direito do Autor. Pois como j visto, na teoria, nada impede tal cumulao de leis, quando a forma artstica no constituir forma necessria, para obteno de um resultado tcnico. No se encontra na jurisprudncia brasileira, julgado que tenha tratado especificamente da questo autoral ao desenho industrial. No obstante, em pesquisa realizada pelo INPI, constatou-se que a preocupao com o registro dos desenhos industriais, associado ao direito do autor, tornou-se cada vez mais frequente em funo da possibilidade destes serem copiados. 153
Antonieta Contini, representante de uma organizao no governamental entrevistada pelo INPI, reconhece que s comeou a existir preocupao com a proteo aos desenhos industriais, quando as criaes artsticas da comunidade passaram a ser indevidamente copiadas. 154
151 FRES apud FARIA, 2007, p. 22. 152 FARIA, 2007, p. 22. 153 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Desenho industrial e direito de autor se completam no mundo da moda. 2007. Disponvel em: <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/imprensa/fashion-rio-1/copy_of_noticias-fashion- rio/desenho-industrial-e-direito-de-autor-se-completam-no-mundo-da- moda/?searchterm=autoral>. Acesso em: 28 abr. 2009. 154 Ibid. 33
Nessa situao, Antonio Bernardo, o designer que possui mais de mil peas registradas como direito autoral, passou a registr-las tambm no INPI, a fim de evitar a indevida reproduo, concedendo a elas a devida proteo. 155
Por exemplo, o anel chamado Puzzle (Figura 6), 156 foi um dos objetos desse designer que recebeu a proteo do direito autoral (registro na Escola Nacional de Belas Artes) e tambm a proteo de desenho industrial (registro no INPI). Anel Puzzle
Figura 1 - Exemplo de objeto passvel de proteo da Lei de Propriedade Industrial e da Lei dos Direitos Autorais. Segundo Mauki Espsito, pesquisadora da rea de registro de desenho industrial do INPI, esses dois tipos de proteo se completam. 157 Assim, verifica-se, na prtica, que no Brasil possvel a cumulao da Lei de Propriedade Industrial com a Lei do Direito do Autor. Alm da possibilidade da cumulao das Leis, esta se faz necessria em alguns casos, para dar ao objeto a proteo mais ampla, no ficando este suscetvel a reproduo. O segundo caso a ser apresentado, em oposio ao anterior, um julgado norte-americano retirado do livro de Newton Silveira, 158 datado de 14 de agosto de 1978. O caso Esquire Inc. vs. Ringer merece ateno especial por demonstrar a interpretao dos tribunais norte-americanos a respeito do assunto. A ao objetivou compelir o Copyright Office a registrar, como obras de arte, trs luminrias, pois defendia o ponto de vista de que tais obras eram artsticas e deveriam ser protegidas pela Lei do Direito do Autor e que a recusa do registro seria um julgamento esttico injustificvel sobre a obra de arte moderna.
155 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 2007. 156 OBJETOS de Desejo. Anel puzzle. 25 maio 2006. Disponvel em: <http://www.objetosdedesejo. com/2006/anel-puzzle>. Acesso em: 28 abr. 2009. 157 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 2007. 158 SILVEIRA, 1982, passim. 34
Tendo recusado o registro, o Copyright Office defendeu-se, alegando que tais luminrias eram objetos utilitrios, cuja forma era determinada pela funo e, visto que no continham nenhum elemento artstico, no constituam obras de arte como previsto no Copyright Code. O pedido de direito autoral das trs luminrias, protocolado no Copyright Office em 23 de agosto de 1974, foi indeferido. Em decorrncia de tal deciso, a Esquire iniciou, em 20 de outubro de 1975, uma ao contra a diretora daquele registro, Ms. Barbara A. Ringe (Civil Action n. 75-1737; United States District Court for the District of Columbia). A ao baseou-se no fato de que as luminrias eram registrveis pela Lei do Direito do Autor, sendo as criaes dotadas de desenho nico e original, com efeito moderno. A Esquire alegava que, quando um artigo possui uma forma esttica perceptvel por quem a observa, sua funo ao mesmo tempo utilitria e esttica. Alm disso, a Esquire sustentava que o Copyright Office j havia concedido registros para outros utilitrios, como, por exemplo, talheres, bonecas, relgios, argolas, saleiros, cinzeiros e objetos de iluminao (lustres, lmpadas e candelabros). Segundo a autora da ao, a r indeferiu os registros das luminrias com base no Code of Federal Regulations (37 C.F.R. Patents, Trademarks and Copyrights, Chapter II, parts 201/202, 202.10), por entender que tais criaes no possuam valor artstico independente do aspecto utilitrio. A Esquire denominou as luminrias de ELLIPTRA I, ELLIPTRA II e ELLIPTRA III, as quais possuam dois tipos de configuraes artsticas, sendo que o Copyright Office no contestava a representao das criaes originais. Alm disso, a autora da ao argumentava que no caso Mazer vs. Stein (347 U.S. 201-1954), a Suprema Corte dos Estados Unidos havia decidido que, quando uma estatueta formasse uma luminria, incorporando arte, poderia ser protegida pelo direito autoral. Com o objetivo de demonstrar que a luminria, ora chamada de ELLIPTRA, se enquadrava na proteo autoral, a autora apresentou publicaes exibindo esculturas modernas, as quais utilizavam formas simples, geomtricas e abstratas, argumentando que estas constituam a base da arte moderna. Concluiu afirmando que caso tivesse apresentado tais obras como esculturas, antes de incorpor-las como luminrias, teria obtido o registro, uma 35
vez que estas tinham condies de serem utilizadas como esculturas modernas. A sentena, prolatada pela United States District Court for the District of Columbia, julgou procedente o pedido da autora, decidindo que o desenho artstico de luminrias destinadas ao uso de reas de estacionamento e outras reas externas poderiam ser objeto de registro autoral. A despeito do propsito utilitrio do artigo, abriu-se a possibilidade de registro de direito autoral aos desenhos industriais. O juiz, em seu relatrio, fez referncia ao caso Mazer vs. Stein, no qual ficou assentado que as obras de artes podem ser objeto de direito autoral, no devendo o termo arte ser reduzido a formas tradicionais de arte pura. O juiz complementou dizendo que as luminrias em questo constituam claramente arte, servindo tanto para decorar ambientes durante o dia, como ilumin-los noite. Assim, o Copyright Office no deveria ter recusado o registro com base em motivos artsticos ou porque a forma apropriada utilitria. O juiz prosseguiu, considerando que a verdadeira dificuldade do Copyright Office foi na perspectiva de ter de registrar uma infinidade de desenhos industriais. No seu recurso junto Court of Appeals, o Copyright Office fez referncia Lei 1978, a qual mantm uma distino entre as obras de arte e os desenhos industriais no registrveis. Foram reiteradas as consideraes de carter econmico apresentadas como contestao. Tambm foi alegado que as formas geomtricas bsicas, como crculos, quadrados, retngulos e elipses eram de domnio pblico, no devendo constituir monoplio. O recurso criticou a afirmativa do juiz de que as luminrias podiam ser consideradas decorativas durante o dia. O acrdo da Court of Appeals, de 14 de agosto de 1978, reformou a deciso de primeiro grau, dando provimento ao recurso do Copyrights Office, pois os juzes entenderam que a interpretao dada pelo Copyrights Office decorreu do princpio segundo o qual os desenhos industriais no podem ser objeto de um copyright, tendo em vista que o Congresso norte-americano reiteradamente havia rejeitado projetos de lei que objetivavam conceder proteo de direito autoral para os produtos industriais ou, at mesmo, de consumo. O acrdo levou em considerao as normas vigentes que tentam 36
definir os limites entre as obras de arte e os desenhos industriais no registrveis. Portanto, problemtico e at mesmo impossvel, negar valor artstico a certas criaes no campo da indstria, quando essas so dotadas de valor esttico, como j longamente explanado. Tendo em vista os casos acima mencionados, no Brasil, pode-se dizer que a discusso levantada sobre a cumulao das leis, tem mais interesse acadmico do que prtico, porque em ltima anlise, o desenho industrial tem assegurada a necessria proteo para o seu criador, tanto pela Lei de Direito Industrial, quanto pela Lei do Direito do Autor, com o objetivo de dar ao objeto a proteo mais ampla e possvel, impedindo que terceiros o utilizem sem qualquer tipo de compensao ao seu criador. 159
Todavia, no h, no Brasil nem no exterior, um consenso quanto cumulatividade das Leis, mas a tendncia, no Brasil, aceitar, tendo em vista as construes doutrinrias, conforme j relatado. E, no caso de haver concurso de normas, quando uma mesma obra for protegida pelo direito do autor e simultaneamente pela propriedade industrial, dever o titular do direito recorrer a um ou a outro ramo da ordem jurdica, conforme seu interesse de proteo. 160
6 CONCLUSO No mundo moderno, o consumidor faz sua escolha levando em considerao mltiplos fatores, dentre os quais destaca-se o design do produto, o que torna mais complexa a atividade das empresas do ramo da tecnologia. Assim, um produto ou, at mesmo, uma embalagem visualmente diferenciada e atrativa, pode trazer uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Tal complexidade esta relacionada ao campo da indstria, uma vez que os desenhos industriais so fatores determinantes para o sucesso de uma empresa. Assim, iniciaram-se as discusses acerca da possibilidade de cumulao da proteo dos desenhos industriais com o direito autoral. Tal
159 SILVEIRA, 1982, p. 9. 160 GSSLING, 2008. 37
polmica data de longo tempo. Em alguns pases, como a Frana, adota-se a teoria da unidade da arte, segundo a qual os desenhos devem ser tutelados pela Lei do Direito do Autor, uma vez que consideram no haver distino entre as obras de arte propriamente ditas e as obras de emprego industrial. No Brasil, os desenhos industriais esto regulamentados na Lei de Propriedade Industrial. Embora haja expressa previso legal acerca dos desenhos industriais, esta limita-se a completar o quadro das criaes no campo da indstria, sem sequer entrar no mrito artstico ou tcnico do produto, caso em que, seria necessria a proteo da Lei do Direito do Autor. Assim, h dois entendimentos a respeito da cumulao das leis. H quem defenda que a dupla proteo sobre um objeto no possvel, por no haver expressa previso legal. Quem defende esta corrente, entende que o rol elencado no artigo da lei taxativo, no admitindo ampliao. Assim, o desenho industrial no poderia ser protegido pela Lei de Propriedade Industrial e pela Lei do Direito do Autor. Os autores que defendem a unidade de proteo entendem ser impossvel a separao das obras de arte dos desenhos industriais. Por outro lado, h quem defenda que a dupla proteo possvel, uma vez que o rol previsto na Lei de Propriedade Industrial meramente exemplificativo e no esgota todos os casos passveis de proteo. Alm do mais, no existe dispositivo que impea dita cumulao. Segundo os autores que defendem a dualidade de proteo, esta no se justifica apenas por motivos de ordem terica, mas tambm por motivos de ordem prtica, sendo completamente diferentes os interesses a serem protegidos pelas leis. preciso existirem duas leis para regular institutos e interesses diversos. Assim, quando um desenho industrial ao mesmo tempo uma obra de arte, o autor pode invocar a dupla proteo das leis, pois estas protegem interesses diferentes e se completam, sendo que o desenho industrial possui um carter misto de obra de arte com aplicao industrial e, portanto, deve ser protegido por ambos institutos. Diferente daqueles que adotam a unidade de proteo, possvel a distino das obras artsticas dos desenhos industriais e esta distino no implica impedimento lgico para reconhecer o direito do autor sobre um objeto de cunho industrial. 38
Apesar de o tema ser antigo, a polmica continua atual. Inexplicavelmente, nossas doutrinas e jurisprudncia no abordam o assunto detalhadamente. Concluindo, no existe, no Brasil, nem no exterior, um consenso quanto cumulatividade das Leis do Direito do Autor e de Propriedade Industrial, embora a tendncia seja aceitar a cumulao, pelo menos no Brasil. Talvez a discusso acerca da cumulao das leis seja mais interessante em nvel doutrinrio do que em nvel prtico, uma vez que neste ltimo a proteo ao desenho industrial ser assegurada pela Lei do Direito do Autor, com registro na Escola Nacional de Belas Artes e pela Lei de Propriedade Industrial, com o registro no INPI, evitando assim a usurpao e a contrafao do objeto.
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