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Marcas e o Estabelecimento

Comercial
Mauricio de Souza Tavares

1. Estabelecimento Comercial:

•Definição:

•Código Civil – Artigo 1.142:

“Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens


organizado para exercício da empresa, por empresário, ou
por sociedade empresária”

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1. Estabelecimento Comercial:

ESTABELECIMENTO
COMERCIAL

BENS BENS
CORPÓREOS INCORPÓREOS

1. Estabelecimento Comercial:

BENS
INCORPÓREOS

CLIENTELA
NOME
MARCAS PONTO E
COMERCIAL
OUTROS

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1.1.Marcas - Definição
•“Uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou
uma combinação desses elementos – que deve
identificar os bens ou serviços de uma empresa ou
grupo de empresas e diferenciá-los dos da
concorrência”.

American Marketing Association

. “A marca, do ponto de vista do consumidor, é a síntese


das experiências reais e virtuais, objetivas e subjetivas,
vividas em relação a um produto, serviço, empresa,
instituição ou, mesmo, pessoa.”

Rafael Sampaio – Marcas de A a Z

1.1. Marcas - Definição

•“A trademark is a distinctive sign which identifies certain


goods or services as those produced or provided by a
specific person or enterprise”.
WIPO

•“Marca é o sinal visualmente representado, que é


configurado para o fim específico de distinguir a origem
dos produtos e serviços.”
Denis Borges Barbosa

• “Art. 122 - São suscetíveis de registro como marca os


sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais.”
Lei 9279/1996

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1.2. Valores
RANKING INTERBRAND DAS MARCAS MAIS VALIOSAS DO BRASIL – 2007

Posição Valor da Marca (R$


Marca Segmento
2007 milhões)
1 Itaú Financeiro 8.076
2 Bradesco Financeiro 7.922
3 Banco do Brasil Financeiro 7.772
4 Petrobras Energia 5.738
5 Unibanco Financeiro 4.341
6 Natura Bens de consumo 3.338
7 Vale Mineração 2.871
8 TAM Transportes 881
9 Gerdau Siderurgia 681
10 Usiminas Siderurgia 626

Fonte: Interbrand

1.2. Valores

Fonte: Interbrand

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1.3. Quantidade

Depósitos de Marcas nos anos de 2005 a 2007

2005 2006 2007


99.291 94.660 107.446
Fonte: INPI

1.4. Previsão Constitucional

“Artigo 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção


de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais


privilégio temporário para sua utilização, bem como
proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

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1.5. Natureza das Marcas

1.5.1.Origem → Brasileira

→ Estrangeira

1.5.2. Uso → Produto

→ Serviço

→ Coletiva

→ Certificação

1.6. Apresentação das Marcas

1.6.1. Nominativa NESTLÉ


NESTLÉ

1.6.2. Mista

1.6.3. Figurativa

1.6.4. Tridimensional

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1.7. Classificação

. Sistema de Classificação de Marcas adotada pelo INPI:

8a. Edição da Classificação de Nice

. Classes 1 a 34 – Produtos
. Classes 35 a 45 – Serviços

Classificação de Viena

Elementos Figurativos

1.8. Objetivos da Marca

CONSUMIDOR

. Confusão

. Aproveitamento parasitário

. Pirataria

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1.9. O que não é registrável como marca
“II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal
contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda
a honra ou imagem de pessoas ou atente contra
liberdade de consciência, crença, culto religioso ou
idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
V- reprodução ou imitação de elemento característico
ou diferenciador de título de estabelecimento ou
nome de empresa de terceiros, suscetível de causar
confusão ou associação com estes sinais distintivos;

1.9. O que não é registrável como marca

“VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum,


vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma
característica do produto ou serviço , quanto à
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e
época de produção ou de prestação do serviço, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como
meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações , salvo se dispostas
ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

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1.9. O que não é registrável como marca

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo,


artístico, cultural, social, político, econômico ou
técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem
como a imitação suscetível de criar confusão , salvo
quando autorizados pela autoridade competente ou
entidade promotora do evento;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou
patronímico e imagem de terceiros, salvo com
consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como
os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e
sejam suscetíveis de causar confusão ou associação,
salvo com consentimento do autor ou titular;

1.9. O que não é registrável como marca

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte,


ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada,
para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou
associação com marca alheia;
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em
parte, marca que o requerente evidentemente não
poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo
titular seja sediado ou domiciliado em território
nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento,
se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar
confusão ou associação com aquela marca alheia.

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1.10. Marcas com proteção especial

1.10.1. Marcas de Alto Renome


ABSOLUT DAKOTA GOOD YEAR LYCRA
MCDONALD´S VOLKSWAGEN ITAPEMIRIM SKOL
MERCEDES-
BRAHMA ELMA-CHIPS MOTOROLA
BENZ
ANTARCTICA PLAYBOY VEJA DERBY
HOLLYWOOD PIRELLI 3M CICA
KIBON MOÇA NATURA VISA
AYMORÉ NINHO FIAT PERDIGÃO
LACTA ROLEX TOYOTA INTEL
AZALÉIA OLYMPIKUS COCA-COLA JAGUAR
PETROBRÁS CHICA-BOM BANCO DO BRASIL HELLMANN´S
CORAL DIAMANTE NEGRO

1.10. Marcas com proteção especial

1.10.2. Marcas Notoriamente Conhecidas

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1.11. Quem pode requerer uma marca

. Pessoas Físicas ou Jurídicas

. Atividade efetiva e lícita

- Comprovação:

. Contrato Social
. CNPJ
. Autônomo
. INSS
. Outros

1.12.Processo Administrativo

BUSCA DE MARCA

. Necessidade * Recomendação

. Realização
- Base de dados
- Classes
- Radicais/Prefixos/Sufixos

. Análise de resultados

. Exclusividade
Palavras de Uso Comum

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1.12.Processo Administrativo

Depósito
Exigência Formal

Publicação Oposição Manifestação a Oposição

Análise

Decisão

Indeferido Recurso contra o Indeferimento

Deferido

Concessão Nulidade Administrativa Manifestação a Nulidade

1.13.Vigência e Perda de Direitos

. 10 anos a partir da data de Concessão

. Possibilidade de Renovações

. Renúncia
. Caducidade
. Falta de prorrogação

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E

O QUE

NÃO É

REGISTRÁVEL ?

2. Marcas Não Tradicionais

. Cores como marcas


. Marcas sonoras
. Marcas Olfativas
. Marcas animadas (em movimento)
. Marcas Gustativas
. Marcas Tácteis

. Trade Dress

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2.1. Cores como Marcas

Deustsche Telekom Kawasaki Motors

UniBanco Itaú

2. 2. Marcas Sonoras

Microsoft MGM

Harley Davidson

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2. 3. Marcas Olfativas / Gustativas / Tácteis

Comunidade Européia
Bolas de tênis

Vennootsc-hap-
onder Firma
Senta Aromatic Marketing

Polietileno

Vencel Resil Limited

2. 4. Marcas Animadas (em movimento)

TV Globo

Itaú

Skol

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2. 4. Marcas Animadas (em movimento)

Comunidade Européia

Nokia Corporation

Comunicação

2. 5. Trade Dress

OMV Refining & Marketing


Rainbow International Carpet
GmbH
Dyeing & Cleaning Company

HUGO BOSS

Independence Air, Inc.

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2. 5. Trade Dress

BP p.l.c. BP p.l.c.

3M WASHINGTON MUTUAL, INC

3. Proteção * Registro

IMPOSSIBILIDADE

INCERTEZA

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4. Exemplos de Casos na Justiça

EXEMPLOS DE CASOS NA JUSTIÇA

4. Exemplos de Casos na Justiça

“Condeno, ainda, a RÉ à obrigação de se abster de


comercializar ou realizar atividade que possa, de
qualquer maneira, dar a impressão ao público de que o
estabelecimento da RÉ seria, de qualquer modo,
licenciado ou filiado às AUTORAS.
Condeno, outrossim, a RÉ a pagar às AUTORAS uma
indenização pelo uso indevido de marca registrada e por
atos de concorrência desleal, incluindo as perdas e
danos e os lucros cessantes, cujo "quantum" deverá ser
apurado em liquidação de sentença, segundo os critérios
estabelecidos nos artigos 208, 209 e 210, inciso II, da
Lei nº 9.279/96.”

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4. Exemplos de Casos na Justiça

4. Exemplos de Casos na Justiça

Primeira Instância – Vipi Modas e Calç


Calçados Pina foram
condenados por concorrência desleal apesar da marca
Mr.
Mr.Cat não ter sido copiada.

Segunda Instância – Decisão mantida em razão da


confusão do consumidor.

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4. Exemplos de Casos na Justiça

Unilever * Bio Brilho Química

4. Exemplos de Casos na Justiça


Unilever * Bio Brilho Química
“ A alegaç
alegação de imitaç
imitação na apresentaç
apresentação dos produtos...não prospera à
medida que os mesmos garantem somente o logotipo e a forma de
apresentação....Não há portanto qualquer base para que se ampare o
argumento de plágio, vez que não há há nem anterioridade do registro, nem
semelhanç
semelhança daquilo que se registrou...A
registrou hipótese em que os produtos são
menos dessemelhantes é aquela que se refere aos sabões de côco. Ainda
que uma vista d´olhos descuidada passe a impressão de que se trata do
mesmo produto, um olhar menos desatento demonstra que não se trata da
mesma coisa, pois a fonte utilizada em ambas as marcas é diferente, as
cores e formas das estrelas são diversas, bem como o fundo, onde um
deles contém mais estrelas, e o outro, nuvens próximas a bolhas de
sabão.”

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4. Exemplos de Casos na Justiça

Warner-Lambert * Fábrica de Balas São João

4. Exemplos de Casos na Justiça

Warner-Lambert * Fábrica de Balas São João

Em Primeira Instância, foi considerado que, embora os


elementos dos desenhos das marcas, as embalagens e
mesmo o lay-out dos drops tenham características comuns,
as marcas podem perfeitamente coexistir no mesmo
trade--dresses de ambos não foram
mercado. Os trade
considerados similares,
similares principalmente pelo fato de que o lay-
out do drops HALL´S não era protegido ou distintivo. Portanto,
não foi considerado um caso de concorrência desleal, sem
clara evidência de semelhanç
semelhança ou confusão.

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4. Exemplos de Casos na Justiça

Keds Corporation * São Paulo Alpargatas

4. Exemplos de Casos na Justiça

Keds Corporation * São Paulo Alpargatas

Neste caso, houve uma Busca e Apreensão autorizada pela


Justiça de todos os produtos em estoque e a imediata
interrupção da comercialização dos produtos.. A perí
perícia
demonstrou que em uma vitrine, os consumidores seriam
levados à confusão.

Posteriormente, as empresas entraram em um acordo.

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4. Exemplos de Casos na Justiça

Kellogg * Alca Foods

4. Exemplos de Casos na Justiça

Kellogg * Alca Foods

Neste caso, a Justiça considerou que não existia concorrência


desleal por parte da Alca Foods.
Foods. Os elementos foram
considerados diferentes (Tigre e Leão e Galo e Galinha). Os
termos inscritos nas embalagens foram considerados de
forma isolada e sem proteção exclusiva.

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4. Exemplos de Casos na Justiça

Leite de Rosas * HS Indústria

4. Exemplos de Casos na Justiça

Leite de Rosas * HS Indústria

A Leite de Rosas entrou com uma ação com base na


reprodução ilegal da marca e a imitação da embalagem, com
desenhos e cores idênticas. Em Primeira Instância, a decisão
judicial condenou a HS Indústria pela imitação da
embalagem, mas não pela marca LEITE DE FLORES. A
coexistência das marcas em questão foi considerada viável.

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4. Exemplos de Casos na Justiça

HOMOLOGADO O ACORDO FIRMADO PELAS PARTES TIM


TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA (AUTORA) E
RÉS TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TELECOM ITÁLIA
S.P.A E TIM ITÁLIA S.P.A, PARA QUE SURTA OS SEUS EFEITOS LEGAIS E
DECLARADO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO
COM FULCRO NO ART. 269, III, DO CPC. - AÇÃO ORDINÁRIA Nº
2004.51.01.501116-4 - JUÍZO DATRIGÉSIMA QUINTA VF/RJ - INPI Nº
52400.000322/04

4. Exemplos de Casos na Justiça

MARCA SALINAS NA CORÉIA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DA MARCA


ANTERIOR COM SUCESSO.

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4. Exemplos de Casos na Justiça

AÇÃO ORDINÁRIA OITAVA VARA FEDERAL (RJ) N. 980006279-3 E


PROCESSO INPI N. 001768 DE 15/07/98.

4. Exemplos de Casos na Justiça

LANÇAMENTO DA MARCA VALE

DIFERENÇA DE SEGMENTOS, POSSÍVEL CONVIVÊNCIA, MAS....

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Contato

Mauricio de Souza Tavares

Mauricio.tavares@avantiq.com

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