En reciente decisin de fecha 13 de septiembre de 1999, la Corte Primera de lo

Contencioso Administrativo, neg la solicitud planteada por la empresa REEBOK

INTERNATIONAL LIMITED que pretenda ordenar "a CALZADOS MARYLIN, C.A.,
abstenerse de usar la marca REEBOK...".

En su lugar, acogiendo plenamente los alegatos expuestos por este Despacho de

Abogados, en representacin y defensa de Fabrica de Calzados Marylin, C.A., la Corte
Primera se limit a autorizar, como medida cautelar, a la empresa REEBOK
INTERNATIONAL LIMITED, utilizar la marca REEBOK, conjuntamente con nuestra
representada FABRICA DE CALZADOS MARYLIN, C.A., mientras dure el juicio de
nulidad.

La sentencia cont con un interesante voto salvado del Magistrado Dr. Luis Ernesto
Andueza Galeno, en el cual el disidente seala que "existe presuncin de que el Registro
de la Propiedad Industrial actu en ejercicio de una facultad legalmente establecida en el
artculo 11 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, que le autoriza a
modificar en el tiempo sus criterios". Seala tambin el Magistrado disidente que "para
poder otorgar un amparo cautelar por presuncin grave de violacin del derecho a la
igualdad y a la no discriminacin por un cambio de criterio de la Administracin, no basta
determinar que el criterio aplicado a otros casos similares se mantuvo constante por un
largo perodo, sino que se debe determinar la existencia de elementos formales y no
formales, que hagan presumir en forma grave el desequilibrio o la desigualdad alegada".

I. LA MARCA REEBOK EN VENEZUELA.

El 30 de abril de 1982, bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, cuando

no existan normas subregionales andinas sobre propiedad industrial, la empresa
venezolana Fabrica de Calzados Marylin, solicit el Certificado de Registro
correspondiente a la marca REEBOK, el cual le fue otorgado mediante Resolucin No.
769 de fecha 31 de mayo de 1985.

En ese tiempo, la marca REEBOK era prcticamente desconocida en Venezuela, careca

de difusin en el pblico consumidor venezolano, y no exista ninguna empresa que
comercializara la marca en el pas.

En tal virtud, la empresa nacional Fabrica de Calzados Marylin, C.A., debi efectuar
cuantiosas inversiones publicitarias, destinadas a dar a conocer la marca. Propagandas
en los distintos medios audiovisuales, organizacin y financiamiento de la Copa REEBOK
y patrocinio de diversos equipos nacionales de varias disciplinas deportivas, son algunas
de las inversiones que tuvo que efectuar la empresa nacional a los fines de lograr el
reconocimiento de sus productos marca REEBOK. Hoy, la fbrica de calzados REEBOK
se desarrolla en una lnea de produccin de ms de mil (1.000) trabajadores, y se perfila
como la ms importante empresa del ramo de calzados deportivos que existe en el pas.

II. LOS CONFLICTOS SOBRE LA MARCA REEBOK.

El 29 de enero de 1997, luego de casi doce (12) aos de uso efectivo, continuo,
ininterrumpido, con nimo de dueo y basado en justo ttulo de la marca REEBOK por
parte de la empresa Marylin; en una poca en que dicha marca ya haba adquirido
difusin y notoriedad como consecuencia exclusiva de las cuantiosa inversiones
publicitarias efectuadas por la prenombrada empresa, la compaa Reebok International
Limited solicit al Registrador de la Propiedad Industrial del extinto Ministerio de Fomento,
el reconocimiento de la nulidad del Certificado de la marca REEBOK, otorgado a Marylin,
argumentando para ello, que dicho acto administrativo de registro contravena el ordinal
12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prohibe el registro de los
signos distintivos que puedan provocar "confusin en el pblico consumidor sobre el
origen o procedencia de la marca".

En decisin de fecha 30 de mayo de 1997, el Registrador declar la nulidad del

Certificado de Registro expedido a favor de Reebok International Limited, por considerar
que la marca REEBOK era notoria en el pas y que los consumidores venezolanos al
adquirir los calzados REEBOK fabricados por la empresa Marylin, "confundieron el
fabricante local con el legtimo creador de la marca comercial Reebok, la empresa Reebok
International Limited". En otras palabras, el Registrador estim que el pblico nacional que
adquira los calzados REEBOK, lo haca bajo la creencia de estar comprando productos
de la empresa inglesa.

La revocatoria de la marca fue oportunamente recurrida por la empresa de calzados

Marylin, y con motivo de tal impugnacin, la autoridad registral competente reconoci, en
fecha 19 de febrero de 1999, que la propiedad de la marca REEBOK perteneca a la
empresa nacional y no a la compaa inglesa, anulando de esa manera la decisin
anterior.

Contra esta ltima decisin, de fecha 19 de febrero de 1999, la empresa REEBOK

INTERNATIONAL LIMITED, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad,
conjuntamente con accin de amparo constitucional, ante la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo. Como mandamiento de amparo constitucional, la empresa
accionante solicit que se "ordene a CALZADOS MARYLIN, C.A., abstenerse de usar la
marca REEBOK...".

En reciente decisin de fecha 13 de septiembre de 1999, la Corte Primera de lo

Contencioso Administrativo, neg la solicitud planteada por la empresa REEBOK
INTERNATIONAL LIMITED, por considerar que "aceptar tal solicitud supondra constituir
derechos a favor de la accionante". En su lugar, acogiendo plenamente los alegatos
expuestos por este Despacho de Abogados, en representacin y defensa de Fabrica de
Calzados Marylin, C.A., la Corte Primera se limit a autorizar, como medida cautelar, a la
empresa REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, utilizar la marca REEBOK, conjuntamente
con nuestra representada FABRICA DE CALZADOS MARYLIN, C.A., mientras dure el
juicio de nulidad.

La sentencia cont con un interesante voto salvado del Magistrado Dr. Luis Ernesto
Andueza Galeno, en el cual el disidente seala que "existe presuncin de que el Registro
de la Propiedad Industrial actu en ejercicio de una facultad legalmente establecida en el
artculo 11 de la Ley Orgnica de Procedimientos Administrativos, que le autoriza a
modificar en el tiempo sus criterios". Seala tambin el Magistrado disidente que "para
poder otorgar un amparo cautelar por presuncin grave de violacin del derecho a la
igualdad y a la no discriminacin por un cambio de criterio de la Administracin, no basta
determinar que el criterio aplicado a otros casos similares se mantuvo constante por un
largo perodo, sino que se debe determinar la existencia de elementos formales y no
formales, que hagan presumir en forma grave el desequilibrio o la desigualdad alegada".

Corresponder ahora a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pronunciarse

sobre el fondo del litigio, previa sustanciacin del respectivo proceso contradictorio. En
opinin de este Despacho, la titularidad definitiva de la marca REEBOK deber
reconocrsele a la empresa FABRICA DE CALZADOS MARYLIN, C.A., por las razones
que se sealan a continuacin:

1. De la nocin de marca notoria.

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que, "como su nombre lo ndica,
pertenece al conocimiento generalizado de los consumidores y usuarios de los productos

y servicios que con la misma se distinguen" (Sentencia de la Sala Poltico-Administrativa

de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 3 de agosto de 1995. Caso: Atari Mundial,
C.A.).

En trminos similares, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha sealado que la

marca notoria "es la que goza de difusin, o sea la que es conocida por los consumidores
de la clase de producto o servicio de que se trate" (Sentencia de 4-VII-94. Proceso 2-IP94. Caso NOEL, S.A., Gaceta No. 160 de 21-VII-94, ratificado en Sentencia de 2-VII-97.
Caso. PINTUCO).

De igual manera, ha advertido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que la

marca notoria "rene la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos
pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o
de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho
grupo (Proceso 5-IP-94, G.O. No. 177 de 20-IV-95, ratificada mediante sentencia recada
en el Proceso 41-IP-98, caso: "SUPERMANI", del 21-VI-99).

La doctrina ms autorizada ha sostenido igualmente que "el calificativo de notoria se

atribuye a la marca que es conocida por la mayor parte de los consumidores o usuarios
del correspondiente sector del mercado, es decir, del tipo de productos o servicios a los
que se aplica la marca" (Vd. Aran Laln, Manuel. Los Retos de la Propiedad Industrial en
el siglo XXI, Primer Congreso Latinoamericano sobre la proteccin de la Propiedad
Industrial, INDECOPI-OMPI. Lima 1996, pg. 186). .

2. De la necesidad de probar la notoriedad de la marca.

Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad
de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores,
publicidad, intensidad de uso. Tales hechos, ha advertido el Tribunal Subregional Andino,
deben ser "probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo", pues la
marca notoria no se identifica con el concepto procesal de "hecho notorio" (vid., entre
otras, decisiones recadas en los Procesos No. 08-IP-95; y 26-IP-97, reproducidos en
caso: NAUTICA, Gaceta Oficial del 4 de agosto de 1998).

Sobre esta materia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina -en los Procesos 5-IP94 y 26-IP-97- estableci lo siguiente:

"Es la notoriedad de una marca concepto igual en su contenido y en sus efectos al

hecho notorio y por tanto a l le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se
da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogindose al aforismo "notoria
non egent probatione"?, o se trata ms bien de una figura distinta que surge como
creacin del derecho marcario y lleva a la conclusin de que la notoriedad de la marca
pueda o deba probarse? Y finalmente a quin corresponde la calificacin y la
determinacin de la notoriedad?.

(...)

El anlisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con caractersticas

especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho
notorio (...). En efecto: (...) respecto de los particulares, son las partes que se disputan la
existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben
aportar las pruebas necesarias para determinar ese hecho. [...]

Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada
Pas Miembro establezca el hecho de que su marca es notoriamente conocida".
(Sentencia correspondiente al Proceso 26-IP-97. Caso: Nautica, publicado en Gaceta del
4 de agosto de 1998)

En esta misma lnea, el Tribunal Subregional, en sentencia recada en el proceso 20IP-98,

Caso: Marca Rio Claro, del 14 de diciembre de 1998, sostuvo lo siguiente:

"La notoriedad de una marca debe probarse; ella proviene de la existencia de ciertos
hechos o circunstancias que se infieren de la apreciacin que pueda tener un grupo
objetivo de consumidores de una marca en particular.

Constituye una tarea bastante difcil para el examinador o el juez determinar cundo un
signo o marca es notoriamente conocido. No debe confundirse la notoriedad marcaria con
la figura del hecho notorio. En varios fallos de este tribunal, se ha puesto de relieve este
tema afirmndose que el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aqul se
constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del
conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geogrficos,
histricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria

requiere que tal calificacin sea probada, por lo que debern demostrarse las
circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status."

En definitiva, queda claro que marca notoria y hecho notorio son conceptos distintos, pues
mientras ste ltimo tiene como caracterstica fundamental el estar exento de prueba, por
tratarse de conocimientos generales de la colectividad, la notoriedad de la marca es un
hecho sujeto a la demostracin de su existencia. Por lo tanto, quien alegue la notoriedad
de una marca, debe probar tal circunstancia.

3. Elementos que deben ser demostrados para calificar una marca como "notoria".
Momento en que la marca notoria debe tener tal calidad.

Las condiciones o elementos necesarios para calificar una marca como notoria -los
cuales, segn se explic con anterioridad, deben ser demostrados por la persona que
pretenda obtener una calificacin de "notoriedad" respecto de determinada marca- han
sido precisados tanto por la jurisprudencia nacional, como por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

As, en el fallo de fecha 3 de noviembre de 1995 (Caso: Atari, C.A.) la Sala PolticoAdministrativa en seal, como elementos caracterizantes de la marca notoria, los
siguientes:

1. La amplia divulgacin territorial del signo;

2. La identificacin automtica de la marca con un producto determinado. Esto es, la
indisoluble asociacin del signo con el objeto que distingue; y
3. La atribucin de una cualidad positiva, "alta calidad", a los productos que son
distinguidos con la marca.

De igual manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la sentencia recada

en los casos Ro Claro y Pintuco, publicadas en las Gacetas Oficiales de fechas 14 de
julio de 1998 y 2 de julio de 1999, respectivamente, sostuvo sobre este punto lo siguiente:

"Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deber tener en

cuenta si se cumplen uno o ms de los siguientes criterios:

1. la extensin de su conocimiento entre el pblico consumidor como signo distintivo de

los productos o servicios para los cuales fue acordada;

2. la intensidad y el mbito de difusin y publicidad o promocin de la marca;

3. la antigedad de la marca y su uso constante;

4. El anlisis de produccin y mercadeo de los productos que distingue la marca".

La prueba de los elementos determinantes del carcter notorio de una marca, debe
circunscribirse a espacios de tiempo bien definidos. Ello debe ser as, necesariamente,
pues las marcas -en general- conservan la dinmica y relatividad propia de lo que
constituye el mercado de bienes y de servicios, de manera que "aquello que fue notorio en
el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en
el presente podr alcanzarlo en un momento dado" (Sentencia dictada por el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 41-IP-98, Caso: SUPERMANI. Gaceta Oficial
450, del 21 de junio de 1999).

En este sentido, en cuanto al momento en que la marca notoria debe tener tal calidad, la
autorizada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia tiene establecido de manera
reiterada Procesos 17-IP-96; 28-IP-96; 20-IP-97; 20-IP-98; y 41-IP-98; entre otros- que
"En una accin de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrar
tanto al momento de iniciarse la accin respectiva como al momento en que la marca
controvertida se present a registro y fue tramitada" (Vase citas jurisprudenciales en
decisiones de los Procesos 20-IP-97 y 20-IP-98; en Gacetas Oficiales No. 322 y 393, del
30 de marzo de 1998 y del 14 de diciembre de 1998, respectivamente).

4. Del carcter estrictamente territorial de la notoriedad segn la legislacin de Propiedad

Industrial de 1955.

El otro aspecto que debe tenerse en cuenta a los fines de determinar la validez del
registro sobre la marca REEBOK, concedido a Fabrica de Calzados Marylin, C.A., tiene
que ver con el carcter estrictamente territorial de la notoriedad. Para entender
cabalmente esta exigencia, es necesario recordar que la prohibicin de registrar marcas
notorias no se encuentra prevista de manera expresa en la Ley de Propiedad Industrial de
1955.

Sin embargo, mediante una interpretacin extensiva del artculo 33, ordinal 12 ibdem, la
jurisprudencia ha llegado a considerar que esa norma podra englobar la proteccin de la
marca notoria, toda vez que el uso de una marca de esa especie "por quien no sea el que
originalmente le haya dado notoriedad ... hace posible que se induzca a que se considere
que ella identifica como procedente del primer sujeto que le dio tal notoriedad o con las
cualidades propias de las mercancas que ste comercializa" (Sentencia de la Sala
Poltico-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de marzo de 1993.
Caso: Galerias Laffayette).

Ahora bien, el ordinal 12 del mencionado artculo 33, dispone lo siguiente:

"No podr adoptarse o registrarse como marca:

(...)
12. La que pueda prestarse a confusin con otra marca ya registrada o que pueda inducir
a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."

En cuanto al alcance del ordinal 12, antes transcrito, la jurisprudencia (sentencia de la

Sala Poltico-Administrativa del 10 de marzo de 1993, antes citada) ha sealado que el
mismo:

"contempla dos supuestos claramente diferenciados: (i) la circunstancia de que una marca
pueda presentarse a confusin con otra previamente registrada, (...) (ii) la circunstancia de
que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad, de lo que
deriva la intencin del legislador de proteger al colectivo de la posibilidad de que la marca
adoptada suponga una ventaja ilegtima en el comerciante que la adopte o la registre, en
razn de que en definitiva pueda engaar en relacin a la procedencia o a las cualidades
del producto que con ella se comercializa.

De este ltimo supuesto se deriva la nocin de marca notoria, conforme a la cual no

puede ser adoptada o registrada una marca por quien no sea el que originalmente le haya
dado notoriedad, ya que el hecho mismo de la notoriedad hace posible que se induzca o
considere el producto que ella identifica como procedente del primer sujeto que le dio tal
notoriedad o con las cualidades propias de las mercancas que ste comercializa"

Ntese, que la proteccin de la marca notoria por el legislador no es directa, sino que
deriva de la interpretacin extensiva del artculo 33, ordinal 12, de la Ley de Propiedad
Industrial (1955), el cual no alude en forma expresa a las marcas notoriamente conocidas,
sino que establece prohibicin de adoptar y registrar una marca "que pueda inducir a error
por indicar una falsa procedencia o cualidad".

En tal virtud, a los fines de establecer si una marca que se dice notoriamente conocida se
encuentra protegida por la prohibicin de registro consagrada en el artculo 33, ordinal 12
de la Ley de Propiedad Industrial, es menester determinar si el uso de tal marca en
Venezuela puede "inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad", pues slo
si se cumple dicha condicin podr operar la prohibicin del registro.

Al respecto, en el rgimen de la Ley de 1955, para que el uso de una marca que se
pretende notoriamente conocida, pueda "inducir a error por indicar una falsa procedencia
o cualidad", es menester que, antes del registro de dicha marca por parte de la persona
que pretende usarla ilegtimamente, la misma haya sido efectivamente conocida por el
pblico consumidor venezolano, como signo distintivo de los productos o servicios de la
persona que se dice propietario original del signo por haberle dado notoriedad.

En otras palabras, para que pueda operar el supuesto previsto en el ordinal 12 del artculo
33 de la Ley de Propiedad Industrial, el pblico consumidor venezolano, debe conocer e
identificar los productos de la persona que se dice legtimo titular de la marca, pues slo
as podra decirse que el uso o registro de tal marca por parte de otro agente econmico
es un hecho capaz de inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad.

De lo anterior deriva el carcter estrictamente "TERRITORIAL" de la notoriedad protegida

por el artculo 33, ordinal 12, de la Ley de Propiedad Industrial, pues si la persona o sujeto
que se dice propietario de la marca, nunca la ha utilizado en el mercado nacional, si no le
ha dado notoriedad, si no ha explotado efectivamente dicha marca y, en definitiva, si el
pblico no conoce los productos de tal sujeto, mal podra decirse que el uso o registro de
la marca por otro sujeto pueda inducir a error al pblico consumidor venezolano por
indicar falsa procedencia o cualidad.

Sobre el carcter estrictamente territorial de la proteccin de las marcas, la Corte Primera

de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 15 de diciembre de 1988,caso
Fiorucci- al examinar el mejor derecho sobre el uso de la marca Fiorucci, estableci lo
siguiente:

"...en el actual sistema vigente en Venezuela en materia marcaria, la proteccin que se

otorga es de naturaleza territorial, lo cual significa que los derechos de propiedad
industrial sobre las marcas se adquiere con el uso y el registro de las mismas en
Venezuela. (...)

La firma impugnante Fiorucci S.P.A., domiciliada en San Donato Milanese, Miln-Italia es

una empresa extranjera y por ello sometida al rgimen que regula las inversiones
extranjeras derivado del Pacto Subregional Andino. De all que lo fundamental a los fines
de verificar el uso que hubiese podido hacer de sus marcas en Venezuela es determinar si
la misma fabrica en este pas algn producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de
uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricacin o comercializacin de
productos contradistinguidos con la marca en cuestin. Al efecto se observa que consta
en autos el oficio recibido del Superintendente de Inversiones Extranjeras (SIEX) marcado
MH-SIEX-DTT-594 del 5 de agosto de 1988 en el cual, en respuesta a la solicitud de si
exista en dicho organismo algn contrato sobre importacin de tecnologa o uso de
marca en donde la firma Fiorucci S.P.A. sea parte indica que "no reposa en los archivos
de esta Superintendencia alguno en el que la referida empresa sea parte integrante del
mismo o mediante el cual se otorgue licencia de uso de la marca Fiorucci en Venezuela".
De all que la firma oponente por una parte es una firma extranjera que no acta en
Venezuela y por la otra no ha otorgado licencia de uso alguno para la explotacin de la
marca en nuestro pas. Por otra parte el recurrente no demostr que la marca se hubiese
comercializado por alguna otra va o que hubiese circulado para contradistinguir el
producto ...".

Ante tales hechos no puede hablarse de mejor derecho por la simple circunstancia de que
la marca del actor est registrada en varios pases del mundo. De all que no exista un
uso previo por parte del actor capaz de fundar su derecho.

Finalmente, respecto al registro anterior que segn el actor le otorga una situacin de
ventaja, se observa que tal circunstancia slo era relevante en sede administrativa de
oposicin y, al obviarse tal va, la misma resulta irrelevante en los momentos actuales en

los cuales la nulidad del registro otorgado que el mismo pretende, implicara desarticular
las bases de una actividad que se ha erigido sobre su existencia"

El criterio de la territorialidad, fue ratificado por la Sala Poltico-Administrativa en decisin

de fecha 10 de marzo de 1993 (Caso: Galleries Lafayette), en la cual, luego de afirmar
que el artculo 33 ordinal 12, prev todo un sistema de proteccin a las marcas ya
registradas, sostiene:

"Con este criterio, esta Sala no contradice el sentado por la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo en fallo del 15 de diciembre de 1988, caso Fiorucci, ya que en
esa oportunidad lo discutido fue el mejor derecho a la marca en razn de la existencia de
un registro en cuyo procedimiento administrativo no se hizo parte quien pretendi tal
mejor derecho a la marca en razn de la existencia de un registro en cuyo procedimiento
no se hizo parte quien pretendi tal mejor derecho, el cual haba aceptado el uso pacfico
y prolongado de una marca que posteriormente pretendi impugnar. En el caso de autos,
al contrario de lo ocurrido en el caso Fiorucci, existe un efectivo oponente que desde el
inicio ha querido evitar el uso de la marca con lo cual pretende impedir el registro y su uso
mas no obtener un registro para s. Por tanto, obviamente tanto el uso y el registro siguen
teniendo carcter territorial".

En definitiva, utilizando las palabras de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo,

lo fundamental, en los casos como el presente, es determinar si la empresa extranjera
que se dice propietaria de la marca "fabrica en este pas algn producto que lo ostente o
si ha otorgado licencia de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la
fabricacin o comercializacin de productos contradistinguidos con la marca en cuestin".

Ello no puede ser de otra manera, pues slo si el pblico consumidor conoce
efectivamente la marca, por haber sido utlizada y difundida en el pas por la persona que
se dice su legtimo propietario, podra operar la causal de irregistrabilidad consagrada en
el ordinal 12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, relativa a que la marca
pueda "inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad". Cuando por el contrario,
el pblico consumidor venezolano (destinatario de la proteccin de la Ley de Propiedad
Industrial de 1955) no conoce la marca previamente registrada en el extranjero, la
autoridad competente no podr invocar el ordinal 12 del artculo 33 de la Ley de
Propiedad Industrial para negarse otorgar el certificado de registro de tal marca en
Venezuela, a favor de otra persona.

Por todo lo anterior, resulta claro que quien pretenda la nulidad de una marca otorgada a
favor de un tercero, bajo el amparo del ordinal 12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial, debe demostrar de manera fehaciente que ha difundido y usado en el pas la
marca en cuestin, de manera que los consumidores distinguen sus productos con dicho
signo, el cual, al ser utilizado por un tercero, provoca confusin en el pblico consumidor.

5. De los vicios cometidos por la Administracin al desconocer los derechos de Fabricas

de Calzados Marylin, C.A., sobre la marca REEBOK.

LA RESOLUCIN REVOCATORIA 2549, declar la nulidad absoluta del Certificado de

Registro No. 119.706, otorgado a MARYLIN, bajo la argumentacin siguiente:

"...entre las pruebas presentadas se encuentra un documento debidamente legalizado en

el cual, el ciudadano ingls Joseph W. Foster, fundador en el ao 1959 de la empresa
Reebok International Limited, a travs de una Declaracin Jurada, narra los hechos en
torno a la creacin de la empresa y especficamente del origen semntico de la palabra
Reebok por parte del mencionado ciudadano ingls Joseph W. Foster, fundador en el ao
1959 de la empresa Reebok International Limited, a travs de una Declaracin Jurada,
narra los hechos en torno a la creacin de la empresa, y especficamente del origen
semntico de la palabra Reebok por parte del mencionado ciudadano ingls (...).

Asimismo, aportan los recurrentes abundante publicidad y materiales promocionales para

zapatos deportivos REEBOK durante el perodo comprendido entre 1960-1986. Adems
de anuncios publicitarios publicados en prestigiosas revistas y dems publicaciones de
corte deportivo como: Athletic Weekly, Shape Magazine, Runners World, Tennis
Magazine, Playboy Magazine, anteriores a la fecha de concesin del registro No.
F119706.

Todas estas pruebas ilustran sobre la amplia difusin, publicidad y promocin en

numerosas revistas nacionales e internacionales con circulacin nacional, y en los medios
de comunicacin audiovisual de la cual ha sido objeto la marca reebok, por parte de la
empresa inglesa.

Por otra parte, aportan los recurrentes los ejemplares de calzados fabricados por ambas
compaas tanto los fabricados por la empresa inglesa Reebok International Limited y por
la empresa venezolana Calzados Marylin entre los cuales se evidencia una gran

semejanza. As, como anlisis de mercadeo de los productos fabricados y

comercializados por la empresa inglesa, en el cual se refleja la exitosa venta de esos
productos a nivel internacional. Desde 1980 hasta 1994, el promedio anual mundial de
ventas de productos de la Compaa vendidos con la marca en el mundo entero,
sobrepas la cantidad de $862.000.000, por ao. Desde 1980 hasta 1983, las ventas de
la Compaa se incrementaron en ms de 1.200%.

En lo que respecta a los certificados de registro obtenidos por la empresa Reebok

International LTD, antes del otorgamiento del Registro F119706 a la empresa Calzados
Marylin, estos ascendan a la cantidad de treinta (30) registros en diferentes pases
incluidos pases latinoamericanos como Argentina, Mxico y Uruguay, as como otros
pases en vas de desarrollo y pases desarrollados, con gran vinculacin econmica con
Venezuela como Los Estados Unidos de Norteamrica.

Es evidente pues, la gran difusin que a nivel mundial gozaba la marca REEBOK, difusin
que facilit su conocimiento en nuestro pas por parte del pblico consumidor y por
supuesto por el ramo industrial de artculos deportivos.

El hecho de no haberse formulado las oposiciones administrativas que correspondan de

acuerdo con la ley de Propiedad Industrial dentro del proceso administrativo de concesin
del mencionado registro, no convalida el acto, si con dicho otorgamiento se estuviesen
lesionando derechos de terceros. Cabe recordar el inters jurdico protegido por las
normas de Propiedad Industrial, esto es, el pblico consumidor quien no deber ser
engaado en cuanto al origen empresarial de los productos que adquiere. En el presente
caso, existe una gran masa de consumidores que, en la creencia de haber escogido un
producto de ptima calidad por el reconocimiento y la amplia difusin arriba comentada,
confundieron el fabricante local con el legtimo creador de la marca comercial Reebok, la
empresa Reebok International Limited (...)"

Segn se evidencia de lo anterior, el Registrador de la Propiedad Industrial, al declarar la

nulidad del Certificado de Registro 119.706, luego de hacer referencia a la supuesta
difusin en el extranjero de la marca REEBOK por parte de la empresa inglesa Reebok
International Limited, concluy sealando que el registro otorgado a favor de MARILYN
contravena lo previsto en el ordinal 12 del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial,
toda vez que, segn seala LA RESOLUCIN REVOCATORIA 2549, "...existe una gran
masa de consumidores que, en la creencia de haber escogido un producto de ptima
calidad por el reconocimiento y la amplia difusin arriba comentada, confundieron el
fabricante local con el legtimo creador de la marca comercial Reebok, la empresa Reebok
International Limited".

Esta conclusin del Registrador, en la cual se pretende sostener la ilegalidad del

Certificado de Registro 119.706, por incurrir en el supuesto contemplado en el ordinal 12
del artculo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, es absolutamente errada, pues:

A. No existe prueba alguna, de que los consumidores que adquirieron productos

REEBOK, fabricados por Fabricas de Calzados Marylin, C.A., durante los catorce (14)
aos transcurridos desde el ao 1982 (cuando MARYLIN solicit el registro e inici la
explotacin de la marca REEBOK en el ramo de calzados) hasta el ao 1996 (cuando la
empresa Reebok International Limited solicit que se declarara la nulidad absoluta del
registro), hubieren actuado influidos por la conviccin de que estaban comprando
productos fabricados por la empresa Reebok International Limited.

B. No existe prueba alguna de que la marca REEBOK tuviese difusin en Venezuela para
el ao en que MARYLIN solicit su registro.

C. Los productos fabricados por la empresa Reebok International Limited, eran

completamente desconocidos por el pblico consumidor venezolano para la poca en que
MARYLIN obtuvo el certificado de Registro 119.706, y lo siguen siendo en la actualidad.
En efecto, segn se evidencia de la certificacin expedida por la Superintendencia de
Inversiones Extranjeras, cuya copia cursa en el expediente del caso, la empresa Reebok
International Limited no comercializa sus productos en el pas, y nunca ha otorgado
licencia de uso de la marca Reebok a favor de ningn sujeto. Por lo tanto, es imposible
sostener que el pblico consumidor venezolano adquiere los productos marca REEBOK
que fabrica MARYLIN desde el ao 1982, bajo la creencia de que est comprando
productos de los fabricados por una empresa inglesa que nunca ha comercializado sus
productos ni ha efectuado inversiones en el pas.

D. La empresa Reebok International Limited, slo ha llevado al expediente un cmulo de

documentos que demuestran haber registrado la marca en otros pases. Sin embargo,
como lo estableci la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de
fecha 15 de diciembre de 1988,caso Fiorucci- "...en el actual sistema vigente en
Venezuela en materia marcaria, la proteccin que se otorga es de naturaleza territorial, lo
cual significa que los derechos de propiedad industrial sobre las marcas se adquiere con
el uso y el registro de las mismas en Venezuela. Resulta as irrelevante el solo alegato de
que se posee un registro extranjero si ste no est avalado con el uso efectivo de la
marca en Venezuela".

E. La empresa Reebok International Limited no ha demostrado haber utilizado

efectivamente la marca en Venezuela, antes por el contrario, existen pruebas fidedignas
de que tal empresa nunca ha comercializado sus productos en el pas ni ha concedido
licencia para que otras personas lleven a cabo tal actividad. Resulta por lo tanto aplicable,
al caso de autos, las consideraciones contenidas en el fallo de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo de fecha 15 de diciembre de 1988 (Caso Fiorucci), en el cual
se sostuvo:

"La firma impugnante Fiorucci S.P.A., domiciliada en San Donato Milanese, Miln-Italia es
una empresa extranjera y por ello sometida al rgimen que regula las inversiones
extranjeras derivado del Pacto Subregional Andino. De all que lo fundamental a los fines
de verificar el uso que hubiese podido hacer de sus marcas en Venezuela es determinar si
la misma fabrica en este pas algn producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de
uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricacin o comercializacin de
productos contradistinguidos con la marca en cuestin. Al efecto se observa que consta
en autos el oficio recibido del Superintendente de Inversiones Extranjeras (SIEX) marcado
MH-SIEX-DTT-594 del 5 de agosto de 1988 en el cual, en respuesta a la solicitud de si
exista en dicho organismo algn contrato sobre importacin de tecnologa o uso de
marca en donde la firma Fiorucci S.P.A. sea parte indica que "no reposa en los archivos
de esta Superintendencia alguno en el que la referida empresa sea parte integrante del
mismo o mediante el cual se otorgue licencia de uso de la marca Fiorucci en Venezuela".
De all que la firma oponente por una parte es una firma extranjera que no acta en
Venezuela y por la otra no ha otorgado licencia de uso alguno para la explotacin de la
marca en nuestro pas. Por otra parte el recurrente no demostr que la marca se hubiese
comercializado por alguna otra va o que hubiese circulado para contradistinguir el
producto ...".

Los sealamientos formulados por la Corte en el fallo antes transcrito, en torno a la

ausencia de proteccin de la empresa extranjera Fiorucci, son enteramente aplicables
respecto de la compaa Reebok International Limited.

III. CONCLUSIONES.

Diversas conclusiones pueden extraerse de lo expuesto hasta ahora:

a. En primer lugar, la marca notoria, constituye un signo distintivo que ha adquirido un alto
grado de difusin, y que como consecuencia de ello, es conocido por una colectividad de

individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de

bienes o de servicios.

b. La notoriedad de la marca no es un hecho notorio. Antes bien, ambas instituciones se

diferencian radicalmente, pues el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que
aqul se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos, cuya
prueba no es necesaria; mientras que la marca notoria requiere que tal calificacin sea
probada, por lo que debern demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a
la marca ese status. La carga de dicha prueba incumbe, necesariamente, a quin alegue
la notoriedad de la marca.

c. Para determinar si una marca es notoria, la autoridad competente debe tener en cuenta
si se cumplen los requisitos o condiciones que dan a la marca tal calidad, entre las cuales
se encuentran: (i) la extensin del conocimiento de la marca entre el pblico consumidor
como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; (ii) la
intensidad y el mbito de difusin y publicidad o promocin de la marca; (iii) la antigedad
de la marca y su uso constante; y (iv) el anlisis de produccin y mercadeo de los
productos que distingue la marca".

d. En virtud de la relatividad de la marca, la prueba de los hechos que dan a sta la

condicin de notoriedad los cuales han sido enumerados en el punto anterior- debe
circunscribirse a momentos bien precisos. As, en los casos como el de autos, en los que
se pretende la nulidad de una marca, el interesado (en este caso: Reebok International
Limited), tiene la carga de demostrar, en primer lugar, que la marca cumple los requisitos
o condiciones para ser calificada como notoria al momento de iniciarse la accin de
nulidad; y en segundo lugar, que la marca era notoria al momento en que se present a
registro y fue tramitada.

e. Segn el rgimen vigente para la fecha en que se otorg a MARYLIN el Certificado de

Registro 119.706, la proteccin de la marca notoria no era directa, sino que derivaba de la
interpretacin extensiva del artculo 33, ordinal 12, de la Ley de Propiedad Industrial
(1955), el cual no alude en forma expresa a las marcas notoriamente conocidas, sino que
establece prohibicin de adoptar y registrar una marca "que pueda inducir a error por
indicar una falsa procedencia o cualidad". Por lo tanto, tal como lo ha advertido la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo, lo fundamental, en los casos como el presente,
es determinar si la empresa extranjera que se dice propietaria de la marca "fabrica en este
pas algn producto que lo ostente o si ha otorgado licencia de uso a alguna empresa
domiciliada en Venezuela para la fabricacin o comercializacin de productos
contradistinguidos con la marca en cuestin".

f. La empresa Reebok Internacional pretende mejor derecho sobre la marca Reebok, por
el solo hecho de que ha registrado dicha marca en otros pases, pero sin que ello se
encuentre avalado por el uso efectivo de la marca en Venezuela. En contraste con ello,
MARYLIN no solo ha obtenido el registro de la marca en Venezuela, sino que adems ha
hecho uso efectivo y le ha dado notoriedad a dicha marca.

g. Reebok International Limited (al igual de lo que ocurra con Fiorucci, SPA), no fabrica
en este pas ningn producto correspondiente a la marca Reebok, ni ha otorgado licencia
de uso a alguna empresa domiciliada en Venezuela para la fabricacin o comercializacin
de productos contradistinguidos con la marca en cuestin.

h. La firma impugnante (Reebok International Limited) por una parte es una firma
extranjera que no acta en Venezuela, y por la otra no ha otorgado licencia de uso alguno
para la explotacin de la marca en nuestro pas, lo cual se encuentra comprobado con las
certificaciones emanadas de SIEX y SARPI.

i. Acordar la nulidad de la marca REEBOK otorgada a Fabrica de Calzados Marylin, C.A.,

implicara desarticular las bases de una actividad que se ha erigido sobre su existencia y
en la cual se emplean actualmente ms de un mil (1.000) trabajadores.

j. Reebok International Limited no se hizo parte en el procedimiento administrativo

sustanciado en los aos 1982-1985, que culmin con el otorgamiento del Registro de
marca Reebok a favor de MARYLIN. Doce (12) aos despus, pretende impugnar la
marca cuando haba aceptado su uso pacfico y prolongado por parte de MARYLIN.
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http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf

Vicios comunes en las legislaciones unionistas.

los artculos 6 quinquies
y 6 ter.
Muestra de vicios comunes a todas las legislaciones de los estados miembros del
convenio de pars, considerando tanto los derechos de terceros como la configuracin
intrnseca del signo, aparecen en el artculo 6 quinquiesde dicho tratado en el que se
prevn situaciones en las que, todas las oficinas de marcas de los estados de la unin de
pars, estn autorizadas a negar el registro de una marca de un solicitante capaz de
beneficiarse de las disposiciones del convenio.
el apartado b, (ii) y (iii) del artculo 6 quinquies
se refiere a impedimentos de registro vlidos, por lo que hace a la configuracin intrnseca
del signo; similares impedimentos aparecen en el artculo 6 ter del convenio de pars; en
tanto que, los impedimentos de registro por razn de la existencia de un mejor derecho a
la marca que le corresponde a un tercero, se recogen en el apartado b(i) del artculo 6
quinquies, veamos

Por sentencia reciente, en Brasil, Apelao Cvel n 2009.001.68705 Quinta

Cmara Cvel do Tribunal de Justia do Rio de Janeiro, se revoca otra sentencia
precedente que reconoca el derecho al nombre de dominio a una empresa titular
de la marca correspondiente ante el INPI (entidad que lleva el Registro de Marcas
en Brasil). La sentencia, sustantivamente dice que debe prevalecer el principio de
especialidad, o sea que se proteger la marca segn las clases en las que haya
sido registrada (segn productos o servicios a los que se haya declarado que iba a
distinguir cuando se registr la marca). Como qued demostrado que las partes
ejercen actividades diversas (una era consultora y la otra edicin y grfica)
concluy la Jueza que no existira posibilidad al menos a priori de competencia
desleal. Como quien registr antes el nombre tiene necesidades, fundamentos o
posibilidades econmicas reales para su utilizacin, que ni siquiera provocan
confusin con la otra empresa, rige el principio first to file: quien registra primero
tiene mejor derecho.
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