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RENDIJA 15
INDICE
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La marca colectiva en el nuevo contexto
cooperativista cubano
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El criterio de elegibilidad versus el criterio de
inventividad en patentes de invencin farmacuticas.
19/30
Las infracciones de los derechos de patentes y su observancia. Su manifestacin en la legislacin cubana.
Comit Editorial
Dir. General: M.Sc. Mara de los Angeles Snchez Torres
Vicedirectora: M.Sc. Gissell Fleitas Modejar
Vicedirector: M.Sc. Flix Bell Rodrguez
Diseo y Redaccin:
Lic. Sandra Rodrguez Prez
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Introduccin
y con estas la marca colectiva, resultado de la evolucin de las relaciones sociales que dieron lugar a las
ya citadas marcas corporativas.
Desde sus orgenes y hasta hoy,
la marca colectiva ha estado ligada
a procesos de asociacin voluntaria con arraigo social, que buscan
fortalecer el papel del pequeo
productor en el mercado. Tal planteamiento ha alcanzado su mxima
expresin en Argentina3 al limitarse la titularidad de la marca colectiva slo a formas asociativas destinadas al desarrollo de la economa
social con el objetivo de fomentar
el crecimiento econmico y la integracin social de sectores vulnerables de la sociedad.
En este nuevo escenario favorable para la conformacin de cooperativas que agrupen tanto a
personas naturales como jurdicas1,
la marca colectiva puede jugar un
importante papel como alternativa para distinguir las producciones
de dichas asociaciones. Tngase en
cuenta que es esta una figura que
surgi para diferenciar los productos y/o servicios de los miembros
de una colectividad de los del resto no asociados, estando su origen
muy ligado a fortalecer la presencia
de los pequeos productores en el
mercado.
Siguiendo esta lnea de pensamiento sera sumamente interesante, para los trabajadores por cuenta
Desarrollo
1. Surgimiento y naturaleza
jurdica de la marca colectiva.
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2. Acercamiento conceptual.
A pesar de que el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial en su artculo 7bis4 no
define qu se entiende por marca colectiva, s se puede asegurar que existe cierta uniformidad en cuanto
a la definicin de esta figura por la doctrina y la jurisprudencia.
En este sentido acepta como definicin aquella que
establece que la marca colectiva es un signo que sirve
para distinguir las singularidades, el origen geogrfico o cualquier otra caracterstica comn de productos
o servicios de una colectividad5, debindose tal homogeneizacin al cumplimiento de las normas de su
reglamento de uso.
Son comunes al concepto de marca colectiva, ya
sea explcita o implcitamente, un grupo de elementos
esenciales que se analizarn por ser determinantes a
la hora de comprender esta figura y su posible utilizacin por las cooperativas no agropecuarias creadas
en Cuba. Siguiendo esta lnea de pensamiento dichos
elementos esenciales sern analizados teniendo en
cuenta su expresin en el Decreto Ley 203 de Marcas
y otros signos distintivos6, vigente para nuestro pas.
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5 Rodrguez Calvo, H. (2006) Las marcas colectivas en Cuba (p. 69). Tesis para optar
por el Ttulo de Mster en Gestin de la Propiedad Intelectual. La Habana, Cuba.
6 Publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica de Cuba, edicin extraordinaria No.3
del 2 de mayo de 2000.
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2. Es de primer grado la cooperativa que se integra mediante la asociacin voluntaria de al menos tres
personas naturales.
3. Es de segundo grado la cooperativa que se integra por dos o ms cooperativas de primer grado con
el objetivo de organizar actividades complementarias
afines o que agreguen valor a los productos y servicios
de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas,
con vistas a lograr mayor eficiencia.
En el caso de las cooperativas de grado superior, la
legislacin slo se refiere a las de segundo grado15. Es
vlido aclarar que aquellas no son la suma mecnica
de las cooperativas que agrupan. En este supuesto estamos ante una nueva persona jurdica, creada como
es obvio, bajo el principio de la voluntariedad de sus
socios, con intereses y objetivos bien definidos por sus
miembros.
En este caso estamos ante una cooperativa creada por la asociacin de varias personas naturales que
presenta personalidad jurdica propia. Ahora bien, el
hecho de que la misma se constituya en rgimen de
propiedad colectiva hace que sus socios dejen de ser
productores independientes, siendo entonces la cooperativa la nica propietaria de los medios de produccin que son puestos en funcin de los intereses colectivos representados por ella. En este supuesto entonces
no tiene sentido hablar de pluralidad de usuarios legitimados a usar la marca colectiva, pues los productos o
servicios prestados tendrn un nico dueo, la cooperativa creada bajo el rgimen de propiedad colectiva.
En este caso cabra perfectamente promover el uso de
una marca individual para distinguir los productos y/o
servicios de dicha asociacin. Este tipo de cooperativa
opera muy parecido a las Cooperativas de Produccin
Agropecuarias16 creadas en el pas a partir de 1975 y
que a consideracin del autor, tampoco pueden usar
la marca colectiva para posicionar sus productos en el
mercado.
b) Por personas naturales que decidan voluntariamente asociarse entre s, solo con la finalidad de adquirir conjuntamente insumos y servicios, comercializar
productos y servicios, o emprender otras actividades
econmicas, conservando los socios la propiedad sobre
sus bienes.
Este literal nos describe un supuesto diferente, pues
se habla de la asociacin voluntaria de personas naturales que se integran con determinados fines, pero
preservando los socios la propiedad sobre sus medios
de produccin. Es decir, aqu s se puede hablar potencialmente de una asociacin que bien pudiera ser titular de una marca colectiva, al tiempo que existe una
pluralidad de usuarios prestos a ser autorizados para
usar el signo distintivo. De tal forma la marca colectiva
servir para distinguir en el mercado los productos y/o
servicios de los miembros de la asociacin cooperativa. Vlido es destacar que salvando lgicas diferencias,
este tipo de cooperativa no agropecuaria tiene varios
puntos de convergencia con las Cooperativas de Crditos y Servicios17 que surgen en el pas a partir del ao
1960 y que pueden ser titulares de marcas colectivas.
c) A partir de medios de produccin del patrimonio
estatal, tales como inmuebles y otros, que se decida
gestionar de forma cooperativa y para ello puedan cederse estos, por medio del arrendamiento, usufructo u
otras formas legales que no impliquen la transmisin
de la propiedad.
En el supuesto que nos ocupa no se est hablando
de cooperativas espontneas creadas por la iniciativa
de sus miembros, como generalmente sucede con las
analizadas anteriormente. En este caso se est ante
una cooperativa creada por reconversin de una empresa estatal, buscando mejorar la eficiencia en los
procesos productivos.
El anlisis para este caso se torna distinto a los anteriores en cuanto a la posibilidad de la cooperativa
creada de esta forma, para ser titular de una marca colectiva. Hasta ahora las experiencias ms comunes en
el pas estn ligadas al arrendamiento de locales destinados a la gastronoma y los servicios, donde los antiguos trabajadores de estos establecimientos, pasan a
ser socios de la cooperativa creada de manera inducida por el estado. Ante tal situacin no cabe el empleo
de una marca colectiva para distinguir, por ejemplo,
lo servicios de una cafetera. Tal razonamiento se debe
a que no existe la pluralidad de usuarios que requiere
una marca colectiva dado a que los socios son los propios trabajadores que prestan o garantizan el servicio. Si lo que se desea es diferenciar en el mercado los
productos y/o servicios de una cooperativa con estas
caractersticas, perfectamente funcionara una estrategia marcaria basada en la utilizacin de una marca
individual.
Diferente sera si una empresa estatal arrienda ms
de un local destinados a una misma produccin de
bienes o prestacin de servicios (Ej. Varias carpinteras
o barberas) y estos trabajadores deciden crear una
cooperativa -que los agrupe a todos- manteniendo
aquellos su independencia econmica y autonoma en
cuanto a prestaciones y/o producciones.
Por otra parte, cabra el empleo de una marca colectiva, al igual que el supuesto narrado anteriormente, en aquellos casos en que dada la reconversin de
varios locales de una empresa estatal, surgen ms de
una cooperativa y estas dan origen a una empresa autogestionada de segundo grado, que se convierte en
titular de la marca colectiva siendo los usuarios de la
misma las cooperativas que agrupa.
d) Una combinacin de las formas anteriores.
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Para este caso proceden los anlisis realizados anteriormente de acuerdo a las variantes que se escojan,
donde siempre estar presente la forma de cooperativa creada por reconversin de una empresa del estado descrita en el literal c), la cual se podr combinar
indistintamente con los supuestos enunciados en los
incisos a) y b) del propio artculo, por ser estos excluyentes entre s.
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La marca colectiva puede ser beneficiosa para el desarrollo del sector turstico.
La marca colectiva favorece el desarrollo local.
La marca colectiva contribuye a que una cooperativa desarrolle tres dimensiones bsicas para lograr
competitividad: la tecnolgica, la socio-ambiental y la
comercial.
6. Barreras que pueden afectar el desarrollo de la marca colectiva en las cooperativas no agropecuarias cubanas.
Ha quedado claro desde el propio comienzo del trabajo que la marca colectiva es un signo distintivo con
muchas potencialidades, pero con ciertas complejidades, sobre todo, porque su vida gira alrededor de la
asociacin titular del mismo. En este sentido se considera que las barreras ms fuertes, tal y como se muestra a continuacin, estn ligadas precisamente a este
elemento esencial de la marca colectiva.
Aunque en Cuba hay una fuerte vocacin solidaria
que pudiera favorecer el proceso de creacin de una
cooperativa y con ella el de una marca colectiva, hay
que tener en cuenta, la lgica complejidad de los procesos asociativos, por lo que en muchas ocasiones no
se llegan a constituir reales asociaciones cooperativas
donde la cooperacin sea asumida por sus miembros
como una responsabilidad y no como un acto de espontaneidad derivado de la idiosincrasia del cubano.
En Cuba el sector no agropecuario carece de una
cultura cooperativista a partir de los principios que rigen el cooperativismo.
No siempre se logra que las cooperativas que se estn constituyendo sean conformadas por miembros
que tenan ciertas relaciones de afinidad y empata,
por lo que ser un error forzar la solicitud de una marca colectiva en estos casos, hasta tanto no se logre una
real integracin entre sus miembros.
Desconocimiento de los elementos esenciales y potencialidades de las marcas colectivas.
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RESUMEN
La doctrina estadounidense establece como primer requisito o criterio para otorgar una patente de invencin la elegibilidad de
la materia a ser analizada, este requisito tiene el mismo valor que los requisitos de novedad, obviedad y utilidad de la common
law, esta doctrina ha sido incorporada per se en la legislacin del derecho continental de patentes de invencin, el presente
estudio tiene como objetivo definir las principales caractersticas del criterio de elegibilidad versus inventividad en materia de
patentes de invencin farmacutica, igualmente se compara dicha legislacin con la doctrina vertida en otros pases, principalmente Estados Unidos de Amrica. Metodologa: Se revisaron las fuentes de informacin escritas y en medios electrnicos de
1900 hasta febrero de 2014 se recolectaron los datos y se coloc la informacin en un instrumento que clasifica los principales
temas de estudio. Luego se analiz por triangulacin y se realizaron las conclusiones por criterios tcnicos y legales. Resultados:
Entre los principales resultados se determin la elegibilidad de la materia patentable de la no patentable, se establecieron los
principales alcances del criterio de elegibilidad en la doctrina de derecho romano de patentes de invencin farmacuticas.
Palabras claves: Descubrimientos, Elegibilidad, Excepciones de Patentabilidad, Invencin, Farmacia, Medicamento, Patentes
de Invencin.
Introduccin
En la dcada de los 1990 se realizaron grandes cambios en las leyes
de propiedad intelectual de numerosos pases, esto sucedi debido a
las aplicaciones establecidas en el
Acuerdo de Comercio Relacionados
con la Propiedad Intelectual (ADPIC), lo cual oblig a reformar las
leyes nacionales en diferentes campos, entre ellos el de patentes de
invencin, ya que exista una gran
disparidad entre las diferentes legislaciones nacionales (1,2,3,4).
Por ejemplo en Costa Rica en la
Ley 6787 las patentes farmacuticas
tenan una duracin de la proteccin de un ao, igualmente en pases como Argentina no se permitan
las patentes relacionadas con medicamentos o alimentos, en el caso
de los Estados Unidos de Amrica
la proteccin para las patentes era
de 18 aos, el Tratado de los ADPIC
estableci una serie de directrices
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Materiales y Mtodos
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PAS U ORGANISMO
ADPIC (OMPI )
CRITERIO INVENTIVIDAD
CRITERIO ELEGIBILIDAD
ADPIC Artculo 27 prrafo 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los prrafos 2 y 3, las patentes podrn obtenerse por todas
las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas,
entraen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacin industrial.(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el prrafo
4 del artculo 65, en el prrafo 8 del artculo 70 y en el prrafo 3 del presente artculo, las patentes se podrn obtener y
los derechos de patente se podrn gozar sin discriminacin por el lugar de la invencin, el campo de la tecnologa o el
hecho de que los productos sean importados o producidos en el pas.
2.
Los Miembros podrn excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacin comercial en su territorio deba
impedirse necesariamente para proteger el orden pblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las
personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daos graves al medio ambiente, siempre que esa
exclusin no se haga meramente porque la explotacin est prohibida por su legislacin.
3. Los Miembros podrn excluir asimismo de la patentabilidad:
a) los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de personas o animales;
Discusin y Resultados
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales, que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos. Sin embargo, los Miembros
otorgarn proteccin a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o
mediante una combinacin de aqullas y ste. Las disposiciones del presente apartado sern objeto de examen cuatro
aos despus de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC
Costa Rica
En la siguiente tabla se realiza una comparacin del criterio de inventividad utilizado en la doctrina romana versus el criterio de elegibilidad ms
comn en la doctrina anglosajona.
c) Los planes, principios o mtodos econmicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente
mentales, intelectuales o a materia de juego.
d) La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variacin de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinacin o fusin tal que no puedan funcionar separadamente o que
las cualidades o funciones caractersticas de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para
un tcnico en la materia.
3.- Las obtenciones vegetales tendrn proteccin mediante una ley especial.
4.- Se excluyen de la patentabilidad:
a) Las invenciones cuya explotacin comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden pblico,
la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daos graves al
ambiente.
b) Los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de personas o animales.
c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se
encuentran en la naturaleza.
d) Los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas o animales, que no sean los procedimientos no biolgicos ni microbiolgicos.
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U.S,C
101-invenciones
patentables:
Quienquiera que invente o descubra cualquier proceso, maquina, manufactura, o composicin de materia
novedosa y til, o cualquier mejora novedosa y til en
aquellas, podr obtener una patente sujeta a las siguientes condiciones y requerimientos de este ttulo.
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Sobre este ltimo punto, debe quedar claro que debe privar el principio de territorialidad en materia de patentes de invencin, que a pesar de existir acuerdos internacionales como el ADPIC, el Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes (PCT), o el Convenio de Pars, que versan sobre la materia determinada que es patentable y sus requisitos de patentabilidad, es decir quieren unificar el
criterio de novedad, nivel inventivo, y aplicacin industrial, siempre estos tratados respetan el principio de territorialidad , que da la potestad a cada jurisdiccin de otorgar o denegar la patente (1)
Pero, lo aqu disertado se refiere a una fase anterior, a la evaluacin de los requisitos de patentabilidad,
incluso antes de la evaluacin de la unidad de invencin, en donde los acuerdos internacionales fueron ms
flexibles, y dieron a cada pas la posibilidad de delimitar la materia posible de patentar en base a un piso que
seran productos y procedimientos de fabricacin, es decir todo lo que salga de esta esfera depende del principio
de territorialidad ya que por decisin nacional cada pas extiende o no este criterio (1, 4, 15). En el caso de la
legislacin costarricense segn reza el artculo 1 de la Ley 6787 con sus enmiendas perteneciente al ao 2008, la
materia patentable solamente son los productos y procedimientos de fabricacin, lo que descarta usos, o mtodos, o procedimientos que no sean de fabricacin, ya que no se encuentran dentro de las posibles invenciones
patentables, esto hace al mtodo cosmtico o de aplicacin de agroqumicos no protegible en principio (5).
Luego, de los productos y procedimientos de fabricacin debe eliminarse todo aquello que no es invencin por definicin por ejemplo
un libro, el cual es un producto, en
el caso de productos farmacuticos
los panfletos o insertos en las cajas
de medicamentos ya que son derechos de autor y aunque los productos no son invenciones, igualmente ocurre con los descubrimientos,
cambios de forma, yuxtaposiciones y segundos usos obvios (5).
En este punto, debe aclararse
por qu se da por definicin un segundo uso como no invencin, ya
que suele entenderse por algunas
personas que si un segundo uso no
es una invencin, un primer uso sera una invencin patentable bajo
la legislacin costarricense, esto debido a una mala lectura del artculo
1 de la Ley 6867, esto vuelve a ser
tema del principio de territorialidad ya que el ADPIC no elimina per
se los usos de la esfera de patentabilidad, no obstante deja abierta a
cada pas decidir sobre este criterio,
por lo que depende del concepto
de inventividad propio de cada legislacin nacional si es permitido o
no, en el caso de Costa Rica el artculo 1 de la Ley 6867 lo saca de la
esfera de patentabilidad, como se
muestra en la siguiente figura (4).
En el caso de la doctrina de Estados Unidos de Amrica, el criterio
de elegibilidad aumenta los crculos de patentabilidad a prcticamente el crculo externo haciendo
que las superficies de los internos
sean casi iguales al externo, esto
hace que materia como descubrimientos tales como plantas o
sustancias aisladas de la naturaleza sean patentables (12,13,14).
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Figura 1 Comparacin de los procesos de evaluacin de los criterios de inventividad y elegibilidad en base a la legislacin costarricense. Fuente hecho por el
autor en Word office 2013
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Figura 2 Esferas de patentabilidad segn la legislacin costarricense. Fuente hecho por el autor en Word
office 2013
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Este tipo de conceptos suele causar confusin entre diferentes corrientes de doctrina de evaluacin de patentes de invencin, ya que en ocasiones legislaciones de tradicin romana protegen usos y otras no, lo que hace dudar muchas veces sobre, por ejemplo, si un mtodo de aplicacin cosmtica es una invencin o no, o si un mtodo
de aplicacin de un agroqumico en plantas u otras reivindicaciones de funcin, o de utilidad de un producto
o procedimiento de fabricacin son vlidas para realizar las siguientes etapas del examen de fondo (1,15, 17).
15
Tabla 2. Resumen de Doctrina de elegibilidad v ertida por la C orte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Amrica.
CASO
DOCTRINA
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Asociacin para la Patologa Molecular vs Myriad Diagnsticos Genes aislados no son patentables. Patentes invalidadas en forma
Genetics (2013)
natural segmentos de ADN,
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No elegibilidad de leyes naturales la corte seal que la relacin entre los niveles
de homocisteina y la deficiencia de cobalamina o fosfato es una ley natural. Como
tal, no es elegible
Herramientas de Investigacin En este caso seal la corte que las reivindicaciones de comparacin o analisis de dos secuencias de genes, quedan fuera del
mbito de aplicacin del 101 porque se refieren solo a los procesos mentales
abstractos
Bergy in re 1979
Encontr que las invenciones de procedimiento no tienen que estar en las artes
tecnolgicas con el fin de ser patentable.
Fuente Cuadro resumen de la bsqueda realizada por el autor segn la metodologa planteada y 17.
El xito de las patentes de invencin pasa mucho por la calidad de las patentes y no tanto por la litigiosidad que estas generen, esto a pesar de ser recordado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Amrica, sigue siendo un tema que no ha sido resuelto ya que en pases de Europa y en especial, Estados Unidos de Amrica, las patentes son ms importantes por la cantidad de litigios que generan que por
su naturaleza propia fomentan la innovacin. Esto es debido a la laxitud de la evaluacin tcnica, en muchos casos y su comercializacin de forma exagerada, igualmente la difusin del concepto de que los requisitos de patentabilidad son iguales e idnticos en todos los pases en base principalmente al PCT no deja de
ser una premisa falsa porque incluso los requisitos fundamentales como el caso del nivel inventivo, al tener
una fuerte carga subjetiva no es posible armonizar, igualmente el conflicto entre el criterio de elegibilidad e
inventividad es otro ejemplo de la disparidad jurisdiccional amparada en los acuerdos del ADPIC (1,4,15, 17).
Conclusiones
En conclusin el concepto de patentabilidad no es universal, sino totalmente territorial, se basa en primer lugar en una diferencia fundamental seleccionar en el derecho romano, o elegir en el derecho anglosajn, por tanto
los criterios de inventividad y elegibilidad deben ser diferenciados, al momento de comparar los exmenes de
solicitudes internacionales, o nacionales de otros pases incluso en aquellos donde se rija por la doctrina romana.
Las oficinas nacionales de propiedad industrial han tratado de cohesionar el tipo de materia patentable basado en los acuerdos del ADPIC, pero debido al principio de territorialidad cada jurisdiccin, ha escogido y delimitado que materia es patentable, la redaccin de cada una de las legislaciones afecta claramente la posibilidad de incluir o no cierta materia patentable, la Unin Europea por edio de la Convencin
de la Patente Europea ha tratado de confluir ambas tendencias doctrinarias, no obstante la mayor parte de los pases Latinoamricanos se mantiene fiel a la doctrina romana clsica, ha pesar de esto han incluido materia no patentable como patentable, por la confusin con el concepto de elegibilidad, y la presin de los acuerdos internacionales de incluir casi la misma materia patentable en todos los pases.
El ejemplo ms evidente de esto se encuentra en la patentabilidad de las formas polimrficas de una sustancia, las
cuales al doctrina norteamericana ha determinado como descubrimientos y cambios de forma, ambas posibilidades
son protegibles por el criterio de elegibilidad anglosajn, no obstante no deberan ser protegibles en los pases que han
incluido la no la patentabilidad de descubrimientos como es el caso del criterio de inventividad en la tradicin romana.
Es decir, debe ampliarse este tema de discusin sobre todo en los pases donde prevalece el criterio de inventividad para determinar claramente que materia es patentable, y comprenderse que el criterio de elegibilidad es
diferente y por tanto no necesariamente compatibles entre ellos, por lo que podra generar confusiones sobre
materia patentable en otras jurisdicciones nacionales, donde debe privar el principio de territorialidad como
elemento esencial para una adecuada poltica de patentabilidad y lograr cumplir sus objetivos fundamentales
como lo son rl bien comn y la innovacin por medio de la divulgacin y generacin de conocimiento nuevo.
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BIBLIOGRAFA CITADA:
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RESUMEN
El Convenio de la Unin de Pars no establece en su articulado la figura de la observancia de las infracciones de derechos de
Propiedad Intelectual y no es hasta la promulgacin del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
(Acuerdo sobre los ADPIC) relacionados con el Comercio que se incluye la figura de la observancia y se reconocen tres tipos de
procedimientos que pueden establecer los diferentes estados miembros en sus legislaciones para garantizar mecanismos de
observancia de derechos ante los actos de infraccin de derechos de patentes. Estos son el procedimiento por la va administrativa, el procedimiento por la va civil y el procedimiento penal, siendo esta de ltima ratio. Asimismo, se establece que los
miembros no estarn obligados a instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos distinto al ya existente para
la aplicacin de la legislacin en general. Nuestro pas como miembro del Acuerdo sobre los ADPIC, estableci en su reciente
legislacin de patente, el Decreto-Ley 290 De las invenciones y dibujos y modelos industriales, los diferentes mecanismos de
los que pueden hacer uso los titulares de los derechos para garantizar el ejercicio exclusivo de los mismos. Basndonos en ello
este artculo indaga sobre los tipos de infraccin de derechos de patentes reconocidas en la doctrina y en nuestra legislacin,
las excepciones o lmites a los derechos de patente que ostenta su titular y los mecanismos de observancia establecidos en la
legislacin cubana que garantizan el ejercicio exclusivo de los derechos de patente.
I. Introduccin
La propiedad industrial ha adquirido cada vez ms importancia,
siendo en el marco de la economa
del conocimiento, la base jurdica
y el mecanismo de proteccin sobre el que descansa la evolucin de
muchos sectores econmicos que
presentan mayor valor aadido en
el comercio internacional. Con el
fomento de las creaciones tecnolgicas, tambin se incrementaron los
actos ilcitos y con ello la actividad
litigiosa relacionada con la existencia y el alcance de derechos de propiedad industrial que se generan.
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Por ltimo, refiere que no se incluyen dentro del alcance de los derechos del titular de la patente los
actos realizados con fines experimentales destinados a la obtencin
de un registro sanitario y para preparar una futura explotacin comercial luego de expirada la vigencia de
la patente. Con ella se introduce en
nuestra legislacin la excepcin bolar4 , utilizando el legislador las flexibilidades que otorgan los Acuerdos sobre los ADPIC a sus miembros.
El agotamiento del derecho de
patente es otro de los lmites al
ejercicio del derecho reconocidos
en nuestra legislacin. El numeral 1
Artculo 48, del Decreto-Ley nmero
290, refiere que los derechos del titular no se extienden a los actos realizados por un tercero con relacin
al producto o al producto obtenido
a partir del procedimiento, despus
de que estos hayan sido puestos en
el comercio en cualquier territorio
por el titular o por otra persona
con su consentimiento o econmicamente vinculada a este. Como
puede constatarse de la lectura del
artculo nuestra legislacin estipula
el agotamiento internacional del
derecho de patente. Entiende el
Decreto-Ley en igual artculo en su
numeral 2 que dos o ms personas
estn econmicamente vinculadas,
cuando una pueda ejercer directamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explo-
5 ter, titulado Patentes : libre introduccin de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomocin,
cuando refiere que en cada uno de los pases de la Unin
no se considerar que ataca a los derechos del titular de
la patente: 1. El empleo, a bordo de navos de los dems
pases de la Unin, de medios que constituyan el objeto
de su patente en el casco del navo, en las mquinas,
aparejos, aparatos y dems accesorios, cuando dichos
navos penetren temporal o accidentalmente en aguas
del pas, con la reserva de que dichos medios se empleen
exclusivamente para las necesidades del navo; 2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente
en la construccin o funcionamiento de los aparatos de
locomocin area o terrestre de los dems pases de la
Unin o de los accesorios de dichos aparatos, cuando
stos penetren temporal o accidentalmente en el pas.
4La denominacin Bolar procede de un caso juzgado por los tribunales estadounidenses, Roche Products Inc. vs. Bolar Pharmaceutical Co. (733 F. 2d.
858, Fed. Cir., cert. denied 469 US 856, 1984), en el
cual se analizaba si la realizacin de ensayos clnicos
encaminados a obtener una autorizacin de comercializacin constitua o no una infraccin de la patente.
5 Refiere el profesor Carlos Correa en un estudio realizado para South Centre del ao 2001, Integrando la
salud pblica en la legislacin sobre patentes en los
pases en desarrollo, que las reivindicaciones de las
patentes definen los derechos del inventor. El alcance
de las reivindicaciones determina hasta dnde llega la
proteccin del monopolio del inventor, y por lo tanto
es un aspecto importante que hay que considerar a la
hora de disear y aplicar las leyes de patentes nacionales. Las reivindicaciones de una patente consisten
esencialmente en una definicin de la invencin redactada en un nico enunciado, donde debe explicitarse sin ambigedad la aportacin tcnica hecha por
el inventor. El alcance de la proteccin que otorga la
patente, y, en consecuencia, el margen que queda para
la investigacin independiente y la competencia de terceros, queda determinado por la redaccin empleada
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8 van Weezel Alex, El delito de infraccin de una patente por equivalencia o por imitacin, Pontificia Universidad Catlica de Chile. Polt. Crim. Vol. 8, No. 15
(Julio 2013), art. 5, pp 170-209. Pgina 176. Disponible:
www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf
9 Rangel Ortiz, Horacio, La observancia de los derechos
de propiedad industrial. Jurisprudencia, Organizacin
Mundial de la Propiedad Industrial, Publicacin de la
OMPI No. 6275, pgina 211. Disponible: www.wipo.int/
edocs/pubdocs/es/intproperty/627/wipo_pub_627.pdf
13Tekeste Biadgleng, Ermias y Muoz Tllez, Viviana, Estructura cambiante y gobernanza de la observancia de la propiedad intelectual, documento de
investigacin nmero 15, Centro del Sur, enero de
2008.pgina 24-25 Disponible: http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Structure-and-Governance-of-IP-Enforcement_ES.pdf/
14dem. Pgina 12. Disponible: http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/05/RP15_Structure-and-Governance-of-IP-Enforcement_ES.pdf/
3.1 Va administrativa.
Mediante esta va, el titular o terceros que lo interesen, pueden impedir el registro de nuevos derechos
de patentes que puedan lesionar su
derecho anterior, o que invenciones que se encuentran en el dominio pblico pasen nuevamente al
dominio privado de cualquier persona. En tal sentido, la legislacin
de patente vigente ofrece la posibilidad de accionar durante la concesin de la solicitud de un registro
de patente, o una vez concedido el
registro, mediante la posibilidad de
presentar oposiciones, solicitudes
de nulidad y el recurso de alzada,
con determinadas caractersticas.
A pesar de que la oposicin no
constituye una accin defensiva
ante infraccin de derechos de patentes que estn ocurriendo en el
presente, si constituye una valiosa
herramienta de apoyo a la tarea de
los examinadores, ya que proporcionar informacin adicional valiosa que podr ser utilizada en el momento del examen de fondo de la
solicitud, para determinar si cumple
con los requisitos de patentabilidad.
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3.2 La va civil.
La va civil es, a nuestro juicio,
el medio ms eficaz de proteccin
al que los titulares de derechos de
patentes pueden acudir. A travs de
ella, el afectado por la infraccin
puede conseguir que sea prohibido
el acto y que se restablezca su situacin jurdica privilegiada. Ella es
considerada una medida definitiva
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21Mitelman, Carlos Octavio, Determinacin y valuacin de daos y perjuicios derivados de la infraccin a patentes de invencin, XXII Jornadas
Anuales-Panel: Determinacin de infraccin en
materia de patentes, Asociacin Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. Disponible en: www.
obligado.com.ar/COM_AAAPI_(daos_patentes).doc
22 Ley nmero 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Econmico, dictada por la Asamblea
Nacional del Poder Popular de la Repblica de Cuba,
de fecha 19 de agosto de 1977, publicada en la Gaceta
Oficial del 20 de agosto de 1977 que fue modificado
por el Decreto-Ley 241 publicado en la Gaceta Oficial
nmero 33 extraordinaria de fecha 27 de septiembre
de 2006. Disponible: http://www.gacetaoficial.cu/html/
leyprociviladminlaboral.html
3.3
Las
medidas
provisionales.
En nuestra legislacin de patentes se establecen las posibles medidas que puede tomar el tribunal
a fin de asegurar la prueba de la
comisin de un acto ilcito. Ellas
pueden instarse antes, durante o
con posterioridad a la culminacin
del proceso civil. Adems, pueden
solicitarse incluso antes de la ocurrencia de la infraccin, siempre
que se tenga suficientes evidencias
que demuestren que la infraccin
es inminente. No obstante ello,
lo usual es su peticin conjuntamente con la accin principal que
tiende a asegurar, o sea, la accin
civil por infraccin de derechos, o
despus del inicio del proceso civil.
Es importante recalcar que el numeral 1 Artculo 139, del DecretoLey nmero 290, impone para que
las medidas cautelares puedan ser
impuestas por el tribunal, la carga
al demandante de fundamentar su
solicitud, con pruebas que demuestren fehacientemente la posesin
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No obstante lo establecido en
el Decreto- Ley nmero 290, consideramos que las medidas cautelares pueden ser tramitadas por
la va de los incidentes de la ley
procesal, excepto el embargo que
tiene establecido su propio procedimiento en dicha norma. En tal
sentido, todo lo regulado en la legislacin procesal le ser aplicable.
Por ltimo, entendemos que
pese a lo atinado en la forma de
regulacin de la figura de la medida cautelar del Decreto- Ley
nmero 290, este adolece de elementos de los cuales debe valerse
el juez para la ejecucin de ellas,
dejando ello de forma abierta. Su
articulado es omiso en cuanto a
si el embargo o retencin implicar someter los bienes referenciados a un aislamiento, as como
qu entidad asumir su custodia.
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3.5
Los
procedimientos
penales.
Conclusiones
1. La legislacin cubana ha adoptado medidas para establecer un sistema de observancia equitativa y equilibrada entre los derechos de propiedad industrial de los titulares y los derechos de terceras personas.
2. La actual legislacin penal vigente que aborda la infraccin de
derechos de patentes en nuestro pas debido en una manifestacin de ADPIC plus, por lo que es necesario realizar una modificacin atemperada a los estndares mnimos exigidos por ADPIC.
3. El legislador, logr en la redaccin de las normas sobre derechos de patentes, mantener las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de observancias de estos derechos.
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