CONTRATOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

CONTRATO DE ENGINEERING
I.

CONCEPTO.Por este contrato una empresa se obliga frente a otra a elaborar y eventualmente a
realizar un proyecto o encomienda su ejecucin a otra empresa, obligndose as mismo a
realizar prestaciones accesorias de asistencia tcnica, participando en las utilidades
obtenidas. Se evidencia a travs de una serie de actos como la transmisin de
informacin y conocimiento, la ejecucin de obras, etc
El contrato de engineering o de ingeniera es una figura contractual que engloba, segn la
doctrina dominante diversos tipos contractuales en principio, atpicos, no regulados como
especficas modalidades contractuales en la normativa civil o mercantil1.

II.

CARACTERSTICAS :
Caractersticas particulares del engineering hablamos, debe decirse que tiene por objeto
prestaciones intelectuales, consistentes en conocimientos contenidos en planos,
esquemas o dibujos y ciertos suministros materiales, para la realizacin de una obra o
instalacin industrial.
a) Este contrato no se encuentra regulado ni en forma especfica ni sistemtica en la
legislacin peruana, as como tampoco en el mbito internacional. Pero es dable
reconocer los esfuerzos que se han hecho en el plano internacional mediante la
b) Por la propia naturaleza de este contrato, las obligaciones que generan son de
hacer, siendo la principal la de cumplir con la misin que se le ha encomendado,
incluyendo una serie de prestaciones descritas de manera precisa en los
diferentes documentos que forman parte del contrato.
c) Obvio que se trata de un complejo contractual en palabras de Planiol, originado a
la luz de yuxtaposiciones de contratos nominados, siendo imposible aplicarle un
rgimen jurdico propio.

III. TIPOLOGIA DEL CONTRATO DE INGENIERIA

se han clasificado los contratos de ingeniera en:
Ingeniera consultora consultingengineering, e
Ingeniera comercial commerceengineering- tambin denominada operativa.
Ingeniera de procedimiento process engineering

A) INGENIERIA CONSULTORA CONSULTING ENGINEERING.- Hace referencia a la

tradicin realizacin de actividades relativas a los estudios de viabilidad, diseo y
realizacin de planos, organizacin y asistencia tcnica, pero excluyendo la ejecucin de
la obra, en sentido estricto. La tipologa comprende tres modalidades, las cuales se
detallan a continuacin:
1

a.1) Modelo clsico o convencional

El ingeniero consultor slo acta en la fase preliminar de la obra. Sus funciones se
refieren a la realizacin de planos y el asesoramiento, incluso en algunas ocasiones al
control de la ejecucin. En el mbito del modelo clsico puede citarse, como subespecies,
el contrato de estudios previos de inversin y el contrato de proyecto. El primero caso, se
concreta en las actividades preliminares, no solo a la realizacin de la obra, sino tambin
a su concepcin. Estos estudios preliminares versan sobre la viabilidad econmica del
proyecto, las distintas posibilidades existentes, los recursos disponibles, el impacto medio
ambiental, la creacin de empleo o las condiciones geolgicas.
a.2) Modelo interno in house.
En esta modalidad el cliente ejecuta con su propio personal la obra, si bien el ingeniero
aunque ve reducidas sus funciones, asesora y asiste en los aspectos tcnicos ms
complejos. Con frecuencia, el cliente comitente suele ser el Estado o una entidad pblica
que cuenta con una infraestructura tcnica que le permite la realizacin del proyecto.
a.3) Modelo gestin de proyecto projectmanagement.
En este modelo, tambin denominado como contrato de direccin integrada, el cliente
celebra un solo contrato con la sociedad de ingeniera que prestar todas las actividades
intelectuales, excluyendo, empero, la ejecucin de la obra. La sociedad representa al
cliente pero no realiza la ejecucin. Esta modalidad ha sido creada recientemente con el
fin de optimizar la direccin del proyecto de forma constante.
Responsable de la marcha de la obra desde el punto de vista
Tcnico
Temporal y
Econmico
B) INGENIERIA COMERCIAL U OPERATVA COMMERCIAL ENGINEERING
Se define como aquellos contratos que tienen por objeto junto a la realizacin de una obra
inmaterial tpicamente intelectual, otras prestaciones materiales como el suministro de
materiales y equipos y/o la ejecucin de la obra proyectada. Estos contratos adems de
incluir la ejecucin de la obra civil o de la planta industrial, incluyen estudios tcnicos,
aprovisionamiento de materiales y puesta en prctica del establecimiento. El ingeniero,
por su parte, asume directamente la ejecucin del proyecto propio o ajeno. La tipologa
denominada ingeniera comercial u operativa, a su vez, comprende dos modalidades, las
cuales se detallan a continuacin:
b.1) Contrato de ejecucin de planta industrial design & build.
Esta modalidad implica la existencia de un solo contrato y supone, fundamentalmente, la
asuncin conjunta de las funciones de concepcin y ejecucin. Este tipo ha sido usado,
tradicionalmente, en la realizacin de plantas qumicas y en la industria petrolera. Sobre
todo, se ha recurrido a esta modalidad en el Reino Unido en relacin con los proyectos de
ingeniera en el sector de las compaas de agua privatizadas y en transporte.

b.2)
Contrato
de
proceso
fasttrackprocessconstruction.

acelerado

de

construccin

En este tipo, la ejecucin comienza y avanza de modo paralelo a la proyeccin. El

contrato de construccin se ejecuta sin que los planos y las especificaciones sean
enteramente elaborados, y es ejecutado a medida del avance de los estudios de
concepcin de la obra. Es una frmula abierta de eminente pragmatismo. Hay facilidad de
introducir modificaciones sobre la idea principal. Se puede, asimismo, ajustar la
planificacin ante nuevas situaciones financieras o presupuestales. Adems, conlleva la
ventaja de poder incluir las innovaciones tecnolgicas que, eventualmente, puedan surgir
en unos contratos, cuya caracterstica fundamental es su extensin en el tiempo.
C) INGENIERA DE PROCEDIMIENTO PROCESS ENGINEERING
Este tipo se refiere a las actividades relativas a la relacin de los procedimientos de
transferencia de tecnologa.
En estos casos, el cliente recibe la obra con las funciones de montaje de la maquinaria,
puesta en funcionamiento y formacin del personal local. Tambin se asiste a la existencia
de diversas modalidades atendiendo al contenido obligacional de las mismas. Segn se
ample la carga obligacional de la sociedad de ingeniera puede darse el contrato de llave
en mano, producto en mano y mercado en mano.
La tipologa denominada ingeniera de procedimiento, a su vez, comprende cuatro
modalidades, las cuales se detallan a continuacin:
c.1) Contrato de llave en mano turnkeycontract.
La jurisprudencia espaola define el contrato llave en mano como aquella modalidad de
contrato de ingeniera en virtud del cual la empresa de ingeniera se compromete a
instalar y entregar una fbrica o planta industrial. El contratista asume la responsabilidad
global del resultado, ms all de realizacin de la prestacin de la realizacin de la obra.
El contratista no es, nicamente, el ejecutor de la obra, sino el responsable del conjunto
de la misma, estos es, de la proyeccin, de la ejecucin y su puesta en funcionamiento.
Aqu se concentra los trabajos de diseo y construccin.
El ingeniero no solo proyecta y ejecuta la obra, sino que, adems, la entrega al cliente
definitivamente terminada con los procedimientos de produccin preparados para su
funcionamiento, hasta el punto de garantizar el funcionamiento de la obra y su explotacin
por el personal local que ha sido previamente formado por l mismo.
c.2) Contrato producto en mano
Formacin del personal y la garanta del resultado final del producto.
c.3) Contrato mercado en mano
Alcanza hasta la comercializacin del producto fabricado por la planta industrial
proyectada, ejecutada y puesta en funcionamiento por l mismo.
c.4) Proyectos B.O.T. Build, Operate and Transfer.
Esta nueva modalidad de compleja estructura jurdica, implica, en primer lugar, y como
uno de sus caractersticas fundamentales, la creacin de una entidad, con personalidad

jurdica, formada por un Estado, o varios, y constructoras. Esta nueva sociedad asume, a
travs del contrato de concesin, un complejo entramado de obligaciones con la finalidad,
no nicamente, de construir, sino tambin de financiar y realizar beneficios. Estas
prestaciones consisten en la financiacin, la construccin (incluyendo normalmente, un
contrato llave en mano), la explotacin hasta cubrir costes y beneficios, recuperando los
gastos a travs de ingresos de los usuarios o los consumidores finales, y la transferencia
de la propiedad al Estado en cuestin, que ser el propietario final.

EL CONTRATO DE FRANQUICIA
(FRANCHISING)
I.

ANTECEDENTES

Como antecedentes ms remotos de este contrato, debemos sealar que su origen

estuvo en los Estados Unidos de Amrica, a partir de 1850, cuando la Compaa Singer
Sewing Machine Company, con sede en Standford, conneticut, creo un mecanismo de
distribucin para la colocacin de sus productos, que principalmente eran maquinas de
coser. 1898General Motors lo utilizo para expandir su red de distribuidores. Fue en 1930
que la firma Howard Johnson estableci la primera franquicia de 25 negocios en cadena.
Posteriormente y a partir de la dcada de los 50 y 60, aparecieron los llamados gigantes
de la franquicia, o sea HolydayInn, Mc Donalds, Burger King, Kentucky FriedChicken,
Benetton, Gallery of Home, Pizza Hut y varios servicios de alquiler de vehculos ,
lavandera, peluquera, etc.
DEFINICION.-

II.

La franquicia se define como un sistema de colaboracin entre dos partes jurdicamente

independientes, vinculadas entre s a travs de un contrato mediante el cual una de las
partes, la empresa franquiciadora, sede a cambio de cierta remuneracin econmica, el
derecho a utilizar su marca comercial y su saber-hacer empresarial, por un tiempo
limitado y en un territorio determinado.
Es un acuerdo (vertical) por el cual el propietario de una marca, nombre comercial u otra
presentacin de marketing distintiva (franquiciante) otorga una licencia en favor de un
minorista (franquiciado) para que se utilice su marca, nombre comercial o presentacin, y
para disponer su establecimiento de acuerdo al distintivo o formato asociado con el
franquiciante Bsicamente el franschising es una suerte de simbiosis. Una parte, que es
conocida como franchisor (franquiciante) otorga licencia a un comerciante independiente,
llamado el franchisee (franquiciado), para que venda productos o servicios de su
titularidad.
SUJETOS.
En el contrato de franquicia intervienen dos sujetos:
El franquisiante:
Quien presta su marca o su nombre comercial y transmite su knowhow, osea su
conocimiento, experiencia y los secretos que han transformado su negocio en un xito
comercial.

El franquisiado:

Es quien paga mensualmente un porcentaje de sus ventas al franquisiante (regalas) e

inicialmente abona un canon por el derecho de desarrollar una actividad comercial
empleando el nombre y el sistema del franquisiante.
Generalmente estos sujetos son empresas y estn organizados en forma de sociedades
annimas.
III. NATURALEZA JURDICA.
Este contrato posee un carcter Sui Generis y peculiar, pues contiene la presencia de
muchas ramas del saber jurdico (Derecho Civil, Derecho Industrial, Derecho Comercial,
etc.). Sin embargo existen opiniones en el sentido que esta figura es un claro ejemplo de
cooperacin entre empresas, o quizs es una manera de explotar una serie de
conocimientos en forma financiera.
En la doctrina no se ha establecido con claridad cual es la naturaleza jurdica del contrato
de franquicia. Pensamos que se trata de una aglutinacin de modalidades de diversos
contratos (marca, licencia, distribucin, representacin), aun cuando hay autores que lo
califican como una de las formas de concesin ms recientes (ArrublaPaucar, op. Cit.
Pag. 325).
IV. CARACTERES JURDICOS.
1. Es consensual, porque nace del acuerdo de las partes intervinientes. Por aplicacin
de lo dispuesto en el artculo 1352 del cdigo civil. Empero, en la prctica se celebra
por escrito, dada su trascendencia econmica y los diferentes derechos y obligaciones
que nacen como consecuencia de su formalizacin.
2. Es bilateral, pues es celebrado entre el franquiciante y el franquiciador, sean stas
personas naturales o jurdicas.
3. Es oneroso, porque a cambio de la autorizacin de uso de una franquicia
determinada, existe una contraprestacin o retribucin (Tasa inicial o Continua). pues
cada una de las partes sufre un sacrificio, compensado por una ventaja y genera, por
consiguiente, enriquecimiento y empobrecimiento correlativos. Ciertamente como
sucede con otros contratos, esta onerosidad no significa necesariamente que exista
equivalencia econmica en las prestaciones y cabe siempre que haya un desequilibrio
real.
4. No es formal, ya que no requiere de forma solemne alguna para su validez, puede
an tratarse de un contrato celebrado verbalmente; o ms an, debido a la evolucin
informtica actual puede contratarse mediante la va electrnica (Comercio
Internacional Virtual).
5. Es atpico, porque no se encuentra especialmente regulado por la ley, pues en el
Per no est regido por una normativa legal. Empero y en trminos generales debemos
manifestar que este contrato se sujeta a las disposiciones generales establecidas en el
Cdigo Civil y al principio de la libertad de configuracin interna contractual
contemplada en el artculo 1354 de dicho cdigo.
6. Es un contrato por adhesin, porque el franquiciatario se adhiere a aquellas
condiciones o formalidades impuestas por el franquiciante.
7. Es conmutativo, pues ambas partes conocen las ventajas y desventajas que
otorgar la contratacin. Ya que cada uno de los sujetos intervinientes es consciente al
momento de crearse la relacin obligacional que se parte de hechos ciertos y
concretos, estimando anticipadamente el sacrificio y la ventaja que correlativamente
puedan producirse.
8. Es un contrato complejo, pues segn se dijo presenta elementos que son propios
de la concesin, el Know how, etc.

V.

9. Es un negocio jurdico especial con tendencia a ser ubicado dentro de la

contratacin mercantil.
10. Es un contrato principal, pues no depende de otro contrato que la sea precedente y
tiene lo que se llama vida propia. Puede suceder en cambio que vaya
acompaado por contratos accesorios, como serian garantas personales o reales.
11. Es constitutivo, pues crea una situacin jurdica deteminada y no tiene los
caracteres singulares de los contratos modificativos, regulatorios y resolutivos.
12. Es de duracin y ejecucin continuada, ya que funciona sin interrupcin y est
destinado a surtir efectos durante un tiempo mas o menos prolongado.
CLASIFICACIN.

El contrato de franquicia presenta los siguientes tipos, como son:

A) FRANQUICIAS DE PROCEDIMIENTO O DE FABRICACIN, contrato por el cual el
franquiciante autoriza al franquiciatario, la fabricacin y venta de productos, con las
marcas de propiedad del primero y cumpliendo con los requisitos exigidos por ste y
sus condiciones; adems, tendr acceso a sus secretos comerciales, recibir
formacin e infomacin referida a la venta, distribucin y servicio del producto.
Ejemplo: en los establecimientos de comida rpida, aquella est preparada segn los
ingredientes dados por el franquiciante, y gran parte de estos ingredientes son
importados del pas de origen de la franquicia.
B)
FRANQUICIA DE DISTRIBUCIN, por ella el franquiciante o su representante
fabrica un determinado producto y lo vende a sus franquiciatarios, y estos a su vez los
comercializan con la marca o rtulo del primero, dentro de una determinada regin.
Ejemplo: productos electrnicos de consumo, combustible automotriz (Texaco, Schell,
por ejemplo),etc. En esta clase de contratos no se otorga o transfiere el KnowHow del
franquiciante, para operar el negocio, lo mximo que se hace, es la entrega del
manual de operacin. Estos casos el franquiciante le indica al franquiciado los
productos que tiene que vender, se dan como ejemplos la venta de productos de
alimentacin, productos textiles, etc.
C) FRANQUICIA DE SERVICIOS, figura por la cual el franquiciante desarrolla servicios,
usando el nombre comercial o la marca del franquiciante, que son prestados por el
franquiciatario, basndose en lo estipulado en el Contrato de Franquicia, a sus
clientes. Ejemplo: VISA: Tarjetas de Crdito, BURGER KING: Comida Rpida, y otros.
. Mediante este tipo se suministra un servicio organizado a travs de una tcnica o de
una normativa determinada. Como ejemplos se ponen los servicios de coches,
inmobiliarias, hotelera, tintorera, peluquera, etc.
VI.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FRANQUICIA.
Las ventajas para el franquiciante son:
1. Facilita una penetracin profunda y acelerada en un mercado que no controla.
2. Propicia la expansin de sus productos y servicios a nivel internacional.
3. Permite que se acceda a centro comerciales estratgicos. En muchas
oportunidades el franquiciante desea ubicarse en un determinado lugar y no
cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. En estos casos el franquiciado
es la solucin de su problema.
4. Generalmente el franquiciado y quienes operan son personas que han nacido y
viven en la misma comunidad donde funciona el local, lo que otorga grandes
ventajas por el conocimiento del mercado y de la comunidad.

5. Permite alcanzar economa a escala industrial, administrativa y de mercado. El

resultado es el aumento del poder competitivo y de la calidad de los productos o
servicios ofrecidos por el franquiciante.
6. El consumidor conoce mejor sobre la empresa y sus productos, debido a la
propagacin de la imagen y la comunicacin intensa que genera el contrato de
franquicia.
Las desventajas para el franquiciante son:
1. Un menor control sobre la redistribucin, en comparacin con su red propia
2. Falta de flexibilidad en los mercados. En efecto, cuando se tiene una red propia es
fcil cambiar los productos o servicios, as como las estrategias de mercado y
otras modificaciones.
3. El franquiciante, al ceder los derechos de operar su franquicia, se expone a todos
los actos negativos que el franquiciado pueda realizar con su nombre,
determinando su desprestigio.
4. El franquiciante pierde una parte de la ganancia de la franquicia, que sera suya si
operase con unidades propias. Hay que tener en cuenta el concepto de retorno de
la inversin, que en el caos de la franquicia es mayor para el franquiciante ya que
invierte menos recursos de los que invertira en una red propia de distribucin o
agencia.
5. La expansin puede ser muy rpida y hacer perder al franquiciante el control del negocio.
por ello debe encontrarse preparado para el crecimiento en trminos gerenciales y no
caer en la situacin de que el crecimiento lo maneje a el en vez de que el maneje dicho
crecimiento.
Son ventajas para el franquiciado:
1. El riesgo de quiebra es bastante ms reducido que si se lanzara en un negocio
propio.
2. En la mayora de los casos no requiere experiencia anterior en el negocio, aunque
es cierto que para que se le otorgue la franquicia el franquiciante le exige
condiciones de capacidad empresarial e idoneidad personal.
3. Menor complejidad en el negocio, dado que el franquiciante le provee de manuales
y lo entrena. Todo lo cual le da grandes posibilidades de competir.
4. Exclusividad territorial. El franquiciante planeara el nmero de unidades a
franquiciar de acuerdo con el potencial del mercado local.
Son desventajas para el franquiciado:
1. Al igual que el franquiciante, el franquiciado tiene menor libertad de accin en la
gestin de su negocio. En efecto no es fcil ser dueo del negocio propio y tener
que seguir al mismo tiempo una serie de normas que impone al franquiciado y con
las cuales no siempre estar de acuerdo.
2. Hay una menor flexibilidad para transferir, vender o cerrar el negocio. En efecto el
franquiciante es quien autoriza la transferencia de la unidad franquiciada.
3. En un sistema mal diseado, la poltica del franquiciante puede afectar los
resultados del franquiciado, con evidente perjuicio para este ltimo.

CONTRATO DE LICENCIA DE (KNOW HOW)

ETIMOLOGA:

Know-How, es neologismo del idioma ingls, que data del 1838.Se define como: "saber
cmo hacer algo fcil y eficientemente: experiencia".
La palabra compuesta "know how" puede ser reemplazada con muchos trminos:
pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento. Palabras que al igual
que know-how significan solo "saber cmo hacer algo pronto y bien hecho".
2

DEFINICIN DE KNOW-HOW INDUSTRIAL:

Cuando se aplica a una organizacin se dice que es la experiencia con que esta cuenta
para desarrollar sus actividades, ya sea productivas, administrativas, financieras,
comerciales y de control. El "know-how" en una empresa, a partir de la era industrial, se
ha convertido en valioso activo intangible, el cual incluye la forma de mezclar
componentes, los equipos utilizados, el personal que sabe hacer la receta, etc.
3

CUALIDADES DEL KNOW-HOW:

son las siguientes:

1. Posicionar y Re-posicionar. Encontrar la idea central del negocio que permita satisfacer
las demandas de los compradores y hacer dinero.
2. Identificar con Precisin el Cambio Externo. Detectar las amenazas de cambio en el
comportamiento de industrias y compradores, para mantener el negocio a la ofensiva.
3. Liderar el Sistema Social. Agrupar a las personas adecuadas con las conductas
correctas y la informacin correcta para tomar decisiones mejores, ms rpidamente y
conseguir resultados.
4. Examinar a la Gente. Calibrar a las personas basndose en sus acciones, decisiones y
conductas, alinendolas a las demandas de trabajo.
5. Crear un Equipo. Conseguir lderes muy competentes, emocionalmente estables,
realistas, maduros, calmados y leales, que trabajen juntos expeditamente.
6. Fijar Objetivos. Determinar resultados deseados que estn balanceados entre los que
el negocio puede llegar a ser, con lo que es realista conseguir.
7. Establecer Prioridades con Precisin Lser. Definir el camino y alinear recursos,
acciones y energas para lograr los objetivos.
8. Confrontar las Fuerzas Sociales. Anticiparse y responder a las presiones sociales que
no se controlan, pero que pueden afectar su negocio.

4 . ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:
1) Secreto sobre conocimientos tiles, es decir, recae sobre conocimientos que permiten
la satisfaccin de necesidades.

2) Ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa que es fuente de
ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto.
3) Carcter industrial o comercial del secreto: se hace referencia, entonces, al concepto
amplio de empresa.
4) Esfuerzo para la no divulgacin: pues el titular de los derechos ejecuta acciones
tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto empresarial, de donde se deduce
que el poseedor del secreto que le otorga ventajas competitivas no toma las medidas de
ocultamiento correspondientes no podr hablarse de secreto empresarial, ni el
ordenamiento jurdico otorgara proteccin al poseedor del secreto.
Ahora, centrndonos en el primer elemento del secreto empresarial (conocimiento til),
que el Know How sea un secreto significa que existe una reserva mental sobre un
conocimiento. Ahora si pasamos hablar sobre tecnologa no solo comprende conocimiento
cientfico, en muchas ocasiones est referida a conocimientos tiles obtenidos en virtud
de la experiencia empresarial, como, por ejemplo, los conocimientos que se poseen sobre
cules son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las cualidades que debe
reunir el personal para obtener mayor rendimiento.
En la franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y franquiciado, y
coloca al franquiciado en disposicin de explotar su negocio con las ventajas y
experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los aos. Es importante destacar
que este conocimiento est conformado por experiencias positivas y negativas (saber no
hacer). El conocimiento de los xitos y de los fracasos implica un aprendizaje de
conductas o actividades que no se deben hacer para el buen desarrollo de un negocio.
Empricamente el Know how se describe en los contratos y en los manuales de las
franquicias. Y su forma de transmitirlo es esencial, ya que le facilita al franquiciado la
posibilidad de entrar en un negocio sin experiencia previa y con conocimientos limitados.
5. EL CONTRATO DE KNOW HOW
El contrato de know how es atpico, carece de normativa que lo regule como
consecuencia, es un contrato innominado; es consensual, se perfecciona por el acuerdo
entre las partes; es sinalagmtico, bilateral por existir contraprestaciones entre las partes.
Caractersticas del contrato

Aunque tiene caractersticas propias, el del know-how es un contrato con

similitudes con otros, como los de compraventa, locacin de servicios,
arrendamiento, licencia de patente, y de asistencia tcnica.

Este tipo de contrato es tambin innominado (por cuanto no tiene una

denominacin jurdica nica).

Es un contrato bilateral y nico pues slo existen dos partes y no es posible

sub-contrataciones. Tambin es un contrato oneroso expresado en el pago por la
transferencia de conocimientos, pago que se hace en forma convenida.
6.- LAS PARTES Y EL OBJETO
Dos son las partes de este tipo de contrato.

El transferente o licenciante del know-how como titular de los conocimientos, el

cual se obliga a transferir los conocimientos tcnicos, modelos o avances

constitutivos del know-how. Podra tambin incluirse la asistencia tcnica para el

adiestramiento del personal del usuario.
El usuario o licenciatario de los conocimientos transferidos, por lo cual se obliga al
pago convenido (en un solo monto o a travs de regalas). Igualmente se obliga a
no divulgar tales conocimientos, informar sobre las ventajas obtenidas, as como a
devolverlos a la finalizacin del contrato.

7.- ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL KNOW HOW

Prctico, o sea til, funcional, beneficioso, aprovechable, real.
Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y
comprobados, a la vez seguros y acreditados.
Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta caracterstica lo que lo hace
confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminacin.
Especfico: que sea un conjunto de tcnicas, procedimientos y mtodos definidos
e individualizados e identificados en forma concreta. Generalmente no patentados
y secreto (en el sentido que no es comnmente conocido)
Reproducible: o fcilmente transmisible oralmente - en sesiones de entrenamiento
- o por escrito en los contratos y/o manuales.
Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una informacin importante para
la venta de los productos o la prestacin de los servicios, para la presentacin de
los productos, las relaciones con la clientela y en general la gestin operativa y
administrativa.
8. CLASES DE CONTRATO DE KNOW HOW:
1. Contrato de Know how puro, en el que una empresa cede a otra la asistencia o
conocimientos tcnicos necesarios para el proceso de produccin. En este caso, los
conocimientos trasferidos nos son propiedad de quien los vende, sino que en principio
dichos conocimientos pueden ser utilizados comercialmente por cualquier persona
experta en la materia.
2. Contrato de Know how mixto, en el que una empresa, adems de la transmisin de
tecnologa cede a otra el derecho a la utilizacin de patentes, marcas, rtulos, nombres
comerciales, etc. En estos casos, quien transfiere los conocimientos tiene un derecho
exclusivo de propiedad sobre ellos, es decir, que es titular de un derecho de patente sobre
dichos conocimientos. Es lo que se denomina tecnologa patentada. Existen tantos
contratos de transferencia de tecnologa como objetos se pretendan.
9. PROTECCIN
CONTRACTUS:

DEL

KNOW

HOW:

CONSECUENCIAS

SOBRE

LA LEX

La naturaleza de los derechos derivados del Know How como derechos sobre bienes
inmateriales se halla ntimamente vinculada con la configuracin de la tutela que el
ordenamiento jurdico dispensa a ciertos conocimientos secretos; proteccin que, como
quedo sealado, se lleva a cabo en los sistemas jurdicos de nuestro entorno a travs de
disposiciones pertenecientes a categoras diversas, entre las que ocupa un lugar principal
la normativa sobre competencia desleal.
La obligacin de mantener el carcter reservado de los conocimientos comunicados
deriva para los contratantes fundamentalmente del propio contrato. Los limites

(territoriales, relativos al campo tcnico de aplicacin) dentro de los cuales el

licenciatario puede explotar los conocimientos transmitidos resultaran nicamente de los
pactado en el contrato y, en su defecto, del rgimen obligacional derivado de la lex
contractus.
El valor econmico del Know How, derivado de la ventaja competitiva que atribuye el
carcter reservado de esos conocimientos, es independiente de su proteccin jurdica. En
la configuracin de los contratos de explotacin de Know How las normas relativas a la
tutela del mismo desempean, si acaso, un papel accesorio.
Que un determinado ordenamiento vinculado con el contrato dispense una mayor o menor
proteccin al Know How es en principio irrelevante; respeto a la situacin de exclusividad
fctica derivada del carcter reservado de los conocimientos ser exigible entre los
contratantes siempre en los trminos que resulten de la lex contractus.
En los contratos sobre Know How, la existencia, la transmisibilidad, la eficacia territorial y
temporal, el campo tcnico de aplicacindel bien objeto del contrato no vienen
imperativamente determinados por uno o varios ordenamientos de alcance territorial.
El bien objeto del acuerdo no es derecho de exclusiva erga omnes otorgado por el poder
pblico, sino fundamentalmente una posicin fctica que, a lo sumo; podr hacerse valer
frente a quienes adquieran los conocimientos de modo ilegitimo o de forma legtima, pero
con deber de reserva.
10. EL CONTRATO DE KNOW HOW Y LA LICENCIA DE PATENTE
En qu consiste el contrato de licencia de know how
El know-how designa la serie de conocimientos o mtodos con posibles aplicaciones
industriales o mercantiles. El contrato de licencia de know-how es un negocio jurdico por
el que una parte (transferente) se compromete a poner a disposicin de la otra
(adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos del know-how de modo
definitivo, desprendindose de ellos en todo o parte, o bien se obliga a comunicar dichos
conocimientos, posibilitando su explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una
contraprestacin (normalmente, una cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre
produccin o venta).
Diferencias con la licencia de patentes
Se diferencia de una licencia de patentes en que toda invencin patentada est, no slo
protegida, sino que deja de ser un secreto para la empresa que lo ha efectuado, lo que no
sucede en los contratos de know-how, ya que el secreto de la nueva tcnica o de la
invencin para stos ltimos es fundamental, por lo que no se llegan a patentar la mayora
de las veces.
La proteccin de la patente frente a terceros
Por otra parte, la proteccin de la patente frente a terceros presenta algunas dificultades.
La primera de ellas, la de los costes elevadsimos de patentar una invencin a nivel
internacional en un mundo globalizado. As, el acceso de la patente al Registro de
Patentes y Marcas espaol puede resultar insuficiente para proteger la invencin
internacionalmente, dado que no tiene efectos fuera de Espaa. Habra que registrarla,
adems, en el Registro comunitario (para su proteccin dentro de los pases de la Unin

Europea y en los pases con los que sta tiene firmado un convenio en la materia), y en
registros de terceros pases, como pueda ser Estados Unidos.
La Ley de Patentes reconoce al titular de una patente la posibilidad de ejercer acciones de
cualquier naturaleza contra quienes lesionen sus derechos. En especial, podr solicitar la
cesacin del acto ilcito, la indemnizacin de los daos y perjuicios causados, el embargo
de los objetos producidos o importados, la atribucin en propiedad de los objetos
embargados, y medidas tendentes a evitar que prosiga la violacin de la patente. Tambin
puede pedir la publicacin de la sentencia que le haya amparado.