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Note-se que, como se ver mais extensamente abaixo, no caso de patente de processo
ocorre inverso de nus de prova nos procedimentos de contrafao, como concesso ao
fato de que extremamente oneroso ao titular da patente provar qual o processo que est
sendo usado pelo pretenso contrafator.
Alm da questo de inverso de prova, a patente de processo ainda tem uma caracterstica
especial no processo penal, prevista no art. 201 do CPI/96, pela qual na diligncia de busca
e apreenso, em crime contra patente de processo, o oficial do juzo ser acompanhado por
1 Ao que se teria que acrescentar as patentes relativas a uma nova aplicao. Note-se que o INPI tem sustentado que o
CPI/96 s prev patentes de produto e de processo, o que literalmente verdadeiro. Com efeito, os art. 42 e 183 apenas se
referem a essas duas modalidades, assim como o art. 27.1 do TRIPs. Ocorre, porm, que a nova aplicao ser de produto
ou processo.
perito, que verificar, preliminarmente, a existncia do ilcito. Uma vez cumprido esse
requisito, o juiz pode at mesmo ordenar a apreenso de produtos obtidos pelo contrafator
com o emprego do processo patenteado.
Patente de produto
A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto fsico determinado: uma mquina,
um produto qumico, a mistura de vrias substncias (por exemplo, plvora) um
microorganismo, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de
tecnologia chamada patente de produto. Os modelos de utilidade, que no protegero
jamais processos, destinam-se a um tipo de produto, qual seja, o objeto de uso prtico, ou
parte deste.
Patente de nova aplicao
A par das patentes de produto e processo h que se distinguir a inveno que consiste de
uma nova aplicao de um produto ou um processo (ou patente de uso). A nova aplicao
patentevel quando objeto j conhecido usado para obter resultado novo, existente em
qualquer tempo a atividade inventiva e o ato criador humano: aqui, como em todo caso no
ser patentevel a descoberta 5. Trata-se pois de uma tecnologia cuja novidade consiste na
relao entre o meio e o resultado, ou seja, na funo 6. Assim, por exemplo, o uso
(hipottico) de Sacaromice Cereviciae para a lixiviao de rochas.
Note-se que, leitura estrita do que reza o art. 42 do CPI/96, h respeitveis opinies no
sentido de que tal patente no seria possvel em Direito Brasileiro. Queremos crer, no
entanto, que qualquer patente de uso ser de um produto, ou um processo, atendendo-se a
literalidade da lei. Alis, como j se enfatizou, a questo da possibilidade de patente de uso
passa no pelo teor da lei em vigor, mas pela satisfao do requisito de ao humana, que
veda o patenteamento de simples descobertas.
Patente de aparelho
Certos autores 7 referem-se ainda patente de aparelho, que vem a ser na verdade uma
patente de produto, cuja incluso numa reivindicao no ofenderia o requisito da unidade
da patente.
Assim, possvel reivindicar simultanemente um produto, e o aparelho para fabric-lo.
Veja-se, porm, a observao j feita acima quanto diretriz de exame C.IV.2.3 da OEP, da Unio Europia:
Quiconque dcouvre une proprit nouvelle dune matire ou d'un objet connu fait une simple dcouverte Qui nest pas
brevetable. Si toutefois, cette personne utilise cette proprit des fins pratiques, elle a fait une invention que peut tre
brevetable.
Patente de combinao
Note-se que, embora os autores clssicos brasileiros classifiquem a patente de combinao
como de meio, a rigor a combinao pode ser de processo ou de produto. Com efeito, a
combinao no se encontra numa relao de alteridade radical em face ao que j existe; o
produto ou o processo conhecido, mas no sob a iluminao que o ps o inventor. Este
prope um outro uso, um melhor uso, um uso num fim particular, e em relao a esta
nova perspectiva de utilizao que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada 8.
Tipos de patentes e consequncias
A distino entre tais tipos de patentes no de forma alguma acadmica. Cada gnero de
patente recebe uma proteo de carter diverso:
a) A patente de processo d a exclusividade do uso dos meios protegidos na produo do
resultado assinalado - mas no d, necessariamente, a exclusividade sobre o resultado, desde
que ele possa ser gerado por outro processo.
b) A proteo do produto (a chamada reinvidicao per se) garante ao titular a exclusividade
do mesmo, quer como seja ele produzido.
c) A reivindicao de uso s garante exclusividade para o novo emprego dos meios ou
produtos, e no para estes.
42 (omissis) 2. Ocorrer violao de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o
possuidor ou proprietrio no comprovar, mediante determinao judicial especfica, que o seu produto foi obtido por
processo de fabricao diverso daquele protegido pela patente..
10 Vide Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina, 1996, p. 154 e seguintes, cuja anlise indica que o art. 42
2 est desconforme, por excesso, com os parmetros do TRIPs.
sobre a pessoa a quem se imputa a infrao apenas quando satisfeita a condio referida no
subpargrafo "a" ou apenas quando satisfeita a condio referida no subpargrafo "b".
3 - Na aduo da prova em contrrio, os legtimos interesses dos rus na proteo de seus
segredos de negcio e de fbrica sero levados em considerao.
Vale enfatizar que os critrios apontados pela redao do TRIPs tm legitimidade total para
serem tomados como diretiva pelo juiz brasileiro.
Quanto patente de produto, vale observar com ateno o que lembra Gama Cerqueira:
"Vimos, anteriormente, que a patente concedida para a inveno de novo produto assegura
ao inventor o direito exclusivo de fabric-lo e de impedir que terceiros o fabriquem, por
diverso que seja o processo ou meio empregado na sua fabricao. No importa, portanto,
que o processo seja diferente do empregado pelo concessionrio da patente, nem que seja
privilegiado: enquanto estiver em vigor o privilgio concedido para o produto, a fabricao
deste, sem autorizao do titular da patente, constitui delito. 11
Solicitao indireta
Algumas vezes, porm, o interesse do inventor ou as disposies legais pertinentes exigem
que a patente seja solicitada indiretamente: por exemplo, um produto seja reivindicado
atravs de um processo, na forma - produto X, tal como resultante do processo Y. E
conversamente: processo X, para resultar no produto Y 12. No caso, pode se dar que s o
produto, ou s o processo, ou mesmo ambos sejam novos - mas, por exemplo, a lei
pertinente no admita a patente do produto em questo, ressalvando a patenteabilidade do
processo 13.
A patente de combinao
No h, no Direito Brasileiro, definio legal do que seja patente de combinao. Nos
dicionrios jurdicos, porm, l-se a preciosa definio do Blacks Law Dictionary:
Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific
combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in
which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any
portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given
result.
Justaposio no combinao
Tambm ponto assente em Direito Patentrio que no constituem combinao dois
elementos que apenas se justapem num contexto; por exemplo, o aparato de teste e o
objeto testado, o sensor e o objeto detectado, enfim o objeto passivo de uma atividade de
leitura e o aparato ou processo leitor; simplesmente no h, neles a atuao conjunta,
pressuposto da combinao:
Mais les moyens doivent concourrir un rsultat commun; les moyens doivent cooperer en
vue de un rsultat commun 17
14 Gama Cerqueira,
Tratado de Propriedade Industrial, Ed. Forense, 1952, vol. II, Tomo I, p. 65. Douglas Daniel
Domingues, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, 1980, p. 40. Paulina Ben Ami, Manual de Propriedade
Industrial, Promocet, 1983, p. 41 e seg.
15 Chavanne e Burst, Droit de la Proprit Industrielle, Dalloz, 1976, p. 37 e seg. Ed. J. Delmas, Droit et Pratique des
Brevets dInvention, p. C10-C16. Alain Casalonga, Brevets dInvention, Marques et Modles, LGDJ, 1970, p. 13 e
seg. Devant, Plasseraud, Gutmann, Jaquelin e Lemoine, Les Brevets dInvention, Dalloz, 1970., p. 60 e seg. Foyer e
Vivant, Le droit des brevets, PUF 1993, p. 165.
16 Devant, allii, p. 62. Note-se, porm, que em J.Delmas, Ed., p. C16, se admite, ainda que sem suporte jurisprudencial, a
combinao em que algum elemento seja novo. Devant, op. Cit. loc. cit., sobre tal questo, lembra que, nestes casos, o
inventor devait prciser dans le texte du brevet que celui-ci portait la fois sur le moyen nouveau et la combinaison
nouvelle.
30. A resposta parece ser simples: porque s nelas, onde existe um efeito prprio, intrnseco,
pode se vislumbrar uma inveno. Em outras palavras, s nas misturas de tipo composio
existe individualidade inventiva suficiente. Em misturas onde a novidade, a atividade
inventiva ou a utilidade industrial estejam nos componentes, a patente, se possvel, seria
dada a esses e no mistura.
31. Assim que dizem Burst e Chavanne (Droit de la Proprit Industrielle, 1976, p.. 28):
A simples reunio de dois produtos em um s, sem a cooperao de um com o outro para
formar um resultado de conjunto no forma produto novo.
43. A novidade vai ser vista na mistura, em si, e no em seus componentes. Isto quer dizer
que os componentes podem ser novos ou conhecidos; o que se vai ver a propriedade
adicional ou diferente, que h na mistura, e no h nos seus componentes somados.
44. Quando os componentes so conhecidos, alis, cabe o preceito do Art. 9, e), de que as
justaposies (termo a impropriamente utilizado) s so patenteveis se tiverem um
efeito tcnico novo ou diferente.
45. Quando algum, ou todos os componentes so novos, pareceria, primeira vista, que a
mistura seria nova. No o que ocorre, porm.
46. Em primeiro lugar isto no ocorre porque a inveno patentevel a resoluo de um
problema tcnico de uma forma que no esteja no estado da tcnica, ou dele no decorra
obviamente. Como se resolve o problema tcnico? Se pela ao dos componentes, ou da
soma deles, a inveno est nos componentes, e no na mistura. O que h de novo na
mistura no inveno patentevel.
47. Em segundo lugar, porque tambm vige quanto s invenes de misturas o princpio da
equivalncia dos fatores. Tal princpio teve sua definio mais precisa na deciso da
Suprema Corte dos Estados Unidos no caso Winam. V. Denmead, 56 US. (15 How) 330
(1853): copiar o princpio ou modo de operao descrito uma violao de patente,
embora tal cpia seja diversa em forma ou em proporo. Em outras palavras, o que se
patenteia a funo, e no os ingredientes.
48. A Suprema Corte havia j detalhado suas concluses nesta matria na deciso do caso
Graver Tam & Mfg. Co. v. Linde Air Prodcts. Co. 339 U. S. 605, (1950).
Equivalncia, do direito patentrio, no o prisioneiro de uma frmula e no um absoluto
que deva ser considerado no vcuo. No se exige identidade completa para todo propsito e
em todo caso. Ao determinar equivalentes, coisas que so iguais a mesma coisa podem no
ser iguais entre si e, da mesma maneira, coisas que so diferentes para a maior parte dos
objetivos, podem ser s vezes equivalentes. Tem-se que dar ateno ao propsito para o qual
cada ingrediente usado numa patente, s qualidades que tal ingrediente tem quando
combinado com outros ingredientes, e a funo que ele deve desempenhar.
49. Neste caso, chegou-se a concluso de que uma mistura contendo silicato de mangans
era equivalente a uma mistura contendo silicato de magnsio, apesar de magnsio e
mangans terem propriedades diversas, porque a funo desempenhada era a mesma luz
do estado-da-arte. (Rosemberg op. cit. p.. 17-38).
50. Vendar Haeghen, em seu Le Droit Intellectual, vol. l, no. 223, 1936 define o princpio da
equivalncia de fatores da seguinte forma:
Como regra, no h inveno privilegivel na substituio de um fator tcnico por outro,
quando desta substituio no resultar um efeito tcnico imprevisto.
51. Como se v, quer se faa a aplicao do princpio no que toca violao de patentes,
quer se o faa no que toca apurao de patenteabilidade, o que se vai levar em conta a
funo, ou, em outras palavras, a resoluo do problema tcnico especfico.
52. Ora, como no sistema brasileiro no se d patente aos produtos qumicos, a novidade
que decorre de um novo ingrediente de mistura s aproveitar patenteabilidade da mistura
quando nesta exera uma funo nova. Em outras palavras, o fato de o inseticida ser produto
novo no torna a mistura nova, para efeitos do direito patentrio, seno quando faz com que
a mistura resolva um problema diverso daquele resolvido pelo inseticida em si, e, alm
disso, quando faz com que esta resoluo seja nova.
53. Melhor explicando: se todos os inseticidas conhecidos do um efeito X ao serem
misturados com o solvente Y, e se um novo inseticida Z d um efeito X ao ser
misturado com todos os solventes conhecidos, mas ao ser misturado com o solvente Y d
um efeito X + 1, ento o efeito da mistura do solvente Y e do inseticida Z novo, e
no um simples resultado da equivalncia de fatores.
54. O teste a ser aplicado, assim, o seguinte: abstrada a novidade do novo ingrediente, h
novidade na mistura? Ou, posto de outra forma: deve tratar-se, para efeitos de anlise de
novidade, a mistura que tenha um ingrediente novo como se fora a mistura de ingredientes
conhecidos 18.
55. Uma outra forma ainda de expressar o mesmo teste : aplica-se, para apurar a novidade
de uma mistura que inclua ingrediente novo, os parmetros usualmente empregados para
determinar a existncia da atividade inventiva. Arriscando-nos a repetir em demasia,
enfatiza-se que se vai apurar tal novidade quanto mistura, e no quanto aos ingredientes.
19
Vejamos agora o caso em que o meio usado uma parcela da combinao: esta A+B+C, e
a fabricao de A. A no ser que A haja sido reivindicada isoladamente, no h
contrafao.
Se h, de outro lado, modificao interna da combinao - ao invs de A+B+C, utiliza-se
A+C+B - duas hipteses existem:
a) o efeito o mesmo; h contrafao.
b) no h contrafao, caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condies: se o efeito
diverso, se os elementos no foram reivindicados separadamente e se no se tratar de
simples variante neutra em face reivindicao.
Tais critrios apontam, mais uma vez, para a especificidade da combinao. nela, e no
em seus componentes, que se vai buscar o invento e, igualmente, a exclusividade.
Efeitos de uma patente de combinao e efeitos de combinao de uma patente
No se pode confundir o invento de combinao com o efeito de combinao de uma
patente, sendo esta relativa a invento unitrio ou de combinao. Como j se viu, a patente
de combinao presume um invento constante da juno de vrias solues tcnicas
conhecidas, resultando da conexo um efeito prprio, que deve ser novo, til e (se
inveno) dotado de atividade inventiva.
certo que, em princpio, os limites tcnicos do invento (a soluo tcnica descrita e
circunscrita pelas reivindicaes) correspondem ao efeito de exclusividade da patente.
Mas, quando se aplica os parmetros dos limites tcnicos da patente em conjuno com os
seus limites jurdicos, podem ocorrer situaes complexas e curiosas. Nada impede que
uma inveno unitria (por exemplo, um emissor-receptor de sinais com atuao sobre a
orientao de deslocamento de certos corpos no espao) implique numa atuao em
23 Burst e Chavanne, op.cit. p. 117.
pedido ou patente poder ser objeto de um Certificado de Adio de Inveno, desde que apresente o mesmo conceito
inventivo desta.