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Situacin problemtica 1
Luego de analizar detenidamente la Sentencia dictada por la Excma. Cmara Nacional Civil y Comercial Federal, sala 3 en
autos: "Gador S.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial" responda al siguiente cuestionario:
1.) Cuando un invento es patentable?
2.) Quien determina la viabilidad de una patente?
3.) Quines pueden formular observaciones a una solicitud de patente?
1) En primer lugar, invencin es toda creacin humana que permita transformar materia o energa
para su aprovechamiento por el hombre. Continuando, invento es patentable cuando cumple
son los 3 siguientes requisitos (art. 4 Ley 24481):
a) Novedoso, novedad: toda invencin que no est comprendida en el estado de la tcnica. Por
estado de la tcnica deber entenderse el conjunto de conocimientos tcnicos que se han hecho
pblicos antes de la fecha de presentacin de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, mediante una descripcin oral o escrita, por la explotacin o por cualquier otro medio
de difusin o informacin, en el pas o en el extranjero. La novedad es de carcter mundial y este
es un requisito cuyo cumplimiento se verifica de manera objetiva: la invencin es nueva o no lo
es.
b) Actividad inventiva: requiere que el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del
estado de la tcnica de manera evidente para una persona normalmente versada en la materia o
tcnica correspondiente. Este requisito tiene una apreciacin ms subjetiva. Para comprobar que
un invento posee actividad inventiva se debe analizar que ste, no sea obvio para una persona
normalmente versada en el campo tcnico de la invencin, a la luz de lo que ya es conocido
(estado del arte o de la tcnica) al tiempo de solicitar la patente. Esto quiere decir, que si la
invencin es una combinacin de elementos conocidos con resultado predecible, carecera de
actividad inventiva ya que el resultado final al que se llega, partiendo de lo conocido es elemental
para cualquier persona del oficio de nivel medio.
c) Susceptible de aplicacin industrial: consiste en que el objeto de la invencin sea un resultado
o un producto industrial, entendiendo al trmino industria como comprensivo de la agricultura, la
industria forestal, la ganadera, la pesca, la minera, las industrias de transformacin propiamente
dichas y los servicios. La aplicacin industrial, implica que el invento tenga una aplicacin
concreta. Por ende, se concibe como industria todo aquello susceptible de ser fabricado o
aplicado en serie o a escala industrial, en contraposicin a una obra de arte por ejemplo, que es
nica e irrepetible.
Si determinados resultados de investigacin no cumplen con estos requisitos, no sern
patentables. Para confirmar que la invencin cumple con esas exigencias, el Departamento de
Transferencia de Tecnologa, Patentes, Marcas y Derechos de Autor realiza un examen de
Situacin problemtica 2
Luego de analizar detenidamente la Sentencia dictada por la Excma. Cmara Nacional Federal y Contencioso Administrativa, Sala
Civil y Comercial n 1, en autos: "Labadie Laboratorio Argentino de Industria Electrnica S.A.C.I. c/ Puerta Visin
I.C.S.A." responda al siguiente cuestionario:
1.) En que oportunidad y a travs de que medio se puede solicitar la nulidad de una marca?
2.) Cul es el requisito exigido por la ley 22.362 para que una alocucin pueda ser registrada como marca?
3.) Explique -en cinco renglones-: porque no es marca, segn el fallo, "Puerta Visin"?
4.) Explique -en cinco renglones-: porque no corresponde anular una marca cuando, luego de estar registrada, pasa a
ser designativa del producto?
5.) Explique -en cinco renglones-: porque, los titulares de derechos de autor, se encuentran legitimados para
oponerse a solicitudes de registros marcarios, si se utilizan obras que le pertenecen?
1) Nulidad de una marca: Seala Llambas que "La nulidad (...) es una sancin legal que priva de
sus efectos propios a un acto jurdico, en virtud de una causa existente en el momento de la
celebracin". Por lo tanto, la declaracin judicial de nulidad de una marca extingue los derechos
existentes sobre la misma.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de nulidad, rige lo siguiente:
Oportunidad: las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Direccin
Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) das corridos de la
publicacin de dicha marca en el Boletn de Marcas y Patentes (artculo 13. Ley 22.362);
Medio: dichas oposiciones deben efectuarse por escrito, con el nombre y domicilio real del
oponente y los fundamentos de la oposicin, los que podran ser ampliados al contestarse
la demanda en sede judicial. Asimismo, debe constituirse un domicilio especial dentro de la
Capital Federal, que ser vlido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante
(artculo 14).
Al respecto, resulta conveniente desarrollar en qu casos las marcas registradas son nulas,
de acuerdo al artculo 24 de la Ley 22.362:
a) En contravencin a lo dispuesto en esta ley. As, constituyen vicios que afectan el signo: las
palabras que constituyen la designacin necesaria de un producto o servicio o que sea descriptiva de
su naturaleza o funcin, la forma natural del producto, su color intrnseco; carecen de capacidad
distintiva para constituir marcas y su registro ser nulo.
Tambin sern nulas las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza,
propiedades, calidad del producto o servicio; las contrarias a la moral y las buenas costumbres;
aquellas marcas que constituyan el nombre de una persona o su seudnimo y hayan sido registradas
sin autorizacin del titular o sus herederos hasta el cuarto grado.
Otro motivo importante para declarar una marca nula consiste en su identidad o similitud con otra
registrada con anterioridad, y que pueda provocar confusin. Bajo estas circunstancias no pueden
coexistir.
b) Por quien, al solicitar el registro, conoca o deba conocer que ellas pertenecan a un
tercero. Resulta necesario determinar el alcance de esta norma. Si una persona usa una marca y un
tercero luego la registra, este hecho no es de por s suficiente como para anular este registro
posterior al uso. Nuestra ley exige para que se produzca este efecto, que el solicitante conociera o
debiera conocer que esa marca perteneca a otra persona. Lo contrario implicara dejar de lado el
sistema atributivo caracterstico de nuestra legislacin, pues la marca en uso previo prevalecera
siempre sobre la registrada posteriormente.
Generalmente, esta norma se aplica en el caso de marcas registradas en el extranjero, donde gozan
de cierta notoriedad o prestigio, y una persona tratando de obtener ventaja de esta situacin la
registra en el pas.
Por ello, la norma requiere para declarar la nulidad de la marca que al momento de efectuar la
solicitud de registro, el solicitante haya conocido o deba conocer que ella perteneca a un tercero. Si
no existiera este requisito, cualquier marca idntica a otra registrada en otro pas sera pasible de ser
declarada nula, con la inseguridad jurdica que esto originara.
oposiciones contra otras marcas y la obtencin de dinero a travs del levantamiento de la oposicin.
Justamente, estos usos parasitarios de los signos marcarios son los que la ley desea erradicar.
Adems, resulta conveniente nombrar otros casos en los que procedera tambin la nulidad:
1)
2) Requisitos para que una locucin pueda ser registrada como marca:
En principio una locucin es, en gramtica, el grupo estable de dos o ms palabras que funciona
como una unidad lxica con significado propio, no derivado del literal de las palabras que lo forman.
Segn Casares, es una combinacin estable de dos o ms trminos, que funciona como
elemento oracional y cuyo sentido unitario, familiar a la comunidad lingstica, no se justifica,
sin ms, como una suma del significado normal de los componentes. Esto quiere decir que,
las locuciones son construcciones sintcticas usadas frecuentemente que presentan como principal
caracterstica que su significado no deriva del significado literal de las palabras que lo componen,
sino que se debe conocer el sentido general de la locucin. La existencia de las locuciones
demuestra que el significado tiene componentes no estrictamente literales.
Continuando, para el derecho de marcas argentino (art. 1, Ley 22.362) prcticamente TODO TIPO
DE SIGNO que sirva para la distincin de bienes y servicios puede ser considerado MARCA. En
relacin a ello, la ley especifica una lista que enumera de los signos permitidos, la que tiene un
carcter simplemente enunciativo. La marca es, entonces, el signo mediante el cual un determinado
producto o servicio es conocido y acreditado ante el pblico, signo que es empleado para distinguir
productos y servicios.
Ahora bien, ese SIGNO slo podr ser registrado como marca cuando posea CAPACIDAD
DISTINTIVA. Esto significa que dicho signo tiene que tener: 1) una capacidad identificatoria abstracta
e intrnseca (art. 1, ley 22.362) y 2) debe distinguirse de otros signos que correspondan a otros
derechos (art. 3, inc. a y b, ley 22.362). La funcin distintiva de la marca constituye la esencia de
este signo y se manifiesta en el derecho de exclusividad que tiene el titular sobre ella. Las normas
del derecho marcario intervendrn justamente cuando alguien utiliza una marca sin autorizacin del
titular, pues este empleo implica la violacin de su funcin identificatoria, la cual est siendo aplicada
sin el consentimiento de su propietario. Por lo tanto, para que una locucin pueda ser registrada
como marca, deber atender a este requisito.
Asimismo, dicha locucin no deber corresponder con las denominaciones usuales o
necesarias con las que se identifica al producto o servicio, adems quedan excluidas las
denominaciones descriptivas por falta de novedad (art. 2, inc. a, ley 22.362) y los trminos o
locuciones que hubieran pasado al uso general.
No obstante, la Jurisprudencia ha aceptado locuciones que slo expresaban una deformacin
artificial respecto de la denominacin genrica o del trmino descriptivo, por ejemplo signos tales
como: Alcoluz, para alcohol, Neogom para goma, etc.
Para cerrar, cabe mencionar que dicha alocucin no deber ser un signo contrario al orden
pblico. Ello implica una prohibicin para los signos que deben usar la Nacin, las provincias, los
Municipios, las instituciones religiosas y similares, y por otro lado, queda prohibido que sea contrario
a la moral y a las buenas costumbres. Adems, dicha locucin no deber inducir a error (art. 3
inc.d, ley 22.362).
Segn el fallo Puerta Visin, la designacin habitual del producto o servicio que a distinguir
no es marca y en consecuencia no es registrable. As, el nombre de un producto en calidad de
tal, no puede convertirse en su marca. Al respecto, el suizo Charles Chenevard, al referirse al
principio de la originalidad, seala lo siguiente: "La denominacin debe ser ante todo arbitraria. Ella,
no debe, por consiguiente contener la designacin genrica o descriptiva del objeto, ni indicar
sus cualidades o su destino; en una palabra es preciso que la impresin que ella evoca no tenga
ninguna relacin con la naturaleza de la mercanca a la cual est destinada, atendiendo de que nadie
tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades..."
En virtud de lo expuesto, el art. 2 de la Ley N 22.362 establece que "No se consideran marcas y
no son registrables: a) los nombres, palabras y signos que constituyan la designacin
necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o sean descriptivos de su naturaleza,
funcin, cualidades u otras caractersticas". De esta manera, no podra utilizarse, por ejemplo, la
palabra "caramelo" para distinguir "caramelos" ni "dulce" para identificar miel.
En definitiva, por lo expuesto toda palabra que se entienda o se reconozca por el pblico en general,
o por aquellas personas que se desempean en ciertos mbitos especializados, segn sea el
carcter ms tcnico de ella como el nombre o designacin de un producto o servicio, NO ES
MARCA.
luego ha pasado a tener un segundo significado como ha ocurrido por su difusin con la marca
Nylon, por ejemplo. Pero la marca registrada no pierde su condicin de tal ni puede ser anulada
si despus comienza a utilizarse de esa forma De esta forma, resultan inconfundibles la marca
y el nombre confrontados.
Para concluir, la marca registrada se presenta como un derecho adquirido del titular, el cual desde la
inscripcin, la incorpora como bien inmaterial a su patrimonio. Como resultado, nicamente en casos
excepcionales proceder la nulidad.
Situacin problemtica 3
Luego de analizar detenidamente la Sentencia dictada por la Excma. Cmara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala 1 en autos:
"Zicavo e Hijos S.A. y otros c. Trevani, Ricardo E." responda al siguiente cuestionario:
En lenguaje corriente, suele entenderse por modelo o diseo industrial el conjunto de la forma y la
funcin de un producto. Sin embargo, desde la perspectiva de la legislacin en materia de
propiedad industrial, se entiende que un modelo o diseo industrial comprende nicamente los
2.- Dibujos: para la presentacin de los dibujos de Modelos o Diseos Industriales, debern cumplir
con los requisitos establecidos en el Decreto reglamentario 5682/65, la Disposicin 21/74 y
recomendaciones.
3.- Descripcin sucinta de los elementos de composicin del Modelo o Diseo, conducente a
completar la ilustracin de los dibujos, en original y 3 copias. Descripciones: para la presentacin de
las descripciones relativas a Modelos o Diseos Industriales, debern cumplir con los requisitos
establecidos en el Decreto Reglamentario 5682/65, la Disposicin 21/74 y recomendaciones.
4.- Un clis que reproduzca cada lmina de los dibujos presentados y 10 ejemplares del facsmil de
los mismos.
Cabe aclarar, que la Direccin de Modelos y Diseos Industriales se LIMITA A VERIFICAR LOS
REQUISITOS FORMALES, y no si existen modelos o diseos industriales registrados con
anterioridad que guarden identidad o similitud con el que pretende registrarse. Luego de registrado,
se publicita como el propietario, titular y bajo declaracin jurada de ser el autor de ese modelo
o diseo industrial. Toda controversia que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.