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CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

Conste por el presente documento el contrato de licencia de marca, que celebran de una
parte AAA, identificada con R.U.C. N.........................., inscrita en la partida
electrnica N....... del Registro de Personas Jurdicas de ...., con domicilio
en ................................ ....................................., debidamente representada por su
gerente general don ...................................., identificado con D.N.I. N.......................,
con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrnica, a quien en lo
sucesivo se denominar LA LICENCIANTE; y, de otra parte, BBB, identificada con
R.U.C. N...................., inscrita en la partida electrnica N .......... del Registro de
Personas Jurdicas de ......, con domicilio en .....................................................,
debidamente representada por su gerente general don .....................................,
identificado con D.N.I. N ...................................., con poderes inscritos en el
asiento ....... de la referida partida electrnica, a quien en lo sucesivo se denominar LA
LICENCIATARIA, en los trminos contenidos en las clusulas siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- LA LICENCIANTE tiene la titularidad exclusiva de todos
los derechos industriales sobre la marca de servicio .................... correspondiente a las
clases 41 y 38 de la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios de Niza, la
cual se encuentra inscrita en el Tomo .........., Folio........, Certificado.......... del Registro
de Propiedad Industrial del INDECOPI.
CLUSULA SEGUNDA.- LA LICENCIATARIA es una persona jurdica de derecho
privado, cuyo objeto social es la comercializacin de ..............., interesada en utilizar la
marca de LA LICENCIANTE.
OBJETO DEL CONTRATO
CLUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, y en aplicacin del artculo 166(1)
de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo N 823), LA LICENCIANTE
autoriza a LA LICENCIATARIA a utilizar la marca de servicio ............. para marcar
sus productos correspondientes a la Clase 38 de la Nomenclatura Internacional de Niza,
inscrita en el Tomo.........., Folio............., Certificado............. del Registro Marcario de
Indecopi.
En contraprestacin(2), LA LICENCIATARIA pagar a LA LICENCIANTE una regala
ascendente a US $ ........................ (.................... Dlares Americanos).
PLAZO Y EJECUCIN DEL CONTRATO
CLUSULA CUARTA.- El presente contrato se mantendr vigente por el plazo de ....
aos, contado a partir de la suscripcin del documento, pudiendo renovarse a su
vencimiento, si as lo acuerdan las partes contratantes.
CARACTERES DEL CONTRATO

CLUSULA QUINTA.- El pago de la regala sealado en la clusula tercera deber


efectuarse el ltimo da hbil de cada mes y en dlares americanos o, en su defecto, en
moneda nacional al tipo de cambio diario.
CLUSULA SEXTA.- LA LICENCIATARIA no podr sublicenciar ni ceder los
derechos adquiridos en virtud del presente contrato ni transferirlos bajo ninguna forma,
salvo que cuente con autorizacin expresa de LA LICENCIANTE.
CLUSULA STIMA.- LA LICENCIATARIA reconoce que la titularidad de los
derechos marcarios le pertenece a LA LICENCIANTE, por lo tanto, no podr
registrarlos a su nombre ni promover cualquier accin tendente a anular o cancelar su
registro.
OBLIGACIONES DE LA LICENCIANTE
CLUSULA OCTAVA.- LA LICENCIANTE se obliga a realizar todos los actos y a
suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar e inscribir en el
Registro de Propiedad Industrial(3) del INDECOPI, la licencia de la marca de servicio
materia de este contrato.
CLUSULA NOVENA.- LA LICENCIANTE otorga bajo licencia su marca de servicio
............. a EL LICENCIATARIO, limitando su explotacin al territorio que abarca la
Repblica del Per.
CLUSULA DCIMA.- LA LICENCIANTE podr licenciar su marca a otras
empresas, incluso dentro del territorio asignado a LA LICENCIATARIA.
OBLIGACIONES DE LA LICENCIATARIA
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- LA LICENCIATARIA se obliga a pagar en la
forma convenida en la clusula quinta, la regala pactada.
CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- LA LICENCIATARIA se obliga a explotar los
derechos de propiedad industrial inherentes a la marca de servicio materia de este
contrato, en armona con su objeto social y observando las disposiciones contenidas en
la Ley de Propiedad Industrial vigente. Asimismo, deber ejercer las acciones
correspondientes para evitar que terceros exploten indebidamente los derechos
industriales licenciados.
CLAUSULA DCIMO TERCERA.- LA LICENCIATARIA se obliga a utilizar la marca
de LA LICENCIANTE en forma exclusiva y dentro del territorio asignado en la
clusula novena, dado que en virtud del artculo 172 de la Ley de Propiedad Industrial,
la no utilizacin de la marca sin motivo justificado acarrear la cancelacin del registro.
PUBLICIDAD Y PROMOCIN
CLUSULA DCIMO CUARTA.- LA LICENCIATARIA se obliga a cumplir las
directivas y otras disposiciones de LA LICENCIANTE en materia de publicidad.
OBLIGACIONES AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO

CLUSULA DCIMO QUINTA.- LA LICENCIATARIA dejar de utilizar la marca y


otros signos distintivos a los que tuvo acceso en virtud de la licencia, en el momento
que venza el plazo de vigencia establecido en la clusula cuarta.
CLUSULA DCIMO SEXTA.- LA LICENCIATARIA devolver todo el material
publicitario como anuncios, letreros y decoraciones a EL LICENCIANTE, tanto
interiores como exteriores, as como todo el material promocional y similares, a los
quince das siguientes al vencimiento del contrato.
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
CLUSULA DCIMO STIMA.- LA LICENCIANTE declara que la marca de
servicio en licencia se encuentra libre de todo gravamen, carga, derecho real de garanta,
medida judicial o extrajudicial y, en general, de todo acto o circunstancia que impida,
prive o limite la libre disponibilidad, y/o la titularidad y explotacin de los derechos
inherentes a aqulla; no obstante, se obliga al saneamiento de ley.
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA DCIMO OCTAVA.- El incumplimiento de la obligacin asumida por LA
LICENCIATARIA en las clusulas tercera, sexta y novena, constituir causal de
resolucin del presente contrato, al amparo del artculo 1430 del Cdigo Civil. En
consecuencia, la resolucin se producir de pleno derecho cuando LA LICENCIANTE
comunique, por carta notarial, a LA LICENCIATARIA que quiere valerse de esta
clusula.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA DCIMO NOVENA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por el Decreto Legislativo N 823 y dems
del sistema jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA VIGSIMA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al
presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes,
quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a
los. das del mes de ...... del 20...

LA LICENCIATARIA

EL LICENCIANTE

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES


(1)
El art. 166 de la Ley de Propiedad Industrial, D.Leg. N 823 del 24/04/96,
prescribe que la marca podr ser objeto de licencias para la totalidad o parte de los
productos o servicios para los cuales se registr.
(2)
La contraprestacin por la licencia de marca puede ser un porcentaje de las
ventas de los productos marcados o un monto fijo convenido por las partes.
(3)
El art. 168 del D.Leg. N 823, prescribe que para la inscripcin de las licencias,
transferencias y dems actos que modifiquen el registro de una marca, se aplicar el
procedimiento dispuesto en el art. 142 de la presente Ley, es decir, una vez solicitado
el registro de la marca, la oficina competente notificar al solicitante para que en el
plazo de 30 das subsane los defectos de forma que pudiera presentar su solicitud. De no
ocurrir as, la solicitud ser rechazada.

CONTRATO DE CESIN DE DERECHOS MARCARIOS EXPECTATICIOS


Conste por el presente documento el contrato de cesin de derechos expectaticios, que
celebran de una parte AAA, identificada con R.U.C. N............................, inscrita en la
partida electrnica N ....... del Registro de Personas Jurdicas de ....., con domicilio
en ...................................., debidamente representada por su gerente general
don ...................................., identificado con D.N.I. N ....................................., con
poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrnica, a quien en lo
sucesivo se denominar EL CEDENTE; y, de otra parte, BBB, identificada con R.U.C.
N ........................., inscrita en la partida electrnica N ........ del Registro de Personas
Jurdicas de ....., con domicilio en ................................., debidamente representada por
su gerente general don ..................................., identificado con D.N.I.
N ..........................................., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida
partida electrnica, a quien en adelante se denominar EL CESIONARIO, en los
trminos contenidos en las clusulas siguientes.

ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- EL CEDENTE es una persona jurdica de derecho privado,
cuyo objeto social principal es dedicarse a.......................
CLUSULA SEGUNDA.- EL CEDENTE ha presentado ante la Oficina de Signos
Distintivos del INDECOPI las solicitudes signadas con los nmeros ...........y ...........
para el registro de las marcas .............. en las clases.........y........... de la Nomenclatura
Oficial y ................, para la clase .........., las mismas que se encuentran en trmite.
CLUSULA TERCERA.- Por el presente acto se deja constancia que la titularidad
sobre el ntegro de la creacin intelectual, incluyendo la expresin fontica como la
expresin grfica de las referidas marcas, corresponde en forma total y excluyente a EL
CEDENTE.
OBJETO DEL CONTRATO
CLUSULA CUARTA.- En virtud del presente contrato, EL CEDENTE transfiere a
favor de EL CESIONARIO todos los derechos expectaticios derivados de los
procedimientos de registro de las marcas ............... y ................ que ha iniciado
conforme lo manifestado en la clusula segunda de este documento. En
contraprestacin, EL CESIONARIO se obliga a pagar a EL CEDENTE la cantidad de
US $................... (............... Dlares Americanos), a la firma del contrato.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLUSULA QUINTA.- EL CEDENTE se obliga a realizar todos los actos y a suscribir
todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de los
derechos expectaticios a que se contrae la clusula cuarta a favor de EL CESIONARIO,
incluida la comunicacin que a tal efecto deber cursar a la Oficina de Signos
Distintivos del INDECOPI.
CLUSULA SEXTA.- EL CESIONARIO pagar a EL CEDENTE el importe pactado
en la forma sealada en la clusula cuarta.
EXENCIN DE RESPONSABILIDAD
CLUSULA STIMA.- Queda convenido que la obligacin de EL CEDENTE se agota
en la transmisin de los derechos expectaticios, no asumiendo ninguna responsabilidad
por la procedencia o improcedencia de la inscripcin en el registro marcario de
Indecopi.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA OCTAVA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato,
ambas se someten a lo establecido por el Decreto Legislativo 823 y dems del sistema
jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL

CLUSULA NOVENA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al presente


contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres
expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo
presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a
los. Das del mes de.. del 20...

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

CONTRATO DE CESIN DE MARCA


Conste por el presente documento el contrato de cesin de marca, que celebran de una
parte AAA, identificado con R.U.C. N ......................., inscrito en la partida electrnica
N..... del Registro de Personas Jurdicas de ....., con domicilio
en ..............................................., debidamente representado por su gerente general
don ..................................., identificado con D.N.I. N............................., con poderes
inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrnica, a quien en lo sucesivo se
denominar EL CEDENTE; y, de otra parte, BBB, identificado con R.U.C.
N ................................, inscrito en la partida electrnica N ........ del Registro de
Personas Jurdicas de ...., con domicilio en ......................................................,
debidamente representado por su gerente general don ............................................,
identificado con D.N.I. N ................................................., con poderes inscritos en el
asiento ....... de la referida partida electrnica, a quien en lo sucesivo se denominar EL
CESIONARIO, en los trminos contenidos en las clusulas siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- EL CEDENTE es una persona jurdica de derecho privado,
constituida bajo el rgimen de la sociedad annima, cuyo objeto principal es la edicin,
publicacin, distribucin y comercializacin de libros jurdicos.

CLUSULA SEGUNDA.- En el marco del desarrollo de su objeto social principal EL


CEDENTE ha creado y registrado la marca de producto .................., constituyndose
en titular de los derechos industriales que de ella derivan. La marca de producto
.................. corresponde a la Clase ......... de la Clasificacin Internacional de
Productos y Servicios de Niza, y se halla inscrita en Indecopi en el Tomo ........
Folio......... del Registro de Propiedad Industrial. Como ha sido registrada con fecha.......
de......... de........., su vigencia se extiende hasta el......... de........ de............
CLUSULA TERCERA.- EL CESIONARIO es una persona jurdica de derecho
privado, constituida bajo el rgimen de la sociedad annima, dedicada a la importacin
de libros de Derecho y a la publicacin de trabajos de investigacin sobre temas
jurdicos; interesado en utilizar la marca de producto ........... y disfrutar de los
derechos industriales inherentes a ella por un determinado perodo de tiempo.
OBJETO DEL CONTRATO
CLUSULA CUARTA.- Por el presente contrato, EL CEDENTE se obliga a ceder a EL
CESIONARIO la titularidad de todos los derechos que actualmente tiene sobre la marca
sealada en la clusula segunda. A su vez, EL CESIONARIO pagar a EL CEDENTE la
cantidad de US $ ............. (..................... Dlares Americanos), de la siguiente manera:
%........... en forma ntegra y al contado, en la fecha de la firma de este documento.
%........... al trmino del primer ao de vigencia de este contrato e inicios del segundo
ao, es decir, el da ........ del mes ........
DURACIN DEL CONTRATO
CLUSULA QUINTA.- El plazo de vigencia del presente contrato ser de dos aos,
vencido ste las partes podrn pactar su renovacin , de lo contrario cesarn los efectos
de este acto.
CARACTERES DEL CONTRATO
CLUSULA SEXTA.- La marca de producto ............... que en virtud de este contrato
se ha cedido a EL CESIONARIO y los derechos a ella inherentes, slo podrn ser
explotados en el territorio de la Repblica del Per.
CLUSULA STIMA.- La marca de producto ..............., materia de cesin
solamente podr utilizarse tal como fueron registradas por EL CEDENTE, no pudiendo
EL CESIONARIO introducir variaciones o modificaciones a la marca registrada o
utilizarla en forma diferente a la que se halla registrada(1).
CLUSULA OCTAVA.- EL CEDENTE faculta a EL CESIONARIO a licenciar el uso
de la marca de producto .......... a terceros.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLUSULA NOVENA.- EL CEDENTE se obliga a realizar todos los actos y a
suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la cesin de los

derechos sobre la marca a que se contrae la clusula cuarta, a favor de EL


CESIONARIO, hasta que se verifique la inscripcin de la misma en el Registro de
Propiedad Industrial del INDECOPI.
CLUSULA DCIMA.- EL CESIONARIO se obliga a pagar el importe pactado en la
oportunidad sealada en la clusula cuarta, ltimo prrafo.
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- EL CEDENTE declara que la marca de producto
.............. se encuentra, al momento de celebrarse este contrato, libre de toda carga,
gravamen, derecho real de garanta, medida judicial o extrajudicial y en general, de todo
acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad, y/o la titularidad y
explotacin de los derechos industriales sobre aqulla. No obstante, EL CEDENTE se
obliga al saneamiento de ley que comprender todos los conceptos previstos en el
artculo 1495 del Cdigo Civil.
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de la obligacin asumida por
EL CESIONARIO en la clusula cuarta, constituir causal de resolucin del presente
contrato, al amparo del artculo 1430 del Cdigo Civil. En consecuencia, la resolucin
se producir de pleno derecho cuando EL CEDENTE comunique, por carta notarial, a
EL CESIONARIO que quiere valerse de esta clusula.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA DCIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por el Decreto Legislativo N 823 y dems
del sistema jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA DCIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno
al presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes,
quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a
los. das del mes de.. del 20...

EL CEDENTE

EL CESIONARIO

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES


(1)
El art. 163 de la Ley de Propiedad Industrial D.Leg. N 823 del 24/04/96,
prescribe que las marcas deben utilizarse tal cual fueron registradas. Slo se admitirn
variaciones en el uso de la marca en forma diferente a la forma en que ha sido
registrada, mediante modificacin o alteracin de elementos secundarios que no alteren
el carcter distintivo de la marca.

CONTRATO DE USUFRUCTO DE MARCA


Conste por el presente documento el contrato de usufructo de marca, que celebran de
una parte don AAA, identificado con D.N.I. N ......................................, de estado civil
soltero y con domicilio en ............................................, a quien en lo sucesivo se
denominar EL USUFRUCTUANTE; y, de otra parte, don BBB, identificado con
D.N.I. N..............................., de estado civil soltero y con domicilio
en ................................................, a quien en lo sucesivo se denominar EL
USUFRUCTUARIO; en los trminos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- EL USUFRUCTUANTE es una persona natural que goza de
la titularidad exclusiva de los derechos industriales sobre la marca de producto
...................., correspondiente a la Clase ........ de la Clasificacin Internacional de
Productos y Servicios de Niza, inscrita en el tomo ......... Folio............
Certificado............. del Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI.
CLUSULA SEGUNDA.- EL USUFRUCTUARIO es una persona natural cuyo inters
se centra en la explotacin de la marca de producto ............ de EL
USUFRUCTUANTE en el marco de desarrollo de sus actividades comerciales.
OBJETO DEL CONTRATO
CLUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL USUFRUCTUANTE cede, a
ttulo de usufructo, el uso y disfrute de los derechos sobre la marca de producto descrita

en la clusula segunda a favor de EL USUFRUCTUARIO, a fin de que sta explote


temporalmente la misma, dentro del plazo y lmites impuestos por la ley y por el
presente contrato.
GRATUIDAD DEL CONTRATO
CLUSULA CUARTA.contrato de usufructo
USUFRUCTUARIO no
USUFRUCTUANTE por
contrato.

Las partes dejan expresa constancia de que el presente


se celebra a ttulo gratuito, en consecuencia EL
est obligado a pagar contraprestacin alguna a EL
el uso y disfrute temporal de la marca, materia de este

EJECUCIN Y PLAZO DEL CONTRATO


CLUSULA QUINTA.- El plazo de vigencia del presente contrato ser de ...... aos,
contados a partir de la fecha de suscripcin del mismo, pudiendo prorrogarse a su
vencimiento.
CARACTERSTICAS DEL CONTRATO
CLUSULA SEXTA.- El presente contrato slo concede los derechos, en forma
temporal, de uso y disfrute sobre la marca de producto .........., pero de ninguna
manera otorga la propiedad o titularidad sobre la misma. En este sentido, EL
USUFRUCTUARIO no podr transferir, hipotecar, prendar la marca ni ser objeto de
medida cautelar alguna as como tampoco podr realizar cualquier otro acto de
disposicin a ttulo de propietario sobre la marca descrita en la clusula segunda.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLUSULA STIMA.- EL USUFRUCTUANTE se obliga a no usar ni explotar de
ninguna forma, directa o indirectamente, la marca de producto materia del presente
contrato, entendindose que el uso y disfrute de la misma se otorga en exclusividad a
EL USUFRUCTUARIO.
CLUSULA OCTAVA.- EL USUFRUCTUARIO queda facultado, en virtud del
presente contrato, a usar y disfrutar del derecho concedido en usufructo, en la forma que
crea ms conveniente a sus intereses, pudiendo a su turno licenciar el uso de la marca a
favor de otras personas naturales o jurdicas, con el nico requisito de dar a conocer la
identidad del titular de la misma en los eventuales actos o contratos que celebre con
terceros.
CLUSULA NOVENA.- EL USUFRUCTUARIO no podr bajo ningn motivo alterar
la denominacin fontica ni la expresin grfica de la marca que recibe en usufructo, ni
tampoco podr utilizarla o explotarla con caractersticas distintas a aquellas con las
cuales ha sido inscrita en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI. En caso
contrario, EL USUFRUCTUANTE podr oponerse a dicho uso o explotacin, sin
perjuicio del derecho a resolver el contrato.
CLUSULA DCIMA.- EL USUFRUCTUARIO queda prohibido de ceder o transferir
bajo cualquier ttulo el presente usufructo, los derechos de uso y disfrute que se le

otorgan o su posicin contractual en el presente contrato, salvo que cuente con la


autorizacin expresa y por escrito de EL USUFRUCTUANTE.
OBLIGACIONES DE SANEAMIENTO
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- EL USUFRUCTUANTE declara que la marca de
producto descrita en la clusula segunda se encuentra, al momento de celebrarse este
contrato, libre de toda carga, gravamen, derecho real de garanta, medida judicial o
extrajudicial y en general de todo acto o circunstancia que impida, prive o limite la libre
disponibilidad, y/o la titularidad y explotacin de los derechos industriales sobre
aqulla; no obstante, se obliga al saneamiento de ley.
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de la obligacin asumida por
EL USUFRUCTUARIO en las clusulas stima y dcimo primera, constituir causal de
resolucin del presente contrato, al amparo del artculo 1430 del Cdigo Civil. En
consecuencia, la resolucin se producir de pleno derecho cuando EL
USUFRUCTUANTE comunique, por carta notarial, a EL USUFRUCTUARIO que
quiere valerse de esta clusula.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA DCIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por el Cdigo Civil, el Decreto Legislativo
N 823 y dems del sistema jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA DCIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno
al presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes,
quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a
los. das del mes de ...... del 20...
EL USUFRUCTUANTE

EL USUFRUCTUARIO

ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA


Conste por el presente documento el acuerdo de coexistencia marcaria, que celebran de
una parte AAA, identificada con R.U.C. N............................, inscrita en la partida
electrnica N....... del Registro de Personas Jurdicas de ...., con domicilio en ................
..............................,
debidamente
representada
por
su
gerente
general
don ..........................................., identificado con D.N.I. N ....................................., con
poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrnica, a quien en lo
sucesivo se denominar LA EMPRESA A; y, de otra parte, BBB, identificada con
R.U.C. N................................., inscrita en la partida electrnica N .... del Registro de
Personas Jurdicas de .....,
con domicilio en ..................................................,
debidamente representada por su gerente general don ......................................,
identificado con D.N.I. N ......................................................., con poderes inscritos en
el asiento ........ de la referida partida electrnica, a quien en lo sucesivo se denominar
LA EMPRESA B, en los trminos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- LA EMPRESA A es una persona jurdica de derecho privado,
constituida bajo el rgimen de la sociedad annima, cuyo objeto social principal es la
edicin y comercializacin de textos e insumos editoriales de naturaleza contable y
econmica.
CLUSULA SEGUNDA.- LA EMPRESA B es una persona jurdica de derecho
privado constituida bajo el rgimen de la sociedad annima, cuya actividad principal es
la edicin, publicacin, comercializacin, y distribucin de libros jurdicos.
CLUSULA TERCERA.- LA EMPRESA A registr con fecha............ la marca de
servicio ........ para distinguir la edicin de textos y revistas (Clase 41) inscrita el ....,
en el Tomo 28, Folio 43 del Registro, as como el registro de la marca de producto
YYYY para distinguir productos de imprenta, etc. (Clase 16) inscrita el ......... en el
Tomo 101, Folio 128 del mismo Registro.
CLUSULA CUARTA.- Actualmente LA EMPRESA B, viene tramitando el
Expediente N.............. (INDECOPI) que contiene la solicitud para el registro de la
marca de servicio YYVV, en la clase 41, la cual distingue la edicin de textos y
revistas.
CLUSULA QUINTA.- Como se desprende de las clusulas anteriores, las partes
realizan actividades comerciales similares siendo conveniente para ambas identificarse
con los signos distintivos parecidos, sin que ello importe la salida del mercado de
alguna de ellas. Para ello, las partes convienen en respetar todas las obligaciones que
emerjan del presente acuerdo.

OBJETO DEL ACUERDO


CLUSULA SEXTA.- En virtud del presente acuerdo, y aun cuando LA EMPRESA A
no ha presentado oposicin alguna al registro de la marca solicitado por LA EMPRESA
B , las partes celebran el presente acuerdo de coexistencia marcaria con el contenido y
efectos que se describen en este documento, al amparo del artculo 158(1) del Decreto
Legislativo N 823, Ley de Propiedad Industrial.
CLUSULA STIMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA A no se opondr al
registro de la marca de servicio YYVV solicitado por LA EMPRESA B en el
Expediente N.............. (INDECOPI) y tampoco impugnar o solicitar la nulidad de la
inscripcin registral correspondiente una vez efectuada sta.
A su vez, LA EMPRESA B se obliga a no cuestionar, impugnar o solicitar la nulidad del
registro obtenido a favor de LA EMPRESA A, respecto de las marcas de servicio (Clase
41) y de producto (Clase 16) constituidas por la denominacin YYYY, que corren
inscritas en el Tomo 28, Folio 43 y en el Tomo 101, Folio 128 del Registro,
respectivamente.
Como consecuencia de lo expresado en los prrafos precedentes, ambas partes acuerdan
y se comprometen a preservar la COEXISTENCIA de los signos distintivos descritos
anteriormente.
PLAZO Y VIGENCIA DEL ACUERDO
CLUSULA OCTAVA.- Las partes convienen en que el presente acuerdo rige en forma
re-troactiva; en consecuencia, regula la coexistencia de los signos distintivos protegidos
de ambas partes, desde que se produjo el uso simultneo de los mismos. Por lo tanto,
quedan convalidados todos los actos y usos que en relacin a los referidos signos
distintivos las partes hubieren celebrado o ejercido.
CLUSULA NOVENA.- Asimismo, queda convenido que la vigencia del presente
acuerdo se extender por el mismo plazo en que se encuentren vigentes
simultneamente las inscripciones de los signos distintivos registrados por ambas
partes(2).
Este acuerdo de coexistencia se entender renovado en caso se renueven tambin los
registros de los signos distintivos que aqu se mencionan, y mientras contine la
vigencia simultnea de los signos protegidos por ambas empresas(3).
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CLUSULA DCIMA.- La obligacin principal de las partes consiste en prestaciones
de no hacer a cargo de ambas, de acuerdo con lo convenido en la clusula sexta de este
documento; es decir, en cuanto a la no impugnacin del registro de los signos distintivos
descritos, as como preservar la coexistencia de los referidos signos distintivos.
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- Asimismo, y pese al acuerdo de coexistencia de
los signos distintivos mencionados, las partes convienen en no explotar indebidamente
los mismos, ni ejercer actos de competencia desleal una respecto de otra.

CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- Las partes se comprometen a ejercer las acciones


legales pertinentes en caso de que terceros violen el derecho de ambas sobre los signos
distintivos a que se refiere este documento. En este caso, cualquiera de las partes podr
iniciar las acciones legales, pero estar obligada a comunicarlo a la otra, si sta no tiene
conocimiento de la violacin, a fin de que adopte las medidas que estime convenientes.
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA DCIMO TERCERA.- El incumplimiento de la obligacin asumida por
ambas partes en las clusula dcima, constituir causal de resolucin del presente
contrato, al amparo del artculo 1430 del Cdigo Civil. En consecuencia, la resolucin
se producir de pleno derecho cuando una de las partes comunique, por carta notarial, a
la otra que quiere valerse de esta clusula.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA DCIMO CUARTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por el Decreto Legislativo N 823 y dems
del sistema jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA DCIMO QUINTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno
al presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes,
quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a
los. das del mes de .. del 20...

LA EMPRESA A

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES

LA EMPRESA B

(1)
El art. 158 de la Ley de Propiedad Industrial del D.Leg. N 823 del 24/04/96,
seala que las partes en un procedimiento podrn acordar la coexistencia de signos
idnticos o semejantes siempre que, en opinin de la oficina competente, la coexistencia
no afecte el inters general de los consumidores.
(2)
El art. 153 de la Ley de Propiedad Industrial del D.Leg. N 823 del 24/04/96,
prescribe que el registro de una marca tendr una duracin de diez aos contados a
partir de la fecha de su concesin y podr renovarse por perodos sucesivos de diez
aos.
(3)
El art. 154 del D.Leg. N 823 seala que la renovacin de una marca deber
solicitarse ante la oficina competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiracin
del registro. No obstante, el titular de la marca gozar de un plazo de gracia de seis
meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su
renovacin acompaando los comprobantes de pago respectivos. Durante el plazo
referido, el registro de marca o la solicitud en trmite, mantendrn su plena vigencia. La
renovacin no exigir la prueba de uso de la marca y se otorgar de manera automtica,
en los mismos trminos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin
embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los
productos o servicios amparados por dicha marca.

CONTRATO DE LICENCIA DE SECRETO INDUSTRIAL


Conste por el presente documento el contrato de licencia de secreto industrial(1) que
celebran de una parte, AAA, identificada con R.U.C. N ..........., inscrita en la partida
electrnica N ........ del Registro de Personas Jurdicas de ......, con domicilio
en ......................, debidamente representada por su gerente general don ......,
identificado con D.N.I. N ......., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida
partida electrnica, a quien en lo sucesivo se denominar EL LICENCIANTE; y, de otra
parte, BBB, identificada con R.U.C. N ......, inscrita en la partida electrnica N ..... del
Registro de Personas Jurdicas de ........, con domicilio en ....................., debidamente
representada por su gerente general don ....................., identificado con D.N.I.
N..............., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrnica, a
quien en lo sucesivo se denominar EL LICENCIATARIO; en los trminos contenidos
en las clusulas siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- EL LICENCIANTE es una persona jurdica de derecho
privado constituido bajo el rgimen societario de la sociedad annima, cuyo objeto
social es la fabricacin de sistemas computarizados de escritura digital conformados por

monitores interactivos provistos de sensores pticos y por un lapicero electrnico, los


cuales al ser utilizados en conjunto permiten introducir informacin a la computadora
escribiendo directamente sobre el monitor.
Dichos avances tecnolgicos han permitido la especializacin en la produccin de
sistemas computarizados de escritura digital; razn por la cual, actualmente es la nica
empresa que proporciona dichos equipos en el mercado(2).
CLUSULA SEGUNDA.- EL LICENCIATARIO es una empresa constituida bajo el
rgimen de la sociedad annima, cuyo objeto social es la fabricacin de computadoras;
domiciliada en el territorio de la Repblica, que gozar a partir de la firma de este
contrato de la autorizacin de EL LICENCIANTE para utilizar y aplicar en la
fabricacin de computadoras, la tecnologa industrial por ste desarrollada; actividad
que deber realizarse slo en el territorio que comprende la ciudad de Lima en la
Repblica de Per(3).
OBJETO DEL CONTRATO
CLUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, EL LICENCIANTE otorga a EL
LICENCIATARIO la autorizacin para la utilizacin y aplicacin de las tcnicas y
procedimientos de fabricacin de sistemas de escritura digital para computadoras.
El LICENCIANTE aclara que la tecnologa que ser materia de licencia es de
naturaleza eminentemente industrial y que al no haber sido de inters de su titular el
patentarla, deber seguir mantenindose en secreto(4).
CLUSULA CUARTA.- En contraprestacin, EL LICENCIATARIO se obliga a
pagarle a EL LICENCIANTE la cantidad de US $ ................. (........... Dlares
Americanos), que se cancelar en la forma siguiente:
US $ ..................... (................. Dlares Americanos), a la firma de este
documento.
US $ ..................... (................. Dlares Americanos) dentro de los ...... das
contados a partir de la fecha de este contrato, para lo cual en este acto EL
LICENCIATARIO, acepta la letra de cambio N ....... por igual importe.
Adicionalmente, EL LICENCIATARIO pagar a EL LICENCIANTE una regala de
$......... mensuales. Esta regala se har efectiva mediante pagos trimestrales.
EJECUCIN Y PLAZO DEL CONTRATO
CLUSULA QUINTA.- Ambas partes acuerdan que el contrato, tendr una duracin de
.... aos, el cual empezar a regir en forma inmediata desde la fecha de la firma por
ambas partes; vencido el cual cesarn los efectos de este acto, salvo que las partes
acuerden la prrroga del plazo.
CARACTERES DEL CONTRATO

CLUSULA SEXTA.- La licencia materia del presente contrato, se otorga en


condiciones de exclusividad a EL LICENCIATARIO, en virtud de lo cual, podr
prohibir a EL LICENCIANTE la celebracin de contratos con terceros que transmitan la
informacin que se le est licenciando, en el territorio asignado.
ASISTENCIA TCNICA
CLUSULA STIMA.- EL LICENCIANTE se obliga a poner a disposicin de EL
LICENCIATARIO el personal tcnico necesario para implementar el sistema de
escritura digital para computadoras.
CLUSULA OCTAVA.- El personal tcnico dispuesto por EL LICENCIANTE
capacitar a los tcnicos de la empresa de EL LICENCIATARIO, por un perodo de ......
meses, trmino en el que se encontrarn habilitados para desarrollar la tecnologa y
aplicarla en la fabricacin de los equipos sealados en la clusula dcimo segunda. Si
transcurridos los tres meses, el licenciatario necesitara un perodo de capacitacin y/o
entrenamiento adicional, podr solicitarlo al licenciante, y previo pago de una
retribucin de .......... proceder a dar inicio al programa.
CLUSULA NOVENA.- EL LICENCIANTE se obliga adems, a proporcionar al
LICENCIATARIO toda la informacin referente a la produccin de los equipos; la
misma que consta de ..... manuales, y ....... discos digitales, soportes fsicos que
contienen en forma detallada todas las tcnicas y procedimientos de fabricacin
industrial de los equipos(5).
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL LICENCIANTE
CLUSULA DCIMA.- EL LICENCIANTE se reserva el derecho, conforme a sus
planes de fabricacin, de introducir modificaciones en sus productos, cesando en la
fabricacin de algunos de modelos que considere han cado en obsolescencia y/ o
introduciendo nuevos modelos o versiones, as como de utilizar nuevos componentes en
la fabricacin de los productos.
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- EL LICENCIANTE se obliga a otorgar en forma
exclusiva al licenciatario, la autorizacin para el desarrollo y aplicacin industrial de la
tecnologa licenciada, slo en el territorio asignado. Dicha exclusividad implica la
imposibilidad de que terceras personas puedan ser autorizadas a explotar la tecnologa
licenciada en la zona asignada; as como tampoco podr el licenciante explotarla por s
mismo(6).
CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- EL LICENCIANTE se obliga a garantizar el
ptimo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado para automviles
fabricados con los conocimientos tcnicos e industriales licenciados.
OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO
CLUSULA DCIMO TERCERA.- EL LICENCIATARIO no podr fabricar o utilizar
sus productos elaborados con la tecnologa licenciada en territorio asignado a otro
licenciatario.

CLUSULA DCIMO CUARTA.- EL LICENCIATARIO deber utilizar solamente los


signos distintivos de EL LICENCIANTE o la presentacin determinada por ste para
distinguir el producto bajo licencia durante el perodo de vigencia del acuerdo.
CLUSULA DCIMO QUINTA.- EL LICENCIATARIO se obliga a aplicar en la
fabricacin de los sistemas de escritura digital para computadoras solamente la
tecnologa otorgada por EL LICENCIANTE. Esta obligacin implica abstenerse de
celebrar otros contratos, que transmitan tecnologa, con terceros mientras se mantenga
vigente el vnculo contractual con EL LICENCIANTE.
CLUSULA DCIMO SEXTA.- EL LICENCIATARIO se obliga a comunicar a EL
LICENCIANTE durante el transcurso del contrato, as como a su vencimiento, las
ventajas o mejoras que la aplicacin del secreto industrial le hubiera proporcionado. Si
as ocurriera, EL LICENCIATARIO quedar autorizado a explotar toda patente
desarrollada por las mejoras obtenidas en la produccin(7).
CLUSULA DCIMO STIMA.- EL LICENCIATARIO se obliga a comprar a EL
LICENCIANTE las materias primas que servirn para fabricar los productos que
fabricar con el know how licenciado, as como los equipos necesarios y otros servicios
que coadyuven al mismo fin(8).
CLUSULA DCIMO OCTAVA.- EL LICENCIATARIO se obliga a mantener en
secreto y estricta reserva toda la informacin y conocimientos transmitidos en virtud del
contrato. El incumplimiento de esta clusula acarrea como consecuencia inmediata la
resolucin del contrato y el pago de la siguiente penalidad ..........(9), ms el dao
ulterior.
CLUSULA DCIMO NOVENA.- EL LICENCIATARIO no revelar informacin
relevante directa o indirectamente a ningn competidor, por s mismo, o a travs de
terceras personas(10).
OBLIGACIONES A LA EXTINCIN DEL CONTRATO
CLUSULA VIGSIMA.- Al trmino del presente contrato todos los derechos de El
LICENCIATARIO cesarn de inmediato; y EL LICENCIATARIO pagar todas las
sumas adeudadas a El LICENCIANTE, de ser el caso.
CLUSULA VIGSIMO PRIMERA.- EL LICENCIATARIO se obliga a no utilizar los
conocimientos obtenidos a travs de la ejecucin del contrato de licencia de know how
en su propio y exclusivo beneficio ni de terceros, una vez terminado el contrato;
debiendo abstenerse de explotar el know how a que tuvo acceso en virtud del contrato
durante el lapso de un ao, luego de finalizado ste(11).
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA VIGSIMO SEGUNDA.- El incumplimiento de la obligacin asumida
por EL LICENCIATARIO en las clusulas cuarta, dcimo stima, dcimo octava y
dcimo novena, constituir causal de resolucin del presente contrato, al amparo del
artculo 1430 del Cdigo Civil. En consecuencia, la resolucin se producir de pleno

derecho cuando EL LICENCIANTE comunique, por carta notarial, a EL


LICENCIATARIO que quiere valerse de esta clusula.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA VIGSIMO TERCERA.- En todo lo no previsto por las partes en el
presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Decreto
Legislativo N 823(12), Ley N 26122, Cdigo Civil y dems del sistema jurdico que
resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA VIGSIMO CUARTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en
torno al presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral
integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por
las partes, quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a los ..
. das del mes de.. del 20...

EL LICENCIANTE

EL LICENCIATARIO

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES


(1)
El secreto industrial contiene informacin de naturaleza y aplicacin
industriales, que puede ser conceptualizada como know how. Sin embargo, las
definiciones que brinda la doctrina no son uniformes. Generalmente se le define como
conocimientos y experiencias de orden tcnico, comercial, admnistrativo, financiero que
pertenecen a una empresa y que sta aplica o explota. Farina, refiere que toda definicin
hasta ahora planteada no seala si el objeto del know how debe ser secreto o no, pero s
que debe comprender tanto los conocimientos y experiencias de orden tcnico y
comercial. En ese sentido, podemos afirmar que el know how comprende informacin
secreta de ndole industrial, la que estara protegida en nuestro pas por la figura del
secreto industrial y, por informacin de importancia comercial, la que se protegera en
virtud del secreto comercial. El contrato de Licencia es la forma ms frecuente de
transferir tecnologa sea sta patentada o no; este ltimo caso alude directamente al

secreto industrial y al trade secret o secreto comercial. En este sentido, El licenciante


que es quien crea tecnologa, la cual debe mantener en secreto (es decir, no registrada o
patentada) autoriza a El licenciatario a utilizar temporalmente los conocimientos
tecnolgicos, cuya titularidad le pertenece, con la finalidad de obtener una
contraprestacin en dinero por dicha utilizacin.
(2)
El art. 117 de la Ley de Propiedad Industrial del D.Leg. N 823 del 24/04/96
seala que son susceptibles de proteccin como secreto industrial tanto el
conocimiento tecnolgico integrado por procedimientos de fabricacin y produccin en
general como el conocimiento relativo al empleo y aplicacin de tcnicas industriales,
resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona
con carcter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o
econmica frente a terceros.
(3)
Territorio o asignacin de rea geogrfica determinada, la cual delimita la
actuacin del licenciatario en su dimensin espacial, impidindole efectuar las
actividades fuera de la zona asignada. Este elemento es considerado esencial por la
doctrina, no as la exclusividad, pues sta est sujeta a convencin.
(4)
El art. 116 del D.Leg. N 823 prescribe que quien lcitamente tenga control de
un secreto industrial, estar protegido contra la revelacin, adquisicin o uso de tal
secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prcticas leales de comercio,
por parte de terceros, en la medida que:
a)
La informacin sea secreta en el sentido que como conjunto o en la
configuracin y composicin precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni
fcilmente accesible a las personas integrantes de los crculos que normalmente
manejan el tipo de informacin de que se trate;
b)

La informacin tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,

c)
En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control,
haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.
La informacin de un secreto industrial necesariamente deber estar referida a la
naturaleza, caractersticas o finalidades de los productos; a los mtodos o procesos de
produccin; o, a los medios o formas de distribucin o comercializacin para productos
o prestacin de servicios.
(5)
El art. 120 del D.Leg. N 823 seala que la informacin que se considere como
secreto industrial deber constar en documentos, medios electrnicos o magnticos,
discos pticos, microfilmes, pelculas u otros elementos similares.
(6)
Clusula de exclusividad del licenciante, si bien la exclusividad no es un
elemento esencial sta podr pactarse. En nuestro pas no existe regulacin alguna al
respecto, sin embargo la legislacin comunitaria (art. 1 del Reglamento Comunitario de
la Unin Europea N 240/96) ha dispuesto que la licencia exclusiva estara jusitificada
cuando se persiga la introduccin o la proteccin de una nueva tecnologa en el
territorio concedido debido a la importancia de la investigacin realizada, a la

intensificacin de la competencia y a la mejora de la competitividad de las empresas de


que se trate.
(7)
Clusula grant back, clusula a travs de la cual se le otorga al licenciatario una
licencia sobre las mejoras o nuevas aplicaciones que hubiera aportado la tecnologa
concedida. No es considerada prctica restrictiva de la competencia, de conformidad
con el art. 2 del Reglamento Comunitario de la Unin Europea N 240/96.
(8)
Clusula tying arrangments, a travs de esta clusula se obliga al licenciatario a
adquirir las materias primas necesarias para la fabricacin del producto.
(9)
Clusula de confidencialidad. Esta clusula tampoco es considerada como
restrictiva de la competencia, pues se estima que as se est protegiendo la ventaja
competitiva que ha logrado aqul que ha desarrollado el know how. (Al respecto ver,
art. 2, de la Directiva Comunitaria citada)
(10) El incumplimiento de esta obligacin por parte del licenciatario, configura el
supuesto de violacin de secretos, considerado un acto desleal por el T.U.O. de la Ley
de Represin de la Competencia Desleal (D.S. N 039-2000-ITINCI de 11/12/2000),
sancionado por el art. 15, primer prrafo: Se considera desleal: a) La divulgacin o
explotacin sin autorizacin de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas,
procedimientos tcnicos o de cualquier otra ndole, de propiedad de ste, y a los que un
tercero haya tenido acceso legtimamente, pero con deber de reserva, o ilegtimamente,
(..).
(11) En la Exposicin de Motivos del Reglamento Comunitario 240/96 se prev la
posibilidad de prohibir al licenciatario la explotacin de la tecnologa licenciada por el
perodo de un ao una vez finalizado el contrato, pero slo a partir de la fecha en que el
producto bajo licencia se comercialice por primera vez en la comunidad. Esta norma
modifica el Reglamento 418/85, relativo a la aplicacin del apartado 3 del art. 85 del
Tratado a determinadas categoras de acuerdos de investigacin y desarrrollo, que en el
art. 4 sealaba que una prohibicin de cinco aos contados desde la primera
comercializacin del producto con la tecnologa licenciada en el mercado comn.
(12) Art. 121, D.Leg. N 823.- La proteccin otorgada conforme al art. 116,
perdurar mientras existan las condiciones all establecidas. Sin perjuicio de las
acciones civiles y penales a que hubiera lugar, la revelacin, adquisicin o uso de un
secreto industrial por parte de terceros, de manera contraria a las prcticas leales de
comercio, ser sancionada por la Comisin de Competencia Desleal del Indecopi, en
aplicacin del Decreto Ley N 26122, previa opinin de la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologas.

CONTRATO DE ASISTENCIA TCNICA


Conste por el presente documento el contrato de asistencia tcnica(1) que celebran de
una parte, AAA, identificada con R.U.C. N......., inscrita en la partida electrnica
N ........ del Registro de Personas Jurdicas de ..........., con domicilio en .....................,
representada por su gerente general don ......................... identificado con D.N.I.
N........., con poderes inscritos en el asiento ........ de la referida partida electrnica, a
quien en lo sucesivo se denominar LA EMPRESA ASISTENTE; y, de otra parte, BBB,
identificada con R.U.C. N........, inscrita en la partida electrnica N ............ del
Registro de Personas Jurdicas de ..........., con domicilio en ......................., debidamente
representada por su gerente general don............, identificado con D.N.I. N .........., con
poderes inscritos en el asiento ...... de la referida partida electrnica, a quien en lo
sucesivo se denominar LA EMPRESA ASISTIDA; en los trminos contenidos en las
clusulas siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- LA EMPRESA ASISTENTE es una persona jurdica de
derecho privado constituido bajo el rgimen de la sociedad annima, cuyo objeto social
es el desarrollo de conocimientos cientficos y tecnolgicos, en reas de ingeniera,
investigacin, tcnicas operativas, adiestramiento de personal, habiendo logrado
acumular un bagaje de experiencias prcticas en dichas reas as como recursos
humanos e infraestructura material y tcnica altamente valiosos y de carcter
especializado relacionadas con los ms variados aspectos operacionales, tcnicos,
administrativos y comerciales.
CLUSULA SEGUNDA.- LA EMPRESA ASISTIDA es una empresa industrial
dedicada a la fabricacin y comercializacin de alimentos para el consumo humano. LA
EMPRESA ASISTIDA desea gozar de las ventajas de la asistencia tcnica que est en
disposicin de suministrarle LA EMPRESA ASISTENTE, como soporte indispensable
en el desarrollo de su actividad industrial, que le permitan mantener su posicin y
prestigio en el mercado local e incluso acceder a los mercados de exportacin no
tradicionales.
CLUSULA TERCERA.- LA EMPRESA ASISTENTE declara estar en disposicin de
brindar en forma permanente a favor de la EMPRESA ASISTIDA la asistencia tcnica
requerida.
OBJETO DEL CONTRATO
CLUSULA CUARTA.- Por el presente contrato, LA EMPRESA ASISTENTE se
obliga a suministrar asistencia tcnica, directa o indirectamente a travs de las personas
o entidades que ella designe, a la EMPRESA ASISTIDA, que se concretar a travs del
adiestramiento y capacitacin en cuestiones vinculadas a la aplicacin de ingeniera
bsica y de detalle, tcnicas operativas y de adiestramiento de personal sujetos a las
condiciones y trminos especificados en el contrato.
CLUSULA QUINTA.- En contraprestacin, LA EMPRESA ASISTIDA se obliga a
pagar una regala mensual cuyo monto se detalla en la clusula stima.

CLUSULA SEXTA.- Asimismo, LA EMPRESA ASISTIDA, se obliga a cumplir con


todas las obligaciones que derivan del presente contrato y sujetarse a los trminos y
condiciones descritos en este instrumento.
PAGOS
CLUSULA STIMA.- En contraprestacin a la asistencia tcnica proporcionada LA
EMPRESA ASISTIDA abonar una regala(2) ascendente a US $ ................. (.............
Dlares Americanos), la misma que deber ser cancelada ntegramente en dinero y
mensualmente dentro de los tres primeros das hbiles de cada mes.
CLUSULA OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato se modifica
desfavorablemente para la EMPRESA ASISTENTE el rgimen fiscal existente en el
momento en el pas, para este concepto, se proceder tambin a ajustar a favor de LA
EMPRESA ASISTENTE las cantidades convenidas, de tal suerte que, en ningn caso,
los pagos netos a favor de la empresa asistente se vean disminuidos por causa de orden
fiscal en el Per.
CLUSULA NOVENA .- El pago a que se refiere la clusula octava, lo efectuar la
EMPRESA ASISTIDA en el lugar que indique por escrito LA EMPRESA ASISTENTE.
EJECUCIN Y PLAZO DEL CONTRATO
CLUSULA DCIMA.- Ambas partes acuerdan que el objeto del presente contrato,
ser desarrollado en un plazo mximo de ....... aos, el cual empezar a regir en forma
inmediata desde la fecha de la firma por ambas partes
CARACTERES DEL CONTRATO
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- Las relaciones contractuales entabladas por LA
EMPRESA ASISTIDA con terceros no vinculan a LA EMPRESA ASISTENTE, siendo
que esta ltima, actuar en nombre propio en las relaciones comerciales que se originen
a propsito del presente contrato.
INGENIERA BSICA Y DE DETALLE
CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- Cumpliendo con el objeto del contrato sealado
en la clusula cuarta, LA EMPRESA ASISTENTE proporcionar a LA EMPRESA
ASISTIDA, asistencia tcnica completa en ingeniera, incluyendo diseo,
especificaciones y supervisin en la instalacin de todo el equipo requerido relacionado
con la operacin corriente de las plantas manufactureras de la empresa asistida, para el
procesamiento en el pas de todos sus productos alimenticios, incluyendo aquellos
distinguidos con marcas de propiedad de la empresa asistida.
CLUSULA DCIMO TERCERA.- Esta asistencia tcnica comprende cualquier
revisin a las plantas, por parte de la EMPRESA ASISTENTE durante la vigencia del
convenio.
INVESTIGACIN

CLUSULA DCIMO CUARTA.- En relacin al contenido del objeto del presente


contrato, LA EMPRESA ASISTENTE, emprender proyectos de investigacin respecto
a problemas actuales y emergentes de produccin y de mejoramiento de la calidad de
los productos que tanto la empresa asistente como la empresa asistida acuerden
mutuamente.
DATOS TCNICOS
CLUSULA DCIMO QUINTA.- LA EMPRESA ASISTENTE cumpliendo las
obligaciones contenidas en la clusula cuarta, le proporcionar a LA EMPRESA
ASISTIDA, datos tcnicos perfeccionados a lo largo de sus muchos aos de brindar
asistencia tcnica en los diversos aspectos relacionados con la elaboracin de productos
alimenticios como los manufacturados por la empresa asistida.
CLUSULA DCIMO SEXTA.- Los nuevos conocimientos que surjan del saber hacer
industrial, producto del continuo cmulo de experiencia de la empresa asistente y que
puedan ser ventajosos para la empresa asistida, en el mejoramiento de sus lneas de
produccin, en trminos de calidad, eficiencia y costos, tambin sern proporcionados a
esta ltima en igual forma.
TCNICAS OPERATIVAS
CLUSULA DCIMO STIMA.- LA EMPRESA ASISTENTE tambin proporcionar
a la EMPRESA ASISTIDA los conocimientos generales de operacin adquiridos y
perfeccionados a travs de muchos aos de experiencia en la fabricacin, compra y
utilizacin de todo tipo de materias primas, materiales, maquinarias y equipos utilizados
en la manufactura de productos alimenticios.
CLUSULA DCIMO OCTAVA.- Estos conocimientos generales incluirn asesora y
recomendaciones, tanto escritas como verbales, respecto al equipo ms adecuado,
mtodos, planes y cuadros de flujo y tcnicas operativas generales a fin de proveer la
operacin ms eficiente compatible con costos operativos razonables y por
consiguiente, permitir a LA EMPRESA ASISTIDA producir y vender un producto
competitivo de alta calidad.
CLUSULA DCIMO NOVENA.- LA EMPRESA ASISTENTE proporcionar
tambin a LA EMPRESA ASISTIDA, asistencia en materia de informtica, incluso para
las adquisiciones, implementacin y utilizacin de ordenadores u otro material para la
informtica.
ADIESTRAMIENTO
CLUSULA VIGSIMA.- LA EMPRESA ASISTENTE brindar su asistencia para el
adiestramiento, en las plantas de la empresa asistida en el pas, al personal tcnico y
operativo que lo requiera, a fin de que dicho personal pueda desempear las actividades
de produccin y de fabricacin en general en forma eficiente.
CLUSULA VIGSIMO PRIMERA.- LA EMPRESA ASISTENTE se obliga a
elaborar programas de capacitacin aplicables a una o ms de las industrias que reciben

asistencia tcnica de la empresa asistente en otros pases, a fin de proporcionar


adiestramiento adicional en fases especficas de las operaciones a un nmero razonable
de personal de LA EMPRESA ASISTIDA.
CONTROL DE CALIDAD
CLUSULA VIGSIMO SEGUNDA.- LA EMPRESA ASISTENTE proporcionar a
LA EMPRESA ASISTIDA, asistencia y consejos sobre el desarrollo de mtodos y
medios para la ejecucin de las operaciones de control, incluyendo: mtodos,
informaciones y consejos para el examen y el anlisis de las materias primas y de los
productos terminados: mtodos, informaciones y consejos para el control bacteriolgico
y de limpieza de las aguas, del aire y de las lneas de produccin; examen organolptico
de los productos y de las tcnicas de muestreo; asistencia y consejos para la deteccin y
eliminacin de los agentes de contaminacin microbiolgica; as como para la
instalacin y equipo de laboratorios de fbrica.
PERSONAL
CLUSULA VIGSIMO TERCERA.- LA EMPRESA ASISTENTE proporcionar
tambin a LA EMPRESA ASISTIDA, el personal administrativo, tcnico y de
supervisin que sea mutuamente considerado necesario. Dicho personal ser aprobado
por la empresa asistida, y durante su estada en el Per estar sujeto a las reglas y
reglamentos internos establecidos por LA EMPRESA ASISTIDA en su propia empresa.
Este personal disfrutar de ciertos beneficios propios de ellos segn costumbre y
tradiciones en su pas de origen, y su desempeo laboral se regir por las normas legales
sobre contratacin de personal extranjero vigentes en el Per.
CLUSULA VIGSIMO CUARTA.- LA EMPRESA ASISTIDA solicitar por escrito
el nmero, especialidad y duracin de la necesidad del personal que deba proporcionarle
LA EMPRESA ASISTENTE, bajo los trminos del presente convenio.
CLUSULA VIGSIMO QUINTA.- LA EMPRESA ASISTENTE pagar directamente
al personal encargado de la capacitacin y adiestramiento designado por sta, el monto
total de gastos por sueldos, viajes, seguro social y viticos, estada, primas de seguro,
etc.; que les corresponda de acuerdo a las leyes peruanas, por las labores que
desempeen en LA EMPRESA ASISTIDA, en relacin con el suministro de los
conocimientos generales o cualquier otro servicio de asistencia tcnica prestado al
amparo del presente convenio. Estos pagos regirn desde el da en que dicho personal
salga de su anterior centro de trabajo, hasta el da de su salida definitiva del Per, sujeto
a las condiciones establecidas por las leyes peruanas sobre contratacin de personal
extranjero.
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ASISTIDA
CLUSULA VIGSIMO SEXTA.- LA EMPRESA ASISTIDA se obliga no slo
durante la vigencia del contrato, sino tambin hasta despus de su finalizacin, a no
divulgar los secretos comerciales o industriales u otra informacin confidencial que
pueda recibir o haber recibido en virtud de la asistencia tcnica suministrada por LA
EMPRESA ASISTENTE. Esta obligacin es extensiva a todo el personal de la empresa
asistida que tenga oportunidad de conocer tales secretos e informacin confidencial,

siendo que, LA EMPRESA ASISTIDA deber tomar todas las precauciones que sean
razonables en todo tiempo y lugar a fin de asegurar el fiel cumplimiento de esta
obligacin(3).
CLUSULA VIGSIMO STIMA.- LA EMPRESA ASISTIDA conviene en que todo
dato tcnico y de ingeniera, informacin sobre mtodos e instrucciones escritas
proporcionadas al amparo del presente convenio, quedarn bajo la responsabilidad de la
gerencia de LA EMPRESA ASISTIDA, sujeto a las siguientes condiciones:
Que los directores, funcionarios y empleados supervisores de LA EMPRESA
ASISTIDA tendrn derecho a usar tales datos, informacin, instrucciones y
conocimientos generales al llevar a cabo sus obligaciones en las operaciones de LA
EMPRESA ASISTIDA.
LA EMPRESA ASISTIDA, no mostrar, ni permitir que se muestre, no usar,
ni permitir que se use, no copiar ni permitir que se copie, no divulgar ni permitir
que se divulgue, cualesquiera tales datos, informacin, dibujos, instrucciones o
conocimientos generales suministrados por la empresa asistente bajo el presente
convenio.
El suministro de tales datos, informaciones y conocimientos, se considerarn
hechos en forma confidencial y bajo declaracin expresa de LA EMPRESA ASISTIDA
que los mismos sern salvaguardados y mantenidos como secreto empresarial.
CLUSULA VIGSIMO OCTAVA.- LA EMPRESA ASISTIDA no desviar ni
intentar desviar informacin relevante, directa o indirectamente a ningn competidor,
por s mismo, o a travs de terceras personas(4).
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA VIGSIMO NOVENA.- El incumplimiento de la obligacin asumida por
LA EMPRESA ASISTIDA en las clusulas quinta, stima y vigsimo sexta, constituir
causal de resolucin del presente contrato, al amparo del artculo 1430 del Cdigo
Civil. En consecuencia, la resolucin se producir de pleno derecho cuando LA
EMPRESA ASISTENTE comunique, por carta notarial, a LA EMPRESA ASISTIDA
que quiere valerse de esta clusula.
OBLIGACIONES A LA TERMINACIN DEL CONTRATO
CLUSULA TRIGSIMA.- Al trmino del presente contrato todas los derechos de la
empresa asistente cesarn de inmediato; y:
-

La empresa asistida pagar todas las sumas adeudadas a la empresa asistente.

Dejar de utilizar todos los conocimientos a los que tuvo acceso en virtud del
contrato, as como no divulgar los secretos comerciales e industriales y cualquier otra
informacin que recibi o pudo recibir en virtud de la asistencia tcnica prestada(5).

CLUSULA TRIGSIMO PRIMERA.- LA EMPRESA ASISTIDA no podr hacer uso


de la informacin que conoci o que tuvo acceso a travs del contrato, hasta el
transcurso de un ao(6).
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA TRIGSIMO SEGUNDA.- En todo lo no previsto por las partes en el
presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Cdigo Civil y
dems del sistema jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA TRIGSIMO TERCERA.- Las controversias que pudieran suscitarse en
torno al presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral
integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por
las partes, quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a
los. das del mes de .. del 20...

LA EMPRESA ASISTENTE

LA EMPRESA ASISTIDA

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES


(1)
El contrato de asistencia tcnica es aquel que obliga a la empresa asistente a
capacitar, ensear o adiestrar a la empresa asistida en la aplicacin de los conocimientos
tecnolgicos previamente adquiridos en virtud de un contrato de licencia. Para que la
empresa asistente cumpla con las prestaciones a su cargo deber elaborar programas de
entrenamiento y destinar personal debidamente especializado en los tpicos que son
materia del contrato.
(2)
Las regalas se encuentran gravadas con el Impuesto a la Renta, as lo establece
el T.U.O. del D.Leg. N 774 (D.S. N 054-99-EF), en su art. 3: Constituyen rentas
gravadas los siguientes ingresos, cualquiera sea su denominacin, especie o forma de
pago: a) Las regalas. b)Los resultados provenientes de la enajenacin de: (...) 5)

Derechos de llave, marcas y similares.... Asimismo, en virtud del art. 24 de dicha


norma, se consideran rentas de segunda categora.
En ese sentido, el art. 27 del T.U.O. del D.Leg. N 774, define a la regala,
como toda contraprestacin en efectivo o en especie originada por el uso o privilegio
de usar patentes, marcas, diseos o modelos, planos, procesos o frmulas secretas y
derechos de autor de trabajos literarios, artsticos o cientficos, as como toda
contraprestacin por la informacin relativa a la experiencia industrial, comercial o
cientfica. A los efectos previstos en el prrafo anterior, se entiende por informacin
relativa a la experiencia industrial, comercial o cientfica , toda transmisin de
conocimientos, secretos o no, de carcter tcnico, econmico, financiero o de otra
ndole referidos a actividades comerciales o industriales, con prescindencia de la
relacin que los conocimientos tengan con la generacin de rentas de quienes los
reciben y del uso que stos hagan de ellos. El Reglamento de la Ley del Impuesto a la
Renta (D.S. N 122-94-EF), en su art. 16, establece que las transferencias de
conocimientos a que se refiere el segundo prrafo del art. 27 de la Ley, son aquellas
relativas a conocimientos especializados que traducidos en instrucciones, frmulas,
planos, modelos, diseos, dibujos u otros elementos similares, permiten el
aprovechamiento en actividades econmicas, de experiencias acumuladas de carcter
industrial, comercial, tcnico o cientfico. Vistas as las cosas, el pago de las regalas
precisado en el art. 27 del T.U.O. del D.Leg. N 774, genera como afirmamos, rentas de
segunda categora, es decir, rentas derivadas de la explotacin de un capital intangible;
sea persona natural o jurdica es un sujeto que realiza actividad empresarial y en
consecuencia generador de rentas de tercera categora.
(3)
Obligacin de confidencialidad.- Esta clusula es muy comn en este tipo de
contratos, siendo su finalidad el proteger los conocimientos empresariales desarrollados
por la empresa asistente evitando que cualquier inescrupuloso pueda acceder a l sin el
reconocimiento de los derechos patrimoniales del que lo desarroll. La violacin de esta
obligacin configura un acto de competencia desleal, pues as lo dispone el art. 15 del
T.U.O. de la Ley sobre Represin de la Competencia Desleal, D.S. N 039-2000-ITINCI
del 11/12/2000.
(4)
El incumplimiento de esta obligacin por parte de la empresa asistida, configura
el supuesto de violacin de secretos, considerado un acto desleal por el art. 15 del
T.U.O. de la Ley sobre Represin de la Competencia Desleal, D.S. N 039-2000-ITINCI
del 11/12/2000: Se considera desleal: a) La divulgacin o explotacin sin autorizacin
de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos tcnicos o de
cualquier otra ndole, de propiedad de ste, y a los que un tercero haya tenido acceso
legtimamente, pero con deber de reserva, o ilegtimamente,(..).
(5)
Clusula de confidencialidad al trmino del contrato.- Esta clusula contiene una
obligacin de no hacer que se hace extensiva al trmino del contrato, cuya finalidad es
evitar la divulgacin por parte de la empresa asistida de informacin que ya no puede
utilizar y cuya titularidad pertenece a la empresa asistente. Si bien el T.U.O. de la Ley
sobre Competencia Desleal sanciona actos desleales destinados a violar secretos
industriales o comerciales; esta proteccin slo es posible mientras est vigente el
contrato mas no posterior a su vencimiento. Lamentablemente, en nuestro pas no se ha
normado an un rgimen de proteccin destinado a sancionar estas conductas lesivas a

la creatividad empresarial; por lo que la empresa asistente slo podr exigir su


cumplimiento a travs de las clasulas contractuales.
(6)
Clusula de no competencia al trmino del contrato.- Es tambin una obligacin
de no hacer, cuyo cumplimiento se hace extensivo al vencimiento del contrato. El
T.U.O. de la Ley sobre Competencia Desleal, sanciona los supuestos de explotacin de
reputacin ajena o actos de confusin como actos desleales, pero esta proteccin slo es
exigible mientras dura el contrato, mas no cuando ste termina o se extingue. Esta
obligacin, tampoco halla regulacin legal especfica, dejando a los contratantes
titulares de la tecnologa al amparo slo de las normas contractuales.

CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE


Conste por el presente documento el contrato de licencia de patente, que celebran de
una parte AAA, identificada con R.U.C. N.................................., inscrita en la partida
electrnica N ....... del Registro de Personas Jurdicas de ........, con domicilio
en ................................. ........................, debidamente representada por su gerente
general don ............................... .........................................., identificado con D.N.I.
N ................................................., con poderes inscritos en el asiento ...... de la referida
partida electrnica, a quien en lo sucesivo se denominar EL LICENCIATARIO; y, de
otra parte, don BBB, identificado con D.N.I. N ..............., de estado civil soltero y con
domicilio en ..................................., a quien en lo sucesivo se denominar EL
LICENCIANTE; en los trminos contenidos en las clusulas siguientes:
ANTECEDENTES
CLUSULA PRIMERA.- EL LICENCIATARIO es una persona jurdica de derecho
privado constituida bajo el rgimen de la sociedad annima, cuyo objeto social principal
es la elaboracin de productos farmacuticos.
CLUSULA SEGUNDA.- EL LICENCIANTE(1) es una persona natural que se dedica
a la investigacin en el campo farmacutico.
CLUSULA TERCERA.- EL LICENCIANTE ha patentado ante Indecopi el producto
farmacutico denominado ..............., y su correspondiente procedimiento de
fabricacin(2), tal como consta en el Registro N.......... de la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologas, de fecha ................
OBJETO DEL CONTRATO

CLUSULA CUARTA.- En virtud del presente contrato, EL LICENCIANTE se obliga


a autorizar a EL LICENCIATARIO el desarrollo del producto farmacutico denominado
........... y a comercializarlo en el territorio indicado en la clusula octava.
En contraprestacin, EL LICENCIATARIO pagar a EL LICENCIANTE, la suma de
US $ ................ (................. dlares americanos), de acuerdo a la forma que se detalla en
la clusula siguiente.
CLUSULA QUINTA.- La contraprestacin que se indica en la clusula segunda,
comprende lo siguiente:
a)
US $ ..................... (................... dlares americanos), al momento de la
suscripcin del contrato.
b)
US $ ....................... (................... dlares americanos), en forma trimestral,
mientras se encuentre vigente el contrato.
DURACIN DEL CONTRATO
CLUSULA SEXTA.- El presente contrato se mantendr vigente durante un perodo de
... aos.
CARACTERES DEL CONTRATO
CLUSULA STIMA.- De conformidad con lo establecido por el artculo 73(3) de la
Ley de Propiedad Industrial, las partes se obligan a registrar el presente contrato en la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologas.

CLUSULA OCTAVA.- La explotacin de la patente objeto de licencia se efectuar en


el territorio de la Repblica del Per, as como en cualquier pas miembro del Acuerdo
de Cartagena(4).
CLUSULA NOVENA.- El detalle de las reivindicaciones protegidas por la patente se
encuentran en los anexos 1 y 2, adjuntos al presente documento.
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES
CLUSULA DCIMA.- EL LICENCIATARIO se obliga a explotar la patente
licenciada. Dicha explotacin comprender la fabricacin del producto farmacutico
observando en forma detallada el procedimiento patentado, as como a distribuirlo y
comercializarlo dentro del territorio sealado en la clusula octava.
CLUSULA DCIMO PRIMERA.- EL LICENCIATARIO se obliga a pagar, mientras
se mantenga vigente el contrato, las anualidades que exija el Indecopi con la finalidad
de mantener vigente la patente. Tales anualidades empezarn a pagarse a partir del
tercer aniversario de la presentacin de la patente(5), en la forma que seala el artculo
90 del Decreto Legislativo N 823.

CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- EL LICENCIANTE se obliga a no divulgar la


informacin contenida en las reivindicaciones patentadas, as como autorizar la
explotacin de la patente licenciada a terceras personas, reconociendo que el presente
contrato es de carcter exclusivo en favor de EL LICENCIATARIO.
CLUSULA DCIMO TERCERA.- EL LICENCIATARIO se obliga ejercer las
acciones que correspondan en defensa de los derechos que emanan de la patente
licenciada, con la finalidad de evitar:
La fabricacin, el ofrecimiento, la introduccin en el comercio o utilizacin de
un producto objeto de la patente o la importacin o posesin del mismo para alguno de
los fines mencionados.
La utilizacin de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de
dicha utilizacin, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la
utilizacin del procedimiento est prohibida sin su consentimiento.
El ofrecimiento, la introduccin en el comercio o la utilizacin del producto
directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importacin o
posesin de dicho producto para alguno de los fines mencionados.
CLUSULA RESOLUTORIA EXPRESA
CLUSULA DCIMO CUARTA.- El incumplimiento de la obligacin asumida por EL
LICENCIATARIO en la clusula cuarta, constituir causal de resolucin del presente
contrato, al amparo del artculo 1430 del Cdigo Civil. En consecuencia, la resolucin
se producir de pleno derecho cuando EL LICENCIANTE comunique, por carta
notarial, a EL LICENCIATARIO que quiere valerse de esta clusula.
APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
CLUSULA DCIMO QUINTA.- En todo lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por el Decreto Legislativo N 823 y dems
del sistema jurdico que resulten aplicables.
COMPETENCIA ARBITRAL
CLUSULA DCIMO SEXTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en torno al
presente contrato, sern sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las partes,
quien lo presidir, y los otros designados por cada uno de ellos.
Si en el plazo de ............ (...) das de producida la controversia no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber ser designado por el
Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Lima, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes y, en su caso, para la sociedad.

En seal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de ., a


los. das del mes de.. del 20...

EL LICENCIANTE

EL LICENCIATARIO

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES


(1)
El art. 29 de la Ley de Propiedad Industrial, D.Leg. N 823 del 24/04/96,
prescribe que el derecho a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente. Los
titulares de las patentes podrn ser personas naturales o jurdicas. Si varias personas han
hecho conjuntamente una invencin, el derecho corresponde en comn a todas ellas (...)
(2)
Al respecto, el art. 67 de la Ley de Propiedad Industrial indica que si el objeto
de la patente es un procedimiento, la proteccin conferida por la patente se extiende a
los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.
(3)
El art. 73 del D.Leg. N 823 seala que el titular de una patente podr conceder a
otra persona licencia para su explotacin, slo mediante contrato escrito. Los contratos
de licencia debern ser registrados ante la Oficina competente, sin lo cual, no surtirn
efectos frente a terceros.
(4)
Al respecto, el art. 70 del D.Leg. N 823 prescribe que el titular de la patente est
obligado a explotar la invencin patentada en cualquier pas miembro del Acuerdo de
Cartagena, directamente o a travs de alguna persona autorizada por l.
(5)
El art. 89 del D.Leg. N 823 seala que para mantener vigente la patente, o en su
caso, la solicitud de patente en trmite, debern pagarse las tasas peridicas o
anualidades correspondientes, a partir del tercer aniversario de la presentacin de la
patente.