INDICE

1.

2.

SIGNOS DISTINTIVOS...................................................................................................
1.1.

GENERALIDADES...................................................................................................

1.2.

PRINCIPIOS..............................................................................................................

1.3.

CARACTERISTICAS...............................................................................................

1.4.

DERECHOS QUE CONFIEREN LOS SIGNOS DISTINTIVOS......................

CLASIFICACIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS................................................

2.1.

MARCAS..................................................................................................................

2.1.1.

HISTORIA.........................................................................................................

2.1.2.

CONCEPTO......................................................................................................

2.1.3.

CARACTERISTICAS......................................................................................

2.1.4.

FUNCIONES.....................................................................................................

2.1.5.

IDENTIDAD DE MARCA...............................................................................

2.1.6.

TIPOS DE MARCAS.......................................................................................

2.1.7.

NORMATIVIDAD DE LAS MARCAS..........................................................

2.1.8. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE

MARCAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS..........................................................
2.1.9. CLASIFICACIN INTERNACIONAL PARA EL REGISTRO DE
LAS MARCAS.................................................................................................................
2.1.10. EL USO DE LA MARCA.................................................................................
2.1.11. LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE MARCAS....................................
2.2.

MARCAS COLECTIVAS.......................................................................................

2.2.1.

VENTAJAS Y PREGUNTAS FRECUENTES...............................................

2.2.2. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA MARCA

COLECTIVA...................................................................................................................
2.2.3.

PROCEDIMIENTO.........................................................................................

2.2.4.

OBSERVACIONES..........................................................................................

2.2.5. CESIN DE DERECHOS EXPECTATICIOS DE LA

SOLICITUD DE REGISTRO........................................................................................
2.2.6.

RECURSOS IMPUGNATIVOS......................................................................

2.2.7.

DERECHOS QUE CONFIERE UNA MARCA COLECTIVA....................

2.2.8.

EJEMPLOS DE MARCAS COLECTIVAS...................................................

2.3.

MARCAS DE CERTIFICACIN..........................................................................

2.3.1. CARACTERSTICAS QUE PUEDEN SER CERTIFICADAS

MEDIANTE UNA MARCA DE CERTIFICACIN...................................................
2.3.2.

FUNCIONES DE LA MARCA DE CERTIFICACIN................................

2.3.3.

UTILIZACIN DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIN.......................

2.3.4. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA MARCA DE

CERTIFICACIN..........................................................................................................
2.3.6. VENTAJAS QUE CONFIERE UNA MARCA DE
CERTIFICACIN..........................................................................................................
2.4.

NOMBRES COMERCIALES................................................................................

2.4.1.

BREVE EVOLUCIN HISTRICA EN EL PER.....................................

2.4.2.

CONCEPTO Y NATURALEZA........................................................................

2.4.3.

FUNCIONES.....................................................................................................

2.4.4. REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y FORMA DE

ADQUIRIR DERECHOS SOBRE EL MISMO...........................................................
2.4.5. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE
NOMBRES COMERCIALES........................................................................................
2.4.6.
PRELACIN DEL NOMBRE COMERCIAL EN RELACIN CON
LA DENOMINACIN SOCIAL.......................................................................................
2.4.7.

CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES..................................

2.4.8.

CANCELACIN DEL NOMBRE COMERCIAL.......................................

2.4.9. PRDIDA DEL DERECHO AL USO DEL NOMBRE

COMERCIAL..................................................................................................................
2.5.

LEMAS COMERCIALES......................................................................................

2.5.1.

EL LEMA COMERCIAL ES DIFERENTE DE LA MARCA.....................

2.5.2. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LEMAS

COMERCIALES.............................................................................................................
2.6.

DENOMINACION DE ORIGEN...........................................................................

2.6.1.

DELIMITACIN CONCEPTUAL.................................................................

2.6.2. UBICACIN DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DENTRO

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL............................................................................
2.6.3. DEFINICIN Y ELEMENTOS DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN....................................................................................................................
2.6.4.

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL REGISTRO.............................

2.6.5.

TITULARIDAD Y RGIMEN DE PROTECCIN.....................................

2.6.6.

CONSEJOS REGULADORES.......................................................................

2.6.7. PROTECCIN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN.............................................................................
2.6.8. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS COMO CONSECUENCIA
DE LOS TRATADOS BILATERALES CELEBRADOS POR EL PER.................
2.6.9. LA EXPERIENCIA DESARROLLADA EN EL PER EN
MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN...................................................
3.

CASUSTICA...................................................................................................................
3.1.

CHIRIMOYA CUMBE EL VALOR DE UN NOMBRE....................................

3.2. CASO SUNCARE (MIXTA) RESOLUCIN N 0675-2011/TPIINDECOPI...........................................................................................................................

3.3. CASO DURACOLOR SATINADO (MIXTA). RESOLUCIN N 06442008/TPI-INDECOPI..........................................................................................................
CONCLUSIONES...................................................................................................................
REFERENCIAS......................................................................................................................

INTRODUCCION

1. SIGNOS DISTINTIVOS
1.1.

GENERALIDADES
Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio
para diferenciar de las manifestaciones o actividades homlogas de los dems, las
propias actividades, servicios, productos o establecimientos.
El signo distintivo acta como un instrumento de comunicacin entre el oferente y el
consumidor de forma que este ltimo sea capaz, mediante aqul, de identificar y
distinguir el producto de sus semejantes en el mercado. En la actualidad, entre los
diversos signos distintivos de proteccin directa, y debido fundamentalmente a la gran
extensin geogrfica en la que se desarrolla el mercado, ha adquirido una mayor
importancia la marca (signo diferenciado de la mercadera o producto que se fbrica o
comercializa).
En la actualidad los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con ellos
se identifica un producto de los dems que se encuentran en el mercado; la
importancia econmica de las marcas se deriva de que cada uno de ellos comporta un
determinado prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores,
fruto de una actividad industrial y comercial prolongada con unos determinados
niveles de calidad y fiabilidad.

1.2.

PRINCIPIOS
Se ha afirmado que los principios del derecho son aquellas verdades inmanentes en
toda realidad jurdica (Ferreira Rubio, 1984, p. 39). En consecuencia, los principios
generales de esta materia son las verdades inherentes a todos los signos distintivos y
que se derivan de su misma naturaleza.
Los principios generales cumplen varias funciones en el derecho. Al menos desde el
punto de vista lgico y abstracto, de ellos se derivan todas las normas y todos los
postulados de la ciencia. Por ello, De Castro sostiene que cumplen tres funciones: a)
ser fundamento del ordenamiento jurdico; b) ser orientadores de la labor de
interpretacin, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre (De
Castro, 1955, p. 473). Snchez de la Torre aade otras funciones, entre las cuales
encontramos la integradora y la limitadora. De forma ms sinttica, Ferreira
Rubio compendia todas las funciones en cuatro, al decir que actan: a) como criterios
informadores del total ordenamiento jurdico; b) como criterios interpretativos; c)

como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores (Ferreira

Rubio, 1984, p. 52).
-

Principio de buena fe: La buena fe es uno de los ms importantes principios

generales del derecho. Cicern manifestaba que no tenemos nosotros una idea
justa y clara de lo que es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son ms
que imgenes y sombras, pero ojal las guardramos! Porque son sacadas de los
mejores ejemplos de la verdad y de la naturaleza. Qu frmula ms estimable que
sta: conviene obrar bien y sin fraude, como se acostumbra entre los buenos?
(De Officiis, Libro III, 17). De forma ms especfica, Windscheid se refera a la
buena fe como la honesta conviccin en el obrar; Bonfante la contrapona al
dolo, entendindola como la ausencia de mala fe; y montes la defina como la
rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o manera de proceder
al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus relaciones jurdicas, y en
la celebracin, interpretacin y ejecucin de los contratos (1977, p. 363).
Corolario del principio general es el principio de la buena fe en el uso los signos
distintivos, que debe empapar todos y cada uno de los actos, procesos y hechos
jurdicos que existen en la propiedad intelectual. La buena fe debe observarse en el
registro de toda marca, nombre de dominio, nombre comercial, etc.; en un
convenio de no oposicin, en el uso de marcas no registradas, en el uso de marcas
registradas, en todo acto, en todo contrato, en cualquier pas, en cualquier
momento, haya o no ley, exista o no disposicin a favor o en contra, es un
principio general del derecho y debe observarse.
La regulacin contempornea suele recoger la exigencia de obrar de buena fe en el
registro de signos distintivos en el mbito comercial. Tambin las normas de la
competencia, especialmente las que regulan la competencia desleal, incluyen altos
estndares de lealtad y buena fe en el obrar.

Principio de Inscripcin registral: Segn este principio, cuando la ley instaura

un sistema registral, la plenitud de los derechos y efectos jurdicos del signo solo
nace con su registro.
Desde luego este principio es eminentemente de derecho positivo, de tal manera
que solo opera ah donde la ley lo ha previsto. El nombre de las personas naturales,
los nombres comerciales, las apariencias distintivas, las marcas notorias y,
obviamente, todos los signos naturales (v. gr., imagen, voz), en general no
necesitan ser registrados para que nazca el derecho a usarlos, aunque por razones
probatorias muchas veces convendr que consten en algn registro. En cambio, en
la mayora de pases es necesario registrar la marca para obtener su mejor
proteccin.
Esto no significa que un signo verdaderamente distintivo carezca de todo valor
jurdico mientras no se registre. La historia de la regulacin continental que exiga
el registro es significativa. Luego de haber pasado por un perodo de excesivo
formalismo, ha ido incluyendo ciertas excepciones a la obligacin del registro a fin

de no causar injusticias: por ejemplo, ha declarado nulas las marcas registradas de

mala fe (para aprovecharse de quien cre el signo), y tambin ha aceptado la
eficacia del signo notorio no registrado. En cambio no han tenido que recurrir a
este tipo de curas extraordinarias aquellos pases en donde el derecho marcario
se adquiere mediante el uso o la fama, como Inglaterra, Estados Unidos y Canad.
Su justificacin se entiende al revisar la historia. El antiguo derecho francs haba
considerado que una marca perteneca al primero que la ocupaba, de forma
anloga a los derechos de autor56, lo cual resultaba comprensible en aquellos
tiempos donde las marcas eran pocas y la prctica del registro no estaba
consolidada. Pero la Ley sobre Marcas de Fbrica, Comercio y Servicio de 31 de
diciembre de 1964 cambi radicalmente el esquema: confiri nuevos derechos al
titular de la marca y estableci nuevas presunciones de legitimidad, las cuales solo
eran posibles de conferir -en buena lgica jurdica- a quien haba registrado la
marca. No convena tratar igual a los desiguales; no se poda conferir los mismos
efectos jurdicos a una marca no registrada que a la que s lo estaba.
En Alemania e Italia pronto se consider que una marca notoria no registrada
poda oponerse o impugnar una marca registrada con posterioridad. En realidad,
esta regla no constituye una excepcin al principio de registrabilidad, porque aun
cuando en ciertos aspectos la marca notoria merece la misma proteccin que la
marca registrada, en otros campos no tiene los mismos efectos jurdicos: por
ejemplo, no goza de la presuncin automtica de legitimidad, sino que debe
probarse la notoriedad. En uno y otro caso la plenitud de los efectos solamente se
da con el efectivo registro de la marca.
Vale recordar que, junto al sistema registral marcario, existen otros sistemas de
registro adicionales. Pinsese, por ejemplo, en los registros de las personas
jurdicas, o en el sistema internacional de registro de emblemas estatales y de
ONG, o en el sistema registral de nombres de dominio de la ICANN, entre otros.
Muchos pases han creado un registro pblico de religiones, a las que se conceden
ciertos beneficios cuando estn registradas. Algunas veces se ha negado el registro
de una comunidad porque el nombre solicitado ya se encontraba registrado a favor
otra entidad religiosa.
-

Principio de territorialidad: De igual forma que el tiempo, el espacio tambin es

un limitante natural del signo distintivo. Por naturaleza, los signos solo distinguen
donde existen seres humanos que conozcan tales signos. El signo convencional per
se nunca es un derecho oponible en todo pas, ni un derecho que fcilmente pueda
hacerse valer erga omnes en cualquier lugar del mundo. Por ello las leyes
determinan dnde se protegern estos signos: en el mbito comunitario, regional,
nacional o internacional.
La vida sectorizada de los signos convencionales es un principio de derecho
natural. Se protegen donde hay quienes puedan reconocerlos, porque en ese
territorio ser donde surtan efectos jurdicos. Las autoridades protegen los signos
si han sido usados, si han adquirido fama en el territorio o se han registrado en el

pas, dependiendo del sistema marcario que impere en el lugar. Por excepcin al
principio de territorialidad, se protegen los signos extranjeros que sean notorios o
de alto renombre. Entre otras razones, esto se justifica por el alto grado de
conocimiento que tiene el pblico de estos signos y porque si terceros usan las
marcas notorias, probablemente lo hacen de mala fe para apropiarse de un
prestigio ajeno. Por ello, es comprensible que la ley reconozca estos efectos que
naturalmente se dan.
-

Principio de especialidad: Por naturaleza, un signo convencional es distintivo

solo en un determinado contexto comunicativo: la palabra areo no sirve para
distinguir los servicios de una aerolnea especfica, porque toda aerolnea ofrece
servicios de transporte areo; en cambio, s sirve para marcar un determinado tipo
de ropa. De igual manera, la palabra concha (o shell en ingls) es genrica
para los mariscos pues no puede diferenciar los productos del mar, aunque en el
mundo petrolero posea un alto valor distintivo.
Por estas razones, a fin de dotar de claridad al estatuto jurdico de los signos
convencionales, se ha creado una clasificacin internacional en donde se agrupan
los diferentes productos y servicios en 45 categoras. Quien desea registrar una
marca debe especificar en qu clase solicita incluirla. As, los productos qumicos
para la industria se inscriben en la clase 1 de la Clasificacin de Niza, las
pinturas en la clase 2, las sustancias para lavar la ropa en la clase 3, etc. Al
respecto, Fernndez-Nvoa ha observado que la marca no estriba en un signo
abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relacin con una o
varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no
recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relacin con una o
varias clases de productos o servicios (1984, p. 278). Cada marca hace relacin a
un producto o servicio: el registro en una clase concede proteccin en esa categora
(y rara vez en una categora vecina).
Una consecuencia de este principio es que distintos titulares pueden registrar
signos iguales, siempre y cuando lo hagan en diferentes clases de productos o
servicios, por cuanto estn destinados a usarse en sectores o mercados distintos.
As, el registro de una marca destinada a proteger pasteles no impide el registro de
otra marca igual o similar que proteja herramientas electromecnicas, siempre que
se haga de buena fe, no induzca a confusin y no dae a terceros. Si los productos
y el pblico son diferentes, en la prctica el uso de los signos distintivos tambin
lo ser.

1.3.

CARACTERISTICAS
Comprendida su nocin, podemos sintetizar tres caractersticas de los signos
distintivos, relevantes para este trabajo:
-

Se separan del objeto que los exhibe

Los derechos que atribuye la propiedad industrial sobre los signos distintivos -esto
ocurre en todas las aplicaciones de propiedad industrial- se desprenden de aquello que
los exterioriza. Lo que se resguarda es la especial forma de utilizacin que ha sido
compuesta por el creador del signo distintivo -representativo de un desarrollo
empresarial juzgado por el pblico-, siendo inmaterial aquello que lo comunique; pues
si se ampara aquello que contiene el signo, al momento de transferirlo se terminara la
proteccin. Esto se sustenta gracias a la clasificacin de las cosas en corporales e
incorporales.
-

Son de contenido patrimonial

Esta caracterstica diferencia a los signos distintivos que particularmente se componen

de palabras, con los nombres que tienen las personas naturales como atributo de su
personalidad. Los signos distintivos son bienes mercantiles y por ende, enajenables,
renunciables, etc... Frecuentemente, los signos distintivos tienen un gran valor dentro
de los activos de la sociedad que los forja, pues transmiten informacin compactada en
ellos, relacionada con el empresario y las cualidades del producto o servicio, que
justifican las cuantiosas inversiones en publicidad. Sin los signos distintivos los
empresarios y sus productos seran desconocidos en el mercado, circunstancia que
explica su importancia econmica.
-

Son de acceso pblico

Prcticamente ocurre el efecto contrario al tutelado derecho a la intimidad personal,

pues para sus titulares, los signos distintivos son el vehculo por el cual penetran en un
mercado. Entre ms conocido el signo distintivo, ms inelstica ser la demanda por
lo identificado y en consecuencia, los empresarios podrn obtener mejores ganancias
financieras. Esto apareja una condicin adicional y es la importancia, ya no de la
intimidad personal, pero del buen nombre acreditado a causa de los signos distintivos;
pues una falsa informacin acerca de aquello que es identificado por el signo
distintivo, fcilmente puede destruir la confianza hasta ese momento depositada y
entonces, menguar drsticamente su mercado relevante. Si el signo distintivo es tan
conocido que goza de fama o notoriedad, los atentados contra el buen nombre pueden
venir de muchas direcciones y ocasionar mayores perjuicios. Esta es una de las
razones por las cuales los signos famosos o notoriamente conocidos se les extienden
proteccin ms all de la especialidad o territorialidad de su registro o depsito,
fenmeno muy bien atendido por los instrumentos internacionales para el caso de las
marcas, pero que empieza a extenderse a los dems signos distintivos.
1.4.

DERECHOS QUE CONFIEREN LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Todos los signos distintivos son protegidos contra la utilizacin por parte de personas
no autorizadas por sus titulares para explotarlos, a travs de procedimientos judiciales
o administrativos suficientes para lograr la observancia de todos los derechos de

propiedad intelectual, que los Estados en cumplimiento de obligaciones

internacionales derivadas de ADPIC -entre otras-, organizan en sus ordenamientos
jurdicos internos. Esas acciones o peticiones, buscan garantizar la propiedad privada
y los dems derechos adquiridos sobre las aplicaciones de propiedad industrial,
realizados una vez se han cumplido los requisitos de su formacin; guardando las
proporciones, tal y como se salvaguarda el dominio sobre las cosas corporales. En
parte inspirada en esas mximas, la ICANN ha adoptado un trmite administrativo,
orientado fundamentalmente a defender la exclusividad en la explotacin de un signo
distintivo en la Internet, sin menoscabar el ejercicio legtimo de los derechos y
libertades pblicas en ese medio. Conforme se sostendr en ese captulo, el trmite al
que se alude se mira como un mecanismo alternativo de solucin de conflictos que, a
diferencia de los que conocemos, deja intacta la facultad de acudir ante los rganos de
administracin de justicia para reivindicar los derechos que hayan sido vulnerados,
aunque se haya empleado el mecanismo. Siendo bsicamente la exclusividad en la
explotacin del signo distintivo el derecho de cuyo desenvolvimiento las acciones y
peticiones concedidas son derivadas, podemos inquirir qu pretenden preservar dichas
acciones o peticiones, sin detenernos en el anlisis de cada una de ellas, pues que su
novedad hace oportuno ciertos comentarios alrededor de su dimensin.
2. CLASIFICACIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
2.1.

MARCAS

2.1.1. HISTORIA
La palabra marca deriva de la inglesa Brand, la cual a su vez deriva del antiguo
vocablo escandinavo Brandr, que alude a quemar, en este caso, marcar el
ganado, que era una de las fuentes principales de ingreso y comercio desde el
antiguo Egipto a Roma. Cada civilizacin dio una nutrida iconografa de marcas
de ganado, lo que permita a los comerciantes y compradores distinguir
inmediatamente, a travs de este elemento, el valor del animal que se les
presentaba.
Con la cada del imperio romano, esta suerte de norma en el ganado para comercio
decay y la iconografa pas a tener un segundo plano al desarrollarse otro tipo de
comercio ms local. En su evolucin, las marcas como concepto iconogrfico,
comenzaron a ser ampliamente usadas por las distintas monarquas, luego con la
revolucin industrial, las empresas dieron nombre a sus productos por medio de
nombres e conos, el primero de ellos, registrado como marca sera el de la cerveza
inglesa Bass, que se registr bajo la palabra marca de cerveza en 1875.
2.1.2. CONCEPTO
Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido
producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Las Marcas

ayudan a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por

su carcter y calidad, indicados por su marca nica, se adecua a sus necesidades.
Las marcas son susceptibles de ser protegidas mediante ttulos otorgados por el
Estado, especficamente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual INDECOPI (Per) y que confieren a su titular el derecho
exclusivo de utilizarlos en el trfico comercial, e impedir a terceros la utilizacin
de estas marcas protegidas.
Para desmembrar el concepto se entiende que la marca es un:
-

SIGNO ESTIMULO: Porque causa estimulo en el receptor, ingresa en un

sistema psicolgico de asociaciones de ideas. Y de esta manera lleva a una
vertiente icnica de la marca, llegando a una clasificacin de asociatividad en
el receptor.

SIGNO DE SUSTITUCION: Porque el smbolo se convierte en un concepto

que representa hacia el receptor. Para entenderlo el signo de la cosa llama
enseguida su imagen mental, la evoca y le confiere, aunque ausente, la
"presencia" (imaginaria). Es decir que todo significante (incluida, por
supuesto, la marca) lleva potencialmente la presencia de lo significado, y ste
llega a veces a confundirse con el referente, es decir, con el objeto emperico
designado. O sea la marca nos lleva a lo que ella significa funcional y
psicolgicamente, a su vez a la memoria o a la experiencia que tenemos de
ella. La marca es un reflejo, en el lmite, de la calidad y el prestigio del
producto y de la empresa. Y teniendo en cuenta el signo estimulo, genera un
signo de registro debido a las asociaciones que tiene el receptor, que le permite
distinguir fcilmente. Y estas asociaciones se producen por diferentes registros
concluyentes en el receptor.

2.1.3. CARACTERISTICAS
De conformidad con lo estipulado por el artculo 134 de la Decisin 486, Rgimen
Comn de la Propiedad Industrial, son dos los requisitos que se exigen
actualmente a un signo para acceder a registro: la aptitud distintiva y la
representacin grfica. Esto en su momento result un cambio en comparacin a la
normativa anterior, la Decisin 344 del 21 de octubre de 1993, que exiga a efectos
del registro que el signo fuera perceptible, suficientemente distintivo y susceptible
de representacin grfica.
-

REPRESENTACIN GRAFICA: Sobre el segundo de los requisitos

sealados (que en realidad resulta una exigencia de forma ms que de fondo).
Otero Lastres realiza la siguiente reflexin:
A lo dicho cabra aadir que el requisito de la susceptibilidad de
representacin grfica o, en un sentido ms amplio, su posibilidad de
descripcin, no es una cuestin que deba formar parte de los rasgos

conceptuales de la marca, sino que se trata de una exigencia que debera

radicarse en sede de procedimiento de registro( 2001, p. 134)
-

DISTINTIVIDAD, Resulta ser un elemento esencial para que un signo

adquiera la condicin marcaria. En la prctica, y toda vez que en nuestro
ordenamiento rige el sistema constitutivo de derechos, la distintividad de un
signo ser analizada en el momento en que es presentada la solicitud ante la
autoridad administrativa. La funcin distintiva de la marca comprende dos
relaciones: una primera que se produce entre la marca y el producto o servicio,
y una segunda que se da entre la marca y el resto de marcas de la misma clase.

En trminos generales, las marcas adems deben caracterizarse por lo siguiente:

-

Sinttica: Elementos justos y necesarios.

Pregnante: Debe tener la capacidad de fijarse en la mente del receptor, de
perdurar en su memoria, tener un impacto visual y emocional, por lo tanto
captar la atencin.
Transmisor de sensaciones: En otros casos los elementos de experiencia no son
importantes, especialmente en los productos que no valoramos mucho. Por
tanto, en muchos casos lo que es determinante son las sensaciones.
Original: Para poder ser diferenciada del resto, e identificada fcilmente.

2.1.4. FUNCIONES
Las funciones marcarias han ido cambiando a lo largo de la historia.
En efecto, Baylos Corroza seala que en un comienzo el signo cumpla con
indicar la pertenencia del objeto a una persona determinada, la autora sobre el
mismo de un artista o la atribucin de responsabilidades dentro del proceso de
produccin. Dichas funciones, si bien tendran un valor dentro del comercio de
la poca, no seran las mismas que desempea la marca de la modernidad. (p.
218).
Hoy en da la doctrina especializada concuerda en sealar a la funcin distintiva
como propia de todo signo marcario. Sobre este tema, Bertone y Cabanellas nos
dicen:
Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran
trascendencia econmica, se encuentran subordinadas a la funcin distintiva,
tanto desde un punto de vista lgico como del jurdico. Desde el ngulo lgico,
la marca y sus restantes funciones dependen de su capacidad distintiva, pues
sin ella no existira el signo marcario. Lo mismo sucede desde el enfoque
jurdico, pues no puede darse la proteccin propia de las marcas, proteccin
que permite a stas cumplir sus distintivas funciones, si el signo de que se trata
carece de la posibilidad de cumplir con su funcin distintiva (2003. pp. 30-31).

Como se puede apreciar, la funcin distintiva no slo est presente en las distintas
clasificaciones sino que adems ocupa un lugar preponderante en las mismas.
-

FUNCIN INDICADORA DE PROCEDENCIA EMPRESARIAL: La

marca permite al comerciante separar sus productos o servicios de otros en el
mercado, brindndole al consumidor la informacin de que los mismos son
propios de su empresa y no de otra. En consecuencia, resulta irrelevante para el
pblico la informacin precisa sobre el fabricante del producto o el prestador
del servicio de su inters, siendo suficiente el contar con la certeza de que se
trata del mismo empresario que con anterioridad satisfizo sus expectativas de
consumo.

FUNCIN INDICADORA DE CALIDAD: Tambin conocida como

funcin de garanta o funcin social, esta atribucin de la marca hace
referencia a la idea que proporciona la misma al consumidor sobre las
cualidades del producto o servicio. Es as que las personas buscarn aquellas
marcas que asocian con ciertas caractersticas que en su momento les
resultaron positivas, ya sea por experiencia personal o por recomendacin de
terceros, esperando que las mismas sean iguales o incluso mejores.
Consideramos que dentro de este rubro se encuentra la denominada funcin
de proteccin al consumidor pues mediante la informacin que brinda el signo
las personas podrn realizar mejores decisiones de consumo y a travs de sus
preferencias, desplazar del mercado a aquellos empresarios que no cumplan
con ciertos estndares de calidad.

FUNCIN PUBLICITARIA: Adems de las funciones ya sealadas, la

marca cuenta adems con la capacidad de dar a conocer al producto o servicio
al que acompaa, contribuyendo directamente a su posicionamiento en el
mercado, ya sea comunicando caractersticas propias de aquel o evocando
ideas o sentimientos deseables por parte del pblico. Esto depender, por
ejemplo, del producto en s mismo, de su forma de presentacin o de las
palabras singulares que lo acompaan.

2.1.5. IDENTIDAD DE MARCA

Una marca est configurada por los siguientes elementos:
- NOMBRE O FONOTIPO: Constituido por la parte de la marca que se
puede pronunciar. Es la identidad verbal de la marca.
- LOGOTIPO: Es la representacin grfica del nombre, la grafa propia con
la que ste se escribe.
- ISOTIPO: Es la representacin grfica de un objeto, que es un signoicono
- GAMA CROMTICA o CROMATISMO: Es empleo y distribucin de
los colores.
- DISENO GRAFICO O GRAFISMO: Son los dibujos, ilustraciones, no
pronunciables, que forma parte de la identidad visual de marca.

SIMBOLOS DE IDENTIFICACIN DE UNA MARCA

EL LOGOTIPO
-

Tiene naturaleza lingstica, debido al empleo de un determinado lenguaje

para la comprensin de los receptores. Y grafica debido al procedimiento
de representacin que toma el objeto.
Tiene cualidad denotativa: es comprendido por los componentes
representativos intrnsecos. Y connotado, el receptor asiente una especfica
ideologa del objeto.
Tiene funciones como en la designacin: permite designar el objeto para
un fin determinado. Y el referente, indica una asociacin de ideas que tiene
el receptor sobre el objeto.
En el nivel de percepcin primero es semntico: porque ha de poseer un
significado determinado, y que a su vez permite llevar una cadena de
significados. Y el segundo es esttico: estara hablando de la forma que
tome el logotipo.

EL SMBOLO:
-

Tiene naturaleza grafica debido al medio de representacin que toma el

objeto. Y significa se refiere a que existe por convenio o ajuste indica un
pensamiento sobre el objeto.
Tiene cualidad, primero connotado ya que el receptor asiente una
especfica ideologa del objetivo, y connotativo permite al receptor a
reinterpretar la ideologa del objeto, y esa reinterpretacin esta medida por
los conocimientos que le evoque el objeto.
Tiene funcin primero de referente indica una asociacin que tiene el
receptor sobre el objeto y de impacto, permite romper barreras
emocionales que tiene el receptor sobre el objeto. En tanto los niveles de
percepcin el primero el esttico estara dado de la forma que tome el
smbolo, y de sensacin se da en el receptor, evaluando al objeto,
condicionado por sus emociones.

CROMATISMO: En el subconsciente de la persona, por alguna razn ya sea

visual o auditiva se tiene una idea sobre el objeto; y fsica porque, est
conformado o tiene una constitucin especfica, la cual se asocia al estudio del
empleo y distribucin de los colores.
2.1.6. TIPOS DE MARCAS
Pueden constituir marca:
- Palabras o combinaciones de palabras
- Imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos.
- Sonidos
- Olores
- Letras y nmeros

La forma de los productos, sus envases o envolturas.

Cualquier combinacin de los signos o medios indicados anteriormente.

TIPOS DE MARCA EN ATENCIN A SU CAPACIDAD DISTINTIVA

Marcas evocativas o sugestivas: Hay marcas que evocan una cualidad o
caracterstica de los productos o servicios que distinguen y por lo tanto su fuerza
diferenciadora no es alta, y en muchos casos no podr terminar siendo una marca
registrada, porque ms que evocar describe una caracterstica o cualidad del
producto o servicio. As se entiende que las marcas evocativas son dbiles, ya que
cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o
caractersticas de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con
sus marcas, lo que supone que su titular lo debe aceptar o no pueda impedir que
otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o caractersticas de su
marca.
Marcas arbitrarias: Son marcas cuyo significado no necesariamente guarda
relacin con los productos o servicios que va a diferenciar. Asimismo, son marcas
compuestas por palabras de uso comn en el lenguaje, pero que se aplicarn para
designar productos o servicios en relacin con los cuales no describen o sugieren
ingredientes, cualidades o caractersticas. Este tipo de marcas tienen un nivel ms
alto de distintividad que las marcas evocativas.
Marcas de fantasa: Son marcas que usualmente tienen un excelente nivel de
distintividad, ya que estn conformadas por una o ms palabras creadas con el
expreso propsito de emplearlas como marcas. Muchas veces no tienen un
significado real y usualmente terminan teniendo un reconocimiento importante por
parte de los consumidores.
OTROS TIPOS DE MARCAS
Denominativas: Compuestas por una o ms letras o palabras, frases o
combinaciones de ellos que no tienen ninguna forma especial de letra.
Figurativas: Compuestas exclusivamente por figuras o smbolos.
Mixtas: Combinacin de un elemento denominativo y un elemento figurativo
Tridimensionales: Constituidas por formas particulares de los envases,
recipientes, embalajes u otro acondicionamiento.
2.1.7. NORMATIVIDAD DE LAS MARCAS
Norma andina
Decisin 486
Norma nacional
Decreto Legislativo 823 (aplicable en lo que no contravenga la Decisin 486)
Convenios Internacionales

Convenio de Pars
Convencin de Washington
ADPIC
Tratado de Derecho de Marcas
2.1.8. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCAS DE
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
-

Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrativo).
Indicar los datos de identificacin del(s) solicitante(s):
Para el caso de personas naturales: consignar el nmero del Documento
Nacional de Identidad (DNI) o Carn de Extranjera (CE) e indicar el nmero
del Registro nico de Contribuyente (RUC), de ser el caso.
Para el caso de personas jurdicas: consignar el nmero del Registro nico de
Contribuyente (RUC), de ser el caso.
En caso de contar con un representante, se deber de indicar sus datos de
identificacin y ser obligado presentar el documento de poder. (*)
* PODERES: Si el solicitante acta a travs de un representante, deber
adjuntar el poder.

Personas naturales: requieren documento privado. No necesita

legalizacin.
Personas jurdicas: requieren documento privado en el que se indique la
calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general,
apoderado, entre otros. No necesita legalizacin.
Tratndose de poderes otorgados en idioma extranjero: deber presentar
su correspondiente traduccin simple al idioma espaol.
En caso de renuncia de derechos, el documento poder deber contar
con firma legalizada por un notario. Si hubiese sido otorgado en el
extranjero, deber contener la secuencia de legalizaciones hasta el
consulado peruano o apostilla.

Sealar el domicilio para el envo de notificaciones en el Per (incluyendo

referencias, de ser el caso).

Indicar cul es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,

tridimensional, figurativo u otros).
Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deber adjuntar su
reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho
en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). De ser posible,
se suguiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo electrnico:

logos-dsd@indecopi.gob.pe. (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y

bordes entre 1 a 3 pixeles).
-

Consignar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir

con el signo solicitado, as como la clase y/o clases a la que pertenecen
(Clasificacin de Niza).
En caso de una solicitud multiclase, los productos y/o servicios se deben
indicar agrupados por la clase, precedidos por el nmero de clase
correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificacin Internacional de
Niza.
De reivindicarse prioridad extranjera sobre la base de una solicitud de registro
presentada en otro pas, deber indicarse el nmero de solicitud cuy a prioridad
se reivindica, as como el pas de presentacin de la misma. En esta situacin
particular, se deber adjuntar copia certificada emitida por la autoridad
competente de la primera solicitud de registro, o bien certificado de la fecha de
presentacin de esa soliciud, y traduccin al espaol, de ser el caso.

Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.

Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo es

equivalente al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase
solicitada, esto es S/. 534.99 Nuevos Soles. Este importe deber pagarse en la
sucursal del Banco de la Nacin ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La
Prosa N 104-San Borja, o bien realizar el pago a travs de una de las
modalidades que se ofrecen.

2.1.8.1.

OBSERVACIONES
El usuario debe tener en cuenta que existen ciertos requisitos mnimos o
informacin indispensable que debe contener una solicitud de registro para que se
le asigne fecha de presentacin:
-

Los datos de identificacin del solicitante, o de la persona que presenta la

solicitud, que permitan efectuar las notificaciones correspondientes.

La marca cuyo registro se solicita.

La indicacin expresa de los productos o servicios para los cuales se

solicita el registro.

El pago de las tasas respectivas.

En caso se omita o no se adjunte alguno de ellos, se otorgar un plazo de 60 das

hbiles improrrogables para proceder con la subsanacin. De cumplirse con lo

solicitado, se considerar como fecha de presentacin de la solicitud aquella en la

cual se hubieren completado dichos requisitos.
Si no se cumple con el requerimiento formulado, la solicitud de registro se tendr
por no presentada y se dispondr su archivamiento.
Una vez presentada la solicitud (es decir, habindose asignado fecha de
presentacin para efectos jurdicos), la Direccin tiene un plazo de 15 das hbiles
para realizar su examen formal.
Con relacin al resto de requisitos de forma (presentacin del documento de poder,
indicacin de la clase, precisin, adecuacin y/o exclusin de productos o
servicios, entre otros), la Direccin notificar al solicitante para que en un plazo de
60 das hbiles cumpla con subsanar las omisiones o realizar las modificaciones.
El plazo se cuenta desde el da siguiente de recibida la notificacin.
De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarar el
abandono de la solicitud y se dispondr su archivamiento.
Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitir una orden
de publicacin, la cual deber presentarse en las oficinas del diario oficial El
Peruano para solicitar su publicacin por nica vez. El costo de la publicacin
debe ser asumido por el solicitante.
Si se solicita a travs de diferentes expedientes el registro de una misma marca con
relacin a productos y/o servicios de distintas clases, se podr pedir - dentro de los
10 das siguientes a la presentacin de las solicitudes- la emisin de una orden de
publicacin mltiple (que contenga todos los pedidos). En caso contrario, se
emitirn rdenes de publicacin independientes.
Dentro del plazo improrrogable de 30 das hbiles de recibida la orden de
publicacin, el solicitante debe realizar su publicacin en el diario oficial El
Peruano.
2.1.8.2.

CESIN DE DERECHOS EXPECTATICIOS DE LA SOLICITUD DE

REGISTRO
El solicitante podr ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de registro
en trmite. Para ello deber presentar el documento en el que conste la cesin con
su firma. Cuando la cesin sea efectuada por una persona natural, se deber
presentar una declaracin jurada de bien propio de libre disposicin o, de ser el
caso, el consentimiento del cnyuge. No se requiere legalizaciones.

2.1.8.3.

RECURSOS IMPUGNATIVOS

Si despus de notificada la resolucin, el solicitante desea interponer un recurso de

reconsideracin o de apelacin, dispondr de un plazo mximo de 15 das hbiles
contado a partir del da siguiente en que dicha resolucin le fue comunicada.
2.1.8.4.

LA OPOSICIN AL REGISTRO DE MARCA (Y LA OPISICIN

ANDINA)
Como hemos mencionado anteriormente, cualquier persona interesada tiene el
derecho a impedir que una marca sea registrada. La accin legal para impedir que
la marca se registre se llama oposicin. Veamos a qu nos referimos cuando
hablamos de la oposicin a la marca (y qu es la oposicin andina). El registro
de marca concede a su titular el uso exclusivo de la misma en un territorio
determinado, por un plazo de 10 aos renovables indefinidamente. Sin embargo, y
para garantizar que no se afecten los derechos de anteriores titulares de marcas
idnticas o similares, e inclusive de anteriores solicitantes, el procedimiento para la
concesin de marcas exige que en determinado momento se tenga que publicar la
solicitud en el Diario Oficial El Peruano, con el objeto de informar a terceros de
esta intencin y as permitir que aquellas personas que consideren que la marca
que se pretende registrar afecta sus derechos, puedan formular una oposicin ante
la Oficina de Marcas. De esta manera, una vez publicada una solicitud de registro,
cualquier interesado puede presentar oposicin dentro de los 30 das hbiles
siguientes a la publicacin. En el mismo plazo, tienen derecho a oponerse al
registro aquellos titulares de marcas registradas o de solicitudes presentadas en
Bolivia, Colombia y Ecuador, Pases Miembros de la Comunidad Andina (CAN).
Esto se conoce como la oposicin andina, y tiene su fundamento en el proceso
de integracin comercial andino, que busca la libre circulacin de bienes entre los
pases de la CAN, es decir, que no existan barreras para el libre flujo de
mercancas entre estos pases. Sin embargo, no es suficiente el simple hecho de
invocar la oposicin andina, sino que la ley exige que adicionalmente deba
solicitar el registro de mi marca en el pas donde presente la oposicin. Ello por
cuanto la oposicin andina no debe convertirse en un mecanismo para impedir el
acceso de competidores al mercado.

2.1.8.5.

DIVISIN DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO MULTICLASE DE

MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO
Para la divisin de una solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o
servicio, se deber presentar un pedido de divisin, indicando los productos y/o
servicios, agrupados por clases, que se desglosan de la solicitud inicial;
acompaando el comprobante de pago de las tasas correspondientes y copia de lo
actuado hasta el momento de solicitar la divisin, para ser adjuntada en cada
solicitud divisional.
El costo por los derechos de trmite de la divisin es equivalente al 1.26% de la
UIT, esto es S/. 48.65 Nuevos Soles.

El pago se realiza por cada divisin que se solicite.

2.1.8.6.

EVALUACIN RESPECTO DE SI EL SIGNO SER O NO ADMITIDO

A REGISTRO
Si no se hubieren presentado oposiciones, o si ya venci el plazo para absolver el
traslado de las oposiciones formuladas, se examinar si el signo solicitado a
registro rene los requisitos de registrabilidad establecidos en el artculo 134 de la
Decisin 486, y si no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro
establecidas en los articulo 135 y 136 de la citada norma

2.1.9. CLASIFICACIN INTERNACIONAL PARA EL REGISTRO DE LAS

MARCAS
Cuando queremos registrar un signo como marca de producto o de servicio,
tenemos que delimitar claramente cules son los productos o servicios que van a ir
acompaados con dicha marca en el mercado. Porque, al tener la exclusividad del
uso de un signo como marca, en la prctica ser la nica persona autorizada en
todo el Per para distinguir con dicha marca mis productos o servicios. Vale la
pena recordar que la propiedad industrial en general y el derecho de marcas en
particular, implica que el Estado concede a las personas que as lo soliciten un
monopolio sobre un signo determinado, que en el caso de las marcas puede ser
indefinido.
En ese sentido, y para evitar que el uso de las marcas se convierta en un obstculo
para el acceso de productos y servicios al mercado, es necesario que el solicitante
escoja qu productos o servicios va a utilizar con la marca, con el objeto de que
otros competidores puedan utilizar marcas idnticas o similares, pero para
distinguir productos o servicios que no sean confundibles.
Por esta razn la legislacin marcaria establece que es un requisito para acceder al
registro la indicacin de la clase a la cual corresponden los productos o
servicios. Para ello existe el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacin
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (o conocido
tambin como la Clasificacin Internacional de Niza), que establece 45 Clases
(34 para productos y 11 para servicios) que sirven para orientar a las personas
sobre cul es la mejor opcin para clasificar sus productos o servicios.
Por ejemplo: En el mercado peruano actual existen las siguientes marcas: En el
primer caso, La Gloria Restaurant (Clase 43) es una marca que distingue
servicios de restaurante, mientras que Gloria (Clase 29) distingue principalmente
productos lcteos. Dichas marcas se encuentran adems registradas a nombre de
titulares distintos.

A pesar que ambas marcas son similares (ambas comparten el uso de la

denominacin Gloria), se encuentran en Clases distintas, los productos que
acompaan a cada marca no tienen una vinculacin o conexin entre si, por lo
tanto pueden coexistir en el mercado sin que genere confusin en el pblico
consumidor.
Es importante mencionar que la Clasificacin Internacional es un elemento
orientado a facilitar el registro de marcas, y no un medio para crear prohibiciones
de registro. En efecto, es perfectamente vlido que existan dos marcas idnticas o
similares, registradas bajo la misma clase y a nombre de titulares distintos.
Para entender mejor este esquema legal, veamos el siguiente ejemplo: En la Clase
30 encontramos al pan y hielo, productos que no guardan ninguna relacin
entre s y que bien podran estar protegidos por marcas idnticas o similares a
nombre de diferentes titulares.
En sentido contrario, podemos ver que la en la Clase 29 se encuentran las frutas
en conserva y en la Clase 32 las bebidas y zumos de fruta, productos que
encontrndose en Clases distintas, s guardan una estrecha relacin competitiva,
por lo cual sera vlido plantear que el titular de una marca para frutas en conserva
en la Clase 29, pueda impedir el registro de la misma marca para distinguir jugos
de fruta en la Clase 32.
Finalmente, es necesario tener en consideracin que si solicito el registro de una
marca para distinguir productos o servicios de una determinada Clase, tendr la
obligacin de usar la marca con relacin a dichos productos o servicios que han
sido descritos en la solicitud.
Si no utilizo la marca, como veremos ms adelante (en el captulo referido al uso
de la marca), cualquier persona interesada podr interponer una accin de
cancelacin por falta de uso, y lograr con xito que mi marca sea retirada del
registro. Las marcas deben usarse una vez hayan sido registradas. Su no uso puede
implicar la cancelacin, parcial o total de la marca.
2.1.10. EL USO DE LA MARCA
Habamos sealado anteriormente que el simple uso de una marca no registrada no
genera derechos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una vez concedido el
registro de una marca es necesario ponerla en uso. Conforme a la ley, una marca
registrada podr ser cancelada a pedido de cualquier persona interesada, cuando
sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado durante los tres aos
consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie el pedido de cancelacin. Quien
debe probar el uso es el dueo de la marca y no quien pide la cancelacin; y podr
demostrarse el uso mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercializacin de las mercancas identificadas con la marca, entre otros. La

demostracin del uso deber estar sustentada en dos aspectos que se vinculan a la
marca en su funcin de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios
que constituyan su objeto: su regularidad y su volumen comercializado. En caso
no se logre demostrar que la marca se usaba tal cual fue registrada, quien pidi la
cancelacin podr pedir la misma marca para s. Frente a lo sealado, queda claro
que existe una sancin muy fuerte en caso que la marca no sea usada. Esta es la
cancelacin por falta de uso. Por ello, es importante plantearse las estrategias
necesarias para un uso adecuado de la marca, para el xito empresarial y para
reguardar ese activo tan importante que es la marca
Es posible justificar el no uso de la marca?
Supongamos que tenemos una marca de vinos y que nuestras plantaciones de
vides, planta embotelladora y central de distribucin se encuentran en la ciudad de
Ica. Qu hubiera sucedido si luego del terremoto del 15 de agosto de 2007 se
hubiese destruido la planta embotelladora, afectado las vides por una sequa
sobreviniente, y los canales de distribucin no hubiesen podido suministrar
adecuadamente los productos al mercado? Recordemos que la ley exige que se
cancele una marca por falta de uso, cuando sin motivo justificado la marca no
hubiera sido utilizada por tres aos consecutivos a la interposicin de la accin de
cancelacin. Esto quiere decir, que si logro acreditar que s tuve motivos
justificados que me impidieron su uso normal, la autoridad competente no debera
ordenar la cancelacin de mi marca. El ejemplo nos presenta un motivo justificado
para acreditar el no uso de la marca, pues el terremoto y los hechos derivados
son razones que escapan al control del titular de la marca, generando la
imposibilidad de utilizarla, e incluso de elaborar los productos que ella distingue.
Defensa de la marca
Los derechos que nacen con el registro de la marca, le permiten a su dueo iniciar
acciones legales contra aquellos que indebidamente o sin su autorizacin hacen
uso de marcas idnticas o semejantes en el mercado. Estas acciones se llaman
acciones por infraccin y estn destinadas a impedir el uso no autorizado de la
marca, para lo cual se podr solicitar a la Oficina de Marcas que dicte medidas
preventivas para protegerla, incluyendo el decomiso de los productos infractores y
eventualmente la posibilidad de multar a quienes la hayan utilizado.
Proteccin de marcas en otros pases
En el actual contexto de globalizacin, es recomendable que todo empresario
pueda manejar la opcin de exportar sus productos o servicios. Si esos productos o
servicios contienen adems una marca que los distingue, entonces necesariamente
deber solicitar el registro en los pases de destino. Por qu? Porque las marcas
tienen una proteccin territorial, es decir, slo se protegen en el pas donde se
solicit el registro. Sin embargo, el sistema marcario multilateral permite que un

solicitante pueda invocar una fecha de prioridad que le permita registrar de manera
ms eficiente sus marcas en el resto de pases del mundo. Qu quiere decir esto?
Supongamos que solicitamos el registro de la marca Restaurante El Pollo
Sabroso en Per, el da 2 de enero de 2009. Esta ser la fecha de prioridad para
solicitar el mismo registro durante los seis meses siguientes, en los dems pases
que tengan normativa sobre marcas similar a la peruana (en este caso, en todos los
pases miembros de la Organizacin Mundial del Comercio). Es decir, tendremos
hasta el 2 de junio de 2009 para solicitar el registro de esa marca por ejemplo- en
Colombia, e invocar como fecha de prioridad el 2 de enero de 2009. Entonces, si
presentamos la solicitud de registro en Colombia el 2 de mayo de 2009, deberemos
indicar que la fecha de prioridad es el 2 de enero de 2009 (fecha de presentacin
en Per), con lo cual la oficina colombiana entender que nuestra solicitud tiene
como fecha de presentacin ya no el 2 de mayo de 2009 sino el 2 de enero de
2009. Con esto, cualquier persona que haya solicitado en Colombia una marca
idntica o similar por ejemplo, el 2 de marzo de 2009- deber considerarse como
posterior a nuestra solicitud, y en consecuencia no podr registrar la marca.
2.1.11. LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE MARCAS
Habiendo quedado claro que el titular de una marca se encuentra obligado a
utilizarla, para evitar su cancelacin por falta de uso, ello no quiere decir que ese
mismo titular no pueda permitir su uso por parte de terceros. En efecto, la ley
permite que el titular del registro de una marca pueda licenciarla o cederla a
terceros para que stos la utilicen con su debida autorizacin.

Licencia de marca

La licencia de marca implica el uso de la misma por parte de un tercero

debidamente autorizado. El titular de la marca, quien otorga el derecho a un
tercero para que la utilice es el Licenciante. Quien recibe el derecho a usar la
marca mediante el contrato es el Licenciatario. Normalmente el Licenciatario
retribuye al Licenciante el derecho por la licencia mediante un pago anual o un
porcentaje de las ventas realizadas con los productos o servicios que traen la
marca.
Actualmente la ley peruana no exige que las licencias sobre marcas se inscriban en
el INDECOPI; sin embargo, puede resultar recomendable realizar el registro,
tomando en cuenta que hacerlo otorga publicidad y, por lo tanto, mayor seguridad
jurdica.
Algunas de las obligaciones del Licenciante, que normalmente se estipulan en el
contrato de licencia son:
(i) Garantizar el derecho de uso de la marca al Licenciante durante la vigencia del
contrato.
(ii) Hacer las renovaciones pertinentes de la marca.

(iii) En algunos casos, el Licenciante se obliga a proveer determinados bienes o

servicios al Licenciatario conjuntamente con la licencia marcaria.
Por otro lado, algunas de las obligaciones usualmente asumidas por el
Licenciatario son las siguientes:
(i) Pagar la suma como contraprestacin por el derecho de uso de la marca.
(ii) Obligacin de manufacturar y poner en el comercio productos con la marca
licenciada (o brindar servicios con la misma).
(iii) Respetar las normas de calidad brindadas por el licenciante, respecto a los
productos o servicios que sern puestos en el comercio con la marca.
(iv) No hacer modificaciones a la marca licenciada en su utilizacin

Transferencia de marca

La transferencia de marca es un acto por el cual el titular de la marca transfiere

todos sus derechos sobre el signo a un tercero (normalmente a cambio de una
contraprestacin). A diferencia de las licencias, las transferencias de marcas se
deben inscribir obligatoriamente en la Direccin de Signos Distintivos del
INDECOPI. En ese sentido, las firmas del transferente y del adquirente en el
contrato de transferencia debern estar legalizadas; en el caso que el documento se
suscriba en el extranjero, deber ser legalizado por funcionario consular peruano.
Entre las obligaciones ms comunes para el transferente en contratos de este tipo
se encuentran las siguientes:
(i) Realizar todos los actos necesarios para concretar la transferencia de la marca.
(ii) No solicitar el registro de la marca, ni utilizar signos iguales o similares a la
marca transferida.
(iii) Cooperar con el adquirente en el mantenimiento de derechos de propiedad
sobre la marca en caso sea necesario.
Asimismo, algunas de las obligaciones ms comunes del adquirente en este tipo de
contratos son:
(i) Pagar la retribucin por la transferencia de la marca.
(ii) Asumir los gastos de inscripcin de la transferencia.
Tambin es muy importante que al momento de adquirir una marca, se verifique
que no exista ningn tipo de gravamen o medida sobre ella (por ejemplo, un
embargo). Esto se puede comprobar en la Direccin de Signos Distintivos del
INDECOPI, al revisar el certificado de la marca.
2.2.

MARCAS COLECTIVAS
La marca colectiva es un signo que puede ser utilizado por un grupo de productores,
para distinguir el origen o cualquier otra caracterstica comn de un producto o

servicio elaborado bajo parmetros definidos. La marca colectiva se utiliza bajo el

control de un titular, que puede ser una asociacin o gremio que agrupa a los
productores o prestadores de servicios. Este tipo de marca es una buena opcin para
productores y prestadores de servicios que elaboren o presten con una calidad muy
similar, ya que permite disminuir los costos que tendra que asumir cada uno de estos
productores o prestadores de servicio, si desean obtener y mantener un registro de
marca individualmente. Por otro lado, el uso de una marca colectiva puede servir para
reflejar determinadas caractersticas de los productores de una regin en la marca. Las
marcas colectivas nacen como parte de una necesidad de los empresarios (sobre todo
de pequea empresa), de asociarse o agruparse para la oferta de productos o la
prestacin de servicios comunes.
Por otro lado, no slo permite reducir costos en la proteccin y diferenciacin de los
productos o servicios, tambin se aprovecha las economas de escala y se incrementa
la confianza de los consumidores. La marca colectiva se va a utilizar sobre la base de
unas Reglas de Uso establecidas por los propios beneficiarios de dicha marca. Las
Reglas de Uso constituyen un requisito para registrar la marca. El dueo de la marca
podr ser una asociacin, gremio o grupo de personas bajo una personera legal. La
caracterstica particular puede referirse, por ejemplo, al origen geogrfico de los
productos o servicios, al modo de fabricacin, a los materiales empleados, a su
calidad, o a la simple pertenencia a la entidad titular. La marca es adoptada por una
entidad colectiva, una asociacin de productores, fabricantes, u otra organizacin de
personas legalmente establecidas y que sirve para distinguir los productos o servicios
de los miembros de la asociacin o grupo.
La marca colectiva es adoptada frente a una necesidad concreta, como es asociarse o
agruparse para ofrecer productos o prestar servicios comunes, permitindose que stos
sean percibidos como provenientes, no de una empresa en s misma considerada, sino
de una empresa como miembro o parte de una asociacin o ente colectivo de la que
tambin forman parte otras empresas. Ello permite orientar esfuerzos competitivos
hacia objetivos y metas comunes, logrndose en muchos casos la asociatividad
necesaria para poder cubrir las expectativas de mercados exigentes, tanto desde el
punto de vista de la homogeneizacin de productos sustentado en la calidad, origen u
otra cualidad propia, como por el cumplimiento de la oferta, en cuanto a cantidad,
tiempo de entrega y dems condiciones comerciales.
En la legislacin peruana se dispone que el tratamiento legal, en cuanto al registro para
este tipo de marcas, sea el mismo que para las marcas individuales, salvo
determinados requisitos propios de la naturaleza de este tipo de marcas. Como hemos
sealado, el elemento esencial dentro del esquema de las marcas colectivas es el
Reglamento de Uso, que es el conjunto de disposiciones (normas internas) que
pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca por parte de los asociados o
agremiados, en relacin a los productos o servicios de que se trate, partiendo de los
elementos de calidad, homogeneidad, estabilidad o cualesquier otra caracterstica
particular que se pretenda que la marca englobe o anuncie al consumidor.

2.2.1. VENTAJAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Sus ventajas son las siguientes:
-

Se enfrenta al mercado en forma conjunta, obligndose a contar con una estrategia

comn.
La marca es explotada y promocionada por varias personas.
El uso comn de una marca obliga a unificar la calidad y caractersticas de los
productos marcados.
Emplear una marca colectiva no impide utilizar marcas individuales o propias.
Cmo se obtiene una marca colectiva?
La marca colectiva se obtiene mediante la solicitud de inscripcin de la misma
ante la Direccin de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Para qu sirve una marca colectiva?
Los principales objetivos de una marca colectiva son:
- Distinguir las caractersticas comunes de los bienes y servicios identificados por
ella.
- Promocionar productos propios de una regin, cuyas caractersticas se deriven de
sus condiciones histricas, culturales y sociales.
- Homogeneizar la calidad del producto o servicio ofrecido en el mercado,
utilizando la marca colectiva.
- Contar con una estrategia comn de mercadeo del producto o servicio
identificado con la marca colectiva.
- Permitir que la marca sea promocionada por varias personas.
- Diferenciar del resto de productos aquellos que estn identificados bajo la marca
colectiva.
- Enfrentar, de manera conjunta, las acciones de observancia de la marca, lo cual
permitir distribuir su costo entre todos los usuarios de la misma.
Quines pueden solicitar tal inscripcin?
La inscripcin de una marca colectiva debe ser solicitada por agrupaciones
formalmente constituidas que renen a productores, fabricantes, prestadores de
servicios, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos.
Qu derechos confiere una marca colectiva?
La marca colectiva concede a su propietario un derecho que implica: Usar en
forma exclusiva la marca colectiva por un periodo de 10 aos contados a partir de
la fecha de su concesin, periodo que puede ser renovado sucesivamente de
manera indefinida.

2.2.2.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA MARCA COLECTIVA

Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente

(dos para la Autoridad y uno para el administrado).

Indicar los datos de identificacin del solicitante (asociacin, organizacin o grupo

de personas).

Consignar los datos de identificacin del representante y presentar el documento

de poder. (*)
* PODERES: Si el solicitante acta a travs de un representante, deber adjuntar
el poder.
Personas naturales: requieren documento privado. No necesita legalizacin.
Personas jurdicas: requieren documento privado en el que se indique la
calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general,
apoderado, entre otros. No necesita legalizacin.
Tratndose de poderes otorgados en idioma extranjero: deber presentar su
correspondiente traduccin simple al idioma espaol.
En caso de renuncia de derechos, el documento poder deber contar con
firma legalizada por un notario. Si hubiese sido otorgado en el extranjero,
deber contener la secuencia de legalizaciones hasta el consulado peruano
o apostilla.

Sealar el domicilio para el envo de notificaciones en el Per (incluyendo

referencias, de ser el caso).
Indicar cul es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,
tridimensional, figurativo u otros).

Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deber adjuntar su

reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho en
blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores).
De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo
electrnico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi
y bordes entre 1 a 3 pixeles).
-

Consignar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo solicitado,
as como la clase a la que pertenecen (Clasificacin Internacional de Niza).

Acompaar copia de los estatutos de la asociacin, organizacin o grupo de

personas que solicite el registro.

Adjuntar lista de integrantes.

Adjuntar el reglamento de uso de la marca colectiva.

Firmar la solicitud por el representante.

Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo equivale al

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es
S/. 534.99 Nuevos Soles. Este importe deber pagarse en la sucursal del Banco de
la Nacin ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N 104- San Borja,
o bien realizar el pago a travs de una de las modalidades que se ofrecen.

2.2.3. PROCEDIMIENTO
-

Presentacin de documentos: Presentar los requisitos indicados en el puto

anterior del presente documento.

Asignacin de fecha de presentacin:

Si los datos consignados en la solicitud son correctos, la solicitud de registro se
tendr por presentada.
Si en la solicitud no se consigna alguno de los datos sealados, la Direccin de
Signos Distintivos del INDECOPI otorgar al usuario un plazo de 60 das
hbiles para subsanar los incumplimientos. De subsanarse en dicho plazo, se
considerar como fecha de presentacin de la solicitud aquella en la cual se
hubieren completado dichos requisitos. Por el contrario, si no se cumple con el
requerimiento formulado, la solicitud de registro se tendr por no presentada y
se deber reiniciar el proceso.
Una vez que se ha asignado fecha de presentacin a la solicitud, la Direccin
de Signos Distintivos del INDECOPI tiene un plazo de 15 das hbiles para
realizar su examen formal.

Evaluacin formal y orden de publicacin

Si se hubiese cumplido con todos los requisitos, se otorgar la orden de
publicacin, con la cual el usuario deber acercase a las oficinas del diario
oficial El Peruano y solicitar su publicacin por una nica vez.
Si no se hubiese cumplido con todos los requisitos, la Direccin de Signos
Distintivos del INDECOPI notificar al solicitante para que cumpla con
subsanar las omisiones, otorgndole un plazo de 60 das hbiles, que se
contarn a partir del da siguiente de recibida la notificacin. Una vez
completados los requisitos, se otorgar la orden de publicacin.
De no cumplirse con dichos requerimientos, se declarar el abandono de la
solicitud y se dispondr su archivamiento.

Publicacin

En el plazo de 30 das hbiles de recibida la orden de publicacin, el solicitante

debe realizar su publicacin en el diario oficial El Peruano
2.2.4. OBSERVACIONES
En caso el usuario no presente la constancia de pago por el derecho de trmite, se
le otorgar un plazo de 2 das hbiles para subsanar la omisin. De no cumplir el
requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendr por no presentada la solicitud.
Con relacin al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Direccin
notificar al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgndole
para ello un plazo de 60 das hbiles, contado desde el da siguiente de recibida la
notificacin.
De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarar el
abandono de la solicitud y se dispondr su archivamiento.
Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitir una orden
de publicacin, la cual deber presentarse en las oficinas del diario oficial El
Peruano para solicitar su publicacin por nica vez. El costo de la publicacin
debe ser asumido por el solicitante.
Dentro del plazo improrrogable de 30 das hbiles de recibida la orden de
publicacin, el solicitante debe realizar su publicacin en el diario oficial El
Peruano.
2.2.5. CESIN DE DERECHOS EXPECTATICIOS DE LA SOLICITUD DE
REGISTRO
El solicitante podr ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de registro
en trmite. Para ello deber presentar el documento en el que conste la cesin con
su firma. No se requiere legalizaciones.
2.2.6. RECURSOS IMPUGNATIVOS
Si despus de notificada la resolucin, el solicitante desea interponer un recurso de
reconsideracin o de apelacin, dispondr de un plazo mximo de 15 das hbiles
contado a partir del da siguiente en que dicha resolucin le fue comunicada.
2.2.7.

DERECHOS QUE CONFIERE UNA MARCA COLECTIVA

La marca colectiva concede a su propietario un derecho que implica:

a) Usar en forma exclusiva la marca colectiva por un periodo de 10 aos contados
a partir de la fecha de su concesin, periodo que puede ser renovado
sucesivamente de manera indefinida.
b) Impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
- Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados
a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases,
envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.
- Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos. Fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as como
comercializar o detentar tales materiales.
- Usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o
un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un
signo idntico para productos o servicios idnticos, se presumir que existe
riesgo de confusin.
2.2.8.

2.3.

EJEMPLOS DE MARCAS COLECTIVAS

PUMPUSH BIOMACA JUNN: Pumpush Biomaca - Junn sirve para

identificar productos agrcolas, forestales y granos (no comprendidas en otras
clases), frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales. Esta
marca colectiva se encuentra registrada a nombre de la Asociacin de
Productores y Transformadores de Maca - Regin Junn - Nacin Pumpush.

CHIRIMOYA CUMBE: Chirimoya Cumbe sirve para identificar a las

chirimoyas producidas en el Valle de Cumbe, provincia de Huarochir,
departamento de Lima. Esta marca colectiva se encuentra registrada a nombre
del pueblo de Cumbe.

MI PAPA - SELECCIONADA & CLASIFICADA: Mi Papa - Seleccionada

& Clasificada sirve para identificar papas de las variedades Amarilla Tumbay,
Peruanita, Diacol Capiro, Chanchan INIA y Perricholi. Esta marca colectiva se
usa para su comercializacin a nivel mayorista. Se encuentra registrada a
nombre de CAPAC PERU.
MARCAS DE CERTIFICACIN

Se trata de aquellas marcas cuyo destino es ser aplicado a productos o servicios, cuyas
condiciones, calidad u otras caractersticas propias han sido controladas, verificadas o
certificadas por una tercera persona, sea natural o jurdica, quien a su vez ser el titular
de la marca. Podrn ser utilizadas por varias personas, previo control y autorizacin de
su titular, quien certificar que los productos o servicios a los que se aplica la marca,
cumplen determinados requisitos o condiciones en aspectos de calidad, composicin,
origen geogrfico, caractersticas tcnicas, modos de elaboracin y produccin o
prestacin de servicios, entre otros.
Son marcas cuya funcin es certificar o garantizar que los productos o servicios que
distinguen se encuentran dentro de los patrones o estndares preestablecidos por su
titular y que adems hay un sometimiento a un control previo y continuo por ste. Se
constituye en una importante herramienta que permite tecnificar procedimientos de
produccin, elaboracin y utilizacin de tecnologa que el titular de la marca traslada a
sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su caso los servicios,
en funcin a una calidad determinada y constante, bajo la supervisin y control de su
titular, quien estar preocupado porque la marca no se desprestigie. Ello ofrece un
sistema en el que varias empresas usan la marca de certificacin, y su titular - quien
est impedido legalmente de usarla directamente- certificar que los productos y
servicios signados con la marca cumplan los estndares o condiciones fijados.
El titular de la marca de certificacin o de garanta puede ser una empresa o institucin
de derecho privado o pblico, o un organismo estatal, regional o internacional, que
haya obtenido el registro correspondiente ante la oficina de marcas. La marca de
certificacin no podr usarse en relacin con productos o servicios producidos,
prestados o comercializados por el propio titular de la marca. El titular de la marca de
certificacin est prohibido de usarla directamente, por lo que en este sistema opera
una relacin de licencias o autorizaciones de uso, a favor de terceros que cumplan con
las exigencias impuestas y basadas en el reglamento de uso correspondiente. Al igual
que las marcas colectivas, en las de certificacin el uso tambin es efectuado por una
multiplicidad de usuarios; siendo la diferencia el que el vnculo entre usuario y titular
no es el de afiliacin o asociacin, sino de carcter contractual.
En la marca de certificacin la relacin entre titular y usuario no est regida por un
estatuto societario, sino por un vnculo legal generado por el contrato de licencia de
uso de la marca, y en todo caso, por las disposiciones propias del reglamento de uso
que el titular establece y que deben ser cumplidas. El titular de la marca est en la
obligacin de fijar y poner en prctica las medidas de control de la calidad y
verificacin de las condiciones de los productos y servicios, que ostenten la marca de
certificacin y fuesen introducidos en el mercado. La forma de garantizar el
cumplimiento de la funcin indicadora de la calidad, por parte de ste tipo de marcas,
es mediante el cumplimiento de las reglas impuestas por el reglamento de uso.
El xito que pueda tener la marca (credibilidad, garanta y constancia) est centrada en
los sistemas de control que desarrolle el titular, y que debern estar contenidos en

dicho conjunto de normas. Para ello, muchas veces el sistema de normalizacin

representa una herramienta muy til, que permite desarrollar actividades productivas y
de servicios definidas por procedimientos sistemticos, basados en normas tcnicas,
que pueden ser nacionales e internacionales, y que estn destinadas a un uso comn y
repetido.
2.3.1. CARACTERSTICAS QUE PUEDEN SER CERTIFICADAS MEDIANTE
UNA MARCA DE CERTIFICACIN
-

Calidad, entendida como referida a un cierto nivel de calidad que supere el

concepto de la calidad bsica nutricional o de inocuidad del producto.

Naturaleza, que se refiere a aquellos atributos relacionados con las

caractersticas organolpticas de los productos (el color o el sabor), dirigidas a
satisfacer necesidades o factores del orden sociocultural (productos en cuya
fabricacin se respetan los derechos humanos y laborales de los trabajadores,
en los que no se usa la mano de obra infantil), productos medioambientales
(ecolgicos o aquellos que producen con procesos que respetan del medio
ambiente a lo largo de la cadena productiva, productos elaborados con material
reciclado), ticos (productos no transgnicos, comercio justo) o tradicionales.

Material utilizado, en el que puede ser certificada la materia prima usada en la

elaboracin de un producto acabado, as como cualquier otro elemento
presente o no en su composicin.

Procedimiento empleado en la elaboracin, que atiende a la posibilidad de

asegurar e informar que el producto ha sido elaborado respetando determinadas
tradiciones (alimentos elaborados por mtodos tradicionales, exigencias
religiosas o medioambientales).

Origen geogrfico, es decir, la posibilidad de asegurar e informar sobre el

origen geogrfico de los productos est sometida al principio de la veracidad
en el uso del nombre geogrfico, y que su registro asegure el uso de tal marca
por todos las empresas o centros de produccin asentados en la regin sin
posibilidad de que se concreten actos arbitrarios de discriminacin que atenten
contra el orden general de la competencia leal.

Tambin podrn ser certificadas cualesquiera otras caractersticas en los

productos o servicios, segn las exigencias socioeconmicas de los
consumidores y del mercado en general.

2.3.2. FUNCIONES DE LA MARCA DE CERTIFICACIN

-

La funcin que jurdicamente se reconoce a esta categora de marca es la de

certificacin, realizada por el titular de la marca como el criterio y competencia
de un tercero independiente, que atesta, asegura e informa al consumidor y al

mercado en general sobre las propiedades presentes o no aquellos productos o

servicios producidos o prestados por quienes estn autorizados por el titular
para usar bajo su control la marca de certificacin
-

Son marcas cuya funcin es la de certificar o garantizar que los productos o

servicios que distinguen se encuentran dentro de los patrones o estndares
preestablecidos por su titular y que adems hay un sometimiento a un control
previo y continuado por ste.

Permitir tecnificar procedimientos de produccin y elaboracin, utilizacin de

tecnologa y en general cualquier conocimiento que el titular de la marca pueda
trasladar a sus usuarios. Por consiguiente se estandarizan los productos y en su
caso los servicios, en funcin a una calidad determinada y constante, bajo la
supervisin y control de su titular que estar preocupado porque la marca no se
desprestigie.

2.3.3. UTILIZACIN DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIN

La marca de certificacin se puede utilizar de la manera siguiente:
- En documentos, folletos, presentaciones y reportes.
- En la publicidad y la pgina Web corporativa.
- En los vehculos de la compaa tales como camiones y furgonetas.
- Letreros e insignias de la compaa.
- En exposiciones y elementos de exhibicin de la compaa.
- Solo se podr utilizar la marca de certificacin asociada al alcance (actividades
y sedes) certificadas .Esto implica que las empresas que no dispongan de todas
las actividades y sedes certificadas no podrn hacer uso de la marca de
certificacin a no ser que declaren el alcance de este hecho en donde se
promocionen. (Anuncios, impresiones, pginas Web.
2.3.4. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE UNA MARCA DE
CERTIFICACIN
-

Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado).

Indicar los datos de identificacin del solicitante (empresa o institucin, de

derecho privado o pblico o un organismo estatal, regional o internacional).

Consignar los datos de identificacin del representante y presentar el

documento de poder. (*)
*PODERES: Si el solicitante acta a travs de un representante, deber
adjuntar el poder.
Personas naturales: requieren documento privado. No necesita
legalizacin.

Personas jurdicas: requieren documento privado en el que se indique la

calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general,
apoderado, entre otros. No necesita legalizacin.
Tratndose de poderes otorgados en idioma extranjero: deber presentar
su correspondiente traduccin simple al idioma espaol.
En caso de renuncia de derechos, el documento poder deber contar
con firma legalizada por un notario. Si hubiese sido otorgado en el
extranjero, deber contener la secuencia de legalizaciones hasta el
consulado peruano o apostilla.

Sealar el domicilio para el envo de notificaciones en el Per (incluyendo

referencias, de ser el caso).

Precisar el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,

tridimensional, figurativo u otros).
Si la marca es mixta, figurativa o tridimensional se deber adjuntar su
reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho
en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). De ser posible,
se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo electrnico:
logos-dsd@indecopi.gob.pe. (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y
bordes entre 1 a 3 pixeles).

2.3.4.1.

Determinar los productos o servicios que se desea distinguir con el signo

solicitado, as como la clase a la que pertenecen (Clasificacin Internacional
de Niza).

Adjuntar el reglamento de uso de la marca de certificacin.

Firmar la solicitud por el representante.

Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo equivale al

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada,
esto es S/. 534.99 Nuevos Soles. Este importe deber pagarse en la sucursal
del Banco de la Nacin ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa
N 104- San Borja, o bien realizar el pago a travs de una de las modalidades
que se ofrecen.
OBSERVACIONES

En caso el usuario no presente la constancia de pago por derecho de trmite, se le

otorgar un plazo de 2 das hbiles para subsanar la omisin. De no cumplir el
requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendr por no presentada la solicitud.
Con relacin al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Direccin
notificar al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgndole

para ello un plazo de 60 das hbiles, contado desde el da siguiente de recibida la

notificacin.
De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarar el
abandono de la solicitud y se dispondr su archivamiento.
Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitir una orden
de publicacin, la cual deber presentarse en las oficinas del diario oficial El
Peruano para solicitar su publicacin por nica vez. El costo de la publicacin
debe ser asumido por el solicitante.
Dentro del plazo improrrogable de 30 das hbiles de recibida la orden de
publicacin, el solicitante debe realizar su publicacin en el diario oficial El
Peruano.
2.3.4.2.

CESIN DE DERECHOS EXPECTATICIOS DE LA SOLICITUD DE

REGISTRO
El solicitante podr ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de registro
en trmite. Para ello deber presentar el documento en el que conste la cesin con
su firma. No se requiere legalizaciones.

2.3.4.3.

RECURSOS IMPUGNATIVOS
Si despus de notificada la resolucin, el solicitante desea interponer un recurso de
reconsideracin o de apelacin, dispondr de un plazo mximo de 15 das hbiles
contado a partir del da siguiente en que dicha resolucin le fue comunicada

2.3.5. REGLAMENTO DE USO DE UNA MARCA DE CERTIFICACIN

- Fijar las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de
garanta y las sanciones aplicables.
- La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra caracterstica de los
correspondientes productos o servicios.
- Las caractersticas garantizadas por la presencia de la marca y la manera en la que se
ejercer el control de calidad antes y despus de autorizarse el uso de la marca.
- Se deben indicar los productos o servicios que podrn ser objeto de certificacin por
su titular.
- Se deben definir las caractersticas garantizadas por la presencia de la marca; y
describir la manera en que se ejercer el control de tales caractersticas antes y despus
de autorizarse el uso de la marca.
Tal reglamento de uso de la marca de certificacin, elaborado por el propio titular
en ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el legislador, constituye el
marco regulador de las relaciones entre el titular y los usuarios de la marca, as
como entre el titular y los consumidores, elaborado a partir de los mnimos legales
que de carcter pblico y privado deja establecidos el legislador, y que
seguidamente mencionamos:

Nombre y domicilio social del titular/certificador;

Personas autorizadas para usar la marca;
Requisitos, componentes, elementos, condiciones, origen o cualesquiera otras
caractersticas que el titular de la marca certifica o garantiza que cumplen los
productos o servicios a los que se aplique la marca.
Las medidas que se adoptarn para verificar estas caractersticas.
Los sistemas de control y vigilancia del uso de la marca.
Las responsabilidades y sanciones en que se pueda incurrir por un uso
inadecuado de la marca.
El canon exigido a quienes utilicen la marca.
En el caso de una solicitud de marca que certifique procedencia geogrfica, la
previsin de que sta podr ser usada por cualquier persona cuyos productos o
servicios provengan de la zona geogrfica y cumplan con las condiciones del
reglamento de uso de la marca.
Prohibicin de disposiciones contrarias a la ley, la moral y las buenas
costumbres.

2.3.6. VENTAJAS QUE CONFIERE UNA MARCA DE CERTIFICACIN

Como consecuencia de la funcin de certificacin que legalmente le es reconocida
a la marca de certificacin, sta cumple las siguientes ventajas:
-

2.4.

Herramienta de un elevado valor competitivo, al vincular, complementar o

contraponer los intereses de los diversos operadores econmicos que
comparten el mercado;
Instrumento de mejora constante de valores sociales, ambientales, culturales,
de desarrollo regional e industrial, y en general del mercado;
Estrategia de mercado que satisface las expectativas de los consumidores al
poder contar con informacin cualificada sobre la presencia o no de
determinadas caractersticas en los productos o servicios;
Permite una segmentacin de los mercados con exigencias de mejora constante
de la calidad y de la diversidad de los productos;
Posibilita una actividad econmicamente viable sobre la base de la calidad,
asegurando una distribucin equilibrada del valor agregado;
Contribuye al mantenimiento de actividades agrcolas o agroalimentarias
particulares en reas desfavorecidas porque la segmentacin del mercado, la
diferenciacin y el valor agregado de los productos certificados, permiten
mantener explotaciones agrarias en estas reas.
NOMBRES COMERCIALES

La figura del nombre comercial es una de las que ms controversia ha creado entre los
entendidos en temas de Propiedad Industrial. Su tratamiento e interpretacin en los
tribunales ha sufrido una serie de mutaciones hasta constituir una figura slida e
importante para el mundo empresarial. Sin embargo, esta evolucin no estuvo ajena a
interpretaciones diversas, llegndose en ocasiones a utilizarse indistinta, y
errneamente, los conceptos de nombre comercial y denominacin social como

categoras que permitan identificar a una determinada empresa, pero sin atender a
significado que cada uno tena. Con distintas expresiones, tales como, nombre social,
nombre comercial, razn social o denominacin social, se pretenda designar en
ocasiones, al sujeto de derecho o a la persona jurdica; algunas otras veces a cierta
actividad desplegada por la sociedad de ndole comercial, y en no pocas
oportunidades tambin s pretenda designar una suerte de conjuncin que aluda a
un sujeto- responsabilidad -actividad, sin que se delimitaran claramente los mbitos
de cada uno de ellos.
Sin embargo, la legislacin vigente en el Per, as como los diversos tratadistas y
entendidos en el tema, parecen haber puesto fin a esta incertidumbre al configurar y
diferenciar como institutos completamente distintos a la denominacin social y al
nombre comercial. Con este trabajo pretendemos esclarecer algunas de las dudas
existentes en cuanto a esta figura, a la vez que desnudamos algunas nuevas inquietudes
sobre la misma.
2.4.1. BREVE EVOLUCIN HISTRICA EN EL PER
La antigua Ley de Promocin Industrial del ao 1959, la misma que fuera
reglamentada mediante Decreto Supremo N 4, indicaba que el nombre
comercial era el signo destinado a distinguir un establecimiento comercial. Aun
cuando la definicin no era la ms feliz, fue el Decreto Ley 18350 Reglamento de
la antigua Ley General de Industrias, la que comenz a generar confusin en
cuanto al tema, al declarar en su artculo 103 que Toda persona natural o
jurdica, dedicada a una actividad econmica cualquiera, puede registrar el
nombre comercial que emplea para distinguirlo de otro similar en la misma
actividad o negocio. A este efecto se identifican los trminos nombre comercial,
denominacin comercial, razn social u otro similar. Este Reglamento, por tanto,
igualaba las figuras de nombre comercial, denominacin social, razn social u
otro similar, como si se tratara de sinnimos.
Por su parte, la antigua Ley General de Sociedades, promulgada mediante D.S.
003-85-JUS, sealaba en su artculo 5, inciso 3, que el contrato social (que es el
que da nacimiento a la persona jurdica), deba expresar sin perjuicio de las
disposiciones legales imperativas, la denominacin o razn social, con lo cual ya
se estaba dando a entender que la persona jurdica poda ser designada por
cualesquiera de ellos, aun cuando no se estableca una clara diferenciacin entre
ellos.
Posteriormente, a travs de la legislacin de la Comunidad Andina,
especficamente las Decisiones 311 y 313, se denota una clara intencin de marcar
claras diferencias entre lo que se entenda por nombre comercial, razn social y
denominacin social. Al igual que el legislador comunitario, tambin el
legislador nacional intent, infructuosamente a nuestro modo de ver, diferenciar
estas figuras al estipular en el artculo 159 de la antigua Ley General de Propiedad

Industrial (Decreto Ley 26017), al definir al nombre comercial como el signo o

denominacin que sirve para distinguir a una persona natural o jurdica en el
ejercicio de su actividad empresarial.
Afortunadamente, la posicin asumida por la Nueva Ley General de Sociedades
vigente en el Per desde 1998 (Ley 26887), aclara en algo las hasta entonces
dudas existentes. Dicha Ley estipula en su artculo 9, que la sociedad puede
adoptar una denominacin social o una razn social (distinguiendo de paso una de
la otra), sin embargo, y aqu est la innovacin, se prohbe la adopcin de una
denominacin o razn social que contenga signos distintivos protegidos por
derechos de propiedad industrial o de derechos de autor, con lo cual se pronuncia
adecuadamente por la proteccin de eventuales derechos de terceros que pudieran
verse afectados no solo por la inscripcin de una sociedad que adopta una
denominacin, ya fuere abreviada o completa, o razn social idntica a la de otra
sociedad, sino tambin en los casos en los cuales se adopta una denominacin o
razn social muy similar. A pesar de ello, coincidimos con el Dr. Ricardo
Beaumont, cuando se pronuncia porque la solucin a este problema podra ser la
creacin de un ndice Nacional de Sociedades, el que a su vez tendra que cruzar
informacin con el Registro que para estos efectos mantiene la Oficina de Signos
Distintivos del INDECOPI, para que se rechace el registro de razones o
denominaciones sociales, iguales o similares, fontica o grficamente.
No podemos concluir este punto sin dejar de mencionar que la Decisin 486 de la
Comunidad Andina, la cual se encuentra plenamente vigente en el Per desde
Diciembre del 2000, tambin define acertadamente al nombre comercial como
aquel signo que identifica a una actividad econmica, a una empresa o a un
establecimiento comercial. La definicin contemplada en el artculo 190 de la
Decisin 486 aclara an ms la figura, al establecer con gran acierto, que puede
constituir nombre comercial no solo la denominacin social, o la razn social sino
tambin cualquier designacin inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles, agregando tambin, que los nombres comerciales son independientes
de las denominaciones o razones sociales de las personas jurdicas, pudiendo
ambas coexistir, mejorando notablemente la tcnica legislativa de sus antecesoras,
dado que la Decisin 344 ni siquiera inclua una definicin de lo que entenda por
nombre comercial.
2.4.2. CONCEPTO Y NATURALEZA
De alguna manera ya hemos adelantado algunos conceptos de lo que se considera
como un nombre comercial al comentar las disposiciones de la Nueva Ley
General de Sociedades y la Decisin 486 de la Comunidad Andina.
En Doctrina son diversas las definiciones que podemos encontrar sobre el tema.
Para Baylos Corroza, citando a su vez el artculo 76 de la Ley de Marcas
espaola, el nombre comercial es el signo o denominacin que sirve para

identificar a una persona fsica o jurdica en el ejercicio de su actividad

empresarial y que distinguen su actividad de las actividades idnticas o similares.
El tratadista norteamericano Ladas seala por su parte en cuanto al nombre
comercial que su concepto general es suficientemente claro: es el elemento que
identifica y distingue la actividad negocial de una persona de la otra. En Francia,
Azma define al nombre comercial como la denominacin bajo la cual una
persona fsica o moral explota su fondo de comercio. En opinin de Aracama
Zorraquin, para la Ley argentina, se entiende por nombre comercial el nombre o
signo con el que se designa a una actividad con o sin fines de lucro.
Tal como ya lo mencionamos lneas arriba, el artculo 190 de la Decisin 486
define al nombre comercial como cualquier signo que identifique a una actividad
econmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, pudiendo constituir
un nombre comercial, entre otros, la denominacin social, razn social o u otra
designacin inscrita en un registro de persona o sociedades mercantiles. La
Decisin 486, precisa tambin que una empresa o establecimiento comercial
podr tener ms de un nombre comercial.
Sin embargo, en honor a la verdad, al parecer fue a travs del Convenio de la
Unin de Pars de 1883 que comenz a incorporarse como parte de los
ordenamientos jurdicos, la necesidad de proteger jurdicamente la figura del
nombre comercial. Desafortunadamente, el Convenio de Paris adoleca de un gran
defecto, dado que en todo su articulado si bien tena la enorme virtud de
propender a la proteccin del nombre comercial, evitaba definir los alcances del
mismo.
En el artculo 8 de dicho tratado, se recoge la obligacin de proteger los nombres
comerciales, aun cuando el artculo en cuestin omite pronunciarse sobre la
manera en que debe otorgarse esa proteccin. La indagacin de los autnticos
mviles que condujeron al legislador internacional a instituir la figura del
nombre comercial en el Convenio de Paris nos lleva a concluir que, tal proceder
tuvo como punto de vista prioritario la necesidad de otorgar tutela jurdica a todos
aquellos distintivos, que fundamentalmente consistan en expresiones
denominativas, que hasta entonces, venan siendo utilizados por los comerciantes
con el objeto de diferenciar sus negocios de aquellos iguales o similares. Ms, la
aparicin y sucesiva internacionalizacin del vocablo nombre comercial no
vino acompaada de una definicin jurdica, ni siquiera de bsica, que delimitara
en algo lo que por ellos habra de entenderse a los efectos de la proteccin
normativa. Esta indefinicin internacional es lo que gener que en distintos pases
(entre ellos el nuestro antes de la promulgacin de la Nueva Ley General de
Sociedades y la Decisin 486) coexistieran regmenes heterogneos y muchas
veces confusos con relacin al nombre comercial.
Segn lo expresado por Fernndez Novoa, en la interpretacin del ahora famoso
artculo 8 del Convenio de Pars, han primado dos tendencias. Una que al hacer

una interpretacin estricta, indica que el extranjero miembro de un pas de la

Unin, podr invocar la proteccin de su nombre comercial, en otro pas de la
Unin, slo si hubiera hecho uso de tal nombre comercial en ese pas. La otra
interpretacin, algo ms abierta, establecera que el extranjero miembro de un pas
de la Unin de Paris, est facultado para invocar la proteccin de su nombre
comercial en otro pas de la Unin, independientemente del hecho que usado o no
su nombre comercial en tal pas. El Per se adscribira a la interpretacin estricta
segn lo dara a entender el artculo 216 del Decreto Legislativo 823, por cuanto
dicho artculo no slo estara exigiendo el uso, sino adicionalmente una
demostracin de que el nombre es conocido por los consumidores.
2.4.3. FUNCIONES
Tal y como ya lo hemos manifestado lneas arriba, el nombre comercial es,
valga la redundancia, un nombre, designacin o trmino que sirve para
identificar y distinguir a una empresa, as como a sus actividades, de las de
otras empresas del medio. El tratadista espaol, Zaragoz Amiel, ha clasificado
las funciones del nombre comercial en 5 categoras distintas, a las cuales nos
hemos permitido agregar una ms:
-

Funcin identificadora: La funcin principal del nombre comercial es

clara- mente la de identificar al empresario en su actividad comercial.
Mediante el nombre comercial se individualiza, no solo al empresario sino
tambin a la actividad empresarial que se realiza, ya que se identifica a la
totalidad de la empresa, sin referirse necesariamente a los productos o
servicios que ella ofrece. Es precisamente mediante esta funcin
individualizadora que el empresario se identifica en el trfico econmico,
sirviendo de pauta para que los consumidores estn en capacidad de elegir
entre las distintas prestaciones que se ofrecen en el mercado. Esta es a
propsito, una de las principales justificaciones por las cuales se busca
proteger a los nombres comerciales, dado que, si los nombres comerciales
tienen por objeto identificar a una empresa y sus actividades, de las de otras
empresas del mercado, los consumidores podran erradamente creer que dos
empresas, que son completamente independientes, pero que sin embargo
utilizan nombres comerciales idnticos, son en realidad la misma empresa o
por pertenecer al mismo grupo empresarial.

Funcin de captacin de clientela: en realidad esta es una funcin de todos

los signos distintivos en general, ya que ellos atraen y consolidan la
clientela del titular de los mismos. El nombre comercial, como signo
distintivo, permite que los consumidores puedan elegir a aquellas empresas
de su predileccin, sirviendo de medio de distribucin de la clientela entre
las diversas empresas.

Funcin publicitaria: Si no existieran los signos distintivos, y dentro de

ellos el nombre comercial, sera inviable difundir a distancia los productos y
servicios de sus titulares, con lo que la comercializacin de bienes y
servicios quedara reducida a los contactos personales entre productores y
consumidores, tal y como suceda en la Edad Media. Muchos inclusive han
calificado al nombre comercial como un colector de clientela, pues es a
travs del nombre comercial que la clientela se siente atrada hacia un
determinado establecimiento. Por tanto, en palabras de Zaragoza de esta
manera, el nombre comercial no slo sirve para identificar al empresario y
la empresa, sino, que adems, sirve para ejercer una funcin de reclamo ante
el pblico, representando esto un factor de trascendencia en la formacin
del goodwill.

Funcin de denominacin de transacciones comerciales: Siendo el

nombre comercial el signo distintivo bajo el cual el empresario desarrolla su
actividad econmica, tambin le autoriza para que pueda firmar aquellos
documentos que resulten de las operaciones de ndole comercial que realice.
De esta forma, el que contrata con el empresario o la empresa titular de un
nombre comercial, sabr de antemano con quien est contratando.

Funcin de garanta (goodwill): Esta funcin est vinculada al hecho que los
titulares de un nombre comercial se esmeran porque los productos o servicios que
ofrecen a travs del mismo, sean de la misma calidad, de modo tal que aquel
consumidor que ya los hubiere adquirido en alguna oportunidad vuelva a hacerlo. Ello
implica que el nombre comercial tambin es capaz de representar la buena reputacin
(o goodwill) ganada en el mercado, constituyendo por lo tanto, una garanta en las
transacciones comerciales que realice, ya que el consumidor tender a relacionar el
nombre comercial con productos o servicios de calidad previamente ofrecidos por el
mismo empresario.

Funcin Competitiva: Los signos distintivos juegan un papel vital en la conformacin de los mercados competitivos (pues la competencia entre empresarios s de
da a travs de elementos tales como precio, calidad, etc.) ya que para que sea de una
efectiva competencia es necesario que el pblico consumidor pueda diferenciar las
diferentes y variadas condiciones que pueda ofrecer cada una de las empresas que se
desenvuelven en el quehacer comercial. Por ello, los nombres comerciales cumplen un
papel importantsimo al permitir a estos consumidores el discriminar las condiciones
de calidad de los servicios o bienes ofertados por los distintos empresarios.

2.4.4. REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL Y FORMA DE ADQUIRIR

DERECHOS SOBRE EL MISMO
Ahora bien, cmo se adquiere el derecho al uso exclusivo de un nombre
comercial?

Aun cuando el sistema registral peruano en lo que atae a signos distintivos, se ha

alineado con el sistema constitutivo de derechos, segn el cual el derecho de
exclusiva sobre un determinado signo distintivo se adquiere con su inscripcin
en el registro pertinente (con la excepcin de la figura de las llamadas marcas
notorias, las cuales tienen un tratamiento distinto), en el caso de los nombres
comerciales el tratamiento es distinto. De acuerdo con lo estipulado por el
artculo 191 de la Decisin 486, debidamente concordado con el artculo 210 del
Decreto Legislativo 823, el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial se
adquiere por el primer uso en el comercio. Agrega el artculo 193 de la misma
Decisin 486, que el registro de un nombre comercial tiene el carcter de
declarativo y no constitutivo, con lo cual la proteccin que se otorga al nombre
comercial est supeditada al uso real y efectivo con relacin al establecimiento
mercantil o empresa, o a la actividad econmica que se distingue, ya que es el uso
lo que permitir que se mantenga su derecho de exclusiva. Esto ha sido
confirmado reiteradas veces por diversa jurisprudencia emanada del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Cabe
mencionar que al ser el registro facultativo, ello trae como consecuencia que,
dado que el derecho sobre un nombre comercial nace con el uso, no existe forma
averiguar si existe un derecho previo o preferente sobre un nombre comercial.
Por este motivo, la doctrina y la jurisprudencia han determinado que los derechos
sobre un nombre comercial no registrado estn, salvo casos de naturaleza
excepcional, circunscritos nica y exclusivamente al rea o territorio de
influencia de ese nombre comercial en particular.
A pesar de ello, el registro de un nombre comercial otorga diversos beneficios
adicionales a su titular, beneficios que no alcanzan a aquellos titulares que a pesar
de estar efectivamente utilizando su nombre comercial en el comercio, no lo
registran a ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. As, aquel que
tuviera la diligencia de registrar su nombre comercial gozar de proteccin en
todo el territorio de la repblica, contrariamente a aquel que sin tener su nombre
comercial registrado, simplemente lo usa, en cuyo caso la proteccin del mismo
estar circunscrita al rea geogrfica en la cual el empresario desarrolle su
actividad econmica.
2.4.5. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE NOMBRES
COMERCIALES
-

Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado).
Indicar los datos de identificacin del(s) solicitante(s):
Para el caso de personas naturales: consignar el nmero del Documento
Nacional de Identidad (DNI) o Carn de Extranjera (CE) e indicar el nmero
del Registro nico de Contribuyente (RUC), de ser el caso.

Para el caso de personas jurdicas: consignar el nmero del Registro nico de

Contribuyente (RUC), de ser el caso.
En caso de contar con un representante, se deber indicar sus datos de
identificacin y ser obligatorio presentar el documento de poder. (*)
*PODERES: Si el solicitante acta a travs de un representante, deber
adjuntar el poder.
Personas naturales: requieren documento privado. No necesita
legalizacin.
Personas jurdicas: requieren documento privado en el que se indique la
calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general,
apoderado, entre otros. No necesita legalizacin.
Tratndose de poderes otorgados en idioma extranjero: deber presentar
su correspondiente traduccin simple al idioma espaol.
En caso de renuncia de derechos, el documento poder deber contar
con firma legalizada por un notario. Si hubiese sido otorgado en el
extranjero, deber contener la secuencia de legalizaciones hasta el
consulado peruano o apostilla.
Sealar el domicilio para el envo de notificaciones en el Per (incluyendo
referencias, de ser el caso).
-

Indicar cul es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,

tridimensional, figurativo u otros).
Si el signo es mixto, figurativo o tridimensional se deber adjuntar su
reproduccin (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho
en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores). De ser posible,
se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo electrnico:
logos-dsd@indecopi.gob.pe. (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y
bordes entre 1 a 3 pixeles).

Consignar la(s) actividad(es) econmica(s) que se desea(n) distinguir con el

signo solicitado, as como la clase a la que pertenecen (Clasificacin
Internacional de Niza).

Adjuntar los medios probatorios que acrediten el uso efectivo en el mercado

del nombre comercial cuyo registro se solicita, para cada una de las actividades
a distinguir.

Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.

Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo equivale al

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto
es S/. 534.99 Nuevos Soles. Este importe deber pagarse en la sucursal del

Banco de la Nacin ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N

104- San Borja, o bien realizar el pago a travs de una de las modalidades que
se ofrecen.
2.4.5.1.

OBSERVACIONES
En caso el usuario no presente la constancia de pago del derecho de trmite, se le
otorgar un plazo de 2 das hbiles para subsanar la omisin. De no cumplir el
requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendr por no presentada la solicitud.
En caso el usuario no presente los medios probatorios que acrediten el uso efectivo
para cada una de las actividades econmicas que se pretende distinguir, se le
otorgar un plazo de 10 das hbiles para subsanar la omisin. Excepcionalmente,
este plazo podr ser prorrogado a discrecin de la Direccin de Signos Distintivos,
De no cumplir con acreditar el uso de algunas de las actividades econmicas
indicadas en la solicitud, se proceder a excluirlas y a emitir la orden de
publicacin nicamente respecto de aquellas cuyo uso ha sido debidamente
demostrado.
Con relacin al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Direccin
notificar al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgndole
para ello un plazo de 60 das hbiles, contado desde el da siguiente de recibida la
notificacin.
De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarar el
abandono de la solicitud y se dispondr su archivamiento.
Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitir una orden
de publicacin, la cual deber presentarse en las oficinas del diario oficial El
Peruano para solicitar su publicacin por nica vez. El costo de la publicacin
debe ser asumido por el solicitante.
Dentro del plazo improrrogable de 30 das hbiles de recibida la orden de
publicacin, el solicitante debe realizar su publicacin en el diario oficial El
Peruano.

2.4.5.2.

CESIN DE DERECHOS EXPECTATICIOS DE LA SOLICITUD DE

REGISTRO
La cesin del nombre comercial solo podr efectuarse conjuntamente con la de la
empresa o establecimiento con el cual se vena usando. El solicitante podr ceder
los derechos expectaticios sobre una solicitud de registro en trmite. Para ello
deber presentar el documento en el que conste la cesin con su firma. Cuando la
cesin sea efectuada por una persona natural, se deber presentar una declaracin

jurada de bien propio de libre disposicin o, de ser el caso, el consentimiento del

cnyuge. No se requiere legalizaciones.
2.4.5.3.

RECURSOS IMPUGNATIVOS
Si despus de notificada la resolucin, el solicitante desea interponer un recurso de
reconsideracin o de apelacin, dispondr de un plazo mximo de 15 das hbiles
contado a partir del da siguiente en que dicha resolucin le fue comunicada.

2.4.6. PRELACIN DEL NOMBRE COMERCIAL EN RELACIN CON LA

DENOMINACIN SOCIAL
Segn lo hemos manifestado a lo largo de este trabajo, los derechos sobre un
nombre comercial no nacen del acto de registro, dado que el registro de un
nombre comercial es meramente declarativo, sino de su uso efectivo en el
comercio. Adicionalmente, el registro de un nombre comercial ante la oficina
competente del INDECOPI tendra tambin como objetivo el reivindicar una
proteccin en todo el territorio nacional, en oposicin a aquel nombre comercial
utilizado pero no registrado, el cual solo podr invocar derechos en el mbito
geogrfico especfico donde el empresario realice su actividad econmica.
Hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Sociedades, la
proteccin que el derecho mercantil brindaba al nombre comercial estaba
limitada a impedir el registro de denominaciones sociales idnticas a las
denominaciones sociales de aquellas sociedades que ya estaban registradas en el
Registro Mercantil, siendo diversos pronunciamientos del Poder Judicial los que
ampliaron esta proteccin para aplicarla tambin a denominaciones sociales
similares de compaas que se hubieren constituido previamente. Segn lo
sostiene el destacado especialista Jos Barreda la nueva Ley General de
Sociedades del Per busca que los fundadores de una sociedad adopten
precauciones mnimas, tales como que la razn o denominacin social escogidas
para identificar a una empresa, no generen el error o confusin en el pblico
consumidor, evitando al mismo tiempo que se configure una indebida
apropiacin del prestigio que puede serle reconocido a un signo distintivo
anterior. Agrega Jos Barreda que El sistema legal peruano, reconoce el
principio de la publicidad de actos de los actos inscritos en el Registro Mercantil,
la adopcin de denominaciones sociales o razones sociales para empresas
previamente constituidas, o de signos protegidos bajo la Ley de Propiedad
Industrial en la Oficina de Signos Distintivos - que puede identificar todas las
marcas registradas y el mbito de productos o servicios a distinguirse por cada
marca, as como detallar los nombres comerciales registrados - permiten a los
fundadores de una empresa adoptar las medidas de cautela necesarias para evitar
una observacin de una denominacin social o, si ste hubiere comenzado a
usarse, los daos que pueden derivar de verse obligados a prescindir de una
denominacin social que pudiera estar consolidada.

2.4.7. CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES

Dado que en nuestro concepto la funcin primigenia del nombre comercial es la
de identificar al empresario en su actividad comercial, promoviendo de esta
manera una sana competencia entre los distintos actores del mercado, no sera
lgico que el ordenamiento legal vigente permitiera la coexistencia de nombres
comerciales similares, o peor an idnticos, pues ello generara confusin en el
pblico consumidor, distorsionando la sana y leal competencia.
Por esta razn la Decisin 486 en su artculo 192, estipula que el titular de un
nombre comercial puede impedir que un tercero utilice en el comercio un signo
distintivo (en este caso podra ser tanto una marca como un nombre comercial),
cuando ello pudiere generar confusin o un riesgo de asociacin con la empresa
del titular, sus productos o servicios. Asimismo, y dado que los artculos 155-158
de la Decisin 486 tambin son aplicables a los nombres comerciales en lo que
fuere pertinente, el titular de un nombre comercial notoriamente conocido goza
de prerrogativas adicionales como lo seran el impedir que un tercero use un
signo distintivo idntico o similar, respecto de cualesquiera servicios o productos
si ello pudiese causarle un dao injusto ya sea por la dilucin del nombre
comercial o porque constituye un aprovechamiento injusto del prestigio de tal
nombre comercial. La Decisin 486 va ms all en lo que a proteccin de
nombres comerciales notorios se refiere, pues permite que el titular de tal
nombre comercial se pueda oponer al uso de un signo, similar o idntico, aun
para fines no comerciales.
Ahora bien, cules seran los parmetros a tomar en cuenta para considerar
si es que un nombre comercial es confundible con otro?
La Decisin 486 no se pronuncia al respecto. Sin embargo nuestra Ley de
Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823) si lo hace, dado que el artculo
217 de dicha ley indica claramente que en tanto no exista una disposicin
especifica relativa a nombres comerciales, sern de aplicacin las normas
vinculadas a marcas. Habida cuenta de ello, es aplicable el artculo 131 del
Decreto Legislativo, el mismo que contempla los parmetros a considerar para
decidir si son signos son o no similares y confundibles. De acuerdo con estos
parmetros, los nombres comerciales deben ser apreciados considerando su
aspecto de conjunto, con mayor nfasis en las semejanzas que en las diferencias;
se debe considerar el grado de percepcin de los consumidores como uno de
trmino medio; el carcter de fantasa y la reputacin del nombre y finalmente si
dicho signo es parte de una familia de marcas. Si aplicadas estas pautas el
nombre comercial que se analiza es similar a aquel perteneciente a otro previamente registrado o usado por otro titular, el mismo no debe acceder a registro.
Por otra parte pueden darse dos distintas situaciones en lo que a conflictos de
nombres comerciales respecta, conflictos que han sido resueltos a travs de
resoluciones emitidas por el Tribunal administrativo del INDECOPI.

La primera de ellas contemplara el conflicto entre un nombre comercial

solicitado y un nombre comercial registrado. En esta situacin habra que tomar
en cuenta que an si el solicitante acreditase el uso del nombre comercial, ello no
necesariamente implicara que deba ser registrado automticamente, ello en
razn de que podran estarse afectando derechos regstrales de terceros que gozan
de anterioridad en el tiempo. Esto trae como consecuencia que, de llegar a
solicitarse el registro de un nombre comercial, este no podra acceder a registro si
es que ya estuviera registrado a favor de un tercero un nombre comercial o
marca, similar o idntico al suyo, debido a que se producira una coexistencia de
signos que induciran a confusin al pblico consumidor. An si el nombre
comercial del solicitante hubiere sido usado en el comercio, con anterioridad al
registro del tercero, debera aplicarse la pauta arriba mencionada, debido a que
ya no sera necesario delimitar el mbito territorial del nombre comercial
registrado, dado que el registro (y la publicidad que emana de ste) determina se
le otorgue proteccin al mismo en todo el territorio de la repblica.
La segunda situacin podra darse en aquellos casos en los cuales existiese un
conflicto entre un nombre comercial solicitado a registro por un lado, y un
nombre comercial utilizado con anterioridad a la fecha en que se solicit el
registro, por otro. En este caso debera tomarse en cuenta la antigedad de los
signos en conflicto. En caso que tanto el solicitante como aquel que interpuso
oposicin, sustentaran sus respectivos derechos en el uso de los nombres
comerciales, tendra un mejor derecho el solicitante si es que puede acreditar que
su nombre comercial fue utilizado antes (anterioridad en el tiempo) que el
nombre comercial del opositor. De acuerdo con pronunciamientos emanados del
Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, en caso que el
nombre comercial del opositor fuera ms antiguo que el del solicitante, solo
podr lograr la denegatoria del registro si ste tiene influencia o difusin en gran
parte del pas (aun cuando el concepto de lo que se entiende por gran parte del
pas podra ser difcil de precisar). De no ser as, el registro comercial posterior
accedera a registro, aun cuando ste estar obligado a respetar el mbito de
proteccin del nombre comercial anterior. De esta manera, si el nombre
comercial posterior fuera capaz de generar confusin en la zona de influencia del
nombre comercial anterior, an si finalmente el registro del nombre comercial
fuera concedido, en esa zona geogrfica de influencia no podr utilizarse ese
nombre comercial. Como vemos, las reglas establecidas por la jurisprudencia
administrativa no siempre son de fcil aplicacin.
2.4.8. CANCELACIN DEL NOMBRE COMERCIAL
La primera interrogante que surge al tratar este tema es justamente Puede
cancelarse un nombre comercial por falta de uso?

Trataremos de responder a la pregunta, pues nuestra legislacin no contiene

normas especficas para regular el tema en lo que a nombres comerciales se
refiere, debiendo por tanto recurrir a la regulacin aplicable a las marcas,
especficamente al ya mencionado artculo 217 del Decreto Legislativo. Este
artculo nos permite una aplicacin supletoria de las normas relativas a marcas, a
los nombres comerciales.
La cancelacin por falta de uso de una marca fue primeramente contemplada en
la Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo N 823, vigente desde 1992.
El artculo 172 de dicha Ley estipulaba que se cancelara el registro de una
marca cuando sin motivo justificado, el titular o licenciatario no la hubieren
utilizado, dentro de los tres aos precedentes a aquellos en los que se hubiese
presentado la respectiva accin de cancelacin. La Decisin 486 vuelve a
pronunciarse sobre la cancelacin, estipulando bsicamente lo mismo, y
agregando que el uso de la marca podra darse en cualquier pas de la
Comunidad Andina.
El objetivo principal de la accin de cancelacin por falta de uso es impedir que
aquellos signos sobre los cuales ya se llev a cabo un proceso de a apropiacin a
travs del registro, no sean efectivamente utilizados por sus titulares. Esta
situacin de no uso de signos registrados se vio agravada muchas veces por el
hecho que los titulares procedan a registrar lo que se denominaba marcas
defensivas cuyo objetivo no era su uso en el comercio, sino el impedir que
terceros o competidores registraran esas marcas a su favor. Si bien es cierto que
el ordenamiento legal vigente en el Per no establece el uso como un requisito
sine qua non para que una marca no pierda su vigencia, tambin es cierto que
al no usarla el titular est asumiendo el riesgo de soportar una accin de
cancelacin por parte de terceros, en cuyo caso la carga de la prueba de uso
deber ser asumida por l. Asimismo, quien hubiere cancelado una marca por
falta de uso, adquirir un derecho preferente a solicitar el registro del signo
cancelado.
Dicho todo esto a manera de ilustracin sobre la regulacin bsica de la
cancelacin, volvemos a nuestra interrogante inicial. Puede cancelarse un
nombre comercial a lo que agregaramos, considerando que ella tiene como
fundamento cancelar un registro y teniendo en cuenta que el derecho sobre un
nombre comercial no se adquiere con el registro sino con el uso? Tal y como lo
sostuvimos lneas arriba, la cancelacin por falta de uso de un nombre comercial
no est expresamente contemplada ni en la Ley de Propiedad Industrial ni en la
Decisin 486 de la Comunidad Andina. Esta limitacin podra ser superada en
alguna medida por el tambin ya mencionado artculo 217 de la misma Ley de
Propiedad Industrial (Decreto Legislativo N 823), dado que este articulo
permitira que supletoriamente se apliquen a los nombres comerciales, las
disposiciones relativas a marcas, pero con la salvedad que ese mismo artculo
establece cuando indica que en lo que sea aplicable. En nuestra opinin lo que

el legislador pretendi aclarar, es que, aquellas normas marcarias, las mismas

que en calidad de supletorias se aplicaran a los nombres comerciales, podran
ser aplicadas en tanto y en cuanto no se condigan con la propia naturaleza del
nombre comercial.
Debido a la especial naturaleza del registro del nombre comercial, registro que
es meramente declarativo, cuando el titular del nombre comercial desee oponer
su legtimo derecho de exclusiva ante terceros (por ejemplo presentando una
oposicin a una solicitud de registro), la autoridad competente debera solicitarle
pruebas de uso que acrediten que est utilizando el nombre. En la prctica sta
ha sido justamente la posicin adoptada por el Tribunal, el mismo que ha venido
solicitando las respectivas pruebas de uso al titular, pruebas que si no son
presentadas traen como consecuencia que se otorgue el registro del signo
distintivo solicitado, aun cuando el nombre comercial registrado fuera idntico.
En lo que respecta al plazo para poder iniciar la accin de cancelacin
consideramos sumamente ilustrativo lo sostenido por el Sr. Nez Echaiz:
...cabe sealar que para poder iniciar una cancelacin por falta de uso, debe
haberse dejado de utilizar el nombre comercial por lo menos durante tres aos.
Pero, habra que preguntarse si es necesario realmente esperar tres aos, cuando
puede ser evidente que el nombre comercial ya no se explota (quiebra de la
empresa). No obstante lo expuesto, se puede sostener que la ventaja radica en el
derecho preferente que se obtiene con la resolucin que declara la cancelacin
por falta de uso. Al respecto, somos de la opinin que esa ventaja puede no ser
tal, ya que, como sealamos, para iniciar la cancelacin debemos esperar al
menos tres aos desde que se dej de utilizar el nombre comercial, tiempo
durante el cual un tercero puede solicitar y obtener un registro similar, si en
dicho procedimiento de registro, el titular no logra acreditar el uso del nombre
comercial. Por las consideraciones expuestas, consideramos que la cancelacin
por falta de uso no tiene una finalidad prctica para quien la plantea, ya que es
una figura del derecho marcario que no toma en cuenta las caractersticas
particulares del nombre comercial.
Coincidimos plenamente con el Sr. Nez Echaiz, as con el Tribunal del
INDECOPI, en el sentido que siendo distintas las naturalezas del nombre
comercial y de las marcas, no sera posible la aplicacin de la cancelacin por
falta de uso a los nombres comerciales, por lo que la controversia en cuanto si
puede o no cancelarse un nombre comercial por falta de uso queda cerrada.
2.4.9. PRDIDA DEL DERECHO AL USO DEL NOMBRE COMERCIAL
La antigua Ley de Propiedad Industrial. D.L. 26017, contena una disposicin,
especficamente su artculo 167, el que indicaba que El derecho al uso
exclusivo de un nombre comercial termina con el cierre del establecimiento o

con el cese de la actividad econmica que lo distingue. Dado que se

consideraba a la actividad econmica como lo principal, el nombre comercial en
su calidad de accesorio a la misma, segua su suerte. Esta misma tendencia es
seguida por la Ley de Propiedad Industrial vigente (D. Legislativo 823), la
misma que en su artculo 210 establece que El derecho exclusivo al uso
exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en comercio,
y termina con el cierre definitivo del establecimiento. La tendencia es
confirmada por la Decisin 486, la cual indica en su artculo 191 que el derecho
exclusivo sobre un nombre comercial ...termina cuando cesa el uso del nombre
o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
En conclusin, el derecho al uso de un nombre comercial se pierde si este no se
utiliza o si se cierra definitivamente el establecimiento que lo usa.
Finalmente, cabe indicar que el objetivo de ste artculo es destacar algunos de
los aspectos ms saltantes de los nombres comerciales, pero sin pretender agotar
la discusin acadmica sobre sus muchas aristas.
2.5.

LEMAS COMERCIALES
Un lema comercial es un signo distintivo consistente en una palabra, frase o leyenda
que se utiliza como complemento de una marca para reforzar su recordacin. Es lo que
se conoce comnmente como slogan.
Segn el Instituto Nacional de defensa de la Competencia y de la Proteccin de la
Propiedad Intelectual, INDECOPI, un lema comercial es:
El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una
marca. En consecuencia, solamente puede ser denominativo.
La Resolucin 422-1998/TPI-INDECOPI (P.O.B.) nos seala lo siguiente:
el lema comercial (es) la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la
distintividad de la marca que publicita. el lema comercial debe tener en s mismo la
aptitud distintiva.
No podr registrarse como lema comercial una frase simple, comnmente
utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos
con la marca que publicita.
Tampoco podr registrarse como lema comercial una frase que sin
fantasa alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.
no debe ser genrico ni descriptivo en relacin a los productos o servicios
que la marca que publicita distingue. El registro no debe convertirse en una va
para obtener proteccin legal de denominaciones que no podran ser registradas
como marcas.

2.5.1. EL LEMA COMERCIAL ES DIFERENTE DE LA MARCA

El lema se diferencia de la marca principalmente en que slo puede consistir en

una palabra, frase o leyenda y no en figuras o sonidos. Dada su misin publicitaria
de la marca a la cual se asocia, es normalmente sugestivo de las caractersticas de
la marca. Por ello es comn que consista en una frase o una leyenda.
Es importante tener en cuenta que siempre es accesorio a la marca, es decir, es
necesario que la marca que identifica el producto o servicio est registrada.
2.5.2. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LEMAS COMERCIALES
-

Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado).

Indicar los datos de identificacin del(s) solicitante(s):

Para el caso de personas naturales: consignar el nmero del Documento
Nacional de Identidad (DNI) o Carn de Extranjera (CE) e indicar el nmero
del Registro nico de Contribuyente (RUC), de ser el caso.
Para el caso de personas jurdicas: consignar el nmero del Registro nico de
Contribuyente (RUC), de ser el caso.
En caso de contar con un representante, se deber indicar sus datos de
identificacin y ser obligatorio presentar el documento de poder. (*)
*PODERES: Si el solicitante acta a travs de un representante, deber
adjuntar el poder.
Personas naturales: requieren documento privado. No necesita
legalizacin.
Personas jurdicas: requieren documento privado en el que se indique la
calidad de la persona que otorga el poder. Por ejemplo: gerente general,
apoderado, entre otros. No necesita legalizacin.
Tratndose de poderes otorgados en idioma extranjero: deber presentar
su correspondiente traduccin simple al idioma espaol.
En caso de renuncia de derechos, el documento poder deber contar
con firma legalizada por un notario. Si hubiese sido otorgado en el
extranjero, deber contener la secuencia de legalizaciones hasta el
consulado peruano o apostilla.

Sealar el domicilio para el envo de notificaciones en el Per (incluyendo

referencias, de ser el caso).

Indicar la denominacin del lema comercial solicitado (palabra o frase).

Precisar la marca a la que se asociar el lema solicitado, indicando su nmero

de certificado o de expediente.

Sealar la clase de la Clasificacin Internacional de Niza a la que pertenece la

marca asociada.

Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.

Adjuntar la constancia de pago del derecho de trmite, cuyo costo equivale al

13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto
es S/. 534.99 Nuevos Soles. Este importe deber pagarse en la sucursal del
Banco de la Nacin ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa N
104- San Borja, o bien realizar el pago a travs de una de las modalidades que
se ofrecen.

2.5.2.1.

OBSERVACIONES
En caso el usuario no presente la constancia de pago del derecho de trmite, se le
otorgar un plazo de 2 das hbiles para subsanar la omisin. De no cumplir el
requerimiento dentro del plazo otorgado, se tendr por no presentada la solicitud.
Con relacin al resto de requisitos de forma, si fuera el caso, la Direccin
notificar al solicitante para que cumpla con subsanar las omisiones, otorgndole
para ello un plazo de 60 das hbiles, contado desde el da siguiente de recibida la
notificacin.
De no cumplirse con dichos requerimientos en el plazo establecido, se declarar el
abandono de la solicitud y se dispondr su archivamiento.
Una vez completados los requisitos en el plazo establecido, se emitir una orden
de publicacin, la cual deber presentarse en las oficinas del diario oficial El
Peruano para solicitar su publicacin por nica vez. El costo de la publicacin
debe ser asumido por el solicitante.
Dentro del plazo improrrogable de 30 das hbiles de recibida la orden de
publicacin, el solicitante debe realizar su publicacin en el diario oficial El
Peruano.

2.5.2.2.

CESIN DE DERECHOS EXPECTATICIOS DE LA SOLICITUD DE

REGISTRO
El solicitante podr ceder los derechos expectaticios sobre una solicitud de registro
en trmite. Para ello deber presentar el documento en el que conste la cesin con
su firma. Cuando la cesin sea efectuada por una persona natural, se deber
presentar una declaracin jurada de bien propio de libre disposicin o, de ser el
caso, el consentimiento del cnyuge. No se requiere legalizaciones.

2.5.2.3.

RECURSOS IMPUGNATIVOS
Si despus de notificada la resolucin, el solicitante desea interponer un recurso de
reconsideracin o de apelacin, dispondr de un plazo mximo de 15 das hbiles
contado a partir del da siguiente en que dicha resolucin le fue comunicada.

2.6.

DENOMINACION DE ORIGEN

2.6.1. DELIMITACIN CONCEPTUAL

Estamos ante una denominacin de origen cuando un producto toma el nombre del
lugar geogrfico del que es originario, debindose su calidad o caractersticas a
especiales condiciones naturales o humanas de dicho lugar geogrfico.
Es pertinente sealar que el concepto denominacin de origen se refiere
necesariamente a un signo que distingue a un producto. Un servicio no puede ser
distinguido con una denominacin de origen. Cuando decimos que el producto es
originario de un lugar geogrfico, queremos significar que ha nacido como
producto en dicho lugar; es decir, que es oriundo del lugar donde se elabora. Por
ejemplo, el pisco como producto principi en Pisco, puerto y pueblo del Per;
empez a producirse desde aproximadamente el siglo XVII. Antes de esto el
producto no exista; no haba surgido an el pisco como categora de un nuevo
producto, distinto del vino u otras bebidas alcohlicas. Adems, no se trata solo de
que el producto sea originario del lugar del que lleva su nombre, sino que debe
haber una relacin directa entre la calidad o caractersticas del producto y las
condiciones naturales o humanas del referido lugar.
Para que un signo que cuenta con los requisitos propios de las denominaciones de
origen sea reconocido como tal, es necesario que se expida una declaracin de
proteccin de denominacin de origen; el titular de las denominaciones de origen
peruanas es el Estado Peruano. Los particulares que cumplan con los requisitos
establecidos por la normatividad segn la denominacin de origen de que se trate,
podrn solicitar se les autorice su uso.
Al delimitar conceptualmente la figura de denominacin de origen, debemos partir
sealando que se trata de un signo distintivo, es decir, un elemento que -al igual
que la marca, nombre comercial, entre otros-, es utilizado por los empresarios en el
trfico mercantil.
La peculiaridad de la denominacin de origen frente a los dems signos
distintivos, est en que a) se trata de un signo distintivo que incluye en su
conformacin el nombre de un lugar geogrfico, y b) que se aplica a aquellos
productos que tienen caractersticas especiales debidas precisamente al hecho de
haber sido extrados o producidos en ese lugar geogrfico.
Como se puede apreciar, en el caso de la denominacin de origen estamos frente a
un signo distintivo que refleja la estrecha conexin que existe entre el producto y
el lugar geogrfico de produccin o extraccin; conexin que est dada por el
hecho de que las caractersticas del producto se deben esencialmente al lugar de
produccin o extraccin, y por ello a su vez, el nombre del lugar geogrfico
correspondiente, es utilizado para designar al producto.

Podemos advertir adems que no todo signo que incluya el nombre de un lugar
geogrfico puede ser considerado como denominacin de origen. Se tiene que
presentar como requisito inexcusable el vnculo ya sealado, entre el producto y el
referido lugar geogrfico.
Ahora bien, no debemos olvidar que, como en el caso de los dems signos
distintivos estamos frente a una figura cuya delimitacin conceptual y alcances
estn definidos legalmente. En ese sentido, es la legislacin de cada pas la que
establece qu se debe entender por denominacin de origen, y as el concepto
puede variar de una legislacin a otra. En el caso que nos ocupa, pasaremos a
continuacin a explicar cmo est regulada la figura de la denominacin de origen
en la normativa vigente en el Per.
2.6.2. UBICACIN DE LA DENOMINACION DE ORIGEN DENTRO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Hay que observar que denominacin de origen es distinto de indicacin de
procedencia, aunque ambos conceptos pueden considerarse comprendidos en una
categora ms general: indicaciones geogrficas. Las indicaciones geogrficas se
convertiran as, junto con las marcas, lemas y nombres comerciales, en otro de los
signos distintivos de la propiedad industrial. Las indicaciones geogrficas son
aquellos signos (nombre, expresin o smbolo) que sealan de dnde proviene
geogrficamente un determinado producto o servicio. Es mejor tomar una
definicin como la enunciada, y no hacer referencia en ella a trminos que tambin
son utilizados por las distintas subespecies de indicaciones geogrficas
(denominaciones de origen e indicaciones de procedencia). La definicin de lneas
arriba trae mayor precisin terminolgica y es un inicio para poner orden en la
confusin conceptual que ha reina- do en este tema.4 La indicacin de procedencia
se refiere simplemente al signo utilizado para sealar que un producto o servicio
procede de un pas, regin o lugar, sin que se trate de un producto originario, ni
mucho menos que exista una relacin directa entre la calidad o caractersticas del
producto y factores naturales y humanos del lugar. Debe observarse que la
indicacin de procedencia puede referirse a un producto o a un servicio, mientras
que la denominacin de origen, como hemos dicho, solo puede referirse a un
producto. La indicacin geogrfica, categora de cierta ambigedad por su escasa
aptitud para diferenciarse de las referencias a lugares geogrficos en general para
propsitos distintos de los de la propiedad industrial, se tiene como la categora
ms amplia de este tipo de signos distintivos que relacionan un producto o servicio
con un lugar geogrfico. La utilizacin del concepto indicacin geogrfica,
tambin presenta el inconveniente de que como categora general, poco se
diferencia de una de sus especies, que es la indicacin de procedencia, a tal punto
que su nica diferencia respecto a ella est en que comprende tambin en su
concepto a las denominaciones de origen, siendo que las indicaciones de
procedencia como es obvio no las comprenden. Tenemos entonces que an con
caractersticas bastante especiales, las denominaciones de origen se ubican junto

con las indicaciones de procedencia dentro de la categora general de las

indicaciones geogrficas. Las indicaciones geogrficas se ubican, junto con las
marcas, lemas comerciales y nombres comerciales, dentro de los signos
distintivos. Los signos distintivos, a su vez, junto con las creaciones industriales y
algunos regmenes especiales (Proteccin a los Obtentores de las Nuevas
Variedades Vegetales y Proteccin a los Conocimientos Colectivos de las
Comunidades Indgenas), se ubican dentro de una institucin ms amplia, que es la
propiedad industrial.
2.6.3. DEFINICIN Y ELEMENTOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
La definicin de denominacin de origen en la Decisin 486, toma como
referencia al Arreglo de Lisboa. As, el artculo 201 de la mencionada Decisin
establece que: Se entender por denominacin de origen, una indicacin
geogrfica constituida por la denominacin de un pas, de una regin o de un lugar
determinado, o constituida por una denominacin que sin ser la de un pas, una
regin o un lugar determinado se refiere a una zona geogrfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacin u
otras caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrfico en el
cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
De la norma citada podemos extraer cules son los elementos para que, segn
nuestra legislacin, se configure una denominacin de origen. Estos elementos
son:
-

Lugar geogrfico: El signo que pretenda ser protegido como denominacin de

origen debe incluir en su conformacin el nombre de un lugar geogrfico. El
legislador, sin embargo, es flexible al sealar que este nombre puede ser el que
corresponde segn la cartografa nacional del pas del que se trate, o el nombre
que sin ser el oficial es utilizado para referirse a un lugar determinado.
Cabe notar adems que la legislacin andina incluye la posibilidad de que la
denominacin de origen est conformada por el nombre de un pas, y no slo
por el nombre de una regin, provincia o rea al interior del pas.

El nombre geogrfico es utilizado para identificar un producto: La

denominacin de origen es un signo distintivo que identifica productos, a
diferencia de los dems signos distintivos que pueden estar referidos tanto a
productos, como a servicios.
Resulta pertinente precisar adems que, segn la legislacin vigente en nuestro
pas, la denominacin de origen puede ser aplicada a cualquier tipo de
productos. Esta amplitud ha permitido que, por ejemplo, en nuestro caso se
haya reconocido como denominacin de origen a CHULUCANAS, signo
que es aplicado a cermica, como veremos ms adelante.

A lo sealado cabe agregar que para hablar de una denominacin de origen, el

producto en cuestin debe ser conocido o designado con el nombre del lugar
geogrfico de extraccin o produccin. Es decir, se debe acreditar que en el
trfico mercantil del sector correspondiente, el nombre del lugar geogrfico se
emplea para designar ese producto.
-

El producto tiene caractersticas especiales que se deben a la zona: Ahora

bien, no basta con que el nombre del lugar geogrfico se utilice para hacer
referencia al producto, sino que adems se debe verificar que el producto en
cuestin tiene caractersticas especiales que lo diferencian de los dems de su
especie; y que estas caractersticas se deben exclusiva o esencialmente a esa
zona geogrfica incluidos factores naturales y humanos- de la cual se extraen,
cultivan o producen. Es decir el producto que identifica la denominacin de
origen debe ser un producto nico, con caractersticas no susceptibles de ser
replicadas si el producto se extrajera o produjera en otro lugar.
As, podemos concluir que para establecer si estamos, o no, frente a una
posible denominacin de origen, no basta con que el producto sea conocido o
designado con el nombre de un lugar geogrfico, sino que debe existir un
vnculo estrecho entre el producto y el lugar geogrfico. De all la importancia
de la realizacin de un estudio tcnico que demuestre que las caractersticas
especiales del producto se deben a la zona correspondiente, incluyendo no slo
a los factores naturales (suelo, clima, entre otros), sino tambin los factores
humanos (modo tradicional de elaboracin o produccin, por ejemplo). Este
sustento tcnico es un requisito para la presentacin de la solicitud de
declaracin de proteccin de una denominacin de origen en el Per, como
comentaremos ms adelante.

2.6.4. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL REGISTRO

El procedimiento regulado en la Decisin 486 es el denominado procedimiento
para la declaracin de proteccin de una denominacin de origen, el mismo que
tiene una estructura muy similar a la del procedimiento para el registro de marcas.
As, el procedimiento se inicia con una solicitud ante la Direccin de Signos
Distintivos del INDECOPI, la misma que puede ser presentada por las personas
naturales o jurdicas que directamente se dediquen a la extraccin, produccin o
elaboracin del producto o los productos que se pretendan amparar con la
denominacin de origen, as como por las asociaciones de productores. Tambin se
encuentran legitimadas para presentar la solicitud las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales, cuando se trate de denominaciones
de origen de sus respectivas circunscripciones.
Adems de los requisitos de forma, un aspecto central de la solicitud es el
denominado expediente tcnico, el mismo que debe contener el sustento tcnico

respecto de las caractersticas especiales del producto que identifica la

denominacin de origen y del vnculo entre estas caractersticas y el medio
geogrfico de produccin, extraccin o elaboracin.
Verificados los requisitos de forma, la Direccin de Signos Distintivos emitir la
orden de publicacin, que consiste en un extracto de la solicitud, para que el
solicitante lo publique, por una sola vez, a su costo, en el Diario Oficial El
Peruano. Esta publicacin tiene por finalidad poner la solicitud en conocimiento de
terceros, a efectos de que, si lo desean, formulen oposicin contra la solicitud.
Se presenten, o no, oposiciones, la Direccin de Signos Distintivos deber analizar
si la solicitud cumple con los requisitos de fondo, es decir, si el signo solicitado se
ajusta a la definicin legal de denominacin de origen, y si se encuentra incurso en
alguna de las prohibiciones de registro establecidas. En caso que el resultado del
procedimiento fuera favorable, se declarar la proteccin de la denominacin de
origen y se dispondr su registro, cuya vigencia estar determinada por la
subsistencia de las condiciones que motivaron la declaracin de proteccin de la
denominacin de origen. As, la Direccin de Signos Distintivos podr declarar el
trmino de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran.
Cabe precisar adems que la declaracin de proteccin de la denominacin de
origen podr ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los
elementos constitutivos de la denominacin de origen. La modificacin se sujetar
al procedimiento previsto para la declaracin de proteccin, en lo que corresponda.
2.6.4.1.

DECLARACIN DE DENOMINACIN DE ORIGEN

El costo por los derechos de trmite de este procedimiento es equivalente al
11.99% de la UIT (S/. 443.75 nuevos soles) y se cancelar en la Caja del
INDECOPI.
El usuario deber presentar una solicitud consignando y adjuntando la
siguiente informacin:
- Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes (si son
personas naturales, se debe indicar el nmero del DNI; si son jurdicas, el
nmero del RUC, as como la demostracin de su legtimo inters).
- La denominacin de origen objeto de solicitud de declaracin.
- La delimitacin y descripcin de la zona geogrfica de produccin,
extraccin o elaboracin del producto que se designar con la
denominacin de origen.
- El detalle del producto (o productos) que distinguir la denominacin de
origen solicitada.
- La descripcin (informe tcnico) de las calidades, reputacin u otras
caractersticas esenciales de los productos designados por la denominacin
de origen solicitada.
Dentro del plazo de 3 meses de recibida la orden de publicacin, el solicitante
deber publicarla, por una sola vez, en el diario oficial El Peruano.

Plazos:

2.6.4.2.

Segn las disposiciones legales, el tiempo mximo para la tramitacin y

evaluacin de la solicitud y documentacin entregadas a la Direccin es de 180
das hbiles, conforme a lo establecido en el artculo 24 del Decreto
Legislativo N1075.
Si despus de notificada la resolucin, el solicitante deseara presentar un
recurso de reconsideracin, apelacin o adhesin, tendr un plazo mximo de
15 das tiles desde la fecha en que dicha resolucin le fue comunicada.
AUTORIZACIONES DE USO
El costo por los derechos de trmite de este procedimiento es equivalente al
3.17% de la UIT (S/. 117.15 nuevos soles) y se cancelar en caja.
El usuario deber presentar una solicitud que contenga los datos de
identificacin y domicilio del solicitante. De ser necesario, se debern incluir
los poderes correspondientes. Es preciso indicar cul es la denominacin de
origen que se pretende utilizar.
Adjuntar el acta de la visita de inspeccin realizada por un organismo
autorizado certificando el lugar de explotacin, produccin o elaboracin del
producto.
Es necesario incluir la certificacin de las caractersticas del producto que se
pretende distinguir, la que debe ser expedida por un organismo autorizado. En
ella se debe detallar sus componentes, mtodos de produccin y factores de
vnculo con el rea geogrfica protegida.
De ser el caso, tambin se precisar la certificacin del cumplimiento de la
Resolucin o del Reglamento de Uso correspondiente emitida por un
organismo autorizado.
De tratarse de una solicitud respecto a varias autorizaciones de uso de
denominacin de origen Pisco, deber presentarse un certificado de
conformidad por cada tipo de pisco establecido en la Norma Tcnica Peruana.
Plazos:

2.6.4.3.

Segn las disposiciones legales, el tiempo mximo para la evaluacin de la

solicitud y la documentacin presentada es de 15 das hbiles.
Si despus de notificada la resolucin, el solicitante deseara presentar un
recurso de reconsideracin, apelacin o adhesin, tendr un plazo mximo de
15 das tiles desde la fecha en que dicha resolucin le fue comunicada.
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIN DE PODERES

Podrn constar en instrumento privado y debern cumplir con las siguientes

formalidades, segn lo siguiente:
Personas naturales: la firma deber estar legalizada por un notario.

Personas jurdicas: el documento deber contener las facultades otorgadas al

representante y el carcter con el que acta el poderdante. Adems, su firma
deber ser legalizada por un notario.
Poderes otorgados en el extranjero: stos debern estar legalizados por un
funcionario consular peruano.
Poderes otorgados en idioma extranjero: debern presentarse con su
correspondiente traduccin al idioma espaol y, adems, estar debidamente
suscritos por el responsable de la traduccin.

2.6.5. TITULARIDAD Y RGIMEN DE PROTECCIN

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N 1075, el titular
de las denominaciones de origen es el Estado, quien otorga las autorizaciones de
uso a los productores, a travs de la oficina competente que, en el caso de Per, es
la Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI. Esta entidad se encarga
tambin de fiscalizar el uso adecuado de la denominacin de origen.
2.6.5.1.

ACCIONES DE FISCALIZACIN
La Direccin de Signos Distintivos es competente para conocer las acciones de
observancia en materia de signos distintivos. En ese sentido, es competente para
cautelar el uso adecuado de las denominaciones de origen y sancionar los usos no
autorizados, a travs del procedimiento denominado accin por infraccin a los
derechos de propiedad industrial. Esta accin, se puede iniciar de oficio o a
solicitud del titular del derecho; sin embargo, como en el caso de las
denominaciones de origen peruanas, el titular es el Estado, las acciones de inician
de oficio, asumiendo INDECOPI la representacin de los intereses del Estado.
En el marco de las competencias en materia de observancia, la Direccin de
Signos Distintivos est facultada para realizar inspecciones y dictar medidas
cautelares que pueden consistir en el cese de uso, comiso de productos
presuntamente infractores, retiro de material publicitario, entre otras. En caso se
declare fundada la accin por infraccin, estas medidas se pueden convertir en
definitivas, a lo cual se puede agregar la imposicin de sanciones pecuniarias o
multas administrativas.
Cabe precisar que en el caso de las denominaciones de origen, las acciones se
dirigen tanto contra aquellos que utilizan la denominacin de origen sin tener
autorizacin para ello, como contra aquellos que teniendo autorizacin de uso,
utilizan la denominacin de origen en productos que no renen las caractersticas
establecidas para dicha denominacin de origen.

2.6.6. CONSEJOS REGULADORES

Para tener xito en el mercado con una denominacin de origen, es importante
desarrollar estrategias que tengan como uno de sus ejes centrales la calidad de los

productos que se ofrecen; y esto es un gran reto, tratndose de un signo de uso

colectivo. Por ello es importante que los productores estn debidamente
organizados y cuenten con un esquema de auto regulacin y control de la calidad
de los productos que se distinguen con la denominacin de origen.
En esa lnea, en el Per, en el ao 2004 se dio la Ley N 28331, Ley Marco de los
Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, a travs de la cual se crea la
figura de los Consejos Reguladores que son entidades conformadas por los propios
productores y que tiene por funcin principal el control de la calidad de los
productos y representar los intereses de los beneficiarios de la denominacin de
origen.
En efecto, en la mencionada Ley se seala que los Consejos Reguladores son
organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro, inscritas
en el registro respectivo Registro de Personas Jurdicas y que tienen como
nico objeto la administracin de una denominacin de origen.
Las referidas asociaciones civiles estarn conformadas por las personas naturales o
jurdicas que directamente se dediquen a la extraccin, produccin y elaboracin
del producto o los productos amparados con la denominacin de origen, que
voluntariamente deseen pertenecer a las mismas. Asimismo, podrn ser miembros
las entidades pblicas y privadas que tengan relacin directa con los productos
cuya denominacin haya quedado protegida. Sin embargo, los representantes del
sector privado debern ser mayora en la composicin de la referida asociacin.
Ahora bien, es importante sealar que la asociacin civil que desee funcionar
como Consejo Regulador de una determinada denominacin de origen, deber
solicitar la autorizacin respectiva a la Direccin de Signos Distintivos de
INDECOPI, quien otorgar la autorizacin previo un procedimiento administrativo
en el cual se deber acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que la asociacin civil tiene como objeto la administracin de una determinada
denominacin de origen reconocida.
b) Que de los datos aportados a la Direccin, y de la informacin obtenida por ella,
se deduzca que la asociacin civil rene las condiciones que fueren necesarias para
garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una eficaz
administracin de las denominaciones de origen reconocidas.
c) Que se acompae la propuesta de Reglamento de la denominacin de origen,
para su aprobacin por parte de la Direccin de Signos Distintivos.
Verificado el cumplimiento de los mencionados requisitos y las condiciones
necesarias para representar a los beneficiarios de la denominacin de origen que
administrar, la Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI autorizar el
funcionamiento de la Asociacin Civil como Consejo Regulador, mediante

resolucin debidamente motivada, que luego se publicar en el boletn de normas

legales del Diario Oficial El Peruano.
Una vez autorizado, el Consejo Regulador tendr, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Formular las propuestas de modificacin del Reglamento particular de la
denominacin de origen, para su aprobacin por la Direccin de Signos Distintivos
del INDECOPI.
b) Orientar, vigilar y controlar la produccin y elaboracin de los productos
amparados con la denominacin de origen, verificando el cumplimiento de la
Norma Tcnica o reglamento, segn sea el caso, a efectos de garantizar el origen y
la calidad de los mismos para su comercializacin en el mercado nacional e
internacional.
c) Velar por el prestigio de la denominacin de origen en el mercado nacional y en
el extranjero, en coordinacin con los dems sectores pblicos y privados, segn
corresponda.
d) Actuar con capacidad jurdica en la representacin y defensa de los intereses
generales de la denominacin de origen.
e) Ejercer las facultades que le delegue la Direccin de Signos Distintivos del
INDECOPI.
f) Llevar un padrn de beneficiarios de la denominacin de origen.
g) Llevar el control de la produccin anual del producto o productos de que se
trate.
h) Realizar las acciones necesarias para preservar el prestigio y buen uso de la
denominacin de origen que administra.
i) Garantizar el origen y la calidad de un producto, estableciendo para ello un
sistema de control de calidad que comprenda los exmenes analticos (fsicos,
qumicos, bacteriolgicos, entre otros) y organolpticos, en los casos que
corresponda.
j) Establecer y aplicar sanciones a sus asociados por el incumplimiento del
estatuto, de acuerdo con lo previsto en el mismo.
La Direccin de Signos Distintivos ejerce una funcin de fiscalizacin del Consejo
Regulador, pudiendo establecer sanciones en caso de incumplimiento de funciones
o perjuicio a los intereses de la denominacin de origen, pudiendo incluso cancelar
la AUTORIZACIN DE FUNCIONAMIENTO.

2.6.7. PROTECCIN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS

DENOMINACIONES DE ORIGEN
A efectos de proteger sus denominaciones de origen en el exterior, el Per ha
seguido principalmente dos caminos: (i) solicitar el registro siguiendo el respectivo
procedimiento directamente ante la autoridad competente del pas correspondiente,
y (ii) utilizar el Sistema de Lisboa para obtener proteccin en los pases miembros
del Arreglo.
En el Per, as como en los dems pases miembros de la Comunidad Andina
(Colombia, Ecuador y Bolivia), rige la Decisin Andina N 486, que en su Ttulo
XII regula a las Indicaciones Geogrficas, dividindolas en Denominaciones de
Origen e Indicaciones de Procedencia. El artculo 201 de la mencionada Decisin,
consigna una definicin de denominacin de origen, que es la siguiente:
Se entender por denominacin de origen, una indicacin geogrfica constituida
por la denominacin de un pas, de una regin o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacin que sin ser la de un pas, una regin o un lugar
determinado se refiere a una zona geogrfica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacin u otras
caractersticas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogrfico en el cual
se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
La norma legal que se aplica en el Per, est consignada en el Decreto Legislativo
N 1075. Dicha norma aprueba una serie de disposiciones complementarias a la
Decisin 486, y en su Ttulo X, contiene una serie de artculos de orden
reglamentario de la norma andina. Del artculo 201 de la Decisin podemos ver
que ella tiene un concepto amplio de los signos susceptibles de reconocerse como
denominaciones de origen.
La mencionada Decisin no solo comprende a los signos constituidos por la
denominacin de un pas, una regin o un lugar determinado, sino tambin a
aquellos que sin estar constituidos por la denominacin de un pas, regin o lugar,
se refieran a una zona geogrfica determinada. Por otro lado, de la misma norma
se aprecia que en una denominacin de origen deben existir los siguientes
elementos:
a) El origen del producto en el lugar nombrado o en la zona geogrfica
referida por el signo. Es decir, debe tratarse de un producto originario de un pas,
regin o lugar geogrfico. No cualquier producto que se fabrique en una regin o
lugar, sino que debe ser originario de los mismos.
b) El origen del producto tiene que darse como consecuencia de la existencia
de condiciones naturales o factores humanos que han incidido en su calidad,
reputacin u otras caractersticas especiales. Es decir, no basta que un producto
sea originario de un lugar, sino que adems debe existir una relacin entre la

calidad, reputacin u otras caractersticas del producto, y factores naturales o

humanos del lugar o regin. Por diversas razones, pueden existir productos
originarios de una regin o lugar, cuyo origen no entraa esta relacin entre
especiales condiciones naturales o humanas del lugar y el producto. Cuando no se
da esta relacin, no estamos ante una denominacin de origen, aun cuando de por
medio haya un producto originario.
c) El producto tiene que llevar el nombre del pas, regin, lugar o referirse a
la zona geogrfica de la que es originario y a la que debe sus cualidades. Es
decir, el nombre del producto deriva o alude a un lugar o zona geogrfica, tal como
ocurre por ejemplo en el caso del Habano, que deriva su nombre de La Habana,
Cuba, o en el caso del pisco, cuyo nombre deriva de la ciudad de Pisco, Per.
La Decisin Andina 486 y el Decreto legislativo 1075, ambos aplicables en el
Per, regulan los elementos constitutivos de las denominaciones de origen,
procedimientos de declaratoria y autorizacin de la denominacin, mbito de
proteccin, facultades de la oficina competente, as como otros aspectos necesarios
para la proteccin y gestin de las denominaciones de origen. Por otro lado, hay
que mencionar a la Ley 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004.
Tal como se encuentra establecido en el artculo 1 de dicha Ley, ella tiene por
objeto establecer las condiciones para la constitucin y gestin de los Consejos
Reguladores de Denominaciones de Origen, encargados de la administracin de las
denominaciones de origen cuya proteccin ha sido declarada. Conforme lo dispone
el artculo 12 de la Ley, los Consejos Reguladores otorgarn la autorizacin de uso
de la denominacin de origen que administren, de conformidad con las facultades
delegadas por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI (ahora Direccin de
Signos Distintivos) y a lo establecido en la Ley de la materia.
Asimismo, en el artculo 3 de la Ley se seala que la Oficina de Signos Distintivos
del INDECOPI podr autorizar el funcionamiento como Consejos Reguladores a
organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro que
cumplan los requisitos establecidos por la misma Ley. Aparte de la Decisin
Andina 486, para el Per, la proteccin internacional de las denominaciones de
origen, se da a travs de una serie de instrumentos internacionales sobre la materia,
que reseamos a continuacin:
-

El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial

El Convenio de Pars contiene una serie de disposiciones sobre indicaciones de

procedencia o denominaciones de origen. De acuerdo al artculo 1, numeral 2 del
Convenio, tanto las indicaciones de procedencia como las denominaciones de
origen, estn consideradas dentro del mbito de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, ambas estn protegidas por el referido Convenio, dentro de los

territorios de los pases miembros. El artculo 10, numeral 1 del Convenio seala
que las disposiciones del artculo 9 (una serie de disposiciones referidas a la
procedencia de embargos al momento de la importacin de productos, en el caso
de que ellos lleven ilcitamente marcas de fbrica o nombres comerciales), sern
aplicados en el supuesto de utilizacin directa o indirecta de una indicacin falsa
concerniente a la procedencia del producto o la identidad de su productor,
fabricante o comerciante.
El artculo 10 ter, numeral 1, seala que los pases de la Unin se comprometen a
asegurar a los nacionales de los dems pases de la Unin, los recursos legales
apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artculos 9,
10 y 10 bis. Asimismo, en virtud del artculo 10 ter, numeral 2, los pases de la
Unin se comprometen a prever medidas que permitan a los sindicatos y
asociaciones de industriales, productores o comerciantes, a proceder judicial o
administrativamente en busca de la misma proteccin referida en el artculo 10 ter,
numeral 1, en la medida en que la ley del pas donde la proteccin se reclama, lo
permita a los sindicatos y a las asociaciones de este pas.
Como vemos, los artculos 9, 10 y 10 ter no se refieren expresamente a las
denominaciones de origen. Sin embargo, estos artculos s son aplicables para la
proteccin de las denominaciones de origen, en el entendido de que para el
Convenio ambas expresiones se entienden sinnimas o que las denominaciones de
origen estn comprendidas dentro de las indicaciones de procedencia, dado que el
mbito general de proteccin est dado para las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, segn lo dispuesto por el artculo 1, numeral 2 del
Convenio.
-

El Arreglo de Lisboa

El Arreglo de Lisboa relativo a la proteccin de las denominaciones de origen y su

registro internacional, del 31 de octubre de 1958, fue revisado en Estocolmo, el 14
de julio de 1967 y modificado el 2 de octubre de 1979.
El Per se adhiri a este Arreglo con fecha 16 de febrero de 2005; y entr en
vigencia para nuestro pas el 16 de mayo del mismo ao. De acuerdo a su artculo
1, numeral 1, los pases a los cuales se aplica dicho Arreglo, se constituyen en
Unin particular dentro del marco de la Unin para la proteccin de la propiedad
industrial. Conforme al artculo 1, numeral 2, los pases miembros se comprometen
a proteger en sus territorios, segn los trminos del Arreglo, las denominaciones de
origen de los productos de otros miembros, reconocidas y protegidas como tales en
el pas de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual a la que se hace referencia en el Convenio que establece la
Organizacin Mundial de la propiedad Intelectual. El artculo 2 del Arreglo da una
definicin de denominacin de origen y de pas de origen.

De acuerdo al numeral 1 de este artculo, se entiende por denominacin de origen

la denominacin geogrfica de un pas, de una regin o de una localidad que sirva
para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o caractersticas se
deben exclusiva o esencialmente al medio geogrfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos. Conforme al numeral 2, el pas de origen es
aquel cuyo nombre constituye la denominacin de origen que ha dado al producto
su notoriedad o bien aquel en el cual est situada la regin o la localidad cuyo
nombre constituye la denominacin de origen que ha dado al producto su
notoriedad.
La definicin de denominacin de origen dada por el Arreglo de Lisboa es
importantsima, pues fija las condiciones que debe reunir un signo para tener esta
categora. Adems, el Arreglo tiene estatus de Tratado entre los Estados que lo
suscriben; en consecuencia, dicha definicin puede tomarse como un estndar
internacional en cuanto al concepto de lo que es una denominacin de origen. Por
otro lado, debe tenerse presente que la Decisin Andina 486, ha consagrado un
concepto de denominacin de origen similar, y en este sentido el Per no tendra
problema alguno en inscribir sus denominaciones de origen ante la OMPI, ni
tampoco en que posteriormente en cuanto a este aspecto sean reconocidas por
los dems pases miembros del Arreglo de Lisboa, cuyo reglamento est vigente
desde el 1 de abril de 1992. El hecho de que sean 26 pases los que a la fecha se
han adherido a este Arreglo, lo convierte en un foro importante, aunque an
limitado, en el concierto del respeto internacional a las denominaciones de origen.
-

Acuerdo ADPIC

El artculo 22, numeral 1 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, consigna una definicin de lo que constituyen
Indicaciones Geogrficas, segn la cual stas identifican un producto como
originario del territorio de un pas miembro o de una regin o localidad de ese
territorio, cuando determinada calidad, reputacin u otra caracterstica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogrfico. En el artculo
22, numeral 2, se dispone que los pases miembros del Acuerdo, arbitrarn los
medios legales para que las partes interesadas puedan impedir lo siguiente: el uso
de cualquier medio que, en la designacin o presentacin del producto, indique o
sugiera que el producto de que se trate proviene de una regin geogrfica distinta
del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al pblico a error en cuanto al
origen geogrfico del producto; y cualquier otro uso que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido del artculo 10 bis del Convenio de Pars.
El artculo 23 del Acuerdo ofrece una proteccin adicional a las indicaciones
geogrficas de los vinos y bebidas espirituosas. Este Acuerdo ofrece, por un lado,
una proteccin territorial ms amplia que el Arreglo de Lisboa, desde que una
mayor cantidad de pases lo han suscrito; pero como veremos ms adelante,
contiene una clusula bastante controvertida y oscura (Artculo 24.4) con la que se

podra pretender consolidar usos indebidos anteriores a las indicaciones

geogrficas.
El Per adems ha tenido una intensa actividad en el marco de negociaciones
bilaterales de comercio; habiendo celebrado tratados que incluyen el tema de
propiedad industrial y especficamente disposiciones relativas a indicaciones
geogrficas o denominaciones de origen. As, se ha celebrado el Acuerdo de
Promocin Comercial con Estados Unidos de Amrica, el Acuerdo de Integracin
Comercial con Mxico, as como Tratados de Libre Comercio con Canad,
Singapur, China, los Pases EFTA, con la Unin Europea, Japn, Costa Rica y
Panam, y el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur.
2.6.8. MODIFICACIONES LEGISLATIVAS COMO CONSECUENCIA DE LOS
TRATADOS BILATERALES CELEBRADOS POR EL PER
El nico tratado bilateral que ha implicado modificaciones legislativas en materia
de denominaciones de origen es el Acuerdo de Promocin Comercial con Estados
Unidos de Norteamrica (APC Per USA).
En efecto, como consecuencia de los compromisos asumidos en dicho acuerdo, se
incorporaron en nuestra legislacin dos prohibiciones de registro aplicables a las
denominaciones de origen, adems de las ya previstas en la Decisin 486. Estas
prohibiciones se encuentran reguladas en el artculo 89 del Decreto Legislativo N
1075, que establece lo siguiente:
Artculo 89.- Impedimento
Adicionalmente a lo establecido en el artculo 202 de la Decisin 486, no podrn
ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:
a) Sean susceptibles de generar confusin con una marca solicitada a registro de
buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe.
b) Constituyan una reproduccin, imitacin, traduccin, transliteracin o
transcripcin, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular
sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se
aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusin
o de asociacin con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilucin de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario.
2.6.9. LA EXPERIENCIA DESARROLLADA EN EL PER EN MATERIA DE
DENOMINACIONES DE ORIGEN
2.6.9.1.

PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE SER DISTINGUIDOS CON

DENOMINACIONES DE ORIGEN

En principio, cualquier producto puede ser distinguido con una denominacin de

origen, siempre que existan respecto a l las condiciones exigidas en la
normatividad. Ahora bien, es ms frecuente que las denominaciones de origen se
apliquen a los siguientes productos:
-

Productos naturales: maderas, miel, alcachofas, productos crnicos.

Productos agrcolas: caf, t, arroz, caa de azcar, algodn, cacao, papas.
Productos artesanales: alfombras y textiles en general, embutidos, cermicas,
orfebrera, etc.
Productos industriales: entre ellos, los vinos, licores y aguardientes; en general,
las bebidas espirituosas. Las denominaciones de origen se han utilizado
tradicionalmente para este tipo de productos. Tambin podran incluirse entre
otros las golosinas, relojera, textiles industriales, etc.

Algunos productos que tienen denominaciones de origen son textiles, caf, tabaco,
aceites de oliva, maz, jamones, esprragos, cermicas, quesos, turrones, lentejas,
garbanzos, arroz, pimientos, miel, frutos, berenjenas, vinos, licores, aguardientes,
etc.
El Per cuenta a la fecha con ocho denominaciones de origen. A continuacin una
breve descripcin de cada una de ellas:
-

Pisco: Emblemtica denominacin de origen peruana que distingue a nuestro

producto bandera por excelencia: destilado obtenido de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de la Denominacin de Origen Pisco; y que se
elabora desde la poca de la Colonia Espaola, en la costa de lo que hoy
corresponde a los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna
(especficamente en los valles de Locumba, Sama y Caplina). Cronistas como
Guamn Poma de Ayala, Pedro Sarmiento de Gamboa, Fray Martn de Mura,
Bernab Cobo y Pedro Cieza de Len dan testimonio de la elaboracin de este
producto y de su procedencia geogrfica, desde inicios de la Colonia. Pisco es
producto del mestizaje: la vid trada de Europa, un suelo propicio para su
cultivo en la costa sur del Per y las tcnicas de elaboracin desarrolladas en la
zona.

Maz Blanco Gigante Cusco: La segunda denominacin de origen reconocida

es el MAZ BLANCO GIGANTE CUSCO. Distingue la especie maz blanco
gigante (Paraqay sara) y a la zona geogrfica delimitada para su cultivo y
produccin: las provincias de Calca y Urubamba. Como se sabe, la provincia
cusquea de Calca posee siete distritos: San Salvador, Psac, Taray, Coya,
Lamay, Calca y Lares. En todos ellos, excepto en el ltimo, se cultiva esta
variedad. Por su parte, los siete distritos de Urubamba son: Urubamba,
Huayllabamba, Ollantaytambo, Yucay, Maras, Machu Picchu y Chincheros.
Excepcin hecha de los dos ltimos, en todos se cultiva el Maz Blanco
Gigante Cusco.

Chulucanas: CHULUCANAS, que distingue un tipo de cermica, es la tercera

denominacin de origen protegida. La zona geogrfica delimitada para la
elaboracin de los productos designados con esta denominacin es el distrito
de Chulucanas, provincia de Morropn, departamento de Piura. Esta vistosa
cermica es el resultado de la interaccin de los factores naturales (arcilla,
hojas de mango, entre otros) y de los factores humanos (tcnicas ancestrales,
heredadas de los antiguos pobladores de la zona: los Vicus.

Pallar de Ica: La cuarta denominacin de origen es el PALLAR DE ICA, que

se caracteriza por ser un producto de sabor agradable (dulce), de cscara
delgada (textura), de fcil y rpida coccin, el cual luego de la misma se
presenta cremoso y suave. La dulzura distintiva del producto PALLAR DE
ICA se debe a su menor contenido de cido cianhdrico. A ello se debe agregar
otros efectos que la fotosntesis acumula en los cotiledones. Ambas
caractersticas determinan la calidad del Pallar de Ica. La zona geogrfica
delimitada para el cultivo y produccin del producto comprende las provincias
de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca.

Caf Villa Rica: Es la quinta denominacin de origen peruana y distingue al

caf en grano verde de la especie Coffea arabica. Esta denominacin de origen
est conformada por la expresin VILLA RICA, que corresponde al distrito del
mismo nombre, ubicado en la provincia de Oxapampa, Regin Pasco, situado
en la zona central del territorio peruano. Muchas de las cualidades que exhibe
este caf estn relacionadas al componente geogrfico de Villa Rica, al clima
donde se cultiva, a los tipos de suelos y las fuentes de agua que sirven para que
movilicen nutrientes desde el suelo hacia la planta. Dichos factores, confluyen
en la zona de produccin de Villa Rica con el factor humano, que consiste en
las prcticas y tcnicas del cultivo por parte de los caficultores, as como las
labores post-cosecha que culminan en la obtencin del grano verde.

Loche de Lambayeque: La sexta denominacin de origen es LOCHE DE

LAMBAYEQUE que identifica a un fruto con un agradable aroma y sabor
caracterstico, de gran valor gastronmico. Este fruto es el resultado de la
interaccin de factores ambientales que se conjugan en la zona de Lambayeque
(provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe), as como consecuencia de
factores geogrficos. Adicionalmente, se encuentra presente el factor humano
con el manejo agronmico de las zonas de cultivo del LOCHE DE
LAMBAYEQUE, a lo cual se suma el conocimiento de las prcticas culturales
como las referidas al manejo del cultivo, heredado de sus ancestros. Estas
prcticas se mantienen hasta la actualidad y contribuyen en la obtencin de un
producto con caractersticas particulares que se diferencian de otros de su
misma especie (Cucurbita moschata Duchesne).

Caf Machu Picchu-Huadquia: CAF MACHU PICCHU - HUADQUIA

es la sptima denominacin de origen y distingue al caf en grano verde, que

se produce en el Casero Huadquia (ex-hacienda Huadquia), en el distrito de

Santa Teresa, provincia de La Convencin, departamento de Cusco. Dicha
zona geogrfica se localiza cerca de los valles donde se ubica el Santuario
Histrico de Machu Picchu y en las cercanas de los nevados Salkantay,
Sacsarayoc y Humantay. Estos nevados contribuyen a crear un microclima en
dicha zona con temperaturas que favorecen una lenta maduracin de los
cerezos y la acumulacin de suficiente materia orgnica en los frutos y la
semilla, que en conjunto finalmente dan lugar a un caf con excelente cuerpo.
Adicionalmente, se encuentra presente el factor humano a travs del manejo en
el campo de los agricultores y las costumbres ancestrales para el cultivo y la
cosecha. Dichas prcticas han jugado un rol importante en que este caf
mantenga caractersticas particulares, diferencindose de otros de su misma
especie (Coffea arabica L.), cultivados en otras zonas productoras de caf del
Per.
-

Maca Junn-Pasco: La octava denominacin de origen es MACA JUNNPASCO, que identifica a la maca que se produce en las regiones Junn y Pasco,
la misma que se caracteriza porque sus valores promedio de contenido de
azcares reductores determinan rasgos organolpticas como la dulzura, sabor,
aroma y color, particularidades distintivas de la MACA JUNIN-PASCO.
Asimismo, los carbohidratos y el contenido de magnesio que ayuda en la
reduccin del estrs en conjunto con el potasio, son los que aportan las
caractersticas de energizante y vigorizante a la maca, por estar directamente
relacionados en el aporte calrico. Dichas caractersticas son consecuencia de
la interaccin de factores naturales y humanos en la zona de produccin. En el
caso de los factores naturales, cabe destacar que la MACA JUNN-PASCO
crece entre los 3 950 y los 4 500 msnm, sobre la misma cordillera andina, por
lo que enfrenta condiciones climticas adversas, que inciden finalmente en las
caractersticas de la maca que se produce en esta zona.
De las denominaciones de origen mencionadas, dos de ellas cuentan a la fecha
con un Consejo Regulador autorizado por INDECOPI: Chulucanas y Pisco.

3. CASUSTICA
3.1.

CHIRIMOYA CUMBE EL VALOR DE UN NOMBRE

El Sr. Matildo Prez, comunero de las alturas de Lima, decidi un buen da solicitar al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad
Intelectual del Per (INDECOPI), a titulo personal, el registro de la marca Chirimoya
Cumbe. Present su expediente y ste, al margen de lo peculiar del hecho, sigui su
trmite habitual como cualquiera de los 45.000 expedientes que INDECOPI tramita
cada ao. Su solicitud fue denegada debido a que simplemente no puede otorgarse la
exclusividad sobre denominaciones genricas a una sola persona. Poco tiempo despus
apareci nuevamente el Sr. Matildo con una delegacin encabezada por el Teniente

Alcalde de Cumbe, con el fin de obtener cita con el Jefe de la Oficina de Signos
Distintivos del INDECOPI. Al leer el poder notarial, el funcionario del INDECOPI
esbozo una sonrisa de satisfaccin: el pueblo de Cumbe, reunido en la plaza principal,
le daba poder al Sr. Matildo Prez para que registrase la marca. Pareca totalmente
increble. La comunidad haba captado perfectamente que obtener el registro de su
marca les daba exclusividad de uso sobre la denominacin Cumbe. Como les inform
el profesional, en realidad Chirimoya Cumbe es una denominacin de origen y no
una marca. Para ser ms precisos, la segunda denominacin de origen en el Per,
porque el valle de Cumbe es una zona geogrfica que le da determinadas propiedades
distintivas a esta chirimoya. En principio les encant la idea y regresaron a su pueblo.
Sin embargo, a la maana siguiente volvieron nuevamente por la oficina, y dijeron lo
siguiente: no queremos denominacin de origen. Nuestro pueblo no quiere, porque
dice que en las denominaciones de origen el Estado es el titular y es el Estado el que
autoriza el uso, por eso nosotros nos oponemos; no queremos que el Estado sea dueo
de la denominacin Cumbe, porque nosotros la venimos trabajando desde hace
muchos aos. Desde nuestros abuelos, todos han trabajado con mucho esfuerzo y no
vamos a pedirle permiso para usar nuestra marca Cumbe. Tras una ardua y creativa
bsqueda de soluciones, se sugiri que lo que se registrase fuese una marca
colectiva cuya titular fuera el pueblo de Cumbe, y que sera usada de acuerdo a un
reglamento que ellos mismos estableceran. Hoy da la denominacin Chirimoya
Cumbe cuenta con un logotipo caracterstico y, lo que es ms importante, est
registrada a nombre del pueblo de Cumbe (en la Clase 31 de la Clasificacin
Internacional), que trabaja para establecer una ventaja competitiva respecto de sus
competidores en el mercado mayorista de frutas de la capital. De esta forma, gracias a
la persistencia, al poder de conviccin del Sr. Matildo y a su capacidad para hacer uso
del sistema de proteccin de la propiedad intelectual, su pueblo ha incrementado el
valor de su singularidad, sus conocimientos y de su tradicin de excelencia. El titular
del registro de marca colectiva es el pueblo de Santo Toribio de Cumbe, compuesto
por 106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas de uso de la marca estn
orientadas hacia el manejo adecuado del producto Chirimoya, producido en el valle
del mismo nombre (Cumbe), cuyas condiciones climticas dan al producto las
propiedades especiales que lo caracterizan.
3.2.

CASO
INDECOPI

SUNCARE

(MIXTA).

RESOLUCIN

0675-2011/TPI-

Antecedentes
Mediscience S.A.C. (Per) solicita el registro de la marca SUNCARE en la
combinacin de colores rojo y anaranjado, acompaada al lado izquierdo por la figura
de tres soles, para distinguir productos de proteccin solar; cremas cosmticas, cremas
para aclarar la piel, decolorantes para uso cosmtico y productos para el cuidado de la
piel (clase 3 de la Clasificacin Internacional).

A dicha solicitud se opone Jafer Limited (Bermuda), empresa dedicada a la produccin

y comercializacin de productos de la clase 3 bajo la marca UNIQUE, argumentando
que el signo solicitado careca de la distintividad requerida, siendo descriptivo y con
elementos figurativos que no le otorgaban distintividad. Mediscience S.A.C., a su vez,
absuelve el traslado de la oposicin sealando que el signo solicitado s goza de la
distintividad necesaria, ya que est conformado por la conjuncin de trminos en
idioma ingls, siendo evocativo de los productos que va a distinguir. Adems, alega
que se encuentran registradas las marcas NON SUN, SUN BLOCK, BODY SPA
NATURAL CARE, SUN ACTIVE UV, entre otras.
La Comisin de Signos Distintivos declar infundada la oposicin y otorg el registro
del signo solicitado considerando que, a pesar de que el signo SUNCARE est
conformado por partculas que no haban perdido su individualidad y cuyo significado
informa al consumidor sobre las caractersticas del producto (productos destinados al
cuidado de la piel contra los efectos del sol), la figura estilizada de tres soles y el tipo
de escritura caracterstica logra conformar un signo que en su conjunto goza de
capacidad distintiva.
Jafer Limited interpuso recurso de apelacin reiterando sus argumentos respecto a la
irregistrabilidad del signo y agregando que los elementos grficos tambin resultaban
descriptivos. La Sala de Propiedad Intelectual consider que, adems de que la
expresin SUNCARE resulta descriptiva de los productos que pretende distinguir,
los elementos figurativos y cromticos que acompaan al signo pasan desapercibidos
dentro del mismo y no contribuyen a darle distintividad por lo que el signo se
encontrara incurso en las causales de prohibicin establecidas en el artculo135
incisos b) y e) de la Decisin 486.
Comentarios
En este caso tenemos una denominacin en idioma extranjero conformada por las
palabras SUN (sol) y CARE (cuidado). En aplicacin de la Doctrina de los
Equivalentes Extranjeros, consideramos que la misma puede ser objeto de traduccin,
dando como resultado la expresin cuidado contra el sol, lo cual describe una de las
propiedades de los productos a los que pretende distinguir el signo en cuestin. En
consecuencia, nos encontramos ante un trmino descriptivo y, por consiguiente,
carente de distintividad.
En cuanto a los elementos adicionales que acompaan al signo, al tratarse nicamente
de las figuras de tres soles en la combinacin de dos colores alusivos a las mismas
(rojo y anaranjado) no le otorgara mayores elementos de identificacin y
diferenciacin, por lo que coincidimos con el pronunciamiento de la segunda instancia
administrativa que revoc la resolucin que otorg el registro.

3.3.

CASO DURACOLOR SATINADO (MIXTA). RESOLUCIN N 06442008/TPI-INDECOPI.

Antecedentes
Pinturas Anypsa S.A. (Per) solicita el registro de la marca constituida por la
representacin estilizada de un balde en cuyo interior se aprecia una figura
cuadrangular dividida en tres espacios separados por lneas horizontales, en el espacio
superior se ubica la denominacin DURACOLOR escrita en letras caractersticas
antecedida por una frase alusiva al producto; en el centro se ubica la denominacin
SATINADO escrita en letras caractersticas y en la franja inferior, la frase LATEX
PREMIUM ACRILICO 100% LAVABLE escrita en letras caractersticas, todo en los
colores dorado, rojo, negro y blanco, para distinguir pinturas en general, lacas,
preservantes contra la herrumbre, pigmentos, masilla de resinas naturales, barniz,
imprimantes para colores, resinas naturales en bruto, diluyentes para colores y
pinturas, colorantes para la fabricacin de pinturas a base de latex lavables (clase 2 de
la Clasificacin Internacional), solicitud a la cual formula oposicin Corporacin
Peruana de Productos Qumicos S.A. CPPQ S.A. (Per) en base a sus marcas CPP
LATEX ACRILICO SATINADO y etiqueta, CPP SATINADO y figura y LATEX
ACRILICO SATINADO CPP y etiqueta. La opositora argumenta que su producto
denominado SATINADO se fabrica y comercializa desde hace 15 aos, que en
principio podra considerarse descriptiva pero que su empresa ha obtenido el registro,
que el estilo de las letras SATINADO en los signos son muy similares as como la
disposicin de otros elementos y que los signos distinguen los mismos productos.
Pinturas Anypsa S.A. manifiesta, a su vez, que la denominacin SATINADO carece
de distintividad, que la distintividad de las marcas registradas por la opositora se debe
a otros elementos y que en el caso del signo solicitado la denominacin
DURACOLOR es lo que dota de distintividad al signo.
La Oficina de Signos Distintivos considera que la denominacin que conforma el
signo ser percibida por el pblico consumidor como la conjuncin de los trminos
DURA y COLOR, resultando la denominacin DURACOLOR SATINADO
descriptiva en la medida en que informa sobre la duracin del color y el tipo de
acabado que se lograr luego de la aplicacin de los productos. Por las razones
expuestas, se deniega la marca.
Pinturas Anypsa S.A. presenta recurso de apelacin, indicando que el signo ha sido
fraccionado y no analizado en forma conjunta, dejndose de lado la existencia de
elementos tales como la denominacin DURACOLOR, la combinacin de colores y
la diagramacin del producto y que la denominacin DURACOLOR es
perfectamente distintiva.

La Sala de Propiedad Intelectual concluye que el trmino SATINADO es genrico al

ser el nombre de un tipo de pintura mientras que la frase LATEX PREMIUM
ACRILICO 100% LAVABLE es descriptiva y por tanto, irreivindicable. Sin embargo,
respecto a la denominacin DURACOLOR, la Sala considera que se trata de un
trmino evocativo y que los elementos figurativos que acompaan al signo as como la
combinacin de colores aportan distintividad al signo solicitado, siendo posible su
registro.
Comentarios
En el caso de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precis
en el proceso seguido sobre el signo JIRAFA POPULAR que se debe de tomar en
consideracin la totalidad de los elementos que integran el signo y que, por lo general,
el elemento denominativo suele ser el ms caracterstico. Sin embargo, por su tamao,
color y colocacin, el elemento grfico puede tener prioridad sobre el primero. En
nuestra opinin, este sera el caso del presente signo.
A pesar de que la Sala de Propiedad Intelectual opt por considerar que
DURACOLOR era evocativo y no descriptivo, no estamos de acuerdo con dicho
pronunciamiento sino con el de la Oficina de Signos Distintivos. Esto toda vez que en
la unin, los trminos DURA y COLOR no han perdido su individualidad,
informando directamente acerca de algunas de las caractersticas de los productos que
se pretenden registrar. En todo caso, el signo sera registrable debido a los elementos
cromticos y figurativos que lo acompaan pues las denominaciones que lo conforman
se limitan a describir los productos.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS
FUENTES BIBLIOGRAFICAS
-

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