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PROCESO 140-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 135 literal j) de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los
artculos 134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 de la
Decisin 486; con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, de la Repblica de Colombia. Marca: CASAN CAF
COLOMBIA EXPORT (mixta). Expediente Interno: N 2009-00024.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de
2013, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
Mediante Oficio N 2259, de 01 de noviembre de 2012, recibido va correo electrnico en este
Tribunal el 02 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de Colombia, solicita a este Tribunal
interpretacin prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno N 2009-00024.
I.
ANTECEDENTES.
Demandado:
Tercero interesado:
2.
-2
3.
-3-
4.
5.
-4El tercero interesado CAF COLOMBIA EXPORT LTDA. contest la demanda sealando lo
siguiente:
-5-
II.
En el presente caso, el juez solicita la interpretacin del artculo 135 literal j) de la Decisin 486.
Procede realizar dicha interpretacin, adems de oficio, se interpretarn los siguientes artculos:
134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 (denominacin de origen) de la Decisin
486.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
Artculo 135
No podrn registrarse como marcas los signos que:
()
j)
()
-6Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o
de asociacin;
()
Artculo 201
Se entender por denominacin de origen, una indicacin geogrfica constituida por la
denominacin de un pas, de una regin o de un lugar determinado, o constituida por una
denominacin que sin ser la de un pas, una regin o un lugar determinado se refiere a
una zona geogrfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputacin u otras caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al
medio geogrfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
()
Artculo 203
La declaracin de proteccin de una denominacin de origen se har de oficio o a peticin
de quienes demuestren tener legtimo inters, entendindose por tales, las personas
naturales o jurdicas que directamente se dediquen a la extraccin, produccin o
elaboracin del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominacin
de origen, as como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales tambin se considerarn interesadas,
cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.
()
Artculo 212
La utilizacin de denominaciones de origen con relacin a los productos naturales,
agrcolas, artesanales o industriales provenientes de los Pases Miembros, queda
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de produccin o de fabricacin en la localidad o regin del Pas Miembro
designada o evocada por dicha denominacin.
Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominacin
de origen registrada podrn emplear junto con ella la expresin "DENOMINACION DE
ORIGEN".
Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los
Artculos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.
()
Artculo 214
La proteccin de las denominaciones de origen se inicia con la declaracin que al efecto
emita la oficina nacional competente.
-7El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusin, ser considerado
una infraccin al derecho de propiedad industrial, objeto de sancin, incluyendo los casos
en que vengan acompaadas de indicaciones
tales como gnero, tipo, imitacin y otras similares que creen confusin en el consumidor.
().
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual se analizarn
los siguientes aspectos:
1.
-9lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos segn su grado de notoriedad1.
Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El
riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que
est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa
tienen una relacin o vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa
SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial N 1648, de 21 de agosto de 2008).
Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no
posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estara atentando contra el inters del titular
de la marca anteriormente registrada, as como el de los consumidores. Dicha prohibicin,
contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la eleccin de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusin o asociacin entre los consumidores. De la conclusin a que se arribe,
depender la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes mbitos:
La similitud ideolgica. Se configura entre signos que evocan una idea idntica o
semejante.
PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artculo manifiesta lo siguiente: La realidad
econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promocin
de productos o servicios distintos. La creacin de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de
marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilizacin de
la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las asociaciones positivas que la marca
suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo el primero (dilucin
del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada. Para ello la marca deba revestir
determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la implantacin del signo en prcticamente la totalidad
del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin
contra los otros riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos, no
era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin que condensa la marca,
de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente. Surgen entonces los trminos marca
renombrada, marca de alta reputacin para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin
y prestigio que lo hace merecedor de una proteccin ms all de la regla de la especialidad.
- 10 La Autoridad Nacional competente deber proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando
para ello los siguientes parmetros:
- 11
Los anteriores parmetros han sido adoptados2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: GUDUPOP,
publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca:
DK (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de 2007.
3.
2
2.
3.
4.
El Tribunal ha desarrollado dichos parmetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.
As, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: 1.
La confusin resulta de la
impresin de conjunto despertada por las marcas.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultnea.
Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
Quien aprecie la semejanza deber colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
BREUER MORENO, Pedro. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO; Buenos Aires,
Editorial Robis, pp. 351 y ss.
- 12 Sobre el tema la jurisprudencia seala que: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
(Proceso 55-IP-2002, diseo industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial N
821, de 1 de agosto de 2002).
Comparacin entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta) y denominativos.
Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y
mixtos, deber identificar cul de los elementos, el denominativo o el grfico prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha
inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el
ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y colocacin,
que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta
Oficial N 410, de 24 de febrero de 1999).
Por lo tanto, en el anlisis de una marca mixta hay que fijar cul es la dimensin ms
caracterstica que determina la impresin general que () suscita en el consumidor ()
debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensin, la que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresin
general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. (Fernndez-Novoa, Carlos,
Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grfico y en el otro el denominativo
o viceversa, en principio, no habr riesgo de confusin. Caso contrario deber procederse al cotejo
entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se
deber hacer el cotejo de conformidad con los parmetros para la comparacin entre signos
denominativos. A saber:
En la comparacin entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina,
Fernndez Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la
totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fontica y grfica,
teniendo en cuenta la totalidad de las slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora,
atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha funcin. Para realizar esta labor, se
considera que el Juez Consultante deber tener presente que:
1. Se considerarn semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica de las
mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy difcil de distinguir.
2. La sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesin de vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominacin.
3. En el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensin ms
caracterstica de las denominaciones confrontadas: la dimensin que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresin
general que la denominacin va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribucin exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparacin de todo tipo de marcas.
- 13 El Tribunal ha resaltado que cuando un signo est compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusin
dependiendo de las terminaciones, nmero de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber
elementos diferenciadores en dicha expresin, siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deber
someterlas a las reglas para la comparacin marcaria, y prestar especial atencin al criterio
que seala que a los signos se les observar a travs de una visin de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
Comparacin entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta
se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 821 del 1 de agosto de 2002,
diseo industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina
se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su
tamao, color y colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
grfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98,
Interpretacin prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 410
de 24 de febrero de 1999). (Proceso N 129-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1158, de
17 de enero de 2005).
Si el elemento determinante del signo mixto es el grfico, en principio, no habra riesgo de
confusin. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deber realizarse de
conformidad con las reglas para la comparacin entre signos denominativos, antes
mencionadas.
Para realizar la comparacin entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deber determinar el
elemento caracterstico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es
el denominativo y en el otro el grfico, en principio no habra riesgo de confusin. Si por el
contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el grfico, el cotejo
habr que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imgenes de cada uno de ellos o del
concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento
determinante es el denominativo, el cotejo habr de hacerse siguiendo las reglas de
comparacin entre signos denominativos.
4.
DE
USO
COMN
EN
LA
- 14 como expresiones descriptivas, genricas o de uso comn, por lo que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
- 15 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caractersticas y
propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamao, valor, destino,
etc.
Se identifica la denominacin descriptiva, formulando la pregunta cmo es? En relacin con el
producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominacin
considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresin descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en
un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado ser novedoso
cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacin directa
con la expresin que se utiliza.
El literal e) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que: () e) consistan exclusivamente en un
signo o indicacin que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de produccin u otros datos,
caractersticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicacin, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios.
La norma transcrita prohbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones
descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o ms vocablos descriptivos,
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente
distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas caractersticas, tiene que ser consciente
de que no puede impedir la utilizacin del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sera
considerada dbil.
El literal f) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que: () f) consistan exclusivamente en un
signo o indicacin que sea el nombre genrico o tcnico del producto o servicio de que se
trate.
El literal trascrito prohbe el registro de signos genricos, pero no impide que palabras
genricas conformen un signo compuesto.
La denominacin genrica determina el gnero del objeto que identifica; no se puede otorgar a
ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilizacin de esa palabra, ya que se creara una
posicin de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser
apreciada en relacin directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresin genrica, puede identificarse cuando al formular la pregunta qu es?, en relacin
con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominacin genrica. Desde
el punto de vista marcario, un trmino es genrico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sealar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por s slo pueda servir
para identificarlo.
Sin embargo, una expresin genrica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse
en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado ser novedoso,
cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relacin
directa con la expresin que se utiliza.
El literal g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
dispone: No podrn registrarse como marcas los signos que: () g) consistan exclusivamente
o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas.
3 Interpretacin Prejudicial dentro del Proceso 76-IP-2007, publicada en la G.O.A.C. N 1557, de 05 de noviembre de
2007, sobre la marca TEQUILA.
Proteccin jurdica
El artculo 214 de la Decisin 486 establece las caractersticas de proteccin territorial de las
denominaciones de origen, incluyendo en tales caractersticas: el inicio de la proteccin y los
casos de infraccin a ste derecho concedido. La denominacin de origen se protege en el pas
donde es presentada la solicitud, desde la declaracin que a tales efectos emita la autoridad
competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la proteccin territorial de la
denominacin de origen.
De otro lado, el citado artculo reconoce que todo uso no autorizado de la denominacin
constituye una infraccin al derecho marcario. ste no slo es sancionado en casos de usos
como denominacin de origen, sino como signo distintivo, o como descripcin referencial de las
caractersticas del producto, es decir, no se podr utilizar la denominacin protegida en
referencias que incluyan indicaciones como gnero, tipo, imitacin, o similares.
Legtimo inters
- 18 efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artculo 213
de la Decisin 486.
Proteccin comunitaria
El artculo 218 de la Decisin 486 establece que Las oficinas nacionales competentes podrn
reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro Pas Miembro, cuando la solicitud la
formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legtimo inters o las
autoridades pblicas de los mismos, y que Para solicitar dicha proteccin, las denominaciones
de origen deben haber sido declaradas como tales en sus pases de origen.
En este sentido, la Declaracin Oficial de reconocimiento que puede otorgar un Pas Miembro a
una denominacin de origen de otro Pas Miembro es ttulo suficiente para que los efectos de su
proteccin se apliquen de la misma manera en el pas en que se otorga tal reconocimiento.
Dicho reconocimiento implica la proteccin de la denominacin de origen y por lo tanto, la
exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el pas donde nace el mismo,
as como el ius prohibendi del registro de la denominacin como signo distintivo en su territorio,
tal como lo establece el artculo 135 de la Decisin 486:
Artculo 135.- No podrn registrarse como marca los signos que: () j)
reproduzcan, imiten o contengan una denominacin de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusin o de asociacin con la denominacin; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad.
En el presente caso, el Juez Consultante deber determinar si es que existi o no un
aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominacin de origen Caf de Colombia,
siendo que justamente la denominacin de origen presupone la existencia de notoriedad,
reputacin o fama del producto que constituye la denominacin de origen. Por tanto, a efectos
de proteger una denominacin de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo
que ello ya se estableci previamente al momento de reconocer la denominacin de origen por
parte de la oficina nacional competente.
Asimismo, si el pas que reconociere la denominacin de origen extranjera permitiese la
comercializacin no autorizada de sta en su territorio, o cualquier infraccin establecida por la
norma en esta materia de alcance territorial, estara en flagrante incumplimiento de la normativa
comunitaria.
Proteccin extracomunitaria
La Decisin 486 establece en su artculo 219 que: Tratndose de denominaciones de origen o
indicaciones geogrficas protegidas en terceros pases, las oficinas nacionales competentes
podrn reconocer la proteccin, siempre que ello est previsto en algn convenio del cual el
Pas Miembro sea parte. Para solicitar dicha proteccin, las denominaciones de origen deben
haber sido declaradas como tales en sus pases de origen.
El reconocimiento de una denominacin de origen de un tercer pas (no comunitario), est
supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o
comunitarias debidamente reconocidas por el pas. En este sentido, si un pas andino
reconociere una denominacin de origen de un tercer pas que sea incompatible con el uso
exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominacin de origen andina
reconocida en el pas, incurrira en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de
que la denominacin de origen andina no est reconocida en el Pas Miembro en que se solicita
la denominacin de origen extracomunitaria, se deber dar prioridad de reconocimiento a la
SEGUNDO:
TERCERO:
CUARTO: