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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 140-IP-2012
Interpretacin prejudicial del artculo 135 literal j) de la Decisin 486
de la Comisin de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los
artculos 134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 de la
Decisin 486; con fundamento en la consulta solicitada por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, de la Repblica de Colombia. Marca: CASAN CAF
COLOMBIA EXPORT (mixta). Expediente Interno: N 2009-00024.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de
2013, procede a resolver la solicitud de Interpretacin Prejudicial formulada por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de Colombia.
VISTOS:
Mediante Oficio N 2259, de 01 de noviembre de 2012, recibido va correo electrnico en este
Tribunal el 02 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera, de la Repblica de Colombia, solicita a este Tribunal
interpretacin prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno N 2009-00024.
I.

ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima procedente destacar como


antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
1. Partes en el proceso interno:
Demandante:

FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Demandado:

LA NACIN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO


(SIC), DE LA REPBLICA DE COLOMBIA.

Tercero interesado:

CAF COLOMBIA EXPORT LTDA.

2.

Determinacin de los hechos relevantes:

Como hechos relevantes para la interpretacin se sealan los siguientes:

El 23 de agosto de 2005, la sociedad CAF COLOMBIA EXPORT LTDA. present


solicitud de registro de la marca CASAN CAF COLOMBIA EXPORT (mixta), para
identificar CAF MOLIDO, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificacin
Internacional de Niza.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N 556, del 30
de septiembre de 2005, la FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
interpuso oposicin con fundamento en la semejanza existente entre la marca solicitada y
las marcas CAF DE COLOMBIA (mixta), as como en la reproduccin y evocacin que
hace la marca solicitada de la denominacin de origen CAF DE COLOMBIA.
Mediante Resolucin N 10001, de 17 de abril de 2007, la Divisin de Signos Distintivos
declar infundada la oposicin presentada por la FEDERACIN NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA y concedi el registro solicitado.

-2

3.

LA FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso recurso de


reposicin y en subsidio de apelacin en contra de la decisin contenida en la Resolucin
N 10001 de 2007.
Mediante Resolucin N 36131, de 31 de octubre de 2007, la Divisin de Signos
Distintivos resolvi el recurso de reposicin interpuesto contra la Resolucin N 10001 de
17 de abril de 2007, confirmndola y concediendo el recurso de apelacin presentado.
Mediante Resolucin N 25586, del 24 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial resolvi confirmar la decisin contenida en la Resolucin N 10001
de 17 de abril de 2007 proferida por la Jefe de la Divisin de Signos Distintivos,
agotndose as la va gubernativa.
Fundamentos de la demanda:

La FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA manifest lo siguiente:

La denominacin de origen CAF DE COLOMBIA se ajusta a la definicin contenida en


el artculo 201 de la Decisin, dado que, entre otros requisitos inherentes a la
denominacin de origen, coincide con la denominacin de un pas, en este caso
COLOMBIA y, adicionalmente, el producto distinguido goza de reconocimiento y
reputacin. No corresponde a una indicacin comn o genrica del caf, segn los
conocedores de la materia o el pblico en general, puesto que, salvo la expresin caf, la
expresin COLOMBIA se aparta por completo de ser una indicacin comn o genrica del
caf y adicionalmente, la expresin COLOMBIA no ha sido utilizada para identificar el caf
como producto genrico, sino un tipo especial de caf, que se cultiva y beneficia de
acuerdo con unos requerimientos y condiciones, que son precisamente las que lo
diferencian de los dems cafs del mundo.
Dadas las caractersticas de la produccin y transformacin del CAF DE COLOMBIA, la
denominacin de origen es notoria o ampliamente reconocida por el sector pertinente.
En razn a que el titular de la denominacin de origen es el Estado por intermedio de su
Oficina Nacional Competente, no es el opositor quien deba alegar la notoriedad de la
denominacin de origen.
La notoriedad no debe ser alegada por un opositor, sino que el examinador debe
determinar si la reproduccin que hace la marca de la denominacin de origen implicara
un aprovechamiento de su notoriedad, condicin que en el caso particular haba sido
reconocida por la misma entidad en la declaracin de proteccin de CAF DE
COLOMBIA, y adems que fue un factor determinante para dicha declaracin.
Existe incongruencia entre afirmar que una denominacin de origen debe ser
especialmente protegida, y encontrar diferencias rebuscadas y alejadas de la realidad
para conceder una marca que a todas luces reproduce la denominacin de origen. En
efecto, resulta inaudito afirmar que la marca registrada ser leda por el consumidor en
tres tiempos diferentes, en los cuales la expresin CAF va separada de la expresin
COLOMBIA y por tanto el consumidor no asociar al caf con la denominacin
COLOMBIA. El consumidor, al ver la etiqueta percibir la marca sin hacer semejantes
intervalos, as CASAN CAF COLOMBIA EXPORT.
Tambin es errado el motivo de la Divisin, como quiera que la denominacin de origen
no protege la exclusividad en el uso de la expresin CAF, lo que protege es el uso de la
expresin COLOMBIA asociada con o para identificar CAF. Luego, aun si la expresin
CAF no estuviera en la etiqueta de la marca registrada, seguira reproduciendo a la
denominacin de origen CAF DE COLOMBIA, dada la inclusin de la expresin
COLOMBIA, la cual s est describiendo el origen del producto, pero en virtud de su
proteccin como denominacin de origen, deja de ser un descriptivo para convertirse en
un distintivo.
Es evidente que el uso de la marca CASAN CAF COLOMBIA EXPORT (mixta) generar
el riesgo de que el consumidor, al percibirla, crea, de manera equivocada que el producto
identificado cuenta con las caractersticas que dieron lugar a la declaratoria de proteccin

-3-

4.

de la denominacin de origen CAF DE COLOMBIA y que adems su empresario est


autorizado para usar la denominacin de origen.
Si bien es cierto que cualquier persona puede usar una indicacin de procedencia
(mientras no sea engaosa), tambin lo es que no podr hacerlo si la misma coincide,
reproduce o evoca una denominacin de origen protegida. De manera que, si desea
informar al pblico de la procedencia del producto, tendr que hacer uso de la otra
especie de las indicaciones geogrficas (la denominacin de origen) y acogerse al
procedimiento legalmente establecido para tal fin.
Evidentemente existen diferencias entre las expresiones CASAN CAF COLOMBIA
EXPORT y CAF DE COLOMBIA, pero dichas diferencias no son suficientes para evitar el
riesgo de confusin. Tampoco es cierto que las diferencias conceptuales y grficas que
existen entre los signos confrontados sean suficientes para evitar el riesgo de confusin.
En consecuencia, la marca solicitada a registro se encontraba y encuentra incursa en la
causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del artculo 135 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.
Existe la necesidad de hacer una diferenciacin entre las dos especies de indicaciones
geogrficas esto es, la denominacin de origen y la indicacin de procedencia para
concluir que una vez que se ha reconocido la proteccin de una denominacin de origen,
dicha expresin o su concepto, en el marco del producto que identifica, deja de ser
genrica o usual, y por lo tanto no puede ser usada por terceros no autorizados, ni
siquiera como descriptor del origen del producto.
Recalca que en la solicitud de declaratoria de proteccin de la denominacin de origen
CAF DE COLOMBIA se adjudicaron los documentos que demostraron la reputacin y/o
notoriedad de la misma. Notoriedad que fue reconocida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, as como el hecho de que la Federacin Nacional de Cafeteros de
Colombia ha adoptado los mecanismos suficientes y necesarios para conservar dicho
reconocimiento.
Fundamentos de la contestacin a la demanda:

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contest la demanda


sealando lo siguiente:
-

5.

Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el registro de la


marca CASAN CAF COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar CAF MOLIDO,
producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza.
El signo solicitado no es similar a la denominacin de origen protegida, por lo que no se
incurre en la causal de irregistrabilidad del artculo 135 literal j) de la Decisin 486.
La notoriedad debe ser alegada por el opositor.
Las palabras CAF COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a
una indicacin comn o genrica respecto al producto del caf, ya que se quiere indicar
legtimamente que se trata de caf, por lo cual utiliza el genrico y que proviene de
Colombia, lo que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del
producto, ms an si se tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son
productoras de caf.
No podr ser marca la expresin que consista exclusivamente en el nombre del Estado,
pero s podr serlo aquella que adems del nombre del Estado incluya otros signos
denominativos o grficos que le den al conjunto distintividad.
Se tiene que la partcula CASAN del signo solicitado le otorga la suficiente distintividad
frente a la marca opositora, sumado a la parte grfica del signo, que consiste en un
recuadro en el que se plasma una taza de caf y un croquis colombiano, donde se
establece un grano de caf; de otra parte, el signo solicitado no contiene ninguno de los
elementos grficos mundialmente conocidos de las marcas opositoras como son Juan
Valdz y la mula caracterstica, pues son otros los elementos grficos que incluye.
Fundamentos del tercero interesado

-4El tercero interesado CAF COLOMBIA EXPORT LTDA. contest la demanda sealando lo
siguiente:

-5-

II.

Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el registro de la


marca CASAN CAF COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar CAF MOLIDO,
producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza.
El signo solicitado no es similar a la denominacin de origen protegida, por lo que no se
incurre en la causal de irregistrabilidad del artculo 135 literal j) de la Decisin 486.
Los signos confrontados no generan riesgo de confusin en el pblico consumidor.
Debe tomarse en cuenta el elemento grfico del signo solicitado, sin que podamos
otorgarle monopolio de manera individual sobre la palabra CAF o sobre la expresin
descriptiva COLOMBIA a los signos opositores.
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la va


prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurdico de la Comunidad Andina, con el
fin de asegurar su aplicacin uniforme en el territorio de los Pases Miembros.
III.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpretacin del artculo 135 literal j) de la Decisin 486.
Procede realizar dicha interpretacin, adems de oficio, se interpretarn los siguientes artculos:
134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 (denominacin de origen) de la Decisin
486.
A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIN 486
()
Artculo 134
A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los
signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
()
Artculo 135
No podrn registrarse como marcas los signos que:
()
j)

()

reproduzcan, imiten o contengan una denominacin de origen protegida para los


mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusin o de asociacin con la denominacin; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

-6Artculo 136
No podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o
de asociacin;
()
Artculo 201
Se entender por denominacin de origen, una indicacin geogrfica constituida por la
denominacin de un pas, de una regin o de un lugar determinado, o constituida por una
denominacin que sin ser la de un pas, una regin o un lugar determinado se refiere a
una zona geogrfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputacin u otras caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al
medio geogrfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
()
Artculo 203
La declaracin de proteccin de una denominacin de origen se har de oficio o a peticin
de quienes demuestren tener legtimo inters, entendindose por tales, las personas
naturales o jurdicas que directamente se dediquen a la extraccin, produccin o
elaboracin del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominacin
de origen, as como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales tambin se considerarn interesadas,
cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.
()
Artculo 212
La utilizacin de denominaciones de origen con relacin a los productos naturales,
agrcolas, artesanales o industriales provenientes de los Pases Miembros, queda
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de produccin o de fabricacin en la localidad o regin del Pas Miembro
designada o evocada por dicha denominacin.
Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominacin
de origen registrada podrn emplear junto con ella la expresin "DENOMINACION DE
ORIGEN".
Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los
Artculos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.
()
Artculo 214
La proteccin de las denominaciones de origen se inicia con la declaracin que al efecto
emita la oficina nacional competente.

-7El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusin, ser considerado
una infraccin al derecho de propiedad industrial, objeto de sancin, incluyendo los casos
en que vengan acompaadas de indicaciones
tales como gnero, tipo, imitacin y otras similares que creen confusin en el consumidor.
().
Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual se analizarn
los siguientes aspectos:
1.

CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el presente caso, la sociedad CAF COLOMBIA EXPORT LTDA. present solicitud de


registro de la marca CASAN CAF COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar CAF
MOLIDO, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificacin Internacional de Niza.
El artculo 134 de la Decisin 486 al referirse a la marca seala que: () constituir marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del
producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su
registro (). Este artculo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los
requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeracin
ejemplificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artculo 134 de la Decisin 486 se define la marca como un bien
inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinacin de palabras,
imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas,
escudos, sonidos, olores, letras, nmeros, color determinado por su forma o combinacin de
colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte,
individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representacin grfica, sirvan
para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio
los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusin o error acerca
del origen o la calidad del producto o servicio. Este artculo hace una enumeracin enunciativa
de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal seala que: Esta
enumeracin cubre los signos denominativos, grficos y mixtos, pero tambin los
tridimensionales, as como los sonoros y olfativos, lo que revela el propsito de extender el
alcance de la nocin de marca. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL,
publicado en la Gaceta Oficial N 1121, de 28 de setiembre de 2004).
Sobre la perceptibilidad, Jos Manuel Otero Lastres seala que: () es un acierto del artculo
134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya est implcito en el
propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la
aptitud distintiva (Otero Lastres, Jos Manuel, Rgimen de Marcas en la Decisin 486 del
Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurdica del Per. Junio, 2001, p. 132).
La susceptibilidad de representacin grfica juntamente con la distintividad, constituyen los
requisitos expresamente exigidos.

La susceptibilidad de representacin grfica, es la aptitud que tiene un signo de ser


descrito o reproducido en palabras, imgenes, frmulas u otros soportes, es decir, en
algo perceptible para ser captado por el pblico consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y


diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el
consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como caracterstica esencial
que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el
presupuesto indispensable para que sta cumpla su funcin principal de identificar e

-8indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio,


sin riesgo de confusin o asociacin.
Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artculo 135 de la
Decisin 486 se exige que: () el signo deber ser apto para identificar y distinguir en el
mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros
idnticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y
seleccione, sin riesgo de confusin o de asociacin en torno a su origen empresarial o a su
calidad () esta exigencia se expresa tambin a travs de la prohibicin contemplada en el
artculo 135, literal b, de la Decisin 486 en referencia, segn la cual no podrn registrarse
como marcas los signos que carezcan de distintividad. (Proceso 205-IP-2005, caso FORMA
DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial N 1333, de 25 de abril de 2006).
Se reconoce tanto una capacidad distintiva intrnseca como una capacidad distintiva
extrnseca, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la
segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el inters de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el
signo distintivo, como el inters general de los consumidores o usuarios, garantizndoles el
origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusin o de asociacin,
tornando as transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca solicitada
CASAN CAF COLOMBIA EXPORT (mixta) cumple con los requisitos del artculo 134 de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las
causales de irregistrabilidad previstas en los artculos 135 y 136 de la referida Decisin.
2.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD Y SEMEJANZA. RIESGO DE


CONFUSIN Y/O DE ASOCIACIN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS
DISTINTIVOS.

En el presente caso, la FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso


oposicin con fundamento en la semejanza existente entre el signo solicitado CASAN CAF
COLOMBIA EXPORT (mixto), y la marca registrada CAF DE COLOMBIA (mixta) y la
denominacin de origen CAF DE COLOMBIA. Por ello, es pertinente abordar el siguiente
tema.
En primer lugar, el literal a) del artculo 136 de la Decisin 486 consagra una causal de
irregistrabilidad relacionada especficamente con el requisito de distintividad. Establece, que no
son registrables signos que sean idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, en relacin con los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusin y/o de asociacin.
En segundo lugar, el literal k) del artculo 135 de la Decisin 486 consagra la causal de
irregistrabilidad relacionada especficamente con la denominacin de origen. Establece que no
son registrables los signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominacin de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusin o de asociacin con la denominacin; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad.
Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina
tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusin y/o de asociacin. Actualmente, la

-9lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los
signos distintivos segn su grado de notoriedad1.
Sobre el riesgo de confusin y/o de asociacin, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El
riesgo de confusin es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que
est adquiriendo otro (confusin directa), o que piense que dicho producto tiene un origen
empresarial diferente al que realmente posee (confusin indirecta). El riesgo de asociacin es la
posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen
empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa
tienen una relacin o vinculacin econmica. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa
SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial N 1648, de 21 de agosto de 2008).
Segn la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no
posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estara atentando contra el inters del titular
de la marca anteriormente registrada, as como el de los consumidores. Dicha prohibicin,
contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como
efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la eleccin de los productos o servicios
que desea adquirir.
Conforme a lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los
signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de
generar confusin o asociacin entre los consumidores. De la conclusin a que se arribe,
depender la registrabilidad o no del signo.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes mbitos:

La similitud ortogrfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a


compararse. La sucesin de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el nmero de
slabas, las races o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusin.

La similitud fontica. Se da por la coincidencia en las races o terminaciones, y cuando


la slaba tnica en las denominaciones comparadas es idntica o muy difcil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar
una posible confusin.

La similitud ideolgica. Se configura entre signos que evocan una idea idntica o
semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos:

PACN, Ana Mara, LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA
ECONOMA GLOBALIZADA. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artculo manifiesta lo siguiente: La realidad
econmica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promocin
de productos o servicios distintos. La creacin de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de
marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilucin
del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilizacin de
la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda daarse las asociaciones positivas que la marca
suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, slo el primero (dilucin
del valor atractivo de la marca) era merecedor de una proteccin ampliada. Para ello la marca deba revestir
determinadas caractersticas, entre las cuales, era relevante la implantacin del signo en prcticamente la totalidad
del pblico de los consumidores. Se cuestion entonces si slo este tipo de marcas deban merecer una proteccin
contra los otros riesgos sealados. La conclusin a la que se lleg fue que el fundamento comn a estos riesgos, no
era tanto la gran implantacin que goza el signo en el trfico econmico, sino la reputacin que condensa la marca,
de la cual se hace un uso parasitario o se trata de daar negativamente. Surgen entonces los trminos marca
renombrada, marca de alta reputacin para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputacin
y prestigio que lo hace merecedor de una proteccin ms all de la regla de la especialidad.

- 10 La Autoridad Nacional competente deber proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando
para ello los siguientes parmetros:

- 11

La comparacin debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el


conjunto del signo, es decir, cada signo debe analizarse con una visin de conjunto,
teniendo en cuenta su unidad ortogrfica, auditiva e ideolgica.

En la comparacin se debe emplear el mtodo del cotejo sucesivo, es decir, se debe


analizar un signo y despus el otro. No es procedente hacerlo de manera simultnea, ya
que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas ltimas es


donde se percibe el riesgo de confusin o de asociacin.

Al realizar la comparacin es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto


comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cmo el
producto o servicio es captado por el pblico consumidor.

Los anteriores parmetros han sido adoptados2 por el Tribunal en numerosas Interpretaciones
Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: GUDUPOP,
publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca:
DK (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N 1370, de 14 de julio de 2007.
3.

COMPARACIN ENTRE SIGNOS MIXTOS (con parte denominativa compuesta) y


DENOMINATIVOS. COMPARACIN ENTRE SIGNOS MIXTOS (con parte
denominativa compuesta).

En el presente caso, la FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso


oposicin con fundamento en la semejanza existente entre el signo solicitado CASAN CAF
COLOMBIA EXPORT (mixto), y la marca registrada CAF DE COLOMBIA (mixta) y la
denominacin de origen CAF DE COLOMBIA. Por ello, es pertinente abordar el siguiente
tema.
Los signos denominativos llamados tambin nominales o verbales, utilizan expresiones
acsticas o fonticas, formados por una o varias letras, palabras o nmeros, individual o
conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o
no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los
que tienen una connotacin conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexin alguna entre su significado y
la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un
elemento grfico (una o varias imgenes). La combinacin de estos elementos al ser
apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite
diferenciarlo de los dems existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos
signos se debe identificar cul de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la
mente del consumidor, si el denominativo o el grfico.

2
2.
3.
4.

El Tribunal ha desarrollado dichos parmetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.
As, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: 1.
La confusin resulta de la
impresin de conjunto despertada por las marcas.
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultnea.
Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
Quien aprecie la semejanza deber colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
BREUER MORENO, Pedro. TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO; Buenos Aires,
Editorial Robis, pp. 351 y ss.

- 12 Sobre el tema la jurisprudencia seala que: La marca mixta es una unidad, en la cual se ha
solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el
registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
(Proceso 55-IP-2002, diseo industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial N
821, de 1 de agosto de 2002).
Comparacin entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta) y denominativos.
Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y
mixtos, deber identificar cul de los elementos, el denominativo o el grfico prevalece y tiene
mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: La doctrina se ha
inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el
ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las
palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos
se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su tamao, color y colocacin,
que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente
en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta
Oficial N 410, de 24 de febrero de 1999).
Por lo tanto, en el anlisis de una marca mixta hay que fijar cul es la dimensin ms
caracterstica que determina la impresin general que () suscita en el consumidor ()
debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensin, la que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresin
general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores. (Fernndez-Novoa, Carlos,
Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento grfico y en el otro el denominativo
o viceversa, en principio, no habr riesgo de confusin. Caso contrario deber procederse al cotejo
entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se
deber hacer el cotejo de conformidad con los parmetros para la comparacin entre signos
denominativos. A saber:
En la comparacin entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina,
Fernndez Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la
totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fontica y grfica,
teniendo en cuenta la totalidad de las slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en
pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora,
atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha funcin. Para realizar esta labor, se
considera que el Juez Consultante deber tener presente que:
1. Se considerarn semejantes las marcas comparadas cuando la slaba tnica de las
mismas ocupa la misma posicin y es idntica o muy difcil de distinguir.
2. La sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las
marcas comparadas porque la sucesin de vocales asume una importancia decisiva para
fijar la sonoridad de una denominacin.
3. En el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensin ms
caracterstica de las denominaciones confrontadas: la dimensin que con mayor fuerza y
profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresin
general que la denominacin va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribucin exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso,
quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia
comunitaria para la comparacin de todo tipo de marcas.

- 13 El Tribunal ha resaltado que cuando un signo est compuesto por una palabra y se solicita su
registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusin
dependiendo de las terminaciones, nmero de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber
elementos diferenciadores en dicha expresin, siempre en el entendido de que los productos a
cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deber
someterlas a las reglas para la comparacin marcaria, y prestar especial atencin al criterio
que seala que a los signos se les observar a travs de una visin de conjunto, sin fraccionar
sus elementos.
Comparacin entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el grfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta
se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (Proceso 55-IP-2002,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 821 del 1 de agosto de 2002,
diseo industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina
se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta
suele ser el ms caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva
propia de las palabras, las que por definicin son pronunciables, lo que no obsta para que
en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grfico, teniendo en cuenta su
tamao, color y colocacin, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento
grfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos,
que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. (Proceso 26-IP-98,
Interpretacin prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 410
de 24 de febrero de 1999). (Proceso N 129-IP-2004. Interpretacin Prejudicial de 17 de
noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1158, de
17 de enero de 2005).
Si el elemento determinante del signo mixto es el grfico, en principio, no habra riesgo de
confusin. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deber realizarse de
conformidad con las reglas para la comparacin entre signos denominativos, antes
mencionadas.
Para realizar la comparacin entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deber determinar el
elemento caracterstico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es
el denominativo y en el otro el grfico, en principio no habra riesgo de confusin. Si por el
contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el grfico, el cotejo
habr que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imgenes de cada uno de ellos o del
concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento
determinante es el denominativo, el cotejo habr de hacerse siguiendo las reglas de
comparacin entre signos denominativos.
4.

PALABRAS GENRICAS, DESCRIPTIVAS


CONFORMACIN DE MARCAS.

DE

USO

COMN

EN

LA

En el presente caso, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) seal que:


Las palabras CAF COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a una
indicacin comn o genrica respecto al producto del caf, ya que se quiere indicar
legtimamente que se trata de caf, por lo cual utiliza el genrico y que proviene de Colombia, lo
que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del producto, ms an si se
tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son productoras de caf. Por ello, resulta
pertinente abordar el siguiente tema.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras,
prefijos o sufijos, races o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse

- 14 como expresiones descriptivas, genricas o de uso comn, por lo que no pueden ser objeto de
monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

- 15 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes caractersticas y
propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamao, valor, destino,
etc.
Se identifica la denominacin descriptiva, formulando la pregunta cmo es? En relacin con el
producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominacin
considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresin descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en
un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado ser novedoso
cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relacin directa
con la expresin que se utiliza.
El literal e) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que: () e) consistan exclusivamente en un
signo o indicacin que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de produccin u otros datos,
caractersticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicacin, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o
servicios.
La norma transcrita prohbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones
descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o ms vocablos descriptivos,
tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente
distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas caractersticas, tiene que ser consciente
de que no puede impedir la utilizacin del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sera
considerada dbil.
El literal f) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que: () f) consistan exclusivamente en un
signo o indicacin que sea el nombre genrico o tcnico del producto o servicio de que se
trate.
El literal trascrito prohbe el registro de signos genricos, pero no impide que palabras
genricas conformen un signo compuesto.
La denominacin genrica determina el gnero del objeto que identifica; no se puede otorgar a
ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilizacin de esa palabra, ya que se creara una
posicin de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser
apreciada en relacin directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresin genrica, puede identificarse cuando al formular la pregunta qu es?, en relacin
con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominacin genrica. Desde
el punto de vista marcario, un trmino es genrico cuando es necesario utilizarlo en alguna
forma para sealar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por s slo pueda servir
para identificarlo.
Sin embargo, una expresin genrica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse
en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado ser novedoso,
cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relacin
directa con la expresin que se utiliza.
El literal g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina,
dispone: No podrn registrarse como marcas los signos que: () g) consistan exclusivamente
o se hubieran convertido en una designacin comn o usual del producto o servicio de que se
trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas.

- 16 Si bien la norma trascrita prohbe el registro de signos conformados exclusivamente por


designaciones comunes o usuales, las palabras o partculas de uso comn al estar combinadas
con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder
a su registro.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o
partculas necesarias o usuales pertenecientes al dominio pblico puedan ser utilizadas
nicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir
que el pblico en general los siga utilizando.
El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si la marca CASAN CAF
COLOMBIA EXPORT (mixta) en su conjunto es genrica o descriptiva en relacin con los
productos que pretende distinguir en la Clase 30, adems, de analizar si la palabra EXPORT
constituira una palabra de uso comn en idioma extranjero.
5.

INDICACIONES GEOGRFICAS: DENOMINACIN DE ORIGEN E INDICACIONES DE


PROCEDENCIA. NATURALEZA Y DEFINICIN DE LA DENOMINACIN DE ORIGEN.
MBITO DE LA PROTECCIN JURDICA DE LA DENOMINACIN DE ORIGEN.

En el presente caso, la FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso


oposicin con fundamento en la semejanza existente entre el signo solicitado CASAN CAF
COLOMBIA EXPORT (mixto), y la denominacin de origen CAF DE COLOMBIA.
Por ello, es pertinente traer a colacin el Proceso 76-IP-20073 que desarroll el tema de la
proteccin de la denominacin de origen en el mbito de la Comunidad Andina.
El Ttulo XII, Captulo I, de la Decisin 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geogrficas, las
que son utilizadas en el trfico econmico para identificar el origen geogrfico de los productos
a distinguir con el signo.
Desde el punto de vista de una clasificacin funcional, las Indicaciones Geogrficas pueden
distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen.
Mientras las primeras son indicaciones geogrficas cuya funcin consiste en brindar informacin
sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extrado, producido, cultivado o
elaborado; las segundas son indicaciones geogrficas que adems de proporcionar informacin
sobre la procedencia geogrfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir
un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las calidades del producto
provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geogrfico.
El artculo 201 de la Decisin 486 establece que: Se entender por denominacin de origen,
una indicacin geogrfica constituida por la denominacin de un pas, de una regin o de un
lugar determinado, o constituida por una denominacin que sin ser la de un pas, una regin o
un lugar determinado se refiere a una zona geogrfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputacin u otras caractersticas se deban exclusiva
o esencialmente al medio geogrfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos.
De dicha definicin se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de
denominacin de origen, el primero de ellos es el de la denominacin de origen est constituida
por el nombre de un pas o regin, o el de una denominacin que sin ser la de un pas o regin,
refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los lmites de dicha referencia deber ser
analizado de acuerdo al caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado
que en la vida del trfico comercial se emplea dicha denominacin para distinguir al producto
objeto de proteccin.

3 Interpretacin Prejudicial dentro del Proceso 76-IP-2007, publicada en la G.O.A.C. N 1557, de 05 de noviembre de
2007, sobre la marca TEQUILA.

- 17 En el segundo elemento es condicin que la reputacin u otras caractersticas del producto se


deban exclusiva o esencialmente al medio geogrfico referido con la denominacin, es decir,
que el producto protegido como denominacin de origen sea producto de factores culturales,
naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o
cultivara en la regin geogrfica determinada con dichos factores, no tendra las mismas
caractersticas y por tanto constituira un producto diferente.

Proteccin jurdica

El artculo 214 de la Decisin 486 establece las caractersticas de proteccin territorial de las
denominaciones de origen, incluyendo en tales caractersticas: el inicio de la proteccin y los
casos de infraccin a ste derecho concedido. La denominacin de origen se protege en el pas
donde es presentada la solicitud, desde la declaracin que a tales efectos emita la autoridad
competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la proteccin territorial de la
denominacin de origen.
De otro lado, el citado artculo reconoce que todo uso no autorizado de la denominacin
constituye una infraccin al derecho marcario. ste no slo es sancionado en casos de usos
como denominacin de origen, sino como signo distintivo, o como descripcin referencial de las
caractersticas del producto, es decir, no se podr utilizar la denominacin protegida en
referencias que incluyan indicaciones como gnero, tipo, imitacin, o similares.

Legtimo inters

El artculo 203 de la Decisin 486 establece La declaracin de proteccin de una denominacin


de origen se har de oficio o a peticin de quienes demuestren tener legtimo inters,
entendindose por tales, las personas naturales o jurdicas que directamente se dediquen a la
extraccin, produccin o elaboracin del producto o los productos que se pretendan amparar
con la denominacin de origen, as como las asociaciones de productores. Las autoridades
estatales, departamentales, provinciales o municipales tambin se considerarn interesadas,
cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. Por lo
tanto, estas son las personas legtimamente autorizadas por la normativa comunitaria que
pueden pedir la declaracin de proteccin de una denominacin de origen.
Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artculo 212, de la Decisin 486, que La
utilizacin de denominaciones de origen con relacin a los productos naturales, agrcolas,
artesanales o industriales provenientes de los Pases Miembros, queda reservada
exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos
de produccin o de fabricacin en la localidad o regin del Pas Miembro designada o evocada
por dicha denominacin, asimismo, que Solamente los productores, fabricantes o artesanos
autorizados a usar una denominacin de origen registrada podrn emplear junto con ella la
expresin DENOMINACION DE ORIGEN, y finalmente que Son aplicables a las
denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artculos 155, 156, 157 y 158, en
cuanto corresponda.
Esta ltima disposicin impide el uso de la denominacin de origen a terceras personas, de
manera que la denominacin de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las
actividades sealadas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la
localidad o regin del Pas Miembro, aplicndose las mismas disposiciones del uso exclusivo
del derecho marcario.
A diferencia de la figura de la marca colectiva, mediante el reconocimiento y proteccin de una
denominacin de origen no se protege slo el inters de los citados productores, fabricantes o
artesanos, sino se entiende que la proteccin contempla, adems, los intereses del pas al que
pertenece la regin reivindicada con la denominacin de origen. Todo ello sin perjuicio que las
entidades pblicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de
origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan los mecanismos que permitan un control

- 18 efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artculo 213
de la Decisin 486.

mbito de la Proteccin jurdica de la denominacin de origen

Proteccin comunitaria
El artculo 218 de la Decisin 486 establece que Las oficinas nacionales competentes podrn
reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro Pas Miembro, cuando la solicitud la
formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legtimo inters o las
autoridades pblicas de los mismos, y que Para solicitar dicha proteccin, las denominaciones
de origen deben haber sido declaradas como tales en sus pases de origen.
En este sentido, la Declaracin Oficial de reconocimiento que puede otorgar un Pas Miembro a
una denominacin de origen de otro Pas Miembro es ttulo suficiente para que los efectos de su
proteccin se apliquen de la misma manera en el pas en que se otorga tal reconocimiento.
Dicho reconocimiento implica la proteccin de la denominacin de origen y por lo tanto, la
exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el pas donde nace el mismo,
as como el ius prohibendi del registro de la denominacin como signo distintivo en su territorio,
tal como lo establece el artculo 135 de la Decisin 486:
Artculo 135.- No podrn registrarse como marca los signos que: () j)
reproduzcan, imiten o contengan una denominacin de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusin o de asociacin con la denominacin; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad.
En el presente caso, el Juez Consultante deber determinar si es que existi o no un
aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominacin de origen Caf de Colombia,
siendo que justamente la denominacin de origen presupone la existencia de notoriedad,
reputacin o fama del producto que constituye la denominacin de origen. Por tanto, a efectos
de proteger una denominacin de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo
que ello ya se estableci previamente al momento de reconocer la denominacin de origen por
parte de la oficina nacional competente.
Asimismo, si el pas que reconociere la denominacin de origen extranjera permitiese la
comercializacin no autorizada de sta en su territorio, o cualquier infraccin establecida por la
norma en esta materia de alcance territorial, estara en flagrante incumplimiento de la normativa
comunitaria.
Proteccin extracomunitaria
La Decisin 486 establece en su artculo 219 que: Tratndose de denominaciones de origen o
indicaciones geogrficas protegidas en terceros pases, las oficinas nacionales competentes
podrn reconocer la proteccin, siempre que ello est previsto en algn convenio del cual el
Pas Miembro sea parte. Para solicitar dicha proteccin, las denominaciones de origen deben
haber sido declaradas como tales en sus pases de origen.
El reconocimiento de una denominacin de origen de un tercer pas (no comunitario), est
supeditado a la compatibilidad con el reconocimiento de denominaciones de origen nacionales o
comunitarias debidamente reconocidas por el pas. En este sentido, si un pas andino
reconociere una denominacin de origen de un tercer pas que sea incompatible con el uso
exclusivo y derecho de ius prohibendi de registro de una denominacin de origen andina
reconocida en el pas, incurrira en incumplimiento de la normativa comunitaria. En el caso de
que la denominacin de origen andina no est reconocida en el Pas Miembro en que se solicita
la denominacin de origen extracomunitaria, se deber dar prioridad de reconocimiento a la

- 19 denominacin de origen andina. La Autoridad Nacional Competente que conozca el caso,


deber notificar al Pas Miembro interesado para que, si ste estima conveniente, ejerza su
legtimo derecho.
Cabe precisar que una denominacin de origen de un tercer pas, slo podr ser reconocida, en
sus derechos de uso exclusivo y de ius prohibendi de registro, cuando haya existido el
reconocimiento formal del pas, por Convenio en compatibilidad con los derechos protegidos de
denominaciones de origen nacionales o comunitarias reconocidas.
En este sentido, para que un Pas Miembro otorgue proteccin a una denominacin de origen
extracomunitaria, debern cumplirse con los siguientes presupuestos: 1. Que exista,
necesariamente, un Convenio del cual el Pas Miembro sea parte; 2. La denominacin de origen
que se solicita debe haber sido declarada como tal en su pas de origen; y, 3. La denominacin
de origen que se solicita, deber cumplir con los requisitos establecidos para la proteccin de
una denominacin de origen en el Pas Miembro, entre ellos la exigencia del examen de
incompatibilidad con los derechos protegidos de las denominaciones de origen. En el caso de
que no se d cumplimiento a estos presupuestos, se estara aplicando errneamente la norma
comunitaria.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
C O N C L U Y E:
PRIMERO:

Un signo puede registrarse como marca si rene los requisitos de distintividad y


susceptibilidad de representacin grfica y, adems, si el signo no est incurso
en ninguna de las causales de irregistrabilidad sealadas en los artculos 135 y
136 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina. La distintividad
del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO:

Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que


corresponda deber proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego
determinar si existe o no riesgo de confusin y/o de asociacin, acorde con las
reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que
basta con la posibilidad de riesgo de confusin y/o de asociacin para que opere
la prohibicin de registro.

TERCERO:

En el anlisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad


de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con
un signo denominativo, es necesario conservar la unidad grfica y fontica del
mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo
mixto es el denominativo, se deber hacer el cotejo de conformidad con los
parmetros para la comparacin entre signos denominativos. Si el elemento
preponderante del signo mixto es el grfico, en principio, no existira riesgo de
confusin.
Para realizar la comparacin entre dos signos mixtos, el Juez Consultante
deber determinar el elemento caracterstico de cada uno de ellos. Si el
elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el
grfico, en principio no habra riesgo de confusin. Si por el contrario en ambos
signos mixtos el elemento determinante resulta ser el grfico, el cotejo habr que
hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imgenes de cada uno de ellos o del
concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el
elemento determinante es el denominativo, el cotejo habr de hacerse siguiendo
las reglas de comparacin entre signos denominativos.

CUARTO:

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos


como: palabras, prefijos o sufijos, races o terminaciones, que individualmente

- 20 consideradas pueden estimarse como expresiones genricas, descriptivas o de


uso comn, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por
persona alguna. Si bien se prohbe el registro de signos conformados
exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partculas
de uso comn al estar combinadas con otras pueden generar signos
completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En el presente caso, el Juez Consultante deber determinar si la marca CASAN
CAF COLOMBIA EXPORT (mixta) en su conjunto es genrica o descriptiva en
relacin con los productos que pretende distinguir en la Clase 30, adems, de
analizar si la palabra EXPORT constituira una palabra de uso comn en idioma
extranjero.
QUINTO:

Las Indicaciones Geogrficas pueden distinguirse entre: Indicaciones de


Procedencia y Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son
indicaciones geogrficas cuya funcin consiste en brindar informacin sobre el
lugar en el que el correspondiente producto es extrado, producido, cultivado o
elaborado; las segundas son indicaciones geogrficas que adems de
proporcionar informacin sobre la procedencia geogrfica del producto, suscitan
en la mente del consumidor la idea de que en el producto de que trate concurren
ciertas cualidades o caractersticas que son debidas, en mayor o menor grado, al
medio geogrfico del mismo, y que lo discriminan positivamente de los otros
productos de igual especie o naturaleza.
La denominacin de origen se protege en el pas donde es presentada la
solicitud, desde la declaracin que a tales efectos emita la autoridad competente.
En este sentido, en principio, la norma reconoce la proteccin territorial de la
denominacin de origen. Todo uso no autorizado de la denominacin constituye
una infraccin al derecho marcario.
En el presente caso, el Juez Consultante deber determinar si es que existi o no
un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominacin de origen
Caf de Colombia, siendo que justamente la denominacin de origen
presupone la existencia de notoriedad, reputacin o fama del producto que
constituye la denominacin de origen. Por tanto, a efectos de proteger una
denominacin de origen, ya no resulta necesario probar su notoriedad, por lo que
ello ya se estableci previamente al momento de reconocer la denominacin de
origen por parte de la oficina nacional competente.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la


Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deber
adoptar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las prescripciones
contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remtase copia a la Secretara
General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE
Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO
Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

- 21 Jos Vicente Troya Jaramillo


MAGISTRADO
Gustavo Garca Brito
SECRETARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel
copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.Gustavo Garca Brito
SECRETARIO

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