“yt TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de agosto de 2016 Proceso : 80-IP-2016 Asunto + Interpretacién Prejudicial Consultante : Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la Republica de Colombia Expediente interno del Consultante =: 2011-00315 Referencia : Patente de modelo de utilidad para “COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO LIBRES DE PLOMO MEJORADAS QUE CONTIENEN POLIMEROS DE METALOCENO” Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gomez Apac vIsTOs El Oficio 0454 del 8 de febrero de 2016, recibido via correo electrénico el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso Administrative del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicita Interpretacién Prejudicial del Articulo 44 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011- 00315; y, El Auto del 10 de enero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite la presente Interpretacién Prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante : General Cable Technologies Corporation2.2. 2.3. 2.4. 25. 26. 27. 2.8. Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia Hechos relevantes: . El 25 de abril de 2008, General Cable Technologies Corporation (en adelante, General Cable) solicité ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) la patente de modelo de utilidad para “COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO LIBRES DE PLOMO MEJORADAS QUE CONTIENEN POLIMEROS DE METALOCENO". El 4 de julio de 2008, mediante Oficio 8653, la Divisién de Nuevas Creaciones de la SIC requirié a General Cable que presente copias del documento en el que conste la cesién del derecho de la patente del inventor a su favor y del poder debidamente otorgado. El 21 de agosto de 2008, General Cable solicits una prérroga del plazo otorgado para subsanar los requerimientos formulados por la Division de Nuevas Creaciones de la SIC. EI 6 de octubre de 2008, General Cable cumplié con subsanar los requerimientos mencionados. La solicitud de patente fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 610 del 30 de noviembre de 2009 dentro del término oportuno. Dicha solicitud no fue objetada. La Divisién de Nuevas Creaciones de la SIC indicd a General Cable que, en el plazo de seis meses siguientes ala publicacién en la Gaceta de la Propiedad Industrial, debia efectuar el pago por concepto de examen de patentabilidad, bajo apercibimiento de que la solicitud incurriera en abandono conforme a lo previsto en el Articulo 44 de la Decision 486. Por Resolucién 32653 del 25 de junio de 2010, el Superintendente de Industria y Comercio declaré el abandono de Ia solicitud de patente en cuestion. EI 15 de julio de 2010, General Cable solicité la realizacién del examen de fondo y cancelé el pago por dicho concepto. General Cable interpuso recurso de reposicién contra la Resolucién 32653. . Por Resolucién 16932 de! 29 de marzo de 2011, ef Superintendente de Industria y Comercio resolvid el recurso de reposicién interpuesto confirmando la Resolucién 32653, que declaré el abandono la solicitud de patente de invencién.Yee 2.10.General Cable presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado a fin de que se declare la nulidad de la Resolucién 32653. 2.11.La Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso Administrative del Consejo de Estado de la Republica de Colombia admitio la demanda mediante auto del 30 de junio de 2015, en el cual ordené notificar a la entidad demandada. 2.12, Mediante Auto del 30 de junio de 2015, la Seccién Primera de la Sala de 3.1. 3.2. 3.3. 44. 4.2. lo Contencioso Administrative de! Consejo de Estado de la Republica de Colombia admitié a trémite la demanda interpuesta y decidié suspender el proceso a fin de solicitar la presente interpretacién prejudicial. Argumentos de la demanda de General Cable: Si bien es cierto que por error no se solicité ni se efectué el pago del examen de patentabilidad dentro del término legal dispuesto, lo cierto es que dicho error fue subsanado con anterioridad a la notificacién de la Resoluci6n 32653 del 25 de junio de 2010, por lo que debe entenderse que existié una clara manifestacion de voluntad encaminada a cumplir con los requisitos formales establecidos en la Dacisién 486, correspondiéndole a la SIC continuar el tramite del expediente y no declarar el abandono de la solicitud de patente, en virtud del principio que sefiala que el derecho sustancial debe primar sobre el formal. Con la declaracién de abandono de la solicitud se han vuinerado principios de eficacia procesal. Los funcionarios administrativos tienen el deber de no conformarse con la verificacion de los requisitos meramente formales, sino que deben procurar resolver las solicitudes elevadas por los ciudadanos evitando expedir decisiones inhibitorias. Argumentos de la contestacién de la SIC: Se ha demostrado que General Cable no cumplié con el requisito establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486, toda vez que no presento dentro del término legal la solicitud del examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa establecida, lo cual tuvo como consecuencia la declaratoria de abandono de la solicitud de patente presentada El Articulo 44 de la Decisién 486 establece claramente la obligacién a cargo del solicitante de presentar oportunamente la solicitud de examen de patentabilidad para que la solicitud sea examinada de fondo con miras a determinar si la invencién cumple con los requisitos para ser patentada.4.3. 44, La publicacién de la solicitud de patente fue efectuada en forma debida, en el término de seis meses para solicitar y cancelar el examen de patentabilidad, el mismo que se conté desde ei 30 de noviembre de 2009 al 30 de mayo de 2010 sin que General Cable se pronuncie al respecto. Una vez enterada del abandono, General Cable presenté fa peticion de realizacin de examen de fondo el 15 de julio de 2010, es decir, con posterioridad a la declaratoria de abandono. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicité la interpretacién prejudicial del Articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina’. Procede la interpretacién del referido articulo. TEMA OBJETO DE INTERPRETACION La solicitud del examen de patentabilidad. El pago de las tasas correspondientes. Abandono de la solicitud. ANALISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACION La solicitud del examen de patentabilidad. El pago de las tasas correspondientes. Abandono de la solicitud |. En el proceso interno se declaré el abandono de la solicitud de patente de modelo de utilidad sosteniendo que la solicitud para que se realice el examen de patentabilidad y el pago por dicho concepto fueron efectuados fuera del plazo concedido por el Articulo 44 de la Decisién 486, motivo por el cual se abordara dicho tema. . El Articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad establece lo siguiente: “Articulo_ 44. Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberd pedir que se examine sila invencién es patentable, Los Palses Miembros podrén cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.- “Articulo_44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde 1a publicacion de fa solicitud, jindependientemente que se hubieren prosontado oposiciones, el solcitante debers pedir que so cxomine sila mvencién 6s patentable. Los Palses Miembros podrén cobrer une fase para 1a realzacion de esto examen, Si transcuriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que 80 realice ef examen, ia Solicitud caeré en abandono.” 41.3. 14, 47. el solicitante hubiera pedido que se realice ef examen, la solicitud caeré en abandono.” De la disposicién mencionada se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de pedir expresamente la realizacion del examen de patentabilidad de la invenci6n dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicacién de la ‘solicitud. Asimismo, se establece que la consecuencia de la inactividad del solicitante es la declaracion de abandono de {a solicitud.? Ademéas del requisito de la peticién expresa, ef Articulo 44 autoriza el cobro de tasas para la realizacién del examen de patentabilidad. Si los paises miembros optan por dicho cobro, la peticién expresa del examen debe ir conjuntamente con el pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulacién interna indique. Esto quiere decir que para que la Oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos:> i) Peticién expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicacién de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad. Pago de las tasas, si fuere del caso, para {a realizacién del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicacién de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulaci6n interna”. . Se deber tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la peticién expresa, asi como tampoco la peticién expresa exime det pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una peticién implicita para la realizacion del examen de patentabilidad.* En ese sentido, en el caso de que no se solicite de manera expresa el pedido de realizacién del examen de fondo, asi como el pago de la tasa establecida por la oficina de patentes, dentro del periodo de seis meses contado desde la publicacién de la solicitud, se imposibilitaria la realizacion del examen de patentabilidad, generandose el abandono de la solicitud. En virtud de lo expuesto, se deberd determinar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la declaracién de abandono de la solicitud de la patente de modelo “COMPOSICIONES DE AISLAMIENTO De modo referencial, ver Proceso 71-1P-2013 de fecha 21 de junio de 2013, p.7. ‘De modo referencial, ver Proceso 318-1P-2014 de fecha 19 de diciembre de 2014, p.7. Ibidem,LIBRES DE PLOMO MEJORADAS QUE CONTIENEN POLIMEROS DE METALOCENO" fue expedida conforme a fo dispuesto en el Articulo 44 de la Decisién de la Comunidad Andina. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretacién prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00315, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con {o dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretacién prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. (tl. Cecilia Luisa Avid Guinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretaci6n Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifiquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.