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A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO
NOVO PROCESSO CML
MARCELO MAZZOLA
Advogado e scio de Dannemann, Siemsen. Mestrando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Vice-presidente de
Propriedade Intelectual do Centro Brasileiro de Mediao e Arbitragem - CBMA. E-mail: mmazzola@dannemann.com.br
Sumrio: 1. Introduo - 2. O dever de fundamentao no NCPC - 3. Dever de cooperao: uma mudana de paradigma - 4. Os negcios jurdicos processuais nas aes envolvendo Propriedade Industrial - 5. Mediao na administrao pblica: reflexes sobre o posicionamento da Advocacia Geral da Unio nas aes da Propriedade Industrial - 6. A
sustentao oral no agravo de instrumento - 7. Intimao de advogado por advogado - 8. Consideraes sobre a estabilizao da tutela em aes da Propriedade Industrial - 9. O
sistema brasileiro de precedentes e seus reflexos na rea da Propriedade Industrial - lO. O impacto do IRDR nas aes da Propriedade Industrial - 11. A possibilidade de julgamento parcial do mrito de aes repetitivas suspensas pelo IRDR - 12. Concluso - Referncias bibliogrficas
1. INTRODUO
Santos
&Borges Barbosa
Sociedade de Advogados
Vale registrar que esse artigo 489 foi alvo de crticas de algumas
associaes de magistrados,' mas permaneceu hgido e no foi alno
terado com a Lei 13.256/2016.
Em linhas gerais, o texto do novo cdigo estabelece uma espcie de
script a ser seguido pelos juzes no momento de fundamentao da
deciso judicial, seja ela interlocutria ou no.
Como se sabe, a fundamentao da deciso deve refletir os motivos
que justificam, juridicamente, a concluso. 2 Afinal, uma deciso
sem fundamentao como um corpo sem corao.
A partir de agora - embora isso j devesse ser a regra -, caso os
magistrados no queiram ver suas decises anuladas por falta de
fundamentao, devero observar o roteiro delineado no artigo
489, pargrafo 1 e seus incisos, do NCPC.
Assim, no ser considerada fundamentada a deciso judicial
que a) se limitar a indicar determinado artigo de lei sem fazer a
correlao com o caso concreto; b) empregar conceitos jurdicos
indeterminados, sem explicar o motivo de sua incidncia no caso;
c) invocar motivos que serviriam para embasar qualquer outra
deciso; d) no enfrentar os argumentos deduzidos no processo
capazes de infirmar a concluso adotada pelo julgador; e) se limitar a invocar precedente ou enunciado de smula, sem demonstrar sua pertinncia hiptese em discusso; e O deixar de seguir
enunciado de smula ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existncia de distino no caso concreto ou superao do entendimento.
Com isso, no h mais espao para decises lacnicas ("Diante da
presena dos elementos autorizadores da medida, defiro a tutela")
ou embasadas em conceitos jurdicos vagos ("Em nome da ordem
pblica e da dignidade da pessoa humana, condeno"), e tambm
aquelas claramente padronizadas que serviriam para qualquer
ao, sem enfrentamento das peculiaridades do caso concreto.
Ao mesmo tempo, prestigia-se o princpio do contraditrio, evitando-se decises que no levem em considerao os argumentos das
partes, bem como os precedentes jurisprudenciais, seja para apliclos ou no.
A sistemtica interessante e pode impedir decises superficiais,
especialmente em aes de infrao e de nulidade de marca, em
que a magnitude econmica da discusso, a complexidade do
tema e as consequncias de eventual ordem de absteno de uso
ou de cancelamento de um registro marcrio exigem prudncia e
uma fundamentao com maior densidade por parte dos julgado-
1.
2.
3.
4.
Associao dos Juizes Federais do Brasil - Ajufe, Associao dos Magistrados Brasileiros
- AMB e Associao Nacional dos Magistrados da Justia do Trabalho - Anamatra.
CAMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. So Paulo: Atlas,
p.274,2015.
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manuaVwikilManual_de_Marcas,
"A possibilidade de confuso deve ser apreciada pela impresso de conjunto deixada pelas
marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenas, levando-se em
4
MENNENMF-
5.
6.
8.
STRECK, Lenio Luiz; MOTTA, Francisco Jos Borges. Um debate com (e sobre)
o formalismo-valorativo de Daniel Mitidiero, ou "colaborao no processo civil" um
princpio), lo: Revista de Processo, V. 213, p. 13, 2012.
MITIDIERO, Daniel. "Bases para construo de um Processo Civil cooperativo" Tese de Doutorado na UFRGS, Porto Alegre, 2007, p. 12, 70 e 74. PINHO,
JOHANSSON
____________________________________________
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www.jI.cI
Artigo escrito em coautoria com Paula Salles Fonseca de Mello Franco, advogada de
Dannemann Siemsen Advogados e ps-graduanda em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-RIO.
9. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Negcios jurdicos processuais no novo processo
civil brasileiro. Disponvel emhttp://www.academia.ediil10270224/Neg%C3%B3cios
jur%C3%ADdicosprocessuais_no_processo.civil_brasileiro.
lo. TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: notas sobre negcios jurdicos processuais. Disponvel em http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI228734,61
044Um +processo+ pra +chamar+ de+ seu+ nota+sobre+os+negocios+juridicos.
no
19, 20, 21,135, 262, 403, 490, 580. Transcreve-se, a ttulo
11. Vide Enunciados
ilustrativo, o Enunciado n 19: So admissveis os seguintes negcios processuais,
dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliao de prazos das partes
de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente tcnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso, acordo para no promover
execuo provisria; pacto de mediao ou conciliao extrajudicial prvia obrigatria, indusive com a correlata previso de excluso da audincia de conciliao ou de mediao prevista no art. 334; pacto de excluso contratual da audincia de conciliao ou de mediao
prevista no art. 334; pacto de disponibilizao prvia de documentao (pacto de disdosure), inclusive com estipulao de sano negocial, sem prejuzo de medidas coercitivas,
mandanientais, sub-rogatrias ou indutivas; previso de meios alternativos de comunicao
das partes entre si; acordo de produo antecipada de prova; a escolha consensual de depositrio-administrador no coso do art. 866; conveno que permita a presena da parte contrria no decorrer da colheita de depoimento pessoal. (Grupo: Negcio Processual; redao
revista no III FPPC- RIO, no V FPPC-Vitria e no VI FPPC-Curitiba).
REVISTA DA ABPI N 143JuLJAco 2016
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A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO NOVO PROCESSO CIVIL
radores em nmero suficiente para comparecer s aludidas audincias, e os prprios autores, em sua maioria idosos e enfermos".
Com todo o respeito, no concordamos com tal orientao e o tema
exige uma maior reflexo.
Primeiramente, vale destacar que o NCPC estabelece, logo em
seu captulo inicial intitulado "Das Normas Fundamentais do
Processo Civil", que o Estado promover, sempre que possvel, a
soluo consensual dos conflitos, devendo a conciliao, a mediao e outros mtodos de soluo consensual de conflitos ser estimulados por juzes, advogados, defensores pblicos e membros
do Ministrio Pblico, inclusive no curso do processo judicial
(art.3,2 e3).
Ou seja, o estmulo aos mtodos alternativos de soluo de conflitos regra nuclear do NCPC, que deve ser observada por todos
os agentes do processo, sem qualquer distino. Alis, os artigos
174 do NCPC e 32 da Lei no 13.140/2015 (Lei de Mediao)
preveem expressamente a necessidade de criao de Cmaras de
conciliao/mediao pelos entes pblicos.
Por outro lado, nem todo interesse pblico um direito indisponvel, sendo certo que os direitos indisponveis tambm admitem
transao, exigindo-se, nesse caso, a homologao judicial, com a
prvia oitiva do Ministrio Pblico (art. 3, 2, da Lei no
13.140/2015).
Enquanto, em sua concepo clssica, a ideia de Estado de Direito estava intimamente vinculada submisso da Administrao
Pblica legalidade, hoje, no Estado Democrtico de Direito,
alm do respeito lei e Constituio, deve a atividade administrativa pautar-se por uma legitimidade reforada.
** Artigo escrito com coautoria como Dr. Rafael Carvalho Rezende Oliveira, Procurador
e consultor jurdico.
nistrativas, assim como o incremento de meios consensuais de atuao administrativa.A busca pelo consenso acarreta mudanas,
inclusive, na mentalidade dos agentes pblicos e na estrutura da
Administrao Pblica. Nesse sentido, a prpria estrutura orgnica da AGU conta, por exemplo, com a Cmara de Conciliao e
Arbitragem da Administrao Federal - CCAE
A consensualidade administrativa tem sido efetivada pelos acordos
administrativos que no colidem com o princpio da indisponibilidade do interesse pblico. Em razo da pluralidade de interesses
pblicos e da necessidade de maior eficincia na ao administrativa, a legitimidade dos atos estatais no est restrita ao cumprimento da letra fria da lei, devendo respeitar o ordenamento jurdico em sua totalidade (juridicidade).
Por esta razo, a ponderao entre os interesses conflitantes justifica a celebrao de acordos por parte da Administrao Pblica,
tais como: Termo de Ajustamento de Condutas (TAC): artigo 5,
pargrafo 6, da Lei 7.347/1985;
no Termo de Compromisso:
artigo 11, pargrafo 5', da Lei 6.385/1976 (Comisso de Valores Mobilirios - CV1VI); Acordos terminativos de processos
no
administrativos: artigo 46 da Lei 5.427/2009 (Lei do Processo
Administrativo do Estado do Rio de Janeiro); Termo do compromisso de cessao de prtica e acordo de lenincia: artigos 85 e 86
no
da Lei 12.529/2011 (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrncia - SBDC); Acordo de lenincia: artigo 16 da Lei n
12.646/2013 (Lei Anticorrupo); Acordos e conciliao em setores regulados: artigo 93, inciso XV, da Lei n 9.472/1997
(ANATEL), artigo 43, inciso X, da Lei n 9.478/1997 (ANP),
artigo 29 da Lei n 9.656/1998 (ANS), etc.[l]
Ressalte-se, inclusive, a recente revogao do pargrafo 1 do artigo 17 da Lei n8.429/1992 (LIA) pela MP 703/2015, viabilizando, agora, a celebrao de transao nas aes de improbidade
administrativa.
Especificamente em relao ao INPI, seus procuradores devem incentivar e estimular os mtodos alternativos de resoluo de conflitos.
At porque, o prprio INPI, no curso de demandas judiciais,
muitas vezes concorda com a prpria tese autoral e postula a procedncia do pedido formulado na petio inicial.
12. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo, 4' ed.,
So Paulo: Mtodo, p. 50-54 e 528-529, 2016.
REVISTADAABPI - N 143-JuIJAGo 2016
Nesse contexto, ao invs de manifestar, de forma irrestrita e incondicionada, o seu desinteresse pela no realizao das audincias
prvias, afastando de plano qualquer tentativa de conciliao ou de
mediao, talvez fosse mais adequado a atualizao dos regulamentos luz do NCPC e da Lei no 13.140/2015, que, como visto,
incentivam a autocomposio no mbito da Administrao Pblica, com a fixao de parmetros para efetivao de acordos e solues consensuais em litgios envolvendo Propriedade Industrial.
Em resumo, a posio da AGU materializado no ofcio em questo, uma espcie de carto vermelho preliminar ao consenso, est
em total dissintonia com os princpios do NCPC e com o prprio
comportamento do INPI ao longo do tempo.
6. A SUSTENTAO ORAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Algumas novidades do NCPC repercutem diretamente na vida
dos advogados (contagem dos prazos em dias teis, frias forenses no perodo entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, tarifao
dos honorrios sucumbenciais nos casos em que a Fazenda Pblica for parte, etc.).
Mas existe uma que certamente vai impactar a rotina dos advogados nos tribunais, qual seja, a possibilidade de sustentao oral no
agravo de instrumento, o que, alis, j era admitido por alguns
tribunais do Pas. Com isso, valoriza-se a oratria e se maximiza a
atuao dos advogados.
C-onvm-esclarecer,-porm-que-de acordo com, o NCPC, a sustentao oral s ser admitida no caso de agravo de instrumento
interposto contra "decises interlocutrias que versem sobre tutelas
provisrias de urgncia ou da evidncia" (art. 937, VIII). Ou seja,
uma novidade que se aplica a quase todas as aes envolvendo
Propriedade Industrial.
Nesse ponto, cabe uma crtica: o legislador tambm deveria ter
previsto a possibilidade de sustentao oral no agravo de instrumento interposto contra decises interlocutrias que versem sobre o
mrito do processo, como, por exemplo, o julgamento parcial do
mrito (art. 356) e a improcedncia liminar parcial (art. 332).
RESTADAABPI - N 143-JULJAG020I6
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Pois bem, caso a ordem judicial seja concedida e o ru no interponha agravo de instrumento, o processo ser julgado extinto e a
tutela antecipada tornar-se- estvel (artigo 304, caput e pargrafo 10). Convm esclarecer, todavia, que qualquer das partes,
dentro do prazo de dois anos, pode ajuizar uma ao para rever,
reformar ou invalidar a tutela antecipada. Ultrapassado esse
prazo, a ordem judicial torna-se estvel, porm sem fora de coisa
julgada (artigo 304, 60).
A sistemtica interessante e pode ajudar a desafogar o Judicirio (os processos sero encerrados precocemente), mas no
devemos fazer uma interpretao literal dos dispositivos, sob
pena de nos depararmos com algumas perplexidades jurdicas.
Defendemos, assim, a necessidade de uma interpretao sistemtica ilustrando a problemtica com exemplos da rea da
Propriedade Industrial.
Em litgios dessa natureza, sobretudo nas aes de infrao, o autor
normalmente formula um pedido de tutela antecipada e tambm
pleiteia indenizao pelas violaes perpetradas pelos infratores.
Imaginemos ento a seguinte situao: se o autor formular um
pedido de tutela antecipada em carter antecedente, valendo-se
do benefcio de apresentar uma petio inicial simplificada
(sem os pedidos indenizatrios, por exemplo), ter, em tese,
que torcer para o ru interpor agravo de instrumento, evitandose a estabilizao da tutela e o consequente encerramento prematuro do processo (que, a essa altura, j ter recebimento o
aditamento da petio inicial). Sim, porque de acordo com o
artigo 304, pargrafo 1 , do NCPC, a inrcia do ru enseja a
extino do feito.
Com a devida venha, essa "extino" do processo no parece lgica. Obrigar o prejudicado a pagar novas custas judiciais, estender
a contratao de seu advogado e propor uma nova ao judicial
para buscar o ressarcimento dos valores devidos viola o sincretismo
processual e os princpios norteadores do NCPC.
13.. SICA, Heitor Vitor Mendona. Doze problemas e onze solues quanto chamada
'estabilizao da tutela antecipada". Revista do Ministrio Pblico do Rio de Janeiro,
ed. 55, 2015, p. 92, nota de rodap 13, disponvel em http://publicacao.mpij.mp.br/
rnsprj/rmps55/fil&assets/basic-html/page88.html.
12
REVISTA DAABPI_ N143- JUIJAGO 2016
13
Antes de encerrai um ltimo comentrio: consideramos que a valorizao dos precedentes no fomenta o chamado imobilismo jurisprudencial.
Isso porque, existem tcnicas - importadas da common 10w de superao dos entendimentos (overruling e oterriding) e de confronto do paradigma com caso conc (dislinguishing), que podem ser invocadas
pelas partes e pelos julgadores, sempre de forma fundamentada.
Muitas outras controvrsias na rea da Propriedade Industrial tambm deveriam ser pacificadas, clareando o horizonte dos litigantes.
Uma das maiores novidades do NCPC o Incidente de Resoluo de Demandas Repetitivas, previsto no artigo 976 e seguintes.
Inspirado no Musterverfahrcn alemo, no PilotJudgement da Corte
Europeia de Direitos Humanos e no Group Litigation Order da
Inglaterra, o IRDR surge para dar concretude ao sonho dos juristas de garantir uma deciso de mrito, em tempo razovel.
De fato, a preocupao com o tempo e a durao razovel do
processo uma tnica do novo cdigo, o que, alis, est evidenciado logo no captulo inicial intitulado "Das Normas Fundamentais
do Processo Civil"
ivil , especialmente nos artigos 4 e 6
Em linhas gerais, o IRDR tem como objetivo garantir a isonomia
das decises judiciais e a segurana jurdica, toda vez que existir uma
multiplicidade de causas versando sobre a mesma questo de direito.
no
21. Embargos de Divergncia 783.280/RS, Rei. Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seo, julgado em 23/02/2011, DJe 19/04/2012.
14
RESTADAABPI
143Ju1JAG02016
1^^w
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO NOVO PROCESSO CML
Funcionar assim: o pedido ou o oficio ser endereado ao tribunal com os documentos necessrios demonstrao do preenchimento dos pressupostos legais. Em seguida, o presidente do tribunal encaminhar o pleito ao rgo competente. Sorteado o
relator, ser feito o juzo de admissibilidade. Uma vez admitido
o incidente, todos os processos que versam sobre a mesma questo de direito sero suspensos. Aps ouvidas as partes e o Ministrio Pblico, alm de eventuais interessados (artigo 983), o relator levar o feito a julgamento. Definida a questo de direito no
prazo mximo de um ano (artigo 980), a tese ser aplicada a
todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idntica questo de direito e que tramitem na rea de jurisdio
do respectivo tribunal, inclusive queles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou regio, bem como aos casos
futuros que envolvam idntica questo de direito e que venham a
tramitar no territrio de competncia do tribunal.
Na rea de marcas, por exemplo, persiste a discusso se a indenizao por dano material depende da comprovao dos prejuzos ou se
mera consequncia do ato ilcito (REsp 11 74098/MG x AgRg
no AREsp 111 842/SP). A questo ainda no est pacificada.
No seguimento das patentes, merece registro a distribuio de
centenas de aes de nulidade pelo INPI em relao s chamadas
patentes mailbox, que visam a proteger produtos farmacuticos e
produtos agroqumicos, cuja discusso gira em torno do respectivo
prazo de validade dessas patentes.
Esses breves exemplos demonstram que relevantes questes de direito na rea da Propriedade Industrial podem ser objeto do
IRDR, acelerando a formao de precedentes e garantindo a isonomia das decises e a segurana jurdica, e ainda contribuindo torcemos - para a durao razovel do processo.
11.
IRDR
Como visto, o IRDR poder ser instaurado sempre que existir uma
repetio de processos versando sobre a mesma questo de direito
e houvr rico de ofensa isonomia e segurana jurdica. Tais
requisitos so cumulativos e devem estar demonstrados no pedido
de instaurao do incidente.
Nesse momento de sedimentao do incidente, surgem muitas dvidas e o NCPC no traz uma resposta precisa para todas elas. Por
exemplo, quantos processos versando sobre a mesma questo de direito so suficientes para caracterizar a "efetiva repetio de processos"? A matria de direito pode compreender questes de direito
processual ou apenas de cunho material? Para que esteja configurado o"risco a isonomia e a segurana j urdica", e necessano que varias demandas j tenham sido julgadas em sentido conflitante ou
4J7 MART1NEZ&ASSOC1ADOS
INTELLECTUAL
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15
Na verdade, alm das tutelas de urgncia, o juiz pode, por exemplo, homologar o pedido de desistncia da ao, o que, porm, no
impedir o exame de mrito do incidente (art. 976, 1).
O NCPC trouxe importantes alteraes que podem impactar diretamente os litgios na rea da Propriedade Industrial.
22. Vide os Enunciados nos 87, 88, 89,90,91, 92, 93,94, 95,206,342,343,345, 347,
349, 473, 481, 556, 605 e 606 do FPPC.
23. Grgona uma criatura da mitologia grega que tinha o poder de transformar todos que
olhassem para ela em pedra. Conta-se que existiam trs grgonas: as trs filhas de
Frcis e Ceto. Seus nomes eram Medusa, "a impetuosa", Esteno, "a que oprime" e
Eurale, "a que est ao largo".
16
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M
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO NOVO PROCESSO CIVIL
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARBOSA MOREIRA, Jos Carlos. Smula, jurisprudncia, precedente: uma escalada e seus riscos. Revista Dialtica de Direito
Processual, n 27, 2005.
CAMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. So
Paulo: Atlas, 2015, p. 166 e 274.
2 ed. So Paulo: Atlas, 2016, p. 427.
DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Negcios jurdicos processuais no
novo processo civil brasileiro. Disponvel em http://www.academia.
edu/1 0270224/Neg%C3%B3ciosjur%C3%ADdicosprocessuais no processo civil brasileiro. Acesso em 15/06/2016.
GRECO, Leonardo. A Tutela da urgncia e da tutela da evidncia no
Cdigo de Processo Civil de 2014/2015. Revista Eletrnica de
Direito Processual - REDP, vol. XIV
IVIENDES, Aluisio.Gonalves.d&Castro;JEMER, Sofia. O incidente de resoluo de demandas repetitivas no novo Cdigo de Proces-
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