Poder Judicial de la Nacin

C. 5080/2007 -Icautelares.

Novartis AG c/ Laboratorios Richmond SACIYF s/ medidas

Juzgado N: 10
Secretara N: 20

Buenos Aires,

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de julio de 2009.Y VISTOS:
El recurso de apelacin interpuesto por la parte demandada a fs. 584 y fundado
a fs. 590/601 cuyo traslado fue contestado a fs. 605/612 contra la resolucin de fs. 579/580,
y
CONSIDERANDO:
1. El a quo rechaz el planteo de nulidad del peritaje articulado por la
demandada.
Para as decidir, ponder que: a) no corresponde analizar las normas que
gobiernan el rgimen de admisibilidad, pertinencia y produccin de la prueba del Cdigo
Procesal en tanto que se trata de una medida cautelar; b) tampoco corresponde la intervencin
del afectado por la medida en forma previa a su dictado, por lo cual el principio de
bilateralidad no se encuentra vulnerado puesto que se refiere a la posibilidad de ser odo, y
seala que pudo apelar la medida al ser notificado lo que hizo y tambin tuvo la posibilidad
de recurrirla por va de reposicin; c) el procedimiento para obtener el dictamen pericial no
debe conducir a la prdida de las notas de agilidad y eficacia, por lo cual se design el perito y
a travs de su informe, se tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho y dems recaudos
dispuestos por la Ley de Patentes, pero de haber actuado como pretende la accionada, se
perderan las sealadas notas; d) por el principio de instrumentalidad de las formas, tampoco
procede la nulidad del peritaje puesto que cumpli el fin para el cual estaba destinado:
verificar las circunstancias enunciadas en el art. 83. ap. II de la ley 24.481. Asimismo,
consider que los motivos invocados para fundar la recusacin del perito no encuadraban en
ninguna de las circunstancias previstas en el art. 17 del Cdigo Procesal.
2. Los agravios de Laboratorios Richmond se dirigen a cuestionar la falta de
bilateralidad del proceso, previamente al dictado de la medida precautoria, lo que a su
entender contraviene lo dispuesto en el art. 83 de la ley 24.481 (modificado por la ley 25.859)
y argumenta que el peritaje no constituy un juicio tcnico imparcial y razonable. Concluye
entonces que el procedimiento carece de los requisitos necesarios para cumplir con la Ley de
Patentes y con las normas procesales comunes.
En este sentido seala que la bilateralidad es la regla y que el Sr. juez no fund
su apartamiento del texto legal, cuya nica excepcin considera que es el riesgo de destruccin
de pruebas.
Se agravia de que a pesar de que su parte demostr que la contraria ocult
informacin y hechos relevantes al perito y al Tribunal el debate mundial sobre la validez de
la patente y la existencia de una decisin judicial en la India que determina que la solicitud de
patente carece de novedad y altura inventiva y, por ende, no merece proteccin legal, tales
circunstancias no fueron consideradas por el juzgador.
Arguye que los puntos de peritaje ofrecidos por la actora que no se limitaron a
los incisos a) y d) del art. 83 indujeron al experto a arribar a conclusiones errneas. Aade
que el perito no trabaj solamente con el texto de la patente y el producto en presunta
infraccin, sino que los documentos y anlisis emanados de la peticionaria constituyeron el
fundamento del dictamen. Entre ellos destaca un informe suscripto por la Lic. Muntada, a
quien atribuye ser asociada del estudio jurdico que interviene por la parte actora. Se queja,
entonces, de lo que estima un dictamen desbalanceado puesto que su parte hubiera dado sus
propios elementos documentales entre ellos, datos sobre la nulidad de la patente en varios
pases (Colombia e India) y sobre el conflicto mundial alrededor del medicamento Glivec y
anlisis de no infraccin para que el perito tambin los tuviera en cuenta. Tambin invoca que
no pudo plantear al experto cmo deban hacerse los exmenes tcnicos de la materia prima a
fin de obtener resultados ciertos y evitar la realizacin de anlisis incorrectos como los
propuestos por la contraria. Subraya que el perito no analiz el producto de Laboratorios
Richmond ni el informe de la Comisin Nacional de Energa Atmica en adelante CNEA
realizado sobre el mismo, sino que se ci al informe de la Lic. Muntada.

En cuanto a la validez de la patente, expresa que la bilateralidad implica la

oportunidad que se otorga al demandado para adelantar los argumentos por los cuales
plantear la nulidad a fin de que sean ponderados por el perito y acotar su tarea.
Distingue la posibilidad de ser odo de la aplicacin del principio de
bilateralidad, puesto que la intervencin que se le dio a su juicio lo fue tardamente, cuando
la medida cautelar estaba ordenada. Argumenta que se le otorg preponderancia a la celeridad
y se logr agilidad, pero no result un procedimiento justo y equitativo y adems se tom una
decisin sustancial sin que su parte fuera escuchada En apoyo de su postura cita un precedente
de esta Sala. causa 1412/07 del 22-5-07.
Argumenta que la validez de la pericia que considera viciada de nulidad le
ocasiona graves perjuicios, en tanto que fue el sustento de la medida cautelar dictada en autos
y, adems, se extiende en consideraciones relativas a los efectos de la decisin precautoria
sobre su futuro comercial y sobre el mercado de los medicamentos.
Se agravia de que no se haya considerado los argumentos para recusar al perito:
que ha calificado a su parte como infractor y por lo tanto, si se realiza un nuevo peritaje, ya ha
prejuzgado sobre el asunto.
La contraria argumenta que los jueces tienen la facultad de decidir en qu
supuestos consideran que deben otorgar una medida cautelar inaudita parte, sin que se
encuentren limitados por la excepcin mencionada en el art. 83 de la ley 24.481 a ttulo
meramente enunciativo, que debe ser interpretado armnicamente con el art. 50.2 del ADPIC.
De igual modo concluye que es razonable que si en ese procedimiento cautelar se produce un
peritaje, ste sea realizado sin intervencin de la contraria a efectos de no frustrar la finalidad
y la eficacia de dicho procedimiento.
Sostiene que Laboratorios Richmond se agravia de las consecuencias de sus
propios actos puesto que tuvo la oportunidad procesal de interponer un recurso de reposicin
y ofrecer prueba en el mismo. En este sentido seala que sus defensas son conjeturales pues
se limita a mencionarlas sin explicar qu preguntas hubiera propuesto al perito.
Destaca que el perito no slo analiz las constancias de la causa sino que tambin
realiz una tarea investigativa por fuera del expediente, como surge de las respuestas a las
preguntas f y h. Expone que tampoco individualiza las equivocaciones o errores del
informe realizado por la CNEA o del certificado de la Lic. Muntada, sino que se limita a
mencionar que fueron aportados por la actora.
Aduce que la recurrente alega un dao a un tercero extrao a las partes el
Estado Nacional, quien tendra que pagar un precio mayor para la provisin del medicamento
y destaca que quien solicita la nulidad de un acto debe probar un dao propio.
Manifiesta que el seor juez analiz la recusacin del perito y sostiene que el
experto se limit a realizar el peritaje encomendado por el magistrado, y dentro de ese mbito,
consider que exista infraccin a la patente de la actora
3. En primer lugar, corresponde destacar que el Tribunal slo se ocupar de los
aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias para resolver
la cuestin. Cabe sealar, en este sentido, que los jueces no estn obligados a tratar cada una
de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino slo aqullas que son
conducentes para la solucin del caso (cfr. Corte Suprema, Fallos: 262:222; 272:271;
291:390; 308:584, entre otros; esta Sala, causas 638 del 26-12-89 y 42.871/95 del 11-6-98 y
sus citas, entre muchas otras).
4. Para decidir acerca de las cuestiones planteadas por la recurrente, se debe
precisar, inicialmente, que las nulidades procesales se encuentran previstas,
fundamentalmente, para evitar la indefensin de la parte afectada por la existencia de los
vicios de que pudieran adolecer los actos cumplidos en el desarrollo del procedimiento (cfr.
esta Sala, causa 9417/01 del 12-10-04).
En esa inteligencia, se ha sealado que la finalidad del acto procesal est dada,
segn la doctrina del art. 18 de la Constitucin Nacional, por la necesidad de asegurar la
inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, de modo que la
declaracin de nulidad slo procede si el defecto que pudiera exhibir ocasionara un gravamen
al derecho de defensa (cfr. Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, 1988, T. IV,
pg. 145; Fassi-Yez, Cdigo Procesal comentado, t. 1, pg. 844).

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De ah que se ha destacado que donde hay indefensin, hay nulidad; si no hay

indefensin, no hay nulidad (cfr. Alsina, H., Tratado Terico Prctico de Derecho Procesal
Civil y Comercial, Ediar, 1963, T. I, pg. 652).
Tal es la finalidad esencial que persigue el instituto de la nulidad procesal, por
lo que cualquier decisin que se adopte al respecto, debe tener en miras la existencia de ese
extremo.
Asimismo, se debe recordar que las nulidades no responden a un mero prurito
formal, sino que tienen como requisito esencial la existencia de un inters jurdico propio
lesionado por el acto que se impugna, pues resulta inconciliable con el objeto del proceso la
nulidad por la nulidad misma, o para la satisfaccin de un inters meramente terico, y es por
ello que el principio de trascendencia requiere la demostracin de que el vicio en cuestin
ocasion un perjuicio cierto e irreparable que no puede ser otro que una lesin al derecho de
defensa en juicio, que no se puede subsanar sino con el acogimiento de la sancin (cfr. esta
Sala, causas 2227 del 14-10-83, 6588 del 18-11-93, 16.195 del 19-3-96, 6967/02 del 12-2-04
y 5042/01 del 25-9-08; Sala II, causa 130 del 28-11-80; Sala III, causa 5370 del 3-5-88;
Morello, A. M. y otros Cdigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires y de la Nacin, t. II, pg. 795, Ed. Platense-Abeledo Perrot). En ese sentido, el
interesado debe expresar el perjuicio sufrido y el inters que procura subsanar con la
declaracin de nulidad; y tanto el inters como el perjuicio, deben ser demostrados o surgir de
las constancias de la causa, ya que es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en
un estado de indefensin, pero no en una indefensin terica, sino que se debe concretar con la
mencin expresa y precisa de las defensas que se vio privada de oponer (cfr. Sala II, causa
4533/97 del 15-6-99).
5. Seguidamente, cabe destacar que la actividad probatoria del procedimiento
previsto en el art. 83, ap. II, de la ley 24.481, es de carcter singular, y resulta ajena como
principio al captulo de prueba del ordenamiento procesal (cfr. esta Sala, doctrina de causa
8262/07 del 28-8-07). Dicho de otro modo, no resultan aplicables sin ms las normas del
Cdigo Procesal, a menos que el juez lo considere conveniente y slo en la medida en que ello
resulte compatible con las notas de agilidad y eficacia propias de las medidas cautelares.
6. Desde la perspectiva sealada, el Tribunal examinar los agravios planteados,
aunque no necesariamente en el orden expuesto.
La apelante se queja de que la actividad del perito se llev a cabo
preponderantemente sobre anlisis e informes proporcionados por la actora. Sin embargo,
nicamente destaca la vinculacin de la profesional que elabor uno de ellos la licenciada
Muntada con el estudio jurdico que representa a la accionante, y que el perito no analiz su
producto ni el informe de la CNEA tambin aportado por la peticionaria, sin invocar
concretamente que dichos informes sean errneos, o que los estudios proporcionados no
hubieran sido efectuados sobre las muestras de su producto (adquiridas y entregadas a la
CNEA con la intervencin de escribanos pblicos cfr. fs. 116/119 y 121/125). Sobre el
punto, es del caso advertir que tampoco cuestiona la validez de los difractogramas llevados a
cabo por la CNEA (cfr. Anexo IX, a fs.127/146), sino que se limita a manifestar, por ejemplo,
que debi tenerse en cuenta la interferencia de los excipientes en un difractograma, a fin de
determinar la posibilidad de infraccin (cfr. fs. 285, punto 3). A ello se aade que tampoco ha
propuesto otros exmenes tcnicos de la materia prima.
7. Sin perjuicio de ello, la recurrente tambin se ha agraviado de la
imposibilidad de expedirse sobre las preguntas formuladas por la actora, de proponer las
propias y de acompaar documentacin.
Con relacin a los puntos de peritaje propuestos por la actora, habida cuenta de
lo expuesto anteriormente en cuanto a la inaplicabilidad de las normas procesales que
gobiernan la prueba pericial, lo que determina la consiguiente potestad del juez para examinar
la pertinencia de aqullos y lo resuelto por el Tribunal a fs. 535/537 (cfr. considerando 7), cabe
concluir que la demandada no est facultada para formular observaciones respecto a su
procedencia.
8. En este estado se debe advertir que, al articular la nulidad del peritaje, la
recurrente present un cuestionario relativo a la probabilidad de infraccin (cfr. fs. 292/293) y
a la validez de la patente (cfr. fs. 295/296), as como tambin adjunt documentacin (cfr. fs.

334/359, fs. 400/421, fs. 422 y 473) e impugn en subsidio el informe pericial (cfr. punto VI, a
fs. 296/305).
Ello sentado, es pertinente sealar que el art. 83, ap. II, de la ley 24.481 prev
entre las condiciones que se deben verificar para el dictado de una medida cautelar y sobre la
que debe expedirse el perito que a) exista una razonable probabilidad de que la patente, si
fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada vlida (el subrayado
pertenece al Tribunal).
En tales condiciones, dados los trminos del precepto, resulta razonable lo
manifestado por Laboratorios Richmond en cuanto a que se vio privado de la posibilidad de
adelantar los argumentos por los cuales planteara la nulidad de la patente, a fin de que fueran
considerados por el perito. En este sentido, el Tribunal tampoco puede soslayar que la copia
del llamado de atencin formulado en sede administrativa por Laboratorios Richmond fue
adjuntado por la actora despus de producido el informe pericial, al contestar el traslado
conferido (cfr. fs. 232/249 y 250/254).
Sobre el punto, bien que a fin de predicar la aplicacin directa del art. 50 del
ADPIC, se ha sealado la dificultad que enfrenta el perito para su labor porque no sabr
sobre qu dictaminar, ya que tiene que hacerlo sobre la base de una eventual impugnacin del
demandado, cuyo contenido, obviamente, se ignora (cfr. Otamendi, Jorge, Medidas
precautorias en la ley 25.859 en Medidas cautelares en Materia de Patentes de Invencin
segn la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, pgs. 101/110).
En sentido anlogo, se ha mencionado que en el sistema vigente en los EE.UU., si en el marco
de una medida cautelar se cuestiona la validez de la patente, el tribunal analizar la prueba
presentada por ambas partes (cfr. Noetinger, Fernando, Requisitos de procedencia de las
medidas cautelares a la luz de la doctrina y jurisprudencia norteamericanas en Medidas
cautelares en Materia de Patentes de Invencin segn la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC,
Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2008, pgs. 61/99, punto 2.1.2).
Por otra parte, la alegada imposibilidad de formular al experto las preguntas que
expone es susceptible de lesionar el derecho de defensa de la apelante (cfr. esta Sala, causa
5042/01 del 25-9-08). Sin embargo, teniendo en cuenta que el Tribunal ha revocado la medida
cautelar (decisin de esta misma fecha en la causa 9485/07 Novartis AG c/ Laboratorios
Richmond SACIYF s/ incidente de apelacin), en este estado, este menoscabo resulta
subsanable. Consecuentemente, no procede que se invalide lo actuado, pues ello ira contra el
principio de trascendencia precedentemente recordado e importara declarar la nulidad por la
nulidad misma, solucin inaceptable en el mbito del derecho procesal (cfr. Corte Suprema de
Justicia de la Nacin, doctrina de Fallos 320:1611).
Por esta razn, a la luz de las manifestaciones de la demandada que revelan la
existencia de aspectos no tratados porque no fueron propuestos originariamente y teniendo en
cuenta que la demandada tambin ha aportado documentacin, el Tribunal considera
conveniente disponer que un perito de oficio se expida en el plazo de doce das igual al
determinado para responder el cuestionario de la actora sobre los puntos de pericia
propuestos por la demandada, de cuyo dictamen se dar traslado a ambas partes.
A estos efectos, aun cuando la Sala ya ha se ha pronunciado respecto a la
inexistencia de una causal de recusacin al momento de su designacin (cfr. fs. 535/537,
considerando 6), que el perito se ha limitado a cumplir con el cometido que le encomendara el
seor juez a fs. 202 y que el planteo de la cuestin por la accionada ante el a quo ha sido en
trminos imprecisos (cfr. fs. 288vta/290), a fin de que la opinin vertida por el experto no
condicione la objetividad del examen y respuesta de los puntos propuestos por la demandada,
el Tribunal considera conveniente que en el plazo de cinco das las partes, de comn acuerdo,
propongan un nico perito para llevar a cabo la tarea, o en caso contrario ser designado por el
seor juez.
Finalmente, cabe precisar que las impugnaciones al informe deducidas en
subsidio, sern valoradas por el seor juez en el momento procesal oportuno.
9. En cuanto a las costas, toda vez que la decisin que aqu se adopta implica
una modificacin en los trminos del art. 279 del Cdigo Procesal, est habilitada la
jurisdiccin del Tribunal para adecuar las costas de primera instancia, por lo que se las
distribuye, as como tambin a las de Alzada, en el orden causado, en atencin al carcter

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novedoso, a las particularidades de la cuestin planteada y al modo en que se resuelve (arts.
68, segundo prrafo, y 69 del Cdigo Procesal).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolucin apelada con
el alcance y en los trminos que surgen del considerando 8. Las costas de ambas instancias se
distribuyen en el orden causado.
Regstrese, notifquese con habilitacin de das y horas y devulvase.

Mara Susana Najurieta - Francisco de las Carreras - Martn D. Farell.

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