NOTA: Cuando sea posible, un sumario (nota al inicio) ser agregado, como en el

presente caso, al momento de la publicacin del fallo. El sumario no forma parte

de la sentencia de la Corte, pero es preparado por el Recopilador para
conveniencia del lector. Vase United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200
U.S. 321
CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. Y OTROS v. APPLE INC.
certiorari al tribunal federal de apelaciones para el circuito federal
No. 15-777. Alegatos Octubre 11, 2016 Fallo Diciembre 6, 2016
Sumario
El art. 289 de la Ley de Patentes tipifica como ilegal la manufactura o venta de un
artculo de manufactura al que se haya aplicado una imitacin del diseo o
colores ya patentados, y establece que la responsabilidad del infractor para con el
titular de la patente se extiende por el total del beneficio obtenido. 35 U.S.C.
289. En lo que aqu resulta relevante, un jurado determin que varios
smartphones fabricados por el recurrente (colectivamente, Samsung) infringan
diseos patentados cuya propiedad corresponde al recurrido Apple Inc., lo cual
abarca el formato rectangular con bordes redondeados y una seleccin de conos
coloridos en una pantalla negra. Se concedi a Apple una indemnizacin por valor
de US$ 399 millones monto que equivale a las ganancias obtenidas por Samsung
con la venta de los smartphones litigiosos. El Circuito Federal confirm la
sentencia, rechazando el argumento de Samsung segn el cual la indemnizacin
deba ser limitada pues los nicos artculos relevantes eran el formato y la pantalla
y no el aparato en su totalidad. El tribunal razon que tal limitacin no era posible
dado que los componentes del Smartphone no fueron vendidos en forma separada
a los consumidores finales y, por ende, no constituan artculos manufacturados
distintos.

Se sostiene: en caso de un producto con mltiples componentes, el artculo de

manufactura relevante, a los efectos de la aplicacin de la indemnizacin prevista
en el 289 no necesariamente ser el producto final, sino que puede ser tan solo
una parte componente de dicho producto. Pp. 4-9.
(a) El texto legal resuelve la cuestin planteada. Un artculo de manufactura, que
est dado simplemente por un artculo fabricado por medio de las manos o a
travs de mquinas, incluye tanto el producto a ser vendido al consumidor como
un componente de dicho producto. Esta lectura es consistente con el 171(a) de la
Ley de Patentes, que asegura a ciertos diseos para un artculo de manufactura

como elegibles para la proteccin a travs de patente, y que ha sido entendido por
la Direccin de Patentes y los tribunales como permitiendo que la patente de
diseo se extienda tan solo a un componente de un producto con mltiples
componentes, vase, p.ej., Ex parte Adams, 84 Off.Gaz. Pat.Office 311; Application

of Zahn, 617 F.2d 261 (CCPA). Esta lectura resulta igualmente acorde con la
interpretacin que esta Corte realiza del trmino manufactura obrante en el
101, que permite que cualquier nueva y tilmanufactura se vea protegida a
travs de la patente de utilidad. Ver Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).
(b) Dado que la expresin artculo de manufactura resulta lo suficientemente
amplio como para cubrir tanto al producto final vendido al consumidor como a un
componente de dicho producto, sea que hubieran sido vendidos en forma
separada o no, la estrecha lectura del Circuito Federal no es consistente con el
texto del 289. Habida cuenta que las partes no se han referido a ello, esta Corte
declina expedirse con relacin a la cuestin si el artculo relevante para cada
patente de diseo en cuestin est dado por el smartphone o un particular
componente del mismo. Hacerlo, no es necesario para resolver la cuestin
presentada, por lo que el Circuito Federal debe expedirse acerca de las cuestiones
restantes en reenvo. Pp. 7-8.
786 F.3d 983, revocado y reenviado.
Opinin unnime redactada por Sotomayor, M.
LA MAGISTRADA SOTOMAYOR redacta la opinin de la Corte:
El art. 289 de la Ley de Patentes establece la concesin de una indemnizacin
especfica por violacin de patentes de diseo. Quien fabrique o venda cualquier
artculo de manufactura al que se haya aplicado una imitacin del diseo o colores
ya patentados, ser responsable frente al titular de la patente por el total del
beneficio obtenido. 35 U.S.C. 289. En caso de un diseo correspondiente a un
producto de un solo componente, tal como un plato de vajilla, el producto en s
ser el artculo de manufactura al cual se ha aplicado el diseo. En caso de un
producto con mltiples componentes, como un horno de cocina, la identificacin
del artculo de manufactura al cual se ha aplicado el diseo constituye una tarea
revestida de mayor dificultad.
El caso de autos versa sobre una violacin al diseo de smartphones. El tribunal
federal de apelaciones para el circuito federal identific al producto en su totalidad
como el nico artculo de manufactura relevante para los efectos del clculo de la
indemnizacin prevista en el 289 pues los consumidores no han podido adquirir
en forma separada los diversos componentes del producto. La cuestin trada a
nuestro conocimiento indaga si tal interpretacin se encuentra en consonancia con
el 289. Al respecto, sostenemos que no.

I
A
Las leyes federales de patentes durante largo tiempo han permitido a quien
invente un diseo para artculos manufacturados patentar dichos diseos. Ver, Ley
de Patentes de 1842, 3, 5 Stat. 543-544. La proteccin otorgada por las patentes
beneficia a todo diseo ornamental nuevo y original destinado a un artculo de
manufactura. 35 U.S.C. 171(a). Un diseo patentable proporciona una
apariencia peculiar o distintiva a la manufactura o artculo al cual ser aplicado o al
cual ha de dar forma. Gorham Co. v. White, 14 Wall. 511 (1872). Esta Corte ha
explicado que se viola una patente de diseo cuando a los ojos de un observador
ordinario, prestando la misma atencin que un comprador usual, dos diseos
parecen ser sustancialmente los mismos. Id., en 528.
En 1885, esta Corte limit las indemnizaciones otorgables por violacin de una
patente de diseo. La ley vigente en ese tiempo permita al titular de la misma
recuperar los daos reales derivados de dicha afectacin. Rev. Stat. 4919. En el
caso Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439 (1885), las instancias inferiores
otorgaron a los titulares de las patentes de diseo de alfombras, una
indemnizacin por el valor total del beneficio, por centmetro, en la manufactura
de alfombras con diseos patentados, y no slo el valor que el diseo hubiera
otorgado a las alfombras. Id., en 443. Esta Corte revoc la concesin de la
indemnizacin e interpret la ley como requirieron que el beneficio derivara del
diseo antes que de otros aspectos de las alfombras. Id., en 444; vase tambin

Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10 (1886) (el recurrente debe demostrar que el
beneficio o el dao es atribuible a la utilizacin del diseo en cuestin).
En 1887, como respuesta a los casos Dobson, el Congreso sancion un remedio
especfico para daos derivados de la violacin de patentes. Vase, S. Rep. No.
206, 49no Cong., 1ra Ses., 1-2 (1886); H.R. Rep. No. 1966, 49no Cong., 1ra. Ses.,
1-2 (1886). La nueva disposicin estableci la ilegalidad de la produccin o venta
de un artculo de manufactura al cual se hubiera aplicado una imitacin de un
diseo o coloracin patentada. Ley modificatoria a la ley de patentes, marcas y
derechos de autor, 1, 24 Stat. 387. As, estableci que el infractor sera
responsable por un monto de US$ 250 o por el beneficio total obtenido de la
fabricacin o ventadel artculo o artculos a los cuales se hubiera aplicado la
imitacin de diseo o coloracin. Ibid.
La Ley de Patentes de 1952 codific esta disposicin en el 289. 66 Stat. 813. La
redaccin codificada dispone, actualmente, en su parte relevante, lo siguiente:
Quien durante la vigencia de una patente de diseo, sin
autorizacin del titular, (1) aplique el diseo patentado o

cualquier imitacin colorable de ste a cualquier artculo de

manufactura con el propsito de venderlo, o (2) venda u
ofrezca a la venta algn artculo de manufactura al cual haya
sido aplicada una imitacin del diseo o colores ya patentados,
ser responsable frente al titular por el total del beneficio
obtenido, el cual en ningn caso ser inferior a US$250
35 U.S.C. 289.
B
El recurrido, Apple Inc., present su primera generacin de iPhone en 2007. El
iPhone es un smartphone, es decir, un telfono celular con gran cantidad de otras
funciones basadas en una capacidad avanzada de computacin, amplia capacidad
de almacenamiento y conexin a internet. Riley v. California, 573 U.S.___ (2014).
Apple registr diversas patentes con relacin a tal presentacin. Entre las referidas
patentes se encuentra la patente D618,677 que cubre a una pantalla rectangular
de color negro con esquinas redondeadas, la patente D593,087, que cubre a un
formato rectangular con esquinas redondeadas y bordes elevados y la patente
D604,305 que cubre una grilla de 16 conos coloridos sobre un fondo de color
negro. App. 530-578.
El recurrente, Samsung Electronics Co., Samsung Electronics America Inc. as como
Samsung Telecommunications America LLC (denominados en conjunto Samsung)
tambin produce smartphones. Luego de que Apple haya presentado al mercado
su iPhone, Samsung produjo y puso en venta una serie se smartphones que se
asemejan al iPhone. Id., en 357-358.
Apple demand a Samsung en 2011 alegando, en lo que resulta relevante para el
caso de autos, que los smartphones producidos por Samsung violaban las patentes
de diseo de Apple, en especfico seal como afectadas las patentes D618,677,
D593,087 y D604,305 (patentes de diseo). El jurado concluy que los equipos
producidos por Samsung infringan dichas patentes. Vase id., en 273-276. En
suma, se concedi a Apple una indemnizacin por un valor de US$ 399 millones
por la violacin a sus patentes, monto equivalente al beneficio total obtenido por
Samsung a travs de la venta de los smartphones litigiosos. Vase id., 277-280-,
348-350.
El Circuito Federal confirm la indemnizacin otorgada en primera instancias por
la violacin a las patentes de diseo1. Al hacerlo, dicho tribunal rechaz el

Samsung plante una serie de agravios para fundar su apelacin vinculadas a otras cuestiones

del litigio entre Apple y Samsung. El Circuito Federal confirm en parte el pronunciamiento
anterior con relacin a la determinacin de existencia de una violacin a las patentes, la

argumento avanzado por Samsung segn el cual la indemnizacin deba ser

limitada al artculo de manufactura del cual derivaba la afectacin por ejemplo,
la pantalla o el estuche del smartphone y no extenderse a todo el producto es
decir, el smartphone. 786 F.3d 983 (2015). Razon el tribunal que la limitacin de
la indemnizacin no es necesaria pues los componentes del smartphone
producido por Samsung no han sido vendidos como artculos separaos a los
compradores ordinarios. Ibid.
Recurrido dicho pronunciamiento, autorizamos el recurso, 577 U.S. ___ (2016), el
cual se revoca y se reenva.
II
El art. 289 permite al titular de una patente recuperar el beneficio total que el
infractor haya obtenido con su actuacin. Emprende esta postura prohibiendo, en
primer trmino, la aplicacin no licenciada de una imitacin del diseo o colores
ya patentados a cualquier artculo de manufactura con el propsito de venta o la
exposicin no licenciada a la venta de cualquier artculo de manufactura al cual se
haya aplicado una imitacin de diseo o colores ya patentados. 35 U.S.C. 289.
Esta disposicin hace responsable a quien infrinja esta prohibicin frente al titular
por el total del beneficio obtenido, pero no menor a US$250. Ibid. Total, por
supuesto, significa todo. Vase American Heritage Dictionary 1836 (5ta ed., 2011)
(el monto total de algo; algo por entero). El beneficio total por el cual el 289
hace responsable al infractor es, pues, el beneficio obtenido de la conducta
prohibida, esto es, la manufactura o venta del artculo de manufactura al que se
haya aplicado una imitacin del diseo o colores ya patentados.
La concesin de una indemnizacin conforme al 289 involucra, pues, dos pasos.
El primero, que consiste en la identificacin del artculo de manufactura al cual
ha sido aplicado el diseo en litigio. El segundo, que versa en el clculo del
beneficio total que haya obtenido el infractor a travs de dicho artculo.
El caso de autos requiere que consideremos una cuestin fundamental: el alcance
de la expresin artculo de manufactura. La nica cuestin a ser resuelta por
nosotros se centra en si, en caso de un producto con mltiples componentes, el
artculo de manufactura relevante ser siempre el producto final o si puede serlo
un componente de dicho equipo. Segn la interpretacin anterior, el titular de una
patente siempre tendr derecho al resarcimiento por el beneficio total resultante
del producto final. Conforme a la actual interpretacin, el titular de una patente a
validez de dos patentes de utilidad as como la indemnizacin por violacin a esta ltima
patente y lo revoc en parte, con reenvo, en cuanto a la dilucin del velo comercial. El punto
litigioso ante esta Corte radica nicamente en la indemnizacin otorgada por violacin a las
patentes de diseo.

veces tendr derecho al resarcimiento en base al beneficio total derivado de un

componente del producto final2.
A
El texto legal resuelve el presente caso. La expresin artculo de manufactura, tal
como se la utiliza en el 289, incluye tanto el producto vendido al consumidor
como un componente de dicho producto. Esta expresin cuenta con un significado
de amplio alcance.
Un artculo es algo en particular. J. Stormonth, A Dictionary of the English
Language 53 (1885) (Stormonth); vase tambin American Heritage Dictionary, en
101 (una cosa individual o elemento de una clase; un objeto o tem en particular).
Y manufactura implica la conversin de la materia prima a travs de la manos o
maquinaria, en artculos destinados al uso del hombre y los artculos as
construidos. Stormonth 589; vase tambin American Heritage Dictionary, en
1070 (el acto, arte o proceso de fabricacin de productos, especialmente a gran
escala o el producto as fabricado). Un artculo de manufactura, as pues, es
simplemente algo hecho con las manos o a travs de maquinaria.
As entendida, la expresin artculo de manufactura resulta lo suficientemente
amplia como para abarcar tanto el producto final vendido al consumidor como a
los componentes de dicho producto. El componente de un producto, no menos
que el producto en s mismo, es igualmente algo fabricado a travs de las manos o
por medio de mquinas. Dicho componente puede ser integrado en un producto
ms amplio, en otras palabras, no puede ser excluido de la categora de productos
de manufactura.
Esta lectura de la expresin artculo de manufactura obrante en el 289 es
consistente con el 35 U.S.C. 171(a), que permite a los diseos nuevos, originales
y ornamentales para un artculo de manufactura ser protegidos por patentes de
diseo3. La Direccin de Patentes y los tribunales han interpretado al 171 como
2

En su escrito de solicitud de autorizacin para recurrir, y en su memorial, Samsung impugn el

fallo en base a un segundo agravio. Aleg que el 35 U.S.C. 289 contiene un requerimiento
causal, el cual limita la indemnizacin del 289 al beneficio total obtenido a causa de la
violacin. Samsung abandon esta teora en los alegatos, razn por la cual no nos referiremos a
ella. Ver, Transcripcin de los Alegatos orales, p. 6.
3

Tal como originalmente sancionada, la disposicin protega a cualquier diseo nuevo para un

artculo de manufactura. 3, 5 Stat. 544. La disposicin listaba ejemplos, incluidos los diseos
que funcionan en o funcionan con, que estn impresos o pintados o fijados en cualquier
artculo de manufactura y que forman o configuran a cualquier artculo de manufactura. Ibid.
Una versin simplificada sancionada en 1902 protega a cualquier diseo nuevo, original y
ornamental para un artculo de manufactura. Ch. 783, 32 Stat. 193. La Ley de Patentes de 1952
conserv esta redaccin. Vase 171, 66 Stat. 813.

permitiendo que una patente de diseo ampare al diseo de tan slo uno de los
componentes de un producto con mltiples partes integrantes. Vase, p.ej., Ex

parte Adams, 84 Off.Gaz.Pat.Office 311 (1898) (Las diversos artculos de

manufactura de constitucin particular que combinados producen un producto o
estructura con partes mviles separables pueden ser patentados como diseo);

Application of Zahn, 617 F.2d 261 (CCPA 1980) (el 171 autoriza patentar
diseos ornamentales para artculos de manufactura. Dado que el diseo debe
estar incorporado al algunos artculos, la ley no se limita al diseo de los artculos
completos, o artculos discretos y ciertamente no se limita nicamente a los
artculos vendidos separadamente).
Esta lectura se encuentra igualmente en concordancia con el 35 U.S.C. 101, el
cual permite que toda manufactura nueva y tilo cualquier mejora til de stas
sea protegida por una patente de utilidad. Cf. 8 D. Chisum, Patents, 23.03[2], pp.
23-12 al 23-13 (2014) (notando que la expresin artculo de manufactura
presente en el 171 incluye aquello que puede ser considerado manufactura de
acuerdo al 101). Esta Corte ha interpretado la expresin manufactura presente
en el 101como implicando la produccin de artculos para su utilizacin de
materia bruta o preparada, dando a estos materiales nuevas formas, cualidades,
propiedades o combinaciones, sea por labor manual o a travs de maquinarias.

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) (citando al caso American Fruit
Growers Inc. v. Brogdex Co., 283 U.S. 1 (1931)). Esta expresin de amplio alcance
incluye a las partes de una mquina consideradas en forma separada de la
mquina en s misma. 1 W. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions,
183, p. 270 (1890).
B
La estrecha interpretacin que el Circuito Federal realiza del trmino artculo de
manufacatura no es consistente con el texto del 289. El Circuito Federal sostiene
que los componentes de los smartphones litigiosos no son susceptibles de venir a
ser los artculos de manufactura relevantes pues ningn comprador podra
adquirir dichos componentes en forma separada del producto final. Ver 786 F.3d
en 1002 (declinando limitar la indemnizacin del 289 a un componente del
smartphone pues las partes de los smartphones de Samsung no han sido
vendidas en forma separada del producto como artculos de manufactura distintos
a los compradores ordinarios); vase tambin Nordock Inc. v. Systems Inc., 803
F.3d 1344 (CA Fed. 2015) (declinando limitar la indemnizacin del 289 a un
diseo de una bisagra de labio y plato pues las partes estaban soldadas con un
nivelador y porque no existen pruebas de que las partes hubieran sido vendidas
en forma separada del nivelador como una unidad completa). No obstante, por
las razones antes expuestas, interpretar la expresin artculo de manufactura
obrante en el 289 como cubriendo tan solo el producto final vendido al

consumidor implica otorgar un significado excesivamente estrecho a dicha frase

de la norma.
Las partes nos requieren que vayamos ms all y resolvamos si, por cada, patente
de diseo en cuestin en el presente caso, el artculo de manufactura relevante
est dado por el smartphone o un componente en particular del mismo. Hacerlo
nos requerira plantear un test destinado a la identificacin del artculo de
manufactura relevante en el primer paso del anlisis de la indemnizacin del 289
y analizar el registro a los efectos de la aplicacin de dicho test en el presente
caso. Los Estados Unidos, en carcter de amicus curiae, sugirieron un test vase
Memorial de los Estados Unidos en carcter de Amicus Curiae, 27-29 empero
Samsung y Apple no se han referido a esta cuestin. As pues, declinamos
establecer un test en el primer paso del anlisis de la indemnizacin del 289 ante
la ausencia de pronunciamientos adecuados por parte de las partes. Hacerlo no
resulta necesario a los efectos de la resolucin de la cuestin planteada en el caso
de autos, siendo que ello puede ser analizado por el Circuito Federal en sede de
reenvo.
III
Se revoca la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito Federal,
y se reenva el caso para un nuevo pronunciamiento acorde con lo aqu sealado.

As se ordena.
John G. Roberts Jr., Sonia Sotomayor, Anthony Kennedy, Clarence Thomas, Ruth
Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Samuel A. Alito Jr., Elena Kagan.