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BASES TERICAS
2.2.1. Secreto empresarial o Know How
2.2.1.1 Apuntes Histricos Referenciales:
Segn BENAVENTE CHORRES (2001:09) La figura jurdica del know How nace
en el sistema jurdico del Common law, estableciendo sus primeros esbozos en el
derecho angloamericano a partir de su incursin en el lenguaje colonial entre los
aos de 1943, considerando otro sector de la doctrina su aparicin en el ao de
1868, en el precedente jurisprudencial Peabody vs. Nolfolk lo que implic una
serie de pronunciamientos a nivel jurisprudencial, elaborados por los tribunales
estadounidenses, considerando un gran desarrollo en sede federal ello hasta el
ao de 1964, ya que posteriormente hasta el ao de 1970 se cuestionaba su
validez y situacin jurdica del know how frente al derecho de patentes.
Por otro lado, CHULIA VINCENT (1996:251) indica que el know how surge
despus de la Segunda Guerra Mundial, a raz de que, a partir de ese momento la
tecnologa sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo
que
Si bien, la dacin del Decreto Legislativo 823 era unificar el tratamiento normativo
comunitario y nacional en un mismo cuerpo legal, este se refera a la Decisin
344, la que ya ha sido desplazada por la Decisin 486 de la Comisin del Acuerdo
de Cartagena, Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial para los Pases
Andinos que fue dado en la ciudad de Lima, Per el 14 de Septiembre del ao
2000, y que entr en vigencia el 1 de Diciembre del 2000 segn el Artculo 274 de
las Disposiciones Finales de la misma . El tratamiento que se otorga al secreto
empresarial en la norma comunitaria est referido a los Artculos 260 al 266 del
Ttulo XVI denominado De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad
Industrial.
2.2.1.2. Definicin:
Los secretos empresariales o llamados tambin Know how, para la doctrina
moderna ambos trminos comprenden lo mismo ya que tiene por esencia no solo
consistir en un secreto sobre un conjunto de conocimiento de carcter industrial
(de productos o conocimientos), sino tambin comercial, para la prestacin de un
servicio o para la organizacin de una dependencia empresarial, que proporcionan
una ventaja competitiva a quien los posee, y que se esfuerza por no divulgarlos.
De lo dicho se desprende que deben ser considerados como sinnimos.
El art.260 de la decisin 486 considerar como secreto empresarial cualquier
informacin no divulgada que pueda utilizarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial.
De acuerdo a esto se reafirma lo antes dicho, cuando se precisa que el mbito
material del secreto empresarial es mucho ms amplio que el correspondiente al
secreto industrial ya que entran dentro de su esfera todos aquellos datos y
conocimientos de carcter comercial, organizativo, as como aquellos relativos a
su poltica y gestin interna.
En otras palabras, los secretos empresariales constituyen parte del Derecho de la
Propiedad Industrial pero tambin tienen una fuerte vinculacin con el Derecho de
Represin de la Competencia Desleal.
Es importante precisar que la proteccin del secreto empresarial tiene tres niveles:
solo
personas
muy
cercanas,
utilizando
contratos
de
1 En la Comunidad Andina, para las conductas anticompetitivas cuyo origen y/o efecto involucren a
ms de un Pas Miembro, existe la Decisin 608. En el artculo 2 de la misma establece como
objetivo la () promocin de la libre competencia en el mbito de la Comunidad Andina, buscando
la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores. Por su parte, en el artculo 5
establece el mbito territorial de aplicacin de la Decisin y, a partir del artculo 7, indica los actos
sancionables: acuerdos entre agentes econmicos y abusos de posicin de dominio. A
continuacin, reproducimos el artculo 5:Artculo 5.- Son objeto de la presente Decisin, aquellas
conductas practicadas en:
a) El territorio de uno o ms Pases Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o ms
Pases Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un nico pas; y,
b) El territorio de un pas no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan
en dos o ms Pases Miembros.
Las dems situaciones no previstas en el presente artculo, se regirn por las legislaciones
nacionales de los respectivos Pases Miembros.
Tal como seala la Decisin 608, las normas nacionales se encargan de las conductas que se
originan en un pas y que surtan efectos en dicho pas. En el Per, las disposiciones nacionales
sobre libre competencia se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo 1034, Ley de
Represin de Conductas Anticompetitivas. Esta norma indica en su artculo 1 La presente Ley
prohbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia
econmica en los mercados para el bienestar de los consumidores. En sus artculos 10 y
siguientes, detalla los actos contrarios a la libre competencia realizados en base al abuso de
posicin de dominio y a las prcticas concertadas.
no es algo importante. Por ejemplo, podra ser guardada en secreto tanto una
receta muy original como una tradicional.
Una de las ventajas del secreto empresarial es que, a diferencia de otros
mecanismos de proteccin, los secretos empresariales pueden permanecer de
manera confidencial por tiempo indefinido.
Precisamente, dos compaas relacionadas con la industria de los alimentos, son
las ms famosas usuarias de la proteccin va secretos empresariales: The Coca
Cola Company y KFC Corporation emplean este sistema para proteger las
frmulas de sus productos. Como parte de sus estrategias de resguardo, es bien
sabido que, en ambos casos, las sucursales o franquicias en Per no cuentan con
la frmula o receta para elaborar los productos, solamente reciben la
correspondiente esencia (del jarabe o las especias) y las indicaciones para
mezclar dicho compuesto con el resto de ingredientes.
Por otro lado, entre la informacin que no ha sido considerada a nivel nacional
secreto empresarial, podemos sealar: declaraciones de testigos, simples precios
promedios de productos sin detallar el tipo de venta o de cliente y simples
organigramas de una empresa. Tambin es pertinente mencionar que, conforme a
lo sealado por el artculo 261 de la Decisin 486, en principio, no se considerar
como secreto empresarial aquella informacin que deba ser divulgada por
disposicin legal o por orden judicial.
secretos
empresariales,
en
consideracin
su
nivel
de
4Artculo 15.- No se considerarn invenciones: a) los descubrimientos, las teoras cientficas y los
mtodos matemticos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolgicos
naturales, el material biolgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artsticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades
econmico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lgico, como tales; y,
f) las formas de presentar informacin.
cumplan con los requisitos de ser nuevas a nivel mundial, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacin industrial5.
Para determinar si existe novedad, un examinador de la Direccin de Invenciones
y Nuevas tecnologas del INDECOPI debe verificar si ya existen documentos que
anticipen explcitamente las caractersticas tcnicas esenciales de la invencin,
denominadas, reivindicaciones.
En el requisito de nivel inventivo se analiza si la patente revela un salto
tecnolgico, es decir, cumple este requisito si para una persona del oficio,
conocedor de la materia tcnica correspondiente (ej: qumico para frmacos,
relojero para relojes, etc.), esa invencin no hubiese resultado obvia ni se hubiese
deducido de manera evidente del nivel actual de la tecnologa.
Finalmente, una invencin es susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto
puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los
servicios.
De concederse la patente, se otorga el derecho de controlar la utilizacin de la
invencin, con lo cual, el uso del procedimiento o producto patentado requiere una
autorizacin o licencia, previa compensacin econmica. El plazo de proteccin es
de 20 aos no renovables, contados desde la fecha de solicitud de la patente de
invencin. Luego de este plazo, el producto o procedimiento cae en el dominio
pblico, es decir, puede utilizarse sin necesidad de realizar pagos ni pedir licencias
de uso.
Es importante sealar que el trmite de registro de una patente de invencin es
largo, toma varios aos y tambin se caracteriza por ser costoso 6.
costos
elevados
destinados
mantener
la
informacin
confidencial).
Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
La proteccin de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos
como la divulgacin de la informacin a una autoridad gubernamental.
2.2.3.2. Desventajas del Secreto empresarial
Si el secreto se plasma en un producto innovador, ste podr ser
inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama "ingeniera inversa")
por terceros que podrn descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo.
De hecho, la proteccin por secreto comercial de una invencin no confiere
el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial.
nicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de
proteccin.
Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al
mismo y utilizarlo como le plazca.
Un secreto comercial es ms difcil de hacer respetar que una patente. El
nivel
de
proteccin
concedido
los
secretos
comerciales
vara
decantarse
por otra
lnea
de
negocio.
Este
fenmeno
es
ES
TODA
INFORMACION
TANGIBLE
INTANGIBLE
CONOCIMIENTO
INFORMACION
GENERAL.
TECNICA,
PUEDE
COMERCIAL,
SER
DE
CUALQUIER
NEGOCIOS,
TIPO
DE
SECRETOS,