2.2.

BASES TERICAS
2.2.1. Secreto empresarial o Know How
2.2.1.1 Apuntes Histricos Referenciales:
Segn BENAVENTE CHORRES (2001:09) La figura jurdica del know How nace
en el sistema jurdico del Common law, estableciendo sus primeros esbozos en el
derecho angloamericano a partir de su incursin en el lenguaje colonial entre los
aos de 1943, considerando otro sector de la doctrina su aparicin en el ao de
1868, en el precedente jurisprudencial Peabody vs. Nolfolk lo que implic una
serie de pronunciamientos a nivel jurisprudencial, elaborados por los tribunales
estadounidenses, considerando un gran desarrollo en sede federal ello hasta el
ao de 1964, ya que posteriormente hasta el ao de 1970 se cuestionaba su
validez y situacin jurdica del know how frente al derecho de patentes.
Por otro lado, CHULIA VINCENT (1996:251) indica que el know how surge
despus de la Segunda Guerra Mundial, a raz de que, a partir de ese momento la
tecnologa sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo

que

determinados conocimientos tcnicos sean mantenidos en secreto y que no se

encuentren en dominio pblico. Las caractersticas de ste tipo de conocimientos,
como por ejemplo su fugacidad, determina desde su aparicin que no puedan
acogerse a los antiguos derechos de patentes; considerndose por ende, en
opinin de FERNANDEZ FERNANDEZ (2004:10) su rpida expansin a pases
como Inglaterra y Alemania; siendo ste ltimo pas el que desarrollo su anlisis y
tratamiento legal sobre las bases de la ley contra la competencia desleal, en
mrito de la insuficiente proteccin legal existente. Es as, que en Alemania
posteriormente, al significativo pronunciamiento del grupo alemn de la Cmara
Internacional de Comercio en las sesiones del 27 y 28 de mayo de 1958, que se
refleja la concepcin jurdica alemana, en la cual se especific que corresponde al
concepto de Know How, la definicin elegida en el Artculo 21 de la GWB (Ley
contra restricciones a la Competencia), en la que se enmarca referencia a inventos
y secretos de explotacin, entendidos estos ltimos como no slo dibujos, recetas
y dems apuntes similares, sino tambin las experiencias propias de la fabricacin
de toda ndole, as como los conocimientos y las experiencias comerciales. La

evolucin operada durante el perodo de la posguerra, demostr la insuficiencia de

aquellos mecanismos legislativos vigentes, quedando obsoleto frente a los nuevos
avances el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, de
1883, en cual no exista un marco de proteccin referido a know how. Por lo tanto
CABANELLAS DE LAS CUEVAS (1982:73) considera por ende que a
consideracin de la investigacin propuesta, el trmino know how debe su
desarrollo y auge a la jurisprudencia estadounidense que claramente ha sentado
las bases de su tratamiento con el devenir de los aos, considerando que a la
fecha el precedente jurisprudencial Painton Ltd. Vs. Bourns Inc representa la
posicin actual de la doctrina estadounidense referida al tratamiento del know how,
que en resumen sealan la aplicacin de reglas ajenas al derecho de patentes,
dando validez a los contratos de know how o de conocimientos tcnicos como se
denomina en dicho pas. Asimismo, GOMEZ SEGADE (s.f.:134) seala que la
evolucin operada referida al know how incursiona en las sentencias emitidas por
los Tribunales Alemanes, una del Tribunal de Tokio, y algunas de los tribunales
franceses y recientemente la Sentenza 25008/2001 de la Corte di Cazazione.
As podemos determinar que el know how, ha sido y muchas veces viene siendo
ligado a una serie de figuras e instituciones jurdicas, como por ejemplo el derecho
de patentes, considerando que dicha confusin y relacin interdependiente fue
esbozada en el tratamiento primigenio al know how en determinados antecedentes
jurisprudenciales estadounidenses, cabe precisar sin embargo, que el tratamiento
de patentes a nivel legal y jurisprudencial nunca marco un hito fundamental en el
tratamiento del know how, ya que de acuerdo al marco legislativo su existencia era
imprevista y considerada contraria al ordenamiento jurdico.
Posteriormente, y como bien seala BENAVENTE CHORRES (s.f.:07), el know
how es desarrollado sobre el marco de tres etapas: una primera etapa en la que
se reconoce su tratamiento directamente vinculado a los contratos de licencia de
patente, una segunda etapa , por la cual se reconoce su autonoma e importancia
y una tercera etapa , en la cual se determina su autonoma y la necesidad de
interrelacionarse con otras figuras jurdicas contractuales, como por ejemplo : la

franquicia, siendo un claro ejemplo de interrelacin el empleo realizado por COCA

COLA COMPANY, KFC y la INTERNATIONAL DAIRY QUEEN, desde el ao de
1886, fecha desde la cual su frmula de produccin de la bebida gasificada es
considerada uno de los ms resguardados secretos empresariales que a la fecha
existen en el mercado mundial. Entre una serie de contrataciones, conexas a este
tratamiento podemos identificar al contrato de engineering, el contrato de
transferencia de tecnologa, etc., contratos en cuyo contenido se puede apreciar
un tratamiento paralelo al tratamiento del know how.
En el marco nacional, el know how, es regulado en el mbito de la primera
regulacin referida a propiedad industrial es decir, con el Decreto Supremo N 001
71 IC/DS del ao de 1971 que lo denomin procedimientos tecnolgicos. En
el ao de 1992, entr en vigencia la Ley General de Propiedad Industrial,
aprobada por Decreto Ley N 26017, que regula los distintos elementos
constitutivos de la Propiedad Industrial y que los denomin secretos de
produccin, y que regul el tema de una manera mucho ms estricta de tal forma
que excluy al know how de carcter comercial, considerando el mismo uno de los
tipos o clasificaciones inmersas en el tratamiento del know how, en opinin de
NORABUENA CASANOVA (1999:60) el secreto empresarial o know how debe ser
entendido de una forma que englobe no slo a los mtodos, tcnicas o procesos
de produccin, sino tambin a los medios o formas de distribucin o
comercializacin de productos o prestacin de un servicio.
Posteriormente el 24 de Abril de 1996, se publica el Decreto Legislativo N 823,
Ley de Propiedad Industrial, cuya finalidad es unificar en un solo cuerpo
normativo tanto la norma andina como la ley nacional e incorporar los estndares
internacionales para la proteccin de los derechos de la propiedad industrial, dicha
norma en el ttulo I , Artculo 3, seala como elementos constitutivos de la
Propiedad Industrial al secreto industrial, lo que para efectos de la presente
investigacin ser denominado secreto empresarial; as tambin concede el Ttulo
VIII de su cuerpo normativo a la regulacin del mismo.

Si bien, la dacin del Decreto Legislativo 823 era unificar el tratamiento normativo
comunitario y nacional en un mismo cuerpo legal, este se refera a la Decisin
344, la que ya ha sido desplazada por la Decisin 486 de la Comisin del Acuerdo
de Cartagena, Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial para los Pases
Andinos que fue dado en la ciudad de Lima, Per el 14 de Septiembre del ao
2000, y que entr en vigencia el 1 de Diciembre del 2000 segn el Artculo 274 de
las Disposiciones Finales de la misma . El tratamiento que se otorga al secreto
empresarial en la norma comunitaria est referido a los Artculos 260 al 266 del
Ttulo XVI denominado De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad
Industrial.

2.2.1.2. Definicin:
Los secretos empresariales o llamados tambin Know how, para la doctrina
moderna ambos trminos comprenden lo mismo ya que tiene por esencia no solo
consistir en un secreto sobre un conjunto de conocimiento de carcter industrial
(de productos o conocimientos), sino tambin comercial, para la prestacin de un
servicio o para la organizacin de una dependencia empresarial, que proporcionan
una ventaja competitiva a quien los posee, y que se esfuerza por no divulgarlos.
De lo dicho se desprende que deben ser considerados como sinnimos.
El art.260 de la decisin 486 considerar como secreto empresarial cualquier
informacin no divulgada que pueda utilizarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial.
De acuerdo a esto se reafirma lo antes dicho, cuando se precisa que el mbito
material del secreto empresarial es mucho ms amplio que el correspondiente al
secreto industrial ya que entran dentro de su esfera todos aquellos datos y
conocimientos de carcter comercial, organizativo, as como aquellos relativos a
su poltica y gestin interna.
En otras palabras, los secretos empresariales constituyen parte del Derecho de la
Propiedad Industrial pero tambin tienen una fuerte vinculacin con el Derecho de
Represin de la Competencia Desleal.

Es importante precisar que la proteccin del secreto empresarial tiene tres niveles:

El comerciante que utiliza mecanismos propios para resguardar

informacin que considera valiosa.

Lo primero que caracteriza a este nivel es que la proteccin depende de la entidad

privada, no del Estado. De esta manera, la empresa utiliza cualquier medio que
considere adecuado para que la informacin no se haga pblica, por ejemplo,
confindola

solo

personas

muy

cercanas,

utilizando

contratos

de

confidencialidad, guardando la informacin en una notara, etc.

Tal como podemos apreciar, la Decisin 486 contempla, en sus artculos 264 y
265, disposiciones generales relacionadas a la confidencialidad que deben
respetar los empleados o personas a las que se les informe sobre secretos
empresariales.
Artculo 264.- Quien posea legtimamente un secreto empresarial podr
transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendr la
obligacin de no divulgar el secreto empresarial por ningn medio, salvo
pacto en contrario con quien le transmiti o autoriz el uso de dicho
secreto.
En los convenios en que se transmitan conocimientos tcnicos, asistencia
tcnica o provisin de ingeniera bsica o de detalle, se podrn establecer
clusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales all
contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas
sobre libre competencia.
Artculo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo,
puesto, desempeo de su profesin o relacin de negocios, tenga acceso a
un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido,
deber abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa
justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de
su usuario autorizado.

Aunque la redaccin de los artculos previos es bastante clara, cabe especificar

brevemente lo relativo a la libre competencia.
Los actos contrarios a la libre competencia son aquellos que quieren negar la
posibilidad de que los empresarios compitan en el mercado en base a mejores
precios, calidad, volmenes, etc. Las conductas sancionadas pueden ser de dos
tipos: relacionadas al abuso de la posicin de dominio en el mercado (por ejemplo
un monopolio que impide el ingreso de nuevos competidores) y las relacionadas
con prcticas concertadas (por ejemplo, acuerdos entre empresas para establecer
precios idnticos)1.
En tal sentido, si la existencia de la clusula de confidencialidad en un convenio
que transfiere secretos convierte al acuerdo en un acto anticompetitivo 2, las
autoridades podrn aplicar medidas correctivas y sanciones por las mismas.
Lo segundo que caracteriza a este nivel es que el comerciante puede resguardar
cualquier informacin que le parezca relevante, incluso si para sus competidores

1 En la Comunidad Andina, para las conductas anticompetitivas cuyo origen y/o efecto involucren a
ms de un Pas Miembro, existe la Decisin 608. En el artculo 2 de la misma establece como
objetivo la () promocin de la libre competencia en el mbito de la Comunidad Andina, buscando
la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores. Por su parte, en el artculo 5
establece el mbito territorial de aplicacin de la Decisin y, a partir del artculo 7, indica los actos
sancionables: acuerdos entre agentes econmicos y abusos de posicin de dominio. A
continuacin, reproducimos el artculo 5:Artculo 5.- Son objeto de la presente Decisin, aquellas
conductas practicadas en:
a) El territorio de uno o ms Pases Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o ms
Pases Miembros, excepto cuando el origen y el efecto se produzcan en un nico pas; y,
b) El territorio de un pas no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan
en dos o ms Pases Miembros.
Las dems situaciones no previstas en el presente artculo, se regirn por las legislaciones
nacionales de los respectivos Pases Miembros.
Tal como seala la Decisin 608, las normas nacionales se encargan de las conductas que se
originan en un pas y que surtan efectos en dicho pas. En el Per, las disposiciones nacionales
sobre libre competencia se encuentran reguladas por el Decreto Legislativo 1034, Ley de
Represin de Conductas Anticompetitivas. Esta norma indica en su artculo 1 La presente Ley
prohbe y sanciona las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia
econmica en los mercados para el bienestar de los consumidores. En sus artculos 10 y
siguientes, detalla los actos contrarios a la libre competencia realizados en base al abuso de
posicin de dominio y a las prcticas concertadas.

2 Por ejemplo un acto de discriminacin.

no es algo importante. Por ejemplo, podra ser guardada en secreto tanto una
receta muy original como una tradicional.
Una de las ventajas del secreto empresarial es que, a diferencia de otros
mecanismos de proteccin, los secretos empresariales pueden permanecer de
manera confidencial por tiempo indefinido.
Precisamente, dos compaas relacionadas con la industria de los alimentos, son
las ms famosas usuarias de la proteccin va secretos empresariales: The Coca
Cola Company y KFC Corporation emplean este sistema para proteger las
frmulas de sus productos. Como parte de sus estrategias de resguardo, es bien
sabido que, en ambos casos, las sucursales o franquicias en Per no cuentan con
la frmula o receta para elaborar los productos, solamente reciben la
correspondiente esencia (del jarabe o las especias) y las indicaciones para
mezclar dicho compuesto con el resto de ingredientes.

El comerciante que est obligado por la autoridad a revelar

informacin y pide que sta se mantenga en reserva.

Como parte de sus facultades, el INDECOPI, en los procedimientos de

infracciones de marcas, conductas anticompetitivas, conductas desleales, entre
otros, puede exigir a los denunciados el revelar su informacin comercial. Ante
esta situacin, la empresa puede solicitar que la informacin se mantenga en
reserva, es decir, que el pblico y la contraparte no tengan acceso a tales datos.
Sin embargo, la autoridad determinar si la informacin se puede considerar un
secreto de acuerdo a las consideraciones legales.
En tal sentido, la doctrina jurdica, especficamente MASSAGUER (1999:386), nos
seala que los secretos empresariales son () el conjunto de conocimientos o
informaciones que no son de dominio pblico (secretos), que son necesarios para
la fabricacin o comercializacin de un producto, para la produccin o prestacin
de un servicio o bien para la organizacin y financiacin de una empresa o de una
unidad o dependencia empresarial y que, por ello, procuran a quien los domina
una ventaja () que se esfuerza en conservar evitando su divulgacin ().
Conforme a esta definicin, el autor seala que son tres los requisitos de la
informacin para ser considerada secreto empresarial: tal informacin debe ser

secreta, tener un valor competitivo y contar con mecanismos que traten de

mantenerla confidencial.
Como podremos apreciar, la legislacin peruana comparte la definicin doctrinaria
y sus criterios. En tal sentido se pronuncia la Directiva 001- 2008/TRI-INDECOPI,
referida a la Confidencialidad de la Informacin en los Procedimientos Seguidos
por los rganos Funcionales del INDECOPI, la cual seala:
2. Informacin confidencial.
(...)
a) Secreto comercial: aquella informacin cuya importancia para el
desarrollo de la actividad empresarial, obliga a las empresas a mantenerla
fuera del alcance de los terceros ajenos a la empresa.
Por su parte, el artculo 40, numeral 2, del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de
Represin de la Competencia Desleal, seala los requisitos para conceder reserva
sobre un secreto empresarial.
De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica, la solicitud de declaracin de reserva sobre un secreto comercial,
industrial, tecnolgico o, en general, empresarial ser concedida por la
Comisin o el Tribunal, siempre que dicha informacin:
a) Se trate de un conocimiento que tenga carcter de reservado o privado
sobre un objeto determinado;
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e
inters consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas
necesarias para mantener dicha informacin como tal; y,
c) Que la informacin tenga un valor comercial, efectivo o potencial.
Como podemos apreciar, el Decreto Legislativo 1044 se encuentra acorde a lo
estipulado por el artculo 260 de la Decisin 486 sobre secretos empresariales, en
tanto la mencionada norma indica:
Artculo 260.- Se considerar como secreto empresarial cualquier
informacin no divulgada que una persona natural o jurdica legtimamente

posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o

comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida
que dicha informacin sea:
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuracin y reunin
precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fcilmente
accesible por quienes se encuentran en los crculos que normalmente
manejan la informacin respectiva;
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legtimo
poseedor para mantenerla secreta. La informacin de un secreto
empresarial podr estar referida a la naturaleza, caractersticas o
finalidades de los productos; a los mtodos o procesos de produccin; o, a
los medios o formas de distribucin o comercializacin de productos o
prestacin de servicios.
Asimismo, el Decreto Legislativo No. 1044, en el artculo 40, numeral 5, detalla
que para que proceda la solicitud de declaracin de reserva, el interesado deber
precisar cul es la informacin confidencial, justificar su solicitud y presentar un
resumen no confidencial sobre dicha informacin. Para evaluar si la informacin
tiene carcter confidencial, la Comisin evaluar la pertinencia de la informacin,
su no divulgacin previa y la eventual afectacin que podra causar su
divulgacin.
En consecuencia, bajo la ptica legal, no cualquier informacin puede
considerarse un 3secreto comercial. Entre algunos ejemplos de informacin que a
nivel nacional s se han considerado como secreto empresarial, tenemos: la
estructura de costos de las empresas, sus niveles de ventas y la delimitacin
geogrfica asignada a centros de distribucin de productos.
3 El mismo artculo establece excepciones, pues en caso de que la informacin sea
revelada para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros acto similares,
la informacin no perder su condicin de secreto empresarial, por lo que no se
considerar que ha ingresado a dominio pblico.

Por otro lado, entre la informacin que no ha sido considerada a nivel nacional
secreto empresarial, podemos sealar: declaraciones de testigos, simples precios
promedios de productos sin detallar el tipo de venta o de cliente y simples
organigramas de una empresa. Tambin es pertinente mencionar que, conforme a
lo sealado por el artculo 261 de la Decisin 486, en principio, no se considerar
como secreto empresarial aquella informacin que deba ser divulgada por
disposicin legal o por orden judicial.

El comerciante que ve violada su informacin secreta y solicita

sanciones ante la autoridad.

En este caso, aunque el secreto ya fue descubierto y se ha perdido como ventaja

econmica, es posible denunciar este acto por la va de la competencia desleal a
travs de la modalidad de violacin de secretos.
La norma nacional aplicable para estas circunstancias ser el artculo 13 del
Decreto Legislativo 1044, el cual seala:
Artculo 13.- Actos de violacin de secretos empresariales.Consisten en la realizacin de actos que tengan como efecto, real o
potencial, lo siguiente:
a) Divulgar o explotar, sin autorizacin de su titular, secretos empresariales
ajenos a los que se haya tenido acceso legtimamente con deber de
reserva o ilegtimamente;
b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje,
induccin al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento anlogo.
Cabe sealar que la Decisin 486 ha incorporado en su artculo 262 una relacin
de situaciones en las cuales puede ocurrir un acto de competencia desleal
respecto de un secreto empresarial.
Artculo 262.- Quien lcitamente tenga control de un secreto empresarial,
estar protegido contra la divulgacin, adquisicin o uso de tal secreto de
manera contraria a las prcticas leales de comercio por parte de terceros.

Constituirn competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a

un secreto empresarial:
a) explotar, sin autorizacin de su poseedor legtimo, un secreto
empresarial al que se ha tenido acceso con sujecin a una obligacin de
reserva resultante de una relacin contractual o laboral;
b) comunicar o divulgar, sin autorizacin de su poseedor legtimo, el secreto
empresarial referido en el inciso a) con nimo de obtener provecho propio o
de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
c) adquirir un secreto empresarial por medios ilcitos o contrarios a los usos
comerciales honestos;
d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha
adquirido por los medios referidos en el inciso c);
e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona
sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunic adquiri el
secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tena autorizacin
de su poseedor legtimo para comunicarlo;
f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso
e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor
legtimo del secreto empresarial; o,
Un secreto empresarial se considerar adquirido por medios contrarios a
los usos comerciales honestos cuando la adquisicin resultara, entre otros,
del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligacin,
el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de
lealtad, o la instigacin a realizar cualquiera de estos actos.
En nuestra opinin, el Decreto Legislativo 1044 se encuentra conforme con la
norma comunitaria, habiendo realizado solamente una versin resumida de los
actos que pueden constituir competencia desleal por violacin de secretos
empresariales.
Tambin consideramos que, posiblemente, la dificultad ms grande en esta etapa
de la proteccin se encuentra en el mbito probatorio. En numerosas ocasiones,

las denuncias por violacin de secretos son declaradas infundadas ante la

imposibilidad de probar que se ha tenido un acceso ilegtimo al secreto, aunque
tambin existen casos en los que la informacin no se ha considerado como
secreto comercial.
No obstante ser pocos, s existen los casos en los que se ha declarado la
competencia desleal por violacin de secretos. El ms reciente de ellos es la
Resolucin No. 0063-2009/SC1-INDECOPI (Expediente No. 001-2008/CCD) de
fecha 16 de febrero de 2009, en el cual Newmont Per S.R.L. denunci a Back Arc
Mineral S.A.C. debido a que esta ltima utiliz los secretos comerciales de
Newmont (informacin geolgica) a efectos de formular sus propios petitorios
mineros.
2.2.1.3 Transferencia del Secreto empresarial
El titular del secreto no puede oponerse al uso del secreto por parte de un tercero,
si este ltimo adquiere el conocimiento por medios lcitos.
El ordenamiento jurdico solo concede una proteccin al titular del secreto cuando
este le es arrebatado de una forma contraria a la ley o a las buenas costumbres
por un tercero.
La decisin n486 respecto a la transferencia del secreto empresarial dice: quien
posea legtimamente un secreto empresarial podr transmitir o autorizar el uso a
un tercero.
El tercero autorizado tendr la obligacin de no divulgar el secreto empresarial por
ningn medio salvo parte en contrario con quien le transmito o autorizo el uso de
dicho secreto.
En los convenios en que se tramita convenios tcnicos asistencia tcnica o
provisin de ingeniera bsica o de detalle, se podr establecer clusulas de
confidencialidad para proteger los secretos empresariales ah contenidos,
siempre y cuando las mismas no se han contrarias a las normas sobre libre
competencia.

Analizado este artculo respecto a la transferencia del secreto empresarial

podemos decir: que el que posee legtimamente un secreto si podr transmitirlo o
autorizar a un tercero el uso de ese secreto.
El tercero tendr la obligacin de no divulgar el secreto empresarial por ningn
medio. Salvo parte en contrario entere el titular y el tercero este podr transmitir o
autorizar su uso.
2.2.1.4 Informaciones no consideradas como Secreto empresarial
No constituye secreto industrial la plena habilidad manual, ya que constituye
destreza y no tcnica, aunque si puede constituir secreto industrial la tcnica
usada para hacer algunos trabajos de artesana, como por ejemplo el modo de
horneado de la cermica (temperatura, tiempo, grado de humedad, etc.)
Tampoco se considera secretos industriales a las leyes de la fsica y la qumica, la
ley expresa, que no se considera secreto de produccin las informaciones de
dominio pblico; la que resulte evidente para un tcnico en la materia o la que
deba ser divulgada por disposicin legal; orden judicial, no es de dominio pblico,
cualquier divulgacin hecha por disposicin legal, o proporcionada a una autoridad
con el objeto de obtener licencias permisos, autorizaciones, registro o cualquier
otro acto de autoridad. Ejemplo: es el caso de quien publica obligado el secreto
empresarial para sacar el registro sanitario o de sanidad, no pierde el know how
gracias a esta excepcin. Tampoco ser aquella informacin que va a resultar
evidente para un tcnico en materia que domina.
Tampoco al que deba ser divulgada por disposicin legal o por orden judicial.
(Decisin N 486) tambin la habilidad manual o la aptitud personal de uno o varios
trabajadores.
2.2.1.5 Cuestiones Procedimentales
La parte perjudicada por la violacin de secretos podr iniciar la accin
correspondiente ante la Comisin de Represin de la Competencia Desleal (en
adelante la Comisin), el cual es un rgano del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

habiendo la posibilidad que la Secretara Tcnica de la Comisin, de oficio, inicie

la accin si el acto de competencia desleal se encuentra en ejecucin. La
Comisin resuelve en primera instancia y el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resuelve en segunda
instancia (en adelante el Tribunal); lo resuelto por el Tribunal se agota la va
administrativa, pudiendo ser impugnado ante el Poder Judicial, a travs de lo
contencioso-administrativo.
Asimismo, la Comisin actuar conforme al Procedimiento nico de la Comisin
de Proteccin al Consumidor y de la Comisin de Represin de la Competencia
Desleal, aplicando supletoriamente las normas procesales contenidas en la Ley
General de Propiedad Industrial y las del Cdigo Procesal Civil.
2.2.1.6 Medidas a adoptar para proteger el secreto empresarial:
Si la decisin es proteger sus secretos empresariales, la nica opcin efectiva
para ello es que la propia empresa implemente medidas eficaces en su
organizacin y en sus relaciones contractuales.
Primero, la empresa debe lograr que aquellos que accedan a sus secretos con
autorizacin asuman la obligacin de hacerlo con reserva y de no utilizarlos para
otros fines; y, que en efecto ello sea cumplido. Para este propsito, entre otros, es
recomendable:
i) En los contratos tales como los de franquicia, donde la empresa, adems de
licenciar su marca, entrega a otras personas o empresas know-how que califique
como secreto empresarial, estipular expresamente una obligacin de reserva y no
uso del secreto para otros fines, que se extienda al personal de la otra parte. De
ser posible, adems, fijar una clusula penal especificando monto de pago en
caso de incumplimiento y adicionalmente indemnizacin por dao ulterior (es decir,
pago adicional si el dao resulta mayor que la penalidad).
ii) En los contratos con los colaboradores, gerentes o directivos de la propia
empresa, as como con quienes le presten servicios (por ejemplo de auditora o de
consultora en general), estipular expresamente la obligacin de no utilizar los

secretos empresariales, que puedan conocer, para beneficio propio; y, de guardar

reserva sobre estos. De ser posible, tambin fijar una clusula penal en caso de
incumplimiento e indemnizacin por dao ulterior, tal como se ha explicado.
iii) En la relacin con los colaboradores, gerentes o directivos de la empresa, as
como con quienes le presten servicios, comunicarles expresamente cundo
reciben o conocen informacin que califica como secreto empresarial, dejando
registro de dicha comunicacin. Asimismo, es recomendable implementar registros
de acceso que permitan saber en qu momento, determinada persona, ha
conocido o accedido a determinado secreto (procurando evitar sobrecarga en los
procesos internos, pero logrando el objetivo).
iv) Establecer protocolos internos claros, que regulen quin puede acceder a
determinados

secretos

empresariales,

en

consideracin

su

nivel

de

responsabilidad en o con la empresa. Ello debe ir acompaado de reuniones

peridicas de sensibilizacin para colaboradores, gerentes, directivos y quienes
presten servicios a la empresa o contraten con esta, con el fin de enfatizar las
obligaciones de no utilizar los secretos empresariales que conozcan para beneficio
propio y de guardar reserva sobre estos. As recordarn claramente sus
obligaciones, as como las sanciones e indemnizaciones que se podran exigir en
su contra, en caso de incumplimiento.
v) Cuando el caso lo amerite, colocar determinado secreto bajo custodia notarial,
en sobre cerrado y lacrado, de modo que con fecha cierta se pueda acreditar la
existencia y posesin del secreto. Esta medida es usualmente idnea para
salvaguardar resultados de investigaciones, frmulas, recetas, composiciones de
productos, diseos de plantas o de maquinara, etc.
vi) En una diligencia de inspeccin o en un proceso administrativo o judicial donde
se exhiba o entregue informacin que se considere como secreto empresarial,
sealar expresamente dicha condicin a la autoridad y pedir su tratamiento
confidencial, pues caso contrario, el secreto deja de serlo.
Segundo, en general, la empresa debe evitar, utilizando todos los medios de
seguridad fsica, material o tecnolgica a su alcance, que sus secretos

empresariales sean divulgados, explotados, extrados, espiados o adquiridos

indebidamente por terceros.
Si pese a las medidas de proteccin implementadas, ocurre la violacin de un
secreto empresarial, es posible actuar ante el Indecopi formulando una denuncia
por competencia desleal. En caso de comprobarse tal violacin, se puede castigar
al infractor con una multa de hasta 700 UIT. De modo complementario, se podr
exigir contra quien haya violado el secreto la aplicacin de la clusula penal y/o el
pago de los daos y perjuicios, segn corresponda.
Sin embargo, nada es mejor que proteger los secretos empresariales, evitando
que sean violados, pues en tanto ello sea posible, su disfrute ser exclusivo e
ilimitado en el tiempo. El secreto empresarial ser valioso mientras sea secreto.
2.2.2 Las Patentes de Invencin
2.2.2.1 Concepto:
De acuerdo al artculo 14 de la Decisin 486, los Pases Miembros otorgarn
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacin industrial. La norma no establece una definicin de lo
que constituye un invento4, pero la doctrina suele definirlo como una idea que
consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solucin para un
problema tcnico. En pocas palabras, una invencin es una solucin tcnica que
resuelve un problema industrial.
Tal como seala el artculo mencionado, se conceden patentes de invencin en
todos los campos de la tecnologa, para productos y procedimientos, siempre que

4Artculo 15.- No se considerarn invenciones: a) los descubrimientos, las teoras cientficas y los
mtodos matemticos;
b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolgicos
naturales, el material biolgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive
genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
c) las obras literarias y artsticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
d) los planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades
econmico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o el soporte lgico, como tales; y,
f) las formas de presentar informacin.

cumplan con los requisitos de ser nuevas a nivel mundial, tengan nivel inventivo y
sean susceptibles de aplicacin industrial5.
Para determinar si existe novedad, un examinador de la Direccin de Invenciones
y Nuevas tecnologas del INDECOPI debe verificar si ya existen documentos que
anticipen explcitamente las caractersticas tcnicas esenciales de la invencin,
denominadas, reivindicaciones.
En el requisito de nivel inventivo se analiza si la patente revela un salto
tecnolgico, es decir, cumple este requisito si para una persona del oficio,
conocedor de la materia tcnica correspondiente (ej: qumico para frmacos,
relojero para relojes, etc.), esa invencin no hubiese resultado obvia ni se hubiese
deducido de manera evidente del nivel actual de la tecnologa.
Finalmente, una invencin es susceptible de aplicacin industrial cuando su objeto
puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los
servicios.
De concederse la patente, se otorga el derecho de controlar la utilizacin de la
invencin, con lo cual, el uso del procedimiento o producto patentado requiere una
autorizacin o licencia, previa compensacin econmica. El plazo de proteccin es
de 20 aos no renovables, contados desde la fecha de solicitud de la patente de
invencin. Luego de este plazo, el producto o procedimiento cae en el dominio
pblico, es decir, puede utilizarse sin necesidad de realizar pagos ni pedir licencias
de uso.
Es importante sealar que el trmite de registro de una patente de invencin es
largo, toma varios aos y tambin se caracteriza por ser costoso 6.

5 El artculo 20 de la Decisin 486 precisa que no sern patentables: invenciones

contrarias al orden pblico o a la moral; invenciones que deban impedirse necesariamente
para proteger la salud o la vida de las personas, animales, vegetales o medio ambiente; ni
los mtodos teraputicos, quirrgicos ni de diagnstico.
6 La tasa actual para la solicitud de patente (ao 2016) asciende a S/. 1269,125 nuevos
soles. Adems de la solicitud tambin hay tasas que deben pagarse para que se realicen
exmenes sobre la solicitud. Finalmente, durante la vigencia de la patente, deben
realizarse pagos anuales. Sin estos pagos anuales, la patente cae en abandono y su
contenido pasa a ser de dominio pblico.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ejemplos de productos y procedimientos

relacionados con la gastronoma que han sido objeto de patente.
2.2.3. Ventajas y desventajas de utilizar la Patente y el Secreto empresarial
2.2.3.1. Ventajas del Secreto empresarial
La proteccin de los secretos comerciales tiene la ventaja de no estar
sujeta a lmites temporales (las patentes tienen un plazo de duracin que
puede llegar hasta los 20 aos). Por consiguiente, la proteccin de los
secretos comerciales contina de manera indefinida siempre que el secreto
no se revele al pblico.
Los secretos comerciales no entraan costos de registro (aunque puedan
entraar

costos

elevados

destinados

mantener

la

informacin

confidencial).
Los secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
La proteccin de los secretos comerciales no requiere obedecer a requisitos
como la divulgacin de la informacin a una autoridad gubernamental.
2.2.3.2. Desventajas del Secreto empresarial
Si el secreto se plasma en un producto innovador, ste podr ser
inspeccionado, disecado y analizado (lo que se llama "ingeniera inversa")
por terceros que podrn descubrir el secreto y, por consiguiente, utilizarlo.
De hecho, la proteccin por secreto comercial de una invencin no confiere
el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial.
nicamente las patentes y los modelos de utilidad brindan este tipo de
proteccin.
Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al
mismo y utilizarlo como le plazca.
Un secreto comercial es ms difcil de hacer respetar que una patente. El
nivel

de

proteccin

concedido

los

secretos

comerciales

vara

significativamente de pas en pas, pero por lo general se considera bajo,

especialmente cuando se compara con la proteccin brindada por una
patente.
Un secreto comercial puede ser patentado por cualquier otra persona que
haya obtenido la informacin pertinente por medios legtimos.
2.2.3.3 Ventajas de la Patente

 Las patentes suponen una ventaja competitiva. Ofrecen la titularidad y

un derecho exclusivo de explotacin otorgado por el Estado al inventor
por un mximo de 20 aos de la tecnologa que contemplan. Esto
impide que terceros puedan emplear nuestra tecnologa; de hecho, una
de los objetivos de las patentes es precisamente impedir plagios por
parte de terceros.
Las patentes son un importante activo intangible. Es un valor
cuantificable, que puede licenciarse y venderse. Adems puede servir
como aval para obtener financiacin.
A travs del registro de patentes se obtiene la nica herramienta legal
efectiva frente a la copia.
Patentar previene conflictos con terceros por infraccin de derechos
anteriores, especialmente con competidores que tienen tecnologas
prximas a las que hayamos desarrollado.
Las patentes facilitan la comercializacin, siendo un excelente
argumento de venta y marketing. Contar con patentes aporta prestigio e
incrementa el valor de una marca por tanto, en el caso de una empresa,
se refleja una imagen de seriedad y de confianza de cara a los
consumidores.
Ser titular o inventor de patentes tiene un especial valor y
reconocimiento curricular y acadmico lo que debe tenerse igualmente
en consideracin.
Adems las patentes tienen un efecto disuasorio frente a competidores.
Anunciar que un producto est patentado obliga a la competencia a
investigar sobre la patente que lo protege, y bien, buscar una alternativa,
o

decantarse

por otra

lnea

de

negocio.

Este

fenmeno

es

especialmente eficaz durante los plazos de tramitacin internacional en

los que no se conoce con certeza si la patente ser concedida, y las
condiciones y pases donde se har.
2.2.3.4 Desventajas de la Patente
Dificulta la libre difusin de las innovaciones frenando el desarrollo
tecnolgico.
Supone obstculos monopolistas a la libre competencia.

 Dificulta el acceso de los pases empobrecidos a las nuevas

tecnologas.
Desincentiva la investigacin al establecer un perodo de utilizacin
exclusiva de una tecnologa sin necesidad de mejorarla.
Implica un procedimiento ms costoso y lento.
2.2.4 CASOS RELATIVOS A PROTECCION DEL SECRETO EMPRESARIAL
TRAMITADOS ANTE EL INDECOPI
En mrito de la investigacin efectuada por el magster HIDALGO VALDIVIA
(2005:10), efectuada durante los aos noventa al 2000, se precisa un porcentaje d
36 denuncias por supuesta violacin de secretos empresariales contra laboratorios
nacionales por uso no autorizado de los datos de registro (sobre los que debe
existir una cierta exclusividad y confidencialidad temporal), como es de apreciarse
el mayor nmero de reclamos en el mbito nacional es en el extremo de la
industria farmacolgica tanto nacional como extranjera.
Se debe tener en cuenta que en el Per existen las siguientes industrias
farmacuticas dedicadas a la elaboracin de productos
Merck Sharp & Dohme Peru S.R.L.
Aboot Laboratorios
Schein Farmaceutica Del Peru S.A.
Laboratorios Bartex Del Peru
Pfizer S.A.
Bristol Myers Squibb Peru
Pharmacia & Up John Interamerican Corporation

Eli Lilly Centro Andino De Operaciones

Schering Plough Del Peru S.A.
Laboratorios White Hall Wyeth S.A.
De este modo, uno de los precedentes en el tratamiento del know how o secreto
empresarial - o informacin no divulgada como es sealada en la normativa
comunitaria - en nuestro pas, es el referido al EXPEDIENTE N 112 2000/CCD
Y RESOLUCIN N 043 2001/ CCD- INDECOPI, cuyo tratamiento se enmarca
bajo los cnones de tutela de la Ley de Represin de la Competencia Desleal, en
lo referido a procedimiento sancionador en caso de violacin de secretos
empresariales.
En el Expediente N 112 2000/CCD Lilly a efectos de obtener la primera
autorizacin para comercializar su producto farmacutico de marca Ziprexa. Por
ende Tecnofarma no poda tener Registro Sanitario, ya que era una violacin al
secreto industrial. y Resolucin N 043 2001/ CCD Indecopi, la Empresa Eli Lilly
& Company, interpone denuncia ante la Comisin de Represin de la Competencia
Desleal contra Tecnofarma S.A., en virtud, que Eli Lilly & Company contaba con
una licencia para comercializacin de Ziprexa obtenido en el Reino de los Pases
Bajos por su Casa Matriz, considerando la denunciante que Tecnofarma se haba
apropiado indebidamente del principio activo olanzapina, elaborando un producto
denominado Dozic, un producto genrico, cuya composicin era similar a Ziprexa,
por lo que la supuesta afectada interpone una denuncia ante la Comisin de
Represin de la Competencia Desleal de Indecopi por violacin del secreto
industrial( que para fines de la presente tesis debe ser comprendido en el marco
del criterio y denominacin de know how) contra Tecnofarma , ello por lo
contemplado en el Artculo 15 Del Decreto Ley N 26122 ,articulado referido a la
figura tipificada como apropiacin indebida, que se haba configurado, segn los
argumentos de la denunciante por parte de Tecnofarma en referencia de un
secreto industrial, de posesin de Eli Lily.

La denunciante agrego adems que su producto Olanzapina era nico en el

mundo, por ello era obvio para su empresa que cualquier producto idntico,
fabricado y distribuido por tercero era una copia de su principio activo Olanzapina.
Y por ende tendra que haber obtenido su Registro Sanitario apoyndose en la
informacin confidencial suministrada por Eli Lilly a efectos de obtener la primera
autorizacin para comercializar su producto farmacutico de marca Ziprexa. Por
ende Tecnofarma no poda tener Registro Sanitario, ya que era una violacin al
secreto industrial.
En Virtud de lo sealado y de acuerdo a la Resolucin N 093 2001/ CCD
Indecopi, de fecha 15 de Mayo del 2001, se resuelve, en Mrito de los
precedentes establecidos por la propia Comisin en la Resolucin N 0731999/
CCD/INDECOPI emitida en el Expediente N 009 1999/ CCD seguido por Korn
Ferry International Peru S.A.A. contra Ventas Internet EIRL, QUE EL SECRETO
COMERCIAL

ES

TODA

INFORMACION

TANGIBLE

INTANGIBLE

SUSCEPTIBLE DE SER USADA EN NEGOCIOS, INDUSTRIA O PRACTICA

PROFESIONAL QUE NO SEA
DE

CONOCIMIENTO

INFORMACION

GENERAL.

TECNICA,

PUEDE

COMERCIAL,

SER
DE

CUALQUIER
NEGOCIOS,

TIPO

DE

SECRETOS,

FORMULAS, PROGRAMAS ETC. La Sala de Defensa de la Competencia ha

establecido en la Resolucin N 0018 1998/TDCINDECOPI en el Expediente N
041 1997/CCD seguido de Oficio contra Telefnica del Per S.A. que es
necesario que el rgano competente declare reservada la informacin.
De este modo, la Comisin de Represin de la Competencia Desleal dejo en claro
que toda informacin existente en el mercado es pblica, siendo la excepcin
aqullos conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley, para
ser considerados como reservados y confidenciales razn por la cual no puede
considerarse que fueran reservados al estar alcance el pblico, en general, ya que
el principio activo olanzapina existe en internet datos que describen el producto, su
frmula qumica y su farmacologa clnica.
De este modo, a la fecha el Instituto de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual reafirma su posicin en relacin a las caractersticas tpicas

que debe configurar todo know how, cual es confidencialidad, sustancialidad e

individualidad, tal y cual ha sido esbozada en la doctrina y normativa nacional y
comunitaria, siendo imprescindible sin embargo un tratamiento especializado para
los fines del caso.