TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 100-IP-2013

Interpretacin prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los

artculos 165 y 166 de la Decisin 486 de 14 de septiembre de 2000,
expedida por la Comisin de la Comunidad Andina y, de oficio, del
artculo 167 y la Disposicin Transitoria Primera de la misma
normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo
de Estado de la Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccin Primera. Expediente Interno N 2008-00235.
Actor: PAOS ATLAS S.A. Marca denominativa: ATLAS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y

cinco das del mes de junio del ao dos mil trece, procede a resolver la solicitud de
Interpretacin Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretacin prejudicial y de sus anexos se desprende que los

requisitos exigidos por el artculo 33 del Tratado de Creacin del Tribunal y 125 de su
Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisin a trmite fue considerada
procedente en el auto emitido el 19 de junio de 2013.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentacin allegada estima procedente destacar

como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo
siguiente:

II. PARTES.

Demandante: PAOS ATLAS S.A.

Demandada: NACIN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercera interesada: CALZADO ATLAS LTDA.

III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros
de la solicitud de interpretacin prejudicial y de los antecedentes administrativos de los
actos acusados, se encuentran los siguientes:
 -2-
1. La sociedad CALZADO ATLAS LTDA., solicit el 20 de marzo de 2002 la
cancelacin del registro por falta de uso de la marca denominativa ATLAS,
registrada en Colombia bajo el certificado No. 136027, para amparar productos de
la clase 25 de la Clasificacin Internacional de Niza, cuyo titular era la sociedad
SALDARRIAGA BRAVO & CIA LTDA (hoy PAOS ATLAS S.A).

2. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, mediante Resolucin N 011163 de 28 de mayo de 2004, resolvi
cancelar el registro de la marca denominativa ATLAS.

3. La sociedad PAOS ATLAS S.A., interpuso recurso de reposicin y en subsidio

de apelacin contra el anterior acto administrativo.

4. La Jefe de la Divisin de Signos Distintivos, mediante Resolucin No. 22633 de 13

de septiembre de 2004, resolvi el recurso de reposicin, confirmando el acto
administrativo y concediendo el recurso de apelacin.

5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia

de Industria y Comercio, mediante Resolucin No. 5549 de 26 de febrero de 2008,
resolvi confirmar el acto administrativo impugnado.

6. La sociedad PAOS ATLAS S.A., present demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la Repblica de
Colombia.

7. La Seccin Primera del Consejo de Estado solicit interpretacin prejudicial al

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la accin en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que se aplic de manera retroactiva la Decisin 486, ya que la prueba

del uso se predic desde el 27 de junio de 2000 a 27 de junio de 2003. Al 27 de
junio de 2000 la mencionada Decisin no estaba vigente.

2. Argumenta, que el solicitante de la cancelacin por no uso no es una persona

interesada de conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486.

3. Afirma, que se necesita un inters jurdico concreto de conformidad con la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No obra prueba de
un inters jurdico protegido.

4. Indica, que la Superintendencia de Industria y Comercio se equivoc al exigir

como pruebas idneas para probar el uso nicamente las documentales. En
Colombia existe la libertad probatoria.
 -3-
C. CONTESTACIN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sostiene, que la solicitud de cancelacin por no uso se tramit en vigencia de

la Decisin 486. Le correspondi probar a su titular el uso en el periodo de 27
de junio de 2000 a 27 de junio de 2003.

Indica, que cualquier persona que se encuentre interesada puede solicitar la

cancelacin por no uso.

Agrega, que el titular de la marca no prob el uso. No aport pruebas

suficientes e idneas para ello.

Argumenta, que el demandante no aport los documentos previstos en el

artculo 167 de la Decisin 486. nicamente present cartas de informacin
comercial en donde slo se demuestra una relacin comercial sobre paos
utilizados por ciertas empresas para elaborar sus productos.

Indica, que la sociedad demandante tiene como objeto comercializar paos y

no vestidos, es decir, productos de la clase 24.

Estima, que en su conjunto las pruebas aportadas no demostraron el uso real

y efectivo.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

Una vez revisado el expediente enviado por el Consejo de Estado, no se encontr

la contestacin a la demanda por parte de la sociedad CALZADO ATLAS LTDA.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

La corte consultante solicit la interpretacin de los artculos 165 Y 166 de la Decisin

486 de la Comisin de la Comunidad Andina.

Se har la interpretacin solicitada. De oficio, se interpretar el artculo 167 y la

Disposicin Transitoria Primera de la misma normativa.

A continuacin, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIN 486

()

Artculo 165

La oficina nacional competente cancelar el registro de una marca a

solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no
se hubiese utilizado en al menos uno de los Pases Miembros, por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante
 -4-
los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la
accin de cancelacin. La cancelacin de un registro por falta de uso de
la marca tambin podr solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposicin interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el prrafo anterior, no podr iniciarse la accin

de cancelacin antes de transcurridos tres aos contados a partir de la
fecha de notificacin de la resolucin que agote el procedimiento de
registro de la marca respectiva en la va administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca slo afectara a uno o a algunos de

los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se
ordenar una reduccin o limitacin de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aqullos respecto de
los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomar en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podr cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de

uso se debi, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artculo 166

Se entender que una marca se encuentra en uso cuando los productos

o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y
del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales
se efecta su comercializacin en el mercado.

Tambin se considerar usada una marca, cuando distinga

exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los
Pases Miembros, segn lo establecido en el prrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue
registrada slo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su
carcter distintivo, no motivar la cancelacin del registro por falta de uso,
ni disminuir la proteccin que corresponda a la marca.

Artculo 167

La carga de la prueba del uso de la marca corresponder al titular del

registro.

El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales,

documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las mercancas
identificadas con la marca, entre otros.

().
 -5-
Disposicin Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial vlidamente concedido de

conformidad con la legislacin comunitaria anterior a la presente Decisin,
se regir por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento
salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los
derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarn a lo previsto
en esta Decisin.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y

prrrogas se aplicarn las normas contenidas en esta Decisin.

Para el caso de procedimientos en trmite, la presente Decisin regir en

las etapas que an no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en
vigencia.

().

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretacin prejudicial solicitada, para lo cual se

analizarn los siguientes aspectos:

A. LA APLICACIN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

La solicitud de cancelacin por falta de uso de la mara denominativa ATLAS, se

present el 20 de marzo de 2002, en vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina. La demandante argument que se aplic de manera retroactiva la
Decisin 486, ya que la prueba del uso se predic desde el 27 de junio de 2000 a 27 de
junio de 2003. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicacin de la
norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del trnsito legislativo y la definicin de la ley aplicable es pertinente sealar

que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regular los hechos que se
produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero segn lo
establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicacin
retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los
efectos futuros de una situacin planteada bajo el imperio de la norma anterior.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurdica, y en los casos

de trnsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carcter sustancial de aquellos de
naturaleza procesal contenidos en las normas, sealando de manera reiterada que la
norma comunitaria de carcter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectar
derechos consolidados en poca anterior a su entrada en vigor. As pues, la norma
sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepcin se le haya conferido
tal calidad; este principio constituye una garanta de estabilidad de los derechos
adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

Un derecho de propiedad industrial vlidamente concedido es un derecho

adquirido y en razn de la seguridad jurdica, una norma posterior no debe
 -6-
modificar una situacin jurdica anterior. (Proceso 114-IP 2003.
Interpretacin Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1028 de 14 de enero del
2004).

Por ello, en el mbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposicin

Transitoria Primera de la Decisin 486 y en razn de la ultra actividad de la ley, la norma
anterior, aunque derogada, contina regulando los hechos ocurridos cuando se
encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada contina
hacia el futuro para regular situaciones jurdicas anteriores que tuvieron lugar bajo su
imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso,
renovacin, licencias, prrrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carcter adjetivo o procesal se caracterizan por tener

efecto general inmediato, es decir, que su aplicacin procede sobre los hechos
ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento
que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como
trnsito legislativo o tambin como aplicacin de la ley comunitaria en el tiempo ha
sido objeto de profundo y copioso anlisis por el Tribunal, especialmente por razn de
las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el
campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas
sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precis:

() toda circunstancia jurdica en que deba ser aplicada una norma

comunitaria, ser regulada por la que se encuentre vigente al momento de
haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parmetros por aqulla
disciplinados. Sin embargo, y salvo previsin expresa, no constituye
aplicacin retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser
aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situacin
nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma
comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad
industrial vlidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior,
().

(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de

presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, ser la
aplicable para resolver sobre la concesin o denegatoria del mismo; y, en
caso de impugnacin tanto en sede administrativa como judicial de la
resolucin interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional
Competente sobre la registrabilidad del signo, ser aplicable para juzgar
sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento
comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado
el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha
manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la
emisin del acto administrativo, para lo cual se deber observar, (...) la
normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas
las respectivas solicitudes de concesin del registro. (Proceso 28-IP-95,
caso CANALI, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N
332, del 30 de marzo de 1998). (Proceso 39-IP-2003. Interpretacin
 -7-
Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena N 965, de 8 de agosto de 2003).

A manera de conclusin, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de

registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente, aquella norma ser la aplicable para determinar si se
encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un
registro marcario.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en
vigencia de la nueva norma no se afectarn por las nuevas regulaciones de tal carcter.
A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carcter procesal tendrn aplicacin
inmediata, respecto de las etapas del trmite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posicin de la siguiente manera:

El rgimen comn en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la

irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la
Decisin 85 (artculo 85), y a travs de las Decisiones 311 (Disposicin
Transitoria Cuarta), 313 (Disposicin Transitoria Cuarta) y 344 (Disposicin
Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad
industrial, vlidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior,
debe subsistir por el tiempo de su concesin. La Disposicin Transitoria
Primera de la Decisin 486 se apoya asimismo en el respeto de los
derechos vlidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables
en la fecha de su otorgamiento, cuales son las vigentes para la fecha de
presentacin de la solicitud de registro, pero aade, a ttulo de excepcin,
que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes debern
adecuarse a lo previsto en dicha Decisin.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad

inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho
nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se
aplicar la nueva Decisin al uso, goce, obligaciones, licencias,
renovaciones y prrrogas del derecho vlidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de

carcter procesal, sta se aplicar, a partir de su entrada en vigencia, a los
procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el
procedimiento, la nueva norma se aplicar inmediatamente a la actividad
procesal pendiente, y no, salvo previsin expresa, a la ya cumplida. Por
tanto, en tutela del principio de seguridad jurdica, si la norma sustancial,
vigente para la fecha de la solicitud (), ha sido derogada y reemplazada
por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud,
aquella norma ser la aplicable a los efectos de determinar si se
encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el
otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior ser la
aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que an no
se hubiesen cumplido. (Proceso 46-IP-2005. Interpretacin Prejudicial de
28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 1210, de 24 de junio de 2005).
 -8-
De la solicitud de interpretacin prejudicial remitida por el consultante y de los documentos
anexos, se desprende que la solicitud de cancelacin por no uso de la marca
denominativa ATLAS se efectu en vigencia de la Decisin 486 de la Comisin de la
Comunidad Andina y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la corte
consultante.

B. CANCELACIN PARCIAL POR FALTA DE USO EN EL MARCO DE LA DECISIN

486. SU PROCEDENCIA Y REQUISITOS. EL RGIMEN PROBATORIO.

La demandante argument que el solicitante de la cancelacin por no uso no es una

persona interesada de conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486; tambin
manifest que la Superintendencia se equivoc al exigir como pruebas idneas para
probar el uso nicamente las documentales. La Superintendencia de Industria y
Comercio sostuvo que cualquier persona interesada puede solicitar la cancelacin por
no uso.

De conformidad con lo anterior, se establecern las caractersticas, los presupuestos

procesales y probatorios de la figura de la cancelacin por no uso de la marca.

1. Caractersticas de la figura de la cancelacin por no uso en el rgimen de la

Decisin 486.

Los artculos 165 a 170, salvo el 169 1 de la Decisin 486, establecen las caractersticas,
los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelacin por no uso de
la marca. En ese marco las caractersticas principales de dicha figura son las siguientes:

a. Legitimacin para adelantar el trmite.

De conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad

Andina, el trmite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de
manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trmite. Lo anterior quiere decir, que el
solicitante deber demostrar un inters en la cancelacin de la marca respectiva, lo que
se traduce en la intencin de registrar un signo idntico o semejante al no utilizado.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

()

En resumen, se encuentra legitimada para accionar la persona natural o jurdica

que pretenda usar la marca registrada y no utilizada (Proceso 15-IP-99, ya
citado), as como la que pretenda registrar un signo idntico o semejante,
confundible con la marca no utilizada. Interpretacin Prejudicial de 26 de octubre
de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.

b. Oportunidad para adelantar el trmite.

El segundo prrafo del artculo 165 establece la oportunidad para iniciar el trmite de la
accin de cancelacin por no uso. Dispone que dicha accin slo puede iniciarse

1
El artculo 169 soporta la cancelacin del registro marcario en la prdida de distintividad del signo que se ha
tornado en comn o genrico, en relacin con uno o varios de los productos que ampara.
 -9-
despus de tres aos contados a partir de la notificacin de la resolucin que agota la
va gubernativa en el trmite de concesin de registro de marca.

c. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelacin del registro de marca, de conformidad con el artculo 165
de la Decisin 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el
licenciatario de ste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los
Pases Miembros, durante los tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accin de cancelacin. En el caso particular, para determinar el periodo de uso
se debe tomar como punto de referencia el 20 de marzo de 2002, fecha en la que se
solicit la cancelacin del registro por no uso de la marca denominativa ATLAS.

El artculo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El
primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia,
mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculacin econmica que
no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas
figuras:

La licencia de uso de la marca.

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que
tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposicin, de conformidad
con el postulado de la autonoma de la voluntad privada, se puede manifestar a travs
de la transferencia o cesin de la marca a otra u otras personas, o mediante el
otorgamiento de una licencia para la explotacin de la misma.

Las licencias, tienen una funcin econmica muy importante en el comercio de bienes y
servicios. Para ampliar el campo de accin de una marca determinada, o para la
penetracin de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su
uso a otra persona para que pueda explotarla.

La licencia de la marca, se encuentra regulada en captulo IV del ttulo VI de la Decisin

486 de la Comisin de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la
licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante
cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este ltimo obliga
al pago de una remuneracin: la regala. El licenciante conserva la titularidad sobre la
marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero s

impone una limitacin del mismo. El artculo 163 prohbe contratos de licencia
restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre
propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalas, y prcticas
comerciales restrictivas de la competencia. Como sta es una limitacin de gran
importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la
Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un
contrato de licencia.

El contrato de licencia deber plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional

respectiva, acorde con el artculo 162 de la Decisin 486. Si no se cumple con estos
requisitos, la licencia no surtir efectos frente a terceros.
 - 10 -
La simple autorizacin para la utilizacin de la marca en el mercado.

Cosa distinta ocurre con la simple autorizacin para la utilizacin de la marca, ya

que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la
oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relacin o el vnculo
econmico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede
las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de
manera escueta su utilizacin, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la
misma. Un ejemplo clsico lo tenemos en los contratos de distribucin donde no
media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribucin la
doctrina extranjera ha precisado lo siguiente:

Cuando se suscita la cuestin de la relacin que existe entre el contrato de

licencia de marca y la categora de los contratos de distribucin, lo primero
que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser
una figura contractual autnoma, dotada de un rgimen jurdico propio en el
art. 48 LM y susceptible de presentarse en el trfico como un tipo contractual
distinguible de los contratos de distribucin) de integrase, a veces como un
elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales
pertenecientes a la categora de la distribucin comercial. Ello no obstante,
tambin hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del
proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de
comercializacin a las que viene obligado en virtud del contrato no significa
necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha
utilizacin precise una autorizacin del titular del signo. As, los usos de la
marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en
todo contrato de distribucin comercial no son necesariamente indicativos de
la presencia de una licencia de marca en estos contratos. 2

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qu se
entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se
soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso
real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o
servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las
cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su
comercializacin.

El Tribunal advierte que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del

nombre comercial o de la razn social. Son supuestos y hechos completamente
diferentes. Una cosa es probar que una marca est en uso en un mercado determinado,
es decir, que distinga efectivamente los bienes y servicios para la cual fue registrada, y
otra muy diferente es demostrar que la actividad comercial de un empresario
determinado se da en el mercado bajo un determinado nombre comercial o que la razn
social se usa en sus transacciones comerciales. Probar el uso del nombre comercial o
de la razn social no implica el uso de la marca en el mercado.

2
MARTN ARESTI, Pilar. La Legitimacin del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor:
Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribucin. En Las Marcas y la Distribucin
Comercial. Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, Espaa, 2011. Pg. 20.
 - 11 -
Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la
siguiente manera:

As como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la

misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese
derecho existe la obligacin de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuando se cumple con la obligacin del uso de la marca,
es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se
han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en

trminos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a travs de
la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de
la marca deber ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera
intencin de usarla, para que aqul sea real y no simplemente formal o
simblico. En el rgimen andino se considera que dada la finalidad
identificadora de la marca, su uso deber materializarse mediante la prueba
de la venta o de la disposicin de los bienes o servicios a ttulo oneroso, como
verdaderos actos de comercio. Por ello () establece la presuncin de que
"una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado". (Proceso 22-IP-2005. Interpretacin Prejudicial de 28 de abril de
2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1207, de 16
de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible

que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el
mercado. Hay una relacin esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y
la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una
marca est en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que
cumpla con su funcin distintiva.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer prrafo

del artculo 166 de la Decisin 486, que contiene parmetros en relacin con las
cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta
para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que

normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este
punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades
de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y
efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez
Competente, en su caso, deber determinar si las cantidades vendidas de
conformidad con la naturaleza del producto son meramente simblicas y no
demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que

normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efecta su
comercializacin. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener
en cuenta cmo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo
mismo el producto cuya modalidad de comercializacin son los supermercados en
 - 12 -
cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en
tiendas especializadas, o bajo catlogo, etc.

En relacin con estos parmetros cuantitativos, pero refirindose a artculos anlogos

de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

Los artculos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen

condiciones mnimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes
comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la
jurisprudencia ms generalizadas en sealar como pautas en esta materia,
las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequvoco. El
elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es
relativo y no puede establecerse en trminos absolutos, sino que ha de
relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las
caractersticas de la empresa que utiliza la marca. As, si se trata de una
marca que versa sobre bienes de capital, podra ser suficiente para acreditar
su uso la demostracin de que en un ao se han efectuado dos o tres ventas,
pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese nmero de
operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podra decirse que exista
comercializacin real de un producto como el maz, por el hecho de que en un
ao slo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la
denominacin de la marca que pretende probar su uso. As se desprende de
los artculos 100 de la Decisin 311, 99 de la Decisin 313 y 110 de la
Decisin 344. (Proceso 17-IP-95. Interpretacin Prejudicial de 9 de noviembre
de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 199, de
26 de enero de 1996).

El prrafo segundo de la norma estudiada establece otro parmetro para determinar si

una marca se considera usada. Dispone que tambin se considera usada si dicha marca
distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Pases
Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados
de conformidad con naturaleza y en relacin con las modalidades bajo las cuales se
efecta su comercializacin.

El prrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es
usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podr ser cancelada por
falta de uso o disminuirse la proteccin que corresponda, si dicha diferencia es slo en
cuanto a detalles o elementos que no alteren su carcter distintivo. En consecuencia, si
el signo usado en el mercado mantiene las caractersticas sustanciales de la marca
registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adicin o
sustraccin de ciertos elementos accesorios, no se cumpliran los supuestos de hecho
para su cancelacin por no uso.

Por lo tanto, la corte consultante deber determinar lo siguiente:

1. Si el signo denominativo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales

de la marca registrada bajo el certificado No. 136027 y,

2. Si adems de mantener los elementos esenciales la modificacin por adiccin o

sustraccin no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la
adicin de elementos denominativos y grficos hace que se pierda su fuerza para
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identificar los productos que ampara estaramos frente a un uso no real y efectivo
de la marca registrada.
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Una vez realizado lo anterior, la corte consultante deber establecer si la mencionada
marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede
su cancelacin por no uso, de conformidad con todos los parmetros indicados a lo largo
de la presente providencia.

d. Carga de la prueba. La prueba del uso.

La carga de la prueba en el trmite de cancelacin de la marca por no uso corresponde

al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artculo
167 de la Decisin 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y
efectivo, so pena que se cancele dicha marca.

El mismo artculo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de
la marca:

El uso de la marca podr demostrarse mediante facturas comerciales,

documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la
regularidad y la cantidad de la comercializacin de las mercancas
identificadas con la marca, entre otros.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podr probar con

todos los medios de prueba permitidos en la legislacin nacional. Por tal motivo, la
Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deber evaluar todas las
pruebas aportadas de conformidad con el rgimen probatorio aplicable.

e. Causales de justificacin para el no uso de la marca.

El artculo 165, prrafo cuarto de la Decisin 486, establece de forma no taxativa las
siguientes causales de justificacin para el no uso de la marca y, en consecuencia,
aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelacin. Estas son:

1. Fuerza mayor.

2. Caso fortuito.

3. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las

Restricciones a las importaciones o la imposicin requisitos oficiales impuestos
a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por
la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

e. Procedimiento.

El artculo 170 de la Decisin 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina
de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

1. Presentacin de la solicitud.

2. Notificacin al titular de la marca, para que dentro de los sesenta das hbiles
siguientes a la notificacin demuestre el uso de la marca.

3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelacin del registro.

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4. Notificacin a las partes la decisin mediante una resolucin debidamente
motivada.

De lo anterior se desprende que el trmite para la solicitud de cancelacin de marca por

no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria.

f. Efectos de la cancelacin de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una
manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgndole, de

conformidad con el artculo 168 de la Decisin 486, un derecho de preferencia a la
persona que obtuvo la decisin favorable, que podr invocarse partir de la
presentacin de la solicitud de cancelacin, y hasta dentro del plazo de tres meses
siguientes a la fecha en la que quede firme la resolucin de cancelacin.

2. La cancelacin parcial por no uso.

El prrafo tercero del artculo 165 de la Decisin 486 consagra la figura de la

cancelacin parcial por no uso.

Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca slo afecta a algunos de los
productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la
Oficina Nacional Competente ordenar la exclusin de dichos productos o servicios,
previo anlisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelacin

parcial por no uso:

1. Que una marca determinada no se est usando para algunos de los productos o
servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idnticos o
similares a los que s han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en
substancial. De lo contrario no sera procedente la cancelacin parcial por no uso,
ya que de permitirse, se podra generar riesgo de confusin o asociacin en el
pblico consumidor si se registra un signo idntico o similar al cancelado
parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma
naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso
a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la
transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al pblico consumidor
como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que
amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir
la cancelacin parcial en relacin con dichos productos y/o servicios, ya que la
figurara no cumplira la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y
efectivizar el derecho de preferencia.3

3
El Tribunal ha reiterado esta posicin en la Interpretacin Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, expedida en
el proceso 180-IP-2006, y la Interpretacin Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-
IP-2012.
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La normativa comunitaria de propiedad industrial, como aspecto esencial, debe
evitar situaciones que pongan en riesgo la libre eleccin del consumidor y el
desenvolvimiento claro del mercado. Por lo tanto, se debe proteger la actividad
empresarial y su crecimiento sin afectar a los actores del mismo. Si se permitiese
la cancelacin parcial por no uso en relacin con productos o servicios
conectados competitivamente, se estara validando una barrera de crecimiento del
empresario hacia los rubros conexos y, adems, se estara desfigurando la propia
figura de la cancelacin por no uso.

Para determinar la conexin competitiva entre productos y/o servicios, la corte

consultante deber analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios
identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios de stos a una misma
clase de nomenclador no demuestra su semejanza, as como la ubicacin de los mismos
en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

En relacin con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes

criterios y factores de anlisis para definir la conexin competitiva entre los productos:

a) La inclusin de los productos en una misma clase del nomencltor:

() Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de
una clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirse el registro
para toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar
que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no
guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercializacin: Hay lugares de comercializacin o

expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexin competitiva, como sera el caso de las grandes
cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase
de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un
producto con otro. En cambio, se dara tal conexin competitiva, en tiendas
o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual
confusin se dara en pequeos sitios de expendio donde marcas similares
pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambin una
aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacin o

distribucin tienen relacin con los medios de difusin de los productos. Si
los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisin
y prensa-, presumiblemente se presentara una conexin competitiva, o los
productos seran competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusin es
restringida por medio de revistas especializadas, comunicacin directa,
boletines, mensajes telefnicos, etc., la conexin competitiva sera menor.

d) Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin entre los

productos puede crear una conexin competitiva. En efecto, no es lo mismo
vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra
helados y muebles; en consecuencia, esa relacin entre los productos
comercializados tambin influye en la asociacin que el consumidor haga
del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente
puede llevarlo a confusin en caso de que esa similitud sea tal que el
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consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo
productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y
chapa) pueden dar lugar a confusin respecto al origen empresarial, ya
que el pblico consumidor supondra que los dos productos son del mismo
empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse
en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso
necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su
utilizacin no sera la de su ltima finalidad o funcin.

f) Mismo gnero de los productos: Pese a que puedan encontrarse en

diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen
similares caractersticas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de
confusin al estar identificados por marcas tambin similares o idnticas
(por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir. (Proceso 114-IP-
2003. Interpretacin Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1028 de 14 de enero de 2004.
MARCA: EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

Primero: De la solicitud de interpretacin prejudicial remitida por el consultante y de

los documentos anexos, se desprende que la solicitud de cancelacin por
no uso del signo denominativo ATLAS se efectu en vigencia de la
Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina y, por lo tanto, es
esa la norma sustancial que debe aplicar la corte consultante.

Segundo: De conformidad con el artculo 165 de la Decisin 486 de la Comisin de la

Comunidad Andina, el trmite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no
puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trmite. Lo anterior

quiere decir que el solicitante deber demostrar un inters en la
cancelacin de la marca respectiva, lo que se traduce en la intencin de
registrar un signo idntico o semejante al no utilizado.

El uso de la marca se podr probar con todos los medios de prueba

permitidos en la legislacin nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional
Competente o el Juez Nacional, en su caso, deber evaluar todas las
pruebas aportadas de conformidad con el rgimen probatorio aplicable.

Para que opere la cancelacin del registro de marca, de conformidad con

el artculo 165 de la Decisin 486, es necesario que la marca no haya sido
utilizada por su titular, por el licenciatario de ste, o por otra persona
autorizada para ello en al menos uno de los Pases Miembros, durante los
tres aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin
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de cancelacin. En el caso particular, para determinar el periodo de uso se
debe tomar como punto de referencia el 20 de marzo de 2002, fecha en la
que se solicit la cancelacin del registro por no uso de la marca
denominativa ATLAS.

La corte consultante deber establecer si la marca denominativa ATLAS

es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario
procede su cancelacin por no uso, de conformidad con todos los
parmetros indicados a lo largo de la presente providencia.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno
N 2008-00235, deber adoptar la presente interpretacin. As mismo deber dar
cumplimiento a las prescripciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del
Estatuto vigente.

Notifquese al Juez consultante mediante copia certificada y remtase copia a la

Secretara General de la Comunidad Andina, para su publicacin en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer

PRESIDENTE

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es

fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretara. CERTIFICO.-

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO