Alessandri & Compañía Abogados - Estudio de Derecho y Propiedad Intelectual. Homenaje A Arturo Alessandri Besa

PRESENTACIN
Constituye un gran honor presentar el libro Estudios de Derecho y propiedad

intelectual, en homenaje a don Arturo Alessandri Besa, con motivo de cum-
plirse sesenta aos de ejercicio de la profesin de este eminente jurista y
destacado hombre de Estado.
Son dos los pilares que sustentan la importancia de esta obra. Por un
lado, el objetivo inmediato de la misma, cual es el reconocimiento a la des-
tacada trayectoria desarrollada por el homenajeado, quien con una slida
formacin civilista cristalizada en su gran obra La nulidad y la rescisin en
el derecho civil chileno volc su experiencia y conocimientos hacia un rea
especial del Derecho, la propiedad intelectual, en una poca en que pocos
podran haber anticipado la importancia que hoy se le reconoce. Sin nin-
guno de los recursos tecnolgicos con que contamos hoy, pero con mucha
creatividad, don Arturo fue capaz de idear sistemas de seguimiento y control
de procesos destinados a la proteccin de marcas y de patentes, demostran-
do en ello lo que ha sido la pasin de gran parte de su vida profesional.
Maestro inspirador de quienes han seguido su huella labrada en la defensa
de los derechos de propiedad industrial e intelectual, su legado trasciende
generaciones y perdura hoy en da.
Su entrega al Derecho y a la disciplina que abraz lo llev a participar en
la fundacin de la Asociacin Interamericana de la Propiedad Intelectual
(ASIPI) y posteriormente de la Asociacin Chilena de la Propiedad Intelec-
tual (ACHIPI), siendo reconocida su calidad profesional y humana ms all
de nuestras fronteras. No es de extraar entonces la inmediata y decidida
acogida que este merecido homenaje recibi por parte de quienes han
contribuido en l. Adems de los expositores nacionales, participan autores
de Canad, Estados Unidos, Mxico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil,
Per, Uruguay, Paraguay, Argentina y Espaa, todos ellos con trabajos del
ms elevado nivel, en diversas reas del Derecho en general y de la propie-
dad intelectual en particular.
Y es aqu donde se erige el segundo gran pilar de esta obra: ser la prime-
ra en su tipo en nuestro medio, ya que hasta ahora no exista entre nosotros
una obra colectiva, en homenaje a un referente de la propiedad intelectual,
en la cual participaran conjuntamente autores nacionales y extranjeros,
todos ellos especialistas reconocidos de dilatada trayectoria.
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HOMENAJE A ARTURO ALESSANDRI BESA ESTUDIOS DE DERECHO Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Para efectos metodolgicos, la obra est dividida en dos partes, la pri-

mera dedicada a estudios sobre diversas reas del Derecho, y la segunda, a
temticas de propiedad intelectual, tanto en sus aspectos generales como
particulares, incluyendo trabajos sobre marcas comerciales, indicaciones
geogrficas, denominaciones de origen y derechos de autor.
La obra se inicia con el trabajo Alessandrismo de un falangista, suge-
rente ttulo con que don William Thayer combina el rol trascendente de
los representantes del linaje Alessandri en la Historia de Chile con algunas
vivencias de stos, recordadas por quien fuera tambin su protagonista.
Contina el trabajo de Gonzalo Biggs, Evolucin y singularidad de la ins-
titucin arbitral en Chile, que contiene informacin histrico-jurdica del
arbitraje en nuestro pas y el desarrollo normativo de la institucin, analiza
los arbitrajes internacionales en que Chile fue parte durante el siglo XIX, e
incorpora, a modo de anexos, textos normativos histricos que permiten al
lector comparar la regulacin actual de la institucin con sus precedentes.
Luego se incluye el estudio Juicios dentro de una particin de bienes, de
doa Olga Feli, que aborda de manera sistemtica la naturaleza de los
conflictos de intereses que se generan en el contexto de una particin de
bienes y su tratamiento jurdico-procesal, as como las resoluciones que se
dictan al efecto, su naturaleza, efectos y recursos procesales pertinentes. A
continuacin, don Ren Abeliuk aporta su trabajo sobre El cambio del r-
gimen matrimonial, relativo a las modificaciones experimentadas por esta
institucin y los problemas que originan las discusiones sobre los diversos
regmenes matrimoniales, en particular, la situacin de los cnyuges, la ad-
ministracin de los bienes y la proteccin de los terceros. Le sigue el artculo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de don Mximo Pacheco,
en el que su autor analiza la organizacin, competencia y funcionamiento
de dicha entidad, sus diferencias con la Comisin homnima y la situacin
actual de dicho sistema. Finaliza esta primera parte con el trabajo de Carlos
Eugenio Jorquiera denominado Algunas reflexiones sobre los movimientos
asociativos empresariales y el desarrollo de nuestro pas, en el cual su autor
aborda la importancia del rol desempeado por dichos movimientos en la
historia econmica nacional, destacando la influencia recproca experimen-
tada entre el comercio y lo que denomina la gentica Alessandrista.
La segunda parte de esta obra, en su seccin relativa a la propiedad in-
telectual en general, se inicia con el estudio de don Hugo Berkemeyer De-
safos de la propiedad intelectual, relativo a la situacin actual de los dere-
chos de propiedad intelectual en el Paraguay desde el punto de vista de la
proteccin de derechos, tanto a nivel sustantivo como de medidas judiciales
y administrativas, y los avances producidos en esta materia. A continuacin,
el trabajo de Martn Michaus Mxico en la cooperacin internacional en
materia de propiedad intelectual se refiere a la participacin de su pas
en los tratados e instancias internacionales destinados a la observancia de
derechos de propiedad intelectual, as como las reformas introducidas en la
normativa mexicana, especialmente en materia de marcas notorias y famosas
y observancia de derechos. Enseguida, Mario Daniel Lamas, en su estudio
Los derechos de propiedad intelectual en las relaciones laborales, el caso
12
PRESENTACIN
uruguayo, nos ilustra acerca de esta temtica tanto desde el punto de vista
de la normativa del derecho de autor, como del derecho de patentes en su
pas. Luego contina el artculo de Santiago Bustamante, de Ecuador, Inte-
gracin bolivariana: progreso o caos, relativo a la falsa confrontacin entre
Estado y empresa privada, y las bases necesarias que justifican la imposicin
de licencias obligatorias. Concluye esta seccin con el trabajo de Sergio Ame-
nbar, de Chile, titulado Algunos aspectos sobre la tica y el profesional de
la propiedad intelectual, en el cual se analizan las fuentes de los conflictos
ticos de los profesionales de la propiedad intelectual, a saber, falta de inde-
pendencia e intereses contrapuestos, y las medidas para evitarlos.
La seccin relativa a marcas comerciales se inicia con el artculo El
sistema marcario y la realidad, de Jorge Otamendi, en el cual dicho autor
argentino subraya la importancia de reconocer adecuadamente la capacidad
distintiva de los signos para ser objetos de proteccin, con el fin de evitar en
definitiva favorecer la competencia desleal. Luego, Jos Barreda, de Per, en
su trabajo Algunas anotaciones respecto de los requisitos de registrabilidad
de signos segn la Decisin 486 de la Comunidad Andina aborda el proceso
de seleccin de signos como marcas, los elementos que conforman el con-
cepto de marca comercial, sus funciones y los requisitos de registrabilidad.
A continuacin, bajo el ttulo Alcance del examen de las solicitudes de
registro de marca en derecho espaol y comunitario europeo: paralelismo
y divergencias, don Alberto de Elzaburu y Miguel A. Baz nos entregan un
anlisis comparativo entre dichos sistemas, tanto desde la perspectiva de las
prohibiciones absolutas y relativas, como de los exmenes de observaciones,
oposiciones y nulidades de registros. En el mbito del derecho estadouni-
dense, don Ronald Lehrman y Carlos Cucurella abordan la temtica de la
proteccin de las marcas notorias en el contexto internacional, tanto a nivel
normativo como jurisprudencial, en su trabajo International protection of well-
known marks. Finaliza esta seccin con el artculo de don Daniel Bereskin,
Trade mark depreciation in Canada, en el cual su autor analiza la evolucin
normativa y jurisprudencial de las hiptesis de afectacin a marcas comer-
ciales que no suponen necesariamente riesgo de confusin.
En materia de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, el
trabajo de Jorge Chvarro Las denominaciones de origen: el caso colom-
biano nos ilustra acerca del proceso histrico-normativo de la regulacin
de las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen en su pas,
tanto en los tratados internacionales como en la normativa interna. Luego,
don Allan Pilson, junto a Matthew Asbell y Sebastian Lovera, analizan los
sistemas de proteccin de las denominaciones de vinos y licores chilenos
en los Estados Unidos, las recomendaciones impuestas por la prctica y
los requisitos de etiquetado para la importacin de tales productos hacia
dicha nacin, en su artculo A tu salud! A primer on the protection of Chilean
wine and spirits trademarks in the United States. A continuacin, con el ttulo
Protection of geographical indications in Brazil, don Peter Siemsen concluye
este apartado desarrollando la evolucin normativa y prctica de las indica-
ciones geogrficas en su pas, con especial acento en la jurisprudencia sobre
denominaciones de vinos y licores europeos.
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La ltima seccin, relativa a derechos de autor, contiene el trabajo de

don Ricardo Antequera El plagio a la luz de la jurisprudencia y la doctrina
administrativa comparada, en el cual dicho autor venezolano aborda las
diversas problemticas de esta figura, tanto desde el punto de vista penal
como civil, as como las diferencias entre el plagio y otras figuras atentatorias
contra el derecho de paternidad. Finaliza la seccin, y la obra, el estudio de
Santiago Schuster Derechos de autor en las relaciones laborales y su vnculo
con el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, en el cual
su autor analiza la temtica enunciada desde el punto de vista de la adqui-
sicin y ejercicio de derechos, a la luz del derecho laboral y del derecho de
autor en nuestro pas.
La resea precedente entrega las luces necesarias para afirmar que este
homenaje constituye una obra doblemente valiosa, ya que adems de repre-
sentar un justo reconocimiento a la trayectoria de don Arturo Alessandri
Besa, rene un conjunto de trabajos destinados a enriquecer la literatura
jurdica, tanto en el nivel local como internacional.
Termino estas lneas agradeciendo, en nombre de la Comisin Orga-
nizadora, a todos los autores por sus desinteresados aportes a esta obra,
invaluables testimonios del aprecio, respeto y admiracin que sentimos por
la figura de don Arturo Alessandri Besa.
Santiago de Chile, noviembre de 2009.
MARCOS MORALES ANDRADE

Director Asociacin Chilena
de la Propiedad Intelectual
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ARTURO ALESSANDRI BESA
R ESEA BIOGR FIC A
SU INFANCIA, JUVENTUD y ENTORNO FAMILIAR
hijo nico de Arturo Alessandri Rodrguez y de Raquel Besa Montt, y nieto

de Arturo Alessandri Palma y de Rosa Ester Rodrguez Velasco, tuvo un
privilegio que escassimos chilenos han tenido: naci en el Palacio de La
Moneda, en un da 31 de octubre de 1923. Su partida de nacimiento es un
documento digno de museo, ya que seala como lugar del parto la sede
del poder ejecutivo chileno, con su antigua direccin de calle Morand 80,
en Santiago. Tal vez fue un presagio de que ese nio llegara a tener una
gran figuracin pblica y sera un relevante personaje en la historia poltica
nacional. Se puede afirmar con seguridad que es el nico chileno vivo que
naci en La Moneda.
Ciertamente ello no ocurri por casualidad, sino que su abuelo El
Len era a la sazn Presidente de la Repblica, y en aquella poca era
habitual que la familia viviera en la residencia presidencial. Aunque Arturo
Alessandri Palma tena ocho hijos, no todos vivan con l, pero el matrimo-
nio Alessandri Besa s lo haca pues estaban recin casados y en etapa de
construccin de su casa definitiva, en la tradicional Avenida Repblica.
La infancia de nuestro homenajeado estuvo marcada por la cultura eu-
ropea y por los viajes, algunos de ellos involuntarios, ya que fueron conse-
cuencia de ser parte de una familia atpica, integrada por muy importantes
personajes polticos. Nieto de Presidente de la Repblica, y sobrino de otro
Presidente, Jorge Alessandri Rodrguez. Sus tos Fernando y Eduardo Ales-
sandri fueron destacados senadores. Su padre, Arturo Alessandri Rodrguez,
fue sin duda uno de los ms insignes juristas que ha tenido Chile, tanto es
as que su fama de catedrtico del Derecho Civil trascendi las fronteras,
siendo incluso nombrado Doctor honoris Causa de la Universidad de la
Sorbonne en Pars.
En 1924 la familia tuvo que abandonar La Moneda, cuando el presidente
Alessandri Palma present su renuncia y se fue exiliado a Europa. Los Ales-
sandri Besa tuvieron que irse a vivir con la familia materna. En marzo de
1925 el Len de Tarapac vuelve a Chile en gloria y majestad, siendo ms
tarde nuevamente elegido por el pueblo como Presidente de la Repblica
por otro perodo.
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hOMENAJE A ARTURO ALESSANDRI BESA ESTUDIOS DE DEREChO y PROPIEDAD INTELECTUAL
En 192, habiendo el general don Carlos Ibez del Campo asumido la

Presidencia de la Repblica despus de la renuncia al cargo del entonces
Presidente don Emiliano Figueroa, se decret la deportacin de don Arturo
Alessandri Palma y gran parte de su familia. Su hijo Arturo, entonces deca-
no de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hizo pblica su
protesta por la intervencin del gobierno en la Universidad de Chile, lo que
tambin le cost el exilio, partiendo a Buenos Aires y despus a Europa.
Arturo Alessandri Besa tena cuatro aos cuando lleg con sus padres a
vivir muy cerca de su abuelo en Pars y su constante asistencia al teatro de
tteres de Las Tulleras le permiti aprender francs. En 1931, esta vez en
un viaje voluntario, estuvo tres meses en la Escuela Pascal de Pars, lo que
contribuy a mejorar el dominio de ese elegante idioma. A su regreso a Chi-
le ingres a The Grange School en Santiago, colegio ingls de tradiciones
victorianas en el que cursara todo el resto de su enseanza escolar.
Realiz luego sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, donde obtuvo el ttulo de abogado en julio de 1949,
con los honores mximos, y adems le fue otorgado el Premio Montenegro
a la mejor memoria de prueba de ese ao. Su slida tesis se titul La nulidad
y la rescisin en el derecho civil chileno, la que hasta nuestros das es una obra
jurdica muy relevante, consultada no solo a nivel chileno sino tambin lati-
noamericano, habindose incluso reeditado recientemente por la Editorial
Jurdica de Chile, en 2008.
Su examen de licenciatura, en el que obtuvo la mxima calificacin (tres
coloradas), fue brillante al decir del joven profesor de derecho civil que lo
interrog, Eugenio Velasco Letelier, quien por esas vicisitudes del destino
llegara a convertirse en su consuegro veintisis aos ms tarde.
Junto con titularse de abogado, se cas con la joven Nancy Cohn Mon-
tealegre, con quien form un matrimonio ejemplar. Tienen cuatro hijos:
Patricia, Arturo, Magdalena y Francisca, diecinueve nietos y siete bisnietos,
hasta la fecha.
Su pasin por la pera lo llev a ser socio fundador y presidente del Club
de Amigos de la pera y despus form parte de la Sociedad Chilena de
Amigos de la pera, de la cual fue tambin su presidente. Fue adems,
miembro de la Corporacin Cultural de la Municipalidad de Santiago. Se-
gn l ha manifestado (con su envidiable espritu alegre), si bien la tradi-
cin opertica le vena por sus ancestros familiares todos los Alessandri
eran amantes de la lrica cree que hubo un hecho anecdtico que influy
en esta aficin: siendo nio y navegando junto a sus padres rumbo al exilio
en Europa, conoci a dos famosas soprano, con las que se tom varias fotos
sentado en sus faldas. Seguramente de esa poca infantil me viene el gusto
por la pera, ha dicho sonriendo.
SU TRAyECTORIA PROFESIONAL
En 1942 se incorpor como procurador al estudio jurdico de su padre,

el que haba fundado el ex presidente Arturo Alessandri Palma en 1893.
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ARTURO ALESSANDRI BESA RESEA BIOGRFICA
A poco andar, en 1946 el joven abogado comenz a especializarse en una

nueva rea del derecho: el registro y defensa de las marcas comerciales.
Su llegada al mundo de la propiedad industrial fue ms casual que de-
cidida. El manejo del idioma ingls, que aprendi en The Grange School,
donde estudi por la visin de futuro que tuvo su padre, fue clave en su
trabajo y en su vida. Segn ha relatado, al estudio paterno llegaban muchas
cartas en ingls, de Europa y de Estados Unidos, sobre materias de propie-
dad industrial, recomendado por conocidos abogados extranjeros. De esta
forma, se fue encargando de estas gestiones y fue organizando un departa-
mento de propiedad industrial dentro del bufete.
Pero no solo trabajaba en esa rea, ya que durante muchos aos se dedi-
c tambin a la asesora legal de sociedades, especializndose en el mbito
de las inversiones extranjeras, llegando a tener entre sus clientes a impor-
tantes compaas multinacionales.
Sin embargo, la mayor parte de su trayectoria como abogado est mar-
cada por la defensa de la propiedad intelectual, y ms especficamente de la
propiedad industrial; materias en las cuales realiz un gran aporte legislativo
cuando ocup un escao en el Senado de la Repblica, como se menciona
ms adelante.
Fue socio fundador de la Asociacin Interamericana de la Propiedad In-
telectual (ASIPI), formada en 1964, de la cual fue vicepresidente entre 196
y 199. Tambin es fundador de la Asociacin Chilena de la Propiedad Inte-
lectual (AChIPI) de la cual fue director por varios aos y la que lo distingui
nombrndolo socio honorario de la misma. Es miembro del Comit Ejecu-
tivo de la Federacin Internacional de Consejeros de Propiedad Industrial
(FICPI); de la Asociacin Americana de Abogados de Propiedad Intelectual
(AIPLA) y de la International Trademark Association (INTA).
En 1983 fue nombrado Cnsul honorario de Singapur en Chile por
el gobierno de ese pas, cargo que ejerci hasta 1990, cuando fue elegido
senador.
Es miembro integrante del Colegio de Abogados de Chile desde 1949 y
fue miembro del Consejo Directivo del mismo entre los aos 19 y 198.
Tambin pertenece a la Federacin Interamericana de Abogados.
Este distinguido jurista ha sido adems director y asesor de numerosas
empresas, tanto chilenas como extranjeras. Actualmente ejerce su profesin
en el estudio Alessandri & Compaa Abogados, del cual es socio.
SU VIDA POLTICA
Se inici en la vida poltica el ao 192, cuando se incorpor al Partido

Nacional. En 193 fue elegido con la primera mayora como diputado por
la segunda Agrupacin Departamental Antofagasta, Tocopilla, El Loa y
Taltal, por el perodo 193-19. En la Cmara de Diputados integr la
Comisin Permanente de Constitucin, Legislacin y Justicia y la Comisin
de Minera.
1
El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 193 puso trmino

anticipado al perodo legislativo. El Decreto-Ley 2, del 21 de septiembre
de ese ao, disolvi el Congreso Nacional y declar cesadas las funciones
parlamentarias a contar de la fecha. Arturo Alessandri Besa se reincorpor
entonces a las actividades profesionales en el Estudio.
En 1989 regres al Congreso, pero esta vez como senador; fue elegido
como candidato independiente en el Pacto Democracia y Progreso en re-
presentacin de la Segunda Circunscripcin Senatorial, correspondiente
a la II Regin de Antofagasta, por el perodo 1990-1998. En el Senado de
la Repblica integr la Comisin Permanente de Relaciones Exteriores y
la Comisin Permanente de Minera, de la que form parte en la segunda
etapa de su trabajo parlamentario y tambin la presidi.
Particip en la discusin, redaccin y promulgacin de la Ley de Pro-
piedad Industrial N 19.039, que comenz a regir en 1991. Muchas de sus
disposiciones, vigentes hasta el da de hoy, llevan su pluma. Tambin fue el
artfice de la Ley N 19.342, sobre variedades vegetales. Su relevante trabajo
en esta ltima consisti en refundir disposiciones dispersas en dos cuerpos
legales sobre proteccin de estas variedades, tratando de racionalizarlas. Al
mismo tiempo, se aprob tambin el tratado internacional complementario
en estas materias, denominado UPOV1.
En 1993 el senador Alessandri fue nominado por los partidos de la
oposicin como candidato independiente a la Presidencia de la Repbli-
ca, apoyado por la Alianza Unin por el Progreso de Chile, constituida
por los partidos Renovacin Nacional, RN; Unin de Centro Centro, UCC;
Unin Demcrata Independiente, UDI; Partido del Sur e Independientes.
Sin embargo, no result electo. Obtuvo la segunda mayora nacional, siendo
elegido el candidato del gobierno de la Concertacin, el tambin senador
Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Concluida la campaa presidencial, Arturo Alessandri Besa retorn a
su fructfera labor en el Senado de la Repblica, desempendose como
miembro de la Cmara Alta del Congreso Nacional hasta marzo de 1998.
RODRIGO VELASCO SANTELICES

Socio Alessandri & Compaa Abogados
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ALESSANDRISMO DE UN FALANGISTA
William Thayer Arteaga *
I. INTRODUCCIN
1. El 6 de diciembre de 1933 don Arturo Alessandri Palma se incorpor a

la Academia Chilena de la Lengua. Fue solemnemente presentado por don
Carlos Silva Vildsola. De su discurso deseo reproducir el siguiente prrafo,
que se inserta en la etiologa del alessandrismo chileno: Van treinta y siete
aos desde un da en que el Presidente don Federico Errzuriz Echaurren, gran juez de
caracteres, llam al redactor de un diario popular muy difundido, adicto a su poltica
y cierto de que con ello serva el inters de la patria: Te pido, le dijo, que ayudes con
entusiasmo a un joven a quien acabo de nombrar Ministro de Industrias y Obras P-
blicas; se llama Arturo Alessandri, tiene gran talento, est bien preparado y me parece
que le est reservado un gran porvenir. Muy joven era entonces el diputado por Cu-
ric, y ms joven pareca por el rostro que haba guardado no s qu resplandor claro
de la aurora de la vida, por la engaosa ingenuidad de expresin, y por un poder de
seduccin inconsciente, como todas las grandes fuerzas morales que no se gobiernan,
sino que emanan como fluidos invisibles de las personalidades autnticas.1
Alessandri Palma fue electo por primera vez diputado para el perodo
189-1900 y asumi, tambin por primera vez, un ministerio el 19 de di-
ciembre de 1898, en la ocasin que con palabras de antologa evoca Silva
Vildsola. Por eso, bien podramos convenir que la aludida invitacin a
promover su nombre y su accin pblica, formulada por el Presidente Err-
zuriz Echaurren a un medio de comunicacin popular e influyente, equivale
a una partida de nacimiento del alessandrismo que fund el abuelo de
nuestro actual homenajeado y fue protagonista principal de los ismos y
sismos polticos del siglo XX. Su espectacular triunfo como senador por
Tarapac (1915-1921) le vali por sobrenombre Len de Tarapac, por alu-
sin al que muchos atribuyeron al general Eleuterio Ramrez, cuya singular
* Abogado, Universidad de Chile. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de la P. Universidad Catlica de Chile. Profesor cursos de posgrado en Derecho Co-
lectivo del Trabajo, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Miembro de Nmero de
la Academia de Ciencias Sociales, Polticas y Morales. Ex Ministro de Trabajo y Seguridad
Social. Ex Ministro de Justicia. Ex Rector de la Universidad Austral de Chile. Ex Miembro
del Consejo de UNESCO. Ex Senador Institucional.
1 ALESSANDRI P., ARTURO, Recuerdos de gobierno, Prlogo, t. 1, p. viii, Nascimento, 196.
21
fiereza en la batalla de Tarapac, durante la Guerra del Pacfico, hizo de l

un hroe legendario.
1.1. Quiz sea el momento de decir dos palabras sobre el ilustre herma-
no mayor, entraable amigo y buen consejero de don Arturo, Jos Pedro,
elegido el mismo ao 1915 senador por Aconcagua y en 1921, por uble, sin
terminar este mandato por su lamentado y temprano fallecimiento (1923).
Aunque acucioso y destacado parlamentario, fue ms bien hombre de hogar,
de fe y de negocios. Al decir de Virgilio Figueroa, muchos lamentaron su
fallecimiento no slo por los sobrados mritos personales que le adornaban,
sino por cuanto lo juzgaban un certero y prudente moderador de su impe-
tuoso y excepcional hermano.
2. Ignoro si existe una definicin comnmente aceptada de alessan-

drismo y no me inquieta demasiado hallarla. Pero en mi larga vida he
odo, ledo y entendido la expresin como referida a quienes consideran
importante y positiva la participacin y la huella de don Arturo Alessandri
Palma en la vida pblica chilena y se han sentido identificados con lo ms
trascendente de su quehacer poltico. Naturalmente, en la amplitud de ese
concepto caben desde los simpatizantes hasta los partidarios fanticos. Esta
gradacin en el alessandrismo la comprendi muy bien el propio don Artu-
ro, como lo evidencia una de sus innumerables ancdotas. En cierta ocasin,
reaccionando ante los fundados reparos que un amigo le formulaba respecto
a un recomendado, le contest con esa picarda que lo desbordaba: Cierto
que es un poquito ladrn, pero es tan alessandrista.
3. Ahora bien, ya que pongo el tema y utilizo el vocablo, cul sera mi

respuesta si me preguntaran: Eres t alessandrista?
Nunca me haba planteado tal cuestin en mi vida, pero atenindome a
mis propias consideraciones, hoy, a los 90 aos, no vacilo en contestar: S!
Porque despus de haber estudiado y vivido activamente la historia de Chile
durante casi todo el siglo XX y de haber reflexionado sobre sus aspectos so-
ciales, laborales, empresariales, constitucionales, culturales y morales, tengo
un juicio claramente positivo del legado dejado en ella por don Arturo Ales-
sandri Palma y su familia, incluyendo su esposa, sus hijos y descendientes.
Algo ms agregara. A travs del tiempo se ha acentuado la huella de los que
juzgo sus grandes aportes y han perdido significacin y trascendencia los
que calificara sus defectos o errores. Si ellos no hubieran existido, no veo
que la historia de Chile hubiera sido muy diferente. En cambio, considero
que entre sus realizaciones en la Historia de Chile no pueden olvidarse las
siguientes: i) Salv la Constitucin de 1925, aceptando la oportuna interven-
cin del general Navarrete, que sepult la opcin de una previa de asamblea
constituyente. sta habra empantanado sine da el confuso proceso poltico
e institucional en marcha; ii) Mediante la misma Carta, abri un cauce de
participacin democrtica a las esperanzas polticas, conscientes e incons-
cientes, de la frustrada clase obrera y de la emergente clase media, pues el
rgimen presidencial cambi el desprestigiado escenario de una oligarqua
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entronizada en el Parlamento; iii) Permiti proyectar ese protagonismo po-

ltico en el mundo social, principalmente a los obreros, a travs del proyecto
de Cdigo del Trabajo y las leyes aprobadas el 8 de octubre de 1924, y, a los
empleados, mediante la ley 6020 (193), continuada y perfeccionada en la
295 (1942); iv) Calm la tensin religiosa con una separacin pacfica entre
la Iglesia y el Estado, conversada con el Papa Po XI y el Cardenal Gasparri,
Secretario de Estado del Vaticano, y, culminada con la promulgacin del
texto Invocando el nombre de Dios Todopoderoso, lo que descoloc a los secto-
res extremos en conflicto; v) Sent las bases de un manejo ordenado de las
finanzas pblicas con la creacin del Banco Central de Chile; y vi) Manio-
br magistralmente para aprovechar las tentativas y acciones conspirativas,
incluso las triunfantes, de manera que sus temibles amenazas o sus efectos
sirvieran para conseguir lo que con sus fuerzas propias no poda alcanzar.
As consigui las leyes del 8 de octubre de 1924, la Carta de 1925, el regreso
triunfal de 1925 y neutraliz la derrota de 1931, para ganar la segunda pre-
sidencia de 1932-1938. Bajo sta, el pas super la tremenda crisis poltica
y econmica de los aos anteriores y puso en marcha, por fin, su trabajada
Constitucin, que dur, sustancialmente hasta septiembre de 193 y residual-
mente, como rgimen presidencial, hasta ahora.
4. Ciertamente carezco de ttulos, ciencia y oficio para aseverar que he

llegado a comprender la clave de los problemas que debi enfrentar el pas
durante el apogeo de Alessandri. Por eso me he limitado a narrar sucinta-
mente cmo vi y entend el escenario que domin la incomparable figura de
don Arturo entre los aos 1920 y 1950, y algo de la perdurable huella que se
proyect en la vida pblica no siempre poltica de sus hijos Arturo, Eduar-
do y Jorge, y de su nieto Arturo, nicos con los que, guardadas las distancias,
tuve la oportunidad de tratar en cuanto partcipes siempre distinguidos del
alessandrismo nacional.
5. Sobre esas mismas bases, afirmo que don Arturo, el padre del ales-
sandrismo, dist de ser un santo, pero mucho ms, dist de ser un brillante
demagogo. Su historia es la de un gran poltico, un gran patriota; todava
ms que ello, un gran estadista. Fue un protagonista de la historia de Chile,
profundamente humano, con las grandezas y debilidades de la especie que,
segn nosotros los cristianos, Dios mismo escogi para encarnarse en ella
y redimirla.
6. No es asunto de estas lneas penetrar en la inmensa personalidad

humana de don Arturo, esa que Dlano el artista; no Coke, el caricaturis-
ta retrat en el famoso cuadro que se conserva en el Senado, sino evocar
y homenajear al hombre pblico, al cual, como ciudadano, yo tambin le
debo quiz la mayor parte del ordenamiento institucional en que viv du-
rante la primera mitad del siglo XX, y que bsicamente se conserva hasta
ahora. l, patriota y estadista, sabe que su gigantesco legado aprovechado
por millones de chilenos debemos agradecrselo legtimamente, aunque
no slo a l, ni tampoco slo a los Alessandri. Pero Chile no habra sido
23
como fue sin los Alessandri, y aqu entra toda su familia: ascendientes,
descendientes, hermanos y parientes, encabezados por la noble, dignsima,
callada y poderosa figura moral de doa Rosa Esther Rodrguez de Alessan-
dri, cuyo valor el pas ms bien presiente por sus frutos, que por la calidad
ciudadana y moral de su marido y sus hijos, que por el silencioso quehacer
conyugal y maternal, de quien lo dio todo por ellos.
. Paradjicamente entre los otros colaboradores a la grandeza del

legado alessandrista, est su ms encopetado y dira, encarnizado adversa-
rio, el mayor, coronel, general y Presidente Ibez que, como rezaba una
famosa dedicatoria a otro ex Presidente de Chile, por otros medios busca-
ba lo mismo. Alessandri e Ibez nacieron y murieron con slo diez aos
de diferencia, pero con abismante diferencia en la manera de entender el
servicio a su patria, que ambos tanto amaban. Gobernaron por dos veces
Chile y se apoyaron necesariamente en lo que el otro haba creado Carta
de 1925, Contralora, Banco Central, Carabineros, Cdigo del Trabajo, leyes
de empleados particulares y ninguno pugn por destruir lo que el otro
haba construido. Pero se tenan una desconfianza cerval y harto justifica-
da. Alessandri temblaba ante la idea de una Patria sin libertad; Ibez no
la conceba sin orden, sin estricta sujecin a la autoridad. Pero ninguno la
buscaba sin orden y sin libertad, porque ambas eran exigencias ineludibles
de la Patria feliz. Pero, en las emergencias, uno sacrificaba primero el orden
que la libertad; el otro, la libertad antes que el orden. Los dos conspiraron,
pero de uno se tema la demagogia; del otro, la dictadura. Sus acuerdos y
desacuerdos los recogi la historia en millares de pginas. Nosotros nos
remitiremos a uno de los peores desencuentros entre ellos: el 5 de sep-
tiembre de 1938, que como episodio calificara tragedia no comedia de
equivocaciones.
II. EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1938
8.1. Recordemos sucintamente los hechos, acontecidos cuando quien esto

escribe contaba slo 19 aos.
Terminaba su segunda presidencia don Arturo Alessandri y eran can-
didatos a un nuevo perodo presidencial Gustavo Ross, apoyado por los
partidos de derecha; Pedro Aguirre, por el Frente Popular y Carlos ibez,
por el Movimiento Nacional Socialista de Chile (el nacismo chileno; se es-
cribe con c); un sector socialista, fuerzas independientes y un subliminal,
pero fortsimo arraigo en sectores uniformados, en especial del Ejrcito y
Carabineros. La Marina se conduca con autonoma portea y su reconocida
formacin, parsimonia, elegancia y eficacia inglesa. La naciente Aviacin era
asunto de Grove y haba vivido su hora ms gloriosa en el momento menos
glorioso de la Marina: la sublevacin de la Escuadra, de 1932. Ninguna tuvo
protagonismo especial en el putsch de 1938, sin mar y sin aire, desarrollado
entre las calles Morand con Moneda y Alameda frente al Club de La Unin;
imposible ms central! Slo escaparon a este centralismo la misteriosa ubi-
24
cacin de Ibez y las dos centrales de energa elctrica, paralizadas por sendos
atentados con explosivos, que eran parte principal del complot destinado a
evidenciar ingobernabilidad durante una noche de violencia y rebelin.
8.2. La asonada nacista o putsch, como bien se le llam2 era coman-
dada por Jorge Gonzlez von Mares y su segundo, el doctor scar Jimnez
Pinochet. Estall alrededor de las 12.30 horas del lunes 5 de septiembre de
1938, a pocos das de la eleccin presidencial, que deba realizarse el 24 de
octubre. La definicin entre Ross y Aguirre Cerda se presentaba estrecha,
con mejores auspicios para Ross. Sin embargo, la incgnita era Ibez,
opuesto a ambos, pero conscientes todos de que su inclinacin por cualquie-
ra de los otros, definira la votacin. Con todo, haba una tercera posibili-
dad: que producida una revuelta o inestabilidad constitucional, los militares
intervinieran en favor de Ibez. Era precisamente la intencin del Jefe
nacista, segn despus lo declar.
8.3. El escenario internacional era ominoso y compromitente para Chile.
En Espaa, la sangrienta Guerra Civil enfrentaba al Frente Popular en el
Gobierno, respaldado por la URSS, contra una rebelin militar, cercana al
Eje Berln-Roma. En el resto del mundo cunda el rumor, desgraciadamente
confirmado, de una inminente guerra mundial. Chile pareca un espejo,
aunque algo empaado, de esos conflictos internacionales: la izquierda y
los comunistas, reunidos en el Frente Popular buscaban llegar al Gobierno,
disputando con Ibez y los nacis por un lado, y la derecha, por otro, la
opcin presidencial.
8.4. En este ambiente explosivo estall lo que a muchos pareca no a
don Arturo un ridculo motn de los nacis. No era as. Ni siquiera aco-
modara el smil de un nio jugando con fuego ante un inmenso estanque
de parafina. El complot era mucho ms complejo, bastante cercano a lo
que desde el comienzo temi el Len, olfateando la cercana de su eterno
rival. El pequeo partido nacista pregonaba y evidenciaba estar dispuesto a
todo: asesin a un carabinero de servicio; simultneamente asalt a sangre
y fuego y ocup dos edificios civiles clave en el centro de Santiago: la Torre
del Seguro Obrero (Moneda y Morand, esquina encontrada con el Palacio
de Gobierno) y la Casa Central de la Universidad de Chile (Alameda frente
al Club de la Unin), donde esperaban tomar como rehn al hijo mayor
del Presidente, el eminente jurista, Arturo Alessandri Rodrguez, decano
de la Facultad de Derecho y autoridad en el Consejo Superior, que en esos
momentos trataba un asunto de importancia. El asalto armado descubri
parte de los objetivos del complot: tomar como rehn al hijo primognito
del Presidente. El decano Alessandri rehn de los nacis, un grupo de locos dispues-
tos a todo!, fue el grito que se ahog en las gargantas de civiles y militares,
que muy bien sopesaban la trascendencia del plan. Aunque despus se supo
que, providencialmente, Arturo hijo no se hallaba en el edificio asaltado, las
intenciones se revelaron y los acontecimientos se anticiparon a la confirma-
2 Es voz alemana que significa rebelin.
25
cin, desmentido o esclarecimiento de los hechos. Alessandri y el Gobierno

se jugaron enteros, pues teman y con razn que Ibez estaba detrs de
la rebelin y los mismos jvenes nacistas as lo crean. Esto implicaba riesgo
militar: un par de regimientos que se movilizaran hacia el Palacio de Go-
bierno creara un nuevo escenario, sobre todo en esos aos y en esos das.
8.5. Entre tanto, apenas pasado el medioda, se inici el baleo. Fueron
cincos horas de fuego graneado, con armas cortas y largas. Hasta las tres de
la tarde, slo hubo protagonismo de Carabineros, procurando el Gobier-
no esquivar la intervencin militar. Mucho despus se conoci una orden
secreta del Jefe naci a sus subordinados: Si el Ejrcito interviene en contra de
ustedes, deben rendirse. La razn era doble: a) No haba posibilidad alguna
de resistir al poder militar, y b) Si el Ejrcito intervena en contra de los
rebeldes, quera decir que Ibez no se plegaba al putsch y el movimiento
estaba fracasado.
Pero esta clave fue entendida de manera correcta, aunque extrema y
trgica: mientras el Ejrcito no interviniera estaba pendiente la decisiva re-
solucin de Ibez, nico que poda calibrar y decidir el momento oportuno
para afrontar con xito una rebelin militar.
8.6. Pues bien, las cosas no se presentaron de igual manera en la Casa
Central de la Universidad, y en la Torre del Seguro. La naturaleza del viejo
edificio de Alameda aconsej que una batera del Regimiento Tacna, accio-
nada por el teniente Sez, de un certero caonazo pulverizara el portn de
entrada a la Universidad. Por l ingresaran masivamente los carabineros,
cesando en pocos minutos la resistencia de los jvenes rebeldes. Para ellos
dej de existir la norma de mantener la resistencia, porque haban inter-
venido los militares, ya que el Tacna y su poder de fuego se haban pronunciado
eficaz y estrepitosamente con el lenguaje de las armas de guerra en respaldo del Go-
bierno constitucional y en contra de los rebeldes nacistas. Indirectamente quedaba
tambin en claro para ellos, que Ibez no apoyaba el complot y haba que
cesar el fuego.
8.. Esta situacin, que hoy, en noviembre de 2009, se ve muy clara, no
lo era igual para los protagonistas del desgraciado episodio de 1938, que
recordamos. No vivamos en la poca de la telefona celular. Las comunica-
ciones y las tcnicas para superar los disturbios internos eran los propios de
los aos anteriores a la Segunda Guerra Mundial. As, las comunicaciones
entre el grupo asaltante del Seguro Obrero y el que ocup Universidad, aun-
que distaban solo trescientos metros, no eran fluidas, secretas y confiables.
Cmo convencer a los atrincherados en el Seguro que cesaran la resisten-
cia, cuando ah no haba luces de intervencin militar y ellos no saban o
no crean en la rendicin de sus camaradas nacistas de Alameda? Incluso,
se resistan a dar fe a que hubieren faltado al compromiso de luchar mien-
tras no interviniera el ejrcito, fuese en respaldo a Ibez y su complot, o
respaldando al Gobierno y la Constitucin alessandrista, lo que dejaba fuera
de opcin a Ibez y abortado el complot. Por eso los pobres muchachos del
Seguro Obrero prorrumpieron en gritos de jbilo cuando vieron aparecer
26
el Regimiento Buin, que pronto los desilusion, pues su conducta se ajust

a rdenes disciplinarias muy diferentes, como veremos ahora.
8.8. En La Moneda se hallaban reunidos, o en contacto de entrada y sa-
lida, Alessandri con los ms altos jefes civiles y uniformados; los Ministros de
Relaciones y Defensa, el Intendente, el Comandante en Jefe del Ejrcito, ge-
neral scar Novoa, a los que se aadan muchos subalternos, pues se haban
movilizado hacia el teatro de los sucesos compaas de Buin, del regimiento
de artillera Tacna y del grupo de artillera a Caballo General Maturana.3
El famoso Buin se hallaba al mando del coronel Numa Herbage.
8.9. Ignorantes de que Gonzlez von Mares haba ordenado a los re-
beldes rendirse si intervena el Ejrcito en contra de ellos (porque era seal
de que Ibez no respaldaba la rebelin), la discusin versaba sobre dos
puntos clave: a) Fijar un plazo hasta las 3 , prorrogado despus hasta las 4
p.m.,4 a la intervencin exclusiva de Carabineros para dominar la situacin,
porque no poda combatirse de noche. Las razones eras obvias, entre ellas
la extensin de los actos de que ya haban inutilizado dos centrales de ener-
ga elctrica. Cumplido el plazo, los militares proponan volar de un par de
caonazos la cpula de la Torre del Seguro; y b) Convencer a los rebeldes
del Seguro Obrero que siguieran la conducta de sus compaeros rendidos
en la Universidad. Lo que, en mi concepto nadie vea con claridad, era que
los muchachos de la Universidad se rindieron porque haba intervenido
decisivamente el Ejrcito en contra de ellos, lo cual salvaba su honor y su
disciplina. Pero tal conducta no la entendan los conjurados del Seguro
Obrero. Ellos vean que la lucha segua con Carabineros, pero el Ejrcito,
con varias unidades emplazadas, an no intervena, salvo el caonazo que,
se deca, haba derribado una puerta de la Universidad.
Por otra parte, Carabineros no poda decir no puedo ms; que venga el
Ejrcito, porque eso era confuso y desdoroso.
En suma: la lucha ces pronto en la Universidad, por la intervencin del
Tacna y se extrem desde las 3 a las 4 de la tarde, en la Torre del Seguro,
porque implicaba una lucha contra el tiempo y contra los atrincherados en un
lugar casi inexpugnable para una fuerza policial. Lo peligroso era que llegara
la noche con el conflicto ardiendo, esperanzados unos en que apareciera Ib-
ez apoyando al Ejrcito, con lo que el putsch se transformara en una guerra
civil. sta, a sus riesgos propios, aada la interrupcin de una justa presiden-
cial que deba efectuarse precisamente entre los tres poderosos candidatos
que representaban, cada uno, algo as como un tercio (mayor o menor) de la
ciudadana, al trmino de una larga y tensa campaa presidencial.
8.10. La impresin que dejan los documentos y narraciones que hemos
podido releer es que entre las 4 y las 6, en que formalmente asumi el
mando de la situacin el Ejrcito, bajo el mando del General Bari,5 con-
3 ALESSANDRI, Recuerdos t. III, p. 203, reproduciendo a La Hora, 6/09/1938.

4 ALESSANDRI, ibdem, p. 200.
5 ALESSANDRI, Recuerdos, t. III, p. 225.
2
tinu una lucha desigual y encarnizada por terminar la resistencia antes

de las 4 p.m., o inmediatamente despus. El impedimento profesional del
Ejrcito para intervenir, mientras Carabineros estuviera combatiendo; la
dificultad moral de la institucin policial para dar por fracasada su capa-
cidad de lucha que no era el caso y la dificultad moral de los rebeldes
nacistas de abandonar la lucha antes que interviniera el Ejrcito; adems,
el hecho porfiado de que antes de las 4 de la tarde no entraba en la liza el
Ejrcito aunque todo se hallaba dispuesto para que lo hiciera incremen-
taba la angustiosa preocupacin de que alguna tropa efectivamente llegara
en apoyo de los rebeldes y en contra de Carabineros, que no estaban en
condiciones tcnicas, polticas, disciplinarias ni morales para enfrentar la
fuerza militar.
8.11. Pero aunque el Ejrcito se mantuvo fiel al Gobierno constitucional,
se cre una situacin de tal manera catica que como anticip slo pudo
asumir a las 18.30 el mando de todas las fuerzas.
8.12. No es asunto de estas lneas esclarecer lo que antes han intentado
acuciosos historiadores de esos dramticos minutos que mediaron entre
las 16 horas, en que formalmente pudo entrar en batalla la fuerza militar
y las 18.30 horas, en que finalmente lo hizo. En cambio, algunas luces nos
entrega una reflexin sobre el eplogo de este trgico y estpido combate,
que tuvo imprevisibles y trascendentales consecuencias.
8.13. Resumamos:
i) Ibez, arrinconado, opt por respaldar a la izquierda y pedir la de-
rrota de Ross, lo que consigui;
ii) Ross present reclamos electorales, que ms tarde retir;
iii) El Nacismo se disolvi para siempre y su Jefe se hizo finalmente
liberal, el partido de los Alessandri;
iv) La acusacin de que los nacistas haban muerto porque el Presidente
Alessandri haba ordenado matarlos, no la acept ni la Justicia (Ministro
Erbetta) ni el Congreso, ni la opinin pblica; ni el General Arriagada,
principal imputado de las muertes, ni el propio abogado de los nacis, el
parlamentario Fernando Guarello;
v) La imaginaria y calumniosa orden, aparte de inhumana, genocida
y canallesca, era insensata y perjudicial para el Gobierno, pues arriesgaba
generar la solidaridad del Ejrcito con Ibez y la desobediencia militar,
ante un asesinato vil e intil, cuando con un par de caonazos del Tacna a
la cpula de la Torre del Seguro hara cesar la lucha, como ocurri con los
asaltantes de la Universidad de Chile;
vi) En las elecciones presidenciales siguientes (1942), Ibez fue candi-
dato de la Derecha y result derrotado y por el ex senador termal radical
Juan Antonio Ros (de antiguas simpatas ibaistas);
vii) Ms tarde, en 1952, Ibez fue candidato presidencial independien-
te, apoyado por un sector socialista y, por segunda vez, triunf derrotando al
liberal, Arturo Matte, al radical, Pedro Enrique Alfonso, apoyado por la DC,
y al socialista Salvador Allende. Obtuvo solo casi tantos votos como todos los
28
dems unidos (48,2%, contra 25,9%; 18,%; y 5,%, respectivamente). El

Congreso lo eligi sin disputa;
viii) Cuando expir su segundo perodo presidencial, en 1958, Ibez
entreg sonriente la banda presidencial al nuevo triunfador, don Jorge
Alessandri Rodrguez, otro de los hijos del Len.
8.14. La pregunta que necesariamente cabe hacer despus de analizar
los acpites de este eplogo, es: Por qu y para qu murieron los jvenes
nacistas que nunca se rindieron en la Torre del Seguro Obrero? En qu
crean ellos y en qu se arrepintieron de creer los que tan temerariamente
los impulsaron a esta aventura?
Quiero ensayar mi propia respuesta, como el recado silencioso que con
su rostro destrozado me trasmiti desde su atad, mi querido amigo Hugo
Badilla Tillera, uno de los heroicos jvenes cados en el insensato putsch
nacista del 5 de septiembre de 1938: Jams hay que empuar las armas para
imponer un ideal. Y, con mayor razn, jams inducir a otros a que cometan un crimen
tan repudiable, como estpido.
8.15. Volviendo a don Arturo, siempre cre que su famosa sentencia

referida a La Moneda, como La casa donde tanto se sufre era una ms de
las expresiones que brotaban a chorros de su prodigiosa imaginacin de
poltico y orador. Despus de reflexionar sobre estos dolorosos sucesos, he
cambiado de opinin
III. SOBRE EL LEGADO HISTRICO DE ALESSANDRI PALMA
9.1. Obviamente la apreciacin que intento hacer del legado histrico de

don Arturo padre del alessandrismo, se contiene entre los parmetros que
diferencian al demagogo del estadista, y no los que diferencian al pecador del
santo. Esta ltima estimacin procedera respecto de dos figuras paradigm-
ticas contemporneas que enaltecen la historia moral de Chile y se ocuparon
con excelencia del Reino de Dios: santa Teresa de los Andes y san Alberto
Hurtado. Sus rutas vocacionales fueron distantes y distintas de las del pol-
tico, orador, constitucionalista, parlamentario, gobernante y estadista, dos
veces Presidente de la Repblica, Arturo Alessandri Palma.
En rigor, mi simpata hacia el alessandrismo en el concepto que he
dado de l naci del conocimiento terico y prctico de la historia del
siglo XX que he vivido y que me permiti enlazar el estudio universitario
de la historia constitucional de Chile, con la experiencia de siete dcadas
como ciudadano, dirigente estudiantil, profesional, profesor, sindicalista,
empresario, padre de familia, militante de partido, ministro de Estado, rec-
tor universitario y miembro activo de organismos internacionales (CISC,6 OIT
y la UNESCO especialmente).
6 Confederacin Internacional de Sindicatos Cristianos (Representante para Amrica
Latina).
29
Reflexionando desde esa enriquecedora perspectiva, sobre el papel des-

empeado por don Arturo en la evolucin poltica, social e institucional no
he podido sino concluir que el Len fue un gran estadista, cuya envergadura
lo ubica, junto a muy pocos ms, en el nivel de OHiggins, Portales o Bello.
La nota que me parece distintiva del verdadero estadista, reitero, es que la Historia
se encarg de eclipsar la dimensin e insignificancia nacional de sus defectos humanos
ante la magnitud y permanencia de sus trascendentales servicios a la Repblica.
9.2. Por las particulares circunstancias de mi modesto, pero largo que-
hacer pblico, pude seguir ms de cerca dos grandes realizaciones de don
Arturo: la legislacin social de 1924 y Carta presidencial de 1925. Muchos las han
historiado con idoneidad y esmero, por lo cual me excuso de referirme a
ellas en las limitadas lneas de que dispongo y sin ttulos para aadir algo
valioso a lo ya dicho. Con todo, hay un punto especfico de sta que no ha
sido en mi parecer suficientemente profundizado, mereci particular
atencin a don Arturo, otorg destacada participacin a su hijo Jorge, e im-
plic para m la oportunidad de compartir una experiencia parlamentaria
de ocho aos con nuestro homenajeado y dilecto amigo, Arturo Alessandri
Besa. Se trata de la estructura que instituy la Carta reformada en 1989
para el primer Senado, que deba funcionar desde el trmino del Gobierno
Militar (1990).
IV. LOS ALESSANDRI Y EL SENADO
10.1. Chile ha logrado, terica y prcticamente, uno de los ms elevados ni-

veles mundiales de participacin ciudadana en las elecciones presidenciales
y parlamentarias. Desde luego, tiene derecho a sufragio la totalidad de la po-
blacin adulta (mayores de dieciocho aos). Sin embargo, nuestra elevada
cultura cvica electoral no armoniza con ciertas ignorancias o confusiones
acerca del rol que desempean algunos institutos pblicos y su conveniente,
inconveniente o imposible estructuracin por voto popular (un hombre, un
voto). Hemos llegado a establecer un sistema fuertemente presidencial que,
aun manteniendo el Senado y la Cmara elevadas funciones (legislativas,
consultivas, fiscalizadoras y otras), reserva para el Primer Mandatario no
slo el gobierno y administracin del Estado, sino la iniciativa absoluta en
cuanto a leyes que principalmente especifica el art. 65 de la Constitucin.
Pero no slo eso: los artculos 58, 59 y 60 prohben expresamente a los
parlamentarios realizar acciones o gestiones que pudiesen comprometer su
independencia frente al Poder Ejecutivo y la administracin del Estado.
10.2. La Constitucin vigente, conforme a una tradicin que se arrastra
de 1822, contempla un rgimen bicameral, compuesto de la Cmara de
Diputados y el Senado. Hoy integran la primera 120 miembros; mayores de
21 aos; todos elegidos por sufragio popular en los distritos que establez-
ca la ley orgnica constitucional respectiva (arts. 46 y 4). sta, es la Ley
Escribo el 28 de julio de 2009.
30
N 18.00 (D.O. 6.05.1988), que en sus artculos 18 y 19 especifica los
60 distritos donde se eligen, por cada uno, dos diputados. Por su lado, los
artculos 180 y 181 determinan las circunscripciones senatoriales, en las que
se eligen, tambin, dos senadores por circunscripcin. Cada circunscrip-
cin corresponde a una regin, salvo Valparaso, Santiago, Maule, Biobo
y La Araucana, que incluyen dos circunscripciones cada una y eligen, por
lo mismo, cuatro senadores, pero siempre dos por circunscripcin. Los
miembros de partidos polticos y los pactos entre partidos, forman listas. Los
independientes deben presentarse solos cada uno se entiende una lista,
a menos que acepten ir en algn cupo que ceda un partido o combinacin
de partidos.
El Senado despus de la reforma de la Ley N 20.050 de 26 de agosto
de 2005, volvi a estar compuesto slo por senadores elegidos por eleccin
popular, a base de dos por circunscripcin y, como se establecieron 19, hoy
se eligen 38 senadores. Duran 8 aos y se renuevan por parcialidades cada
4 aos.
10.3. Con anterioridad a la reforma de la ley 20.050 integraban el Sena-
do, adems de los 38 elegidos, las siguientes personas conforme al suprimido
inciso 3 del art. 45:
a) Los ex Presidentes de la Repblica que hubieren desempeado por
seis aos el cargo. Lo eran por derecho propio y vitalicios;8
b) Dos ex ministros de la Corte Suprema, elegidos por ella;
c) Un ex Contralor General, elegido tambin por la Corte Suprema;
d) Un ex Comandante en Jefe de cada rama de las FF.AA. y un ex Ge-
neral Director de Carabineros, elegidos por el Consejo Nacional de Segu-
ridad;
e) Un ex rector de Universidad estatal o reconocida por el Estado, de-
signado por el Presidente de la Repblica; y
f) Un ex Ministro de Estado, de un perodo presidencial anterior, de-
signado igualmente por el Presidente.
Todos los senadores comprendidos en las letras b) a f) deban haber des-
empeado sus funciones al menos por dos aos continuos. Duraban ocho
aos en sus cargos y no eran reemplazados sino en una nueva designacin
cada ocho aos. No interesa a los fines de este trabajo referir en detalle el
rgimen institucional de estos senadores, que en general eran tratados como
independientes, calidad que, a mi juicio, deban mantener. Por ello, en mi
caso particular, apenas fui designado, renunci al partido al que perteneca.
No supe de otra renuncia por igual motivo.
10.4. Un largo contacto con los asuntos pblicos, incluyendo los ocho
aos como senador institucional, me llevaron a la conviccin de que el Se-
nado es la corporacin ms desconocida por la ciudadana chilena, y uso el
participio de desconocer en la doble acepcin de: No conocer y de Darse
8 La reforma de 1989 omiti ajustar la exigencia de seis aos a la reforma sobre duracin
del perodo presidencial. Tal omisin perdi trascendencia con la ley 20.050.
31
por desentendido de algo, o afectar que se ignora.9 En esto no estoy, por cierto,
formulando a nuestros parlamentarios un cargo descomedido sobre falta de
cultura cvica, si no apuntando a un defecto reiterado en nuestra evolucin
constitucional: el desajuste entre lo que disponen las normas jurdicas de la
Constitucin y el empeo de los bandos polticos por darles una aplicacin
acomodada al juicio que sus ms encumbrados lderes se forman sobre lo
mejor para el pas. Esta noble finalidad, por desgracia suele confundirse
ahora y siempre con el triunfo del partido o combinacin poltica que se
propicia.
10.5. Esta delicada cuestin se emparienta con el eterno debate entre
homogeneidad poltica y fuerza de las mayoras (un hombre; un voto),
frente a las exigencias de minoras que reclaman autonomas fundadas en
diferencias de base racial, nacional, religiosa, histrica, cultural o de otra
especie, por lo que no aceptan ser sometidas a un igualitarismo puramente
aritmtico. ste equivaldra, por ejemplo, a conferir, en Naciones Unidas,
una votacin proporcional a la poblacin, que dara a China 1.25 votos,
Estados Unidos, 300; a Rusia 150; a Argentina 36, Chile de 16, etc. En el
mbito chileno equivaldra a entregar el poder legislativo a la influencia
desmedida de la superpoblada Regin Metropolitana, y las regiones extre-
mas del norte y el sur (Tarapac, Antofagasta, Aysn y Magallanes) al poder
omnmodo de Santiago, Valparaso y Concepcin.
10.6. El distingo entre poblacin y ciudadana (poblacin con derecho
a voto) evidencia otra de las complejidades que ensucian o enredan el uso
con el abuso del poder en una democracia.10 Ejemplo claro al respecto es
lo acontecido durante la vigencia de la Constitucin de 1833, particular-
mente antes de las reformas de los aos setenta. Dicha Carta contemplaba
poderossimas herramientas para contrapesar desde el Parlamento el in-
menso poder del Jefe del Estado, como era el caso de las llamadas leyes
peridicas o marianas (sobre presupuestos anuales, cobro de impuestos
y fuerzas armadas). Sin embargo, el control absoluto que, al margen de la
ley, ejerca el Presidente en la nominacin de candidatos y su eleccin como
parlamentarios, anul el contrapeso durante dcadas, hasta que resucit,
aterrador, en tiempos de Manuel Montt quien lleg a tener redactada su
renuncia y estall en la sangrienta revolucin de 1891. Ambas situaciones
enmarcan el proceso de prdida del control de las elecciones por el Ejecu-
tivo y la transformacin de nuestro rgimen de autoritario y presidencial,
en parlamentario criollo, sin cambiar una coma del texto de la Carta de
1833. Este efecto armonizaba con el crecimiento y mayor independencia del
electorado, unidos al desarrollo mundial de las tendencias liberales.
10.. Durante casi un siglo, desde 1833 hasta 1925 el Senado fue en Chile
cmara poltica y fiscalizadora, igual que la Cmara de Diputados. Como se
9 Diccionario de la Lengua, RAE, 22 ed., 2001: desconocer; acepciones 2 y 4.

10 HEISSE, JULIO, El perodo parlamentario (1861-1925), Ed. Universitaria, 1 edic. 1982,
p. 204 (cuadro).
32
sabe, la crisis de septiembre de 1924, provoc el autoexilio del Presidente

Alessandri Palma y la de enero de 1925, el clamor por su regreso, refrendado
por Ibez y Grove. Pero Alessandri lo condicion a la aprobacin de una
nueva Constitucin que pusiera fin al parlamentarismo criollo, entroni-
zado con las mismas normas que antes dieron sustento al presidencialismo
de facto de los decenios de Prieto, Bulnes y Montt.
Alessandri tuvo pleno xito, en cuanto consigui la aprobacin de una
profunda reforma a la Carta de 1833, conocida como Constitucin de 1925.
La prepar la Subcomisin de Reformas Constitucionales y la aprob el
plebiscito de agosto de ese ao. Se consagr jurdicamente ah un fuerte y
claro rgimen presidencial; se derogaron las leyes peridicas, terrible he-
rramienta de fiscalizacin parlamentaria; se suprimi el Consejo de Estado
y se traspasaron sus funciones asesoras, consultivas, permisivas y arbitrales al
Senado, el cual, por la inversa, fue desposedo totalmente de funciones de
fiscalizacin, transformndolo en un cuerpo moderador de la vida poltica;
lubricador de los roces entre la Cmara de Diputados y el Ejecutivo al que
solo ella deba fiscalizar.
Esta funcin suprapoltica y equilibradora del Senado se haca, por otra
parte, absolutamente indispensable porque la Carta de 1925 permiti acusar
constitucionalmente al Presidente de la Repblica, aunque se hallare en fun-
ciones, correspondiendo al Senado la temible y delicada responsabilidad de
resolver como jurado si el Presidente de la Repblica era o no culpable y por
consiguiente destituirlo de su cargo. Obviamente, esta funcin netamente
judicial, no poda asumirla un senado poltico.
10.8. Debe recordarse que muchos de los fundadores de nuestra rep-
blica vivieron largo tiempo en Inglaterra y se impregnaron ah del rgimen
parlamentario ingls que, junto al juicio poltico a los ministros de Estado,
defenda el principio de que jams podra acusarse al Rey. Aplicada esta
normativa al sistema republicano chileno, la Constitucin del 33 rechaz la
posibilidad de acusar al Presidente de la Repblica en funciones. En cambio,
para hacer efectiva la responsabilidad de su Gobierno, se dispuso que ningu-
na decisin presidencial sera obedecida sin la firma del ministro respectivo,
el cual s poda ser acusado constitucionalmente. La reforma de la Carta del
25 en esta materia, por consiguiente, era de gran trascendencia.
10.9. Hasta aqu el triunfo de Alessandri fue total. Incluso al aprovechar
la intervencin ms que convincente del Inspector General del Ejrcito, Ge-
neral Navarrete para que se votara el texto elaborado por la Subcomisin
de Reformas y no otro que elaborara una Asamblea Constituyente. La pre-
paracin e implementacin de sta tomara ms tiempo del que restaba al
Presidente Alessandri, quien con su instinto y voluntad de estadista vio y con-
jur el peligro. Aunque los partidos polticos de la poca, en su abrumadora
mayora, se opusieron a la Carta de 1925 y al plebiscito, hubo Constitucin,
que dur hasta septiembre de 193 y residualmente hasta la Carta de 1980.
Ms todava: a travs de ella, el rgimen presidencial permanece hasta estos
das. Es cierto que la votacin mostr un 55% de abstencin (aprobaron
la Carta 12.483 ciudadanos, de 296.259 inscritos) y que, por la inmensa
33
distancia que haba entre el nmero de ciudadanos electores y poblacin

total, cuando, aparte de los nios, no votaban las mujeres, concurri a su
aprobacin menos del 4% de los habitantes. Alessandri no se amilan. En-
frent el desafo: y tuvimos 50 aos de paz constitucional.11 Esa es visin
de estadista!
10.10. Pero, aunque el Presidente gan la Constitucin presidencial y
tambin la doctrina de un Senado no poltico claramente instituido en su
texto no pudo imponer una integracin del Senado adecuada a su funcin consti-
tucional. Los senadores continuaron eligindose en listas polticas y, por lo
mismo, la integracin del Senado fue, con escasas excepciones, netamente
partidista. Esto conspir para que de facto aunque no de jure continuara
operando como cmara poltica, no obstante el texto y los antecedentes de la
nueva Constitucin. Incluso bajo el primer gobierno de Ibez se estableci
el llamado Congreso termal (1930) con senadores y diputados designados
en virtud de un acuerdo entre el Presidente y los dirigentes de los partidos
polticos reunidos en las Termas de Chilln. Este congreso, con su Senado
tambin ntegramente poltico, fue disuelto por la Junta de Puga, Dvila y
Matte, que derroc a Juan Esteban Montero el 4 de junio de 1932. Lo mismo
haba hecho la Junta de Gobierno compuesta por el General Altamirano, el
Almirante Nef y el General Juan Pablo Bennet, el 11 de septiembre de 1924,
decisin que, tercamente rechazada por Alessandri, motiv su renuncia y
autoexilio en calidad de Presidente con permiso constitucional, pues el
Parlamento no acept dar curso a su dimisin.
V. GNESIS Y CARACTERES DEL SENADO CHILENO DE 1989
11.1. Es hora de referimos a la modificacin del Senado resultante de la

Carta de 1925, que haba de ser modificado por la Constitucin de 1980,
enmendada en 1989.
Ante todo, recordemos qu es, por tradicin y definicin, el Senado.
Siempre he juzgado til partir por la definicin del Diccionario de la Lengua
para saber de qu hablamos. Su primera acepcin es: Asamblea de patricios
que formaba el Consejo supremo de la antigua Roma. Aplicose tambin por analoga
a ciertas asambleas polticas de otros Estados. La segunda acepcin, ya no es his-
trica sino jurdica: Cuerpo legislativo formado por personas cualificadas, elegidas
o designadas por razn de su cargo, posicin, ttulo, etc..
Etimolgicamente la expresin deriva de senex, que significa anciano,
aludiendo a la conveniencia de contar con un cuerpo colegiado de gran ex-
periencia, llamado a dar consejo, prevenir abusos y otorgar respaldo moral
a las decisiones del monarca absoluto.
11.2. Cuatro grandes influencias se advierten en la gnesis de nuestro
sistema constitucional, segn los momentos histricos que enmarcaron su
11 SILVA BASCUN, ALEJANDRO, Tratado de Derecho Constitucional, t. III, p. 81. Promedio
de censos 1920 (3.20.235) y 1930 (4.28.445).
34
desarrollo: la espaola, la inglesa, la estadounidense y la francesa. La pri-

mera, impregn los largos dos siglos y medio del Reino de Chile, ms los
breves aos en que, bajo Juntas de Gobierno, iba naciendo la repblica y
desdibujndose la figura y autoridad del lejano y prisionero Fernando VII.
El Reglamento de 1812 todava lo reconoca como Rey. El parlamento ingls
haba sido conocido y admirado por OHiggins, los Egaa, Bello y otros
prceres. Estados Unidos, a justo ttulo, se consideraba como el primer pas
americano que rompa con la metrpoli europea, pues sus principios cons-
titucionales se anticiparon incluso por quince aos a los de la Revolucin
Francesa. No fue as mera coincidencia que el primer Congreso Nacional
slo de diputados se instalara el 4 de julio de 1811, sino preciso homenaje
a la naciente democracia norteamericana, cuyo cnsul en Chile, Joel Robert
Poinsett, particip activamente en la preparacin de Reglamento de 1812.
ste en su articulado instituye un Congreso de cmara nica, con tres sena-
dores por Santiago, dos por Coquimbo y dos por Concepcin.
En cuanto a la influencia francesa, las ideas y obras de Montesquieu,
de los enciclopedistas, de Rousseau y toda la filosofa poltica inspiradora
de la Revolucin de 189, haban llegado a Chile. Eran ledas a escondidas
y promovidas por prceres como Camilo Henrquez y otros. De todo esto
fueron quedando huellas muy marcadas en nuestra historia constitucional,
pero no es momento de analizarlas. Slo anotar que nuestra Repblica
fue construyndose paso a paso, apoyando sus innovaciones en los xitos o
fracasos de las experiencias anteriores. As ocurri con los primeros ensayos
constitucionales de 1811, 1812, 1814 y los siguientes hasta la victoria de
Chacabuco. Igual aconteci con las constituciones de OHiggins (1822), la
algo ms breve, pero trascendente de 1828; la maciza y duradera de 1833,
hasta las de 1925 y 1980. Siempre se construye sobre lo anteriormente
elaborado. Este juego cauteloso, matizado de yerros y aciertos, entre la
innovacin y la tradicin, hizo de Chile un pas de rgimen bicameral.
Parti con un Congreso de solo diputados en 1811; despus vinieron los
senados de 1812 y 1814; logrado el triunfo de Chacabuco, el Senado de cin-
co miembros que contemplaba la Constitucin provisional de OHiggins,
y despus el rgimen bicameral que, introducido en la Carta de 1822, no
nos abandon ms.
11.3. Cabe preguntarse: Cmo debera ser el Senado en un pas de r-
gimen bicameral? La respuesta requiere tener en cuenta muchos elementos:
desde luego su historia; sus experiencias; la idiosincrasia del pueblo; la ex-
tensin territorial; el nmero de sus habitantes; sus condiciones geopolticas.
No es igual pensar en un senado para la Rusia, India o los Estados Unidos;
para Colombia o Argentina; o para Andorra o San Marino. Pero no menos
importante que la historia, la extensin o la poblacin, es el examen del con-
texto de sus poderes pblicos: si se trata de una monarqua o una repblica;
una sociedad libre o autoritaria; un pas federal o unitario; y, sobre todo, sa-
ber si junto al Senado hay una Cmara de Diputados, un Consejo de Estado,
una Corte Suprema; un Tribunal Constitucional, un Consejo Econmico-
Social, un Consejo de Seguridad Nacional; una Contralora General, u otras
35
entidades que importan de suyo una diferente distribucin y asignacin de

las mltiples tareas que debe acometer el poder pblico organizado.
Para el caso concreto de Chile una de las causas ms profundas de la
confusin que suele existir en torno a nuestro Senado es precisamente su
consideracin aislada del contexto de los rganos del poder pblico, la
escasa atencin a su desarrollo histrico y la penuria informacin sobre el
derecho comparado, sobre todo lo cual se ha ahondado muchsimo en los
ltimos aos.
11.4. Empecemos por dar un vistazo muy general a lo que ocurre en
otras latitudes, partiendo de la bsica distincin entre pases unicamerales y
bicamerales.
11.4.1. Si tomamos el Directorio Mundial de la Unin Interparlamen-
taria advirtiendo que los datos especficos cambian todos los aos, pero las
grandes cifras ilustran suficientemente el tema podemos constatar que al
ao 1994 por ejemplo, haba en el mundo 124 pases de cmara nica y 51
bicamerales. El abultado nmero de los primeros en gran medida proviene
de pases nuevos, insulares o pequeos, en especial de frica, Asia, Ocea-
na y el Caribe. Sin embargo, tambin son unicamerales pases antiguos
o grandes (Bulgaria, Costa Rica, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El
Salvador, Israel, Luxemburgo, Malta, Mnaco, Nueva Zelandia, Nicaragua,
Noruega, Panam, Per desde la revolucin de Fujimori, Portugal, Suecia
y Turqua).
11.4.2. Entre los 51 bicamerales, estn aquellos que ya mencionamos
como principales influencias en la gnesis constitucional de Chile Espaa,
Estados Unidos, Francia y Reino Unido y otros muchos de estrecha vincu-
lacin cultural y comercial con nosotros: Alemania, Argentina, Australia,
Austria, Blgica, Bolivia, Brasil, Canad, Colombia, Filipinas, Honduras,
India, Irlanda, Italia, Japn, Mxico, Holanda, Pakistn, Paraguay, Polonia,
Rusia, Sudfrica, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.
11.5. Ciertamente no es posible hacer aqu un examen pormenoriza-
do de la composicin de los poderes pblicos en cada uno de los pases
bicamerales; de las atribuciones que se asignan a los senados o cmaras
altas, cualquiera sea la denominacin que adopten. Con todo, hay algu-
nas lneas que podran sealarse como tendencias generales en los pases
bicamerales.
11.5.1. Las cmaras de diputados, bajas o polticas son ordinariamente
elegidas por sufragio universal, privilegiando la representacin poblacional
(cada hombre, un voto) aun en los pases federales; sus miembros se renue-
van totalmente y en perodos que pueden igualar al de los senadores, pero
no conozco caso de diputados cuyo perodo sea ms largo que el de los
senadores. Son ms los diputados; sus distritos electorales son menores y la
eleccin es directa o popular. El nico caso que conozco de cmara baja de
integracin mixta es el de India, donde de 545 miembros de la Cmara del
Pueblo, 543 son de eleccin directa y 2 nombrados por el Jefe del Estado.
Salvo esta excepcin, no he encontrado otras cmaras bajas de integracin
mixta, con diputados designados por mrito o experiencia, elegidos por
36
colegios electorales o incorporados por derecho propio, cooptacin u otras

formas que no sean el sufragio. Estas cmaras son netamente polticas y
representan el sentir de las mayoras vigentes a travs de los partidos o com-
binaciones de partidos que las integran.
11.5.2. Por la inversa, los senados o cmaras altas se generan de ma-
neras tan variadas que es difcil dar una regla general: los hay de eleccin
directa, indirecta, designados, hereditarios, elegidos por corporaciones
especiales, etc. Por lo mismo son frecuentes los senados mixtos, con base
parcialmente electoral, parcialmente designada; parcialmente poblacional
y parcialmente regional. El profesor Lucas Verd, catedrtico de derecho
poltico y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas
de Espaa anota que para muchos, el bicameralismo es imprescindible
en los Estados federales, como forma de dar representacin igual o sea
el mismo nmero de senadores, cualquiera sea la poblacin a todos los
estados incorporados a la unin federal. Algo parecido a lo que ocurre en
las asambleas de los organismos internacionales donde cada pas cuenta
con un voto, independientemente del nmero de sus habitantes. O sea, el
senado privilegia el territorio o la regin; no la poblacin. Hay senados don-
de ninguno de sus miembros es elegido por sufragio universal, como por
ejemplo, Canad, Reino Unido o Alemania, aunque la gnesis de cada uno
de ellos es muy diferente (designados por el Primer Ministro, en Canad;
designados, hereditarios, o incorporados por derecho propio en los Lores
del Reino Unido; designados y removidos por los gobiernos de los Landers,
en Alemania), etc. Hay muchos de composicin mixta, con elegidos y de-
signados; como Blgica, Italia o India. Adems, en el caso de Italia, para
elegir diputados votan todos los ciudadanos, pero para elegir senadores,
slo lo hacen los mayores de 25 aos. En Irlanda, los elegidos lo son por
un procedimiento muy especial. En Francia el Senado es elegido por un
colegio de base regional, compuesto por diputados, consejeros generales,
consejeros regionales y concejales, que suman unas 145.000 personas. En
Estados Unidos, cada estado de la Unin elige dos senadores, pero el pre-
sidente del Senado es institucional: por derecho propio el vicepresidente
de los Estados Unidos, elegido en lista junto con el Jefe del Estado, lo que
marca una vinculacin esencial de esa Cmara con el Poder Ejecutivo, que
no se da en la Cmara de Representantes.
11.5.3. Sera muy largo y enojoso entrar a examinar las atribuciones
de cada Senado, que vuelvo a repetir resultan de una serie de factores
propios de cada pas: su historia, sus costumbres y el engranaje global de
sus instituciones.
11.5.4. Siempre ha sido un problema, resuelto caso a caso a veces
bien, otras no tanto determinar en los regmenes bicamerales cules
deben ser las funciones de la Cmara Alta, Senado o Segunda Cmara.
Esto como consecuencia de que por razones histricas y de toda lgica no
parece sensato tener dos organismos que cumplan la misma funcin. Sin
embargo, como lo veremos, hay quienes y estn muy cerca no lo piensan
o desean as.
3
VI. FUNCIN DE LA SEGUNDA CMARA EN

LOS REGMENES BICAMERALES
En el supuesto de quienes estimamos que un rgimen bicameral debe con-

tar con dos cmaras de estructuras diferentes y para funciones propias y
distintas, aunque ambas concurran a legislar junto con el Ejecutivo, es po-
sible identificar las siguientes opciones preferidas para la Segunda Cmara,
Senado o Cmara Alta.
12.1. Igual participacin a los estados de un pas federal, y a los territo-
rios o regiones en los pases unitarios, cualquiera sea la poblacin, aunque
a veces se mantienen diferencias atenuadas. Ejemplos: Estados Unidos; Ar-
gentina; Chile bajo las Cartas de 1925 y 1980, enmendada sa en funcin de
la poblacin, en 1989. Espaa todava no resuelve plenamente el problema
de sus Comunidades Autnomas.
12.2. Participacin de personas representativas de estamentos, clases,
etnias, culturas o religiones, que reclaman o poseen un estatuto especial
segn valores tradicionales no reconocidos o asimilados por la igualdad de-
mocrtica, y a quienes se desea integrar nacionalmente (ejs.: algunos Lores
en el Reino Unido; Birmania; Sudfrica; Espaa, en 1834).
12.3. Necesidad de defender la identidad nacional en casos de recupe-
racin soberana, como ocurri con Polonia tras la dominacin sovitica, o
de asegurar moderacin, ilustracin o contrapeso del accionar poltico, ejs.:
Francia, Chile, Espaa en 196; Italia.
12.4. Aporte de experiencia pblica y desinters personal en el proceso
legislativo de quienes ya poseen altas calificaciones o largas experiencias
anteriores. Es el caso de todos los senados que exigen una mayor edad que
para los senadores, o incluyen singularmente senadores institucionales o
designados, como hemos visto en el caso de muchos pases bicamerales.
12.5. Cumplimiento de funciones especficas inasimilables al juego de
mayoras y minoras partidistas, al actuar como rbitro, rgano consultivo
del jefe de Estado o permisivo de ciertas decisiones (Suecia; Francia, en
1958; Chile, desde 1925).
12.6. Revisin del proceso legislativo para evitar precipitaciones, abusos,
errores de la Cmara Poltica (Reino Unido; Espaa, Chile, Italia).
12.. Aprovechamiento del saber o experiencia de ciudadanos califica-
dos por edad, salud o vocacin que no podra soportar o aceptar los rigores
de las campaas electorales (muchos casos de senadores no electos, empe-
zando por los ex Presidentes).
12.8. Incorporacin de ciudadanos calificados como distincin especial
(Italia), por razones de tradiciones nacionales (Blgica, Reino Unido), por
conveniencia de la unin federal (Presidente por derecho propio del Se-
nado de Estados Unidos y del de Uruguay); o como aporte de experiencia
38
institucional, representatividad gremial o sindical. Son casos que, a veces,

podran asimilarse a los asientos por derecho propio en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas.
VII. EL SENADO MIXTO DE 1980 A 2005. GNESIS Y DESTINO
13.1. Volviendo a nuestro pas, el Senado represent siempre un centro

de mayor experiencia que la Cmara de Diputados, aunque comparti con
esta durante la Carta de 1823, la funcin fiscalizadora, esencialmente po-
ltica. Con la Carta de 1925, la normativa cambi, pero constantemente el
Senado fue utilizado como rgano poltico y fiscalizador, aunque con los
tropiezos que implicaba y sigue implicando hacerlo vulnerando el texto
que lo rige.
De una u otra manera, estas presiones y acciones que desvirtuaban en
asuntos sensibles la Constitucin recin aprobada, condujeron al seor
Alessandri a dejar el mando en don Luis Barros Borgoo, con dos meses de
anticipacin al trmino de su perodo normal. A continuacin se gener
un consenso poltico, unnime y urgente ante el temor a Ibez en don
Emiliano Figueroa. Su eleccin con 186.18 sufragios, el 24 de octubre de
1925, slo posterg hasta el 22 de mayo de 192 la eleccin presidencial de
Ibez que, sin competidor obtuvo 223.41 votos, para, a su vez, renunciar
el 26 de julio de 1931, despus de un proceso poltico que escapa al objetivo
de estas lneas.
Los factores nuevos que hicieron jurdicamente del Senado de Chile una
Cmara esencialmente distinta, complementaria, suprapoltica y no compe-
tidora de la de Diputados, fueron los siguientes:
a) La derogacin de las leyes peridicas, herramienta de origen ingls
introducida en la Constitucin de 1833 y que por su carcter propio eran
leyes deban pasar por ambas cmaras. Por lo mismo, tanto el Senado como
la Cmara de Diputados poda entrabar su aprobacin dejando al Presiden-
te sin Presupuesto, sin impuestos o sin Fuerzas Armadas, lo que no es poco
decir.
b) Consecuencia de lo anterior fue el monopolio del carcter fiscaliza-
dor entregado por la misma Carta del 25 a la Cmara de Diputados y la total
prohibicin de fiscalizar que desde entonces hasta hoy recae sobre el Senado
como institucin (artculo 53 segundo y ltimo inciso).
c) La nueva facultad entregada a la Cmara de Diputados para acusar al
Presidente de la Repblica en funciones acto gravemente expresivo de una
crisis poltica y la consiguiente facultad asignada al Senado para decidir,
en conciencia y como jurado la destitucin del Presidente de la Repblica,
acto determinante de una crisis constitucional y no slo poltica. Ntese
que se trata de destituir al Presidente de la Repblica en un rgimen neta y
fuertemente presidencial.
d) La supresin del Consejo de Estado, organismo que por definicin
actuaba como cuerpo consultivo y asesor del Presidente de la Repblica
en los ms delicados negocios del Estado, y el traspaso de sus principales
39
funciones al nuevo Senado consultivo y moderador. Destaco que la primera

atribucin que corresponda al Consejo de Estado de acuerdo al artculo 104
de la Constitucin de 1833 dar su dictamen al Presidente de la Repblica en
todos los casos en que lo consultare pas textualmente a ser atribucin del
nuevo Senado (N del artculo 42, N 10 del inciso 1 del artculo 49 en la
Constitucin de 1925, y artculo 53, inc. 1 N 10, en la vigente), y,
e) La eleccin de un mismo nmero de senadores (5) por cada una de
las 9 agrupaciones provinciales (despus se elevaron a 10), cualquiera fuere
la poblacin de ellas. Esto configura una cmara que da preferencia al igual
derecho de las regiones por sobre la representacin proporcional a la po-
blacin, caracterstica propia de las cmaras polticas que se inspiran en el
principio, un hombre, un voto. No olvidemos que en la Cmara de Diputados,
conforme al artculo 3, inciso 2 de la Carta del 25, se elega un diputado
por cada 30 mil habitantes o por fraccin que no baje de 15 mil. Casi un
siglo antes, la Carta del 33 elega un diputado por cada 20 mil almas y, an
antes, la Constitucin de 1828 dispona la eleccin de un diputado por cada
15 mil almas y fraccin que no baje de mil.
13.2. Estimo inoficioso extenderme en otros puntos de detalle que pa-
saron a diferenciar el Senado de la Carta de 1833 y el de la Carta de 1925,
porque los mencionados son los que transformaron un sistema de dos c-
maras polticas y competidoras, en un sistema de dos cmaras jurdicamente
distintas y complementarias: una, fiscalizadora, representativa de las mayo-
ras polticas vigentes; sin facultad para censurar los gabinetes, como en el
rgimen parlamentario, pero con la atribucin de llevar esta fiscalizacin
hasta la acusacin constitucional del Presidente de la Repblica en funcio-
nes, de sus ministros y de los altos jefes judiciales, militares y administrativos,
y otra el Senado esencialmente moderadora, asesora, arbitral y jurado en
conciencia de las acusaciones de la Cmara. Por lo mismo, desde esta refor-
ma clave de 1925 el sistema constitucional chileno no slo transit del parla-
mentarismo sui generis que se vena aplicando sin facultad presidencial para
disolver la Cmara de Diputados a un rgimen presidencial de jure, donde
los ministros son de la confianza exclusiva del Presidente de la Repblica, y
el bicameralismo, sobre la base de dos cmaras complementarias y no com-
petidoras, con un senado moderador, regulador o lubricante en los roces
y tensiones de la vida poltica chilena. Eso es lo que permiti al Presidente
Alessandri Palma decir en sus Recuerdos de Gobierno (t. 11, p. 191):
Se despoj al Senado de toda facultad poltica y la Cmara de Diputados con-
tribuira a la formacin de las leyes de acuerdo con el Senado y con el Presidente.
Se le dara tambin la facultad de fiscalizar los actos del gobierno. Para ejercer esa
atribucin, la Cmara puede, con el voto de la mayora de los diputados presentes,
adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se trasmitirn por escrito al Presidente
de la Repblica. El Senado, despojado de toda facultad poltica, contribuira a la
formacin de las leyes y se le convertira en juez para fallar las acusaciones que se
formularan por la Cmara contra los ministros y aun contra el mismo Presidente du-
rante el ejercicio de su cargo o en los seis meses siguientes. Conocera tambin si ha o
no lugar a admitir las acusaciones que cualquier individuo particular presente contra
40
los ministros, con motivo de los perjuicios que pueda haber sufrido injustamente por
algn acto de ellos. Conocera tambin si ha o no lugar a formacin de causas contra
Intendentes o Gobernadores. Fallara las contiendas de competencia que se susciten
entre autoridades polticas y administrativas y los Tribunales Superiores de Justicia.
Prestara o negara su consentimiento a los actos del Presidente de la Repblica en
los casos en que la Constitucin o la ley lo requieran. Dara tambin su dictamen al
Presidente de la Repblica en todos los casos en que lo consultare. Poco ms ade-
lante aade el ilustre ex mandatario: El Senado qued constituido en un poder
regulador dentro de las facultades que hemos enumerado.
13.3. La reforma de 1925, si bien cambi la naturaleza del Senado al
transformarlo de fiscalizador en asesor, y de competidor poltico de la C-
mara en complementario de sus funciones, no alter esencialmente las re-
laciones recprocas entre ambos como cuerpos colegisladores. Sin embargo,
el rgimen tradicional que hizo siempre del Senado chileno siguiendo
muchos precedentes que hemos visto una cmara de menor nmero de
miembros; de mayor edad y experiencia pblica; que duraban ms aos en
sus cargos y se renovaban por terceras partes en el sistema de 1833 y por
mitades en el de 1925, haca razonable esperar mayor moderacin, parsi-
monia, independencia de las presiones electorales del momento, y centro
de relacin obligada entre parlamentarios elegidos en momentos histricos
diferentes. Sin embargo, en la prctica la situacin no fue siempre as, ni
siquiera despus de la reforma de 1925. Chile fue acentuando como nota distin-
tiva de su democracia, la creciente influencia de los partidos polticos y su control sobre
diputados y senadores a medida que creca el electorado y se debilitaba la injerencia del
Presidente de la Repblica en la composicin de ambas ramas del Congreso.
13.4. Fue esta una las causas determinantes de incluir en las Cartas de
1980 y 1989 a los senadores institucionales, que ya haba propuesto Alessan-
dri Palma en 1920 y por los cuales campearon los ex presidentes Ibez y
don Jorge Alessandri. ste, adems, como miembro por derecho propio del
Consejo de Estado y presidente por designacin unnime, fue decisivo en el
establecimiento de un Senado mixto, aunque la estructura que finalmente
se consagr en el artculo 65 de la Constitucin antes citado fue resultado
de largas discusiones y transacciones, hasta que se suprimieron por la ya
mencionada reforma de la ley 20.050 (2005).
13.5. Sabido es que hasta pasada la primera mitad del siglo XIX slo lle-
gaban al Parlamento quienes aparecan en la lista oficial que secretamen-
te aunque era un secreto a voces preparaba e impona el Presidente de
la Repblica, quien astuta y prudentemente matizaba una mayora gobier-
nista con una minora de meritorios, influyentes y destacados opositores.
O sea, el Congreso Nacional estaba compuesto en gruesa proporcin por
parlamentarios designados, aunque se cumpla el rito de la eleccin. Pero
los candidatos eran elegidos despus de haber sido designados en listas
ardua y sigilosamente negociadas.
13.6. El tiempo no transcurre en vano. A mediados del decenio de
Montt, los partidos polticos dinamizados por la divisin de los pelucones
41
entre nacionales y conservadores a raz de la cuestin del sacristn (185)

fueron disputando al Presidente su poder electoral. Los inscritos que eran
poco ms de 40.000 en 180 (2,2% de la poblacin), subieron a 106.000
en 186 (5,1%), con el trmino del voto censitario. Ya eran ms difciles de
controlar. Nacieron entonces otras herramientas de influencias, entre ellas el
cohecho la ms importante y decisiva, a la que solan sumarse el tutti, la
encerrona, el sobre brujo y otras artimaas en las que eran disparejamente
diestros los partidos, lo que le otorgaba incertidumbre y colorido muchas
veces colorido de sangre a las elecciones.
13.. Para el plebiscito del 30 de agosto de 1925, que aprob la Constitu-
cin de ese ao, los inscritos representaban el ,4% de la poblacin del pas.
La fortsima tensin que sucedi al plebiscito donde slo votaron 135.83
ciudadanos y aprobaron la Carta, 12.509, como antes lo dijimos condujo
a don Arturo a dejar el mando dos meses antes del trmino de su primer
perodo presidencial. Para ello llam a don Luis Barros Borgoo como jefe
de Gabinete, que asumi como Vicepresidente de la Repblica y convoc
a elecciones presidenciales para el 24 de octubre, donde se impuso don
Emiliano Figueroa con 186.18 votos contra su nico contrincante, el can-
didato izquierdista de la USRACH (Unin Social de Asalariados de Chile),
que obtuvo 4.091 votos.
Como se sabe, don Emiliano debi ceder la presidencia a Ibez, que se
haba trasformado en el hombre fuerte del rgimen y del pas. En la elec-
cin presidencial que sucedi a la renuncia de don Emiliano (22 de mayo
de 192), Ibez no tuvo competidor y triunf con 223.41 sufragios y una
abstencin relativamente baja para una eleccin de candidato nico. Ibez,
como don Arturo y don Emiliano, tampoco termin su perodo presidencial,
pero Alessandri e Ibez gobernaron perodos completos por segunda vez
(1932-1938 y 1952-1958, respectivamente), en circunstancias que no corres-
ponde historiar aqu.
13.8. Pero el alessandrismo, obviamente, no termin con el segundo
y noticioso gobierno de don Arturo. Recordemos, desde luego, que don Ar-
turo haba obtenido una altsima votacin cuando triunf don Juan Esteban
Montero el 2 de octubre de 1931, y un ao ms tarde, terminada la breve
anarqua que comprende desde el derrocamiento de Montero (4 de junio
de 1932) hasta la segunda eleccin de Alessandri (30 de octubre de 1932),12
el Len puso fin a esos meses caticos, iniciando la plena aplicacin de la
Carta de 1925, impedida o perturbada gravemente durante los largos siete
aos de 1925-1932.
13.9. Pero no se crea que fue sencillo este segundo perodo de Ales-
sandri Palma. Debi enfrentar no pocas vicisitudes, incluyendo los ecos de
la formidable crisis econmica mundial, que se inici en Estados Unidos
en 1929, pero repercuti en Chile, con fuerza devastadora, un par de aos
ms tarde, contribuyendo a la cada de Ibez en 1931 y al catico pero-
12 18.914 sufragios contra 182.1.
42
do posterior. La crisis del prestigio militar y el temor a nuevos golpes de

Estado que condujeron en Chile a la creacin de la Milicia Republicana,
La emergencia del nazismo alemn, como aliado poltico e ideolgico del
fascismo de Mussolini, la aparicin de los Frentes Populares en Europa y
su homnimo en Chile (6 de mayo de 1936), ms el estallido de la Guerra
Civil en Espaa, etctera, pusieron a prueba la capacidad de Alessandri y
su equipo ministerial, encabezado por Gustavo Ross, para implementar la
trascendental reforma constitucional y el Senado suprapoltico y apartidista
que exiga el rgimen bicameral.
13.10. Podra decirse que falt visin a los constituyentes de 1925? No
lo dira as. Pero dira que Alessandri vio ms lejos, estaba bien informado
cuando condicion su regreso a una Constitucin presidencial y a un sistema
bicameral, con dos ramas efectivamente complementarias, esto es, no com-
petidoras, y ambas cumpliendo su propia tarea, con sentido de constituir
un solo sistema integrado como poder poltico. De ah la doble necesidad:
a) que el texto constitucional fuera claro en sealar las funciones, y b) que
la estructura se ajustara a la funcin sealada. Ya veremos que lo primero
(letra a), se cumpli. Lo segundo (letra b), no. El Senado programado
para operar libre de presiones partidistas, continu eligindose en su forma
tradicional. En este punto, la aspiracin de don Arturo no le fue concedida,
lo cual tuvo efectos negativos que perduran hasta hoy.
13.11. Tan convencido de su idea estaba Alessandri, que volvi a soste-
nerla al incorporarse como miembro acadmico de la Facultad de Ciencias
Jurdicas y Sociales de la Universidad de Chile, en julio de 1943. Sostuvo,
a casi veinte aos de aprobada la Constitucin del 25: (En la nueva Carta)
Se despoj al Senado de toda funcin poltica y se le dej constituido en un alto
cuerpo llamado a desempear funciones de colegislador, de juez en juicios polticos,
de prestar su consentimiento a ciertos actos del presidente de la Repblica y a dar los
dictmenes sobre los casos en que fuere consultado. Ms adelante agrega, en cita
poco conocida: El Senado, tal como lo propuse en la Comisin Revisora de la
Constitucin, debe ser formado en sus dos tercios (sic) por representantes de fuerzas
vivas de la nacin, tales como la Universidad, la instruccin en sus tres grados, las
fuerzas armadas, las profesiones liberales, los representantes de la industria agrcola,
minera y fabril, los representantes del comercio, las sociedades obreras mutualistas,
legales, etc.. La tercera parte de los senadores, como elemento coordinador, podra ser
elegida directamente por todo el pas para formar as una corporacin ajena a toda
consideracin poltica, destinada a contemplar slo los intereses fundamentales de la
nacin, en todos los rdenes de sus actividades. Poco antes haba especificado
que, en su concepto, Debe existir una sola Cmara de eleccin popular.13
13.12. Para entender esta mezcla de insistencia y enmienda en el pen-
samiento del ex mandatario, que habla en 1943 de 2/3 de designados y no
de hasta 1/3, como consta en las Actas de la Subcomisin de 1925, hay que
tener presente que en un caso se trataba del Presidente en ejercicio que
13 ALESSANDRI, Recuerdos, t. III, anexo, pp. 430 y 431.
43
buscaba incorporar una idea nueva, ante un pblico adverso, a un texto

constitucional prximo a votarse, y en el otro, de un discurso en la Facultad
de Derecho de la ms antigua Universidad del pas, unidad acadmica de
que era decano su amado hijo Arturo y donde dio rienda suelta a lo que slo
ms cautamente propusiera como Presidente de Chile en 1925.
VIII. PRECEDENTES INTERNACIONALES DEL PLANTEAMIENTO

DE ALESSANDRI SOBRE EL SENADO
13.13. Algunos podran imaginar que estas proposiciones de Alessandri

Palma en 1943 constituan el recuerdo de un pensamiento obsoleto sobre
la funcin del Senado en los regmenes bicamerales. No era as. El ejemplo
ms ilustrativo y muy debatido entre los constitucionalistas fue el del Senado
espaol.
13.13.1. Desde luego, en la ilustrativa Convocatoria a un Ciclo de conferen-
cias sobre la Reforma del Senado espaol, desarrolladas a comienzos de 1996,
bajo el auspicio de la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas, con
participacin de muchos ilustres constitucionalistas peninsulares, se hizo
constar lo siguiente: En el moderno derecho constitucional, el Senado responde
siempre a la necesidad de representar, para integrar mejor el conjunto, a los segmentos
diversos de una sociedad plural, sea sta estamental, de clases, o federal, principal-
mente. Por eso, cuando la democratizacin de la sociedad y del derecho constitucional
produce una homogeneizacin del cuerpo poltico y afirma, como legitimidad exclusiva
y excluyente, la voluntad popular, una e indivisible, el bicameralismo entra en crisis
o, incluso, tiende a desaparecer.
Esta afirmacin, que parece formulada a pedido de algn partcipe del
debate chileno, la encontrarnos por doquier, expresada de una u otra ma-
nera, en el debate espaol. Su inters para nosotros deriva de que el Senado
contemplado en la Constitucin espaola de 198 sufre una crisis de iden-
tidad que le ha hecho perder su prestigio precisamente desde la supresin
de los 51 senadores institucionales, de designacin real, que contemplaba el Senado
de transicin, del que es heredero.
13.13.2. Deseo ser muy preciso en esto. No puedo aseverar que el Sena-
do espaol perdi prestigio ipso facto por haberse suprimido los 51 senadores
institucionales (una quinta parte de sus miembros). Pero es un hecho hist-
rico que se trataba de personalidades de gran prestigio y preparacin, y que
su alejamiento, despus de un largo y difcil quehacer, le rest perfil propio
y prestancia al Senado espaol a juicio de sus propios colegas.
13.13.3. Pero hay ms. Espaa sufra entonces y contina sufriendo el
antiguo problema de las Comunidades Autnomas (CC.AA.), que no aceptan estar
integradas en un cuerpo homogneo, con representacin proporcional a los habitantes
de cada una. Ni siquiera aceptan contarse como estados de un pas federal,
que se integran sobre la base de una igualdad de senadores por Comunidad
Autnoma, en forma que la mayora de ellas pueda imponer sus dictados a
la minora o a alguna de ella en particular. Por ejemplo, Catalua no acepta
quedar en minora frente a una alianza de Galicia y Euzkadi, por decirlo de
44
alguna manera, y as en los dems casos. Ahora bien, la representacin en

el Congreso de los Diputados es proporcional a la poblacin, pero las Au-
tonomas, aunque aceptan ser parte del Estado espaol, no admiten perder
su identidad en forma integral. El Senado fue mirado desde un principio
como un centro apropiado para llegar a una solucin constitucional de com-
promiso. Como alguien dijo: el Senado ampara las diferencias. La unidad
no puede darse en la plena homogeneidad de comunidades que arrastran
siglos de culturas particulares.
13.14. Muchos autores coinciden en el enfoque que he citado de la Con-
vocatoria al ciclo de conferencias sobre reforma del Senado. As, Herrero
y Rodrguez de Min, deca en la propia Academia de la que es miembro
(23 de mayo de 1995): es lgico que la homogeneizacin que del cuerpo social
realiza la democratizacin poltica, lleve a la decadencia primero y a la desaparicin
despus de las Segundas Cmaras. All donde se ha afirmado la radical unidad de
una Nacin de ciudadanos iguales, el Senado no ha encontrado lugar. Ms ade-
lante agrega: La divisin de poderes que Montesquieu concibi como un equilibrio
de fuerzas sociales, no tiene lugar cuando todo el poder se sita en el sufragio de un
nico cuerpo electoral. Este pluralismo lo es slo de partidos polticos y la divisin de
poderes lo es entre mayoras y minoras, gobierno y oposicin o, en el Estado de Par-
tidos, entre los diferentes partidos polticos, sus fracciones parlamentarias y cuotas
institucionales. Si las Cmaras son meros foros de debate o acuerdo interpartidario,
con una basta y posiblemente sobra, puesto que tan slo es una junta de portavoces de
partido con voto ponderado, en funcin de los recibidos en unas elecciones articuladas
por representacin proporcional.
13.14.1. Sera excesivo recargar las citas para demostrar la fuerte coin-
cidencia entre los autores espaoles acerca de que el Senado reivindica las
diferencias refractarias a homologarse en el sufragio universal, unitario y
proporcional, precisamente a la inversa de la Cmara Baja o de Diputados.
Por eso dira que hay tan diferentes estructuras y funciones para los senados
en el mundo, segn sea el peso, significado o valor de los territorios, estados,
regiones, etnias, sectores, instituciones, funciones, segmentos, tradiciones,
experiencias o saberes que el constituyente haya estimado conveniente re-
conocer como tales, o se haya visto constreido a ello ante el riesgo de per-
derlos como parte de la comunidad. Con todo, ambas cmaras concurren de
diferentes maneras al proceso legislativo. En la norma, dira que la Cmara
Baja, polticamente ms fuerte, impone sus decisiones a la Cmara Alta, en
mayor grado mientras ms se aleje sta del poder popular y se acerque a
la calidad de cuerpo preferentemente consultivo y designado. Por la inver-
sa, la condicin de senador suele ser ms apetecida porque est rodeada
merecidamente o no del prestigio social que irradian la ponderacin, la
experiencia, el saber y la respetabilidad que son de presumir en los parla-
mentarios de ms edad y menos ambiciones por poseer en sus currculos
suficientes ttulos y honores.
13.15. Sin duda, la cultura y la vocacin de estadista y el instinto po-
ltico de don Arturo Alessandri, enriquecido por los estrechos contactos
que, como Presidente de Chile, de paso en Europa, pudo mantener con
45
los ms preclaros y versados hombres pblicos y acadmicos de la poca, le

permitieron enfrentar muy bien preparado su regreso. Por lo mismo, sus
argumentos y propuestas para no hacer del Senado una segunda Cmara
de Diputados, sino una Cmara de altsima autoridad moral: sabia, experi-
mentada, no poltica, y por lo mismo, no competidora, sino complementaria
de la Cmara de Diputados, se impusieron en la doctrina y texto de las bases
funcionales del Senado.
13.16. Conociendo la envergadura de estadista del Presidente y su em-
puje poltico, no es raro que haya ganado la batalla como la gan. Pero, por
otro lado, conociendo a Chile y a los chilenos, no es extrao que durante
la vigencia de la Constitucin impuesta por don Arturo (1925-193), haya
prevalecido la tradicin poltica partidista que se mantuvo en la manera de
elegir los senadores.
Por lo mismo, al plantearse la reforma constitucional que condujo a la
Carta de 1980, tampoco es extrao que su hijo Jorge pusiera especial em-
peo en dotar al Senado de una estructura ms acorde con la funcin que
efectivamente le haba asignado la Carta de 1925. Tampoco extraa que
don Jorge, integrante del Consejo de Estado en su calidad de ex Presidente
de la Repblica (1958-1964) y presidente del mismo por eleccin unnime,
apoyara en consecuencia la integracin mixta del Senado para afianzar la
funcin no poltica y suprapartidista del Senado. En este tema, don Jorge
era muy alessandrista.
13.16.1. Con todo, la cuestin no era sencilla. Lo que palpitaba como
asunto de mxima importancia y primera prioridad en la mente de civiles y
militares en la tarea de preparar la Carta de 1980 era asegurar el restableci-
miento del Congreso Nacional y, con ello, avanzar decididamente hacia una
renovada institucionalizacin de nuestra democracia civil. Entre sus bases
estaban la plena separacin de poderes, un estatuto digno y claro para las
fuerzas armadas, y libertad pluralista de organizacin poltica en partidos,
ajustados a la tradicin del mundo occidental, en especial de Estados Unidos,
Francia, Inglaterra y Espaa, con las que se daban mayores nuestros nexos his-
trico-constitucionales. Ahora bien, para todos era bien marcada la diferencia
entre la primera y segunda cmara dentro de un rgimen bicameral. Ade-
ms, estaba claramente evidenciado que en el rgimen bicameral la segunda
cmara, en las experiencias cotejadas, no opera con senadores o miembros
que representen proporcionalmente a las mayoras polticas nacionales. Por
lo dems esa opcin que desconozco si se aplica en algn pas creara una
especie de competencia entre ambas cmaras, igualmente representativas de
la misma voluntad popular, apartndose as del objetivo de cumplir funciones
diferentes, pero complementarias, en el proceso legislativo.
En definitiva, para la Carta de 1980 y su enmienda de 1989 se concord
en una integracin mixta del Senado como la propusiera, sin conseguirlo,
don Arturo, en 1925. Esta estructuracin dur hasta la reciente reforma de
2005, cuyo anlisis no corresponde aqu.
13.16.2. Slo quiero agregar, que la propuesta senatorial de don Arturo
en 1925, compartida en lo principal por su hijo Jorge en la discusin de la
46
Carta de 1980, la compartimos y apoyamos junto con mi colega Alessandri

Besa en el Senado, durante nuestro perodo (1990-1998).
Pensbamos que mantener el sistema constitucional y bicameral vigente,
pero arrancarle el contrapeso sustancial consistente en un Senado modera-
dor y suprapoltico, era como aplicar corriente de voltaje incompatible a un
delicado mecanismo, sin cuidarse de usar un transformador.
En los regmenes parlamentarios, las decisiones de las mayoras polticas
que el Jefe de Estado considere inconvenientes para el bien comn de la
Nacin pueden provocar la disolucin de la Cmara Poltica. A la inversa,
las decisiones del Ejecutivo, que la Cmara Poltica estime contrarias al bien
comn, pueden provocar la cada del Gabinete, debiendo encargarse a
otro jefe poltico la organizacin de un nuevo gabinete que cuente con la
confianza de esa Cmara. Pero establecer Cmara y Senado polticos, en
un rgimen como el vigente en Chile, sencillamente desarticula el sistema
institucional y lo pone bajo el control directo de la combinacin de partidos
circunstancialmente dominante. Desde luego, aqu exigen neutralidad parti-
dista el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contralora General de
la Repblica, la Administracin Pblica, las Fuerzas Armadas, y organismos
autnomos tales como el Registro Electoral, el Consejo Nacional de Tele-
visin, Televisin Nacional de Chile, el Consejo de Seguridad Nacional, el
Banco Central de Chile, entre otros muchos.
IX. SOBRE OTROS ALESSANDRI: ARTURO, EDUARDO Y JORGE

ALESSANDRI RODRGUEZ
14.1. El objeto del captulo 14 no es escribir una monografa sobre la fa-

milia de don Arturo Alessandri Palma, o sobre algunos miembros de ella,
sino adherir al homenaje que tan legtimamente se rinde al Alessandri ms
cercano a mi generacin y dilecto amigo Arturo Alessandri Besa, esbozando
algunas lneas de recuerdo, sobre la influencia especial de tres de los Alessandri
Rodrguez en mi quehacer pblico y profesional. Me refiero especficamente a
don Arturo, don Eduardo y don Jorge Alessandri Rodrguez porque en ese
orden aparecieron en mi vida social. Por lo mismo, no me refiero a sus dis-
tinguidos hermanos damas y varones a quienes ocasionalmente conoc e
incluso admir, pero no estuvo en los planes de la Divina Providencia una
particular vinculacin personal con ellas o ellos.
A. A RTURO A LESSANDRI RODRGUEZ
14.2.1. Siendo alumno del Liceo de Via del Mar, tuve un compaero de
nombre Francisco Acua Carrasco, que junto a su hermano mayor, Pablo,
eran activos alessandristas. Uno de ellos me coment: Un hijo de don Arturo,
que tambin llevaba su nombre, es considerado el mejor abogado de Chile. Sospecho
que era el ao 1932, tiempo del triunfo de don Arturo sobre Grove en Chile,
pero de Grove sobre don Arturo en la comuna de Via del Mar. Arturito
4
como le decan todos para distinguirlo de su inmenso padre mientras ste

viva fue el abogado epnimo para m y su fama un factor importante
para mi propia opcin profesional.
14.2.2. Cuando en 193 ingres al Curso de Leyes de los Sagrados Co-
razones en Valparaso, Arturito sola venir a tomar examen a los alumnos
porteos y su presencia era un espectculo y un estmulo. Terror de los flo-
jos y garanta de los estudiosos, su voz impostada, sus preguntas claras y sus
comentarios agudos los incorporamos para siempre a nuestro anecdotario
estudiantil.
14.2.3. Lo curioso y sintomtico fue que el recuerdo de don Arturo Ales-
sandri Rodrguez Arturito, o el Decano, desde que se divulg esa nueva
distincin a travs de largas dcadas se fue nutriendo de historias, dichos
o sucesos, verdaderos o falsos, pero verosmiles, que no buscaban canonizar
ni demonizar al personaje, sino llenar los vacos de un cuento, una informa-
cin o una crnica atribuyndola a quien pudo haber sido su protagonista. Por
eso fue un acierto de Jorge Rogers Sotomayor un falangista muy alessan-
drista calificarlo como decano epnimo, slo que Arturito fue tambin
profesor epnimo y abogado epnimo, prefiriendo esa expresin de raigam-
bre histrica a la casi equivalente paradigmtico, que denota un aroma de
alabanza, no buscada, aunque merecida, en la conducta atribuida.
14.2.4. Anotemos algunas conductas epnimas que enaltecieron su paso
por el decanato, la docencia o el ejercicio profesional:
a) Riguroso en su horario. Cuentan algunos de sus alumnos que podan
ajustar los relojes por el momento en que el Decano iniciaba sus lecciones
en el aula principal de la Escuela de Derecho.
b) Ordenado en el uso del tiempo de vacaciones. Al cerrarse el ao judi-
cial (el 15 de enero), tomaba invariablemente el tren al Sur, que lo llevaba
a su residencia de verano, junto al lago Budi, y regresaba al reabrirse los
Tribunales (primer lunes de marzo). Su entonces pequeo hijo Arturo, el
nuevo Arturito, mientras viva su padre, lo acompaaba.
c) Claro en su lenguaje. Ejemplo histrico y repetido. Dice el alumno:
Perdone, profesor, pero no le entiendo la pregunta. Arturito lo mira fijamente y le
espeta: Seor, me precio de hablar claro. Lo que usted no entiende es la respuesta.
d) Jerarqua en los temas. Un alumno inocentonamente excusa su igno-
rancia alegando: Seor: esa materia no aparece en el libro. Respuesta inmedia-
ta de Arturito: No s lo que dice o no dice su libro, seor. El libro por el que yo me
guo se llama Cdigo Civil. Estudie Cdigo: ah hallar lo que le pregunto.
e) Seriedad profesional. Un cliente le pide informe sobre un caso muy
delicado de alguien que registr a su nombre, como marca comercial, la
de un conocido vivo, que corresponda al apellido de la familia, que haba
montado la importante industria. Para no enredar el ejemplo pongo los
nombres camuflados. El producto comerciado y que registr un tercero se
llamaba, digamos Illapel-Saavedra. Arturito estudi el asunto e inform, en
dos lneas: Registre la marca Illapel-ex Saavedra. Y cobr un fuerte honora-
rio, porque haba solucionado el asunto, sin necesidad de hacer un largo
informe. El consejo fue seguido y hoy da, muchas dcadas despus del in-
48
forme, el producto Illapel-ex Saavedra se vende ventajosamente. En cambio

de Illapel-Saavedra, nadie se acuerda.
Alguien podra preguntar si por eso an hoy da el prestigioso estudio
Alessandri & Compaa se ha especializado en marcas comerciales. No lo s.
Pero estoy cierto y tengo motivos para ello que el peso moral de la ancdo-
ta ha frenado muchos intentos de alargar informes jurdicos, confundiendo
el peso de los argumentos, con el peso del papel.
Por ltimo, lo ms gracioso de todo es que en el propio estudio Alessan-
dri, esta ancdota se atribuye sin certeza al fundador de la firma, Arturo
Alessandri Palma, tambin habilsimo y exitoso abogado. Pero, tratndose de
un tema jurdico, la fama del jurista epnimo opac la del Len, no obstante
ser poltico, diputado, senador, dos veces Presidente de Chile y estadista, y
adems, gran abogado. As nacen muchos mitos cuando se juntan dos estre-
llas de primera magnitud.
14.2.4.1. Pero Arturito muchas veces actuaba por presencia. Slo
vindolo, los alumnos eran capaces de imaginar las respuestas ms inve-
rosmiles o de combinar disposiciones inasimilables. Haba necesidad de
responder con precisin a un monstruo del saber, que exiga respuestas claras
y a tiempo.
Recordemos algunas ancdotas famosas entre quienes fuimos sus alum-
nos o interrogados.
Caso 1:
Ella se acomoda en el asiento y el enorme Alessandri le pregunta algo
imposible de ser ms claro en el Cdigo:
Dgame, seorita Prez:14 Qu es persona?
Persona, seor, es todo individuo de la especie humana, cualquiera sea
su edad, sexo, estirpe o condicin. Los dems son extranjeros.
(Exquisita sntesis de los arts. 55 y 56 del Cdigo).
Caso 2:
Dgame seor Gonzlez, usted es propietario de una vaca y la entrega
en usufructo a un vecino. Al cabo de un tiempo, la vaca da a luz un ternero.
A quin pertenece el ternero?
Gonzlez medita seriamente y responde:
A la vaca, seor.
14.2.5. Desde 1939, estudi en la Universidad Catlica de Chile, en
Santiago, pero rend todos mis exmenes en la Universidad de Chile. Mi
examinador en derecho civil fue siempre el Decano.
Como alumno, yo era ms estudioso en mi casa, que brillante en los
exmenes. Siempre sal bien, pero no era experto en sacarle lustre a mis
conocimientos. En general, mis respuestas eran buenas; a veces muy buenas;
rara vez, excelentes. En cuarto ao de Derecho, mi examen ante el Decano
pudo ser excelente, pero veamos lo que ocurri.
14 En todo este anecdotario he cambiado los nombres Se cuenta el milagro, pero no
el Santo.
49
Por motivos de estrechez econmica, con mi compaero de estudio, Ale-

jandro Magnet tenamos un solo libro. Yo estudiaba de 8 de la maana a 8 de
la noche, hora en que el noctmbulo Magnet me traspasaba el voluminoso
texto. En estas idas y venidas, al libro se le solt una pgina de las 500 que
tena. En los apuros del estricto horario compartido, nunca recuperamos la
paginita aquella y as lleg el da del examen.
Me sent seguro y tranquilo ante la Comisin que presida Alessandri.
Me llev a un tema sobre los haberes y cargas de la sociedad conyugal. Lue-
go de algunas preguntas obligadas, entramos en una cuestin de fondo, muy
discutida. Contest con galanura:
Sobre este tema, seor, hay una larga controversia. Se han propuesto
tres interpretaciones: La de don Luis Claro Solar, la de la Excma. Corte
Suprema, en un fallo cuidadosamente fundado, y la del seor Decano de
la Facultad de Derecho de esta Universidad, que preside la comisin (era
quien me interrogaba). Yo ya haba cado en cuenta de que la pgina perdi-
da precisamente resuma la tesis del seor Decano que preside esta Comi-
sin. Yo prev el desastre posible, pero no seguro: Se interesara el Decano
porque le expusiera su propia doctrina, despus de explicar correctamente
las otras dos? Alentaba la dulce esperanza de que se contentara con ellas.
Pero no fue as
Veamos la primera doctrina, seor Thayer dijo Alessandri. La expuse
con el mayor brillo posible, buscando abundar en sabidura, para ganarme
el derecho a que diera por terminado el examen. Nada de eso! El Decano,
impertrrito, continu:
Bien, seor! Veamos la segunda doctrina.
Dira que me luc con la sentencia de la Corte Suprema.
Bien, seor dijo nuevamente el Decano. Vamos a la tercera doctrina.
Sent alguna compasin de m mismo. Fugazmente imagin algo pare-
cido al Fin del Mundo, si yo dijera, por ejemplo:
Seor Decano, seores profesores, la verdad es que al libro le falta esa
pgina.
Pero haba que luchar hasta el final. Y empec:
Para apreciar debidamente los alcances del pensamiento del seor
Decano es conveniente recordar la prioridad particular que se asignaba
a la propiedad raz en los tiempos en que se public el Cdigo Civil. Por
ejemplo y me dispuse a ilustrar lo que vena enunciando. Ah el Decano
me interrumpi:
Seor, muy interesante la historia, pero vamos al Cdigo. Dgame usted
por qu el largo inciso 2 del artculo 136 intervine yo, mencionndolo
junto con l y aludiendo de inmediato a la base de la doctrina, que se me ha-
ba volado junto con la pgina perdida y que las palabras del Decano largo
inciso segundo, por asociacin mental, trajeron de nuevo a mi mente.
Rota la tensin y despejada la incgnita, el Decano tuvo el buen gusto
de no exigirme una detallada exposicin sobre algo que, finalmente, yo ha-
ba evidenciado conocer y dio por terminado el examen. Abandon la sala,
mientras la comisin deliberaba. Estaba cierto de haber aprobado, pero ig-
noraba la nota, que demoraron algunos minutos en comunicrmela. Quien
50
apareci con la nota, una colorada (nota 5, distincin), fue mi profesor

ayudante Hugo Rosende, que vena indignado:
Estos grandes seores de la Chile siempre se las arreglan para deslucir
los exmenes de nosotros (los de la Catlica). A un alumno de la Chile le
habran cantado mucho antes las tres coloradas, luego de tu brillante expo-
sicin, que el mismo Decano interrumpi. Nosotros reclamamos siete, que
tenas bien ganado, pero
Querido Hugo le interrump: El Decano tena razn. La doctrina
apareca en una pgina que se vol hace un par de semanas del libro y ese
tema no lo pude repasar para examen. El propio Decano, al interrumpirme
y mencionar el largo segundo inciso me dio la clave y la record. El cinco
est bien puesto. Podan haberse contentado con las dos doctrinas anterio-
res, pero el Decano quiso lucirme con la explicacin total, o bien olfate
que no estaba firme en ese aspecto del tema, e insisti.
Hugo, sorprendido, se ri y tranquiliz. Aos ms tarde, l mismo fue
un gran profesor, decano y fiel discpulo del Decano epnimo.
Por mi parte, en lugar de las tres distinciones del Decano en el menta-
do examen, recib de l otras distinciones: 1) una conceptuosa carta de
felicitacin y agradecimiento, por el ejemplar de mi memoria de Licencia-
do que le envi. Trataba en ella de La vocacin jurdica; 2) una solicitud
telefnica personal y significativa de Arturito, para que le atendiera a un
apreciado cliente suyo en un problema laboral de esos que usted conoce bien
y que yo por mis aos ya no atiendo; y 3) el gesto de confianza que implicaba
admitirme, junto a otro colega, en el lugar que quedaba vacante en una de
las dependencias de su gran estudio por renuncia de Vctor Santa Cruz. Esas
fueron las generosas tres distinciones que fuera de examen me brind el
Decano.
B. EDUARDO A LESSANDRI RODRGUEZ
14.3.1. Si este fiel descendiente de don Arturo estuviera observando lo que

escribo, se sorprendera que le dedique un captulo especial en estos recuer-
dos, en circunstancias que, me parece, slo una vez habl conmigo y no muy
larga ni cmodamente. Pero esos minutos, en los arcanos de la Providencia,
fueron decisivos en mi vida profesional y vocacional desde 194 hasta hoy.
Ni yo mismo haba meditado sobre ello antes de preparar estas notas sobre
mis relaciones con el alessandrismo.
14.3.2. Un sbado de marzo, en 194, me sent a desayunar, en el Caf
Astoria, junto con don Carlos Vergara Bravo. En aquellos tiempos se tra-
bajaba medio da los sbados y abran los bancos y tribunales, detalle que
interesa especificar. El Caf Astoria funcionaba entonces en la primera cua-
dra de la calle Ahumada y era frecuente que nos juntramos entre 10 y 11
de la maana a una especie de coffee-break o segundo desayuno un grupo
abigarrado de amigos. Convergamos, despus de cumplir tareas de primera
hora en la universidad, la oficina u otros quehaceres, para hablar de todo y
arreglar el mundo. Entre ellos recuerdo a Douglas Mackenzie, Eduardo
51
Frei (padre), los hermanos Mujica, los Montalva Quindos, Pancho Arizta,
el padre Rafael Maroto, don Carlos Vergara Bravo, Vctor y Andrs Santa
Cruz (a veces), Fernando Lobo y otros.
14.3.3. Pero ese sbado don Carlos Vergara Bravo, profesor titular de
Derecho del Trabajo en la Universidad de Chile y particularmente ligado
a mi vida acadmica por haber sido informante de mi tesis para optar a la
licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales me solicit formramos mesa
aparte pues tena un asunto profesional y confidencial que hablar conmigo.
As lo hicimos.
Don Carlos me inform que era asesor legal del Sindicato de Empleados
del Banco del Estado y llevaban ms de veinte das empantanados en una
cuestin jurdica que obstaculizaba llegar a un acuerdo. Los nimos se ha-
ban exaltado y l crea que sin desenredar esa antigua y confusa situacin
legal, el conflicto iba a desembocar en un paro de actividades, algo catico,
porque el Banco, institucin pblica y autnoma, no estaba dispuesto a
ceder, por la presin de la huelga, a una exigencia ilegal.
La complejidad del caso exiga una reunin en oficina de don Carlos y,
como era da sbado y bordebamos las 10 de la maana, lo razonable era
convenir el encuentro para el lunes o martes siguiente. Sin embargo, pro-
puse echar un vistazo a los papeles ese mismo da. Total: tenamos un par
de horas para avanzar! No sospechaba lo que ocurrira
Al revisar los antecedentes, me di cuenta de que el asunto era el mismo
que yo haba relatado, varios aos antes, cuando trabajaba en la Comisin
Mixta de Sueldos y que haba un fallo de la Corte Suprema que defina el
asunto. Era necesario estudiarlo de inmediato porque si derivaban de l ac-
ciones ejecutivas, el plazo de prescripcin de las acciones ejecutivas estara
por vencer.
Omitiendo detalles, para abreviar el relato, nos conseguimos en media
hora el expediente. Las cosas eran como las recordbamos y el fallo muy
interesante, pero la eventual accin ejecutiva venca ese mismo da sbado. Todo
se hizo con la velocidad del rayo y, en resumen, a las siete y media de la
tarde estaban embargados el flamante edificio del Banco Alameda, entre
Bandera y Morand ms la sala del Directorio y la Fiscala, en el edificio
antiguo (calle Moneda).
As, el Banco amaneci el lunes embargado y pasado a cobro judicial
por su personal. El escndalo no poda ser mayor. El Directorio se reuni
de emergencia. All surgi la figura excepcional y clarividente de uno de
sus miembros, don Eduardo Alessandri Rodrguez que solicit reunirse a
solas conmigo.
Iniciado el dilogo, me dijo con seguridad y sin rodeos:
Mire, abogado, tengo la clara conviccin de que usted no pretende sa-
car a remate al Banco del Estado. Slo busca evidenciar que la ms grande
institucin de crdito del pas no puede dar en 1942 una determinada in-
terpretacin a la ley para negar al personal lo que entonces peda, y cambiar
en 180% esa interpretacin, para negar nuevamente en 194 la peticin del
personal. Estoy en lo cierto, seor abogado? Le respond:
52
Es exactamente as y, en consecuencia, si el Banco mantiene hoy lo que

sostuvo en 1942 el conflicto se acaba de inmediato.
Don Eduardo me pidi unos minutos, mientras conversaba con el Direc-
torio y la Gerencia del Banco. Volvi al poco rato muy satisfecho:
Listo, abogado. El Banco mantiene lo que sostuvo en 1942 me ex-
pres.
Conforme, seor Alessandri le contest. Terminado el conflicto!
14.3.4. Este corto dilogo entre dos personas que nunca haban conver-
sado antes, pero que supieron mirarse a los ojos y confiar el uno en el otro,
fue fecundo. Esa confianza bien dispensada y recibida elimin las distancias
entre un joven y desconocido abogado y el director del Banco del Estado;
diputado; hermano del conocido profesor y senador Fernando Alessandri;
hermano del Decano, profesor y famoso abogado, Arturo Alesandri; her-
mano del presidente de una de las principales empresas clientes del Banco,
don Jorge Alessandri; e hijo del tambin senador, entonces presidente del
Senado y dos veces Presidente de Chile, don Arturo Alessandri Palma.
14.3.5. Eplogo. Don Eduardo Alessandri sigui como antes, aunque
acrecent su prestigio de buen director del Banco. Pero su insignificante
interlocutor fue objeto de una impensada metamorfosis social y profesional:
a) El desconocido ayudante en el ramo de Filosofa del Derecho fue consi-
derado, desde entonces, experto en derecho laboral; b) Pas a ser socio del
estudio del profesor de la Universidad de Chile don Carlos Vergara Bravo;
c) Fue nombrado abogado de la Confederacin Nacional de Sindicatos
del Banco del Estado; d) Tambin abogado consultor de la Accin Sindical
Chilena, que acababa de fundar el R.P. Alberto Hurtado hoy San Alberto
Hurtado, despus de una entrevista personal con el Papa; e) Igualmente
socio del estudio profesional que acababa de reabrir don Eduardo Long
Alessandri (primo socialista de los Alessandri Rodrguez y sobrino del Len,
hijo de su hermana Susana), asesor jurdico de la CUT (Central nica de
Trabajadores, presidida por Clotario Blest); e) El nuevo experto laboral
fue designado Gerente de la Caja de Compensacin de ASIMET y ms tarde
miembro del directorio fundador de la Asociacin Chilena de Seguridad,
ambas organizadas por iniciativa de Eugenio Heiremans; asesor jurdico de
la Confederacin Nacional de Trabajadores del Cobre; representante para
Amrica Latina de la Confederacin Internacional de Sindicatos Cristianos,
etc., etc.
En resumen, una intempestiva y vertiginosa transfiguracin profesional
desencadenada a raz de un gesto de suma confianza de don Eduardo Ales-
sandri Rodrguez.
Con su hermano Jorge, en cambio, la relacin fue otra y los resultados,
aunque tambin espectaculares, fueron incomparables y sorprendentes.
C. JORGE A LESSANDRI RODRGUEZ
14.4.1. Diversas circunstancias me permitieron conocer personalmente en

1945 a don Jorge Alessandri. Su ingreso como presidente ejecutivo de la
53
Compaa Manufacturera de Papeles y Cartones, hacia 1938, unida al pre-

maturo fallecimiento de su fundador, don Luis Matte Larran, agriaron las
relaciones entre el nuevo Gerente General, don Eduardo Morel Herrera,
mi suegro y el nuevo presidente ejecutivo. Los Matte eran y siguen siendo
los dueos de la Compaa. Don Eduardo Morel haba sido el ms estrecho
colaborador de don Luis Matte en la organizacin de la empresa, pero fa-
llecido l es mi parecer no caban dos ejecutivos mximos en la empresa
y la cuerda se cort por lo ms delgado. Conozco detalles sueltos de este
conflicto suscitado antes que yo me casara entre el pap de la que sera mi
esposa y el pap de los empresarios de Chile. Adems, mi suegro no qued
en la calle. Pas a ser Gerente General de CODINA (Compaa Distribuido-
ra Nacional), donde era director, pero no presidente ejecutivo, don Jorge
Alessandri. Ah la sangre no lleg al ro.15
14.4.2. Tan pacficas eran las cosas, hacia 1945, que el nuevo gerente de
la Papelera, Antonio Bascun, organiz mi entrevista con don Jorge para
conversar sobre mi posible nombramiento como su secretario en las fun-
ciones de presidente de la Confederacin de la Produccin y el Comercio.
Aunque la receptividad de don Jorge fue positiva y cordial, tres influencias
parecen haberse concertado para que esta opcin se diluyera: mi ngel de
la Guarda, la Divina Providencia y el Sentido Comn.
14.4.3. Con todo, siempre hubo una cercana, al menos fsica, con don
Jorge: la CODINA y la Papelera ocupaban los pisos 1 y 3 del mismo edificio,
y yo con mis socios, un par de piezas en el piso 5. Por lo mismo, ms de una
vez nos vimos de entrada y salida y en una o dos ocasiones don Jorge me invi-
t gentilmente a conversar sobre asuntos varios, en especial, sociales y labo-
rales. Nunca hubo alguna discusin agria. Total, ninguno tena aspiraciones
polticas y, aunque l me saba un hombre de Frei, yo gozaba de la amistad
y especial confianza de Eugenio Heiremans, su alter ego, junto a Ernesto Ayala
en el mundo empresarial. Estas amistades que tranquilizaban a don Jorge
eran las mismas que intranquilizaban a algunos de mis amigos falangistas y
sindicalistas. Ramn Luco, Ernesto Yvar, el Padre Hurtado, el Padre Poblete,
Ignacio Grez y Bernardino Piera, entre otros, llamaban a la paz.
14.4.4. Reconozco mi incoercible propensin a meterme en las patas
de los caballos y afrontar las consecuencias cuando algo se atraviesa en
la marcha de asuntos que juzgo de mi incumbencia. As, en noviembre de
1956 alguien no recuerdo quien me inform que el destacado periodista
poltico Luis Hernndez Parker haba anunciado que el presidente de la
Confederacin de la Produccin y el Comercio, don Jorge Alessandri, haba
aceptado la candidatura a senador por Santiago en la lista del Partido Libe-
ral. Una publicacin de Ercilla abonaba la noticia. En mis funciones como
asesor de muchas organizaciones sindicales yo haba desaconsejado siempre
el aprovechamiento de los respaldos sindicales para las opciones parlamen-
tarias. Fue mi permanente discrepancia con Eduardo Long Alessandri y con
15 Slo cuando don Jorge aludi a la situacin de la empresa al momento de tomarla a
su cargo, don Eduardo Morel mismo y, fallecido l, mi seora, le discutieron algunos juicios,
sin que la polmica subiera de tono.
54
las directivas del Departamento Sindical de la Falange. Normalmente ganaba

las batallas doctrinarias, pero llegada la hora de la verdad, la condicin de
parlamentario era ms apetecida, salvo para personalidades austeras y ultra
independientes, como Clotario Blest. Este era revolucionario y hasta apoy
el golpe de Grove el 4 de junio, pero se resisti siempre a las tentaciones
parlamentarias. Sinceramente yo miraba a don Jorge Alessandri en las an-
tpodas de su primo Eduardo Long Alessandri, mi socio de oficina y asesor
de la CUT.
Sin pensarlo mucho ms, ante la noticia de Ercilla y Hernndez Parker,
me sent ante mi maquinita de escribir y le dirig la siguiente y breve carta
a don Jorge:
Santiago, 22 de noviembre de 1956
Muy estimado don Jorge:
S que por su arraigada tradicin democrtica, no va a tomar a mal estas
breves lneas, que nacen de una sincera preocupacin patritica.
He visto en la prensa que se da su nombre como posible candidato a Senador
por Santiago. Comprendo que su preparacin, experiencia y renombre impulsen
legtimamente a muchos sectores polticos y econmicos a propiciar su postulacin.
Nadie podra negar el brillo con que usted actuara.
Me asiste, sin embargo, una duda: Van a seguir los hombres de la produc-
cin la lnea de confundir, en un momento tan delicado, la accin poltica con
la accin gremial? Hay conveniencia nacional en que la personalidad ms
representativa de los gremios de la produccin, reconozca bandera para postular
en sustitucin de un distinguido candidato del Partido Liberal, y dentro de una
lista poltica? Sinceramente me pregunto: Se puede reprochar despus de ello la
intervencin poltica en los sindicatos y que varios dirigentes de la CUT o de otros
organismos sindicales postulen a parlamentarios?
Usted sabe que soy hombre de convicciones polticas y tengo un partido, aun-
que no soy ni he sido jams dirigente de l. De ah que no me cause escndalo y
tanto como el que ms comprenda la vinculacin que envuelven los fenmenos
polticos partidistas y econmicos, sea para el capital o para el trabajo. Compren-
do tambin lo que la poltica significa para usted, que la lleva en la sangre y es
heredero de una tradicin que sin duda es honra de Chile y de Amrica.
No vea en estas lneas una intencin ajena a lo que le digo explcitamente.
Siempre he soado el momento en que el capital y el trabajo se integren en las gran-
des entidades de la produccin, llamadas a ser bastante ms que simples sindicatos
patronales. La industria, la minera, la agricultura y el comercio, son mucho ms
que los intereses o derechos del capital invertidos en ellos. Representan hombres,
esfuerzos, riesgos, trabajo, tcnica y capitales provenientes de todos los sectores de la
ciudadana. Llevarlos a una definicin poltica me suena a una especie de contra-
partida del entendimiento entre la CUT y el FRAP. Pero para las elecciones futuras.
A travs de las distancias, he seguido siempre con sumo afecto e inters su
actuacin. Adems, usted siempre ha sido deferente conmigo. Excseme, pues, esta
intrusin que me sugiri el comentario que trae Ercilla esta semana, pgina 9.
Lo saluda con toda atencin su S.S.
William Thayer Arteaga
55
Don Jorge no me crey nada. Imagin, quiz, que yo estaba comprome-

tido en alguna estrategia para favorecer a Frei y dejarlo a l fuera de carrera,
o bien pens que mi carta le ofreca una buena oportunidad para aceptar el
ofrecimiento liberal, sin contradecir sus negativas anteriores. Me respondi
de inmediato as:
Santiago, 23 de noviembre de 1956
Mi estimado amigo:
Hasta ayer mantuve firmemente mi resolucin de no aceptar la candidatura
a senador por Santiago, que se me vena ofreciendo por el Partido Liberal, desde
hace algunos meses, porque, por razones personales, he sostenido constantemente
el propsito de no participar en la poltica activa.
En el ltimo momento su carta ha contribuido poderosamente para convencer-
me de que quienes conociendo mi falta absoluta de ambiciones, de la cual derivan,
tal vez, mi independencia y mi franqueza, estn en lo cierto cuando piensan que
mi labor en el Senado podra servir para esclarecer problemas fundamentales y,
especialmente, para procurar liberar las actuaciones pblicas de la insinceridad
consciente, o inconsciente, de que a menudo aparecen revestidas, en las cuales re-
side buena parte de los tropiezos que encuentra la solucin de muchos de nuestros
ms apremiantes problemas.
Dentro del campo patronal he sido un resuelto propulsor del entendimiento
con las directivas gremiales de empleados y obreros, pues estoy convencido de que
sus intereses son del todo comunes, cosa que usted no puede ni deba ignorar,
por lo que resulta pueril, hasta extremos que autorizan a pensar en falta de
sinceridad, que el entusiasmo que mi nombre pueda despertar entre los elementos
patronales llegue a tener el significado que usted le atribuye y traducirse en que
se confunda, por los hombres de la produccin, la accin poltica con la gremial.
Hernn Videla Lira es senador y presidente de la Sociedad Nacional de Minera
desde hace muchos aos y ni usted, ni nadie, vio en ello semejante temor. Es,
adems, pblico y notorio que ninguna intervencin, directa ni indirecta, ha
cabido en los gremios patronales en la iniciativa de mi candidatura senatorial.
Ella ha nacido en el seno de un partido poltico y a nadie puede extraar, de
buena fe, que es lgico que para hacerlo se haya pensado, con fundamento, que
los productores y los comerciantes veran con simpata que alguien muy vincu-
lado a ellos llegue al Parlamento, porque no slo es una realidad innegable,
y muy antigua, la fuerte vinculacin poltica entre los gremios asalariados y
muchos parlamentarios sino que con varios partidos polticos y, entre ellos, el
en que usted milita. Los puntos de vista gremiales han obtenido hasta aqu
expedito el camino para la exteriorizacin de sus anhelos en la dictacin de las
leyes, por lo cual resulta inexplicable que usted se alarme porque puedan los
gremios patronales interesarse porque llegue al Senado un hombre eminentemente
representativo de los productores y comerciantes, serio y responsable, para que,
libre de todo compromiso, pueda contribuir a esclarecer la verdad sobre problemas
fundamentales que muchos interesada y otros desinteresadamente, por falta de
conocimientos de situaciones que slo puede apreciar bien quien las haya vivi-
do contribuyen a oscurecer y embrollar, de lo cual resultan soluciones que por
56
su falta de fundamento en la realidad econmica y humana de nuestro pas no

hacen sino que agravarlos.
Como usted ve, esos temores de alto inters pblico que despierta en usted mi
candidatura, no resisten el menor anlisis. En cambio, mi estimado amigo, pese
a que usted me dice que no vea en sus lneas ninguna intencin ajena a lo que
dice explcitamente, me atrevo a sugerirle que ellos puedan venir, tal vez, de su
subconsciente y reconocer como causa verdadera la creencia, a mi juicio injustifi-
cada, de que ella pueda aminorar los brillantes resultados electorales que usted y
sus correligionarios esperan, y desean, para el distinguido y prestigioso candidato
de sus afecciones. Probablemente temen que mi postulacin pueda importar un
contratiempo para la continuada labor de ablandamiento y halago que, desde hace
ya buen tiempo, se viene realizando en forma un tanto reservada entre los hombres
de la produccin y el comercio, mientras que el pblico, ya sea en el Parlamento,
en la prensa, o en los conflictos del trabajo, asumen actitudes bien diferentes. Ah
se defiende, outrance, no slo los legtimos intereses de los empleados y de los
obreros, que en mi concepto en nada se oponen a los de los patrones, sino que hasta
sus ms equivocadas demasas que se vuelven, principalmente, en contra de otros
asalariados, precisamente de los menos afortunados, y hasta se ataca con irri-
tante injusticia, en conjunto, a aquellos mismos que se halaga individualmente
en privado. Espero que mi actuacin parlamentaria pueda servir para poner en
evidencia tales inconsecuencias.
Mucho celebrara que esta carta pudiese contribuir a tranquilizar las inquie-
tudes de alto inters pblico que usted parece creer que le inspira mi candidatura
senatorial, que nadie lamenta ms de veras que yo, como lo prueba el hecho de que
por todos los medios a mi alcance he procurado evitar su aceptacin.
Lo saluda muy atentamente su afectsimo amigo,
Jorge Alessandri R.
14.4.5. No es pertinente a este estudio analizar la respuesta de don
Jorge, desde el punto de vista de adivinar sus propsitos conscientes, o los
impulsos de su subconsciente, si he de seguir la propia lnea argumental
que utiliza para interpretar mi carta. En cambio es un hecho indiscutible
que una oportuna o inoportuna carta ma, sincera o insincera, contribuy
poderosamente a la incorporacin de don Jorge al primer plano de la po-
ltica activa nacional.
Si alguien pensara que el desenlace de este episodio no responde a la
realidad de los hechos y proviene de una exageracin de quien escribe es-
tas lneas, debo hacer constar que el propio don Jorge, ya Presidente de la
Repblica, volvi a culparme ante el seor Arzobispo de Santiago y su Vicario
General, don Jorge Gmez Ugarte, de haberlo transformado en protago-
nista de la poltica activa de Chile, como senador y luego Presidente de la
Repblica. Si todava alguien mantuviere dudas al respecto, puedo invocar
el testimonio de todos los miembros del Consejo de Estado, ante los cuales
el mismo don Jorge volvi a reprocharme, con irnica simpata, ser el res-
ponsable principal de haberlo forzado al protagonismo poltico, que, como
dice en el acpite final de su carta del 23 de noviembre de 1956, por todos los
5
medios a su alcance procur evitar. Esto ocurri en la cariosa manifestacin

de despedida que le brind el Consejo con motivo de su renuncia a esa alta
institucin, desaparecida al entrar en funciones el Senado, conforme a la
Carta de 1980, disposicin vigsimo sexta transitoria.
15. Con estos comentarios y recuerdos cierro estas lneas de homenaje

a don Arturo Alessandri Besa, con cuya amistad me honr y a la cual debo
parte de los muchos recuerdos que testimonian este peculiar alessandrismo
de un falangista.
58
EVOLUCIN Y SINGULARIDAD DE LA INSTITUCIN
ARBITRAL EN CHILE
Gonzalo Biggs *
Participo con especial agrado en este justificado homenaje a Arturo Alessandri,

ilustre jurista y hombre pblico, con una extensa trayectoria al servicio del pas
y socio principal de uno de los estudios de abogados ms prestigiosos y antiguos
de Chile.
El objetivo general de este tributo es reconocer su gran calidad humana y
destacada contribucin al desarrollo y perfeccionamiento del derecho civil. Su
magistral memoria sobre la nulidad que don Luis Barriga Errzuriz describiera
como una de las instituciones fundamentales del derecho,1 se extiende a di-
versas ramas de nuestra disciplina, inclusive a la particin de bienes que, una
vez cumplidos los requisitos legales pertinentes, ejecuta un juez rbitro. Existe,
por lo tanto, un vnculo directo entre la nulidad civil y el arbitraje, materia,
esta ltima, a la que har referencia en esta oportunidad.
El 10 de septiembre de 2004 entr en vigencia la Ley N 19.971 sobre arbi-

traje comercial internacional que representa la ltima etapa en un proceso
que comenz el 15 de octubre de 1875, fecha de vigencia de la Ley de Or-
ganizacin y Atribuciones de los Tribunales, cuyo Ttulo Ix, artculos 172
al 191, incluy a los jueces rbitros. En lo esencial, los artculos menciona-
dos corresponden a los artculos 222 al 243 del mismo Ttulo Ix del actual
Cdigo Orgnico de Tribunales, promulgado en 1943. Como lo indico a
continuacin, existe una perfecta continuidad y armona en este proceso
que se iniciara en 1875 y la actual legislacin sobre arbitraje. Tratar los
siguientes temas:
I. Promulgacin de la ley sobre arbitraje comercial internacional;
II. La ley de arbitraje de 1875; y
III. Los arbitrajes internacionales del perodo 1882-1888. Estos ltimos
constituyen un precedente que refuerza las actuales expectativas de Chile
de convertir a nuestro pas en sede del arbitraje comercial internacional.
I. LA LEY SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
En 1998, el directorio de la Cmara de Comercio Chileno Norteamericana

Amcham estableci un Centro de Arbitraje destinado a promover el arbi-
traje comercial internacional en Chile.
La administracin institucional del arbitraje domstico se haba inicia-
do con particular xito en 1992, con la creacin del Centro de Arbitraje y
* Abogado y socio de Figueroa y Valenzuela en Santiago de Chile. Miembro del Directo-

rio de la American Arbitration Association de Nueva York y rbitro del Centro de Arbitraje
de la Cmara de Comercio de Santiago.
1 BARRIGA ERRzURIz, LUIS, prlogo a la memoria de prueba La nulidad y la rescisin en
el derecho civil chileno de Arturo Alessandri Besa, Imprenta Universitaria, 1949.
59
Mediacin CAM de la Cmara de Comercio de Santiago. Por consiguien-

te, como el objetivo del Centro de Amcham era administrar el arbitraje
comercial internacional, su iniciativa fue complementaria del trabajo que
realizaba el CAM.
Para cumplir el anterior objetivo, Amcham nombr Presidente del Cen-
tro de Arbitraje a don Arturo Alessandri, bajo cuyo liderazgo se realiz un
importante programa que incluy, entre otras, las siguientes actividades:
a) Fortalecimiento de la relacin con el mayor centro de arbitraje del
mundo, la American Arbitration Association (la Asociacin Americana)
de Nueva York;
b) Redaccin y aprobacin del Reglamento de Operaciones del Centro
de Arbitraje; y
c) Apoyo a las gestiones que culminaron en la promulgacin de la Ley
N 19.971 sobre arbitraje comercial internacional.
Fue muy importante el apoyo y colaboracin que Amcham recibi de la
Asociacin Americana. Entre otras actividades, en julio de 1998, se realiz
por primera vez en Chile un seminario conjunto sobre arbitraje comercial
internacional que contribuy decisivamente a la posterior incorporacin
del tema en nuestro rgimen legal.2 Fue inaugurado por la Ministra de
Justicia, Soledad Alvear, y tuvo la participacin de destacados juristas nacio-
nales e internacionales.3 Posteriormente, la Asociacin Americana public
un libro, en ingls y castellano, con las contribuciones de los principales
expositores.4
Para las operaciones del Centro fue necesaria la redaccin y aprobacin
de un Reglamento en ingls y castellano que el Directorio de Amcham
confi a un Comit que presidi Arturo Alessandri y en que participaron el
prestigioso juez norteamericano, recientemente fallecido, Malcolm Wilkey,
el abogado Ricardo Sateler y quien escribe. Fueron largas horas de trabajo
que despus de varios meses culminaron en la aprobacin de un Reglamen-
to que se bas en el Modelo de UNCITRAL de 1985.5
Como continuacin de los anteriores esfuerzos, se form un comit
interinstitucional que integraron Ricardo Sateler, en representacin de
Amcham, Jaime Irarrzaval, en representacin del CAM de la Cmara de
Comercio de Santiago, y Avelino Len, en representacin del Colegio de
Abogados. Este Comit redact un proyecto de ley sobre arbitraje comercial
2 El Congreso tena pendiente de aprobacin un proyecto de ley sobre arbitraje de 1992
que, adems de no contemplar el arbitraje comercial internacional, ampliaba el arbitraje

forzoso y restringa la autonoma de la voluntad.
3 Entre otras personas, participaron el Vicepresidente de la American Arbitration Asso-
ciation, Michael Hollering, la Asesora Legal, Florence Petersen y el Presidente de la Corte

Espaola de Arbitraje, Bernardo Cremades.
4 El libro incluy una introduccin del Presidente del Comit de Arbitraje de la Asocia-
cin Internacional de Abogados, David Rivkin, y del miembro del Consejo Internacional de
Arbitraje Comercial, Donald Donovan, y artculos, entre otros, de Michael Grasty y Ricardo
Sateler.
5 UNCITRAL es el acrnimo en ingls de la Comisin de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI.
60
EVOLUCIN Y SINGULARIDAD DE LA INSTITUCIN ARBITRAL EN CHILE
internacional que fue sometido a la consideracin del Ministro de Justicia

de la poca, Luis Bates. Don Luis reconoci su importancia y le otorg la
prioridad requerida para lograr una pronta aprobacin legislativa; ello se
logr con la promulgacin, el 10 de septiembre de 2004, de la Ley N 19.971
que actualmente nos rige.6
II. LA LEY DE ARBITRAJE DE 1875
1. INTRODUCCIN
El hecho que la actual legislacin arbitral chilena provenga y sea consistente

prcticamente sin modificaciones con aquella promulgada en 1875, dife-
rencia nuestra legislacin de muchas otras, y especialmente de aquellas de
nuestro hemisferio, inclusive la norteamericana.
Adems, como lo demuestra en su libro Patricio Aylwin, nuestros tribu-
nales, a partir de 1878, desarrollaron una importante jurisprudencia arbitral
que demuestra la rapidez con que el arbitraje se integr a nuestra institu-
cionalidad.7 La frecuencia de su utilizacin, a contar del siglo xIx desco-
nocida en Amrica Latina la confirman eminentes tratadistas citados por
don Patricio, como Manuel Egidio Ballesteros, Franklin Otero y otros.8 Esta
continuidad y uniformidad en la aplicacin del arbitraje durante prctica-
mente siglo y medio tiene diversas e importantes connotaciones.
Desde luego, refleja la estabilidad poltica e institucional lograda por
nuestro pas a partir de la Repblica de Portales (1830-1837). Cuando se
promulga la ley de 1875, Chile tena apenas dos millones de habitantes y
su territorio terminaba en Copiap. Sin embargo, ya estaba consolidado un
Estado de Derecho y, desde 1857, rega el Cdigo Civil de Andrs Bello. De
esta manera, la legislacin arbitral de 1875 que fue parte integrante de una
ley sobre organizacin y atribuciones de los tribunales de justicia fue una
extensin natural e inseparable de una institucionalidad poltica y jurdica
reforzada por una convivencia social y econmica ya asentadas sin las
cuales no habra podido existir. Este desarrollo poltico y social, y la ley de
arbitraje de 1875, facilit, posteriormente, en 1882, la iniciativa del Presi-
dente Domingo Santa Mara de impedir que las reclamaciones extranjeras
derivadas de la Guerra del Pacfico llevaran a una intervencin armada y se
aceptara, en cambio, solucionarlas mediante el arbitraje internacional, como
lo comentamos ms adelante.
6 Ver SATELER, RICARDO, Historia de la Ley N 19.971 sobre arbitraje comercial inter-
nacional en Estudios de Arbitraje, Libro homenaje al profesor Patricio Aylwin Azcar, Eduardo
Picand Albnico, coord., Editorial Jurdica de Chile, 2006.
7 AYLWIN AzCAR, PATRICIO, El juicio arbitral, 5 edic., Editorial Jurdica de Chile, 2005.
8 BALLESTEROS, MANUEL EGIDIO, La lei de organizacin y atribuciones de los tribunales de
Chile, Santiago, 1890; OTERO ESPINOSA, FRANkLIN, Concordancias i jurisprudencia del Cdigo de
Procedimiento Civil, Imprenta Universitaria, 1906.
61
2. A NTECEDENTES
La promulgacin de la Constitucin de 1833 estableci las bases de un

rgimen poltico que, sin perjuicio de distintas modificaciones, perdurara
hasta 1925. Sin embargo, en materia civil, Chile continu regido por leyes
espaolas dispersas que incluan, entre otras, el Fuero Juzgo y la Novsima
Recopilacin de 1805. Con anterioridad a la ley de 1875, coexistan tribuna-
les especiales para diversas categoras de asuntos. Por ejemplo, las cuestiones
comerciales las resolva el tribunal del consulado; las cuestiones mineras, la
junta de minera; las financieras, los tribunales de hacienda; y las cuestiones
militares y eclesisticas, sendos tribunales especiales.9
Durante el gobierno de Ramn Freire, en 1824, se dicta un primer Re-
glamento de Administracin de Justicia, bastante embrionario, pero que,
con diversas modificaciones, rigi hasta 1875. Estableci como trmite obli-
gatorio la conciliacin judicial10 que, por no tener xito, fue derogada en
1836.11
En 1835 fue presentado a la consideracin del Consejo del Estado un
ambicioso proyecto de ley sobre Procedimiento Civil y Administracin de los
Tribunales, cuyo autor fue Mariano Egaa, pero que no tuvo aplicacin.12
Posteriormente, en 1852, el gobierno de Manuel Montt comision a Andrs
Bello para que redactara un proyecto de cdigo de procedimiento, pero don
Andrs, quien trabajaba exclusivamente en la redaccin del Cdigo Civil,
no acept el encargo.13
La complejidad de reunir en un solo proyecto la organizacin de los
tribunales y el procedimiento civil fue comentada, en 1864, por Francisco
Vargas Fontecilla, quien seal que la organizacin de los tribunales es
un trabajo que debe preceder al de un sistema de enjuiciamiento [] y
la ndole propia de cada manera de enjuiciar debe hallarse en perfecta
armona con el carcter fundamental de los tribunales encargados de apli-
carla.14 Este claro razonamiento llev a la actual separacin de los cdigos
de tribunales y de procedimiento que Egaa haba refundido en uno solo.
Esta separacin signific, tambin, que las urgencias y fechas de aprobacin
respectivas fueran muy distintas: el cdigo de tribunales entr en vigencia
en 1875, en cambio, la aprobacin del cdigo de procedimiento tard mu-
chsimo y su vigencia slo ocurre en 1902.15
9 EYzAGUIRRE, JAIME, Historia del Derecho, Editorial Universitaria, noviembre de 1978.

10 ANGUITA, RICARDO, Leyes promulgadas en Chile, t. I, p. 151, Imprenta Barcelona, Santia-
go, 1913. En adelante, Anguita.
11 ANGUITA, ibd., t. III, p. 267.
12 Publicado en El Araucano, N 280, 15 de enero de 1836, y comentado por Andrs Bello
en artculo publicado en Obras completas, La casa de Bello, t. xVIII, Caracas, 1982. En adelante
Bello Tomo xVIII.
13 AMUNTEGUI MIGUEL LUIS, Bello, Tomo xVIII, ibd., p. 24.
14 VARGAS FONTECILLA, FRANCISCO, Proyecto de lei de organizacin i atribuciones de los tribu-
nales, Imprenta Nacional, mayo de 1864. En adelante FVargas.

15 Un primer borrador de la ley de procedimiento civil fue comisionada por el Presidente
Montt en 1861 al jurista colombiano Florentino Gonzlez, pero no fue aprobado. Un nuevo
62
3. DESCRIPCIN
El autor del proyecto de Organizacin y Atribuciones de los Tribunales de

Justicia promulgado como ley en 1875 fue Francisco Vargas Fontecilla, cu-
yos antecedentes son los siguientes: naci en Santiago en 1824 y jur como
abogado el 19 de abril de 1847. En 1851 se incorpor a la Facultad de Leyes
de la Universidad de Chile y fue designado su Secretario General. Fue Mi-
nistro del Interior y de Relaciones Exteriores del 26 de septiembre de 1867
al 7 de agosto de 1870; Ministro de Justicia, Culto e Instruccin Pblica del
2 de agosto de 1870 al 18 de septiembre de 1871; Ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago en 1872 y Fiscal de la Corte Suprema el 20 de abril
de 1882. Falleci en 1883.16
En enero de 1863, Francisco Vargas recibi del gobierno el encargo de
preparar el mencionado proyecto de ley. Con una rapidez sorprendente,
en mayo de 1864 entreg a la consideracin del gobierno un completo
proyecto sobre esta delicada materia.17 El Ttulo xIII, artculos 213 al 235,
que adjuntamos como Anexo A, se refiri por primera vez en Chile a los
jueces rbitros.
El 18 de julio del mismo ao, el gobierno nombr una Comisin Reviso-
ra del proyecto Vargas Fontecilla que incluy, entre otros, al futuro presiden-
te, Domingo Santa Mara, quien, como veremos, tendra una participacin
determinante en la formacin de los tribunales arbitrales que mencionamos
ms adelante.18
La Comisin desarroll su trabajo en dos perodos sucesivos. El primero
termin en 1869 y el segundo se desarroll entre el 30 de julio de 1869 y el
4 de mayo de 1874, durante el cual se celebraron cincuenta y dos sesiones.
Su ltima sesin fue el 22 de junio de 1874 y cont con la presencia del
Presidente de la Repblica, Federico Errzuriz zaartu.
El 3 de junio de 1874, el Presidente y su Ministro de Justicia, Jos Mara
Barcel, adjuntaron el proyecto final al Congreso con un fundamentado
Mensaje que, en lo referente al arbitraje, seal:
Siguiendo los pasos de las legislaciones modernas que tienden a hacer cada
da ms raro el arbitraje forzado y poco apasionado de las ventajas de semejante
institucin, el Proyecto no la admite sino para aquellos casos expresamente sea-
borrador de Jos Bernardo Lira fue presentado en 1874 para su revisin por una comisin
especial del gobierno. sta public el borrador final en 1885, pero tampoco fue aprobado.
Un proyecto publicado en 1893 fue revisado por una nueva comisin legislativa que comenz
sus labores en 1900 y que, despus de 39 sesiones, aprob finalmente el proyecto de Cdigo
de Procedimiento Civil que entr en vigencia el 28 de agosto de 1902.
16 Biblioteca del Congreso Nacional, Biografas, <www.bcn.cl /biografas>.

17 FVARGAS, ibd.
18 Algunos de los miembros de esta Comisin fueron Jos Alejo Valenzuela, Julin Riesco,
Domingo Santa Mara, Jos Victorino Lastarria, Cosme Campillo. Posteriormente, se incorpo-
raron, entre otros, Gabriel Ocampo, Jorge Huneeus, Joaqun Blest Gana y Jos Bernardo Lira.
(nfasis agregado). Ver Echeverra Noton, Jorge y Pumarino Romo, Jorge, Ley de organizacin
y atribuciones de los tribunales de 1875, memoria de prueba, Universidad de Chile, 1994.
63
lados por el Cdigo Civil y por el Cdigo de Comercio. Fuera de ellos nadie puede
ser obligado a someter al juicio de rbitros una contienda judicial; lo que no obsta
para que personas que tengan la libre administracin de sus bienes lleven ante
tales jueces negocios en que no se interesa el bien pblico o que no afectan a dere-
chos de terceros. Otra disposicin importante que notaris en lo relativo al juicio
arbitral, es la que, sancionando la jurisprudencia ms reciente de los tribunales
de la Repblica, ordena en el caso de discordia, a los rbitros discordantes y al
tercero llamado a dirimirla, que acuerden conjuntamente la sentencia en la forma
en que la acuerdan los tribunales colegiados. Se han introducido tambin en lo
concerniente a la expiracin del compromiso ligeras modificaciones inspiradas en
la naturaleza ntima del juicio arbitral. 19
Posteriormente, Manuel Egidio Ballesteros, en su obra ya citada, incluy
un extenso anlisis de las disposiciones sobre arbitraje de la ley aprobada, sus
fuentes, sus diferencias con el proyecto de Vargas Fontecilla y las opiniones
de los miembros de la Comisin Revisora.
Algunos temas destacados del trabajo de la Comisin, mencionados
por Ballesteros, fueron: i) que el arbitraje constituye una jurisdiccin y
sus sentencias deben ser obedecidas como si emanasen de jueces ordi-
narios (N 1610); ii) que la diferenciacin entre rbitro de derecho y de
equidad provendra del derecho romano (N 1615); iii) que el arbitraje
forzoso sera una institucin peculiar y casi exclusiva de Chile, que en
Francia produjo en la prctica resultados deplorables y tampoco existe
hoy da en Espaa (Nos 1645, 1646 y 1647); iv) que la ley espaola exige
que todo compromiso se formalice necesariamente en escritura pblica
pero la ley francesa no es tan exigente y permite se haga por escritura pri-
vada (Nos 1693 y 1694); v) que Espaa no requiere que el rbitro acepte su
designacin bajo juramento y la ley francesa no exige formalidad alguna
(Nos 1709 y 1710); vi) que debido a no estar an dictado el Cdigo de
Enjuiciamiento (Cdigo de Procedimiento Civil), las sentencias arbitrales
se sujetaran a las prescripciones de la ley de 12 de septiembre de 1851
(N 1713); y vii) que Francia prohbe recusar a los rbitros si no es por
causa sobreviniente (N 1756).
Para que se evalen los cambios que han tenido los distintos proyectos
sobre arbitraje, adjuntamos como Anexo A, las disposiciones del proyecto
Vargas Fontecilla; como Anexo B, las de la ley de 1875, y, como Anexo C, las
del actual Cdigo Orgnico de Tribunales.
19 Una reforma fundamental fue la eliminacin del fuero personal de que gozaban los
militares y personas eclesisticas que, como lo destac el Mensaje Presidencial, ahora queda-
ban sujetas a la jurisdiccin del Poder Judicial.
64
III. LOS ARBITRAJES INTERNACIONALES DE 1882-188820
1. A NTECEDENTES
En 1871, Gran Bretaa y Estados Unidos firmaron el tratado de Washing-

ton por el cual sometieron al arbitraje internacional las reclamaciones de
Estados Unidos en contra de Inglaterra por su apoyo a los Estados del Sur
durante la Guerra de Secesin de 1861-1865. Este arbitraje conocido por el
nombre del barco britnico, Alabama, tuvo importantes connotaciones y
consecuencias, inclusive, como veremos, para Amrica Latina. Fue el primer
gran arbitraje de la historia y uno de los pocos en que las decisiones fueron
adoptadas por un tribunal de cinco rbitros: un britnico, un norteamerica-
no, un italiano, un brasilero y el quinto, un suizo, que lo presidi.21
La participacin del rbitro brasilero, el Vizconde de Itajub, Marcos
Antonio dAraujo, tuvo tambin la connotacin de representar, por pri-
mera vez, en un evento de esta trascendencia a una regin hasta entonces
ignorada por las potencias de la poca. La sede del tribunal fue Ginebra,
ciudad donde recin se haba instalado la Cruz Roja Internacional y que fue
un reconocimiento a la neutralidad de Suiza, ampliamente confirmada en
aos posteriores.
La controversia fue resuelta en septiembre de 1872 y el fallo fue acepta-
do por ambas partes. Las reglas adoptadas sobre la conducta de los pases
neutrales durante una guerra civil han conservado su relevancia hasta nues-
tros das. Tambin debe mencionarse que una de las opiniones citadas en
el laudo fue la del jurista argentino, Carlos Calvo, autor de la doctrina de su
nombre y uno de los fundadores del actual Instituto de Derecho Internacio-
nal, entidad que, en 2007, sesion en Santiago de Chile
2. GUERRA DEL PACFICO (1879-1884)
Durante la Guerra del Pacfico, de Chile contra Per y Bolivia, las tropas chi-
lenas causaron daos y perjuicios a ciudadanos de diferentes pases europeos
y de Estados Unidos. Aun antes que terminara la guerra, los gobiernos de
esos pases exigieron que Chile pagara fuertes indemnizaciones por sumas
que a nuestro pas parecieron exorbitantes.
Segn los precedentes de la poca, la falta de soluciones rpidas a re-
clamos similares haban generado intervenciones armadas de los pases
reclamantes. Los ejemplos del bombardeo por Francia, de Veracruz en
20 Las fuentes aqu utilizadas provienen de: i) SOTO CRDENAS, ALEJANDRO, Guerra del
Pacfico. Los tribunales arbitrales (1882-1888), Instituto Pedaggico, Facultad de Filosofa y

Educacin, Universidad de Chile, 1950, en adelante Soto Crdenas; y ii) Encina, Francisco,
Historia de Chile. De la Prehistoria hasta 1891, t. xVII, Captulo LVII, Editorial Nascimento, en
adelante, Encina.
21 Ver CUSHING, CALEB, The Treaty of Washington of 1871, Harper & Brothers Publications,
1873.
65
Mxico, en 1838, durante la llamada guerra de los pasteles, por el no

pago de una cuenta adeudada a un cocinero francs; la invasin franco-
austraca de ese mismo pas, en 1861, por el no pago de su deuda externa;
y el bombardeo de Valparaso, en 1866, en castigo por nuestra solidaridad
con el Per, cuando fue atacado por Espaa por no pagar deudas de la
poca de la Colonia, eran demasiado recientes como para ser ignorados
por nuestro gobierno.
Con plena conciencia de la gravedad del problema, tan pronto surgieron
los primeros reclamos, que totalizaron 209, en 1882, el gobierno del Presi-
dente Domingo Santa Mara design y pidi la asesora de una Comisin
Consultiva de Abogados,22 la que, despus de un examen preliminar, envi
un Informe con sus recomendaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Informe analiz los hechos y expuso los principios jurdicos que deba
sustentar Chile (por ejemplo, slo tendran derecho a resarcimiento los
extranjeros verdaderamente neutrales y no los domiciliados o con bienes
races en el Per). Seal que la manera ms adecuada para solucionar los
reclamos sera mediante el arbitraje y, al efecto, adjunt un proyecto de
Convencin y Tratado de Arbitraje y Organizacin de Tribunales Arbitrales
que recomend constituir y que el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis
Aldunate Carrera, y el Presidente Santa Mara, aceptaron de inmediato.
Como, afortunadamente, las representaciones diplomticas de los princi-
pales pases reclamantes, Francia, Italia y Gran Bretaa, haban informado
favorablemente a sus gobiernos de la posicin de Chile, ese mismo ao 1882
fueron firmadas las Convenciones de Arbitraje con Francia e Italia, y el 4 de
enero de 1883, con Gran Bretaa.
Contribuy a la adopcin de estos acuerdos, el exitoso precedente del
arbitraje del Alabama de 1872, que las partes sealaron como el modelo
a seguir y, desde la perspectiva chilena, el hecho que el monto ordenado
pagar en ese arbitraje fuera una fraccin de lo demandado originalmente.
Sin embargo, desde un principio, surgieron dificultades por cuanto los
pases europeos pidieron incluir dentro del arbitraje los reclamos de los
tenedores de bonos de la deuda peruana y de los dueos de certificados
salitreros. Ambos pedidos fueron rechazados con xito por Chile.
3. ORGANIzACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES
El procedimiento aqu descrito se diferencia, por mltiples razones, de mu-

chos otros. En primer lugar, fue muy extenso. Dur seis aos.
Se inici en la mitad de una guerra, continu durante el curso de sta
y, finalmente, termin en 1888, esto es, cinco aos despus de firmarse, el
20 de octubre de 1883, el Tratado de Ancn o de Paz con el Per. Adems,
22 Mediante decreto del 23 de marzo de 1882, la Comisin fue formada por Ambrosio
Montt, Enrique Cood y Jos Victorino Lastarria, despus reemplazado por Jos Ignacio
Campillo. Despus de evacuar su Informe y Recomendaciones, la Comisin fue disuelta el
1 de septiembre de 1882.
66
no obstante que los procedimientos se suspendieron por perodos largos y

pudieron haber fracasado definitivamente, el apoyo permanente que Chile
recibi del Emperador del Brasil, Pedro II, logr que estos se reanudaran y
terminaran con normalidad.
Tambin debe destacarse la tenacidad y consistencia de la defensa de
Chile durante las sucesivas administraciones de los Presidentes Santa Mara
(1881-1886) y Balmaceda (1886-1891). Bajo el primero se iniciaron y desa-
rrollaron las gestiones que llevaron a la formacin y funcionamiento de los
tribunales y, bajo el segundo, se dictaron las sentencias definitivas o proto-
colos de transaccin que resolvieron las controversias a entera satisfaccin
de Chile.
Despus de acordarse que los reclamos seran resueltos por tribunales
de tres rbitros: uno que designara Chile, el otro los pases reclamantes,
y, el tercero, el que acordaran las partes, se acept que este ltimo fuera
designado por el Emperador de Brasil, Pedro II. Influy en este acuerdo,
por parte de Chile, la estricta neutralidad que Brasil mantuvo durante la
Guerra del Pacfico resistiendo la presin de Argentina para intervenir
en la misma y, por parte de los pases reclamantes, la positiva experiencia
de la participacin del jurista brasilero, Vizconde Antonio dAraujo, en el
arbitraje del Alabama.
En contraste con lo acordado con los primeros tres pases, la aceptacin
de Alemania resulto ms difcil por su insistencia en que las reclamaciones
se resolvieran en Berln. Sin embargo, sta y otras diferencias pudieron re-
solverse y, el 11 de julio de 1885, qued constituido y funcion en Chile un
tribunal Germano-Chileno.
4. L AS RECLAMACIONES DE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos rechaz que los reclamos de sus ciudadanos se resolvieran

por tribunales arbitrales establecidos en Chile. Sus objeciones fueron al pro-
cedimiento establecido, al hecho que el arbitraje se realizara en Chile y no
en Washington, y a la designacin de Brasil como tercer rbitro (por dudar
de su independencia). El mensaje del Presidente Cleveland, de 1886, hizo
referencia a estos reclamos, los que, junto con otros provenientes de hechos
ocurridos en el perodo 1856-1891 (como el famoso caso del Baltimore),
fueron resueltos mediante arbitraje en Washington en 1892.23
5. ESTIPULACIONES DE LAS CONVENCIONES
Las Convenciones firmadas con los pases reclamantes fueron prcticamente

idnticas en la forma y el fondo y llevaron a la constitucin de cuatro tribu-
23 Ver BASCUN MONTES, ANBAL, Recopilacin de Tratados y Convenciones celebrados entre
la Repblica de Chile y las potencias extranjeras, t. II (1863-1893), Imprenta Cervantes, Santiago,

1894, en adelante, Bascun.
67
nales arbitrales separados para los reclamos de Inglaterra, Francia, Italia y

Alemania, respectivamente. El tribunal talo-Chileno resolvi, adems, las
reclamaciones belgas y el tribunal Germano-Chileno, las de Suiza y Austro-
Hungra.
Se acord que la jurisdiccin de los tribunales se extendera a aquellos
actos y operaciones de los ejrcitos y escuadras de Chile desde el 14 de
febrero de 1879, fecha del rompimiento de las hostilidades, hasta el da
en que se ajustaren los tratados de paz y tregua o cesaren de hecho las
hostilidades.
Para representar y defender sus intereses ante los tribunales, cada par-
te designara sus Agentes y el personal administrativo lo proporcionara
Chile.
El plazo para el cumplimiento del mandato arbitral fue de dos aos
prorrogables por seis meses por motivos calificados. Se fijaron los procedi-
mientos de prueba, de ejecucin de las resoluciones y administracin del
trabajo de los tribunales. Respecto de la ley aplicable y forma de resolver
se estableci que los tribunales seran de derecho y fallaran conforme al
mrito de la prueba rendida y con arreglo a los principios del derecho
internacional y a la prctica y jurisprudencia establecida por los tribunales
anlogos modernos de mayor autoridad y prestigio, librando sus resolucio-
nes interlocutorias o definitivas por mayora de votos.24
6. CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES
Los tribunales Anglo-talo y Franco-Chileno se instalaron, respectivamente,

el 1 de marzo, el 5 de abril y el 17 de mayo de 1884; el tribunal Germano-
Chileno, en cambio, lo hizo el 7 de septiembre de 1886.
Los tres primeros tribunales fueron presididos por el rbitro brasilero
Felipe Lpez Netto25 e integrados, con excepcin de Francia, que fue un
residente en nuestro pas,26 por los representantes diplomticos de Gran
Bretaa e Italia, y Luis Aldunate Carrera, de Chile.27
El tribunal Germano-Chileno que, como indicamos, fue constituido
mucho despus, fue presidido por el rbitro brasilero Lafayette Rodrguez
Pereira,28 e integrado por el Ministro Residente de Alemania y Jos Antonio
Gandarillas, de Chile.
24 Artculo VIII de las Convenciones. Ver BASCUN, ibd.

25 Antiguo diplomtico. Cuando fue designado para presidir los tribunales en Chile,
tena 72 aos y ocupaba el cargo de Ministro Plenipotenciario en Washington.
26 Francia design al ciudadano francs residente en nuestro pas, Carlos Wiener.
27 Destacado jurista y hombre pblico. En 1865, particip con Domingo Santa Mara
en las negociaciones con Per con motivo de la Guerra de Espaa; el mismo ao, secretario
de Legacin en Washington y, en 1875, miembro de la Comisin Revisora del Cdigo de
Procedimiento Civil.
28 Presidi la Comisin encargada de redactar el Cdigo Civil y en 1882, Ministro de
Hacienda y Presidente del Consejo de Ministros de su pas.
68
La defensa de Chile ante los primeros tribunales estuvo bajo la respon-

sabilidad de Jos Eugenio Vergara y, ante el tribunal Germano-Chileno, por
Enrique Cood. Por otra parte, los reclamantes extranjeros recibieron la
asesora de los abogados chilenos, Adolfo Ibez y Jos Bernardo Lira.29
Los tres primeros tribunales, sin embargo, suspendieron sus sesiones el
2 de febrero de 1885, por ausentarse y regresar a su pas el rbitro Lpez
Netto. En su reemplazo, el Gobierno de Brasil nombr a Lafayette Rodr-
guez Pereira, lo que permiti que los tribunales reanudaran sus sesiones el
10 de agosto de ese ao. Sin embargo, los europeos protestaron las senten-
cias dictadas bajo estos dos perodos y, a partir de octubre de 1885, dejaron
de asistir a sesiones. Esta actitud produjo la grave crisis que comentamos
ms adelante.
Las sesiones del tribunal Anglo-Chileno se reanudaron el 26 de junio de
1886 y las del tribunal talo-Chileno, el 5 de septiembre de 1887. El tribunal
Franco-Chileno, en cambio, no volvi a reunirse y sus reclamaciones fueron
resueltas posteriormente mediante un protocolo especial.
A las anteriores interrupciones se agreg la renuncia por razones de
salud, el 9 de diciembre de 1886, del rbitro Rodrguez Pereira, que pudo
haber hecho fracasar el procedimiento pero, nuevamente, el Emperador de
Brasil impidi que esto ocurriera mediante la pronta designacin de un nue-
vo rbitro, el barn Aguiar dAndrada.30 Bajo la presidencia de este ltimo,
el 18 de junio de 1887, termin sus funciones el tribunal Anglo-Chileno y el
25 de enero de 1888, terminaron las del tribunal talo-Chileno. El tribunal
Germano-Chileno celebr tres sesiones en 1886 pero no dict sentencia.
Sus reclamaciones fueron resueltas, como en el caso de Francia, mediante
protocolos especiales.
Acerca de la presencia de los rbitros brasileros y el constante apoyo que
Brasil entreg a Chile, debe recordarse que en esa poca an no exista el
Canal de Panam y que el nico acceso a nuestro pas era a travs del Estre-
cho de Magallanes.
7. DESARROLLO DE LOS JUICIOS
El primer desafo fue la adopcin de los reglamentos que regiran las fun-
ciones de los tribunales. Se produjeron fuertes discrepancias que llegaron
a la prensa y que slo se resolvieron cuando, despus de una intervencin
del Presidente Santa Mara, el rbitro Lpez Netto recibi instrucciones
precisas desde Brasil.
El total de las 759 reclamaciones en capital e intereses fue de $46.498.810
de 25 peniques, segn el siguiente detalle:31
29 Carta de Domingo Santa Mara a Guillermo Matta de 18 de agosto de 1884. Revista
chilena de Historia y Geografa, xxxIV (39), pp. 335-338.

30 Persona muy conocida y apreciada en Chile por haber representado a su pas desde
1866 hasta 1873 y tener una extensa experiencia diplomtica.

31 SOTO CRDENAS, ibd., p. 85.
69
Reclamaciones italianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14.394.457,74

Reclamaciones inglesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 23.381.121,38
Reclamaciones francesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7.164.276,91
Reclamaciones alemanas, suizas y austro-hngaras . . $ 1.302.970,67
Reclamaciones portuguesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 247.410,81
Reclamaciones belgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 8.572,49
Los fundamentos de hecho de las reclamaciones fueron, de acuerdo a
lo que estableci el tribunal, los siguientes:
a) Saqueos en las Aduanas de Mollendo, Chimbote, Callao, Pisco, Quil-
ca, Ancn y Pisagua.
b) Saqueos e incendios en Chorrillos, Barranco, Miraflores, Concepcin,
Mollendo, Magdalena, Ancn, Arica, Matucana, Carma, Pisagua, Pallasca y
Caete.
c) Simples saqueos en Tacna, Chimbote, Lima, Callao, Ate, Surco, Pisco,
Caete, Lunahuana, Chincha Alta, Ilo, Pacocha, Chicla, Oroya, Cerro de
Pasco, Casapalca, Pallasca, Bellavista, Chancay, Isla de San Lorenzo, Luri-
gancho, Junn, Imperial, Cerro Azul, Ica, Moquehua, Socumba, Chiclayo,
Jauja.
d) Asesinatos y fusilamientos en Chorrillos y Tacna.
e) Cupos de guerra impuestos por los jefes de nuestro Ejrcito en las po-
blaciones de Cerro Alegre, Chicama, Huayanca, Otuzco, Pacasmayo, Trujillo
y Tarma.
f) Robos de animales en haciendas de Macas, Supe, Cajamarca y Eten.
g) Emisin de billetes fiscales peruanos durante el Gobierno provisorio
de Garca Caldern, acto que dio origen a un decreto del General en Jefe
don Patricio Lynch, secuestrando los billetes y prohibiendo su circulacin, lo
que ocasion la reclamacin inglesa N 75 de The London Bank of Mexico
and South America Limited y la reclamacin italiana N 351 de Felipe Diego
Schiattino.
h) Supuestos daos ocasionados en las salitreras de Tarapac por la
ocupacin de ese territorio por las fuerzas de nuestro Ejrcito.
i) Bombardeos de nuestra escuadra de los puertos de Mejillones, Pisa-
gua, Mollendo y Ancn.
j) Operaciones de nuestra Armada para apresar y destruir buques o
embarcaciones cargadas con mercaderas consideradas como contrabando
de guerra o que infringan las leyes de la guerra martima en los puertos de
Iquique, Callao, Ilo, Chancay, Mollendo, Huanillos y Pabelln de Pica.32
8. LOS LAUDOS ARBITRALES Y LOS PROTOCOLOS DE TRANSACCIN
Los primeros laudos o sentencias del tribunal Anglo-Chileno tuvieron las

consecuencias que se mencionan ms adelante y el siguiente resultado: de
las dieciocho primeras sentencias, solamente cinco condenaron a Chile, de
70
las cuales una fue por unanimidad. De las trece que lo absolvieron, siete
fueron por unanimidad y las seis restantes por mayora de votos.33
Conocidos los anteriores resultados, el 26 de octubre de 1884, en Lima,
una trescientas personas se reunieron para protestar los resultados y envia-
ron el siguiente telegrama a los representantes europeos en esa ciudad y al
Emperador del Brasil: Indignacin general por sentencias tribunal Anglo-Chile-
no. Reclamantes extranjeros unnimes reunidos en mitin en Lima protestan contra
principios del Tribunal Arbitral. Piden proteccin intereses neutrales seriamente ame-
nazados. Detalles correo.34
Dictado posteriormente el segundo grupo de sentencias por los tribu-
nales Anglo e talo-Chileno, de las once sentencias dictadas, cuatro conde-
naron a Chile y el resto lo absolvieron. En otras palabras, del total de las 29
sentencias dictadas por los tribunales que presidiera el rbitro Lpez Netto,
Chile fue condenado en nueve casos y absuelto en los veinte restantes.35
Una consecuencia de los anteriores fallos fue el reemplazo del rbitro
Lpez Netto respecto del cual tanto Chile como los pases reclamantes
tenan serios reparos por el rbitro Lafayette Rodrguez Pereira.
La presidencia de Rodrguez, como se indica a continuacin, indign a
los europeos. Los fallos de los tribunales Anglo e talo-Chilenos rechazaron
las declaraciones testimoniales privadas presentadas por los reclamantes
y dieron ms valor, en cambio, a los partes oficiales de los jefes de ambos
beligerantes. Basados en esta prueba, los quince fallos dictados por estos
tribunales absolvieron totalmente a Chile.36
La reaccin de los representantes de Inglaterra, Francia e Italia fue sus-
pender, a partir de octubre de 1885, su asistencia a los tribunales y provocar,
as, una crisis diplomtica y poltica.
La gravedad y posibles consecuencias de la crisis, la ilustran las siguientes
palabras del Presidente Santa Mara a Guillermo Matta:
Con toda buena fe sometimos a comisiones arbitrales las reclamaciones que se
nos hacan y tan pronto como los fallos han sido adversos a los reclamantes, nos
encontramos con que los Gobiernos que los patrocinan suspenden las funciones de
las comisiones y se preparan para provocarnos a una discusin diplomtica viva y
ardiente.
Yo me preparo para cualquier evento, y si es verdad, como se me asegura, de
que los Gobiernos europeos se proponen tomar posesin de la Aduana de
Iquique para hacerse pago a mano propia, con los derechos sobre el salitre,
all veremos si les es tan fcil comerse este alfajorcito, que puede convertirse para ellos
en una expedicin costosa y ruinosa y para el comercio en general en un verdadero
cataclismo (nfasis agregado).37

34 El Mercurio, 10 de noviembre de 1884. Circular confidencial al Cuerpo Diplomtico
de Chile en el extranjero, de 31 de octubre de 1884.
37 Carta de 6 de marzo de 1886 del Presidente Domingo Santa Mara a Guillermo Matta.
Citada por Soto Crdenas, ibd., pp. 219 y 220.
71
Una tenaz actividad diplomtica por parte de los representantes chile-

nos, Alberto Blest Gana, entre otros, ante los gobiernos de los pases recla-
mantes y el apoyo constante de Brasil, permitieron superar la crisis y que
se reanudaran las actividades suspendidas. Inclusive, frente a la renuncia
del rbitro Lafayette Rodrguez, Brasil design, en su reemplazo, al barn
Aguiar dAndrada, quien asumi el 8 de junio de 1887.
Sin embargo, frente al largo tiempo transcurrido e imposibilidad prcti-
ca de continuar indefinidamente los procedimientos, hubo general acuerdo
en terminarlos mediante la firma de sendos protocolos de transaccin. stos
se firmaron en el curso de 1887 con los gobiernos de Alemania, Inglaterra,
Italia y Francia.
9. BALANCE FINAL
Para Chile, el resultado final, tanto en lo poltico y diplomtico como en lo

econmico, fue un xito absoluto.
Demostr al mundo la consolidacin de nuestro Estado de Derecho y
compromiso incondicional con la solucin pacfica de controversias a travs
del derecho internacional. La aceptacin por los pases reclamantes de San-
tiago de Chile como sede de los tribunales arbitrales internacionales estable-
ci, adems, un importante precedente que reviste permanente actualidad.
Se reafirm y acrecent, igualmente, aquello que el barn de Ro Branco
describiera como aquella amistad sin lmites que une indisolublemente a
Chile y Brasil.
En lo econmico, el hecho que la suma definitiva ordenada pagar por
los laudos arbitrales y transacciones, $ 1.680.562,11, fuera un mero 3,5% de
lo demandado por los reclamantes, $ 46.498.810, llen de jbilo al pas y
nuestros gobernantes.38
Concluida la larga jornada, nuestro Presidente, Jos Manuel Balmaceda,
envo, el 13 de febrero de 1888, una carta autgrafa de agradecimientos a
S. M. el Emperador de Brasil por el apoyo irrestricto y decisivo que otorg
a nuestro pas durante las difciles circunstancias descritas.39

72
A N E xO A
PROYECTO DE LEY DE ORGANIzACIN Y ATRIBUCIONES

DE LOS TRIBUNALES, DE FRANCISCO VARGAS FONTECILLA,
DE MAYO DE 1864
Ttulo XIII
DE LOS JUECES RBITROS
Art. 213. Se llaman rbitros los jueces nombrados por las partes, o por la
autoridad pblica en subsidio, para la resolucin de un asunto litijioso.
El rbitro legalmente nombrado queda revestido de la facultad de admi-
nistrar justicia en el negocio sometido a su conocimiento.
La jurisdiccin del rbitro tiene por fuente la voluntad de las partes o sea
la convencin celebrada por ellas al hacer el nombramiento.
Esta convencin se llama compromiso.
Art. 214. El rbitro puede ser nombrado o con la calidad de dar su fallo
sujetndose estrictamente a las leyes, o con la de darlo sin esa sujecin i obe-
deciendo a lo que su prudencia i la equidad le dictaren. En este ltimo caso
toma la denominacin especial de arbitrador o amigable componedor.
Art. 215. Puede ser nombrada rbitro toda persona mayor de edad, con
tal que tenga la libre administracin de sus bienes i sepa leer i escribir.
No puede ser nombrado rbitro para la resolucin de un asunto el juez
que actualmente estuviere conocindolo de l.
Art. 216. Puede celebrar compromisos i hacer el consiguiente nombra-
miento de rbitros toda persona que tenga la libre administracin de sus
bienes.
Las personas sujetas a tutela o curadura o a potestad patria o marital
solo pueden celebrar compromisos sobre los asuntos que segn la lei deben
necesariamente resolverse por rbitros.
El nombramiento se har en tales casos por los representantes legales
de dichas personas, i deber recaer en un individuo que tenga el ttulo de
abogado.
Art. 217. Debern necesariamente resolverse por rbitros los asuntos
siguientes:
1. La particin de los bienes de un difunto entre sus herederos.
2. La liquidacin de una sociedad conyugal o de cualquiera sociedad
convencional.
3. Toda cuestin relativa a las cuentas que debe rendir una persona que
ha administrado negocios ajenos como tutor o curador, como albacea, como
mandatario, o con cualquier otro carcter.
Art. 218. No podrn ser sometidas a la resolucin de rbitros las cuestio-
nes que versen sobre alimentos, sobre derecho a pedir separacin de bienes
entre marido i mujer, o sobre el estado civil de las personas.
73
Tampoco podrn someterse a la decisin de rbitros las causas crimi-

nales, ni aquellas en que fuere parte o tuviere inters el fisco o cualquiera
corporacin o fundacin de derecho pblico.
Lo prevenido en el inciso precedente no tendr lugar cuando el fisco o
cualquiera corporacin o fundacin de derecho pblico sea parte en alguno
de los asuntos que deben necesariamente resolverse por rbitros con arreglo
a lo dispuesto por el art. 217.
Art. 219. El nombramiento de rbitro deber hacerse con el consenti-
miento unnime de todas las partes interesadas en el litijio sometido a su
decisin.
En los casos en que no hubiere avenimiento entre las partes respecto de
la persona en quien haya de recaer el cargo, el nombramiento se har por la
justicia ordinaria, si el negocio litijioso fuere alguno de los enumerados en el
art. 217, debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento en un individuo
diverso de los indicados por las partes.
Art. 220. Para la resolucin de un litijio pueden ser nombrados uno o
ms rbitros.
Si fueren muchos, las partes podrn o nombrar uno cada una, o hacer
el nombramiento de todos ellos de comn acuerdo.
Art. 221. En el caso de ser muchos los rbitros nombrados, las partes
debern nombrar un tercero que dirima las discordias que entre aquellos
puedan ocurrir.
Podrn tambin autorizar a los mismos rbitros para que nombren, en
caso necesario, el tercero en discordia.
Si las partes no se avinieren en el nombramiento ni dieren a los rbitros
la indicada autorizacin, el tercero ser nombrado por la justicia ordinaria.
Art. 222. El nombramiento de rbitro deber constar o en una escritura
pblica, o en un acto celebrado ante la justicia ordinaria, o en un instru-
mento privado.
En la escritura, acto o instrumento en que se haga el nombramiento de
rbitro debern expresarse:
1. El nombre i apellido de las partes litigantes.
2. El nombre i apellido del rbitro nombrado.
3. El asunto sometido al juicio arbitral.
4. Las facultades que se confieren al rbitro, i el lugar i tiempo en que
deba desempear sus funciones.
Faltando la expresin de cualquiera de los puntos indicados en los n-
meros 1, 2 i 3, no valdr el nombramiento.
Art. 223. Si las partes no expresaren con qu calidad es nombrado el r-
bitro, se entender que lo es con la de arbitrador i amigable componedor.
Si faltare la expresin del lugar en que deba seguirse el juicio, se enten-
der que lo es aquel en que se ha celebrado el compromiso.
Si faltare la designacin del tiempo, se entender que el rbitro debe
evacuar su cargo en el trmino de dos aos, contados desde su aceptacin.
74
Art. 224. Verificado el nombramiento, se har saber al rbitro o rbitros

nombrados, para que acepten el cargo si lo tienen por conveniente.
Los rbitros, al tiempo de dar su aceptacin, debern jurar que desem-
pearn su cargo con toda fidelidad i en el menor tiempo posible.
Art. 225. Los rbitros, cualquiera que sea la calidad con que se les nom-
bre, tramitarn los asuntos sometidos a su conocimiento del modo que la
prudencia, la equidad i la conveniencia comn de las partes se lo dictaren;
salvo que en el instrumento del compromiso se haya estipulado otra cosa.
Art. 226. En el caso de ser dos o ms los rbitros nombrados para la reso-
lucin de un litijio, debern, a solicitud de cualquiera de las partes, designar
uno de entre ellos mismos, que se encargue de dictar las providencias de
mera sustanciacin del proceso.
Art. 227. Los rbitros pueden examinar por s mismos los testigos que
las partes presenten i resolver si son o n admisibles las tachas que contra
ellos se aleguen.
La comparecencia de los testigos ser decretada por la justicia ordinaria
a solicitud de la parte interesada.
Art. 228. Concluida que sea la tramitacin, deber el rbitro fallar el
negocio cuya resolucin se le ha encomendado.
Art. 229. Si los rbitros fueren muchos, las cuestin o cuestiones someti-
das a su decisin sern resueltas a mayora absoluta de votos, observndose
las reglas establecidas en el art. 181.
En tal caso los rbitros elegirn de entre ellos mismos uno que ejerza las
funciones de presidente.
Art. 230. Si los pareceres de los rbitros fueren diferentes unos de otros
de modo que no pueda constituirse la mayora requerida por la lei, sern
llamados el tercero o terceros en discordia nombrados por las partes, por
la justicia ordinaria o por los mismos rbitros, segn lo prevenido por el
art. 221.
El tercero o terceros debern necesariamente abrazar una de las opi-
niones que tuvieren divididos a los rbitros, sin que les sea lcito entrar a
resolver otros puntos que aquellos sobre los cuales versare la discordia.
Art. 231. La sentencia ser firmada por todos los rbitros, aun por aque-
llos que hubieren sostenido opiniones contrarias a ella.
Los disidentes podrn sin embargo dejar consignadas en el proceso sus
opiniones particulares.
Art. 232. Contra una sentencia arbitral se pueden interponer los recursos
de apelacin i nulidad para ante el tribunal que habra conocido de ellos si
se hubieran interpuesto en juicio ordinario; a menos que las partes, siendo
mayores de edad i libres administradores de sus bienes, hayan renunciado
dichos recursos en el instrumento del compromiso o en un acto posterior.
En este caso la sentencia ser ejecutoria con previo decreto de la justicia
ordinaria que la declare tal.
75
Art. 233. Los rbitros, una vez aceptado su cargo, quedan obligados a
desempearlo. Esta obligacin cesa:
1. Si las partes ocurrieren a la Justicia ordinaria o a otros rbitros solici-
tando la resolucin del negocio.
2. Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes.
3. Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus fun-
ciones.
4. Si por cualquier causa tuvieren que ausentarse del lugar donde se
sigue en juicio.
Art. 234. El compromiso no cesa por la muerte de una o ms de las par-
tes, i el juicio seguir su marcha con citacin e intervencin de los herederos
del difunto.
Art. 235. Los rbitros no son recusables sino por causas que hayan sobre-
venido a su nombramiento. Si la causa fuere anterior al nombramiento, la
parte recusante deber jurar que en aquella sazn no la conoca, i con este
juramento ser admisible la recusacin.
A N E xO B
LEY DE ORGANIzACIN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES,

DE 15 DE OCTUBRE DE 1875
Ttulo XI
autoridad judicial en subsidio, para la resolucin de un asunto litigioso.
Art. 173. El rbitro puede ser nombrado, o con la calidad de dar su fallo
sujetndose estrictamente a las leyes, o con la de darlo sin esa sujecin y
obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, En el primer
caso toma la denominacin especial de rbitro de derecho, y en el segundo,
la de arbitrador o amigable componedor.
Art. 174. Puede ser nombrado rbitro toda persona mayor de edad, con
tal que tenga la libre disposicin de sus bienes y sepa leer y escribir.
Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por los artculos 1323
y 1325 del Cdigo Civil.
Art. 175. No puede ser nombrado rbitro para la resolucin de un asun-
to el juez que actualmente estuviere conociendo de l, ni las personas que
litigan como partes.
Art. 176. Deben resolverse por rbitros los asuntos siguientes:
1) La liquidacin de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva
o en comandita civil;
76
2) La particin de bienes;
3) Las cuestiones a que diere lugar la presentacin de la cuenta del
gerente o del liquidador de las sociedades comerciales;
4) Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad an-
nima, o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los
asociados en una participacin, en el caso del artculo 415 del Cdigo de
Comercio.
Pueden, sin embargo, los interesados resolver por s mismos estos ne-
gocios, si todos ellos tienen la libre disposicin de sus bienes y concurren
al acto.
Art. 177. Fuera de los casos expresados en el artculo precedente, nadie
puede ser obligado a someter al juicio de rbitros una contienda judicial.
Art. 178. No podrn ser sometidas a la resolucin de rbitros las cues-
tiones que versen sobre alimentos o sobre derecho de pedir separacin de
bienes entre marido y mujer.
Art. 179. Tampoco podrn someterse a la decisin de rbitros las causas
en que debe ser odo el ministerio pblico, ni las que susciten entre un re-
presentante legal y su representado.
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tculo 176.
Art. 180. Pueden las partes, si obran de acuerdo, nombrar para la reso-
lucin de un litigio dos o ms rbitros.
Art. 181. El nombramiento de rbitros deber hacerse con el consenti-
miento unnime de todas las partes interesadas en el litigio sometido a su
decisin.
la persona en quien haya de recaer el encargo, el nombramiento se har
por la justicia ordinaria, debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento
en un solo individuo y diverso de los indicados por las partes.
Art. 182. En el caso de ser dos los rbitros nombrados, las partes debern
nombrar un tercero que dirima las discordias que entre aquellos puedan
ocurrir.
Podrn tambin autorizar a los mismos rbitros para que nombren, en
Si las partes no se avinieren en el nombramiento, ni dieren a los r-
bitros la indicada autorizacin, el tercero ser nombrado por la justicia
ordinaria.
Art. 183. El nombramiento de rbitro deber hacerse por escrito. En
el instrumento en que se haga el nombramiento de rbitro debern ex-
presarse:
1) El nombre y apellido de las partes litigantes.
2) El nombre y apellido del rbitro nombrado.
3) El asunto sometido al juicio arbitral.
77
4) Las facultades que se confieren al rbitro, y el lugar y tiempo en que

Faltando la expresin de cualquiera de los puntos indicados en los n-
meros 1, 2 y 3, no valdr el nombramiento.
Art. 184. Si las partes no expresaren con qu calidad es nombrado el
rbitro, se entiende que lo es con la de rbitro de derecho.
Si faltare la expresin del lugar en que deba seguirse el juicio, se enten-
Si faltare la designacin del tiempo, se entender que el rbitro debe eva-
cuar su encargo en el trmino de dos aos contados desde su aceptacin.
Art. 185. El rbitro que acepta el encargo deber declararlo as, y jurar
desempearlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible.
Art. 186. Si los rbitros no se pusieren de acuerdo, ser llamado el ter-
cero en discordia nombrado por las partes, por los mismos rbitros o por la
justicia ordinaria, conforme a lo prevenido por el artculo 182.
Los rbitros y el tercero, acordarn la sentencia en la forma prevenida
por el Cdigo de Enjuiciamiento para el acuerdo de las sentencias de los
tribunales colegiados.
de apelacin y casacin para ante el tribunal que habra conocido de ellos si
se hubieran interpuesto en juicio ordinario; a menos que las partes, siendo
mayores de edad y libres administradoras de sus bienes, hayan renunciado
dichos recursos, o sometdolos tambin a arbitraje en el instrumento del
compromiso o en un acto posterior.
Art. 188. Los rbitros, una vez aceptado su encargo, quedan obligados
a desempearlo.
Esta obligacin cesa:
1) Si las partes ocurren de comn acuerdo a la justicia ordinaria o a
otros rbitros solicitando la resolucin del negocio;
2) Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes;
3) Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus
funciones;
4) Si por cualquier causa tuvieren que ausentarse del lugar donde se
sigue el juicio.
Art. 189. El compromiso concluye por revocacin hecha por las partes
de comn acuerdo de la jurisdiccin otorgada al compromisario.
Art. 190. El compromiso no cesa por la muerte de uno o ms de las
partes, y el juicio seguir su marcha con citacin e intervencin de los he-
rederos del difunto.
Art. 191. Los rbitros nombrados por las partes no son recusables sino
por causas que hayan sobrevenido a su nombramiento.
Sin embargo, es tambin admisible la recusacin por causa anterior al nom-
bramiento, si la parte recusante jura que en aquella sazn no la conoca.
78
A N E xO C
CDIGO ORGNICO DE TRIBUNALES
Ttulo IX
autoridad judicial en subsidio, para la resolucin de un asunto litigioso.
Art. 223. El rbitro puede ser nombrado, o con la calidad de rbitro de
derecho, o con la de rbitro arbitrador o amigable, componedor.
El rbitro de derecho fallar con arreglo a la Ley y se someter, tanto
en la tramitacin como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva, a
las reglas establecidas para los jueces ordinarios, segn la naturaleza de la
accin deducida.
El arbitrador fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren, y no estar obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo
otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo
del compromiso, y si stas nada hubieren expresado, a las que se establecen
para este caso en el Cdigo de Procedimiento Civil.
Sin embargo, en los casos en que la Ley lo permita, podrn concederse
al rbitro de derecho facultades de arbitrador, en cuanto al procedimiento, y
limitarse al pronunciamiento de la sentencia definitiva la aplicacin estricta
de la Ley.
Art. 224. Slo las partes mayores de edad y libres administradoras de sus
bienes podrn dar a los rbitros el carcter de arbitradores.
Por motivos de manifiesta conveniencia podrn los tribunales autorizar
la concesin al rbitro de derecho de las facultades de que trata el inciso
cuarto del artculo anterior, aun cuando uno o ms de los interesados en el
juicio sean incapaces.
Art. 225. Puede ser nombrado rbitro toda persona mayor de edad, con
tal que tenga la libre disposicin de sus bienes y sepa leer y escribir. Los
abogados habilitados para ejercer la profesin pueden ser rbitros aunque
sean menores de edad.
El nombramiento de rbitros de derecho slo puede recaer en un abo-
gado.
En cuanto al nombramiento de partidor, se estar a lo dispuesto en los
artculos 1323, 1324 y 1325 del Cdigo Civil.
Art. 226. No pueden ser nombrados rbitros para la resolucin de un
asunto las personas que litigan como partes en l, salvo lo dispuesto en los
artculos 1324 y 1325 del Cdigo Civil.
Asimismo, no puede ser nombrado rbitro para la resolucin de un
asunto el juez que actualmente estuviere conociendo de l, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artculo 317.
79
Art. 227. Deben resolverse por rbitros los asuntos siguientes:

1. La liquidacin de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva
o en comandita civil, y la de las comunidades.
2. La particin de bienes.
3. Las cuestiones a que diere lugar la presentacin de la cuenta del
gerente o del liquidador de las sociedades comerciales y los dems juicios
sobre cuentas.
4. Las diferencias que ocurrieren entre los socios de una sociedad an-
nima, o de una sociedad colectiva o en comandita comercial, o entre los
asociados de una participacin, en el caso del artculo 415 del Cdigo de
Comercio.
5. Los dems que determinen las Leyes.
Pueden, sin embargo, los interesados resolver por s mismos estos nego-
cios, si todos ellos tienen la libre disposicin de sus bienes y concurren al
acto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 653 del Cdigo de Proce-
dimiento Civil.
Art. 228. Fuera de los casos expresados en el artculo precedente, nadie
puede ser obligado a someter al juicio de rbitros una contienda judicial.
Art. 229. No podrn ser sometidas a la resolucin de rbitros las cues-
tiones que versen sobre alimentos o sobre derecho de pedir separacin de
bienes entre marido y mujer.
Art. 230. Tampoco podrn someterse a la decisin de rbitro las causas
criminales, las de polica local, las que se susciten entre un representante
legal y su representado, y aqullas en que debe ser odo el fiscal judicial.
Toto lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 227.
Art. 231. Pueden las partes, si obran de acuerdo, nombrar para la reso-
lucin de un litigio dos o ms rbitros.
Art. 232. El nombramiento de rbitros deber hacerse con el consenti-
miento unnime de todas las partes interesadas en el litigio sometido a su
decisin.
la persona en quien haya de recaer el encargo, el nombramiento se har
por la justicia ordinaria, debiendo en tal caso recaer dicho nombramiento
en un solo individuo y diverso de los dos primeros indicados por cada parte,
se proceder en lo dems, en la forma establecida en el Cdigo de Procedi-
miento Civil para el nombramiento de peritos.
Art. 233. En el caso de ser dos o ms los rbitros nombrados, las partes
podrn nombrar un tercero que dirima las discordias que entre aqullos
puedan ocurrir.
Podrn, tambin, autorizar a los mismos rbitros para que nombren, en
Art. 234. El nombramiento de rbitro deber hacerse por escrito. En el ins-
trumento en que se haga el nombramiento de rbitro debern expresarse:
80
1. El nombre y apellido de las partes litigantes.

2. El nombre y apellido del rbitro nombrado.
3. El asunto sometido al juicio arbitral.
4. Las facultades que se confieren al rbitro, y el lugar y tiempo en que
Faltando la expresin de cualquiera de los puntos indicados en los Nos 1,
2 y 3, no valdr el nombramiento.
Art. 235. Si las partes no expresaren con qu calidad es nombrado el
rbitro, se entiende que lo es con la de rbitro de derecho.
Si faltare la expresin del lugar en que deba seguirse el juicio se enten-
Si faltare la designacin del tiempo, se entender que el rbitro debe eva-
cuar su encargo en el trmino de dos aos contados desde su aceptacin.
No obstante, si se hubiere pronunciado sentencia dentro de plazo, podr
sta notificarse vlidamente aunque l se encontrare vencido, como asimis-
mo, el rbitro estar facultado para dictar las providencias pertinentes a los
recursos que se interpusieren.
Si durante el arbitraje el rbitro debiere elevar los autos a un tribunal
superior, o paralizar el procedimiento por resolucin de esos mismos tribu-
nales, el plazo se entender suspendido mientras dure el impedimento.
Art. 236. El rbitro que acepta el encargo deber declararlo as, y jurar
desempearlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible.
Art. 237. Si los rbitros son dos o ms, todo ellos debern concurrir al
pronunciamiento de la sentencia y a cualquier acto de substanciacin del
juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa.
No ponindose de acuerdo los rbitros, se reunir con ellos el tercero, si
lo hay, y la mayora pronunciar resolucin conforme a las normas relativas
a los acuerdos de las Cortes de Apelaciones.
Art. 238. En caso de no resultar mayora en el pronunciamiento de la
sentencia definitiva o de otra clase de resoluciones, siempre que ellas no
sean apelables quedar sin efecto el compromiso, si ste es voluntario. Si es
forzoso, se proceder a nombrar nuevos rbitros.
Cuando pueda deducirse el recurso, se elevarn los antecedentes al
tribunal de alzada para que resuelva la cuestin que motiva el desacuerdo
conforme a derecho o equidad, segn corresponda.
de apelacin y casacin para ante el tribunal que habra conocido de ellos si
se hubieran interpuesto en juicio ordinario, a menos que las partes, siendo
mayores de edad y libres administradoras de sus bienes, hayan renunciado
dichos recursos, o sometido tambin a arbitraje en el instrumento del com-
promiso o en un acto posterior.
Sin embargo, el recurso de casacin en el fondo no proceder en caso
alguno contra las sentencias de los arbitradores; y el de apelacin slo pro-
ceder contra dichas sentencias cuando las partes, en el instrumento en que
81
constituyen el compromiso, expresaren que se reservan dicho recurso para

ante otros rbitros del mismo carcter y designaren las personas que han de
desempear este cargo.
Art. 240. Los rbitros, una vez aceptado su encargo, quedan obligados
a desempearlo.
Esta obligacin cesa:
1. Si las partes ocurren de comn acuerdo a la justicia ordinaria o a
otros rbitros solicitando la resolucin del negocio.
2. Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes.
3. Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus fun-
ciones, y
4. Si por cualquiera causa tuvieren que ausentarse del lugar donde se
sigue el juicio.
Art. 241. El compromiso concluye por revocacin hecha por las partes
de comn acuerdo de la jurisdiccin otorgada al compromisario.
Art. 242. El compromiso no cesa por la muerte de una o ms de las
partes, y el juicio seguir su marcha con citacin e intervencin de los he-
rederos del difunto.
Art. 243. Los rbitros nombrados por las partes no pueden ser inhabili-
tados sino por causas de implicancia o recusacin que hayan sobrevenido a
su nombramiento, o que se ignoraban al pactar el compromiso.
82
JUICIOS DENTRO DE UNA PARTICIN DE BIENES
Olga Feli de Ortzar *
Es de ordinaria ocurrencia en los procesos de particin que las partes plan-

teen en ellas distintas cuestiones vinculadas con los derechos de los comune-
ros. Ellas dan origen a interrogantes sobre la competencia del Juez Partidor
y el procedimiento a que debern sujetarse. A todos estos temas deben
abocarse los abogados y los jueces, tanto los ordinarios como los propios
rbitros partidores.
Este trabajo pretende hacer un aporte en la discusin de esta materia.
1. LOS PARTIDORES Y SU JURISDICCIN
1.1. La jurisdiccin ha sido definida por los Tribunales Superiores de Justi-

cia, por el Tribunal Constitucional y por los tratadistas.
Para la Corte Suprema la jurisdiccin es aquella potestad pblica, en virtud
de la cual, ciertos rganos del Estado dirimen conflictos de trascendencia jurdica,
suscitados entre partes, mediante decisiones dotadas de los atributos de inmutabilidad
y coercibilidad de la cosa juzgada.1
El Tribunal Constitucional, por su parte, la ha definido como el poder-deber
que tienen los Tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efectos de
cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurdica que se promuevan en el
orden temporal, dentro del territorio de la Repblica y en cuya solucin les corresponda
intervenir.2
Para el profesor Juan Colombo Campbell, la jurisdiccin es un atributo
de la soberana y, en consecuencia, ella no puede faltar en una agrupacin humana
disciplinada, capaz de dictar sus leyes y designar a sus gobernantes. La jurisdic-
cin, as considerada, como por lo dems lo son todos los atributos de la soberana,
* Licenciada en Derecho de la Universidad de Chile. Senadora de la Repblica, 1990-

1998. Desempe cargos Directivos Superiores en la Contralora General de la Repblica. Ac-
tualmente ejerce liberalmente la profesin. Consejera del Colegio de Abogados de Chile desde
1999. Integrante de la nmina de rbitros de la Cmara Comercio de Santiago. Integrante del
Comit Editorial y columnista del Diario Financiero. Autora de diversas publicaciones.
1 Corte Suprema, autos rol N 3.419-2001, que declar la inaplicabilidad del artculo 116
del Cdigo Tributario.

2 Tribunal Constitucional, autos rol 386.
83
es indelegable y slo corresponde ejercerla a los tribunales creados en conformidad a

la ley.3
Este autor concluye que el factor permanente de la jurisdiccin que se reconoce
como elemento de su esencia es la solucin de un conflicto de intereses de relevancia
jurdica por un tercero imparcial.
A juicio de dicho tratadista, en ejercicio de la funcin jurisdiccional, los
tribunales resuelven conflictos de intereses de relevancia jurdica sometidos a su com-
petencia de acuerdo a la norma que el legislador estim como justa para regular las
relaciones entre las personas.
En conformidad con lo que ordena la Constitucin Poltica en su ar-
tculo 6, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolver-
las y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los Tribunales
establecidos por la ley, exigencia que se satisface, por cierto, en el caso de
los partidores como se dir en el nmero siguiente.
1.2. En lo tocante a la naturaleza de la funcin del partidor es ilustrativo
conocer los antecedentes histricos de su establecimiento.
Segn seala el profesor Jorge Baraona Gonzlez4 el cometido del par-
tidor ha experimentado una evolucin a travs de las sucesivas normas que
han reglado su cometido.
Dice este autor que La primera etapa va desde el ao 1855 hasta la entrada
en vigor de la Ley Orgnica y de Atribuciones de Tribunales, en donde se regulan
sustantivamente las particiones, ordenado que, si no se ha hecho la particin por el
causante, o las partes no la han convenido de comn acuerdo, debe pedirse la desig-
nacin de un partidor, sin que este partidor se considere per se como un rbitro ni un
juez.
La segunda etapa va entre el ao 1875, fecha en que se ordena que las parti-
ciones se sometan forzosamente a arbitraje, y la entrada en vigor del Cdigo de Pro-
cedimiento Civil, en 1902. En esta etapa no es clara la funcin jurisdiccional de los
partidores, por cuanto no hay unanimidad para reconocerles el carcter jurisdiccional
a los rbitros, ni est regulado de manera especial el procedimiento de particin de
bienes.
La tercera etapa va entre la dictacin del Cdigo de Procedimiento Civil y la
aprobacin del Cdigo Orgnico de Tribunales, en donde ya el partidor recibe compe-
tencia legal para resolver determinadas controversias entre los copartcipes, aunque
sigue siendo dudoso el carcter jurisdiccional de los rbitros.
La ltima etapa, que llega hasta nuestros das, la marca la entrada en vigor del
Cdigo Orgnico de Tribunales, en 1943, pues, desde este momento no hay duda de
la condicin de jueces de los rbitros.
En conclusin, de lo antes expuesto es posible afirmar que el juez parti-
dor es un juez rbitro esto es, un tribunal cuya competencia est estable-
cida por la ley.
3 COLOMBO CAMPBELL, JUAN, La competencia, 2 edic., Editorial Jurdica de Chile, 2004,
p. 58.
4 BARAONA GONzLEz, JORGE, Los orgenes histricos del partidor en el Chile republicano y su
funcin propiamente jurisdiccional, trabajo no publicado al que hemos tenido acceso gracias a
la gentileza de su autor.
84
2. EL JUICIO DE PARTICIN. SU NATURALEzA

UNIVERSAL Y COMPLEJA
La doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia han

definido la particin de bienes como un conjunto complejo de actos encamina-
dos a poner fin al estado de indivisin mediante la liquidacin y distribucin entre los
copartcipes del caudal posedo pro indiviso en partes o lotes que guarden proporcin
con los derechos cuotativos de cada uno de ellos.5
El procedimiento del juicio de particin de bienes es de carcter es-
pecial, se encuentra regulado por la ley y se caracteriza por ser universal y
complejo.
Su universalidad se presenta porque recae en un conjunto de bienes
jurdicos respecto de los cuales se debe efectuar la divisin entre los comu-
neros.
El carcter complejo del juicio particional tiene su origen en que duran-
te el procedimiento particional pueden plantearse diferentes cuestiones que
serviran de base a la particin, las que debern ser resueltas por el partidor.
As ocurre, entre otros, con la rendicin de cuentas o en los casos en que se
impute la ocultacin o distraccin de bienes.
Seala el destacado jurista don Gonzalo Barriga Errzuriz en su artculo
Naturaleza de las cuestiones que se promueven en el juicio de particin y
de las resoluciones que las fallan,6 todas estas cuestiones que deben servir de base
a la particin [] constituyen verdaderos juicios, que corresponden a la com-
petencia del partidor. De esta manera, entonces, en el proceso de particin
pueden tramitarse conjunta y paralelamente diversos juicios.
El autor antes citado, don Gonzalo Barriga, al respecto expresa las cues-
tiones que se promueven o puedan promoverse son las que dan a la particin el ca-
rcter de juicio y esas cuestiones pueden ser una o mltiples y en ellas los interesados
pueden asumir en unas el rol de demandantes y en otras de demandados. Estas
cuestiones corresponden a juicios independientes que sirven de base al
objeto de la particin que es la liquidacin y reparto de los bienes entre los
herederos.
Acota sobre el particular el profesor Manuel Somarriva que el partidor
en el desempeo de su cargo forzosamente hace dos cosas: liquidar y dis-
tribuir los bienes comunes. Pero fuera de ello, en ciertos casos, es el llamado a
resolver las dificultades que surjan entre los indivisarios con motivo de la liquidacin
y distribucin de los bienes comunes. El partidor es el llamado a dilucidar la cuestin
y fallar la controversia, actuando en este caso como juez.
En cuanto a la competencia del partidor, el profesor Manuel Somarriva
formula ocho reglas. A saber: i) La competencia del partidor est sealada
5 Revista de Derecho y Jurisprudencia (RDJ), t. XXIII, seccin primera, p. 256, y Corte
de Apelaciones de Valparaso, 5 de septiembre del 200, rol N 242-0, Astudillo del Fierro,
Iver c/ Villarroel Daz, Luis A.
6 RDJ, t. XXX, seccin primera, p. 6.
SOMARRIVA UNDURRAGA, MANUEL, Indivisin y particin, 5 edic. actualizada, Editorial
Jurdica de Chile, 2002.
85
por la voluntad de las partes; ii) La jurisdiccin del partidor slo se extien-
de a las personas que han pactado el compromiso. Por excepcin, alcanza
a personas que sin ser parte en el juicio pueden ocurrir ante el partidor
haciendo valer sus derechos, segn lo disponen los artculos 656 y 652 del
Cdigo de Procedimiento Civil, lo que constituye una competencia optativa;
iii) La competencia del partidor se extiende a todas aquellas materias que
la ley especialmente le encomienda; iv) El partidor tiene competencia para
conocer de aquellas cuestiones que, debiendo servir de base a la reparti-
cin, no las someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la justicia
ordinaria. Sobre el particular acota que la jurisprudencia ha sealado que
es imposible hacer una enumeracin taxativa, ni siquiera aproximada de
ellas. Sin embargo, digamos que entre stas estn: las cuestiones relacionadas con
determinar si un bien admite o no cmoda divisin para los efectos del artculo 1337;
la peticin que formule un comunero para que se apliquen a otro las sanciones estable-
cidas en los artculos 1231 y 1768 por haber ocultado o distrado dolosamente bienes
comunes;8 v) El partidor no tiene facultad para determinar cules son los
indivisarios y los derechos que les corresponden en la masa indivisa. En ste
entonces uno de los casos de excepcin a que se refiere el artculo 651 del C.P.C., en que
tratndose de cuestiones que deban servir de base a la reparticin, el legislador las saca
de la esfera de las atribuciones del partidor y se las entrega a la justicia ordinaria;9
vi) El partidor no tiene competencia para determinar cules son los bienes
que han de partirse, ni para resolver las pretensiones sobre derechos exclu-
sivos de los bienes que figuran en la masa indivisa; vii) El partidor carece
de facultades conservadoras, disciplinarias y econmicas; y viii) El partidor
ejerce jurisdiccin desprovista de imperio. Consecuencia de lo dicho es que el
partidor no puede conocer de un juicio ejecutivo.
Sobre la base de lo expuesto, y considerando los cometidos del juez
partidor, cabe sealar que en el juicio de particin tiene una importancia
fundamental la voluntad de las partes, a la que el legislador se remite reite-
radamente. Slo en ausencia del acuerdo de las partes el partidor resuelve
en uso de sus facultades jurisdiccionales.
Pero son las cuestiones que se promueven o pueden promoverse, como
anota el jurista Gonzalo Barriga, las que le dan el carcter de juicio a la
particin. Estos juicios pueden ser mltiples, y las partes en ellos pueden
ostentar indistintamente el carcter de demandantes o de demandados,
incluso, en forma simultnea. Estos juicios, o cuestiones, como expresa el
profesor Somarriva, no es posible enumerarlos en forma taxativa.
De esta manera, entonces, si en el curso de la particin no se promueve
cuestin alguna que el partidor deba resolver, sino que simplemente su
cometido se limita a la liquidacin de los bienes y a la distribucin entre los
copartcipes, no resolver ningn conflicto de intereses de relevancia jurdi-
ca, que es la caracterstica propia de la jurisdiccin, tal como la ha definido
la doctrina y la jurisprudencia. En este caso, el partidor actuar como tal,
pero no ejercer el cometido propio de un tribunal.
8 Obra citada, p. 354.
9 Obra citada, p. 356.
86
3. PROCEDIMIENTO A QUE DEBEN SOMETERSE

LAS CUESTIONES QUE SE PROMUEVEN EN LA PARTICIN
Y QUE DEBE RESOLVER EL PARTIDOR
Como se seal en el nmero precedente, el origen de la naturaleza com-

pleja del juicio particional se encuentra en la competencia que el Cdigo
de Procedimiento Civil otorga al juez partidor para resolver todas aquellas
cuestiones que deben servir de base para la reparticin de acuerdo con el
artculo 651 del Cdigo de Procedimiento Civil. Las pretensiones de los
comuneros al instar por sus derechos se materializan en demandas que se
tramitan dentro del juicio de particin y que pueden ser acogidas o recha-
zadas.
Estas cuestiones, que pueden ser de variada ndole y cuyos procedimien-
tos se tramitan en el complejo juicio particional, mantienen su independen-
cia entre s y tienen vida propia con su respectiva tramitacin, de acuerdo
con lo dispuesto en el artculo 652 inciso segundo del Cdigo de Procedi-
miento Civil que seala cada cuestin que se promueva ser tramitada separada-
mente, [] sin entorpecer el curso de las dems y sin que se paralice la jurisdiccin
del partidor por los recursos que en otras se deduzcan. De este modo, los juicios
que se tramitan se encuentran sometidos a sus respectivas etapas procesales
dentro del proceso particional.
Estos juicios que se tramitan en forma paralela con la particin propia-
mente tal, y cuyas resoluciones servirn de base para la divisin de los bienes
entre los comuneros y formacin de las hijuelas, deben regirse por los pro-
cedimientos ordinarios que correspondan y no estn ni podran estar some-
tidos a un procedimiento de audiencias verbales como el establecido en el
artculo 649 del Cdigo de Procedimiento Civil para efectuar la particin.
No pueden confundirse estos juicios con los incidentes. Al respecto, el
profesor don Manuel Somarriva Undurraga en su obra ya citada Indivisin y
particin,10 citando a don Gonzalo Barriga expresa que Existe, pues, una nor-
ma o criterio que sirve para distinguir dentro de un juicio de particin qu cuestiones
tiene el carcter de juicios particulares y cules el de meramente incidentales: para ello
es necesario determinar si deben o no servir de base a la particin; en el primer caso
tienen el carcter de juicio y en el segundo la calidad de incidentes.
En suma, si en el proceso de particin se formulan cuestiones que deben
servir de base a la divisin de los bienes y que sean de competencia del par-
tidor, ellas deben tramitarse en procedimientos contradictorios, paralelos,
sometidos a las reglas que correspondan segn su naturaleza.
Lo impetrado en esas solicitudes que convierten al solicitante en de-
mandante no podra debatirse en las audiencias, propias de una particin
segn el artculo 649 del Cdigo de Procedimiento Civil, porque ello impe-
dira resolverlas con un debido proceso que asegure los derechos bsicos de
las partes como ordena el artculo 19 N 3 de la Carta Fundamental.11
10Editorial Jurdica de Chile, 2002, p. 38.

11Una tesis diferente plantean el profesor Manuel Somarriva y el jurista Gonzalo Barriga,
quienes consideran que el partidor tiene amplia competencia para sealar la tramitacin que
8
4. EL JUICIO DE RENDICIN DE CUENTAS
La finalidad de la rendicin de cuentas tanto en el mbito privado cuanto

en el del derecho pblico es la de acreditar, ante un tribunal, el uso de los
recursos en las finalidades que legal y/o convencionalmente sean proce-
dentes y la correccin de las operaciones matemticas o numricas que las
sustentan y las fundamentan.
La nocin de cuenta debe entenderse comprensiva de un documento
contable que demuestra, en trminos numricos, las diversas operaciones
que han sido llevadas a cabo en una actividad patrimonial realizada en
inters ajeno, presentndose dos aspectos distintos pero complementarios
en esta nocin. Estos son: la cuenta, como hecho documentado, se trata de una
declaracin que da razn de los negocios efectuados por el mandatario
y concluidos en una forma dada y, como documento, como un instrumento
probatorio que acredita las operaciones realizadas, el procedimiento segui-
do y el resultado obtenido. Este ltimo aspecto en un juicio de cuentas, se
desarrollar en la instancia probatoria correspondiente.
El artculo 22 N 3 del Cdigo Orgnico de Tribunales prescribe que
deben resolverse por rbitros los juicios sobre cuentas.
Ahora bien, la rendicin de cuentas, solicitada en un proceso de par-
ticin, debe ser conocida y resuelta por el juez partidor. En efecto, el ar-
tculo 651 inciso primero del Cdigo de Procedimiento Civil, le otorga plena
competencia al juez partidor para conocer de las cuestiones relativas [] a las
cuentas de los albaceas, comuneros y administradores de los bienes comunes.
De esta manera, solicitado al partidor que uno de los comuneros, com-
prendido en el artculo 651 del Cdigo de Enjuiciamiento, rinda cuenta y
presentada sta, se inicia con dicha cuenta el juicio de cuentas de acuerdo
con el artculo 694 del Cdigo de Procedimiento Civil que establece en
caso de haber observaciones, continuar el juicio sobre los puntos observados con
arreglo al procedimiento que corresponda segn las reglas generales, considerndose la
cuenta como demanda y como contestacin las observaciones.12 As lo ha sostenido
la jurisprudencia de los tribunales superiores.13
Por lo expuesto, segn la norma antes transcrita, una vez observada la
cuenta que fuera presentada, debe proseguir un procedimiento declarativo
de derechos. Este procedimiento, por aplicacin del artculo 3 del Cdigo
de Procedimiento Civil, es el de juicio ordinario pues ste se aplicar [] en
todas las gestiones, trmites y actuaciones que no estn sometidos a una regla especial
diversa, cualquiera que sea su naturaleza.
deber darse a las cuestiones que se promuevan, teniendo en consideracin la naturaleza e

importancia de las cuestiones. SOMARRIVA, MANUEL, obra citada, p. 385.
12 Destacado es nuestro.
13 Corte de Apelaciones de Santiago, de marzo de 1994, RDJ, t. XCVI, Segunda Parte,
seccin segunda. Corte Suprema, 22 de noviembre de 1990, RDJ, t. LXXXVII, Segunda Parte,
seccin primera, p. 206.
88
La I. Corte de Apelaciones de Santiago aplic esta tesis en sentencia

dictada el 1 de enero de 2008, recada en los autos Rol N 8.013/200, en
que declar extemporneo el recurso de apelacin interpuesto contra la
sentencia recada en un juicio de rendicin de cuentas, tramitado dentro
del proceso particional teniendo presente que la rendicin de cuentas dentro de un
juicio de particin se tramita conforme a las reglas del procedimiento ordinario.
5. SANCIN POR OCULTAMIENTO O DISTRACCIN

DE BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.
ACCIN DEL ARTCULO 168 DEL CDIGO CIVIL
Como se ha dicho, fundadas en los artculos 651 y 652 del Cdigo de Proce-
dimiento Civil, la doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en reconocer
la amplia competencia del partidor para pronunciarse sobre los asuntos
que se promuevan durante la particin y que sirven de base para efectuarla,
salvo, tratndose de aquellas materias en que la ley las somete expresamente
a la competencia de la justicia ordinaria.
Se ha planteado la interrogante de si las objeciones que se formulen
respecto de un inventario y tasacin de bienes y/o respecto de la sancin
contemplada en el artculo 168 del Cdigo Civil son de competencia del
partidor. Dispone el artculo citado que Aquel de los cnyuges o sus herederos
que dolosamente hubiere ocultado o distrado alguna cosa de la sociedad, perder su
porcin en la misma cosa y se ver obligado a restituirla doblada ; pues bien, no
existe norma alguna que entregue su aplicacin a los Tribunales Ordinarios.
En esas condiciones, atendido que ningn precepto confa la competencia
para conocer sobre ella a los Tribunales Ordinarios, es menester concluir
que debe regir la regla general del artculo 651 del Cdigo de Procedimien-
to Civil y debe entenderse que su aplicacin es facultad del partidor.
La doctrina ha llegado a igual conclusin.
En efecto, el eminente jurista don Arturo Alessandri Rodrguez expresa
La ocultacin o distraccin dolosa de un bien social es un delito civil. La accin
a que da origen es personal: slo puede intentarse contra el autor de la ocultacin o
distraccin o sus herederos.
Como su objeto es obtener la restitucin de los bienes, o su valor en los trminos
que hemos sealado, y la prdida de la porcin que el culpable tenga en ellos, es de
rigor que el cnyuge inocente demande su aplicacin ante la justicia ordinaria o ante
el partidor. Se trata de una cuestin que servir de base para la reparticin y que la
ley no ha sometido de un modo expreso al conocimiento de aquella (art. 808 del C. de
P.C.). No cabe invocar el art. 1331 del C.C.; este precepto se refiere al caso en que se
alegue que un bien no es partible, por no pertenecer ni en todo ni en parte a la socie-
dad conyugal, lo que aqu no sucede; el bien es social, forma parte del haber partible, y
si debe adjudicarse ntegramente a uno de los cnyuges es a ttulo de pena y no porque
tenga su dominio exclusivo.14
14 ALESSANDRI RODRGUEz, ARTURO, Tratado prctico de las capitulaciones matrimoniales, de la so-
ciedad conyugal y de los bienes reservados de la mujer casada, Imprenta Universitaria, 1935, p. 524.
89
Por su parte, el profesor Manuel Somarriva Undurraga sostiene sobre el

particular La accin emanada de los arts. 1768 y 1231 se deducir ante la justicia
ordinaria; pero si estuviere constituido el juicio particional, conocer de ella
el partidor, pues se trata de una cuestin que debe servir de base para la reparticin
y que la ley no somete expresamente al conocimiento de aqulla (art. 657 del Cdigo
de Procedimiento Civil). No puede invocarse contra esta solucin lo dispuesto en el
art. 1331, porque en este caso no se alega dominio exclusivo, y si el bien es adjudi-
cado ntegramente al cnyuge o heredero inocente no es porque tenga dicho dominio
exclusivo, sino como pena impuesta al culpable.15
La Excma. Corte Suprema, en sentencia de 14 de abril de 1958, resolvi
que la accin derivada del artculo 168 del Cdigo Civil cuando recae en
bienes cuyo dominio no est controvertido y es solamente el hecho de la ocul-
tacin o distraccin dolosa de esos bienes lo que da origen a su nacimiento ella no
pueda ser calificada de una accin de dominio, de aquellas que segn el artculo 1331
del Cdigo Civil deben ser decididas por la justicia ordinaria.16
Sin embargo, en fallo dictado el 28 de agosto de 2006 la Excma. Corte
Suprema, recado en el recurso autos rol 1.122/2004, resolucin 21.18, sos-
tuvo la tesis contraria; en l, dej sin efecto lo resuelto por el tribunal arbi-
tral, que se haba pronunciado sobre la sancin del artculo 168 del Cdigo
Civil. En su resolucin sostuvo este Excmo. Tribunal, que esta materia era
de competencia de la Justicia Ordinaria. En este reciente pronunciamiento,
la Excma. Corte se apart de la doctrina y de su jurisprudencia anterior. El
voto de minora, de igual fallo, de los Ministros seora Margarita Herrera
y Jorge Rodrguez que estuvieron por reconocer la competencia del juez
partidor para resolver sobre esta materia, se ajust, a nuestro juicio, a los
preceptos aplicables, y a la jurisprudencia y doctrina.
6. LAUDO Y SENTENCIAS QUE RECAEN EN CUESTIONES

PROMOVIDAS EN LA PARTICIN
Cabe examinar, finalmente, la naturaleza de la resolucin o resolucio-

nes del partidor al fallar las distintas cuestiones que han sido promovidas
dentro de la particin. Esto es, si ellas quedan comprendidas en el Laudo
y, por ende, si el plazo para interponer recursos en contra de ellas es el de
ste o si, por el contrario, ellas revisten el carcter propio de toda sentencia
dictada por un juez rbitro.
El concepto del Laudo lo seala el artculo 663 del Cdigo de Proce-
dimiento Civil que expresa: Los resultados de la particin se contendrn
en un Laudo o sentencia final, que resuelva o establezca los puntos de hecho y de
derecho que deben servir de base para la distribucin de los bienes comunes.
El profesor don Manuel Somarriva, en su obra citada anteriormente,
sostiene sobre la materia que el legislador califica al Laudo de sentencia
final y no como sentencia definitiva lo cual se explica ya que el juicio de
15 Indivisin y particin, Editorial Jurdica de Chile, 2002, pp. 218 y 219. (nfasis agregado).
16 RDJ, t. LV, Segunda Parte, seccin primera, p. 52.
90
particin es un juicio universal, complejo, compuesto de diversos juicios simples, que

en conformidad con el artculo 652 pueden fallarse durante la tramitacin de la
particin, constituyendo tambin estas resoluciones sentencias definitivas. De ah,
entonces que en el juicio de particin pueden haber otras sentencias definitivas, fuera
del Laudo.
Compartimos lo expuesto por el profesor Somarriva que en el juicio de
particin pueden haber otras sentencias definitivas, fuera del Laudo. Ello es
as porque si concurren diferentes demandantes y demandados, al culminar
por decisiones finales las cuestiones suscitadas habr varias sentencias o deci-
siones definitivas, de las cuales slo el Laudo y Ordenata tienen la condicin
de sentencia final sometida a revisin por recursos de carcter especial ante
instancias superiores.
Respecto del Laudo, el artculo 664 del Cdigo de Procedimiento Civil
prescribe que se entender practicada la notificacin del laudo y ordenata desde
que se notifique a las partes el hecho de su pronunciamiento [] Los interesados po-
drn imponerse de sus resoluciones en la oficina del actuario y deducir los recursos a
que haya lugar dentro del plazo de quince das. Esa regla es especial y aplicable
nicamente a lo que el Cdigo de Procedimiento Civil define como Laudo.
Tal plazo no es aplicable a otras sentencias definitivas recadas en otros
juicios tramitados en la particin que no tienen la calidad de Laudo. La
circunstancia de que tales contiendas se hayan tramitado en forma para-
lela con la particin de bienes, en procedimientos diferentes no permite
aplicarle a stos normas especiales propias del juicio de particin. Se trata
de tramitaciones paralelas, diferentes y regidas cada una de ellas por sus
propias normas.
Debe destacarse, adems, que en el Cdigo de Procedimiento Civil, la
nocin de Laudo, unida a la de Ordenata, es utilizada nicamente respecto
del juicio de particin de bienes. Su concepto es unvoco pues se aclara con
el de Ordenata. En el Laudo, se establece la liquidacin, divisin y particin
de la comunidad de que se trate que se materializa, como seala el Cdigo,
en la Ordenata o liquidacin final, en que se hacen los clculos numricos nece-
sarios para dicha distribucin.
Las otras cuestiones que sirven de base para la particin, tramitadas
como juicios dentro de ella, deben ser resueltas por sentencias definitivas,
de acuerdo con las reglas generales.
Las sentencias definitivas que fallan las controversias de acuerdo con el
artculo 158 del Cdigo de Procedimiento Civil, son las que ponen fin a la
instancia, resolviendo la cuestin o asunto que ha sido objeto del juicio. En con-
cepto de la doctrina,1 por medio de la sentencia se define la litis mediante
la declaracin del tribunal que admite o rechaza las pretensiones del actor
o demandando. As, la sentencia definitiva es la que resuelve el conflicto
donde existen pretensiones opuestas.
Por su parte, el Laudo y Ordenata, como se ha dicho, determina la divi-
sin de la masa indivisa.
1 RODRGUEz PAPIC, IGNACIO, Procedimiento civil, 6 edicin, Editorial Jurdica de Chile,

p. 24.
91
. NOTIFICACIONES DEL LAUDO Y ORDENATA

Y DE LAS SENTENCIAS QUE FALLAN LAS CUESTIONES QUE
SERVIRN DE BASE PARA LA PARTICIN Y PLAzO
DE INTERPOSICIN DE LOS RECURSOS
Las notificaciones del Laudo y Ordenata y de las sentencias recadas en las

cuestiones promovidas en el proceso de particin son diferentes.
Las sentencias que recaen en cuestiones que servirn de base para la
particin se notifican de acuerdo con las reglas generales, establecidas en
el artculo 48 del Cdigo de Procedimiento Civil, por medio de cdulas que
contengan la copia ntegra de la resolucin y los datos necesarios para su
acertada inteligencia entregndose por un ministro de fe en el domicilio
del notificado ponindose en los autos testimonio de la expresin del da
y lugar.
La notificacin del Laudo y la Ordenata, por su parte, en conformidad
con lo establecido en el artculo 664 del Cdigo de Procedimiento Civil se
entender practicada desde que se comunique a las partes el hecho de su
pronunciamiento.
La I. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia recada en los
autos rol N 8.013/200, citada en el nmero cuatro precedente, declar
extemporneo el recurso de apelacin contra un fallo recado en una ren-
dicin de cuentas, tramitada en la particin, interpuesto en el plazo que la
ley establece para el Laudo.
Por lo expuesto, reviste importancia jurdica y prctica la forma en que
deben efectuarse las notificaciones de las diferentes sentencias que puedan
dictarse en un procedimiento arbitral.
92
EL CAMBIO DEL RGIMEN MATRIMONIAL
Ren Abeliuk Manasevich *
1. MODIFICACIONEs DEL DEREChO DE FAMILIA
En una oportunidad me correspondi ayudar al maestro Manuel somarriva

undurraga, en su peticin, de poner al da su entonces excelente libro sobre
Derecho de Familia. hojearlo ahora es la mayor comprobacin de la verdadera
revolucin jurdica que ha experimentado este tema. Prcticamente slo las
guardas mantienen su misma estructura.
La evolucin comenz con la dictacin misma del Cdigo Civil, y la he
examinado en otra parte, pero ha tomado gran impulso a partir de la d-
cada de los 90, agregando instituciones como son el rgimen matrimonial
de participacin de gananciales como opcin para los cnyuges, los bienes
familiares y otros que no han cabido en el Cdigo mismo.
La verdad es que el actual impulso modificatorio fue comenzado por la
Ley N 18.802 de 9 de junio de 1989 que, por ejemplo, elimin la incapa-
cidad relativa de la mujer casada bajo el rgimen de la sociedad conyugal,
pero mantuvo la administracin de sus bienes propios a cargo del marido,
creando dos tipos de problemas: uno es de interpretacin jurdica, porque
las normas respectivas no quedaron claras; pero hay otro que hoy se ha deba-
tido, porque hay quienes sostienen que esta situacin sera inconstitucional
a partir de la dictacin de la Ley N 19.611, que agreg en el N 2 del art. 19
de la Constitucin Poltica de la Repblica la frase hombres y mujeres son
iguales ante la ley; en efecto, se dice, aquella establece una discriminacin
injustificada a favor del marido, pero otros piensan que en el rgimen de
comunidad debe haber una administracin nica.
* Abogado, universidad de Chile. Fue ayudante de los profesores Manuel somarriva

undurraga y Patricio Aylwin Azcar. Profesor de Derecho Civil, universidad Andrs Bello.
Autor de numerosos libros de Derecho Civil, entre otros, Derecho Sucesorio, Las Obligaciones,
La Filiacin y sus Efectos y Contrato de Promesa. Ex Ministro de Estado en la Cartera de Corfo.
Ex Abogado Integrante de la Excelentsima Corte suprema de Justicia de Chile.
93
hOMENAJE A ARTuRO ALEssANDRI BEsA EsTuDIOs DE DEREChO Y PROPIEDAD INTELECTuAL
2. LA INTRODuCCIN DEL RGIMEN DE PARTICIPACIN

DE GANANCIALEs
Dentro de las muchas leyes que se han tenido que ir dictando en esta moder-
nizacin del derecho de familia, tambin el rgimen matrimonial fue abor-
dado por la Ley N 19.335, sobre Rgimen de Participacin de Gananciales,
que introdujo entre nosotros este rgimen matrimonial como alternativo al
de la sociedad conyugal y al de separacin de bienes, que se mantuvieron
con modificaciones.
Pero no se acept el sistema que propona el Ejecutivo y, desde luego,
en primer lugar se mantuvo la sociedad conyugal como el rgimen legal,
y los otros quedaron como regmenes supletorios. Y en segundo lugar, se
adopt para el nuevo rgimen matrimonial la modalidad contable o de cr-
dito, en que a la disolucin del rgimen de participacin, no lo sucede una
comunidad, sino una especie de balance de los gananciales obtenidos por
los cnyuges durante la vigencia de su matrimonio bajo su aplicacin.
En estas condiciones no es raro que el nuevo rgimen no haya tenido
mayor difusin, siendo escasos los matrimonios que han optado por l.
En verdad el cambio fue considerado insatisfactorio, y por ello no re-
solvi en forma alguna la divergencia de opiniones que se centra principal-
mente en la mantencin del rgimen legal de la sociedad conyugal1 y en las
complejidades del nuevo rgimen agregado como opcin.
3. uN NuEVO PROYECTO
ste tuvo su origen en la Cmara de Diputados y fue presentado por parla-

mentarias de diferentes bancadas, obteniendo finalmente su aprobacin en
dicha Corporacin, y llegando al senado donde ha quedado detenido en
la Comisin de Legislacin, Justicia y Reglamento, que una vez ms es clave
en este tipo de modificaciones legales.
ha quedado rezagado porque en la situacin en que est, se ha reanu-
dado la discusin entre las distintas opiniones, y como no se lo apura con
urgencias, es imposible prever cul ser finalmente su destino.
En su situacin actual, mantiene la idea original de un rgimen legal
al que llama comunidad de gananciales, pero facultando a las partes para
pactar, ya sea el de separacin de bienes clsico o la sociedad conyugal con
algunas modificaciones.
Desde luego se mantiene la duplicidad de ubicaciones originales del
Cdigo. Algunas disposiciones esenciales estn en el Libro I, De las perso-
nas, Ttulo VI, y otras en el Libro IV, De las obligaciones en general y de
los contratos, Ttulos XXII y XXII-A, este ltimo agregado por la citada ley
1 Justamente el entonces senador Arturo Alessandri Besa fue un importante defensor
de dicho rgimen matrimonial. Los mismos argumentos de entonces son los que se debaten
hoy en da, y se advierte una clara dificultad de llegar a un acuerdo satisfactorio.
94
al introducir la participacin de gananciales.

La razn de este desorden es histrica: el Cdigo no reglamentaba el
matrimonio mismo, que estaba a cargo de la Iglesia Catlica. Pero obvia-
mente tena normas sobre sus efectos, y especialmente sobre el rgimen
matrimonial, y en la elaboracin de los proyectos se opt por tratar la
sociedad conyugal, que era casi nica, a propsito de las capitulaciones
matrimoniales.
sea lo que sea, est terminando inmanejable la mantencin del articula-
do del Libro I del Cdigo Civil, abonando a los que son partidarios de llegar
a un Cdigo de Familia separado de aqul, lo que no comparto.2
4. LOs REGMENEs MATRIMONIALEs

EN EL PROYECTO
Lo que sigue complicando este tema es la discusin entre los partidarios y

contrarios del rgimen de sociedad conyugal y su mantencin.
En el proyecto se llega a una especie de transaccin en que, para los
partidarios de dicho sistema, se mantiene la posibilidad de pactarlo. Y para
los otros se consagra un rgimen legal al que se le llama comunidad de ga-
nanciales, pero ms bien es una participacin de ellos, pero no con crditos,
sino con comunidad al trmino del rgimen.
se le llama comunidad de gananciales porque tiene mucho de tal, pero
la comunidad nace slo a la disolucin del rgimen, de manera que es ms
bien de participacin, pero en la modalidad de comunidad posterior a su
trmino.
El de separacin de bienes tiene pocas modificaciones, aunque se vuelve
a restablecer la confusin para probar en Chile el rgimen matrimonial de
quienes se casaron en el extranjero.3
5. LOs PROBLEMAs DE uN RGIMEN MATRIMONIAL
Antes de analizar el proyecto, lo que de todos modos ser muy somero, es

bueno analizar en abstracto los principales problemas que originan discu-
siones en la materia. Ellos los podemos agrupar en tres.
2 Lo que s va a haber que hacer es evidentemente redactarlo totalmente, evitando as
dudas, que tambin se dan, por ejemplo, en las acciones de filiacin.

3 El rgimen actual es el ms simple: los cnyuges se consideran en Chile separados de
bienes, a menos que al inscribir el matrimonio en nuestro pas pacten sociedad conyugal
o participacin de gananciales. La nica dificultad prctica es que no hay forma de probar
fehacientemente si el matrimonio est o no inscrito en Chile, porque el Registro Civil todava
no est en condiciones de certificarlo. Ahora se pretende agregar otra excepcin; que los
cnyuges prueben lo contrario, esto es, que no estn separados de bienes. En el solo Cdigo
el art. 135 inciso 2 haba dado otra solucin que fue modificada en el ao 1989, y luego por
la ley que introdujo el rgimen de participacin de gananciales.
95
A) L A sITuACIN DE LOs CNYuGEs
El punto principal es obviamente de corte ms bien ideolgico, pero con

serias repercusiones econmicas y jurdicas. Es determinar cmo quedan los
cnyuges en relacin con el rgimen de bienes: si en igualdad o desigualdad,
si es favorable o no para ellos, o para su relacin de pareja, o perjudicial en
uno u otro sentido, o lo uno y lo otro, en atencin a fortalecer o debilitar
el matrimonio. De ms est decir que ello ha ido hundiendo en el pasado
y en forma muy negativa a regmenes anteriores como el de la comunidad
universal, el dotal y otros.
Igualmente este problema est ntimamente ligado al sistema sucesorio
de los cnyuges, desde el foral al de separacin de bienes; entre nosotros
no cabe duda que la institucin de la porcin conyugal estaba ntimamente
ligada al sistema de comunidad de gananciales.4 Y el aumento actual de la
porcin del cnyuge sobreviviente es fruto del reemplazo de aqulla por el
otorgamiento de la calidad de legitimario (incluso de la legtima efectiva),
unido a la Ley de Filiacin que aument los derechos de los parientes no
matrimoniales.
B) L A ADMINIsTRACIN DE LOs BIENEs
Tema que est muy relacionado con el que mencionaremos en la letra c),
porque no cabe duda que es una complicacin que los cnyuges acten en
la vida econmica indistintamente, lo que no slo, como diremos enseguida,
provoca inconvenientes y confusiones, sino que se presta para toda clase de
maniobras en perjuicio de terceros.
Pero tambin, el Cdigo originario defenda a la mujer de las posibles
tropelas del marido en su administracin con absoluta libertad y como
dueo de los bienes propios, de los de la sociedad conyugal y de los de la
mujer incapaz relativa, mediante un juicio de separacin judicial de bienes,
que en la sociedad de entonces era adems casi inconcebible.
Las modificaciones legales fueron creando otros parches, como los bie-
nes reservados de la mujer casada, la de la Ley N 10.271 de 1952, que exigi
la autorizacin de la mujer para la enajenacin de los bienes races sociales,
lo que luego se extendera a otros actos jurdicos, acercando as al rgimen
legal a los modernos regmenes matrimoniales.
4 En efecto, se imputaban a la porcin conyugal los bienes propios de la cnyuge,
incluidos los gananciales que le correspondan al disolverse la sociedad conyugal; slo

corresponda al cnyuge pobre, cuando los gananciales eran escasos, por pertenecer
mayoritariamente los bienes al haber propio del cnyuge difunto. El otro papel de la por-
cin conyugal es que por su complejidad serva en los exmenes para que salieran mal
muchos estudiantes.
96
C) L A PROTECCIN A LOs TERCEROs
se ha sostenido en defensa de la sociedad conyugal que para los terceros es

el rgimen que ms los protege, ya que no tienen que entenderse sino con
el marido.
Esto hoy se relativiz y, en consecuencia, ya no milita como argumento a
favor de la sociedad conyugal, que, al revs, ahora es el sistema ms comple-
jo al respecto. En efecto, marido y mujer, actuando cada uno con indepen-
dencia, pueden efectuar entre ellos cualquier clase de pactos, maniobras y
situaciones en que los nicos perjudicados terminan siendo los terceros que
contratan con ellos, y que cuando reclaman sus crditos se encuentran con
una serie de problemas al respecto.
Lo que pasa es que la sociedad conyugal desde su origen tena tres pa-
trimonios: el del haber absoluto y los propios de cada cnyuge, y tambin
haba un haber relativo, que llevaba al tema de las recompensas. Pero todo
lo manejaba el marido, lo que amortiguaba el problema. hoy esto se rompi
con un cuarto (o quinto, si se concepta el haber relativo como tal patrimo-
nio): el de los bienes reservados de la mujer casada, que tiene muy pocas
limitaciones, mientras s existen para el marido.
Por ello la verdad es que es la sociedad conyugal la que ms permite
estos resquicios, y por eso el Cdigo tiene una de las pocas protecciones
extensas y directas en el art. 1723 que dispone que la sustitucin del rgi-
men patrimonial dentro del matrimonio no perjudicar en caso alguno
los derechos vlidamente adquiridos por terceros respecto del marido o
de la mujer. En efecto, el sustituir el rgimen conyugal por uno de los
sustitutivos permite que los bienes del cnyuge endeudado queden en
manos del otro cnyuge, dificultando as su persecucin por el acreedor.
si no le cabe su accin dentro de este precepto, el tercero afectado tendr
que recurrir a la accin pauliana, de simulacin y otras igualmente difciles
de acreditar.
Estos tres problemas son los que complican un rgimen matrimonial y de
ah que las discusiones se prolongan sin que podamos llegar a una ecuacin
moderna, sencilla y que proteja todos los intereses en juego.
En el mundo entero se discuten las soluciones y la verdad es que se
parta del rgimen de comunidad de gananciales o del de participacin de
ellos, siempre las soluciones tienden a ser muy cercanas en el sentido de la
igualdad de los cnyuges, la necesidad del consentimiento para la ejecucin
de ciertos actos, los bienes familiares y otras. Pero no hay ninguno que so-
lucione los tres problemas en forma integral, pero lo mismo ocurre en casi
todas las instituciones jurdicas.
6. EXAMEN DEL RGIMEN DE sEPARACIN DE BIENEs
Parece el ms simple de todos: cada cnyuge administra los suyos, propios

o adquiridos durante el matrimonio, y a la disolucin de ste o del rgimen
no hay nada ms que hacer, y por eso justamente, por esta sencillez, se le
97
critica, porque deja o puede dejar a uno de los cnyuges en inferioridad de

condiciones.
Esto es especialmente notorio en un caso muy frecuente entre nosotros,
en que los cnyuges se separan de bienes despus de casados, y a veces no
liquidan la sociedad conyugal, lo que est creando a estas alturas problemas
maysculos, que tambin se presentan con las antiguas nulidades de matri-
monios. Afortunadamente hoy la Ley de Matrimonio Civil obliga a resolver
el tema de los bienes cuando los cnyuges se anulan, separan judicialmente
o divorcian, y slo queda el problema del trmino de la sociedad conyugal
en vida de los cnyuges no acompaada de la ruptura matrimonial jurdi-
camente reglamentada.
Es frecuente que se pacten las separaciones de bienes por razones
tributarias, pero normalmente se adjudican a la mujer que no trabaja, o si
lo hace, tiene ingresos menores, la casa y un auto, que slo ocasionan gastos,
y no ingresos, mientras al otro cnyuge se le adjudica la empresa u otra acti-
vidad lucrativa, lo que igualmente produce una diferenciacin econmica,
en que la herencia es su nico correctivo, o si no, lo es la compensacin
econmica de la Ley de Matrimonio Civil.
hay un sistema con que se puede ir corrigiendo esta situacin: que los
bienes queden en comunidad parcial, pero hay que tener cuidado con el
art. 53 inciso 1 de la Ley de la Renta, que dispone:
Artculo 53. Los cnyuges que estn casados bajo el rgimen de participacin
de gananciales o de separacin de bienes, sea sta convencional, legal o judicial,
incluyendo la situacin contemplada en el artculo 150 del Cdigo Civil, decla-
rarn sus rentas independientemente.
Sin embargo, los cnyuges con separacin total convencional de bienes debe-
rn presentar una declaracin conjunta de sus rentas, cuando no hayan liqui-
dado efectivamente la sociedad conyugal o conserven sus bienes en comunidad o
cuando cualquiera de ellos tuviere poder del otro para administrar o disponer de
sus bienes.
7. LA sOCIEDAD CONYuGAL
La sociedad conyugal es un rgimen de comunidad de gananciales (otros

dicen que de stos y de bienes muebles) durante el matrimonio y al trmi-
no del rgimen matrimonial, ya sea porque se termin el matrimonio o se
sustituy aqul por otro autorizado por la ley.
Como se sabe, el rgimen de comunidad puede ser total, de todos los
bienes, o como el nuestro que se le denomin sociedad conyugal, que es de
comunidad parcial: de bienes muebles y gananciales, aunque los primeros
a veces ingresan al haber comn a cambio de una recompensa.
Este rgimen durante todo el siglo XIX y comienzos del XX fue casi
nico, con contadas excepciones de separacin de bienes. La primera gran
modificacin se produjo cuando se pas a la sociedad civil la institucin mis-
ma del matrimonio, pero fundamentalmente en el siglo XX en las dcadas
98
del 20 y el 30, principalmente con la introduccin de los bienes reservados

de la mujer casada, la Ley de Abandono de Familia, etc. Luego viene la ya
referida ofensiva desde 1989 en adelante, sin llegarse a una solucin arm-
nica, y que a lo menos satisfaga a las mayoras.
La gran defensa del rgimen de comunidad es que si el matrimonio es
una unin de dos personas, no puede quedar al margen de ella un aspecto
de tanta trascendencia como es el econmico. Ello se acenta cuando la mu-
jer no hace aportes de ese tipo o ellos son de poca cuanta. Por eso se suele
argumentar que en el sector popular todava es mejor para la mujer estar
casada en sociedad conyugal por la proteccin que le otorga este rgimen.
Ello se ha atenuado en todo caso con la institucin de los bienes familiares.
Pero el ltimo argumento es muy relativo, porque en su contra se sostiene
que est aumentando la participacin de la mujer en esta materia, y que las
defensas de la sociedad conyugal son muy tardas y poco efectivas.
En su contra, se alega su extraordinaria complejidad, que la hace difcil
de dominar. Mi experiencia personal reciente confirma que ni siquiera a
alto nivel judicial hay una comprensin cabal. Desde luego, la inflacin dej
obsoleta por casi un siglo la institucin de la recompensa, y no ha bastado la
aplicacin de un sistema de correccin de los valores involucrados por un
aumento de valor inicial, para recuperar una prctica que se perdi.
Por otro lado, la existencia de a lo menos cuatro patrimonios, y dentro
de uno de ellos, el de la sociedad conyugal, con un doble tratamiento para
los muebles e inmuebles, complica enormemente su aplicacin prctica.
Finalmente, las limitaciones que se han puesto al manejo antes omn-
modo del varn, introducen nuevos elementos de complejidad, pero que
no son ajenos a la participacin de gananciales, e incluso a la separacin
de bienes.
Dejo para el postre la peor crtica que se le hace a la sociedad conyugal:
su presunta inconstitucionalidad por discriminar segn el sexo, o en todo
caso la circunstancia de que el marido administre los bienes propios de la
mujer, lo que s es evidentemente una grave aberracin jurdica.
sobre todo porque es slo negligencia del Legislador, Ejecutivo y Parla-
mento, porque ello se soluciona fcilmente. Tambin el Poder Judicial ha
concurrido a la gravedad de la situacin con algunos fallos, en mi opinin,
equivocados.
Mientras se ponen de acuerdo en algn rgimen matrimonial que satis-
faga a la mayora, debe derogarse la administracin de los bienes propios
de la mujer casada por el marido, sometindolos al mismo rgimen de los
reservados de la mujer casada.5
En el proyecto se mantiene como rgimen alternativo una sociedad
conyugal con algunas modificaciones, y tratando de soslayar este peor pro-
blema con un mecanismo pintoresco en un pas tan machista como es el
nuestro, sobre todo en los sectores con menor educacin, a los que se dice
5 Ello debi hacerse en 1989, pero el carcter conservador del gobierno de la poca lo
impidi. Adems, aunque parezca extrao, hay mujeres defensoras de la sociedad conyugal,
por los privilegios que les otorgan los bienes reservados.
99
defender: los cnyuges, al momento de contraer el matrimonio y elegir la

sociedad conyugal, decidirn cul de ellos administra, y el que no tiene la
administracin conserva para los ingresos frutos de su actividad personal,
los bienes reservados. sin comentarios.
8. CONCLusIN
Este breve anlisis nos lleva a la evidente conclusin de que no hay un rgi-
men ideal que pueda satisfacernos a todos.
Por esta razn, el rgimen legal tiene que ser uno que permita mejor en
la mayora de los casos enfrentar los tres problemas sealados. Y aquellos
que enfrenten situaciones diferentes deben tener una nica alternativa, que
es la separacin de bienes.
De la sociedad conyugal en el rgimen legal slo pueden mantenerse
algunas de sus soluciones. Pero la igualdad actual entre hombre y mujer,
aunque a veces resulte terica, exige que cada cnyuge maneje sus bienes
propios y los que adquiera durante el matrimonio. Da lo mismo si lo llama-
mos participacin de gananciales o comunidad de gananciales, porque en
ambos casos, a la disolucin del rgimen matrimonial existir comunidad
sobre los segundos.
Y obviamente habr ciertos actos importantes en que se necesita con-
sentimiento recproco. Ello no hay manera de evitarlo, pero sin graves exa-
geraciones como las que tiene el proyecto en actual trmite.6 Y tambin
una seria proteccin a los terceros y alguna (no demasiado rigurosa) en el
de separacin de bienes, como podra ser una especie de interdiccin de
administrar los bienes de importancia para la familia menos estricta que la
disipacin, etc.
Dos advertencias preliminares:
una, que debe legislarse rpidamente tambin exigiendo a los cnyuges
que cambian su rgimen matrimonial, liquidar el anterior dentro de un
plazo razonable, a lo menos negociando y pactando cmo se manejar la co-
munidad o situacin que se ha formado respecto a los bienes existentes, y
Dos, est de ms decir que el mejor rgimen matrimonial ser siempre
el de los cnyuges bien avenidos, pero que el legislador debe tomar medi-
das para que favorezca el buen entendimiento de ellos, y no como lo hace
ahora que lo perjudica en varios sentidos. Pero para ello se necesita una
justicia mucho ms eficiente que la actual para cuando la armona misma
se rompe.
6 Para todos los bienes races, en circunstancias que hoy hay riqueza mueble muy supe-
rior; es casi una vuelta a la poca de la dictacin del Cdigo Civil.
100
LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
Mximo Pacheco Gmez *
Afirmar que hay derechos humanos o derechos del hombre en el con-

texto histrico-espiritual que es el nuestro, equivale a afirmar que existen
derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre,
por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que,
lejos de nacer de una concesin de la sociedad poltica, han de ser por esta
consagrados y garantizados.
Aclarado este concepto podemos desarrollar el tema de la proteccin
internacional de los derechos humanos en Amrica y la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos.
I. INTRODUCCIN
La Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos,

realizada en San Jos, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, adopt
la Convencin Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos
de Costa Rica. Hasta ese momento la estructura institucional del sistema de
proteccin internacional de los derechos humanos en Amrica descansaba
en instrumentos de naturaleza declaratoria. A partir de entonces, con la
suscripcin y posterior entrada en vigor de la Convencin Americana en el
ao 1978, llega a su culminacin la evolucin normativa del sistema. A partir
de ese momento se cambia la naturaleza jurdica de los instrumentos en que
descansaba la estructura institucional del sistema. ya no lo har sobre ins-
trumentos de naturaleza declaratoria, sino que lo har sobre instrumentos
que tendrn una base convencional y obligatoria.
Los Estados miembros de la Organizacin de los Estados Americanos son
35. Son Estados partes en esta Convencin 25: Argentina, Barbados, Bolivia,
* Abogado. Profesor y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Profesor de la Pontificia Universidad Catlica de Chile. Profesor de la Academia Superior de
Carabineros de Chile. Doctor Honoris Causa de las Universidades de Bolonia (Italia) y Andrs
Bello (Chile). Autor de diecisiete libros. Ha sido Embajador de Chile en la Unin Sovitica
y ante la Santa Sede, Ministro de Educacin, Senador de la Repblica, Juez y Vicepresidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
101
HOMENAJE A ARTURO ALESSANDRI BESA ESTUDIOS DE DERECHO y PROPIEDAD INTELECTUAL
Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada,

Guatemala, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay,
Per, Repblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Ve-
nezuela. Ha sido suscrita pero no ratificada por Estados Unidos de Amrica.
No la han ratificado ni suscrito: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canad,
Cuba, Guyana, Santa Luca, San Kitts y Nevis y San Vicente y Las Granadinas.
La Convencin establece como medios de proteccin dos rganos com-
petentes.
a) La Comisin Interamericana de Derechos Humanos, y
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
II. DIFERENCIA ENTRE LA CORTE y LA COMISIN

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
La diferencia estriba esencialmente en la naturaleza de ambos rganos de

proteccin y, por ende, la diferente competencia que tienen y las diferentes
funciones que ejercen.
La Comisin es un rgano de naturaleza cuasi poltica y cuasi judicial.
Su naturaleza es cuasi poltica porque al carecer de obligatoriedad sus reso-
luciones, necesita de apoyo y voluntad poltica para alcanzar sus metas.
Al respecto, la Corte dijo en un reciente fallo que en virtud del principio
de buena fe, consagrado en el artculo 31.1 de la Convencin de Viena, si un
Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si se trata
de derechos humanos, como es el caso de la Convencin Americana, tiene
la obligacin de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomenda-
ciones de un rgano de proteccin como la Comisin Interamericana que
es, adems, uno de los rganos principales de la Organizacin de Estados
Americanos que tiene como funcin promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos en el hemisferio (caso Loayza Tamayo, sentencia
de 17 de septiembre de 1997).
La naturaleza de la Comisin es tambin cuasi judicial porque trabaja
como un tribunal: recibe denuncias, las tramita, las investiga y emite resolu-
ciones. Pero estas resoluciones imponen como sancin mxima una sancin
de ndole moral: la publicacin.
La Corte es un tribunal, ejerce funcin jurisdiccional y consultiva, y sus
decisiones en el campo jurisdiccional son obligatorias. La Comisin, que
debe comparecer en todos los casos ante la Corte, tiene en el proceso una
clara funcin auxiliar de la justicia, a manera de ministerio pblico del sis-
tema interamericano (asunto Viviana Gallardo y otras. Resolucin del 13 de
noviembre de 1981, parr. 22).
III. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
El artculo 1 del Estatuto define a la Corte como una institucin judicial

autnoma cuyo objetivo es la aplicacin e interpretacin de la Convencin
102
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Americana sobre Derechos Humanos. sta ejerce sus funciones de confor-

midad con las disposiciones de la Convencin, su Estatuto y Reglamento.
Se compone de siete jueces elegidos a ttulo personal entre juristas de
la ms alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de de-
rechos humanos, que renan las condiciones requeridas para el ejercicio
de las ms elevadas. Su mandato es de seis aos y pueden ser reelegidos
una sola vez. Gozan, desde el momento de su eleccin y mientras dure su
mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomticos por el
derecho internacional y de los privilegios diplomticos necesarios para el
desempeo de sus funciones.
El juez nacional de alguno de los Estados partes en un caso sometido
a consideracin de la Corte conserva su derecho a conocer del mismo. Si
entre los jueces llamados a conocer el caso ninguno fuese de la nacionalidad
de los Estados partes en el caso, cada uno designar un ad doc. El qurum
para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.
La sede de la Corte es San Jos de Costa Rica. Puede cambiarse si as
lo acuerdan dos tercios de los votos de los Estados partes. La Corte puede
sesionar en el territorio de cualquier Estado miembro de la O.E.A., previa
aquiescencia del Estado respectivo.
La Corte designa a su Secretario y los dems funcionarios son nombra-
dos por el Secretario General de la O.E.A., en consulta con el Secretario de
la Corte. La Secretara de la Corte funciona bajo la direccin del Secretario,
de acuerdo con las normas administrativas de la Secretara General de la
O.E.A.
La Corte elabora su propio proyecto de presupuesto y lo somete a la
aprobacin de la Asamblea General de la O.E.A. Por conducto de la Secreta-
ra General, esta ltima no podr introducir modificaciones.
El Estatuto de la Corte fue aprobado por la Asamblea General de la O.E.A.
y slo sta puede reformarlo. El tribunal dicta su propio reglamento, el cual
contiene las normas de procedimiento.
La provisin de vacantes: Sin duda la composicin de la Corte se puede
ver afectada debido al fallecimiento de uno de sus miembros, la renuncia
de uno de ellos, su incapacidad para el ejercicio de las funciones propias del
cargo, o la cesacin en el cargo como consecuencia de una incompatibilidad
sobreviviente. En cualquiera de estos casos, el cargo vacante deber llenarse
de acuerdo con las normas previstas por la Convencin y el Estatuto de la
Corte.
Los jueces ad hoc: En cuanto los jueces son elegidos en su capacidad
personal, el juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en un
caso sometido a la Corte conserva su derecho a conocer del mismo, con la
limitacin, prevista en el art. 4, N 3, del Reglamento de la Corte, que le
impide presidirla en ese caso; esta disposicin fue aplicada por primera vez
en Caballero Delgado y Santana, en que el juez Rafael Nieto Navia, enton-
ces Presidente de la Corte, cedi la presidencia para el conocimiento del
mismo, pero la nacionalidad no constituye, por s sola, un motivo suficiente
para recusar a un juez por falta de imparcialidad.
103
1. SU ORGANIzACIN y FUNCIONAMIENTO
Ciertamente, los aspectos operativos del funcionamiento de la Corte no

pueden ser desdeados puesto que las providencias que se hayan adoptado
en esta materia repercutirn en la mayor o menor eficacia del sistema.
a) Sede: De acuerdo con el art. 58 de la Convencin, la Corte tendr su
sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la O.E.A., los
Estados parte en la Convencin; habindose elegido por stos la ciudad de
San Jos de Costa Rica, se es el sitio en donde se ha establecido y funciona
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ella puede
celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la O.E.A.,
parte o no parte en la Convencin, cuando as lo considere conveniente por
mayora de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo; de
hecho, por invitacin del gobierno argentino, el tribunal celebr su und-
cimo periodo ordinario de sesiones, del 1 al 10 de octubre de 1984, en la
ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, los Estados partes en la Convencin
pueden, en la Asamblea General de la O.E.A., por el voto favorable de los dos
tercios de sus miembros, decidir cambiar la sede de la Corte.
Obviamente, la circunstancia de que la Comisin y la Corte tengan su
sede en sitios diferentes incide negativamente en la fluidez que debe existir
en las comunicaciones entre ambas, e impone una carga adicional a los indi-
viduos y organizaciones no gubernamentales que, habiendo sometido algn
asunto ante la Comisin, esperan poder hacer el seguimiento del mismo en
caso de que ste sea llevado a la Corte. Para garantizar su funcionamiento,
el 10 de septiembre de 1981, la Corte suscribi con Costa Rica un acuerdo
de sede, en el que se estipulan las inmunidades y privilegios de la Corte, de
los jueces y del personal del tribunal, como de las personas que comparecen
ante la misma. En este tratado, Costa Rica se comprometi a dotar a la Corte
de un local adecuado para su funcionamiento, promesa a la que dio cabal
cumplimiento al aportar el dinero necesario para comprar el inmueble que
el tribunal haba venido ocupando desde junio 1980 como su sede en San
Jos de Costa Rica.
b) Recursos humanos y financieros: En cuanto al personal, corresponde a
la propia Corte designar a su Secretario, el que debe residir en la sede de
la misma y asistir a las reuniones que ella celebre fuera de dicha sede; el
Secretario de la Corte es designado por un perodo de cinco aos, renova-
ble, y puede ser removido por la Corte. Asimismo, el establecimiento de la
Secretara tambin es responsabilidad y competencia del propio tribunal; tal
Secretara funciona bajo la direccin del Secretario de la Corte, de acuerdo
con las normas administrativas de la Secretara General de la O.E.A., en todo
lo que no sean incompatibles con la independencia del tribunal. Los fun-
cionarios de la Corte son nombrados por el Secretario General de la O.E.A.,
en consulta con el Secretario de la Corte. Hasta el presente, este tribunal ha
contado con un personal muy reducido, con slo 34 cargos, uno tiene carc-
ter temporal, dos son financiados por la Unin Europea, dos son voluntarios
(provenientes de universidades o de organizaciones no gubernamentales),
104
y otros dos son financiados por el Instituto Interamericano de Derechos

Humanos. En consecuencia, actualmente slo 26 funcionarios de la Corte
son financiados con el presupuesto de la O.E.A., y uno de ellos no forma
parte de la planta fija. A corto plazo este personal podra ser insuficiente
para atender un volumen de trabajo en constante crecimiento, como fruto
de la mayor utilizacin del sistema de proteccin de los derechos humanos
creado por la Convencin. En el informe sobre las actividades de la Corte
en el ao 1989 a la Comisin de Asuntos Jurdicos y Polticos de la Asamblea
General de la O.E.A., el Presidente de la Corte subray que sta se encon-
traba en una situacin gravsima, que podra llevar a su paralizacin, como
consecuencia de las carencias que sufra su personal; sin perjuicio de que
ya se haya designado al Secretario y al Secretario Adjunto, este obstculo no
ha sido plenamente superado.
Por otra parte, aunque el tribunal administra su propio presupuesto,
carece de suficiente autonoma financiera; en efecto, si bien es ella quien
elabora su propio proyecto de presupuesto, ste debe someterse a la Asam-
blea General de la O.E.A. para su aprobacin final. A lo largo de su corta
existencia, el presupuesto de la Corte ha sido muy reducido y, ocasional-
mente, se ha visto sometido a notables reducciones de un ao para otro,
las cuales han afectado seriamente el cumplimiento de sus funciones; por
este motivo, en su informe sobre las actividades de la Corte en el ao 1987
a la Comisin de Asuntos Jurdicos y Polticos de la Asamblea General de
la O.E.A., el Presidente del tribunal puso de relieve la precaria situacin
financiera de la Corte y urgi a la Asamblea General que aprobara un incre-
mento en su presupuesto para que no se paralizara el trabajo del tribunal.
Adicionalmente a esta suma el gobierno de Costa Rica asigna anualmente
una cantidad de US $ 100.000, la que ha sido recibida permanentemente
desde la instalacin de la sede de la Corte en ese pas. Todo ello todava
resulta insuficiente para atender las importantes tareas que se le han enco-
mendado a la Corte.
c) Qurum y organizacin interna: La Corte tiene competencia para prepa-
rar su propio estatuto, aunque debe someterlo a la aprobacin de la Asam-
blea General de la O.E.A., la cual puede hacerle las enmiendas que estime
convenientes; de hecho, el proyecto de estatuto que la Corte someti a la
Asamblea General de la O.E.A. en octubre de 1979 fue objeto de importan-
tes modificaciones por parte de sta. Asimismo, al igual que la Comisin, la
Corte est facultada para dictar su propio reglamento.
El Presidente y el Vicepresidente del tribunal son elegidos por los pro-
pios jueces, y su mandato tiene una duracin de dos aos, pudiendo ser
reelegidos.
Al Presidente de la Corte le corresponde la representacin de la misma,
presidir las sesiones y someter a su consideracin los asuntos que figuren en
el orden del da, dirigir y promover los trabajos de la Corte, decidir las cues-
tiones de orden que se susciten durante las sesiones (a menos que un juez
solicite que dicha cuestin se someta a la decisin de la mayora), y rendir
un informe a la Corte, al inicio de sus sesiones ordinarias o extraordinarias,
105
sobre las actuaciones que haya cumplido en el ejercicio de la presidencia

durante los recesos de aqulla.
Una Comisin Permanente, integrada por el Presidente, el Vicepre-
sidente y un tercer juez designado por el Presidente de la Corte, asiste
a este ltimo en el ejercicio de sus funciones. Adems, la Corte puede
designar otras comisiones para asuntos especficos, las cuales podrn ser
designadas por el Presidente en casos de urgencia y cuando no estuviere
reunida la Corte.
Sin perjuicio de las atribuciones que le competen a la Comisin Per-
manente, o a las otras comisiones que de acuerdo con el Reglamento de la
Corte sta puede designar para asuntos especficos, el tribunal sesiona en
pleno, y no se ha previsto su funcionamiento en salas. En realidad, su actual
composicin de slo siete jueces y el texto del art. 56 de la Convencin,
que seala que el qurum para las deliberaciones de la Corte es de cinco
jueces, excluyen el que la Corte pueda sesionar y decidir en salas. Con el
actual volumen de casos contenciosos, solicitudes de medidas provisionales
y consultas que est atendiendo la Corte, el cual es previsible que se incre-
mente an ms, su funcionamiento en sala plena puede llegar a constituir
una importante limitacin para la eficacia del trabajo de la Corte.
A diferencia de lo que ocurre con la Comisin, la misma Convencin se
ha encargado de sealar que el qurum requerido para las deliberaciones
de la Corte es de cinco jueces, lo que, en un tribunal internacional integrado
nicamente por siete miembros, pudiera plantear dificultades prcticas. Por
otro lado, el artculo 15 del Estatuto de la Corte dispone que las decisiones
se toman por la mayora de los jueces presentes, y que en caso de empate
decide el Presidente.
Para los efectos de la recepcin de la prueba testimonial y pericial, la
Corte decidi, en su sesin del 26 de junio de 1996, que sta podr realizarse
con la presencia de uno o varios de sus miembros, en audiencia pblica en
la sede de la Corte o in situ.
En 2008 el tribunal celebr cuatro periodos ordinarios de sesiones y
dos perodos extraordinarios. Las fechas precisas de cada periodo de sesio-
nes son fijadas por la propia Corte en su sesin inmediatamente anterior,
sin perjuicio de que, excepcionalmente, ellas puedan ser modificadas por
el Presidente de la Corte. Eventualmente, a peticin de la mayora de los
jueces o por propia iniciativa, el Presidente de la Corte puede convocar
a sesiones extraordinarias para conocer de solicitudes de medidas provi-
sionales.
2. EL RGIMEN DISCIPLINARIO
De acuerdo con el art. 20 del Estatuto, los jueces y el personal de la Corte de-
bern observar, dentro y fuera de sus funciones, una conducta acorde con la
investidura de quienes participan en la funcin jurisdiccional internacional
del tribunal, y respondern ante ste de esa conducta, as como de cualquier
impedimento, negligencia u omisin en el ejercicio de sus funciones.
106
Segn el Estatuto, la potestad disciplinaria respecto de los jueces co-

rresponde a la Asamblea General de la O.E.A., quien la ejercer a solicitud
motivada de la Corte, integrada al efecto slo por los jueces restantes.
La potestad disciplinaria respecto del Secretario corresponde a la Corte,
y respecto al resto del personal al Secretario, con la aprobacin del Presiden-
te del tribunal. Sin perjuicio de las normas administrativas de la Secretara
General de la O.E.A. en lo que fueren aplicables, el Estatuto dispone que el
rgimen disciplinario ser reglamentado por la Corte.
Excepto por el art. 4 del Reglamento de la Corte, que atribuye al Presi-
dente la facultad de decidir las cuestiones de orden que se susciten en las sesiones
de la Corte, respecto de los agentes, asistentes o asesores de las partes, de los
testigos o peritos, o de otras personas que intervengan en el procedimiento,
no se han previsto disposiciones precisas en materia disciplinaria.
3. LOS IDIOMAS DE TRABAJO
Atendiendo a lo dispuesto por el art. 20 del Reglamento de la Corte, los idio-

mas oficiales del tribunal son los de la O.E.A., es decir, el espaol, el ingls,
el portugus y el francs.
En cuanto a los idiomas de trabajo, segn el artculo 20 del Reglamento,
stos sern los que acuerde la Corte cada ao. Sin embargo, para un caso
determinado, podr adoptarse como idioma de trabajo el de una de las
partes, siempre que sea uno de los idiomas oficiales. Hasta el presente, los
idiomas de trabajo han sido el castellano y el ingls, sin perjuicio de que se
atribuya un mayor peso al castellano, como se refleja en el ltimo prrafo de
las sentencias y opiniones consultivas adoptadas hasta el momento, en el que
se indica que ellas han sido redactadas en castellano e ingls (o, en algunos
casos, en espaol e ingls), haciendo fe, en todas las sentencias dictadas
hasta el presente, el texto en castellano. Asimismo, de los quince dictme-
nes evacuados hasta el momento, por va de consulta, todos ellos han sido
redactados en castellano e ingls, haciendo fe el texto en castellano, excepto
en el caso del dictamen sobre el efecto de las reservas sobre la entrada en
vigor de la Convencin, cuyo borrador fue preparado por el juez Thomas
Buergenthal y en cuyo caso hace fe el texto en ingls.
El prrafo inicial del artculo 26 del Reglamento de la Corte expresa que
la introduccin de una causa se har ante la secretara de la Corte mediante
la presentacin de la demanda en los idiomas de trabajo de la misma; si
ella es presentada en uno solo de los idiomas de trabajo no se suspender
el trmite reglamentario, pero la traduccin al o a los otros idiomas deber
presentarse dentro de los cuarenta y cinco das siguientes. Adems, segn
el prrafo 3 del art. 20 del Reglamento, al iniciarse el examen de cada caso
se debern determinar los idiomas de trabajo, salvo si han de continuarse
empleando los mismos que la Corte utilizaba previamente.
Hasta abril de 1999, de los diecinueve pases que, por ahora, han acep-
tado la competencia de la Corte, slo tres de ellos no son de habla hispana
(Brasil, Hait y Surinam). Adems, dada la composicin del tribunal, en el
107
que hasta el presente siempre ha habido una mayora determinante de

magistrados cuya lengua materna es el castellano, el predominio que ha
tenido este idioma en el trabajo de la Corte resulta fcilmente comprensi-
ble. En consecuencia, no es sorprendente que, tratndose de pases como
Surinam, cuyo idioma oficial no es ni el ingls ni el castellano, al solicitar
copia de los textos oficiales de la constitucin y de las leyes sustantivas y de
procedimiento criminal de ese pas, la Corte haya pedido que dichos textos
estuvieran debidamente traducidos al castellano.
4. L AS RELACIONES ENTRE LA COMISIN y LA CORTE
La circunstancia de que la Convencin haya distribuido las competencias

relacionadas con la promocin y proteccin de los derechos humanos entre
la Comisin y la Corte, requiere establecer si existe alguna jerarqua o sub-
ordinacin entre estos dos rganos, y el grado de coordinacin que debe
existir entre sus actividades; porque, al menos en el esquema adoptado por
la Convencin, las relaciones de la Comisin con la Corte requieren una
perfecta coordinacin y cooperacin entre ambas, lo que hace indispensable
que cada una de ellas respete estrictamente el mbito de competencias de
la otra. Esto supone, entre otras cosas, definir la naturaleza de las funciones
que competen a cada uno de los rganos de la Convencin, las cuales no son
exactamente coincidentes, y que en el caso de la Comisin son ms amplias
que aquellas que se ha asignado a la Corte, en cuanto comprenden tanto la
promocin como la proteccin de los derechos humanos y que al contrario
de las competencias atribuidas al tribunal le permiten actuar de oficio, sin
esperar el requerimiento de terceros.
Segn el artculo 51 de la carta de la O.E.A., la Comisin constituye una
entidad autnoma de la Organizacin de Estados Americanos, que se rige
por las normas de la mencionada carta y por la Convencin Americana sobre
derechos humanos. Por el contrario, la Corte no es un rgano de la O.E.A.,
sino que deriva su existencia de la Convencin Americana sobre Derechos
Humanos y se rige nicamente por esta ltima.
La naturaleza estrictamente judicial de las funciones de la Corte es un
asunto que no ofrece ninguna duda. En cuanto a la caracterizacin de las
funciones de la Comisin que comprenden tanto la promocin como la pro-
teccin de los derechos humanos, es una materia que ya hemos considerado
con anterioridad y que no nos parece necesario reiterar aqu; en este sentido,
slo queremos recordar que si bien algunas de sus atribuciones son de tipo
poltico o diplomtico, otras tienen un carcter tpicamente jurisdiccional.
IV. COMPETENCIA y FUNCIONES DE LA CORTE

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con el artculo 2 de su Estatuto, la Corte ejerce funcin conten-

ciosa y consultiva.
108
1. F UNCIN CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA

DE DERECHOS HUMANOS
En uso de su funcin contenciosa, la Corte tiene competencia para conocer

cualquier caso relativo a la interpretacin y aplicacin de las disposiciones de
la Convencin que le sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso
hayan reconocido la competencia o jurisdiccin obligatoria del tribunal.
Han aceptado la competencia obligatoria del tribunal 21 Estados: Ar-
gentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Hait, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Para-
guay, Per, Republica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay
y Venezuela. Concretamente Chile lo hizo el 21 de agosto de 1990 para
hechos posteriores a la fecha del depsito del instrumento de ratificacin
o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecucin sea posterior al 11 de
marzo de 1990.
Slo los Estados partes y la Comisin tienen derecho a someter un caso
a la decisin de la Corte. Para que la Corte pueda conocer un caso es nece-
sario que sean agotados los procedimientos previstos en los artculos 48 a
50 de la Convencin, o sea, el trmite ante la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos.
Al respecto, la Corte estableci en el asunto Viviana Gallardo y otras
que el procedimiento ante la Comisin no es pues renunciable o excusable,
a menos que quede claramente establecido que su omisin, en una especie
determinada, no compromete las funciones que la Convencin asigna a la
Comisin, como podra ocurrir en algunos casos en que el asunto se plan-
teara ab initio entre Estados y no entre individuo y Estado.
En el ejercicio de su funcin contenciosa, la Corte no est vinculada con
lo que previamente haya decidido la Comisin, sino que est habilitada para
dictar sentencias libremente de acuerdo con su propia apreciacin. Tiene
jurisdiccin plena como nico rgano contencioso que es en la materia.
Cuando decida que hubo violacin de un derecho o libertad protegidos
por la Convencin, la Corte dispondr que se garantice al lesionado al goce
de su derecho o libertad conculcados. Dispondr, asimismo, si ello fuera
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situacin que
ha configurado la vulneracin de esos derechos y el pago de una justa in-
demnizacin a la parte lesionada.
Un interesante ejemplo de cmo la Corte puede ordenar a un Estado
que garantice a la vctima el goce del derecho conculcado se present en
el caso Loayza Tamayo, en el cual la Corte estim que se haba violado el
derecho a la libertad personal. En consecuencia, orden al Estado peruano
poner a la vctima en libertad (caso Loayza Tamayo, sentencia de 17 de sep-
tiembre de 1997, resolutivo 6).
Asimismo, es importante anotar que, si bien las reparaciones ordenadas
por la Corte revisten generalmente un carcter monetario, esto no impide
al tribunal ordenar reparaciones de otra ndole, como lo hizo en el caso
Aloboetoe y otros contra Suriname, en el cual orden al Estado reabrir la
escuela de la localidad en que vivan las vctimas y poner en operacin un
109
dispensario mdico en ella (caso Aloboetoe y otros, reparaciones, sentencia

de 10 de septiembre de 1993, resolutivo 6).
El fallo de la Corte debe ser motivado y es definitivo e inapelable. Puede
ser interpretado a solicitud de cualquiera de las partes. La parte del fallo que
disponga indemnizacin compensatoria se podr ejecutar en el respectivo
pas por el procedimiento interno vigente para la ejecucin de sentencias
contra el Estado. Los Estados partes, al ratificar la Convencin, se compro-
meten a cumplir la decisin de la Corte en todo caso en que sean partes.
El artculo 27 del convenio de sede de la Corte con Costa Rica dispone
que las resoluciones de la Corte, y en su caso de su Presidente, una vez co-
municadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de
la Repblica, tendrn la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas
por los tribunales costarricenses.
Cabe sealar, a este respecto, que el artculo 65 de la Convencin dispo-
ne que la Corte someter a la consideracin de la Asamblea General de la
O.E.A., cada ao, un informe sobre su labor en el ao anterior. De manera
especial y con las recomendaciones pertinentes, sealar los casos en que
un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
2. MEDIDAS PROVISIONALES
Dentro de las facultades que tiene la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en uso de su funcin contenciosa, est la de tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes en casos de extrema gravedad y ur-
gencia, y cuando se haga necesario evitar daos irreparables a las personas.
Estas medidas pueden tomarse en asuntos que estn en conocimiento de
la Corte o bien en asuntos que aun no estn sometidos a su conocimiento,
caso en el cual podr actuar a solicitud de la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos.
Una vez que se recibe la solicitud de medidas provisionales, el Presidente
dicta medidas de urgencia hasta que la Corte se pronuncie sobre la solicitud
en su siguiente periodo de sesiones. Generalmente, antes de pronunciarse,
la Corte escucha a las partes en audiencia pblica. Las medidas pueden ser
prorrogadas por la Corte cuantas veces lo considere necesario.
3. F UNCIN CONSULTIVA
Adems de su competencia contenciosa, la Corte tiene competencia con-

sultiva. Por lo tanto, los Estados miembros y rganos de la O.E.A., en los que
les compete, pueden consultar a la Corte acerca de la interpretacin de la
Convencin o de otros tratados concernientes a la proteccin de los dere-
chos humanos en los Estados americanos. La competencia consultiva tam-
bin faculta a la Corte a emitir, a solicitud de un Estado, opiniones acerca
de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y la Convencin
u otros tratados sobre derechos humanos.
110
4. DIFERENCIAS ENTRE LA FUNCIN CONTENCIOSA y LA CONSULTIVA
1) Las opiniones consultivas no son obligatorias. En este campo la Corte

cumple una funcin asesora, de tal modo que sus opiniones no tienen el
mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia
contenciosa.
2) La Corte no trata de declarar la verdad de los hechos denunciados
en la funcin consultiva. En ella est llamada a emitir su opinin sobre la
interpretacin de una norma jurdica.
3) La consulta es hipottica, aunque las consideraciones que la originan
se refieren a hechos concretos. En este sentido la jurisprudencia de la Corte
ha coincidido con la de la Corte Internacional de Justicia, que ha rechazado
reiteradamente toda peticin de abstenerse de ejercer su competencia con-
sultiva en situaciones en donde se alegue que, por existir una controversia
sobre el punto, lo que se est pidiendo a la Corte es que falle sobre un caso
contencioso encubierto. Al respecto, la cuestin decisiva siempre ha sido
si el rgano solicitante tiene un inters legtimo para orientar sus acciones
futuras.
4) Mientras que la funcin contenciosa se materializa en un proceso
judicial en que se ventilan posiciones contradictorias, en la funcin con-
sultiva tal disputa no es un elemento esencial. El ejercicio de la competen-
cia contenciosa en el mbito internacional depende necesariamente de la
aceptacin previa de la competencia del tribunal que la ejerce por parte de
los Estados que debern ejecutar su fallo; la competencia consultiva de un
tribunal internacional generalmente no depende del consentimiento de los
Estados.
5. L A NATURALEzA SUBSIDIARIA DE LA PROTECCIN INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS
La proteccin internacional de los derechos humanos es de naturaleza sub-

sidiaria. Opera en defecto de la jurisdiccin interna. El Estado es el primero
que tiene la obligacin de remediar la violacin de un derecho protegido
por la Convencin. Si l no lo hace, en su defecto intervienen, con plena
competencia, los rganos de proteccin internacional: la Comisin y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como la Convencin no ha reconocido plenamente la capacidad de ser
sujeto de derecho internacional al ser humano, ste no tiene acceso directo
a la Corte Interamericana, acceso que s tienen los Estados y la Comisin
Interamericana. La Comisin es un organismo internacional y tiene acceso
a la Corte; ella es la que puede someter los casos a la Corte y por eso es la
entidad facultada para recibir las denuncias y tramitarlas.
As, el artculo 44 de la Convencin dispone que cualquier persona o grupo
de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o ms Estados
111
miembros de la Organizacin puede presentar a la Comisin peticiones que contengan

denuncias o quejas de violacin de esta Convencin por un Estado parte.
Pero, de inmediato establece el carcter subsidiario de la jurisdiccin
internacional de proteccin de los derechos humanos. En su artculo 46
dice: Para que una peticin o comunicacin [] sea admitida por la Comisin, se
requerir: a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdiccin interna,
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.
En el mismo artculo 46 se establecen las excepciones a la obligatoriedad
de agotar los recursos de la jurisdiccin interna. Dichas excepciones son:
a) No exista en la legislacin interna del Estado de que se trata el debido proceso
legal para la proteccin del derecho o derechos que se alega han sido violados.
b) No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recur-
sos de la jurisdiccin interna o haya sido impedido de agotarlos, y
c) Haya retardo injustificado en la decisin sobre los mencionados recursos.
Asimismo, el carcter subsidiario de la jurisdiccin internacional de pro-
teccin de los derechos humanos est claramente reconocido en el prem-
bulo de la Convencin que dice en su prrafo segundo lo siguiente: Reco-
nociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona
humana, razn por la cual justifican una proteccin internacional, de naturaleza
convencional coadyudante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos.
Durante su corta historia, la Corte ha emitido ms de cien sentencias en
diversos casos contenciosos y ms de veinte opiniones consultivas.
V. REFORMA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIN

DE LOS DERECHOS HUMANOS
El proceso de reforma y fortalecimiento del sistema interamericano de de-

rechos humanos se inicia en 1996 y los primeros resultados concretos se dan
en la Asamblea General de la O.E.A. del ao 2000, que se celebr en Windsor,
Canad. Los resultados concretos fueron la reforma del Reglamento de la
Comisin, que tena 22 aos de no reformarse, y la cuarta reforma del Re-
glamento de la Corte, al que se hizo referencia anteriormente.
Como consecuencia de la reunin conjunta de la Corte y la Comisin
de marzo del ao 2001, cesa aparentemente toda oposicin a la reforma y
al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Ante-
riormente haba existido una oposicin, pero actualmente se est abriendo,
a partir de este momento, una nueva etapa de bsqueda de consensos, prin-
cipalmente a partir de la reunin de los Presidentes americanos en Quebec,
Canad, en la cumbre de las Amricas, en mayo de 2001, y en la Asamblea
General de la O.E.A. que se celebr en junio de 2001 en San Jos, Costa Rica.
Se pretende buscar consensos e implementar las siguientes reformas:
Mayores recursos econmicos al sistema, con el objeto de fortalecer
las secretaras.
112
La evolucin paulatina hacia una corte y a una Comisin permanente,

con el fin de poder atender debidamente y con celeridad un mayor nmero
de casos.
Seguimiento y pronunciamiento por el consejo permanente y la Asam-
blea General de la O.E.A., sobre los informes de la Corte y de la Comisin
en caso de que los Estados no hayan dado cumplimiento a sentencias de la
Corte o a resoluciones de la Comisin.
Dar a la vctima ius standi, para que pueda acceder directamente al
tribunal una vez finalizado el trmite ante la Comisin; es decir, que ya no
solamente sea la Comisin o el Estado los que puedan someter el caso a la
Corte, sino tambin la vctima, sus familiares o representantes debidamente
acreditados. La Comisin puede fallar el caso de una manera y la vctima
puede no estar de acuerdo con esa resolucin, y ella debe tener todo el de-
recho de someter el caso a la Corte, porque ella es el destinatario de toda la
proteccin internacional que brinda el sistema interamericano.
VI. CONCLUSIONES
a) En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fortalecida

su Secretara con ms abogados y con los recursos adicionales necesarios
para cubrir el costo mayor que tendr el litigio con la participacin de las
vctimas, se estara en capacidad de fallar un mayor nmero de casos por
ao si la Corte sesionara durante ms tiempo. ya la Corte ha presentado la
solicitud correspondiente al Secretario General de la O.E.A.
b) Actualmente la Corte sesiona ocho semanas al ao, ya que se realizan
cuatro reuniones de dos semanas de duracin cada una. Se estima que ha-
bra que conseguir recursos adicionales, para que la Corte pueda sesionar
primero 12 semanas al ao y luego 16, durante dos o tres periodos de sesio-
nes, con lo cual se convertira en un tribunal semipermanente.
c) El paso final deba ser una corte permanente, en la que sus jueces
devengaran un salario, tendran la obligacin de residir en la sede y ten-
dran incompatibilidades, de acuerdo con el Estatuto, para ejercer otras
funciones.
d) Slo en ese momento se podra hablar de que estara funcionando
en Amrica un verdadero sistema de proteccin de los derechos humanos.
VII. CONSIDERACIONES PERSONALES
Al trmino de este trabajo permtanme formular algunas consideraciones

personales.
yo fui elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
votacin secreta y con la primera mayora absoluta de votos de los Estados
partes en la Convencin, en la Asamblea General de la Organizacin de los
113
Estados Americanos celebrada en Santiago de Chile el 7 de junio de 1991,

por un periodo de seis aos.
Vencido ese periodo fui reelegido en votacin secreta y con la primera
mayora absoluta de votos de los Estados partes en la Convencin, en la
Asamblea General de la Organizacin de los Estados Americanos celebrada
en Lima el 4 de junio de 1997.
Posteriormente fui elegido Vicepresidente de la Corte, cargo que dur
hasta que fui designado Embajador de Chile ante la Santa Sede. Este cargo
diplomtico es legalmente compatible con el de magistrado de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Presidente de Chile de ese en-
tonces, don Ricardo Lagos, consider conveniente que yo mantuviera esta
responsabilidad.
Como los jueces pueden ser reelegidos slo una vez, yo termin mi man-
dato el 31 de diciembre del ao 2003.
En consecuencia, durante 12 aos pertenec a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, uno de los organismos judiciales internacionales
ms prestigiados del mundo.
Durante este tiempo he debido conocer y fallar casos trgicos de viola-
ciones de derechos humanos: detenidos, desaparecidos, torturados, masa-
crados, exiliados.
114
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS MOVIMIENTOS
ASOCIATIVOS EMPRESARIALES Y EL DESARROLLO
DE NUESTRO PAS
EN HOMENAJE A DON ARTURO ALESSANDRI BESA,
CON MOTIVO DE HABER CUMPLIDO RECIENTEMENTE
SU SEXAGSIMO ANIVERSARIO EN EL EJERCICIO
DE LA PROFESIN DE ABOGADO
Carlos Eugenio Jorquiera *
Con especial agrado, he aceptado una invitacin a participar en la conmemo-

racin del sexagsimo aniversario de ejercicio profesional del abogado Arturo
Alessandri Besa, en reconocimiento por su aporte profesional y poltico a este
pas, siguiendo de esta forma, la trayectoria de algunos de sus muy calificados
antepasados, que han dejado una huella importante en nuestra historia.
Aunque nuestra exposicin se concentrar principalmente en el aporte
prestado por el movimiento asociativo al crecimiento nacional de este pas,
a partir de una poca en la que algunos miembros de la familia Alessandri
tuvieron activa participacin pblica, deseara destacar en primer trmino,
y por un principio de jerarqua de valores, la calidad humana y cordialidad
del amigo que motiva este homenaje, apreciada a travs de mltiples ma-
nifestaciones que muchos de nosotros podemos testimoniar, atributos que
han sido heredados por su valiosa familia, que contribuyera a formar junto
a su esposa Nancy, quien lo ha apoyado desde siempre.
Tambin nos parece de justicia destacar su participacin en la vida polti-
ca, primero como Senador por el Norte del pas y despus como candidato a
la Presidencia de la Repblica, postulacin sta que aceptara con una cuota
no menor de sacrificio, con el propsito de mantener unida a la oposicin
poltica de entonces, lo que as ocurri.
Cabe resaltar finalmente en estos comentarios preliminares, su contri-
bucin al mundo jurdico, que ya se presagiara en su juventud, a travs de
distinguidas calificaciones obtenidas durante su desempeo universitario,
examen de grado y una notable memoria de prueba que a no dudarlo forma
parte obligada de toda biblioteca jurdica que se estime importante, cuyo
contenido ser indudablemente comentado por otros partcipes en este
homenaje conmemorativo. Se incorpor, a partir de ello, a la oficina profe-
sional formada por su padre y jurista de excepcin, don Arturo Alessandri
Rodrguez, desde donde contribuyera al desarrollo de la cada vez ms im-
portante disciplina de la propiedad intelectual, de vital importancia para el
desarrollo de los pases.
* Abogado y Contador. Profesor Titular de Derecho Econmico de la P. Universidad

Catlica de Chile. Presidente de la Cmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Chile. Presidente del Centro de Arbitraje y Mediacin de Santiago.
115
A continuacin, permtanme retornar a nuestro compromiso inicial

con el lector de estas lneas, en el sentido de referirme a algunos temas que
dicen relacin con el desarrollo y aporte que le ha correspondido al movi-
miento asociativo en el crecimiento de nuestro pas y en particular, aqul
que ha provenido del gremio de los comerciantes, a partir de los aos veinte
del siglo pasado, poca de grandes transformaciones polticas y econmicas
experimentadas por nuestro sistema poltico y econmico. Como se recor-
dar, dicho perodo se caracteriz por la crisis final del parlamentarismo,
depresiones econmicas, golpes militares, aumento de impuestos, una ef-
mera repblica socialista, hasta llegar al Frente Popular, acompaado
todo ello de un gran intervencionismo estatal, que slo fuera superado en
aos posteriores por el gobierno de Salvador Allende, interesndonos espe-
cialmente destacar la influencia que tuvo en una parte importante de este
perodo la Saga Alessandrista, como en su oportunidad se la denominara,
obviamente en el buen sentido de esta expresin.
Las motivaciones que he tenido para vincular el aporte de las actividades
gremiales, y en particular aquellas que provienen de la actividad comercial,
con las decisiones sobre poltica econmica impulsadas por aquellos gobier-
nos de la poca mencionada, en las que se advierte una evidente influencia
alessandrista, se fundan en las siguientes tres hiptesis de trabajo.
La primera de ellas obedecera, en mi opinin, al desarrollo de dicha
actividad corporativa a partir de fines del siglo XIX, que la fueran convir-
tiendo en un importante referente para el diseo de polticas pblicas y
en un instrumento indispensable para facilitar el dilogo entre el sector
empresarial y el gobierno. Especial relevancia le habra correspondido en
ello al comercio, al constituirse como uno de los barmetros ms confiables
para detectar el nacimiento y trmino de las crisis econmicas y polticas de
un pas, adems de convertirse, desde temprano, en una de las principales
fuentes empleadoras y tambin un vehculo muy confiable para preservar
nuestras tradiciones y cultura, sobre todo a nivel del pequeo comercio de
regiones, donde se conoce desde la trastienda, los antecedentes, fortalezas
y debilidades de los integrantes de muchas familias vecinas.
Mi segunda hiptesis de trabajo dice relacin con la prdida gradual
de competencia de los Parlamentos modernos, que ya se adverta en dicha
poca, y que se estaba delegando por muchas Constituciones contempor-
neas al Poder Ejecutivo, como es el caso de nuestra Constitucin Poltica del
ao 1925. En este interregno, la actividad comercial, adems de su valioso
aporte en la transferencia de bienes y servicios, habra llenado un espacio
necesario para el desarrollo de nuestro pas, en materias tan importantes
y diversas como la formacin y educacin de los empresarios y sus traba-
jadores, la promocin del cumplimiento de las normas ticas y de protec-
cin ambiental, el desarrollo de convenios entre empresas, asistencia a los
establecimientos comerciales en los anlisis de mercado, organizacin de
misiones comerciales al extranjero, apoyo e informacin al Poder Ejecutivo
y Parlamento en el dictado de leyes, etc.
Y finalmente, mi proposicin restante de trabajo dice relacin con la
gentica que conforma la Saga Alessandrista, de la que cabra inferir que
116
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS EMPRESARIALES Y...
el desarrollo de la actividad empresarial, y comercial en particular, habra

ocupado un lugar importante en las decisiones econmicas de los gobiernos
de la poca, lo que a partir de los aos veinte del siglo pasado habra faci-
litado un dilogo bastante frecuente e intenso a veces, entre el Estado, los
empresarios y los trabajadores, sin que el Len de Tarapac y don Jorge
Alessandri perdieran su independencia frente a muchos requerimientos de
dichos sectores.
En relacin a esto ltimo, y en apoyo de lo que estoy sosteniendo sobre
la influencia recproca que habra existido entre el comercio y la gentica
alessandrista, me permito reproducir algunas frases de un historiador con-
temporneo, cuando expresara lo siguiente sobre Pedro Alessandri Tarzi,
abuelo de quien fuera Presidente de Chile en 1925: cultiv no el arte, sino
el comercio, y ello de la manera usual en aquel tiempo: comprar y vender todo tipo
de mercaderas, las ms dispares, buscando siempre diferencias que acrecentasen su
caudal y que posteriormente, le atrajo la navegacin e incursion en el cabotaje
de la ruta Valparaso-Constitucin y se fue enriqueciendo con ello.
Expresa tambin dicho historiador que Pedro Alessandri Vargas, uno de
los hijos del anteriormente nombrado, haba incursionado en la agricultura,
adquiriendo propiedades importantes en dicho rubro, mecanizando dicha
actividad con los elementos de dicha poca y que esta activa vida empresarial se
haba prolongado principalmente a travs de uno de sus hijos, Jos Pedro
Alessandri Palma, ingeniero y de gran xito empresarial a travs de una
empresa de ingeniera y construcciones, sin perjuicio de que otro de sus hijos,
Arturo, brillante estudiante en el colegio y tambin como estudiante de
derecho en la Universidad de Chile, incursion exitosamente en la poltica,
logrando los cargos de Senador y Presidente de la Repblica.
Vaya gentica poderosa! cuyos xitos polticos, empresariales y profe-
sionales se prolongaran exitosamente a travs de los hijos, nietos y bisnietos
de don Arturo, entre ellos, don Jorge Alessandri, quien fuera diputado,
Presidente de la Confederacin de la Produccin y del Comercio, Ministro
de Hacienda, Senador y, posteriormente, Presidente de la Repblica. Otros
de sus hijos tambin alcanzaron el cargo de senadores, sin perjuicio del
brillante ejercicio profesional de muchos de ellos en el campo del dere-
cho, ingeniera, medicina y otras calificadas disciplinas del conocimiento,
habiendo ya anticipado el inestimable aporte jurdico que brindara al pas
don Arturo Alessandri Rodrguez, padre de nuestro amigo que motiva el
presente reconocimiento.
Como lo expresramos con anterioridad, se haban ido creando en este
pas diversas entidades gremiales, cuyos esfuerzos iniciales se concentraron
principalmente en la formacin tcnica de sus asociados y trabajadores, y
tambin en la divulgacin y proteccin de los logros que se iban alcanzando
por el respectivo sector econmico representado. Como ejemplos de ello,
podemos mencionar la creacin de la Sociedad Nacional de Agricultura, en
1856; de la Cmara de Comercio de Valparaso, en 1858; de la Sociedad Na-
cional de Minera y de la Sociedad de Fomento Fabril, ambas en 1883: para
terminar un poco despus, en 1924, con la constitucin de la hoy denomina-
da Cmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile; y en 1935,
11
con la formacin de la Confederacin de la Produccin y del Comercio,

que agrupa a todas las anteriores y a la que se incorporara posteriormente,
la Cmara de la Construccin, fundada en 1951.
Muchas de estas entidades, actuando con independencia frente a las
autoridades de Gobierno, tuvieron desde sus actos fundacionales y hasta
casi el inicio de los aos veinte del siglo pasado, una influencia no menor
en la elaboracin de las polticas econmicas de aquella poca, encontran-
do en general una adecuada acogida a sus planteamientos de parte de los
gobiernos vigentes.
No obstante, al producirse ya en el ao 1919 un cambio drstico en la
suerte econmica de Chile, con motivo en parte por el trmino de la Pri-
mera Guerra Mundial, lo que se tradujera en una baja sustancial del cobre
y el salitre, los Gobiernos empezaron a adoptar numerosas e inquietantes
medidas proteccionistas, aumentando al mismo tiempo diversos impuestos
que gravaban la riqueza de las personas, lo que naturalmente fue una fuente
continua de fricciones con el sector empresarial, tendencia esta ltima que
sera la tnica imperante hasta fines del siglo pasado.
Los gremios reaccionaron activamente frente a ello y fueron incansa-
bles en sus campaas de protesta, pero demostrando tambin serenidad y
respeto. Son conocidas adems la participacin de los gremios de los co-
merciantes en el anlisis y discusin de importantes cuerpos legales como
lo son la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, el Cdigo del
Trabajo, el Primer Arancel Aduanero, la normalizacin de las ventas a plazo
y la dictacin de la Ley de Quiebras, y en la creacin de instrumentos que
facilitaren la actividad productiva y comercial, pudiendo mencionarse a este
respecto, la creacin de centros de arbitraje, del Boletn de Informaciones
Comerciales, etc.
Al iniciarse la presidencia de Arturo Alessandri Palma, en diciembre de
1920, nuestro pas debi enfrentar una recesin tras otra, principalmente
originadas por causas internacionales, que primero afectaron la demanda de
salitre, con motivo de la fabricacin de salitre sinttico por parte de Alemania
y, adems, debido a un deficiente desarrollo tecnolgico de nuestra industria
productora. Se generaron fuertes dficit fiscales que debieron ser solucionados
en parte, como ya se ha dicho, con deuda pblica, aumentos de impuestos,
etc., y la generacin de una legislacin intervencionista, cuya tendencia no nos
abandonara jams, salvo intermedios puntuales de nuestra historia.
En esa misma poca, se empez tambin a advertir una relativa decli-
nacin de diversas organizaciones intermedias de nuestra sociedad, como
fuera el caso de los gremios y otras entidades afines, que en alguna medida,
no menor, iban siendo desplazados por nuevas formas de representacin
electoral, entre ellos los partidos polticos, circunstancia que algunos histo-
riadores la denominaran como la era del dualismo Estado-Sociedad, y seran
estas nuevas formas de representacin las que reemplazaran gradualmente
en el futuro a las asociaciones gremiales, como interlocutores varios ante el
Poder Ejecutivo.
Como consecuencia de ello, las personas se encontraron relativamente
indefensas frente al Estado, debido a la carencia de tribunales administra-
118
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS EMPRESARIALES Y...
tivos, lo que slo pudo ser corregido en los aos ochenta del siglo pasado,
con la aparicin en nuestro sistema jurdico del recurso de proteccin. Le
correspondera a los partidos polticos asumir en alguna medida importante
dicha representacin, con las virtudes y defectos de ello, junto con fortale-
cerse el poder presidencial, con lo cual se ira acabando gradualmente la
neutralidad del Estado en materia econmico-social.
Durante la administracin de Jorge Alessandri, los gremios empresaria-
les retomaron su actividad de colaboracin en la formulacin de la poltica
econmica, lo que obedeci a la gran afinidad que tenan con el Primer
Mandatario, dada su condicin de haber sido presidente de una importante
empresa del pas y el haber ocupado con anterioridad el cargo de Presidente
de la Confederacin de la Produccin y del Comercio. Debemos destacar
que la ideologa poltica de este mandatario no era excluyente de otros sec-
tores polticos democrticos, debiendo adems gobernar en las postrimeras
de su mandato con la colaboracin de aquellos partidos polticos que no lo
haban apoyado inicialmente.
Para identificar adecuadamente su pensamiento en lo que se refiere a
la relacin que deba existir entre un Gobierno y la empresa privada, nos
bastara con transcribir un prrafo seleccionado de un discurso suyo en el
Senado, cuando expresara lo siguiente: Soy partidario del rgimen de libre em-
presa, porque, a mi juicio, es el mejor que sirve el bienestar de la colectividad dentro
de un sistema de libertad poltica. Aprovecha el espritu de lucro de los individuos y
acepta las utilidades como un medio de promover el bienestar colectivo, que constituye,
por lo dems, la finalidad suprema en ste como en cualquier otro rgimen econmico.
Como, desgraciadamente, muchos olvidan este objetivo y toman como nica meta la
utilidad, yo, con un concepto de honestidad, acepto, como algo indispensable para
estos casos, la intervencin del Estado.
Quisiera terminar este relato y visin estrictamente personal, en home-
naje a la familia de nuestro amigo Arturo Alessandri Besa, sobre hechos
histricos, polticos y gremiales, compartiendo con el lector de estas lneas
nuestra admiracin y compromiso de apoyo hacia aquellos empresarios
pequeos y medianos que luchan a diario contra la burocracia y las re-
gulaciones, contra los problemas de todo orden que los afectan, tambin
hacia aquellos emprendedores que deciden iniciar una actividad empresa-
rial y tambin a aquellos conquistadores modernos del pasado y presente
siglo, que han salido de nuestras fronteras a invertir en el exterior, ya sea
creando o comprando empresas y que al igual de aquellos espaoles que
llegaron a Amrica en el siglo XVI, han sacrificado en alguna medida su
descanso en compaa de sus familias, para enfrentar todo tipo de incom-
prensiones y trabas burocrticas, tanto en el extranjero como en nuestro
pas.
Despiertan finalmente nuestra admiracin, aquellas empresas que con
responsabilidad social capacitan a su personal, cumplen con las normas ti-
cas en su desempeo comercial, pagan remuneraciones justas y protegen el
medio ambiente. Los gremios tambin han efectuado un aporte significativo
en estas materias, como son los casos de INACAP y COMEDUC en materia edu-
cacional, de la Asociacin Chilena de Seguridad, para prevenir accidentes
119
laborales, y las Cajas de Compensacin, como apoyo muy efectivo a los tra-
bajadores de las empresas, en un amplio espectro de ayudas solidarias.
La actividad comercial es as: busca la utilidad; es arte y elocuencia,
romntica a veces, hasta lmites que deslindan en lo pastoril; se esfuerza en
el servicio a los consumidores, lo que muchas veces es incomprendido; y se
encuentra siempre en la primera lnea para recibir crticas y pocas veces elo-
gios. Como lo deca Montesquieu en el siglo XVIII, donde hay costumbres
apacibles existe el comercio y ello porque el efecto natural de esta actividad
es la paz, y en apoyo a sus dichos citaba el caso de Inglaterra, que siempre
haba subordinado sus intereses polticos a los de su comercio, al revs de
otras naciones que haban supeditado sus intereses comerciales a los que
ordenaba la vida pblica.
Las actuaciones del dios Mercurio son tal vez elocuentes a este respecto.
Se trat de un personaje mitolgico que en sus primeros aos fue poco se-
rio, le gustaba quedarse con las cosas de los dems o al menos esconderlas.
Fue arrojado del cielo, vino a la tierra donde llev una vida pastoril y fue
adorado como dios de los pastores; invent luchas y ejercicios corporales, en
los que sobresali siempre, y fue elegido dios de los atletas; se mostr hbil
en el arte de la elocuencia y fue considerado como el dios en las artes libe-
rales y de las bellas letras. Queriendo juntar lo til a lo agradable, Mercurio
se dedic a los negocios, perfeccion el comercio y el cambio, invent los
pesos y medidas y al poco tiempo su nombre fue honrado por los mercade-
res y negociantes que le llamaron dios del comercio.
Perdonando sus controvertidas y objetables costumbres iniciales, hay que
reconocer que la vida del dios Mercurio en su etapa madura ha sido digna
de todo elogio y justifica tanto endiosamiento, expresin que naturalmente
estoy usando en los trminos profanos y para el solo efecto de escribir estas
lneas.
120
DESAFOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Hugo Berkemeyer *
1. INTRODUCCIN
Las creaciones del hombre fueron evolucionando con el transcurrir del

tiempo y la propiedad intelectual acompa ese desarrollo. Los derechos
inherentes a dichas creaciones fueron reconocidos y considerados como
propiedad intangible.
Dada la importancia adquirida por los derechos de propiedad intelectual
y su consecuente valor econmico, stos a lo largo de la historia fueron obje-
to de las acciones de los usurpadores y de aquellos deseosos de aprovecharse
indebidamente de los frutos del ingenio de un tercero. En consecuencia,
fue necesario combatir ese flagelo, mediante una legislacin adecuada y un
accionar efectivo.
1.1. BREVE EVOLUCIN hISTRICA
En los tiempos del Imperio Romano se tuvo conocimiento de la existencia

de los derechos intelectuales. La proteccin de estos derechos estaba con-
templada en el Digesto de Justiniano,1 en el cual se estableci la Lex Cornelia
de falsis que calificaba como ofensa el uso indebido de la marca y las imita-
ciones, y sancionaba tales hechos con penas de deportacin, pago del doble
del valor de la cosa e incluso con la pena de muerte, en algunos casos.
Sin embargo, a pesar de estos intentos de proteccin, la humanidad no
logr desterrar las falsificaciones. En la Edad Media se falsificaban las reli-
quias; durante el Renacimiento existi una gran demanda por antigedades
* Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Asun-

cin. Socio Fundador y Socio de honor de la Asociacin Interamericana de la Propiedad
Intelectual (ASIPI). Socio Fundador del Instituto de Derechos Intelectuales, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Universidad Nacional de Asuncin. Autor de varios trabajos
sobre propiedad intelectual e industrial. Socio Fundador del estudio jurdico Berkemeyer
Abogados, Paraguay.
1 El Digesto de Justiniano, D, Libro 48, Ttulo 10, Editorial Aranzadi, Pamplona-Espaa,
1975. Versin castellana por A. DOrs, F. hernndez-Tejero, P. Fuenteseca, M. garca-garrido,

J. Burrillo.
123
hOMENAJE A ARTURO ALESSANDRI BESA ESTUDIOS DE DEREChO Y PROPIEDAD INTELECTUAL
falsificadas; y en el siglo XVIII tambin se conocieron hechos de falsificacio-

nes, por ejemplo, la de obras de Shakespeare.2
En la era moderna, aunque las disposiciones de dicho Corpus Iuris Civilis
fueron la fuente jurdica para los cdigos civiles de los pases europeos, la
erradicacin de los delitos de falsificacin y la proteccin de derechos inte-
lectuales segua siendo un desafo.
En lo que respecta a los antecedentes de nuestro pas, en 1845, en razn
de la incorporacin de diversas tecnologas de avanzada se hizo necesario
otorgar una proteccin adecuada a los derechos de propiedad industrial, e
igualmente contar con medidas contra las posibles usurpaciones de dichos
derechos. As, fue dictada la primera norma de proteccin de los derechos
intelectuales del pas,3 que contemplaba el reconocimiento de los derechos
de propiedad sobre una invencin y las sanciones a los infractores de esos
derechos. Si bien no estaba expresamente tipificado lo que constitua una
infraccin al derecho de patente, se estableca que el propietario de una
patente poda llamar a juicio a los infractores y en caso de probarse la infrac-
cin, se condenaba a pagar al inventor por las prdidas y daos sufridos.
La falsificacin, la adulteracin de marcas y la usurpacin del derecho
de autor, fueron consideradas y tipificadas en el Cdigo Penal de 1914 como
delitos contra la fe pblica y delitos contra el patrimonio de las personas.4
Las leyes de patentes de 1925 y las leyes de marcas de 1889 y 1979 com-
prendan disposiciones referentes a las falsificaciones y las respectivas san-
ciones aplicables a dichos hechos.5
1.2. L AS FALSIFICACIONES EN LA ACTUALIDAD

El desarrollo del comercio internacional y el intenso avance tecnolgico
observado durante los siglos XX y XXI, han inducido una transformacin
creciente en las formas de falsificacin y usurpacin de los derechos de
propiedad intelectual.
hoy en da, resulta un gran desafo combatir tales delitos, pues ellos no
solamente son cometidos en lugares pblicos, como por ejemplo en ferias o
en centros comerciales, sino que adems se encuentran en Internet, lo cual
dificulta an ms la identificacin de los infractores.
En Internet la falsificacin de marcas crece en forma alarmante, especial-
mente en los sitios de compra-venta. En un estudio realizado sobre la falsifi-
cacin de marcas en Internet6 se ha constatado que las marcas involucradas
en fraudes on line ha aumentado en un 69% en el ao 2008.7
2 Revista Counterfeiting, no thanks!, diseo y produccin EDIPSO con la colaboracin de
grard Winter (INPI). The Counterfeiting, no thanks! llevada a cabo por el Comit Nacional de
Lucha contra la piratera de Francia (CNAN) y el Instituto Nacional para la Propiedad Indus-
trial (INPI) en el marco de la campaa de comunicacin gubernamental en el ao 2006.
3 Decreto del 20 de mayo de 1845, art. 7, Archivo Nacional.
4 Cdigo Penal de 1914, 14 de junio de 1914.
5 Ley de Patentes N 773/1925, 3 de septiembre de 1925.
6 Estudio elaborado por PriceMinister, un portal de compra-venta en Internet.
7 <http//www.faq-mac.com/noticias>.
124
En la actualidad las falsificaciones comprenden artculos de produccin

masiva, especialmente aquellos que ostentan marcas famosas, e incluso aque-
llos que son de consumo diario.
Los artculos falsificados no slo suponen un perjuicio para las empresas
o para el desarrollo econmico mundial, adems ponen en peligro la salud
y la seguridad de los consumidores, en especial, en el caso de los productos
medicinales.
En el Paraguay se han sancionado leyes y se han creado instituciones y
mecanismos que permiten perseguir las infracciones contra los derechos de
propiedad intelectual. Sin embargo, la legislacin apenas puede alcanzar
al rpido aumento de nuevas formas de falsificacin. Este trabajo se refiere
especialmente al control de las infracciones al derecho de propiedad inte-
lectual que son ms comunes en el pas y que ponen a prueba diariamente
la fortaleza del sistema de proteccin de esos derechos.
2. EL MARCO LEgAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
En nuestro pas, la proteccin de la propiedad intelectual se halla garantiza-

da por un marco legal fundado en la Constitucin Nacional y leyes referen-
tes a los distintos aspectos de este derecho, que en los ltimos aos han sido
modificadas en consonancia con los tratados internacionales ms importan-
tes, entre ellos, el Convenio de Pars,8 el Convenio de Berna,9 el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC),10 la Unin Internacional para la Proteccin de las
Obtenciones Vegetales (UPOV),11 los Tratados de la Organizacin Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor12 y sobre Inter-
pretacin o Ejecucin y Fonogramas.13
La reforma penal, que signific el paso de un sistema inquisitorio a uno
acusatorio, y el consecuente fortalecimiento del Ministerio Pblico, permi-
tieron a fiscales y a particulares accionar con mayor celeridad y rigor contra
los infractores.
2.1. SANCIONES PENALES
Las sanciones contra violaciones a los derechos de propiedad intelectual se

encuentran contempladas en las leyes especiales en la materia y en el C-
digo Penal. Sin embargo, a fin de lograr una correcta comprensin de los
8 Ratificado por Ley N 300/94.

12 Ratificado por Ley N 1.582/2000.
13 Ratificado por Ley N 1.583/2000.
125
hechos punibles y la aplicacin efectiva de las sanciones, el Cdigo Penal

fue modificado en el ao 2009.14
Las crticas se centraban principalmente en la aplicacin de penas exi-
guas, pues no se lograban condenas efectivas. Adems, los tribunales no
establecieron un criterio uniforme en el momento de aplicar las penas.
Algunos consideraban que deban ser tomadas en cuenta las establecidas en
el Cdigo Penal; mientras que otros las previstas en las leyes especiales.
Con la entrada en vigencia de la mencionada modificacin quedaron de-
rogadas las sanciones y los tipos penales establecidos en las leyes de marcas,
derecho de autor, derechos conexos, modelos y dibujos industriales.
En primer lugar, en relacin al derecho de autor, la modificacin es-
tablece la proteccin de esos derechos, los de fonogramas, interpretacin
artstica, traducciones, y otros, y sanciona a quien realice la reproduccin
no autorizada, introduzca al pas, mantenga en depsito, distribuya, comer-
cialice, comunique masivamente, o la retransmita.
En segundo lugar, en lo que respecta a marcas, est penado el hecho
o la tentativa de falsificar, adulterar o imitar fraudulentamente una marca
registrada y tambin el hecho de depositar, comercializar o hacer circular
productos no autorizados.
En tercer y ltimo lugar, en lo concerniente a dibujos y modelos indus-
triales, est penada la produccin o el hacer producir los dibujos y modelos
sin autorizacin, as como mantenerlos en depsito, colocarlos en el merca-
do, comercializarlos o hacerlos circular sin autorizacin. Asimismo, en este
caso se menciona que la tentativa tambin est penada.
Se mencionan adems circunstancias especiales que incrementan la
pena, tales como el uso de mtodos de produccin a escala industrial o
comercializacin masiva; la produccin de productos de considerable valor
econmico; el hecho que cause un dao patrimonial considerable; y que se
utilice con estos fines a menores de 18 aos.
Con esta ley, es evidente que el propio Congreso Nacional ha tomado en
cuenta la problemtica de la falsificacin y la piratera en nuestro pas, buscan-
do disminuir estos hechos punibles mediante un instrumento que se pretende
sea ms efectivo para proteger los derechos de la propiedad intelectual.
Los hechos punibles contra los derechos de la propiedad marcaria e
industrial, que afectan a la economa global, entre ellas la falsificacin y la
piratera, son delitos contemplados en nuestras leyes penales de fondo y
forma y su persecucin est a cargo de la Unidad Especializada en hechos
Punibles contra la Propiedad Intelectual del Ministerio Pblico.
3. LAS INFRACCIONES MS COMUNES A LOS DEREChOS

DE AUTOR
En lo que se refiere a la materia de los derechos de autor, las infracciones

ms comunes y ms fciles de perpetrar son aquellas cometidas en violacin
14 Ley N 3.440/08 por la cual se modifican algunos artculos del Cdigo Penal.
126
de los derechos que protegen obras musicales, pelculas y, en particular, los

programas de ordenador o software.
El glosario de la OMPI define el programa de ordenador como el con-
junto de instrucciones que, cuando se incorpora a un soporte legible por
mquina, puede hacer que una mquina con capacidad para el tratamiento
de la informacin, indique, realice o consiga una funcin, tarea o resultados
determinados.15
La necesidad de proteger el programa de manera independiente de
la mquina no surgi hasta que ambas tcnicas fueron escindidas y, mien-
tras la mquina en s poda ser patentada, no suceda lo mismo con los
programas operativos. Esto motiv que se estudiaran distintas formas ya
existentes para su proteccin, como aquella otorgada a la marca comercial,
la patente, o al secreto industrial, e inclusive alguna forma contractual
de proteccin. Por la dificultad de encuadrar el programa de ordenador
en alguna de las formas citadas, el haber adoptado el Convenio de Berna
para protegerlo como obra literaria, fue una solucin prctica, aunque no
exenta de controversias.
La proteccin que brinda dicho Convenio es una de las ms amplias del
derecho intelectual y al ser aplicada al programa de ordenador, mediante el
Tratado de la OMPI,16 le otorga tres ventajas importantsimas: primero, pro-
teccin bajo un Convenio ratificado por 164 pases,17 segundo, el mximo
plazo de proteccin otorgado a una obra intelectual, y tercero, no es nece-
sario su registro, aunque esto ltimo sea aconsejable para dar fecha cierta
al registro y poder utilizarlo con fines probatorios.
Nuestro pas, siguiendo la corriente adoptada por otros pases, protege
el programa de ordenador con normas de derecho de autor.
3.1. SANCIONES CIVILES CONTRA INFRACCIONES DE DEREChOS DE AUTOR
Adems de las sanciones penales establecidas por infracciones de derechos

de autor, estn previstas tambin sanciones de orden civil contra stas.
La ley dispone que las controversias de orden civil se sustancien de acuer-
do con lo establecido por el Cdigo Procesal Civil para los juicios sumarios.
Sin embargo, en algunos casos los jueces exigen la sustanciacin por el
proceso ordinario. Los titulares de los derechos reconocidos por la ley de
derecho de autor, sus representantes o las entidades de gestin colectiva,
sin perjuicio de otras acciones que les correspondan, pueden pedir el cese
de la actividad ilcita del infractor y exigir la indemnizacin de los daos
materiales y morales causados por la violacin. Tambin pueden solicitar la
recuperacin de las utilidades obtenidas por el infractor en la comisin del
hecho ilcito, y el pago de las costas procesales.
15 Glosario de la OMPI, de derecho de autor y derechos conexos, ginebra, 1980, p. 54.

16 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), ratificado por Ley
N 1.582/00.
17 <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=15>.
127
La indemnizacin por los daos y perjuicios materiales comprende no

slo el monto que debera haberse percibido por el otorgamiento de la
autorizacin, sino tambin un recargo mnimo equivalente al ciento por
ciento de dicho monto, salvo que la parte lesionada pruebe la existencia de
un perjuicio superior, tomndose en consideracin las ganancias obtenidas
por el infractor en la comisin del hecho ilcito.18
3.2. MEDIDAS CAUTELARES
Con el objetivo de evitar una violacin de derecho de autor, el juez puede

dictar medidas cautelares, a instancia de la Direccin Nacional del Derecho
de Autor, o del titular del respectivo derecho, su representante o de la enti-
dad de gestin correspondiente.19
La ley dispone que estas medidas preventivas se apliquen sin perjuicio de
la obligacin de la Direccin Nacional de Aduanas, de proceder al decomiso
en las fronteras de todos los ejemplares que constituyan infraccin a cua-
lesquiera de los derechos, y suspender la libre circulacin de tales objetos,
cuando los mismos pretendan importarse al territorio de la Repblica.20
Los titulares de derechos estn facultados por ley a solicitar la suspensin
de la importacin o exportacin de productos, en caso de sospecha de la
existencia de una infraccin a sus derechos.
3.3. PIRATERA DEL PROgRAMA DE ORDENADOR O SOFTWARE
Este delito ha alcanzado ndices alarmantes a nivel mundial: el 36% del soft-
ware en el mundo es ilegal. Las cifras en Latinoamrica tampoco son alenta-
doras si tuviramos en cuenta que 65% del software utilizado no es legal.21
En ese contexto, slo en la industria del software, cerca del 82% de los
programas instalados en el Paraguay estn en infraccin, de acuerdo con la
International Data Corporation. Resalta asimismo que es necesario un tra-
bajo ms eficaz dentro del pas y en sus fronteras. La piratera sigue siendo la
barrera comercial ms grande de la industria del software, cada ao unos 13 millones
de dlares en ingresos se dejan de percibir en el Paraguay por piratera.22
Para la Business Software Alliance, un factor determinante es la facilidad
con que se pueden crear copias exactas de los programas en segundos. Desde simples
18 Artculo 158 de la Ley N 1.328 de Derechos de Autor.

21 Porcentajes extrados del informe de la Business Software Alliance de fecha 12 de
mayo de 2009 (<http://w3.bsa.org/paraguay/press/newsreleases/idcglobalstudy2008.cfm>

y <http://w3.bsa.org/paraguay/press/newsreleases/ESTUDIO-REVELA-qUE-EL-63-POR-
CIENTO-DEL-SOFTWARE-UTILIzADO-EN-LATINOAMERICA-ES-PIRATA.cfm >).
22 Diario ABC Color, Asuncin-Paraguay, 21/05/2009, declaraciones de Montserrat
Durn, Directora de Asuntos Legales de Business Software Alliance (BSA) para Amrica
Latina.
128
usuarios hasta profesionales que se dedican al comercio de software robado pueden

realizar prcticas de piratera en casas, escuelas, negocios e inclusive en instituciones
gubernamentales.23
En el Paraguay estas infracciones se combaten con acciones conjuntas
entre los sectores privado y pblico con el fin de brindar una proteccin
ms slida a los programas de ordenador.
En los primeros seis meses del ao 2009 se realizaron tres allanamientos
en Asuncin en la bsqueda de software ilegal en comercios dedicados a
la venta de computadoras. Business Software Alliance inform que en la
totalidad de los allanamientos efectuados a comercios de armado y venta de
computadoras, se secuestraron ms de 20 computadoras con software ilegal
pre instalado y 100 CD con copias ilegales de software. Asimismo, se reali-
zaron por orden de la justicia civil tres diligencias probatorias destinadas a
constatar el posible uso de software ilegal en las instalaciones de empresas
del rubro financiero, de transporte, de la construccin y comerciales, en
las que a una de ellas la multa alcanz a los 20 mil dlares. Durante estas
diligencias se constataron ms de 200 computadoras con software sin licen-
cias, generando indemnizaciones que debern afrontar los usuarios ilegales
y que en su conjunto superan los 100 mil dlares. Durante el ao 2008 se
realizaron 30 allanamientos de este tipo.24
Existen nuevas iniciativas que buscan combatir este delito. Una de ellas
es la creacin del primer portal para la denuncia de piratera de software en
Amrica Latina, denominado Basta de piratera,25 que cuenta con el apoyo
de la Business Software Alliance y permite a cualquier ciudadano denunciar
los delitos relacionados con el software.
3.4. C ARENCIAS Y NOVEDADES LEgISLATIVAS
La ley de derecho de autor vigente tipifica los delitos por violaciones a estos
derechos, pero ella no enumera taxativamente cada delito, como lo hacen
algunas legislaciones extranjeras.
La legislacin argentina,26 por ejemplo, contempla la sancin a los he-
chos de defraudacin y falsificacin de obras literarias. Adems, sanciona
especficamente el copiado ilcito, incluyendo sta la realizada por usuarios
individuales o corporativos, y aquella realizada con fines comerciales. Nues-
tro Cdigo Penal slo establece en forma genrica que ser castigada la
persona que reproduzca, total o parcialmente obras protegidas.
En este contexto, lo mismo ocurre con la falta de tipificacin de los de-
litos de plagio en nuestro sistema legal, a diferencia de otros que incluyen
23 <http://w3.bsa.org/paraguay>.
24 <www.ultimahora.com.py/notas>, publicada el 23 de julio de 2009.
25 <www.bastadepirateria.com>.
26 Referencia a la Ley de Propiedad Intelectual argentina, Ley N 11.723 reformada por
Ley N 25.036/98, mencionada en el libro de Fernndez Delpech, horacio, Proteccin jurdica

del software.
129
especficamente el plagio por traslacin, vale decir, reescribir un programa

fuente en otro lenguaje,27 o aquel cometido a travs de Internet.28 En cuanto
al plagio servil, s est contemplado en nuestro Cdigo Penal, que sanciona
a la persona que se atribuya falsamente la condicin de titular originario
de una obra.
Nuestro ordenamiento jurdico, siguiendo los delineamientos del dere-
cho comparado, sanciona el almacenamiento de ejemplares falsificados o
copias no autorizadas, el alquiler o importacin de ejemplares falsificados o
copias no autorizadas, pero no establece una tipificacin de la reproduccin
de copias no autorizadas que hayan sido por encargo de terceros.
Por otra parte, coincidimos con otros ordenamientos jurdicos en lo que
respecta a la ausencia de tipificacin de ciertos delitos, como por ejemplo
el de introduccin de virus informticos. Estos si bien son perseguibles en
forma genrica a travs de la figura del dao, por ser hechos cometidos
frecuentemente consideramos que no existe razn para que no sean tipifi-
cados.
Positivamente, a diferencia de otros ordenamientos jurdicos que no
contemplan el borrado o destruccin de programas,29 nuestro Cdigo Penal
establece una sancin para los delitos de borrar, suprimir, inutilizar datos
con la figura de alteracin de datos. Adems, con la misma figura se encuen-
tra sancionado el ingreso ilegtimo a un sistema informtico.
Igualmente, en lo que se refiere a la alteracin dolosa de registros del
fisco nacional, en nuestro ordenamiento jurdico establecido en el Cdigo
Penal, se sanciona dicho delito con la figura de sabotaje de computadoras.
Se ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley30 que regula
los delitos informticos. Describe ms detalladamente los delitos informti-
cos, inter alia, acceder indebidamente a sistemas informticos, poseer equi-
pos o prestacin de servicios de sabotaje, interceptar datos informticos,
violar datos personales, manejar fraudulentamente o falsificar las tarjetas
inteligentes o instrumentos anlogos.
Tambin est prevista la sancin de delitos contra la privacidad de las
personas y de las comunicaciones, la revelacin indebida de informacin
de carcter personal y la exhibicin pornogrfica de nios, nias o adoles-
centes.
El proyecto prev la extraterritorialidad de la aplicacin de la ley. En
efecto, establece que si los delitos previstos en la misma fuesen cometidos
en el extranjero, el sujeto activo quedar sometido a sus disposiciones si
dentro del pas se hubiesen producido efectos del hecho punible, y si el
responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho, o ha evadido el juzga-
miento o la condena por tribunales extranjeros.
En caso que dicho proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional,
posiblemente mediante una nueva modificacin del Cdigo Penal, dichas
27 FERNNDEz DELPECh, hORACIO, Proteccin jurdica del software, p. 48.

30 Proyecto de ley, marzo de 2009.
130
disposiciones formarn parte del ordenamiento jurdico y otorgarn mayor

proteccin a los derechos de autor.
4. LA PROTECCIN DE LAS MARCAS
La Ley de Marcas31 vigente faculta al titular de un derecho de uso exclusivo

de una marca registrada o de un nombre comercial a entablar accin ante
la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiere infraccin de
ese derecho.
Se mencionan como infracciones, las siguientes:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo semejante sobre pro-
ductos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos vincu-
lados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales despus de que
se hubiese aplicado o colocado sobre los productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales
que reproduzcan o contengan la marca o el nombre comercial, as como
comercializar o detentar tales materiales;
d) rellenar o reutilizar con fines comerciales envases, envolturas o em-
balajes que llevan la marca o el nombre comercial;
e) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca o al nom-
bre comercial para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudie-
se causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro;
f) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca o nombre
comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello
pudiese causar al titular un dao econmico o comercial injusto por razn
de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
del signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su
titular; y,
g) usar pblicamente un signo idntico o similar a la marca o al nombre
comercial, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilu-
cin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o
un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Una medida efectiva contemplada en la Ley de Marcas,32 es la facultad
concedida en sede penal, por la cual pueden ser destruidos los productos,
embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo, y las maquina-
rias y dems medios que hayan servido para cometer la infraccin. La des-
truccin se puede realizar sin necesidad de aguardar la sentencia definitiva
siempre que un peritaje confirme la infraccin.
El ejercicio de las acciones penales se encuentra limitado exclusivamente
para los casos de falsificacin, adulteracin e imitacin de marcas. Todas las
dems infracciones, caen dentro del mbito de la competencia civil.
31 Ley de Marcas N 1.294/98.
32 Ley N 1.294/98 de Marcas, art. 96, Las medidas precautorias.
131
En el mbito civil, el juez est tambin facultado a ordenar medidas precau-

torias inmediatas con el objeto de impedir la comisin de la infraccin, evitar
sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la
accin y el resarcimiento de los daos y perjuicios. Estas medidas pueden ser:
la cesacin inmediata de los actos que constituyen la infraccin;
el embargo o el secuestro de los productos, embalajes, etiquetas y otros
materiales que ostenten el signo objeto de la infraccin y de las maquinarias
y dems medios que sirvieran para cometer la infraccin.
la suspensin de la importacin o de la exportacin de los productos,
materiales;
la suspensin de los efectos del registro y del uso de la marca nterin
se sustancie la accin judicial.
4.1. FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN FRONTERA
La Direccin Nacional de Aduanas, a fin de brindar una adecuada tutela

administrativa a los titulares de un derecho de marca registrada en el Pa-
raguay, en 2008, anunci la implementacin de los Registros de Marcas y
otros Derechos de la Propiedad Intelectual en Aduanas en el marco del
Programa de Lucha contra la Falsificacin y la Piratera.
En consecuencia, posteriormente fue dictada la resolucin33 por la cual
se encarg al Departamento de Registro de la Direccin de Procedimientos
Aduaneros la inscripcin, a peticin del titular, de las marcas que se encuen-
tran registradas y en vigencia en la Direccin de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Industria y Comercio.
Cumpliendo con los requisitos de forma y con el dictamen favorable de
la Direccin Nacional de Aduanas, se ordena la inscripcin de los registros
de marcas en el Registro habilitado para el efecto por todo el trmino de
vigencia de la misma.34
Los legajos de las marcas registradas son remitidos posteriormente a la
Divisin de Fraudes, Derechos Marcarios e Intelectuales de la Direccin de
Fiscalizacin. El funcionario, en caso de sospecha de encontrarse ante una
mercadera falsificada, notifica, va correo electrnico o fax, al agente de la
propiedad intelectual patrocinante o mandatario del titular del registro, que
se est realizando la importacin, exportacin o cualquier otro ingreso de
dicha mercadera al recinto aduanero, a fin de que los representantes en el
plazo de doce horas soliciten la suspensin de los trmites de despacho.
Dichos trmites pueden ser suspendidos por seis horas ms, con el fin de
tramitar la obtencin de las medidas judiciales que prolonguen la suspen-
sin y ordenen su verificacin en el recinto aduanero.
Desde el momento de la notificacin electrnica o por fax y hasta la
expiracin del trmino de vigencia de la suspensin, el agente de la propie-
33 Resolucin N 101 del 22 de febrero de 2008 de la Direccin Nacional de Aduanas.

34 Ley de Marcas N 1.294/98, artculo 19: El registro de una marca tiene validez por diez
aos, y podr ser prorrogado indefinidamente por perodos iguales de duracin.
132
dad industrial, mandatario o patrocinante, puede obtener la muestra de las

mercaderas afectadas para su cotejo y verificacin de su autenticidad.
La Direccin Nacional de Aduanas puede retener la mercadera cuya
marca no concuerde con la del titular legtimo de la marca.
Es de resaltar que la iniciativa de la Direccin Nacional de Aduanas
constituye la aplicacin del ADPIC, ratificado por nuestro pas.35
5. LA PROTECCIN DE LAS PATENTES

De acuerdo con la Ley de Patentes vigente,36 el titular o inventor, en caso
de infraccin a sus derechos, puede ejercer la accin civil por violacin de
derechos de patente. La accin por infraccin de una patente prescribe a
los dos aos, contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infrac-
cin, o a los cuatro aos desde que se comete por ltima vez la infraccin,
aplicndose el plazo que venza antes.
Un punto importante incluido en la ley se refiere a la inversin de la
carga de la prueba y al respecto la norma establece que a los efectos del proceso
civil, cuando el objeto de una patente sea un procedimiento para obtener un producto
nuevo, la autoridad judicial podr requerir que el demandado pruebe que el producto
idntico no ha sido obtenido por el procedimiento patentado, sin perjuicio de la pro-
teccin de las informaciones no divulgadas del invento.37
El clculo de la indemnizacin de daos y perjuicios comprender entre
otros:
el dao emergente y el lucro cesante o el monto de los beneficios ob-
tenidos por el infractor; y,
el precio que el infractor habra pagado en concepto de una licencia
contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y
las licencias contractuales que ya se hubieran concedido, as como la tasa de
regala promedio para el sector de que se trate, en contratos entre empresas
no vinculadas.
los perjuicios derivados del desprestigio de la invencin patentada,
causados por el infractor.38
Lamentablemente, en el ao 2005 se modific la ley de patentes y se
eliminaron las sanciones penales por violacin a los derechos de patentes,
atendiendo a un pedido de sectores interesados.
5.1. L AS MEDIDAS CAUTELARES

La ley de patentes contempla medidas cautelares susceptibles de ser dic-
tadas en los procedimientos de violacin de los derechos del titular de las
patentes.
35 ADPIC, Seccin IV, art. 51, ratificado por el Paraguay mediante Ley 444/94.
36 Ley de Patentes de Invencin N 1.630/00.
37 Art. 76 de la Ley de Patentes.
133
Con la legislacin actual queda establecido que las normas en materia de

medidas cautelares deben ser interpretadas conjuntamente con las normas
procesales aplicables en forma general a este tipo de medidas.39
Las medidas precautorias comprenden la cesacin inmediata de los actos
que constituyen la infraccin, el embargo o el secuestro de los productos, y
la suspensin de la importacin o de la exportacin.
La autoridad judicial competente puede, en cualquier momento del pro-
ceso, ordenar al demandado que proporcione las informaciones que tuviese
sobre las personas que hayan participado en la produccin o comercializa-
cin de los productos o en procedimientos materia de la infraccin.
5.2. INFRACCIONES DE PATENTES FARMACUTICAS
La ley vigente incorpor una nueva materia patentable. Actualmente existe

la posibilidad de patentar productos farmacuticos, lo que dio origen a
posiciones encontradas en casi todos los pases en vas de desarrollo. Como
consecuencia de la presin ejercida por los laboratorios nacionales, la apli-
cacin de la ley con relacin al patentamiento de productos farmacuticos
fue aplazada hasta el 1 de enero del ao 2005.
Posteriormente, en el mes de mayo del ao 2005, surgieron modificacio-
nes a la ley de patentes. Una de stas estableci requisitos adicionales para
obtener medidas cautelares contra los infractores de patentes farmacuticas,
con el fin de obstaculizar y dilatar la obtencin de estas medidas.
Cabe resaltar que las medidas cautelares en propiedad intelectual de-
cretadas al inicio de las acciones por infraccin, constituyen el nico medio
para asegurar el xito de una accin judicial y as precautelar los derechos
del inventor o creador.
Actualmente siguen vigentes dos medidas cautelares dictadas en los aos
2004 y 2005 en sendos juicios sobre infraccin de patentes farmacuticas,
todava en trmite.
6. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIN

DE DEREChOS INTELECTUALES
6.1. L A PROTECCIN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
Los nombres de dominio no se encuentran protegidos ni regulados por ley

alguna. No obstante, el Network Information Center Paraguay, conocido
por las siglas NIC Paraguay, es una institucin que ofrece el registro de los
nombres de dominio con la cooperacin del Laboratorio de Electrnica
Digital de la Universidad Catlica de Asuncin y del Centro Nacional de
Computacin de la Universidad Nacional de Asuncin.
134
Este instituto es el encargado de los registros de los dominios .py a

nombre de entidades locales o internacionales, personas fsicas o jurdicas.
Sin embargo, el registro de los nombres de dominio se realiza segn su dis-
ponibilidad, por orden de fecha de presentacin de la solicitud.
La solicitud contiene adems de la identificacin del solicitante, el re-
quisito de la justificacin para dicho registro, con lo cual se realiza una
verificacin en un plazo aproximado de no ms de cinco das.
NIC Paraguay tiene la facultad de objetar y/o rechazar aquellas solici-
tudes que se consideren inapropiadas y que puedan infringir los derechos
notorios de terceros. De no encontrarse estos problemas, el nombre de
dominio es activado y tiene un plazo de validez de un ao, pudiendo ser
renovado al trmino del mismo.
hasta la fecha, NIC Paraguay no asume responsabilidad civil por la acti-
vacin de los nombres de dominio, y no se observan iniciativas por parte de
ste para adoptar reglas que regulen la relacin existente entre los nombres
de dominio y los derechos de la propiedad intelectual.
6.2. EXIgENCIAS ADICIONALES
La comercializacin de productos alimenticios, farmacuticos, cosmticos,

domisanitarios, veterinarios, fitosanitarios y otros requieren un registro ex-
pedido por la autoridad competente. En algunos casos, la autoridad de
expedicin requiere la presentacin del ttulo de marca del producto, en el
caso de productos alimenticios,40 o la informacin acerca de la situacin del
registro de la marca, en el caso de productos farmacuticos.41
Este requisito fortalece el reconocimiento del derecho intelectual inhe-
rente al titular en los casos mencionados.
6.3. L A PIRATERA EN EL SECTOR DE SEMILLAS Y PROTECCIN

DE CULTIVARES
En el Paraguay, las plantas y semillas no son patentables, sin embargo la ley

de semillas42 otorga un registro para la proteccin de cultivares43 comercia-
les. En dicho registro, se inscribe todo cultivar identificado como superior
o que no desmejore el panorama varietal existente de manera de quedar
habilitado para ser utilizado comercialmente.44 Por otra parte, el registro de
cultivares protegidos tiene por objeto salvaguardar el derecho del obtentor,
40 Resolucin del MSyBs N 15/08.

41 Decreto 17.057/97 que aprueba las resoluciones del Mercosur gMC 23/95 y 52/96.
42 Ley de Semillas N 385/94.
43 Definicin de variedad de la Ley de Semillas 385/94. Art. 2 inc. e): cultivar o variedad,
cualquiera sea su naturaleza gentica, obtenida por descubrimiento o por incorporacin o transferencia
y/o aplicacin de conocimientos cientficos al mejoramiento heredable de las plantas.
44 Art. 11 de la Ley de Semillas.
135
cuando el cultivar rena los requisitos de distinguibilidad, homogeneidad,

estabilidad y novedad45 y dicho registro es obligatorio para que las semillas
puedan ser comercializadas.
La ley de semillas tambin establece el uso obligatorio de etiquetas en
las bolsas de semillas para identificar la denominacin de la variedad y al
obtentor. Sin embargo, tambin en este campo existen prcticas de piratera
al utilizarse las famosas bolsas blancas que no cumplen con los requisitos
de identificacin, constituyendo una comercializacin ilegal de semillas.
Este tipo de ilcito contra los derechos de obtentores no est sancionado
penalmente pero la autoridad administrativa encargada de la aplicacin de
la ley de semillas est facultada a aplicar las sanciones establecidas en las
disposiciones legales que regulan la materia.
7. ESFUERzOS DESDE EL MBITO LOCAL

En 2003, fue creado, mediante un decreto,46 el Registro de Importadores
de Soportes Magnticos y pticos y Materias Primas para su Produccin a
cargo de la Direccin de la Propiedad Intelectual.
Deben estar inscriptos en dicho Registro, entre otros: las personas fsicas
y jurdicas dedicadas a la importacin, grabacin, edicin, comercializacin,
distribucin, comunicacin al pblico de materiales audiovisuales y software;
as como los editores, distribuidores, arrendatarios, exhibidores, vendedores
de software o cualquier medio de explotacin de obras.
Para la importacin de mercaderas, el decreto establece requisitos y
medidas que deben adoptar las personas sujetas a esta normativa.
8. ESFUERzOS DESDE EL MBITO INTERNACIONAL

El comercio transfronterizo de productos en infraccin es un problema de
crecimiento global que en la mayora de los casos tiene conexiones con or-
ganizaciones criminales. En ese sentido, el fortalecimiento de la cooperacin
internacional es vital a los efectos de obtener una efectiva proteccin de los
derechos de la propiedad intelectual.
8.1. INFORME ESPECIAL 301 DE LA R EPRESENTACIN COMERCIAL

DE LOS ESTADOS UNIDOS47
El informe evala la pertinencia y la efectividad de la proteccin de los de-

rechos de la propiedad intelectual por parte de los pases con quienes los
Estados Unidos mantienen relaciones comerciales.
45 Arts. 12 y 25 de la Ley de Semillas.

46 Decreto N 603/03, Por el cual se establecen medidas especiales para la prevencin
de la piratera y la falsificacin y la proteccin de los derechos de autor.
47 United States Trade Representative-USTR Special 301 Report.
136
El informe para el ao 2009, dado a conocer el 30 de abril del mismo

ao, cont con una revisin de 77 pases, de los cuales 46 fueron clasifi-
cados en una de las siguientes categoras, de ms a menos grave: a) lista
prioritaria de observancia; b) lista de observancia; y c) status de monitoreo
Seccin 306.
Al respecto, la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (AIPI)
reconoce los esfuerzos que est haciendo el Paraguay en la lucha contra la
ilegalidad. A pesar de ello, segn el informe, el pas continuar siendo moni-
toreado bajo la Seccin 306, con un memorando de entendimiento bilateral
en el cual se establecern los objetivos y las acciones a tomar en relacin a
los temas de la propiedad intelectual dentro del pas.
En el ao 2008, los Estados Unidos y el Paraguay firmaron una extensin
de un Memorando de Entendimiento, el cual tendr vigencia hasta finales
del ao 2009.
Entre los puntos ms resaltantes se destaca la intencin de ambos go-
biernos de elaborar y poner en ejecucin un programa de capacitacin
profesional obligatorio para todas las autoridades paraguayas que cumplan
funciones en la elaboracin y el mantenimiento, e incluso en la aplicacin
de un sistema eficaz de propiedad intelectual, establecindose inclusive la
posibilidad de llevar a cabo los programas de capacitacin en forma con-
junta con organismos internacionales y con el sector privado, o por medio
de ellos.
Dentro del sector privado, se ha hecho el esfuerzo de organizar confe-
rencias y seminarios para compartir y transmitir informacin importante e
instruir a los participantes sobre los aspectos ms relevantes de la proble-
mtica.
Con satisfaccin podemos citar a nuestro estudio jurdico, como uno de
los organizadores de estos seminarios y mesas de trabajo, con la colaboracin
de propietarios de marcas nacionales e internacionales.
Estas iniciativas deben proseguir pues para concienciar, instruir y trans-
mitir informaciones a las autoridades y a la poblacin en general, la tarea
debe ser continua y a largo plazo.
8.2. ACUERDO COMERCIAL A NTIPIRATERA48
En el ao 2006, Estados Unidos y Japn lanzaron la idea de un nuevo acuer-

do plurilateral en la lucha contra la falsificacin y la piratera.
El principal objetivo consiste en acercar a aquellos pases, desarrollados
y en desarrollo, que tuvieran inters en participar en la lucha contra la fal-
sificacin y la piratera, y negociar un acuerdo que permita la cooperacin
internacional a travs de estndares efectivos para el fortalecimiento de
los derechos de la propiedad intelectual. Todo ello mediante una mayor
cooperacin internacional, el fortalecimiento de los marcos prcticos, y el
fortalecimiento de las medidas de lucha.
48 Anti-Counterfeiting Trade Agreement-ACTA.
137
Los primeros grupos de trabajo se han reunido en 2006 y 2007, con la

participacin del Canad, la Comisin Europea, Japn, Suiza y los Estados
Unidos. Las negociaciones fueron retomadas nuevamente en el mes de
junio de 2008, y esta vez con un mayor nmero de participantes: Australia,
Canad, la Unin Europea con sus 27 miembros, Japn, Mxico, Marruecos,
Nueva zelanda, Corea, Singapur, Suiza y Estados Unidos.
9. CONCLUSIN
Los avances de la tecnologa han facilitado enormemente la vida cotidiana.

Basta tomar un solo ejemplo como el telfono mvil, para observar cmo la
tecnologa fue desarrollndose con el transcurrir del tiempo.
Cuando el telfono mvil fue creado, pesaba un kilogramo y costaba
alrededor de 4.000 dlares, y en la actualidad, no slo un telfono mvil
es accesible a ms de la mitad de la poblacin del planeta, sino que puede
ofrecer canales de audio, texto, Internet, radio,49 y hasta incluso por ejemplo
la transmisin de partidos de ftbol, permitiendo una independencia de
espacio y ahorro de tiempo en nuestras vidas.
Sin embargo, Martin Cooper, Premio Prncipe de Asturias 2009 a la
Investigacin Cientfica y Tcnica, uno de los creadores del telfono mvil,
dice que esta tecnologa an es muy nueva y tiene enormes posibilidades
de desarrollo. Por ejemplo, puede ser aplicada en el campo de la salud para
permitir detectar a tiempo infartos, controlar el ritmo cardiaco, etc.50
Estos son los desafos actuales de la ciencia y la tecnologa. Las nuevas
tecnologas en combinacin con las existentes irn mejorando y superando
a lo que tenemos en el presente, revolucionando la interaccin social a su
paso y ofreciendo nuevos estilos de vida.
Todo esto plantea adems un desafo para el derecho de la propiedad
intelectual, pues debe avanzar a la par de estas nuevas tecnologas para pro-
teger, impedir y sancionar el uso indebido de ellas.
49 Diario ltima hora, Asuncin, Paraguay, 4 de septiembre de 2009.

50 Diario ltima hora, Asuncin, Paraguay, 4 de septiembre de 2009.
138
MXICO EN LA COOPERACIN INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Martn Michaus R. *
Constituye un honor el contribuir con este trabajo para la obra en homenaje

al don Arturo Alessandri Besa, miembro fundador de ASIPI, quien se ha
caracterizado, adems de su destacada contribucin al desarrollo y perfeccio-
namiento de la Propiedad Industrial e Intelectual, por su visin humanista
del Derecho.
I. INTRODUCCIN
han transcurrido 20 aos desde que Mxico ingres como miembro del
gATT, ahora lo que se conoce como la Organizacin Mundial de Comercio
y 15 desde que se convirti en miembro del Tratado de Libre Comercio,
Mxico, Estados Unidos y Canad, conocido como NAFTA y del Acuerdo de
Marrakech, por virtud del cual desaparece el gATT y se crea la Organizacin
Mundial de Comercio. Consecuencia de la firma de este ltimo Mxico tam-
bin firm el acuerdo relacionado con Aspectos de Propiedad Intelectual,
conocido como ADPIC en sus siglas en espaol. Este tratado es uno de los 18
anexos del Acuerdo de Marrakech.
Posteriormente firm una serie de tratados de libre comercio con dis-
tintos pases tales como Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela inicialmente
conocido como g3 ahora g2, ante la denuncia de Venezuela de este tratado.
Asimismo firm Costa Rica, la Unin Europea, guatemala, honduras y El sal-
vador, conocido como el triangulo del norte, Islandia, Liechtestein, Noruega
y suiza bajo las siglas EFTA, Japn, Nicaragua y Panam. Todos estos tratados,
incluyen un captulo de Propiedad Intelectual, todo ello a consecuencia es-
pecialmente de la negociacin de NAFTA y ADPIC en 1994. Esto tambin trajo
como origen la promulgacin de la Ley de Propiedad Industrial, que reform
la Ley para Promulgacin de la Propiedad Industrial en 1991.
Los estndares de la proteccin se incrementaron en particular en el
tema relativo a marcas y patentes, as como la proteccin de los secretos in-
dustriales fue incluida. Esta figura haba estado previamente regulada en el
Cdigo Penal, pero en realidad nunca se llev a la prctica. As como con las
disposiciones previstas en NAFTA y ADPIC, Mxico implement su legislacin
en materia de Propiedad Intelectual.
* Licenciado en Derecho, Universidad Iberoamericana. Maestro en Derecho Comparati-

vo, Universidad de Illinois. Profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad Iberoameri-
cana. Ex Presidente de la Asociacin Mexicana para la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(AMPPI) y del grupo Mexicano de la Asociacin Internacional para la Proteccin de la
Propiedad Intelectual (AIPPI). Presidente de la Asociacin Interamericana de la Propiedad
Intelectual (AsIPI). socio de Basham Ringe y Correa, s.C., Mxico.
139
hOMENAJE A ARTURO ALEssANDRI BEsA EsTUDIOs DE DEREChO Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Desde estas fechas, Mxico ha continuado promoviendo el fortaleci-

miento de los mecanismos nacionales e internacionales para proteger los
derechos de Propiedad Intelectual. hay avances importantes pero an in-
suficientes en contra de la piratera, el trfico de mercanca, salud y salud
pblica, etc., ms an cuando tal y como sucede en diferentes pases, esta
situacin est vinculada al crimen organizado, lavado de dinero y otras con-
ductas indebidas. Es un problema mundial al que debe dedicrsele atencin
especial, de la misma manera como el paradigma del uso de la Propiedad
Intelectual como un medio sustentable de desarrollo para los pases en de-
sarrollo y menos desarrollados.
Cmo promover el uso y beneficio de la Propiedad Intelectual en las
distintas economas es un tema paralelo que debe ser motivo de anlisis.
Mxico tiene un rol activo en el escenario internacional, primero como
parte de Norteamrica, toda vez que ha participado con Canad y Estados
Unidos en las negociaciones de la Alianza sobre seguridad y Prosperidad
de America del Norte (AsPAN), hasta en el Comit de Competitividad de
Norteamrica (CCNA). Como se ver en este estudio, la alianza se anunci
el 23 de marzo de 2005. Los ministros de los tres pases fueron instruidos
por sus presidentes para que hagan una arquitectura en la que se expanda
la seguridad de Norteamrica y al mismo tiempo se promueva una mejor
economa en la regin. AsPAN est compuesta de dos agendas, la primera
vinculada con reas de seguridad y la segunda con la prosperidad de los ciu-
dadanos de los tres pases. Es en esta ltima donde existe un plan de accin
en materia de Propiedad Intelectual.
El CCNA establece una comunidad de negocios trilateral y compromete
al sector privado a buscar soluciones para generar negocios en la regin.
En el reporte de los lderes del CCNA del 2008 se menciona que la Alianza
Estratgica para seguridad y Prosperidad de Amrica del Norte alcanzada en
marzo del 2005, es un esfuerzo para incrementar la seguridad y estimular la
prosperidad entre Mxico, Estados Unidos y Canad a travs de una gran co-
operacin y compartir informacin sin perjuicio del respeto de la soberana,
rgimen legal y tradiciones, as como la cultura de cada pas. se reconoce
que la participacin de la comunidad de los negocios de Norteamrica es
esencial y que sta requiere de una posicin competitiva en los mercados
globales, es una fuerza fundamental atrs de la innovacin y crecimiento del
sector privado en los tres pases. Todo esto fue lo que impuls a la creacin
en el 2006 del Comit de Competitividad de Amrica del Norte.
En el escenario internacional, Mxico, Canad y Estados Unidos son tres
de las veintin economas, miembros de la regin de la cuenca del Pacfico
conocida como APEC. Esta cooperacin se inici y contina como un grupo
informal desde 1989 y desde entonces ha sido el primer forum para el cre-
cimiento y facilitacin econmica, cooperacin comercio e inversin en la
regin Asa-Pacfico.
En 1993 se estableci el secretariado en singapur con el fin de sustentar
las actividades del forum. su mecanismo de operacin establece compro-
misos no obligatorios, un dilogo abierto y un respeto por cada uno de los
distintos participantes. No se refiere a un tratado internacional, sino que
140
MXICO EN LA COOPERACIN INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
las decisiones son alcanzadas por consenso y los compromisos son imple-
mentados en forma voluntaria. Las veintin economas de APEC constituyen
ms de la mitad de las economas del mundo y del producto interno bruto.
Los objetivos de APEC son conocidos como Los Tres Pilares y estos son:
(i) comercio, (ii) inversin y (iii) liberalizacin. La facilitacin de negocios
y la cooperacin tcnica y econmica son los sustentos de la misma.
APEC es un lugar de encuentro de ideas, preocupaciones y planes para
el futuro crecimiento de la regin. Para las economas en desarrollo, APEC
establece beneficios en reas como procedimientos de desarrollo, marcos
de poltica y sistemas que permiten confrontar con conflictos contempor-
neos.
Las economas miembros de APEC reconocen que la proteccin de de-
rechos de Propiedad Intelectual y su observancia es un factor clave para la
promocin del comercio e inversin, as como para el desarrollo de la eco-
noma. Estos temas fueron incluidos en lo que se conoce como la Agenda
de Osaka.
Existen serios problemas a nivel mundial relacionados con la falsifica-
cin y a pesar de que las disposiciones de ADPIC han sido implementadas en
distintas naciones y los gobiernos han realizado esfuerzos significativos para
luchar en contra de ello, parece ser que hay mucho camino por andar ante
la dimensin del problema. Como consecuencia de ello, en el ao 200 un
grupo de pases consistente en los miembros de la Unin Europea, Japn,
suiza y Estados Unidos iniciaron negociaciones en lo que ha intentado ser
un nuevo tratado internacional en contra de la piratera y falsificacin.
Posteriormente otros pases como Australia, Canad, Jordn, Mxico, Ma-
rruecos, Corea del sur, los Emiratos rabes Unidos y Nueva Zelanda se han
unido a las discusiones y hay otros ms en participar y continuar con las
negociaciones.
De acuerdo con la publicacin Trademark World (septiembre-Octubre
2008) la iniciativa del ACTA surge del Japn, quien propuso la creacin de un
nuevo tratado internacional, para la observancia de los derechos de Propie-
dad Intelectual. Esta iniciativa surgi durante el congreso del 2005-2006 para
combatir la falsificacin y piratera y en la reunin anual coordinada por la
Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual, la Organizacin Mundial
de Comercio e INTERPOL. En ella, Japn tambin propuso el tratado que
tiene como fin el fortalecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual y
ampliar la cooperacin y coordinacin, as como la observancia y promocin
de una efectiva legislacin en la proteccin de estos derechos. Asimismo,
busca la conciencia pblica sobre la infraccin de estos derechos. El prop-
sito del ACTA es el establecimiento de nuevos y ms estrictos estndares de
proteccin y los derechos de Propiedad Intelectual.
Durante la dcada de los noventa, Mxico implement las disposiciones
de NAFTA, ADPIC, as como la de otros tratados. Asimismo, se promulgaron
diversas legislaciones como la Ley de Propiedad Industrial desde 1991 y
posteriormente en 1994, la Ley Federal de Derechos de Autor en 199,
Reformas de la Ley de Aduanas en 1993, el Cdigo Penal en 1994 y se pro-
mulg una nueva Ley Federal de Variedades de Plantas. La implementacin
141
de estas nuevas legislaciones o sus reformas tuvieron como propsito el for-

talecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, especialmente en lo
que se refiere a la observancia. sin embargo, las disputas relacionadas con
la infraccin de derechos, cuestionamientos sobre la validez de los registros
de marca y otorgamiento de patentes, distintas a las posibles denuncias pe-
nales y el pago de daos y perjuicios, deben ser resueltos ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), que es una agencia administrativa
del gobierno Federal. Los daos solamente pueden ser reclamados ante
una corte civil, despus que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
declare la existencia de la infraccin de los derechos y la decisin corres-
pondiente sea confirmada por los tribunales. Respecto a las medidas en
frontera, a pesar de las reformas contenidas en la Ley Aduanera con las que
se implementaron las disposiciones del NAFTA y ADPIC en esa materia, en la
prctica, las aduanas mexicanas no han desarrollado un sistema de inscrip-
cin de marcas que permita un control efectivo para la importacin ilegal de
productos que infrinjan en derechos de Propiedad Intelectual, tales como
medicinas, vestuario y perfumes. En este ensayo haremos una revisin gene-
ral del proceso de fortalecimiento del derecho de Propiedad Intelectual en
Mxico dividido en dos partes. La primera, revisaremos la participacin de
Mxico en la cooperacin internacional, en temas como AsPAN, CCNA, APEC
y ACTA. La segunda parte nos concentraremos en revisar las disposiciones
ms relevantes de la legislacin mexicana implementadas por NAFTA y ADPIC,
y analizaremos algunas reformas necesarias para contar con una aplicacin
ms efectiva en la observancia de los derechos y reprimir la piratera y falsi-
ficacin de los derechos de Propiedad Intelectual en Mxico.
II. COOPERACIN INTERNACIONAL
1. A LIANZA PARA LA sEgURIDAD Y PROsPERIDAD PARA A MRICA DEL NORTE
El propsito de la alianza entre los tres pases en materia de Propiedad

Intelectual es alcanzar un acuerdo y un plan de accin que constituye una
estrategia para combatir la piratera y la falsificacin, que contribuya a la
promocin del crecimiento, competitividad e incrementar la calidad de vida.
Como parte de esta iniciativa norteamericana, las tres reas fundamentales
identificadas por los pases dentro de un esfuerzo de colaboracin para me-
jorar la proteccin y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual
son las siguientes: (i) detectar y determinar el comercio ilcito de bienes y de
piratera, (ii) conciencia pblica en la comunidad de negocios, y (iii) formas
para medir la piratera y la falsificacin.
Cada elemento citado incluye recomendaciones que permitan una co-
operacin tanto del sector pblico y privado en el mbito trilateral y que
permita conseguir los objetivos sealados.
a) Deteccin y determinacin del comercio de productos piratas y falsificados. El
propsito de estos gobiernos es el desarrollo de las mejores prcticas y unas
142
guas de observancia con el fin de poder implementarlas en un futuro cerca-

no, pero de manera consistente con los actuales sistemas jurdico, adminis-
trativo, civil y penal. La propuesta establece una legislacin y prctica de ob-
servancias dentro de los sistemas administrativos, civil y penal para combatir
el comercio de bienes que infringen derechos de Propiedad Intelectual.
En el plan de accin, se describe el hecho que los tres gobiernos man-
tendrn un dilogo continuo de cmo identificar las mejores prcticas para
la observancia e identificar las autoridades o agencias lderes que tengan un
rol activo en este cometido.
Como parte de las acciones ha seguir, los gobiernos debern desarrollar
una red de observancia que les permita una colaboracin conjunta en contra
de la falsificacin y la piratera trasnacional. Debern identificar puntos de
contacto autorizados, para llevar a cabo investigaciones locales, desde el pun-
to de vista criminal y los procedimientos necesarios en contra de la piratera
y falsificacin. Los tres gobiernos desarrollarn un sistema de cooperacin
que ample la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual en el
mbito de los tres pases. Especial atencin debe prestrsele a la deteccin
e investigacin trasnacional de productos en las fronteras y aduanas. Los
gobiernos debern intercambiar informacin respecto a posibles cargamen-
tos y medios para identificarlos. Tambin intercambiar nuevas tcnicas de
observancia, distintas prcticas de entrenamiento para Oficiales de Aduana
y comparar programas dentro del mbito de sus propios sistemas.
b) En relacin con la conciencia pblica y reconociendo los derechos,
los gobiernos debern desarrollar una iniciativa que comprenda el sector
pblico y privado en contra de la piratera y falsificacin. Los gobiernos
debern asociarse con el sector privado quien debe tener un rol mucho
ms activo e intercambiar informacin con las autoridades para trabajar
conjuntamente en contra de la falsificacin.
Los gobiernos y el sector pblico deben desarrollar una coalicin inter-
nacional de negocios, por ejemplo Estados Unidos, con la creacin de la
Coalicin en Contra de la Falsificacin y Piratera, Canad con una Coali-
cin de Antipiratera y en Mxico con la creacin de La Alianza Contra La
Piratera, que trabajar conjuntamente para llevar a cabo seminarios sobre
las mejores prcticas de observancia.
c) Medicin de la piratera y falsificacin. Los gobiernos y el sector privado
reconocen que no se han encontrado formas claras o una metodologa
adecuada para medir el impacto de la piratera y falsificacin. Existen di-
ferentes indicadores de distintos sectores y la poblacin de los tres pases
debe entender el problema de una manera ms efectiva y tomar acciones
contundentes.
2. CCAN (CONsEJO DE COMPETITIVIDAD DE A MRICA DEL NORTE)
El informe correspondiente al mes de abril de 2008 por parte de los lderes

de CCAN describe ciertas cuestiones que requieren mejorar la administracin
143
de las fronteras entre las tres naciones. Asimismo, establece que cuando los
miembros del CCAN se reunieron con los Ministros de seguridad y Economa
en Los Cabos, Baja California, Mxico, en febrero de 2008, stos solicitaron
asistencia al CCAN en cinco aspectos especficos relacionados con la imple-
mentacin de las prioridades de Montebello: 1) En combate de la piratera
y la falsificacin; 2) En la creacin de iniciativas sectoriales haciendo nfasis
en el sector automotriz; 3) Profundizacin de la cooperacin en seguridad
alimenticia y de productos con el fin de identificar mejor, asesorar y manejar
alimentos y productos que sean riesgosos antes de que ingresen a Amrica
del Norte; 4) En la promocin de la compatibilidad de nuestros regmenes
regulatorios y de inspeccin; en el desarrollo de proyectos de energa y
medio ambiente conforme al Convenio de Ciencia, Tecnologa y Coopera-
cin celebrado recientemente, cuyo objeto es llevar las nuevas tecnologas
al mercado; 5) En el fortalecimiento de los protocolos de cooperacin y
en la creacin de nuevos mecanismos que brinden seguridad en nuestras
fronteras comunes y, al mismo tiempo, faciliten el traslado de personas y la
realizacin de operaciones de comercio legtimos; y en el fortalecimiento de
la capacidad de cooperacin en el manejo de emergencias antes, durante y
despus de algn desastre.
En lo concerniente a los derechos de Propiedad Intelectual, el informe
establece que una proteccin estricta es fundamental para una economa
competitiva, tanto innovadora como global. En la Cumbre de Montebello,
los lderes solicitaron al CCAN una recomendacin para implementar una
estrategia de accin CCAN en el mbito de la propiedad industrial. El sector
privado ha presentado ya recomendaciones especficas para dicho prop-
sito.
En el informe de abril de 2008 se establece que aun cuando con el
TLCAN se ha incrementado la prosperidad en los tres pases, sus beneficios
no son precisamente claros. Por lo tanto, los sectores pblico y privado se
ven en la obligacin de continuar promoviendo la expansin del comercio
y de las inversiones y demostrar a los distintos tipos de pblico, de las ven-
tajas que implica tanto mejorar las relaciones comerciales existentes como
lograr la integracin de Amrica del Norte. Ambos sectores deben trabajar
hombro con hombro para transformar la percepcin negativa del TLCAN;
de lo contrario, la competitividad perder importancia en el mbito de los
negocios.
La existencia de las negociaciones multilaterales y de un esquema de
convenios bilaterales y regionales contina reduciendo las barreras a nivel
mundial, disminuyendo as algunas de las relativas desventajas inherentes
al TLCAN. Al CCAN, le preocupa el impacto a futuro que podran resentir el
TLCAN, la Alianza para la seguridad y la Prosperidad de Amrica del Norte
(AsPAN) y para otros esfuerzos bilaterales y trilaterales que buscan reforzar
la competitividad de las tres economas.
Canad, Mxico y los Estados Unidos deben trabajar juntos para reforzar
la solidez de Amrica del Norte y llegar a acuerdos en las negociaciones para
la celebracin del Acuerdo Comercial contra la Falsificacin.
144
3. APEC (FORO DE COOPERACIN ECONMICA DEL A sIA-PACFICO)
La proteccin y la coercibilidad de los derechos de Propiedad Industrial

(IPR) constituyen un factor fundamental en la promocin del comercio
exterior y de la inversin, as como en la estimulacin del desarrollo econ-
mico. En 1995, el APEC reconoci estos hechos y los incluy en la Agenda
de Accin de Osaka.
A principios de 1996, el Comit sobre Comercio e Inversin (CCI) esta-
bleci una Reunin de Informacin sobre Derechos de Propiedad Intelec-
tual (IPR-gT) para garantizar la proteccin adecuada y eficaz, incluyendo
legislacin, administracin y coercin, de los derechos de propiedad indus-
trial en la regin de Asia-Pacfico conforme a los principios de ADPIC y otros
acuerdos. En el mes de agosto de 199, el CCI reconstituy al IPR-gT como
un subgrupo con trminos especficos de referencia y le cambi el nombre
por el de grupo de Expertos en Propiedad Intelectual (IPEg).
El IPEg implementa un programa de trabajo con los siguientes objeti-
vos:
a) Profundizar el dilogo en polticas de Propiedad Intelectual.
b) Investigar e intercambiar la informacin sobre el estado actual de
la proteccin de los Derechos de Propiedad Intelectual y de los sistemas
administrativos correspondientes.
c) Realizar estudios sobre las medidas necesarias para la coercibilidad
eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual.
d) Implementar ntegramente el Acuerdo sobre los Aspectos de los De-
rechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
e) Facilitar la cooperacin tcnica con miras a implementar el ADPIC.
En 2005, los Ministros de APEC responsables de los Asuntos de Comer-
cio, reafirmaron la importancia que representa la proteccin y la coercin
eficaces de los derechos de propiedad intelectual en la promocin de la
inversin, en la estimulacin de la innovacin y en la motivacin del cre-
cimiento econmico. Asimismo, reiteraron la necesidad de incrementar
el trabajo de APEC en esta rea. Por otro lado, instaron a las economas de
APEC a tomar medidas concretas para reducir el comercio de productos
falsificados o pirata, poner un alto a la piratera en lnea, incrementar la
cooperacin y fortalecer su capacidad. Por ltimo, aprobaron la Iniciativa
contra la Falsificacin y la Piratera de APEC e instruyeron a los funcionarios
a intensificar su trabajo y desarrollar directrices IP eficaces. hicieron nfa-
sis en la necesidad de desarrollar capacidades y exhortaron el intercambio
de experiencias como medio para fortalecer la proteccin de la propiedad
intelectual y la cooperacin entre los miembros.
La Iniciativa contra la Falsificacin y la Piratera de APEC incluye un
abanico de medidas que los miembros de APEC pretenden implementar. sus
cuatro principales metas son las siguientes:
a) Reducir el comercio de bienes falsificados o pirata. Las economas preten-
den reducir el comercio de bienes falsificados o pirata y combatir a las redes
145
transnacionales que los producen y los distribuyen. sus acciones incluyen el

establecimiento de directrices para que las autoridades revisen, suspendan,
embarguen y destruyan aquellos productos y equipos que se utilicen para el
comercio de bienes falsificados y pirata.
b) Reducir la piratera en lnea. se legislarn regmenes jurdicos y sistemas
de coercibilidad apropiados para poner un alto a la piratera en lnea y para
minar el comercio en lnea de productos falsificados. Lo anterior incluye
el desarrollo de directrices que prevengan la venta en Internet de dichos
bienes.
c) Incrementar la cooperacin para detener la piratera y la falsificacin. se
incrementar el contacto operativo y el intercambio de informacin entre
las aduanas y las autoridades ejecutivas para combatir las redes de falsifica-
cin y de piratera.
d) Incrementar la generacin de capacidades para fortalecer la coercibilidad de
las leyes contra la falsificacin y la piratera. se incrementar la capacidad de
las economas miembro para desarrollar y administrar sistemas eficaces de
coercibilidad contra la falsificacin y la piratera a travs de preparacin y
capacitacin dentro de la regin.
En virtud de dicho mandato, el grupo IPEg ha puesto todo su empeo
en establecer Directrices Modelo sobre Derechos de Propiedad Intelectual,
entre las que se incluyen las siguientes:
Reducir el comercio de bienes falsificados y pirata.
Brindar proteccin contra copias no autorizadas.
Prevenir la venta de bienes falsificados y pirata en la Internet.
Realizar campaas eficaces para hacer conciencia en el pblico sobre
derechos de Propiedad Intelectual.
Brindar solidez a las cadenas de suministro en contra de bienes falsifi-
cados y pirata.
Reforzar el desarrollo de capacidades en relacin con los derechos de
Propiedad Intelectual.
4. ACTA (ACUERDO CONTRA LA FALsIFICACIN DE M ARCAs)
Esta iniciativa se apoya en tres pilares. El primero est relacionado con la

cooperacin internacional. se tiene la expectativa de que dicho acuerdo
establezca la cooperacin internacional y el intercambio de informacin
entre las distintas autoridades. En Mxico, dichas autoridades seran MIIP,
INDAUTOR, ADUANAs, LA PROCURADURA gENERAL DE JUsTICIA. El segundo
pilar lo constituiran las prcticas de coercibilidad en comn que promue-
van una slida proteccin de la Propiedad Intelectual junto con sus titulares
y los socios comerciales. Asimismo, incluira grupos de asesora pblicos y
privados, el fomento de la especializacin en propiedad intelectual en el
mbito de la coercibilidad, medidas para concientizar al pblico sobre la
importancia de la proteccin de los derechos de Propiedad Intelectual y
146
la publicacin de procedimientos coercibles y de informacin relacionada

con dichas acciones tanto a nivel interno como en la frontera. El tercer pilar
podra incluir disposiciones que brinden a las autoridades y a los titulares de
derechos herramientas apropiadas para la aplicacin de acciones coercitivas
eficaces. Dichas disposiciones abarcaran, entre otras, reas como acciones
de coercibilidad civil y penal, medidas fronterizas, detectores de discos p-
ticos para combatir la piratera y su distribucin en Internet y tecnologa de
informacin.
III. EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIN

DE MARCAs EN MXICO
Mxico ha participado activamente en la cooperacin internacional para

el fortalecimiento de los derechos de Propiedad Intelectual en Norteam-
rica, as como en el resto del continente y en las economas de la cuenca
del Pacfico. Conforme con esta participacin, es conveniente analizar al-
gunos aspectos de la legislacin mexicana para determinar si en verdad
estn contribuyendo a ese fortalecimiento, o es necesario revisarlos, ya sea
para adecuarlos a esta tendencia o modificarlos, porque en algunos casos
no obedecen a estas estrategias internacionales o no han dado el resultado
esperado para lograr el fortalecimiento del que se ha hablado. Es as que en
esta segunda parte haremos una revisin del rgimen de la marca notoria-
mente conocida en la legislacin mexicana, as como de la observancia de
los derechos de propiedad intelectual, con el fin de evaluar si se han cum-
plido las expectativas que se plantearon con la celebracin de los tratados
internacionales como TLCAN o ADPIC o debe corregirse el rumbo de acuerdo
con las tendencias actuales contenidas en esta misma etapa de cooperacin
internacional.
1. M ARCAs
En lo concerniente a las marcas, la Ley de Propiedad Industrial (LPI) im-

plement las disposiciones tanto del TLCAN como del ADPIC con el fin de
proteger a los signos distintivos visibles, como marcas, marcas de servicio,
excluyendo as a las marcas olfativas y auditivas. Asimismo, se reconoci la
exclusividad de uso de las marcas a travs de su registro, aun cuando el uso
sin registro genera derechos a favor del usuario, mas no le otorga exclusi-
vidad alguna. Tal como lo establecen el TLCAN y el ADPIC, la LPI otorga al
titular el derecho de prevenir el uso no autorizado de su marca por parte de
un tercero y establece, como medio de proteccin a la misma, un trmino
renovable de 10 aos contados a partir de la fecha de su presentacin, en el
entendido que el titular no interrumpa el uso de la marca durante ms de
tres aos consecutivos. De lo contrario, la marca estara sujeta a una accin
administrativa de cancelacin por falta de uso ante el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI). La LPI, tal como lo hacen el TLCAN y el ADPIC,
14
reconoce mutatis-mutandis lo previsto en el artculo 6 bis del Convenio de

Pars en relacin con la proteccin de las marcas notoriamente conocidas,
misma que se extiende a la de las marcas de servicios y marcas de servicios
no competitivos. sin embargo, las reformas a la LPI en 2005 en relacin con
la proteccin de marcas notoriamente conocidas han sido cuestionadas,
dado que son contrarias a los principios generales que rigen la Doctrina de
Proteccin de este tipo de marcas. Las disposiciones de la LPI establecen
proteccin para las marcas colectivas, marcas con diversos cotitulares, deno-
minaciones de origen, avisos comerciales y nombres comerciales.
2. PROTECCIN DE MARCAs NOTORIAMENTE CONOCIDAs EN MXICO
Las reformas a la LPI, sobre este tema, no constituyen un fortalecimiento a

la proteccin de las marcas notorias, toda vez que se trastocan los principios
que han regido el reconocimiento de estas marcas. El objeto de dichas re-
formas era declarar la proteccin de las marcas notoriamente conocidas y
famosas en nuestro pas.
La proteccin de las marcas notoriamente conocidas se prev en diversos
tratados internacionales de los que Mxico es parte, tales como el Convenio
de Pars para la Proteccin de la Propiedad Intelectual, el ADPIC y otros
Tratados de Libre Comercio. En nuestro pas, durante los ltimos 50 aos,
ha sido prctica comn que la LPI regule este tipo de marcas; asimismo,
contempla que no podrn registrarse aquellas marcas que constituyan la
reproduccin o la imitacin de aquellas que el IMPI considere notoriamente
conocidas.
Una marca puede adquirir el carcter de notoria si la autoridad as lo
estima, una vez analizadas las pruebas con las que se pretenda acreditar
la notoriedad y con ello se demuestra que del uso reiterado y en algunos
casos por la publicidad, la marca es ampliamente conocida entre el pblico
consumidor. Esta circunstancia tiene por consecuencia que se le confiera
una proteccin ms amplia de los productos o servicios para la cual fue
originalmente registrada.
La notoriedad es una situacin de hecho y para que la autoridad est en
posibilidad de considerarla, debe contar con pruebas que as lo acrediten,
lo cual se ha venido haciendo valer en los procedimientos administrativos de
nulidad o de infraccin, en los que el IMPI puede estimar o no que la marca
es notoriamente conocida.
Este mecanismo sigue siendo vlido y es en el caso de un conflicto donde
se puede reclamar la notoriedad de la marca y la autoridad as estimarla,
debindolo mencionar en la declaracin administrativa correspondiente.
3. R EFORMA A LA LEY DE PROPIEDAD INDUsTRIAL (LPI)
La reforma tuvo como objetivo modificar el esquema de proteccin de las

marcas notoriamente conocidas, e incorpor los conceptos de marcas no-
148
toria y famosa y prev que el reconocimiento de una marca con estas carac-
tersticas se realizar a travs de una declaratoria de proteccin, que podr
emitir el IMPI, a peticin de parte y si se aportan los medios de prueba que,
a juicio de la autoridad administrativa, acrediten esa notoriedad o fama. En
consecuencia, la reforma prev: 1) que no sern registrables como marca,
aquellos signos que sean iguales o semejantes a una marca notoria o famosa,
que as haya sido declarada; 2) seala los medios de prueba que se deben
acreditar para que se emita la declaratoria correspondiente; 3) se prev que
los efectos de la declaratoria sean meramente declarativos y tendrn una
vigencia de cinco aos renovables, siempre y cuando se puedan actualizar
las condiciones que le dieron origen. 4) con motivo de esta reforma se
confirieron facultades al IMPI, para emitir la declaratoria de notoriedad, as
como el publicarlas a travs de la gaceta de Propiedad Industrial. Antes de
la reforma, el IMPI estimaba como notoria una marca, a travs de la resolu-
cin administrativa, por virtud de la cual se decida un procedimiento de
nulidad o infraccin, lo cual sigue siendo vlido, independientemente de
la emisin de la declaratoria a la que se hace referencia. El que la ley esta-
blezca la facultad de emitir declaratorias, pero por otra parte, el que el IMPI
pueda seguir estimando como notoria una marca, trae por consecuencia la
existencia de dos sistemas que el ltimo puede restringir la concepcin de
la notoriedad de una marca.
3.1. Marcas no registrables
La reforma modifica el texto anterior de la fraccin XV del artculo 90 de

la LPI, para quedar como sigue:
Art. 90. No son registrables como marca: []
XV. Las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, iguales o semejan-
tes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida
en Mxico para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Este impedimento proceder en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo
registro se solicita:
a) Pudiese crear confusin o un riesgo de asociacin con el titular de la marca
notoriamente conocida; o
b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la
marca notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
d) Pudiese diluir el carcter distintivo de la marca notoriamente conocida.
Este impedimento no ser aplicable cuando el solicitante del registro sea el
titular de la marca notoriamente conocida.
De igual forma, se incluye una fraccin XV bis relativa a las marcas famo-
sas, figura que no estaba contemplada antes de la reforma.
149
3.2. Declaratoria de proteccin de marcas notoriamente conocidas

y famosas en nuestro pas
se pretende proteger las marcas notorias o famosas mediante la expedicin

de una declaratoria que puede solicitarse ante el IMPI y para lo cual deber
acreditarse la notoriedad o fama, siendo posible utilizar todos los medios
probatorios permitidos por la Ley. La ley distingue una marca notoriamen-
te conocida de una marca famosa. Una marca es notoriamente conocida
cuando un sector determinado del pblico o de los crculos comerciales
del pas, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales
desarrolladas en Mxico o en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacin con sus productos o servicios, o bien por la promocin o
publicidad de la misma.
Por su parte, una marca es famosa cuando es conocida por la mayora
del pblico consumidor.
3.3. Requisitos para obtener la declaratoria de notoriedad o fama
De acuerdo con la reforma, el solicitante deber aportar entre otros las

siguientes pruebas:
a) Con apoyo en encuestas o estudios de mercado o en otros medios
permitidos por la ley, el solicitante deber acreditar lo siguiente:
El sector del pblico consumidor integrado por los consumidores
reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios
que sta ampara.
Los sectores del pblico diversos a los consumidores reales o poten-
ciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que sta am-
para.
Los crculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o
prestadores de servicios relacionados con el gnero de productos o servicios
que identifiquen la marca con los productos o servicios que sta ampara.
b) La fecha de primer uso de la marca en Mxico o en su caso en el
extranjero.
c) El tiempo de uso continuo de la marca en Mxico o en su caso en el
extranjero.
d) Los canales de comercializacin de la marca en Mxico o en su caso
en el extranjero.
e) Los medios de difusin de la marca en Mxico o en su caso en el
extranjero.
f) El tiempo de publicidad efectiva de la marca en Mxico y en su caso
en el extranjero.
g) La inversin realizada durante los tres ltimos aos en publicidad o
promocin de la marca en Mxico o en su caso en el extranjero.
150
h) El rea geogrfica de influencia efectiva de la marca.

i) El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por
la prestacin de los servicios amparados por la marca durante los ltimos
tres aos.
j) El valor econmico que representa la marca en el capital contable
de la compaa, titular de sta o conforme a avalo que de la misma se rea-
lice.
k) Los registros de la marca en Mxico y en su caso en el extranjero.
l) Las franquicias o registros que respecto a la marca hayan sido otor-
gados.
m) El porcentaje de la participacin de la marca en el sector o segmento
correspondiente del mercado.
3.4. Efectos de la declaratoria
Entre otros, los efectos ms significativos de la declaratoria que el IMPI emi-

tiera seran los siguientes:
a) Constituye un acto administrativo por virtud del cual el IMPI declara
que las condiciones por las cuales una marca adquiere el carcter de noto-
ria o famosa subsisten al tiempo en que el acto se emite. Esta declaratoria,
aunque no lo menciona expresamente la reforma, tiene efectos declarativos,
no constitutivos.
b) se aplicarn los impedimentos de registrabilidad previstos en las
fracciones XV y XV bis sin perjuicio de que la marca notoria o famosa se
encuentre registrada o declarada.
c) Para obtener la declaratoria, es requisito indispensable que la marca
est registrada en Mxico y amparar los productos o servicios en los que la
marca origin su notoriedad o fama.
d) El IMPI presumir, salvo prueba en contrario, que las condiciones que
originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo
de cinco aos a partir de la fecha de su expedicin, periodo en el cual se
aplicar el impedimento de las fracciones XV y XV bis del artculo 90.
e) La declaratoria podr actualizarse en cualquier tiempo a peticin de
quien tenga inters jurdico, siempre que acredite que las condiciones que
le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.
3.5. Consecuencias jurdicas
a) El reconocimiento de la marca notoria, como vena realizndose hasta

antes de la reforma, es a travs de un procedimiento de nulidad o de infrac-
151
cin administrativa ante el IMPI, e invocando el artculo 6 bis del Convenio

de Pars y las disposiciones de la LPI siguen siendo aplicables.
b) Con esta reforma se pretendi dar una mayor proteccin a las marcas
notoriamente conocidas, a travs de la declaratoria, para la cual hay que
cumplir los requisitos sealados en el punto 3.4 del presente documento,
como una de las condiciones para solicitar la declaratoria, se requiere el
registro y uso de la marca en Mxico, lo cual contraviene los principios de
la marca notoria. si ya cuenta con un registro de marca y la est utilizando,
podra evaluarse la conveniencia de solicitar la declaratoria.
c) La distincin entre marca notoria y famosa puede ser motivo de con-
fusin y para la autoridad ser difcil determinar en qu casos puede drsele
a una marca el carcter de una u otra.
d) La declaratoria tendr una vigencia de cinco aos, lo que hace ne-
cesario renovarla por los mismos periodos, siempre y cuando subsistan las
circunstancias que as lo permitan y en su momento se cubran los derechos
que debern mencionarse en la tarifa del IMPI.
e) Esta situacin hace equiparable a la declaratoria de un registro de
marca y si bien en la reforma no se precisa, ser necesario exhibir de nuevo
pruebas que demuestren que la marca sigue siendo notoria o famosa.
f) En la reforma no se prev la publicacin en el Diario Oficial de la
solicitud de la declaratoria de marca notoria, para que un tercero pueda
manifestar lo que a su derecho convenga, por lo que el IMPI, previo anlisis
de las pruebas analizadas por el interesado, decidir sobre el otorgamiento
o no de la declaratoria de notoriedad o fama.
g) El obtener esta declaratoria pudiera tener como efecto positivo el
contar con el reconocimiento de la autoridad; sin embargo, ste tiene un
mero efecto declarativo y debe considerarse que en un litigio el demandado
podra impugnar la declaratoria de no estar correctamente sustentada.
4. OBsERVANCIA DE LOs DEREChOs DE PROPIEDAD INDUsTRIAL
Otro de los aspectos importantes que se implement en la LPI, como conse-

cuencia de la celebracin del TLCAN y del ADPIC es la proteccin de derechos
de Propiedad Industrial. Cualquier controversia relacionada con violacin
de derechos, impugnacin de la validez de algn registro de marca o paten-
te que no constituya una demanda penal ni el pago de daos y perjuicios
se instaurar ante el IMPI, una dependencia gubernamental de carcter
administrativo.
4.1. Infraccin administrativa
La legislacin mexicana prev cuatro diferentes tipos de acciones para re-

solver aquellas controversias que surjan con motivo de alguna marca, las
152
cuales son las siguientes: 1) nulidad (en contra del registro de una marca);
2) cancelacin por falta de uso; 3) cancelacin en el caso en que el titular de
la marca tolere o permita que aqulla se convierta en un trmino genrico;
4) infraccin administrativa.
La infraccin administrativa conlleva cualquier acto que constituya com-
petencia desleal o el uso no autorizado de las marcas. En resumen, las dispo-
siciones de la LPI sobre competencia desleal coinciden con lo previsto en el
artculo 10 bis del Convenio de Pars y las disposiciones sobre uso no auto-
rizado coinciden con principios universalmente aceptados, tales como:
Utilizar una marca que sea similar en grado de confusin a otra marca
registrada con el fin de distinguir productos y/o servicios idnticos o simila-
res a los que ampara la marca ya registrada;
Utilizar una marca registrada sin el consentimiento de su titular para
distinguir productos y/o servicios idnticos o similares a los que ampara la
marca ya registrada;
Utilizar marcas notoriamente conocidas sin el consentimiento de su
titular.
Realizar actividades comerciales con productos idnticos o similares a
aquellos que ampara la marca registrada a sabiendas de que sta se utilice
sin el consentimiento de su titular;
Realizar actividades comerciales con productos que se encuentren
amparados por una marca registrada y que hayan sido modificados.
Realizar actividades comerciales con productos que se encuentren am-
parados por una marca registrada despus de haberla modificado, sustituido
o borrado total o parcialmente.
4.2. Acciones penales
La violacin de un derecho de Propiedad Industrial podra tener conse-

cuencias de naturaleza penal y/o civil. En el primer caso, la parte afectada
tiene derecho a presentar una querella ante la Procuradura general de la
Repblica, a travs del Ministerio Pblico Federal, quien realizar la inves-
tigacin correspondiente y reunir la informacin que indique la identidad
de la parte ofendida, la titularidad de los derechos objeto de violacin pa-
sada o presente, la identidad del infractor y la naturaleza de la infraccin.
La Procuradura general de la Repblica necesitar la opinin tcnica del
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para poder ejercer accin penal.
Una vez satisfechos todos los elementos jurdicos y de hecho, la Procuradu-
ra general de la Repblica estar facultada para solicitar que un tribunal
penal ejerza accin penal contra aquellas personas o administradores de las
personas morales responsables de la violacin.
Conforme a lo previsto en la LPI, los delitos cometidos contra la propie-
dad industrial se persiguen por querella de la parte ofendida; sin embargo,
durante los ltimos aos se ha desatado un fuerte debate sobre si dichos
delitos deberan perseguirse de oficio, dado que, en la prctica, la Procu-
radura general de la Repblica no puede ejercer accin penal contra un
153
posible infractor ni asegurar mercanca, salvo que sea a peticin de parte.

El hecho de que el titular de los derechos presente debidamente una que-
rella o que las partes puedan transigir ante una controversia marcaria afecta
la facultad de las autoridades de continuar la investigacin de los posibles
delitos o de asegurar los productos correspondientes dentro del ejercicio
de una accin penal.
Aunque la severidad de las sanciones se ha agudizado y las violaciones
se han tipificado como delitos, los infractores potenciales que hayan sido
detenidos pueden obtener libertad bajo fianza. Los niveles de piratera, fal-
sificacin y trfico han ido en aumento. Por lo tanto, es necesario realizar
un anlisis profundo de esta cuestin. En el Diario Oficial de la Federacin
del 18 de junio de 2008 se public una importante reforma constitucional
mediante la cual se realiza una transformacin sustancial al sistema criminal
del pas, misma que actualmente se lleva a la prctica en algunos estados del
mismo, tales como Chihuahua, Coahuila, Morelos, etc.
El sistema anterior, el cual sigue surtiendo efectos en algunos estados,
establece que las Procuraduras de Justicia tienen a su cargo la averiguacin
previa y que el Ministerio Pblico decide si se ejerce o no la accin penal.
El sistema corresponde al derecho positivo y el juez desempea un papel
fundamental al emitir la sentencia de cada caso.
De acuerdo con la reforma constitucional, existe un sistema oral y la
presuncin de inocencia. El Ministerio Pblico, durante el proceso, deber
demostrar la responsabilidad del presunto responsable en vez de demostrar
su inocencia. La averiguacin previa deber ser expedita, sin formalidades, y
sus resultados se darn a conocer al acusado y a la vctima durante la audien-
cia oral pblica realizada ante el juez. Asimismo, en vez de probar el cuerpo
de delito, ser ms fcil solicitar una orden de aprehensin para concluir
la averiguacin previa con la participacin del juez. En dicha reforma se
tipifican tambin los delitos de crimen organizado y se da la definicin del
concepto de orden de prohibicin.
El objeto de esta reforma es brindar a la sociedad reglas claras y transpa-
rentes sobre los procedimientos penales y la posibilidad de que las partes,
el ministerio pblico y el juez tengan un contacto ms cercano, pero, sobre
todo, un mejor entendimiento del asunto y, en nuestro caso, una mejor
comprensin de los delitos de Propiedad Intelectual a nivel internacional.
4.3. Acciones civiles
En relacin con las acciones civiles, la parte interesada busca el resarci-

miento de los daos y perjuicios que haya sufrido por causa de la violacin
y, como se mencion anteriormente, el IMPI es la autoridad facultada para
determinar si existe dicha violacin de derechos en primera instancia. si
el IMPI determinara su existencia, tendr la autoridad para imponer una
sancin administrativa al infractor, adems de la indemnizacin por daos y
perjuicios. Dado que las sanciones son independientes de dicho resarcimien-
to, la vctima tendr derecho de presentar una querella ante las autoridades
154
judiciales. El pago de los daos y perjuicios conforme a la LPI no podr ser

menor al 40% del precio de menudeo de cada producto o servicio contra el
que se haya infringido uno o ms derechos de propiedad industrial.
4.4. Seleccin de jurisdiccin
La resolucin administrativa en materia de asuntos de Propiedad Intelectual

no contempla la seleccin de jurisdicciones ni la localizacin de abogados
ni de conductas infractoras debido a que solamente el IMPI es competente
para resolver controversias en primera instancia relacionadas con asuntos de
dicha naturaleza. sin embargo, las autoridades que s estn facultadas para
revisar las resoluciones del IMPI, tales como el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, sern aquellas que correspondan al domicilio del
mencionado Instituto.
En relacin con las acciones penales, las autoridades competentes para
conocer de ellas son las que correspondan a la jurisdiccin donde se cometi
el ilcito, por ejemplo, la Procuradura general de Justicia, para la investiga-
cin previa, y los tribunales federales, para el ejercicio de la accin penal.
Por su parte, las acciones civiles se entablarn ante los tribunales locales
o federales que se ubiquen dentro de la jurisdiccin correspondiente al
domicilio del infractor. Las reglas de procedimiento mexicanas no aceptan
procedimientos exclusivos para la exhibicin de pruebas en poder de la
contraparte ni juicios sumarios. Todos los asuntos presentados por las partes
se resolvern mediante sentencia definitiva.
4.5. Medidas Precautorias
En relacin con los recursos, cabe destacar que el TLCAN utiliza el trmino
de medidas precautorias que constituye un recurso que prohbe o res-
tringe a una persona realizar un acto determinado. En concordancia con
el artculo 116 del TLCAN y del artculo 50 del ADPIC, la LPI establece que
en los procedimientos de declaracin administrativa relativos a la violacin
de algunos de los derechos que protege dicha ley, el IMPI podr adoptar las
siguientes medidas: a) Ordenar el retiro del mercado de los productos que
infrinjan los derechos protegidos por la ley, incluyendo envases, empaques,
embalajes, papelera, material publicitario y similares, etc; b) Prohibir la
comercializacin de los productos que violen los derechos protegidos por
la ley; c) Ordenar el aseguramiento de productos y materiales que violen
los derechos protegidos por la ley, y d) Ordenar al infractor el cese de las
conductas infractoras. El IMPI podr ordenar la aplicacin de dichas medi-
das precautorias en el entendido que el solicitante acredite ser el titular del
derecho violado junto con lo siguiente: 1) que la violacin sea inminente;
2) la existencia de la posibilidad de sufrir un dao irreparable o la existen-
cia del temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o
alteren.
155
Asimismo, el solicitante deber otorgar una fianza suficiente para res-

ponder de los daos y perjuicios que se pudieran causar a la persona en
contra de quien se haya solicitado la medida y proporcionar informacin
necesaria para la identificacin de bienes y/o servicios o establecimientos
con los cuales o donde se comete la violacin a los derechos de propiedad
industrial.
Para poder presentar una demanda en la va civil o penal por la violacin
a los derechos de propiedad industrial inherentes a una marca o patente y
para poder solicitar la aplicacin de medidas precautorias (suspensin pro-
visional) ser necesario que el titular de dicha marca o patente agregue a sus
productos, envases, etc., las leyendas marca registrada, MR, o nme-
ro de patente o cualquier otra que haga saber al pblico que los productos
o servicios estn protegidos por un derecho de propiedad industrial.
En un procedimiento de declaracin administrativa, el IMPI est facul-
tado para imponer sanciones al infractor adems de la indemnizacin que
corresponda por daos y perjuicios. sin embargo, la vctima tendr derecho
a iniciar un procedimiento judicial para cobrar el pago de los mismos. Los
daos y perjuicios constituyen un recurso legal que exige la demostracin
previa de su existencia. sin embargo, la LPI no requiere la demostracin de
la existencia de los daos y perjuicios y prev que podrn establecerse como
resultado de una sentencia judicial cuando asciendan al 40% del precio de
venta al pblico de cada producto que implique una violacin.
4.6. Medidas en frontera
Tanto la LPI como las leyes de comercio exterior implementaron las medidas
en frontera previstas en el TLCAN y en el ADPIC. sin embargo, a pesar de los
esfuerzos de las autoridades en materia de Aduanas, Propiedad Industrial
y marcarias de la Procuradura general de la Repblica para prevenir la
falsificacin, dicho mecanismo legal no ha sido lo eficaz como se esperaba.
En la prctica, las aduanas no pueden asegurar los productos si no han re-
cibido una orden previa del IMPI, para la cual el titular de los derechos de
propiedad industrial debe proporcionar toda la informacin necesaria para
identificar el embarque y el puerto de entrada de los productos que osten-
tan ilegalmente el mencionado derecho. Por lo tanto, las importaciones se
realizan frecuentemente de manera legal y aunque la Procuradura general
de la Repblica intente asegurar la mercanca que sea sospechosa de violar
derechos de propiedad industrial, se requiere la presentacin previa de una
querella para su aseguramiento, situacin que resulta imposible debido a
las limitaciones de tiempo.
5. COMPETENCIA DEsLEAL
La LPI establece disposiciones en contra de la competencia desleal tras im-

plementar lo previsto en el artculo 10 bis del Convenio de Pars que esta-
156
blece como competencia desleal cualquier acto de competencia contrario

a los usos honestos en materia industrial o comercial; sin embargo, la re-
duce a aquellas actividades relacionadas con la propiedad industrial. En el
mes de enero de 2006, se hicieron reformas al Cdigo de Comercio y en su
artculo 6 bis se incluy el concepto antes mencionado, mismo que va ms
all de la esfera de la propiedad industrial. sin embargo, se necesitan otras
reformas para mejorar la legislacin de la Propiedad Intelectual y las reglas
contra la competencia desleal, tales como la promulgacin de una legisla-
cin especfica, que reprima las conductas.
En 1993, hace trece aos, se emiti la Ley Federal de Competencia Eco-
nmica. Aun cuando existan otras legislaciones que regulaban cuestiones
de competencia, dicha legislacin era letra muerta.
El 28 de junio de 2006, el Diario Oficial de la Federacin public algunas
reformas a dicha ley, estableciendo que las patentes que se reconozcan como
monopolio no estarn sujetas a las disposiciones de la misma, salvo aquellas
que no se encuentren dentro de dicho alcance. Aunque estas reformas re-
presentan adelanto en este campo, no se han registrado casos de Propiedad
Intelectual que se relacionen con cuestiones de competencia desleal; sin
embargo, todo esto representa el comienzo de un panorama nuevo en el
mbito de la competencia.
6. TRIBUNALEs EsPECIALIZADOs
El 5 de enero de 2009 se cre una nueva sala dentro del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa para que conozca exclusivamente de asuntos
de propiedad intelectual. Esta nueva sala se ubica en la Ciudad de Mxico
y conocer de apelaciones contra las decisiones finales adoptadas por el
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Dere-
chos de Autor y el sNICs (servicio Nacional de Inspeccin y Certificacin de
semillas) en procedimientos administrativos.
Las apelaciones que se hayan presentado despus de esa fecha las cono-
cer dicha sala. Los juicios que se hayan entablado ante las otras salas del
Tribunal hasta el 30 de noviembre de 2008 continuarn realizndose en las
mismas si el procedimiento administrativo ya se haba concluido pero su
resolucin quedaba pendiente. En los dems casos, los juicios que se en-
cuentren en proceso en otras salas se remitirn a la nueva para su conclusin
y emisin de sentencia.
La sala superior de este Tribunal continuar siendo competente para
conocer de casos especiales por su inters o importancia particular, cuando
haya exceso de trabajo o cuando sea necesario interpretar alguna ley o re-
glamento por primera vez.
De conformidad con nuestra legislacin, las apelaciones en contra de
las decisiones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
y el Instituto Nacional de Derechos de Autor se presentan ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al entablar un juicio de nulidad.
A su vez, las sentencias de la sala Especial se apelan ante los Tribunales
15
Federales de Circuito a travs de un juicio de amparo cuyas sentencias son

inapelables.
IV. COMENTARIOs FINALEs
Actualmente, el sistema jurdico mexicano en materia de Propiedad Intelec-

tual cumple con las disposiciones legales internacionales y se han registrado
mejoras en la defensa y proteccin de los derechos de esta ndole, particu-
larmente las marcas. sin embargo, todava hay mucho por hacer y temas que
tratar, tales como la falsificacin en el ciberespacio, etc.
Asimismo, existen otros temas que tambin deben destacarse y discutirse
tales como: (i) el desempeo y los logros del Acuerdo Nacional Contra la
Piratera; (ii) si las violaciones a los derechos marcarios y derechos de autor,
que constituyen delitos, deben perseguirse de oficio o a peticin de parte;
(iii) el hecho de que los recursos que se otorgan a los titulares no son tan
eficaces como se esperaba: el pago por los daos y perjuicios solamente
puede cobrarse una vez que concluye un procedimiento de declaracin ad-
ministrativa por violacin a los derechos de propiedad intelectual (cuya du-
racin aproximada es de cinco aos); (iv) el sistema jurdico marcario sigue
y ha sido el mismo durante los ltimos 30 aos; debera incluirse el sistema
de oposicin?; (v) las estipulaciones que regulan la declaracin de marcas
notoriamente conocidas son contrarias a los principios generales de protec-
cin de las mismas; (vi) la LPI y la Ley de Comercio Exterior implementaron
las medidas fronterizas previstas en el TLCAN y el ADPIC. sin embargo, los
esfuerzos de las autoridades aduanales y marcarias y los mecanismos jurdi-
cos no son tan eficaces como se esperaba. Resulta indispensable revisar la
legislacin existente y mejorar la coordinacin entre las autoridades.
158
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LAS RELACIONES LABORALES.
EL CASO URUGUAYO
Mario Daniel Lamas *
1. MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
La Seccin II de la Constitucin de la Repblica Oriental del Uruguay,

que se denomina Derechos, Deberes y Garantas, en el artculo incluye el
derecho de los habitantes de la Repblica a ser protegidos en el goce de su []
trabajo y propiedad, del que no pueden ser privados sino conforme a las leyes
que se establecen por razones de inters general.
Asimismo, dice que la propiedad es un derecho inviolable (artculo 32)
que no le puede ser sustrado sino en los casos de necesidad o utilidad pblicas
establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa
compensacin.
El artculo 33 establece que El trabajo intelectual, el derecho del autor, del
inventor o del artista, sern reconocidos y protegidos por la ley.
Por su parte, el artculo 36 consagra la libertad de trabajo. Toda persona
puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesin o cualquier otra
actividad lcita, salvo las limitaciones de inters general que establezcan las leyes.
Se trata, en todos los casos, de derechos fundamentales o inherentes
a la personalidad humana que, aunque no estuvieran reconocidos expre-
samente quedaran incluidos en la disposicin genrica del artculo 2 de
la Carta Magna nacional.
Estos preceptos, en tanto reconocen derechos individuales, no dejarn
de aplicarse por falta de la reglamentacin respectiva, sino que sta ser suplida recu-
rriendo a los fundamentos de leyes anlogas, a los principios generales de derecho y a
las doctrinas generalmente admitidas (artculo 332).
Es interesante sealar que en tanto el artculo 36 protege la libertad de
dedicarse a cualquier trabajo lcito y el artculo consagra el derecho de
goce del trabajo (lo que puede ser interpretado como el derecho a aprove-
charse del producido del propio trabajo), el artculo 33 precisa que tambin
el trabajo intelectual est incluido en las referencias normativas anteriores.
* Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la Repblica Orien-

tal del Uruguay. Ex Diputado Nacional electo por Montevideo (1985-1990). Agente de la
Propiedad Industrial Registrado desde 1986. Autor de Derecho de Marcas en el Uruguay y
Derechos de la Personalidad y la Explotacin de la Apariencia Humana.
159
Pero esta ltima disposicin dice algo ms: seala que cuando ese traba-
jo intelectual se convierte en actividad creativa del tipo que sea, tiene un
reconocimiento especial de parte del ordenamiento jurdico y merece un
rgimen de proteccin y beneficios particulares.
Es cierto que las disposiciones referidas admiten una segunda lectura.
Los artculos y 36 pueden incluir tanto el trabajo material como intelec-
tual porque no existe justificacin para una interpretacin diferente, en
tanto el artculo 33, al hablar de trabajo intelectual, en realidad se estara
refiriendo a la labor creativa distinta de la de los autores, artistas o invento-
res, por ejemplo, la de los cientficos, creadores de software u otras similares.
Sin embargo, la conclusin es la misma que surge de los prrafos anteriores:
la creacin es un plus que se agrega al trabajo material e intelectual y
que tiene una proteccin adicional.
La normativa legal que, en cumplimiento del artculo 33 de la Constitu-
cin Nacional, ampara el derecho de los autores, artistas, inventores, disea-
dores y creadores en general, no solamente les garantiza el reconocimiento
pblico de su calidad de tales, tanto como el derecho moral de velar por la
integridad de su obra y la opcin subjetiva de difundirla o no, sino que les
otorga un verdadero monopolio temporal para apropiarse de los beneficios
econmicos que, directa o indirectamente, pudieran derivar de sus creaciones
intelectuales. Este privilegio considerado por la doctrina como un derecho
de propiedad, en tanto se relaciona con bienes incorporales fruto del inte-
lecto humano, ha sido calificado como derecho de propiedad intelectual.
Existe, por lo tanto, una diferencia sustancial entre el derecho que tie-
ne cualquier individuo a beneficiarse con el producto de su trabajo sea el
mismo material o intelectual, y el derecho adicional que le corresponde
por su calidad de autor, artista, inventor, diseador o creador.
Y en tanto la actividad creativa puede darse en el ejercicio de una rela-
cin de dependencia laboral, resulta particularmente importante definir el
alcance de los distintos derechos en juego.
Este ltimo es el aspecto central que se analiza en el presente trabajo.
2. DIFERENCIAS ENTRE LA ACTIVIDAD LABORAL

Y LA ACTIVIDAD CREATIVA
Antes de profundizar en el tema central planteado, hablemos, por un instan-

te, de la distincin entre la actividad laboral y la actividad creativa.
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Espaola el trabajo es
la accin de trabajar y este verbo equivale a aplicarse uno con desvelo fsica o
mentalmente en la ejecucin de alguna cosa o por conseguir algo u ocuparse en un
ejercicio o ministerio como funcin propia o como medio de ganarse la vida.
Todo trabajo implica una actividad o un esfuerzo (fsico o intelectual,
individual o mancomunado) que produce un resultado y que, por lo gene-
ral, se hace para obtener una compensacin patrimonial o para obtener una
satisfaccin personal o un reconocimiento. En muchos casos, no en todos,
el trabajo consiste en la produccin de objetos.
160
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS RELACIONES LABORALES...
La actividad creativa queda incluida en la definicin del prrafo anterior,

pero, necesariamente supone, como su mismo nombre lo indica, la plas-
macin de una actividad en un objeto inmaterial que adquiere presencia
corprea cuando se fija en algn soporte material.
El artculo 1 de la ley uruguaya de derechos de autor, ampara al autor
de toda creacin literaria, cientfica o artstica y le reconoce derecho de dominio sobre
las producciones de su pensamiento, ciencia o arte. Y, a su vez, el prrafo primero
del artculo 5 limita la proteccin del derecho de autor a las expresiones pero
no las ideas, procedimientos, mtodos de operacin o conceptos matemticos en s.
Para que se reconozcan derechos de propiedad intelectual a los invento-
res, el artculo 8 de la ley de patentes requiere la existencia de invenciones
nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacin industrial.
En el caso de los derechos de propiedad intelectual, no alcanza con la
idea el argumento del libro, el tema del cuadro, la meloda que el com-
positor tiene en su mente, o la nocin del nuevo objeto con aplicabilidad
industrial, sino que es necesario que esa idea, a travs de la actividad o tra-
bajo creativo, se plasme en algo concreto: el libro escrito, el cuadro pintado,
la meloda concreta, el invento definido.
Como derecho inmaterial que es, el derecho sobre la creacin, no se
confunde con el derecho que existe sobre el o los soportes materiales de
esa creacin. El derecho del autor de un libro es distinto del derecho de
propiedad que tiene quien compra un ejemplar del mismo, el derecho de
autor del artista que pinta un cuadro es distinto del derecho de propie-
dad de quien compra ese cuadro, el derecho del inventor es diferente del
derecho de quien se convierte en propietario del objeto inventado y as
sucesivamente.
Dicho lo mismo en forma muy simple: toda creacin requiere un traba-
jo, pero no todo trabajo supone creacin. Asimismo, la creacin intelectual
requiere la produccin de soportes fsicos que la sustenten, aunque no toda
actividad productiva reitero supone la existencia de una creacin que
deba ser tutelada como tal por el ordenamiento jurdico.
3. ASPECTOS MORALES Y PATRIMONIALES DEL DERECHO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Las normas de proteccin a los derechos de propiedad intelectual se caracte-

rizan, en prcticamente todos los ordenamientos jurdicos, por la consagra-
cin de derechos patrimoniales, junto a otros no patrimoniales o morales.
La existencia de estos dos tipos de derechos ha planteado, consecuente-
mente, dudas y debates doctrinarios a la hora de determinar la naturaleza
jurdica de los mismos.
Parte de la doctrina ha entendido que los aspectos no patrimoniales
son los esenciales, mientras que otros han puesto el acento en la existencia
de un verdadero derecho de propiedad, aunque con algunas diferencias
161
respecto al derecho de propiedad regulado por el derecho civil. No faltan

quienes concluyen afirmando que estos derechos, como una moneda, tienen
en realidad dos caras o facetas: el derecho a la apropiacin de los beneficios
econmicos que surgen de la explotacin de la creacin y los derechos mo-
rales que derivan de la paternidad de la obra.
El derecho moral del creador consiste, bsicamente, en el derecho de
paternidad sobre la obra o la invencin, o sea, el reconocimiento social de
su autora. En otras palabras, es el mrito de haber plasmado la idea que
siempre es subjetiva en un bien incorporal culturalmente valioso la crea-
cin, lo que se logra a travs del trabajo creativo que consiste en la fijacin
del mismo en algn soporte material.
El derecho patrimonial consiste en el aprovechamiento econmico de-
rivado de la explotacin del bien incorporal culturalmente valioso, por un
lapso de tiempo determinado, en el cual el ordenamiento jurdico reconoce
la existencia de un derecho de propiedad intelectual que recae sobre el
mismo.
Desde un punto de vista personal, estimo que las creaciones intelectuales
son objetos sobre los que se ejercen en forma simultnea dos derechos de
diferente naturaleza, que coexisten pacficamente y que pueden o no tener
el mismo titular.
El primero de ellos (derecho de creacin) es un derecho fundamen-
tal, que existira aun cuando no estuviera consagrado expresamente en
el artculo 33 de la Constitucin de la Repblica. Se trata de un derecho
inherente a la personalidad humana y, adems, personalsimo, razn por la
cual su exclusivo titular es el creador, sin perjuicio de que el ordenamiento
jurdico, en algunos casos, otorga a los herederos o al Estado, el derecho de
velar por la integridad de la obra. Es, como todos los derechos inherentes a
la personalidad humana, inalienable, inembargable, imprescriptible, o sea
que est fuera del comercio de los hombres.
El segundo (derecho de propiedad intelectual), es un derecho de con-
tenido netamente econmico, equiparable al derecho de propiedad sobre
los objetos materiales, que en principio pertenece al creador, pero que, por
ser disponible, se transmite, como cualquier otro derecho patrimonial, tan-
to por acto entre vivos como para despus de la muerte. Forma parte de la
garanta comn de los acreedores (por lo tanto, es embargable) y puede ser
objeto de cesiones de uso, de desmembramientos del dominio, de renuncia
y de expropiacin. Tambin se trata de un derecho exclusivo (solamente el
autor o sus sucesores pueden autorizar la explotacin de la obra), de conte-
nido ilimitado (toda limitacin debe ser de interpretacin restrictiva) pero
temporal (se extingue con el transcurso del tiempo).
Dentro del contenido de este derecho patrimonial, la doctrina incluye el
derecho de transformacin (el titular es quien puede autorizar traducciones,
adaptaciones, arreglos y otras modificaciones), el derecho de reproduccin
por cualquier forma, procedimiento o medio, el derecho de distribucin y
el derecho de comunicacin pblica.
162
4. EL CASO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

DE LA PERSONALIDAD
Existe otro caso en que, sobre el mismo objeto inmaterial, coexisten tanto
un derecho moral como un derecho patrimonial. Me refiero a los signos
distintivos de la personalidad o de la apariencia humana.
Todo individuo de la especie humana tiene derecho a su nombre, ima-
gen, intimidad, identidad y honor, derechos expresa o implcitamente re-
conocidos como inherentes a la personalidad humana (artculos y 2 de
la Constitucin de la Repblica). Pero a la vez que los tutela como tales, el
ordenamiento jurdico ha ido reconociendo que tambin existen derechos
de explotacin econmica de esos signos que permiten individualizar a las
personas (el nombre o la imagen pueden registrarse como marcas y transfe-
rirse a terceros, se puede licenciar el uso del nombre o imagen para la difu-
sin publicitaria de productos o servicios, se puede renunciar a la intimidad
a cambio de una paga como sucede en los reality shows, etctera).
Muchas veces, una relacin laboral por la cual el empleador abona a su
empleado una retribucin, coexiste con alguna forma de explotacin del
nombre, la imagen o la intimidad de los trabajadores.
Se trata de otro supuesto que tambin se analiza en este trabajo en el
que hay que establecer cul es la frontera que separa los derechos de pro-
piedad intelectual de los trabajadores en relacin de dependencia, de los
derechos comunes derivados de esa misma relacin laboral.
5. MARCO NORMATIVO LEGAL DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL
En la actualidad existen dos leyes que reconocen y protegen los derechos

de propiedad intelectual referidos en la norma constitucional, a saber: a) la
Ley de Derechos de Autor, N 9.39 del 1 de diciembre de 193, con las
modificaciones introducidas por las leyes N 1.616 (Ley de Proteccin
del Derecho de Autor y Derechos Conexos), del 10 de enero de 2003, y
N 1.805 (Derechos de Autor en la actividad periodstica), del 26 de agos-
to de 2004; b) la Ley de Patentes, N 1.164, del 2 de setiembre de 1999.
La primera de las leyes referidas protege el derecho de los autores y de
los artistas, y en general de los creadores de toda produccin del dominio
de la inteligencia; la segunda protege el derecho de los inventores, as como
de los creadores de modelos de utilidad y a los diseadores de modelos
industriales.
Ello, sin perjuicio de la existencia de un marco normativo especial para
el caso de los signos distintivos de la personalidad humana, que no tiene una
consagracin expresa, pero que puede llegar a construirse a partir de otras
normas del ordenamiento jurdico.1
1 LAMAS, MARIO DANIEL, Derechos de la personalidad y explotacin de la apariencia humana,
Montevideo, 2004.
163
5.1. LEY DE DERECHOS DE AUTOR
En esta norma legal se reconoce la existencia de derechos patrimoniales

y de derechos no patrimoniales o morales.
El artculo 2 de la Ley N 9.39 se refiere a los derechos patrimoniales
de los autores y artistas, que se resumen en el inciso primero:
El derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas en esta ley com-
prende la facultad exclusiva del autor de enajenar, reproducir, distribuir, publicar,
traducir, adaptar, transformar, comunicar o poner a disposicin del pblico las
mismas, en cualquier forma o procedimiento.
El artculo 8 regula la transmisin de esos derechos:
Los derechos de autor, de carcter patrimonial, se transmiten en todas las
formas previstas por la ley. El contrato, para ser vlido, deber constar necesa-
riamente por escrito, pero no se podr oponer contra terceros, sino a partir de su
inscripcin en el Registro.
El artculo 9 al igual que el 10, si bien reconocen derechos personalsi-
mos, en mi opinin tienen un claro contenido patrimonial.
El artculo 9 se refiere al droit de suite o derecho que tienen los artistas
y sus herederos en caso de haber fallecido de percibir el 3% del precio de
reventa de obras de artes plsticas o escultricas efectuadas en pblica subasta, en
establecimiento comercial o con la intervencin de un agente o comerciante.
El artculo 10 consagra, durante la vida del autor, la inembargabilidad
de la tercera parte del importe de los derechos de autor que la obra pueda producir
a partir de la fecha de su amparo legal o desde el momento en que efectivamente se
encuentre en el comercio.
Los derechos morales de los autores y artistas estn regulados por los
artculos 11, 12, 13 y 19 del mismo cuerpo legal.
Segn el artculo 11, que tiene que ver con el derecho de divulgacin:
La facultad de publicar una obra indita, la de reproducir una ya publicada o la
de entregar la obra contratada constituyen un derecho moral no susceptible de enaje-
nacin forzada.
El artculo 12 se refiere a los derechos de paternidad, a la integridad de
las obras y de modificar la obra divulgada:
Sean cuales fueren los trminos del contrato de cesin o enajenacin de derechos,
el autor tendr sobre su obra las siguientes facultades:
1. La de exigir la mencin de su nombre o pseudnimo y la del ttulo de la
obra en todas las publicaciones, ejecuciones, representaciones, emisiones, etc., que
de ella se hicieren;
2. El derecho de vigilar las publicaciones, representaciones, reproducciones o
traducciones de la misma, y oponerse a que el ttulo, texto, composicin, etc., sean
suprimidos, supuestos, alterados, etc.;
3. El derecho de corregir o modificar la obra enajenada siempre que no altere
su carcter o finalidad y no perjudique el derecho de terceros adquirentes de buena
fe.
164
El artculo 13 consagra el derecho exclusivo del autor, no transmisible

a sus herederos, de retirar la obra ya publicada o difundida (derecho de
retracto o arrepentimiento):
Cuando concurran graves razones morales, el autor tendr la facultad de
retirar su obra, debiendo resarcir el dao que injustamente causare a los cesiona-
rios, editores o impresores interesados. En garanta de tal resarcimiento, puede ser
constreido por el Juez a prestar previamente fianza.
La facultad que consagra este artculo es personal e intransferible.
Por ltimo, el artculo 19 consagra el mantenimiento de los derechos
patrimoniales salvo que exista transmisin expresa: Por el hecho de que una
obra haya sido editada, reproducida o representada sin que se hayan pagado los
derechos correspondientes, por tolerancia del autor, no se entender que ste ha hecho
abandono de su propiedad.
Los derechos de los autores, artistas y otros creadores son limitados en el
tiempo y pasan a los sucesores salvo el referido en el artculo 13 de acuerdo
a la parte final del mismo al tenor de lo dispuesto por los artculos 14, 15,
16, 31, 32 y 33.
Artculo 14. El autor conserva su derecho de propiedad durante toda su vida,
y sus herederos o legatarios por el trmino de cincuenta aos a partir del deceso del
causante.
Cuando se trate de obras pstumas, el derecho de los herederos o legatarios durar
cincuenta aos a partir del momento del fallecimiento del autor.
Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los diez
aos a contar de la fecha del fallecimiento del autor, caer en el dominio pblico.
Si los herederos son menores, el plazo se contar desde que tengan representacin
legal a ese efecto.
Artculo 15. En las obras producidas en colaboracin, el trmino de propiedad
de los herederos o legatarios se contar a partir del fallecimiento del ltimo coautor.
En caso de fallecimiento de un coautor que no deje sucesin o herederos forzosos, el
producido de la obra, que le hubiere correspondido durante cincuenta aos a partir
de la fecha de su deceso, pasar a Rentas Generales.
Artculo 16. Despus de la muerte del autor, el derecho de defender la integridad
de la obra pasar a sus herederos, y subsidiariamente al Estado.
Artculo 31. El adquirente a cualquier ttulo de una de las obras protegidas por
esta ley, se substituye al autor en todas sus obligaciones y derechos, excepto aquellos
que, por su naturaleza, son de carcter personalsimo (artculos 9, 10, 11, 12, 13
y 19).
Artculo 32. Si el cesionario o adquirente del derecho omite hacer representar,
ejecutar o reproducir la obra, conforme a los trminos del contrato o en el silencio de
ste, de conformidad con los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido
hecha, el autor o sus causahabientes pueden intimarle el cumplimiento de la obligacin
contrada. Transcurrido un ao sin que se diera cumplimiento a ella, el cesionario
pierde los derechos adquiridos sin que haya lugar a la restitucin del precio pagado; y
165
debe entregar el original de la obra. El autor o sus herederos podrn, adems, reclamar
indemnizacin por daos y perjuicios.
Esta disposicin es de orden pblico, y el adquirente slo podr eludirla por causa
de fuerza mayor o caso fortuito que no le sea imputable.
Artculo 33. El derecho de explotacin econmica por el adquirente, pertenecer
a ste hasta despus de quince aos de fallecido el autor, pasando, a partir de esa
fecha, a sus herederos, que usufructuarn la propiedad conforme a lo dispuesto en el
artculo 14.
5.2. LEY DE PATENTES
Por su parte, la Ley de Patentes, N 1.164, regula los derechos morales

y patrimoniales de los inventores y diseadores (artculos 2, 3, 4 y 5),
as como el rgimen de transmisibilidad de los mismos (artculo 16). De
acuerdo al artculo 2:
El derecho moral de los inventores y diseadores a que se los reconozca como
autores de sus invenciones y creaciones es inalienable e imprescriptible y se trans-
mite a sus herederos.
Los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de uti-
lidad y los diseos industriales se protegern mediante patentes, los que se acredi-
tarn con los ttulos correspondientes.
El inventor ser mencionado como tal en la patente que se conceda y en las
publicaciones y documentos oficiales relativos a ella, salvo renuncia expresa por
escrito.
Ser nulo cualquier acuerdo por el que el inventor, antes de haber presentado
la solicitud de patente, renuncia a su derecho a ser mencionado.
Podemos apreciar que la norma solamente hace referencia al derecho
moral de paternidad sobre la obra. Ese derecho supone que deba ser men-
cionado en todos los documentos oficiales relativos a la patente no en los
productos fabricados en base a ella, salvo que expresamente haya renun-
ciado a hacerlo. Tambin es la base del derecho de pedir la anulacin de
la patente otorgada a quien no tenda derecho a obtenerla (artculo 45), o
de solicitar la reivindicacin de la patente, si se dan los mismos supuestos
(artculo 105).
Se ha sostenido que la admisin de la renuncia a la mencin en los do-
cumentos oficiales es una caracterstica que distancia al derecho de paternidad de
inventores y diseadores del derecho de paternidad del autor. Este ltimo es irrenun-
ciable, no siendo admisible pacto alguno que impida su mencin.2 Personalmente
estimo que no se trata de una renuncia al derecho de paternidad, sino
simplemente de una decisin unilateral del inventor o diseador de optar
porque su nombre no aparezca en esos documentos, algo similar al derecho
2 BUGALLO MONTAO, BEATRIz, Patentes de invencin, modelos de utilidad y diseos industria-
les, FCU, Montevideo, 2001, p. 28.
166
que tiene el autor de no utilizar su nombre o de ocultarlo (obras annimas

o bajo seudnimo).
Las caractersticas mismas del derecho de patentes hacen inviable la su-
puesta existencia de un derecho a la integridad de la obra. Es as que las mo-
dificaciones no son admisibles sino en los casos taxativamente previstos en
el artculo 30 de la ley (para corregir errores, para aclarar, precisar, limitar o
restringir el objeto y cuando sea pertinente a solicitud de los examinadores).
Asimismo la normativa legal regula muy precisamente en el captulo V, las
que denomina patentes dependientes, o sea aquellas que utilizan elementos
de una patente anterior todava vigente.
Artculo 3. El derecho conferido al inventor o al diseador por una patente
nace con la resolucin que la concede, sin perjuicio del derecho de prioridad y de aqu-
llos que emergen de la presentacin de la solicitud.
Artculo 4. El Estado no garantiza ni el mrito ni la novedad de las invencio-
nes que se patenten de acuerdo con la presente ley, ni se responsabiliza de la calidad
de inventor del beneficiario.
Artculo 5. Las personas fsicas o jurdicas nacionales o extranjeras podrn
ser titulares de las patentes reguladas en la presente ley.
El artculo 3 claramente se refiere al derecho patrimonial sobre la pa-
tente y no al derecho moral. Este ltimo no necesita de la solicitud ni de la
concesin ni de la vigencia de la patente para existir, en cambio, aquel s
lo requiere: nace con la concesin de la patente y se extingue con sta. Lo
mismo sucede con el artculo 5: solamente las personas fsicas pueden ser
titulares de los derechos morales, en tanto las personas fsicas slo pueden
ser titulares de la patente y de los derechos patrimoniales consiguientes.
De conformidad a lo establecido por el artculo 16, en su inciso prime-
ro: El derecho a la patente pertenecer al inventor o a sus causahabientes y podr
transferirse por acto entre vivos o por causa de muerte.
Los derechos patrimoniales tambin tienen, en este caso, un horizonte
temporal. Las patentes de invencin duran 20 aos desde la fecha de solici-
tud (artculo 21) y los modelos de utilidad y los modelos industriales duran
10 aos desde la fecha de solicitud, prorrogables, por una sola vez, por el
lapso de cinco aos (artculos 8 y 9, respectivamente).
Finalmente, debemos hacer referencia a los artculos 36, 45 y 105 de la
ley. El primero de ellos consagra el principio de la transmisin de los dere-
chos patrimoniales sobre la patente por acto entre vivos o para despus de la
muerte. El segundo incluye el derecho del inventor o diseador de reclamar
la nulidad de la patente presentada por quien no es su legtimo creador. El
ltimo permite reivindicar los derechos morales y patrimoniales de una pa-
tente solicitada por un tercero como si fuera l el inventor o denunciando
como inventor a quien se demuestre que no tiene tal carcter. Esta opcin
tambin se le reconoce al coinventor, codiseador u otro cotitular del dere-
cho a la patente por la parte que le correspondiera.
16
5.3. OTRAS NORMAS DE PROTECCIN DE LOS DERECHOS

DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Como ya se ha expuesto, la propiedad intelectual no queda limitada al dere-

cho de autor y al derecho de patentes. Es as que la doctrina incluye dentro
de la misma tambin la proteccin de los signos distintivos.
Y cuando hablamos de signos distintivos, tenemos que referirnos a aque-
llos que son utilizados en la actividad comercial (marcas y nombres comer-
ciales), as como a los signos distintivos de la apariencia humana.
Se llaman signos distintivos porque, como todos los signos, representan
o evocan ideas o conceptos y lo hacen en forma tal que hacen posible su
identificacin ante otros de la misma clase o naturaleza.
Los signos distintivos mercantiles no solamente permiten distinguir pro-
ductos o servicios de una persona respecto a otros productos o servicios, o a
una empresa o establecimiento comercial de los dems, sino que asimismo
envan a los usuarios o consumidores un mensaje respecto a las caractersti-
cas y cualidades de los productos, servicios, empresas o establecimientos.
En una economa basada en la libertad de mercado y la libre competen-
cia entre los productores, resulta imprescindible distinguir a stos, as como
a los establecimientos desde donde ellos distribuyen u ofrecen al pblico sus
productos o servicios. Pero como no todos los productos o servicios son de
la misma calidad, tambin es fundamental que los consumidores distingan,
por medio de los signos marcarios, las caractersticas fundamentales de los
mismos.
En nuestro pas, la proteccin de los signos distintivos surge de la Ley de
Marcas, N 1.011 del 25 de septiembre de 1998.
Entre sus disposiciones, hay algunas que, asimismo, son la base del reco-
nocimiento del derecho de propiedad intelectual sobre otros signos distin-
tivos: los de la personalidad o apariencia humana.
Cada individuo de la especie tiene su propia individualidad y se presenta,
frente a los dems, con una determinada apariencia: llevamos un nombre y
apellido, tenemos una imagen que podemos intentar mejorar e incluso cam-
biar, mostramos una parte de nuestra vida mientras preservamos otra en las
sombras de nuestra intimidad, tenemos una identidad sexual, familiar, pro-
fesional, social, poltica, cultura, etctera y una reputacin determinada.
Si bien el ordenamiento jurdico consagra la proteccin de nuestro nom-
bre, imagen, privacidad, identidad y honor como derechos fundamentales
que estn fuera del comercio de los hombres, lo cierto es que, en determina-
dos casos, esos signos distintivos de nuestra personalidad pueden ser objeto
de derechos de contenido claramente patrimonial.
Es as que el artculo 5 numeral 3 de la Ley N 1.011 dispone que no
podrn registrarse como marcas, irrogando nulidad relativa:
Los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga
su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes
hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendindose por nombres,
a los efectos de esta disposicin, los de pila seguidos del patronmico, as como
168
el solo apellido, los seudnimos o los ttulos cuando individualicen tanto como
aqullos.
No se trata de la prohibicin absoluta de poner en el comercio (al regis-
trarlos como marca) el nombre o el retrato (imagen) de las personas. Por el
contrario, se trata de una nulidad relativa que desaparece cuando el registro
se hace mediando el consentimiento de la persona o de sus herederos.
Tambin la Ley de Derechos de Autor incluye disposiciones relacionadas
con la imagen de las personas, en sus artculos 20 y 21.
Artculo 20. Las fotografas, estatuas, cuadros y dems formas artsticas que
representen a una persona, se considerarn de propiedad de sta, comprendido el de-
recho de reproduccin, siempre que hayan sido ejecutadas de encargo.
Se excepta toda obra hecha espontneamente por el artista, con autorizacin de
la persona representada, en cuyo caso el autor tendr sobre ella, la plenitud de los
derechos como tal.
Artculo 21. El retrato de una persona no podr ser puesto en el comercio sin
el consentimiento expreso de la persona misma, y muerta sta, de su cnyuge, hijos o
progenitores.
La persona que ha dado su consentimiento puede revocarlo, resarciendo daos y
perjuicios.
Es libre la publicacin del retrato cuando se relacione con fines cientficos, didc-
ticos y, en general, culturales o con hechos o acontecimientos de inters pblico que se
hubieren realizado en pblico.
Lo comn que tienen estas disposiciones es que reconocen en forma
implcita la coexistencia de dos derechos. En primer lugar, el derecho
inherente a la personalidad humana, en virtud del cual cada uno de no-
sotros salvo situaciones excepcionales puede prohibir el uso de su nom-
bre o imagen, en especial para ser explotado con fines comerciales. En
segundo trmino, el derecho a explotar comercialmente nuestro nombre
o imagen, o ceder a terceros ese derecho de contenido netamente patri-
monial.
6. TITULARIDAD DE LAS CREACIONES HECHAS EN OCASIN

DE UNA RELACIN LABORAL
Cuando la actividad creativa se produce en ocasin de una relacin laboral,

existe un potencial conflicto entre dos normativas.
De acuerdo a los principios del derecho laboral, si una persona fue con-
tratada para una tarea de la cual puede derivar una creacin, la totalidad del
producido de su trabajo pertenecera al empleador, quien se convierte en
dueo del mismo como contrapartida del salario abonado al empleado.
De acuerdo a los principios del derecho de autor y tambin del derecho
de patentes, el autor, artista, creador o inventor se convierte en dueo de
su creacin y tiene derecho sobre los aspectos morales y patrimoniales de
la misma.
169
De la misma manera que en el derecho laboral rige el principio de que

en caso de duda la norma debe interpretarse a favor del trabajador, en el
derecho autoral se impone la interpretacin a favor del creador.
La doctrina ha discutido sobre si, en caso de creacin en relacin de
dependencia, la autora corresponde al empleador o al empleado.
En la opinin de Ricardo Antequera Parilli, la creacin es un acto personal,
y si bien el autor empleado debe cumplir con sus obligaciones de carcter laboral (lugar
de trabajo, acatamiento del horario, etc.), e incluso recibir instrucciones respecto del
gnero de la obra o las caractersticas generales de la misma, la forma de expresin le
es propia y, por tanto, nadie puede despojarlo de su condicin de creador. Si el patrn
fuera el creador, no contratara al autor.3
La presunta contradiccin sealada ms arriba deriva del hecho de que,
como se ha dicho, los derechos morales de creacin son indisponibles nun-
ca podran pasar al empleador, en cambio s lo son los derechos patrimo-
niales; pero para que el empleador se apropie de los mismos en su totalidad,
es necesario que hayan sido expresamente contemplados en el contrato de
trabajo.
Como ha sealado la doctrina: En materia autoral, las facultades del dere-
cho moral son inalienables y tanto la cesin como la concesin o licencia de derechos
patrimoniales son de interpretacin restrictiva y limitada a las formas de explotacin
previstas en el contrato.4
6.1. NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR
La ley uruguaya de derechos de autor, en sus artculos 22 a 24, contempla y

resuelve los casos de conflicto entre los derechos de autor y los derechos de
los trabajadores asalariados, solamente en los casos de artculos periodsticos
y dems obras susceptibles de ser publicadas en peridicos, revistas u otros
medios de comunicacin social.
De acuerdo al artculo 22:
Salvo pacto en contrario, la autorizacin para el uso de artculos en peri-
dicos, revistas u otros medios de comunicacin social, otorgada por el autor sin
relacin de dependencia con la empresa periodstica, slo confiere al editor o pro-
pietario de la publicacin, el derecho de utilizarlo por una vez, quedando a salvo
los dems derechos patrimoniales del cedente o licenciante.
Los derechos de los autores contratados bajo relacin laboral se presumen ce-
didos para utilizarlos nicamente por la empresa o medio de comunicacin para
el que se realiza el trabajo.
La utilizacin del artculo periodstico en medios distintos o con fines distintos
para los cuales fue contratado el autor, debe contar con la autorizacin de ste.
Toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artculo
deber ser identificado como lo fue la primera vez.
3 ANTEqUERA PARILLI, RICARDO, El nuevo rgimen del derecho de autor en Venezuela, p. 0.
4 LIPSzYC, DELIA, Derecho de autor y derechos conexos, p. 146.
10
Si una persona es contratada como periodista bajo relacin de depen-

dencia, los derechos de autor de los artculos que escriba para la publicacin
que lo contrat son de propiedad de la misma, sin necesidad de que exista
un contrato expreso de cesin de esos derechos y sin perjuicio de la posi-
bilidad de demostrar que la presuncin establecida por la ley obviamente
relativa no es aplicable a su caso.
Pero la presuncin de cesin solamente se limita a la publicacin para la
que fue contratado y si el artculo cumple con los fines de esa contratacin.
Ello significa que si una empresa periodstica, propietaria de varios me-
dios, emplea a un periodista para escribir en uno de ellos, no tiene derecho
a utilizar sus artculos para que aparezcan en el otro (hayan sido publicados
o no en el primero), salvo que tal cosa se pacte expresamente.
Tampoco tendra derecho a publicar el artculo con una finalidad di-
ferente a la que contrat al periodista. Por ejemplo, no se podra utilizar
una nota de un cronista de sociales para realizar un ataque poltico o una
nota sobre aspectos de la salud humana como publicidad de determinado
producto o empresa, a menos que medie el consentimiento expreso del
periodista.
En cambio, no se requiere autorizacin expresa para cualquier nueva
publicacin de un artculo, reproducido total o parcialmente, siempre que
se trate del mismo medio y tenga la misma finalidad para la que fue contra-
tado el periodista.
El autor contina siendo el titular de los derechos morales de los que
goza en su calidad de autor, entre los cuales importa mencionar los de los
artculos 11, 12 y 13 de la ley.
El artculo 11 preserva el derecho del autor de autorizar o no la publi-
cacin de su obra (derecho de difusin). Ello significa que si el periodista
escribi un artculo y decide no entregarlo, no podr ser forzado a hacerlo
y su decisin, en ningn momento puede ser motivo de la aplicacin de
correctivos o sanciones, siempre que cumpla con sus obligaciones laborales
(por ejemplo entregando otro artculo para su columna).
El derecho de ser mencionado como autor de la nota o artculo, toda
vez que se publique (derecho de paternidad), surge de lo dispuesto por el
artculo 12 numeral 1 y es reiterado por el inciso final del artculo 22.
Ello no impide que muchas de las publicaciones que aparecen en los
peridicos u otros medios de difusin masiva carezcan de identificacin del
autor. En estos casos puede presumirse su consentimiento tcito de acuerdo
a las caractersticas de la nota y a las prcticas habituales para ese tipo de pu-
blicacin, lo que no le impide reclamar la paternidad de las mismas porque
no puede admitirse una renuncia del referido derecho.
Asimismo, son perfectamente aplicables al caso las disposiciones de los
numerales 2 y 3 del artculo 12, que bsicamente reconocen el derecho del
autor de velar por la integridad de su obra. Esta norma amparara el dere-
cho de realizar correcciones o aclarar las erratas cometidas, en la misma o
en una edicin subsiguiente.
queda planteada la duda interpretativa de si el empleador tiene derecho
a efectuar correcciones (por ejemplo correcciones ortogrficas, de estilo lite-
11
rario o incluso de errores de informacin) o realizar publicaciones parciales

(eligiendo partes en particular o eliminando otras) sin consentimiento del
creador.
Estimo que hay que tener en cuenta las caractersticas de la tarea perio-
dstica que admite un mnimo de correcciones para pulir la calidad de las
notas que aparecen publicadas, lo que podra hacerse sin necesidad de un
consentimiento expreso. Tambin seran de recibo las publicaciones par-
ciales que no modificaran el sentido de la nota o artculo. En cambio, si las
modificaciones son de tal entidad que pudieran afectar el estilo literario o el
contenido o sentido de lo escrito, entonces no podran aceptarse las mismas
sin la autorizacin del autor.
Lo mismo se extiende a la norma del artculo 13 (derecho de arrepen-
timiento), sin perjuicio de las dificultades prcticas que conllevara su apli-
cacin.
Si bien parte de la doctrina considera que este derecho no puede ser
ejercido en el caso de una relacin laboral dependiente, en mi opinin no
existe razn para no reconocer a cualquier periodista el derecho a pedir al
magistrado competente el retiro de la circulacin de una edicin del medio
periodstico para el que trabaja, si mediaran graves y fundadas razones mora-
les para impedir la publicacin de un artculo de su autora, indemnizando
a su empleador por los perjuicios que tal decisin pudiera ocasionarle.
Es obvio que, en la mayora de los casos, el monto de la eventual indem-
nizacin comparado con la presumiblemente limitada capacidad econmica
de un asalariado, van a derivar en la imposibilidad de la aplicacin de esta
norma, sin perjuicio de su admisibilidad terica.
Ms all de lo sealado, estamos en un campo en que el derecho subjetivo
de creacin puede contraponerse a los derechos a la libre expresin y difusin
del pensamiento, tanto como a la libertad de prensa, e incluso a los derechos
de los dems creadores que colaboraron en la publicacin. Por esta razn, el
juez deber ponderar, adems del conflicto entre el derecho de creacin y
los derechos patrimoniales del editor o dueo del medio de difusin pblica,
tambin la forma de armonizar los derechos fundamentales en juego. Ello sin
perjuicio de que la aplicacin analgica de las soluciones que la misma ley
ha dado para los casos de algunas creaciones en colaboracin (artculos 2 y
29) como bien podra ser una publicacin en la cual existen multiplicidad
de participantes con derechos autorales sobre la misma, llevara a poner en
manos del editor la decisin sobre la salida o no de la publicacin, limitando
los derechos de los periodistas de ampararse en el artculo 13.
Segn lo dispuesto por el artculo 23: En todos los casos el autor conservar
los derechos respecto de la edicin independientemente de su produccin. Esto no
significa, a mi juicio, que se reconozca el derecho irrestricto del autor de
publicar por su cuenta un artculo en otro medio o en forma independiente.
S supone la existencia de un derecho a hacerlo, el que podr ser cedido a
favor de su empleador o de cualquier otra persona, en forma expresa.
Al respecto, en algunos pases se admite este derecho a condicin de
que no suponga una competencia con el medio en el cual la misma fue
publicada originariamente.
12
Como las empresas periodsticas generalmente no desean que las notas

de sus periodistas aparezcan en otros medios, debern tomar la precaucin
de pactar por escrito su derecho, en particular tomando en cuenta la impre-
cisin de la redaccin de la norma.
Parecera que la intencin del legislador fue la de reconocer a los perio-
distas los derechos patrimoniales derivados de la publicacin de antologas
o selecciones de sus artculos o notas. Pero tratndose de un derecho patri-
monial, es obvio que puede ser cedido expresamente. Lo que no puede la
empresa empleadora es considerarse duea de los mismos y disponer dicha
publicacin independiente, ya sea en su beneficio, en beneficio de terceros
o incluso en beneficio del mismo autor.
El artculo 24 dispone que Lo establecido en los artculos anteriores se aplica
en forma anloga a los dibujos, chistes, grficos, caricaturas, fotografas y dems
obras susceptibles de ser publicadas en peridicos, revistas u otros medios de comuni-
cacin social.
Personalmente entiendo que la referencia a otros medios de comunica-
cin social incluye asimismo a la radio, la televisin, la difusin a travs de
Internet u otros similares que existan o pudieran existir en el futuro. Asimis-
mo, considero que la expresin publicadas es equivalente a difundidas,
razn por la cual se aplican las normas bajo anlisis a casos de programas
radiales o televisivos o a las versiones digitales de los peridicos publicadas
en la web o a cualquier otro sitio que permita el acceso del pblico, aunque
el mismo est restringido a los que posean un password. Pero la expresin
comunicacin social es tan amplia, que podra incluir casos tales como
los boletines internos de una empresa (impresos en papel, distribuidos en
soportes electrnicos, tales como disquetes o discos compactos, etctera)
o enviados por correo electrnico al personal, as como los documentos
publicados o difundidos en una intranet. Ello significa que la norma no se
reduce a los medios de difusin masiva, sino a toda forma de comunicacin
social.
Las normas de los artculos 22 y 24 incluyen los artculos, los dibujos,
chistes, grficos, caricaturas, fotografas, pero tambin hacen referencia a
las dems obras, con lo que estn tomando en cuenta cualquier creacin
intelectual (por ejemplo relatos de eventos deportivos, entrevistas grabadas,
programas radiales o televisivos de entretenimiento u otros) susceptible de
ser difundida por cualquier medio de comunicacin social.
La ley uruguaya en la materia no contempla ningn otro caso en que
los derechos de autor se generen en una relacin de dependencia laboral
con excepcin del software referido en el inciso final del artculo 29 que
incluye los supuestos de obras audiovisuales y programas de ordenadores y
bases de datos. Este artculo se encuentra ubicado en el Captulo IV sobre
las obras realizadas en colaboracin (artculos 26 a 30, aunque el ltimo de
ellos regula el caso de las obras annimas o bajo seudnimo) cuyo anlisis
resulta imprescindible para entender el alcance del inciso final.
El artculo 26 considera la obra en colaboracin como una propiedad
indivisa: los autores tienen iguales derechos, salvo pacto expreso en contra-
rio; los colaboradores pueden publicar, traducir o reproducir la obra sin
13
otra limitacin que el respeto proporcional del derecho de los dems. En

cambio, si se trata de una compilacin colectiva, la solucin es la inversa: la
obra pertenece al editor, salvo pacto expreso (artculo 2).
Ninguno de estos artculos distingue entre derechos morales y patrimo-
niales, lo que permite deducir siguiendo el criterio de la ley que cada crea-
dor sigue siendo titular de los derechos morales mientras que lo que se est
regulando es la titularidad de los derechos patrimoniales. En el primer caso,
esos derechos se presumen no cedidos por los autores que colaboraron en
la creacin de la obra, mientras en el segundo caso se opta por la solucin
contraria, admitindose, en una y otra, el pacto expreso que modifique la
respectiva situacin.
En el artculo 29, el inciso primero mantiene la redaccin original otor-
gada por la Ley N 9.39 y viene a regular el supuesto del artculo 26: Los
colaboradores, en uso del derecho que consagra el artculo 26, pueden publicar, tradu-
cir o reproducir la obra, sin ms condicin que la de respetar la utilidad proporcional
correspondiente a los dems.
Pero los incisos siguientes que se refieren a los casos de las obras au-
diovisuales y los programas de ordenador y bases de datos, incorporaron
soluciones novedosas.
El primero de los cinco incisos referidos a las obras audiovisuales esta-
blece una presuncin de coautora: Cuando se trate de una obra audiovisual
se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del
argumento, el autor de la adaptacin, el autor del guin y dilogos, el compositor si
lo hubiere, y el dibujante en caso de diseos animados.
De acuerdo al inciso tres del artculo 29 se presume, salvo pacto en con-
trario, que los autores de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales
en forma exclusiva al productor, quien adems queda investido de la titularidad del
derecho a modificarla o alterarla, as como autorizado a decidir acerca de su divul-
gacin.
Esta disposicin, no solamente incluye la presuncin simple de la cesin
de los derechos patrimoniales a favor del productor situacin similar a la
del artculo 2 sino que le otorga a ste la titularidad de los derechos de
decidir acerca de su modificacin o alteracin y de su divulgacin, derechos
que, como vimos, forman parte del derecho moral de los creadores y que,
en principio, son indisponibles.
Su cabal interpretacin debe armonizarse con la norma del inciso quinto
de este mismo artculo 29: Sin perjuicio del derecho de los autores, el productor
puede, salvo estipulacin en contrario, defender los derechos morales sobre la obra
audiovisual.
De acuerdo a lo que dice este ltimo inciso, los autores mantienen sus
derechos morales y la posibilidad de accionar si se desconoce su derecho de
paternidad o se afecta la integridad de la obra, sin perjuicio de la autoriza-
cin que la ley presume para que sea el productor el que acte en defensa
de los mismos. En cambio, de conformidad al inciso tercero, los autores
tendran restricciones en cuanto a decidir sobre la modificacin y alteracin
de la obra y sobre su divulgacin, porque la ley otorga la titularidad de este
derecho al productor.
14
Pero debe tenerse en cuenta que esta titularidad existe, salvo pacto en
contrario y que este acuerdo puede lograrse en cualquier momento, por lo
cual, si se produce el mismo, la situacin prevista en la norma cambiara.
Con relacin al software y a las bases de datos, la solucin en los casos de
coautora es similar que la ya referida para las creaciones audiovisuales:
Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de las creaciones a que
refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artculo 5 de la
presente ley han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos
patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorizacin para decidir sobre
su divulgacin y para ejercer los derechos morales sobre la misma.
Los autores, salvo pacto en contrario, no pueden oponerse a que el productor
realice o autorice la realizacin de modificaciones o versiones sucesivas de tales
creaciones.
Pero en este caso no solamente se establece una cesin ilimitada y ex-
clusiva de los derechos patrimoniales, sino que, adems, se afirma expresa-
mente que ello implica la autorizacin para ejercer los derechos morales,
los que son mencionados por separado de los derechos a decidir sobre la
divulgacin y la decisin sobre cambios o versiones sucesivas del producto.
El inciso final del artculo 29 contiene la nica norma referida al trabajo
dependiente:
Cuando las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y
bases de datos del artculo 5 de la presente ley, hayan sido realizadas en el mar-
co de una relacin de trabajo, sea pblica o privada, cuyo objeto total o parcial
tenga una naturaleza similar a la de dichas creaciones, se presume que el autor
ha autorizado al empleador o comitente, en forma ilimitada y exclusiva, los de-
rechos patrimoniales, as como el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en
contrario.
Una vez ms el legislador ha seguido un camino similar al de los casos
anteriores, pero con una redaccin ligeramente diferente. En este supuesto,
no solamente existe una presuncin de cesin de los derechos patrimonia-
les, sino tambin para el ejercicio de los derechos morales.
Personalmente considero que es posible una armonizacin de todas las
soluciones legales referidas precedentemente.
En todos los casos de creacin realizada en relacin de dependencia,
cuando el objeto del contrato de trabajo sea precisamente la realizacin de
una actividad que derive o pueda derivar en actividad creativa, se presume
que el empleado ha cedido a su empleador los derechos patrimoniales y
conserva los derechos morales. En el supuesto de los programadores o co-
laboradores en la elaboracin de bases de datos, no solamente se presume
la cesin de los derechos patrimoniales, sino que el empleador tiene el
ejercicio de los derechos morales la doctrina discutir si es el ejercicio de
un derecho propio o si acta como representante de los derechos de la plu-
ralidad de creadores e incluso la presuncin a su favor de la exclusividad
de las decisiones de disponer la distribucin, las modificaciones o nuevas
versiones de los productos.
15
Pero las soluciones legales dejan planteadas algunas dudas. La solucin

referida a los dependientes que producen software se aplica a los casos de
trabajos hechos en colaboracin de varios autores lo que regula el captu-
lo IV o se extienden a todos los casos (por ejemplo el de una empresa que
contrata a un nico programador para confeccionar su software o disear
una base de datos) como parecera derivar de la lectura de la norma? Esa
misma solucin se aplica a los trabajadores dependientes que participan
como creadores en las obras audiovisuales, situacin que no fue expresa-
mente contemplada por el artculo 29? Por ltimo, se puede aplicar por
analoga esta solucin al caso de otros supuestos similares de obras colecti-
vas, como seran las publicaciones periodsticas?
Cabe consignar que la ley no contempla otros supuestos de creaciones
amparadas por la Ley de Derechos de Autor, realizadas en relacin de de-
pendencia. Cito algunos ejemplos: el arquitecto empleado por otro arqui-
tecto, quien le paga un sueldo por la confeccin de sus planos que son crea-
ciones amparadas por el derecho de autor; el abogado contratado a sueldo
para realizar escritos judiciales por un estudio jurdico; el diseador grfico
o el fotgrafo que realizan sus creaciones en una relacin de dependencia;
los creadores de una agencia de publicidad.
Si bien ninguno de estos casos tiene una regulacin expresa, entiendo
que le son aplicables, analgicamente, las soluciones anteriores.
En primer trmino, el autor siempre conserva sus derechos morales,
entre ellos el de ser acreditado como creador, el de exigir que su nombre
figure identificando sus obras y el de velar por la integridad de la misma.
En algunos pases se entiende que el empleado no puede ejercer en for-
ma irrestricta este derecho de que su nombre figure expresamente cuando
ello no se ajusta a la prctica de la rama de actividad en que est empleado o cuando
es incompatible con las obligaciones que emanan de la relacin de trabajo o con la
naturaleza de esta ltima.5
Con respecto al derecho a la integridad de la obra, seala la misma auto-
ra: se considera que est acotado tanto por las necesidades de este ltimo y los princi-
pios del derecho del trabajo, segn los cuales el empleador dispone no slo del fruto del
trabajo del empleado, sino adems de la facultad de orientar y dirigir dicho trabajo,
como por la originalidad que presenta el aporte del empleado, pues perdera sentido
cuando es muy escasa o se trata de obras producto de sucesivas transformaciones.6
Si el autor fue contratado para realizar determinada actividad, por ejem-
plo el plano de una vivienda o un escrito judicial o fotografas o diseos de
productos, se presumir que ha cedido a su empleador los derechos patri-
moniales sobre esos diseos, imgenes o textos. Pero de conformidad a lo
establecido en el artculo 22 de la ley, en caso de que el mismo se aplicara
en forma analgica, es posible interpretar que dichas creaciones no podran
ser utilizadas salvo expresa autorizacin del empleado para un fin distinto,
como podra suceder en el caso de adaptacin del plano o del escrito a los
requerimientos de otros clientes.
5 dem, p. 149.
6 dem, p. 149.
16
En el caso de un diseador grfico que trabaja en relacin de dependen-

cia para una industria manufacturera, si nada se pact, tiene el derecho de
publicacin independiente de los diseos de su autora por la aplicacin
analgica del artculo 23 de la ley? O, por el contrario, se trata de una
norma de excepcin relacionada con el trabajo periodstico que refiere a la
publicacin en forma independiente de obras ya publicadas? Es una hipte-
sis en la cual no es fcil hallar una solucin, razn por la cual se justificara
contemplar la misma por escrito en el momento de la contratacin de la
persona.
Las disposiciones del artculo 29 podran ser de aplicacin analgica en
los supuestos en que las creaciones supongan trabajo de diversos colabora-
dores, estn o no todos ellos en relacin de dependencia. Sin perjuicio de
la cesin a favor del empleador de los derechos patrimoniales, ste tendra
tambin el ejercicio de los derechos morales, entre ellos el de decidir la
difusin de la obra e incluso el de realizarle modificaciones.
Por ltimo, y con relacin a la cesin de los derechos patrimoniales,
vale considerar lo expuesto por la autora citada anteriormente: El carcter
tuitivo del derecho de autor impone una interpretacin restrictiva de las disposi-
ciones legales o contractuales que implican la transmisin de los derechos de los
creadores.
Es por ello que, para el caso de la actividad periodstica y las similares,
el legislador incluy la norma del artculo 22. De acuerdo a la misma y
esto es claramente aplicable analgicamente a cualquier actividad creativa
realizada en relacin de dependencia el empleado solamente ha cedido
los derechos patrimoniales con respecto a las obras de su creacin que
claramente se incluyan dentro de las actividades normales para las que fue
contratado, siempre que las mismas supongan la posibilidad de creacin de
obras protegidas por la normativa legal.
Si bien nuestra ley de derechos de autor no incluye ninguna disposicin
respecto a la eventualidad de beneficios extraordinarios obtenidos por el
empleador en la explotacin de la obra creada por su empleado lo que s
hace la ley de patentes, la doctrina ha admitido, como principio general
que ste tiene derecho a participar de alguna forma de esos mayores bene-
ficios.
6.2. NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHO DE PATENTES
La ley uruguaya de patentes a diferencia de la anterior nmero 10.089 re-

gula especficamente el tema en sus artculos 1 a 20, ubicados en la seccin
relativa a patentes de invencin y se aplican analgicamente a los casos de
las patentes de modelos de utilidad y de diseos industriales en funcin de
la remisin que hacen los artculos 85 y 98, respectivamente. El legislador
uruguayo se inspir directamente en las leyes argentina y espaola de las
cuales fueron copiadas las referidas disposiciones.
dem, p. 150.
1
Artculo 1. Cuando una invencin hubiere sido realizada en cumplimiento de

un contrato de trabajo, obra o servicio, cuyo objeto total o parcial sea la actividad de
investigacin, el derecho a la patente emergente de la misma pertenecer al empleador,
salvo disposicin en contrario.
En los casos en que el aporte personal del trabajador a la invencin y la importan-
cia de la misma para la empresa excedan de manera evidente el contenido explcito o
implcito del contrato o de la relacin de trabajo, el trabajador tendr derecho a una
remuneracin suplementaria.
Artculo 18. Cuando el trabajador realice una invencin en relacin con su
actividad profesional en la empresa y en su obtencin hubieren influido predominan-
temente conocimientos adquiridos o la utilizacin de medios proporcionados por ella,
sin estar obligado a realizar actividad de investigacin, lo comunicar por escrito a
su empleador.
Si el empleador notifica por escrito su inters en la invencin dentro de los noventa
das, el derecho a la patente les pertenecer en comn.
Se presumir como desarrollada durante la relacin de trabajo toda invencin
cuya solicitud de patente haya sido presentada dentro del ao posterior al cese.
Artculo 19. Las invenciones realizadas durante una relacin de trabajo no
comprendidas en los artculos precedentes, pertenecern exclusivamente al autor de
las mismas.
Artculo 20. Toda disposicin contractual menos favorable al inventor que las
previstas en la presente Seccin ser nula.
Como podemos apreciar, la solucin en el caso de las patentes es prc-
ticamente la misma que en el caso de la Ley de Derechos de Autor, cuando
existe una relacin de dependencia laboral o cuando existe un contrato de
arrendamiento de obra o de servicio.
Si la persona es contratada con la finalidad de realizar investigaciones o ta-
reas como consecuencia natural de las cuales resulta una creacin susceptible
de ser patentada, entonces los derechos patrimoniales sobre la misma corres-
pondern al empleador. Si no es contratada con esa finalidad, pero influyen
en forma predominante los conocimientos adquiridos en la relacin laboral
o los medios aportados por la empresa, entonces le asiste a sta el derecho de
optar por el cincuenta por ciento del producido de la patente. En todos los
dems casos, los derechos patrimoniales le corresponden al inventor.
Esta ley contempla a texto expreso un caso que como vimos en el apar-
tado precedente la doctrina ha interpretado en forma coincidente para
los derechos autorales. Tambin la doctrina laboralista consideraba que el
inventor en relacin de dependencia tena derecho a compartir las ganan-
cias que generaba su invento. Sin perjuicio de estas interpretaciones, ahora
existe una normativa expresa para las patentes de invencin de modelos de
utilidad y los diseos industriales, y razonables fundamentos para considerar
la aplicacin analgica de la misma a los supuestos regulados por la Ley de
Derechos de Autor.
Aun en el caso en que la persona haya realizado la invencin en cum-
plimiento de una relacin de dependencia laboral para la cual fue expre-
18
samente contratada, tendra derecho a una remuneracin complementaria

cuando su aporte a la creacin y la entidad de los beneficios del empleador
excedan el contenido explcito o implcito del contrato o de la relacin de trabajo.
Dicho lo mismo en otros trminos, se trata del caso de un inventor que,
a pesar de haber logrado su invento en el ejercicio de las actividades norma-
les para las cuales haba sido contratado, tiene derecho a participar del
producido econmico de la patente, sin perjuicio de que ese producido, en
principio, correspondera exclusivamente al empleador.
Se puede plantear la duda interpretativa de si la y funciona como
conjuncin copulativa o disyuntiva. O sea, si para que exista ese derecho
es necesario que se den, acumulativamente, las dos condiciones. Creo que
la respuesta afirmativa se impone: si no existe aporte extraordinario, no se
justifica un pago adicional, y si no existe utilidad econmica ms all de lo
esperado, tampoco.
Por ejemplo, un qumico es contratado para desarrollar un nuevo me-
dicamento para la cura de una enfermedad, tiene xito en su investigacin
y obtiene una nueva molcula que se convierte en un xito que reporta
a su empleador un beneficio varias veces mayor que el mejor que podra
presumirse en el momento de iniciada la tarea. Si existi un aporte del
inventor en las condiciones referidas por la ley, tiene derecho a un pago
adicional.
La ley no define qu debe entenderse por retribucin suplementaria,
terminologa que, en principio, parecera tener una relacin con la retribu-
cin pactada en el contrato de trabajo, obra o servicio y no con el producido
econmico de la patente.
Pero cmo se calcula? Es un plus que se agrega a las retribuciones sa-
lariales recibidas durante el tiempo que utiliz para desarrollar el invento,
o es un monto que se debe determinar en base a las utilidades no previstas,
como un porcentaje de las mismas?
El fundamento de esta disposicin es una razn de justicia. El salario
pactado lo fue en funcin de una utilidad presunta, negativa o positiva. Si los
beneficios del empleador, que derivan de un aporte fundamental del emplea-
do, exceden con creces el mejor de los escenarios previos, parecera que la
retribucin tendra que recalcularse en funcin de lo que se habra pagado a
ese empleado, de haberse estimado los beneficios realmente obtenidos.
En la Argentina, compete al Instituto Nacional de la Propiedad Indus-
trial fijar el monto de la retribucin adicional, resolucin apelable ante la
justicia.8 Esta norma no fue recogida por la legislacin nacional.
Dicho lo mismo de otra manera. Estimo que en caso de no llegarse a un
acuerdo, la competente es la justicia civil o laboral? y el Juez llamado a
resolver el asunto debera estimar la retribucin adicional no como un por-
centaje de las utilidades, sino en funcin de un salario hipottico.
En el ejemplo anterior, si el qumico hubiera obtenido una retribucin
de 100 en el perodo trabajado (incluyendo todos los montos, como ser sa-
8 CABANELLAS, GUILLERMO, Derecho de las patentes de invencin, t. II, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, 2001, pp. 53 y ss.
19
larios, comisiones, aguinaldo, salario vacacional, etctera), retribucin que

podra haber producido una utilidad entre 0 y 1.000, habra que estimar
cul habra sido la retribucin que se habra acordado si el negocio se hu-
biera encarado con la posibilidad de obtener una utilidad entre 0 y 10.000.
Ello podra hacerse, por ejemplo, aplicando una regla de tres y fijando el
salario adicional en 900 que, sumados a los 100 ya recibidos mantendran
el 10% del costo que, para el empresario, habra tenido la tarea creativa del
inventor.
Entiendo que esta retribucin adicional tiene naturaleza salarial y, por
tanto, est sometida al mismo rgimen que las restantes retribuciones que
percibe el empleado. Asimismo, considero que es competente la justicia
laboral por tratarse de un derecho que asiste a un empleado en funcin de
la relacin de trabajo que la liga a la empresa titular de la patente.
. DERECHOS AL NOMBRE Y A LA IMAGEN DE

LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES
La mayor parte de los estudios realizados sobre el derecho a la imagen o

sobre la imagen, parten de la consideracin bastante obvia de que algunas
personas tienen una singularidad y un atractivo que convierte en beneficiosa
la explotacin econmica de sus fotografas, sus retratos, su nombre e inclu-
so otros elementos que pudieran llegar a identificarlas.
Sin perjuicio de que ello es as, el mentado derecho no se reduce exclu-
sivamente a las representaciones o signos distintivos de los famosos, sino
de cualquier persona: las que tienen fama permanente (estrellas de cine
o televisin, astros deportivos, modelos publicitarios, polticos, religiosos,
militares, astronautas, artistas, periodistas, empresarios, etctera), las que
adquieren fama por razones circunstanciales (por ejemplo por participar
en un evento extraordinario como podra ser un accidente o un nacimiento
en condiciones o circunstancias especiales), o las que nunca habrn de ser
famosas.
Esta distincin es importante porque, en mi opinin, el tema no se re-
duce exclusivamente a la imagen de las personas, sino que incluye todos sus
signos distintivos (su imagen, su nombre, la exclusin de su intimidad ya
que lo que mostramos a los ojos del mundo y nos identifica no incluye estos
aspectos, su identidad y su reputacin).
Parece claro que cuando hablamos de personas de un gran prestigio, el
precio para acceder a la explotacin de su imagen, nombre u otros signos
distintivos es mucho ms alto que el de las personas que no gozan del mis-
mo. De igual forma, las indemnizaciones por lesiones o uso ilegtimo no
deberan ser iguales.
En las relaciones laborales que incluyen personas famosas o que pueden
llegar a serlo por sus cualidades y por la tarea que realizan es claro en acti-
vidades como el deporte, la publicidad o el espectculo, son frecuentes los
acuerdos que, en forma simultnea, establecen alguna forma de retribucin
por la explotacin econmica del nombre y la imagen.
180
La naturaleza jurdica de esas retribuciones ya ha motivado algunas sen-

tencias de tribunales extranjeros.
En el ao 1998, un tribunal espaol resolvi que las remuneraciones
recibidas por un jugador por concepto de explotacin de la imagen, for-
maban parte de la retribucin y deban computarse a los efectos de fijar la
indemnizacin por resolucin del contrato. Al ao siguiente, en el mismo
pas, otro tribunal interpret que la rescisin del contrato del jugador supo-
ne simultneamente la rescisin del derecho a explotar su imagen.
Asimismo, en 1998, en Brasil, un juez reconoci la naturaleza salarial de
los pagos reclamados al Corinthians por el centrodelantero Luizao, aunque
en el contrato figuraban bajo el ttulo de licencia por uso de la imagen.
Pero, en realidad, esto puede darse en cualquier relacin laboral.
Como principio general tenemos que admitir que en tanto todo indi-
viduo de la especie humana tiene derecho a la proteccin de los signos
distintivos de su personalidad, solamente se puede admitir la explotacin
econmica de los mismos con su consentimiento expreso y limitado a la
hiptesis concreta para la que se otorga.
En el caso de los empleados y ello puede variar de acuerdo a las dife-
rentes profesiones, parece razonable reconocer que el contrato de trabajo
lleva implcito el derecho del empleador de utilizar el nombre de sus depen-
dientes de alguna forma (por ejemplo para incluirlos en las nminas que
exigen muchos organismos pblicos, tales como el Ministerio de Trabajo o
el Banco de Previsin Social).
Tambin sera legtimo incluir el nombre y eventualmente la fotografa
en alguna nmina privada de la misma empresa donde figura todo el per-
sonal o alguno de ellos (los encargados, como hace la Tienda Inglesa en
sus locales, o los destacados, como lo hace McDonalds con los empleados
del mes).
Hoy, con la difusin de Internet, es frecuente que muchas empresas
incluyan las fotografas (individuales o grupales) as como los nombres de
algunos empleados dependientes en la seccin staff de sus respectivas p-
ginas web, y lo mismo puede llegar a hacerse con folletos impresos que se
distribuyen entre los clientes.
Mientras dure la relacin laboral y mientras el uso se mantenga dentro
de los parmetros de lo que es habitual en el respetivo rubro de actividades,
no parecera haber mayores problemas, los que s pueden suscitarse cuando
se sigue utilizando algn tipo de material publicitario con el nombre y la fo-
tografa despus del cese de la relacin laboral o para finalidades especiales
y distintas de las originalmente acordadas.
En el caso de los deportistas, existen antecedentes jurisprudenciales ex-
tranjeros en los cuales se admite la utilizacin de la imagen de los mismos
en todo aquello relacionado con la tarea para la que fueron contratados.
Por ejemplo, un jugador de ftbol no puede agraviarse porque el equipo
para el que juega explota comercialmente la foto de su equipo titular en la
que aparece retratado e individualizado. En cambio, sera inadmisible que
explotara comercialmente su imagen en publicidad de calzado deportivo
sin la autorizacin expresa del interesado.
181
En la jurisprudencia nacional no existen demasiados antecedentes rela-

cionados con el derecho a la imagen. Uno en especial tiene relacin con el
tema que nos ocupa. Es la sentencia del 4 de noviembre de 1996 del Juzga-
do Letrado de 1 Instancia en lo Civil de 5 turno, confirmada en segunda
instancia por el Tribunal de Apelaciones de 6 turno.9 Se trataba del caso de
un hotel que realiz una campaa publicitaria con las fotos de sus emplea-
dos y el reclamante era un ex empleado que se agravi porque la campaa
continu luego del fin de la relacin laboral.
La sentencia de segunda instancia dijo que se haba probado que el
reclamante se haba presentado voluntariamente para la campaa, que se
haba aclarado de antemano que no habra retribucin extraordinaria y que
la intencin del fotografiado fue la de consolidar su posicin en la empresa
que lo haba contratado. En otras palabras, que haba existido consentimien-
to para que la imagen fuera utilizada a los fines apuntados sin limitaciones
ni condicionamientos conocidos.
La reclamacin se hizo en base a las normas del Cdigo Civil que regulan
la responsabilidad extracontractual y el cuasicontrato de enriquecimiento
sin causa, lo que no fue aceptado en ninguna de las dos instancias.
Comentando estas sentencias, Juan Jos Collazo afirma que nos encon-
tramos ante una hiptesis de responsabilidad contractual porque hubo
un acuerdo de voluntades que llev al otorgamiento de la autorizacin al
fotgrafo para captar la imagen y a la empresa para explotarla comercial-
mente y, adicionalmente, sostiene que en su opinin se produce un enri-
quecimiento injusto cuando la imagen de la persona es utilizada con fines
comerciales, aun con su consentimiento, para obviar gastos, al emplearse
a personas comunes en lugar de modelos profesionales.10
Comparto esta ltima conclusin. Los empleados no estn obligados a
prestar su imagen a favor del empleador, salvo que esa sea la finalidad del
contrato o de la relacin laboral. En consecuencia, si existe una utilizacin
con fines de explotacin comercial, el trabajador tendra derecho a recibir
una retribucin por tal concepto.
8. NATURALEzA DE LAS RETRIBUCIONES RECIBIDAS

POR LOS EMPLEADOS COMO REGALAS
Ya se ha sealado que puede existir una relacin laboral en rgimen de

dependencia que genere accidentalmente creaciones amparadas como pro-
piedad intelectual y tambin situaciones en las cuales el objeto de la relacin
laboral, esencialmente, es la produccin de creaciones amparadas por estos
derechos.
En este ltimo caso parece lgico entender que las retribuciones tienen
naturaleza salarial y que deben tomarse en cuenta ntegramente a los efectos
9La Justicia Uruguaya, t. 11, ao 1998, p. 3052.

10COLLAzO, JUAN JOS, Comentario de jurisprudencia, en Anuario de Derecho Civil
Uruguayo, t. xxIII, p. 655.
182
del clculo de los diferentes beneficios del trabajador (aguinaldo, salario

vacacional, etctera). Por tener esta naturaleza tambin deberan tributar
los aportes previsionales correspondientes.
En el primer caso, a mi juicio la solucin sera la inversa. Si un traba-
jador realiza un invento, ser el propietario del mismo, salvo que hubiera
sido contratado para hacerlo y salvo el derecho del empleador de ser co-
propietario en las circunstancias mencionadas por la ley. Si el empleador
paga al empleado para adquirir esos derechos, no estaramos ante un pago
de naturaleza salarial.
Esta conclusin valdra tambin para los derechos autorales.
Y algo parecido sucede cuando el empleado recibe alguna retribucin
por concepto de explotacin de su imagen.
Si esta explotacin forma parte de la relacin laboral (por ejemplo, se con-
trata a una modelo o a un deportista o a un artista que deben trabajar en re-
lacin con el pblico exhibiendo su imagen), tendr naturaleza salarial como
bien lo resolvieron las sentencias espaolas y brasilea ya mencionadas.
En cambio, si la explotacin de la imagen es algo excepcional y no est
incluida necesariamente en la relacin laboral, entiendo que no tendra na-
turaleza salarial y tendra el mismo rgimen que cualquier pago de regalas
por licenciar la imagen de un tercero.
183
INTEGRACIN BOLIVARIANA: PROGRESO O CAOS
Santiago Bustamante Luna *
Juan Pablo II, en su discurso sobre economa en Chile en el ao 1987, se-

al: Vuestros informes tcnicos merecen para m una doble consideracin. Por una
parte, el hecho de que no se divisen soluciones de fondo a la extrema pobreza sin un
aumento sustancial de la produccin y, por tanto, un sostenido impulso del desarro-
llo econmico de la regin entera. Por otra parte el que esa solucin, en virtud de su
largo plazo y de su dinmica interna, sea del todo insuficiente de cara a las urgen-
cias inmediatas de los ms desposedos. La situacin de estos est pidiendo medidas
extraordinarias, socorros impostergables, subsidios imperiosos. Los pobres no pueden
esperar! Los que nada tienen no pueden aguardar un alivio que les llegue por una
especie de rebalse de la prosperidad generalizada de la sociedad.
Es indudable que Latinoamrica atraviesa por un momento de gran ex-
pectativa, de cambio, de oportunidades y de ambicin por encontrar el rum-
bo de un desarrollo en lo social, econmico, deportivo, cultural y poltico.
Con el fin de atender mejor el ansiado desarrollo, varios lderes polti-
cos han considerado conveniente crear nuevas organizaciones regionales
o internacionales que respondan eficazmente a la necesidad de crecer con
prontitud y con autonoma propia, tanto en lo ideolgico como en lo econ-
mico. La instauracin de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
Amrica ALBA es una realidad institucional y un enigma poltico regional
que se debate entre acertar o errar. El uNASuR es otro ensayo con similares
perspectivas. Ambos coinciden en ser tarimas polticas internacionales para
proclamar nuevas tesis econmicas con ambiciones sociales que devendrn
en progreso o caos.
En el mbito socio-econmico, la propiedad intelectual e industrial
adquiere gran importancia e involucra a todo lo relativo a generacin de
tecnologa, el uso del suelo, de la fauna, de la flora, de la naturaleza toda,
* doctor en Jurisprudencia, universidad Catlica del Ecuador. LL.M., Escuela de Leyes

de harvard. ha sido profesor derecho Comercial y Propiedad Industrial, universidad Catli-
ca, quito, y actualmente profesor de derecho Comercial, universidad de las Amricas, quito.
ha sido miembro del Comit Supremo Electoral. director del Fondo de Inversin Social del
Ecuador. Presidente de la Cmara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana. Miembro del di-
rectorio de la Cmara de Comercio de quito. Ex Presidente de la Asociacin Interamericana
de la Propiedad Industrial (ASIPI).
185
hOMENAJE A ARTuRO ALESSANdRI BESA ESTudIOS dE dEREChO Y PROPIEdAd INTELECTuAL
la biodiversidad; el reconocimiento de tradiciones y culturas ancestrales; y

ligado a estos conceptos se involucra y es el primer actor el ser humano.
La Integracin Bolivariana pretende regular los aspectos antes citados
en sendas disposiciones legales de diversa jerarqua; tratados, constituciones
renovadas, convenios, leyes, decretos, reglamentos, etc., con nimo integra-
cionista, involucrando a Simn Bolvar y a su sueo. Importante anhelo que
crea una gran expectativa con dos aristas principales; la primera que sean
eficaces en su accionar y la segunda que no se tergiverse el sueo del Liber-
tador, creando una pesadilla en lugar de una verdadera conquista anhelada
por pobres y ricos en una Latinoamrica que debe unirse sin ignorar y sin
apartarse del mundo que le brinda los beneficios de su existencia.
Simn Bolvar so en una Amrica grande, unida, libre y victoriosa. La
historia verdadera as describe el pensamiento de un hombre que se educ
en Europa y que sinti a su tierra con una profunda vocacin poltica, y un
gran deseo y sueo de un verdadero progreso socio-econmico para sus
gentes.
una Amrica grande no slo por su extensin territorial, sino por su
dimensin de accin en el contexto de las naciones; una Amrica unida
por el dilogo en busca de aspiraciones culturales y tecnolgicas que con el
transcurso del tiempo le hara competir en diferentes campos con los pases
europeos en los que se educ y vivi; una Latinoamrica libre para que sea
respetada en la divulgacin de su propia identidad con la que debe aportar
a la cultura mundial, con sobra de razones y tradiciones que le permitan pre-
sentarse como victoriosa en el momento de ser juzgada en su eficaz aporte
intelectualmente pragmtico en el escenario de un mundo globalizado.
Slo me pregunto cul sera la expresin del Libertador si despertara de
su sueo y juzgara lo que pretenden hacer algunos lderes, y si sus acciones
se adaptan a su verdadero pensamiento de progreso o es una acomodada
interpretacin de sus nobles ideales.
Con cara al futuro vienen las reformas legales a las que me refer an-
teriormente. La prensa venezolana hace un resumen importante del Foro
Transformando la Propiedad Industrial desde la Perspectiva de la Salud
Pblica, que tuvo lugar en el hotel Alba Caracas. En este Foro, destaca la
prensa que el ministro Eduardo Samn explic que el sistema capitalista con-
vierte las patentes en una forma de propiedad con el fin de tener derechos exclusivos.
Por tal motivo, asegur que el debate generado en Venezuela sobre la reforma a la Ley
de Propiedad Industrial debe impulsarse en los pases de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra Amrica ALBA, esto basado en la bsqueda de nuevos modelos
de la apropiacin social del conocimiento y consolidar as una doctrina comn que
permita la modificacin de las legislaciones, as como el acceso al pueblo a los medi-
camentos.
qu es lo que se quiere decir con apropiacin social del conocimiento
ASC, debe ser explicado con claridad en beneficio de aquellos que han ob-
tenido un derecho en base a su esfuerzo, a un proceso de investigacin, de
inversin de recursos econmicos y humanos. Apropiacin, segn el diccio-
nario de la Real Academia Espaola quiere decir: accin y efecto de apropiar
o apropiarse; y apropiar significa: hacer propio de alguno cualquier cosa.
186
Existen diversas formas de contratacin por las cuales se transfiere el

conocimiento que una persona puede tener: la compraventa, el arrenda-
miento, los contratos de licencia de uso de tecnologa, los contratos de aso-
ciacin para un proyecto determinado, en fin siempre hay de por medio el
consentimiento de ambas partes. Evidentemente el ASC parecera que debe
revisar el sistema de garantas constitucionales y cada ley en particular para
no exponer a las partes a ser partcipes o vctimas de violaciones a los dere-
chos legalmente adquiridos por personas naturales y jurdicas.
El Estado no puede ser el protagonista de la falta de observancia de la
Ley o aquel que promueva acciones para dejar en indefensin a quienes
han invertido sus recursos para promover tecnologas que estn al servicio
de la sociedad.
El lenguaje poltico que permite obtener respaldo popular atenta mu-
chas veces contra la propia estabilidad de quienes lo utilizan, la historia lo
ha demostrado y no cabe duda que bajo las intenciones de ASC pocas sern
las empresas que quieran visitar los pases miembros del ALBA.
En ese mismo foro se destac la importancia de analizar el otorgamiento
de patentes farmacuticas y la posibilidad de otorgar licencias obligatorias,
como ya se la ha hecho en Brasil.
El otorgamiento de licencias obligatorias est regulado en las legislacio-
nes de nuestros pases. No implica esta figura jurdica que el fabricante de
un producto farmacutico est en la obligacin de permitir que un tercero
de cualquier pas fabrique el producto patentado so pretexto del rgimen
de licencias obligatorias. Evidentemente el tercero debe ser persona que
conozca de la materia y que rena ciertas condiciones establecidas en las
leyes y reglamentos pertinentes.
El discurso poltico parecera generar un ambiente de confrontacin
entre el empresario farmacutico, los gobiernos de turno y el consumidor
final, la ciudadana, el pueblo.
No tiene por qu haber confrontacin, no es necesario, veamos por
qu:
1. El Estado debe aprovechar, usando los mecanismos legales que exis-
ten, la inversin realizada por la empresa privada, sea esta farmacutica
o no;
2. La inversin privada reemplaz a la pblica, permitiendo que el Esta-
do invierta sus recursos en otras reas de atencin a la sociedad.
3. El empresario ha generado fuentes de empleo aliviando a las auto-
ridades gubernamentales de turno de un problema grave que tiene que
enfrentar. Esto es una realidad histrica y en nuestros das toma mayor
trascendencia, pues la cantidad de desempleados es un hecho triste y pre-
ocupante, que debe ser resuelto con pragmatismo y celeridad, dejando a un
lado el discurso populista que confronta y divide a la sociedad.
4. Las empresas multinacionales deben tomar conciencia, algunas ya lo
han hecho, de facilitar las negociaciones en la celebracin de contratos de
transferencia tecnologa. La fijacin de precios de los medicamentos debe
187
hOMENAJE A ARTuRO ALESSANdRI BESA ESTudIOS dE dEREChO Y PROPIEdAd INTELECTuAL
ser realizada con una visin social donde no se perjudique a ninguna de las
partes y el beneficiado sea el consumidor final.
5. Es alentador ser testigos del giro que se produce en el sector empre-
sarial. La responsabilidad social empresarial es el gran concepto y figura
corporativa con que las empresas tienen una carta de presentacin que
humaniza su gestin.
Por estas y muchsimas otras razones, la confrontacin Estado empresa
privada es innecesaria. El lder verdaderamente inteligente har que ambos
sectores convivan en ayuda mutua, generando paz social, empleo y verdade-
ro progreso econmico de los que menos tienen.
El rgimen de licencias obligatorias est determinado en muchas legis-
laciones y no se trata de una imposicin estatal a tontas y a locas, sino de un
sistema que mirando al bien comn permite unir esfuerzos entre empresa
y Estado para solventar una situacin particular.
Para llegar a concretar una licencia obligatoria por la cual el titular de
una patente tiene que permitir que otro fabrique y venda su producto deben
observarse ciertas normas:
a) que haya un inters pblico emergente que le permita a la autoridad
de gobierno solicitar al titular de una patente la concesin de una licencia
obligatoria. Cuntas licencias obligatorias se solicitaron con la aparicin de
la gripe porcina? A la fecha de redaccin del presente artculo aparentemen-
te no se han otorgado licencias obligatorias sobre patentes que hubieren
existido para combatir esta enfermedad.
b) La persona que vaya a usar la tecnologa objeto de la licencia obli-
gatoria deber tener los conocimientos necesarios para su fabricacin. La
capacidad de explotar una patente debe ser probada, caso contrario se ex-
pondra a los consumidores de manera irracional, y esto debe ser observado
por los gobiernos.
Los recursos gubernamentales debieron y deben dedicarse con alta prio-
ridad en los sectores de educacin y salud y no en crear sistemas de apropia-
cin de conocimientos sin ton ni son.
c) debe reconocerse al titular de la tecnologa una compensacin ade-
cuada. Nadie est obligado a entregar lo que ha desarrollado a ttulo gratui-
to, y es de esperar que a ningn gobierno se le ocurra pensar que el uso de
tecnologa o conocimiento no debe ser compensada.
d) El hecho de que se obtenga o conceda una licencia obligatoria no le
impide al titular de los derechos de patente seguir explotando por su cuenta
y riesgo su producto e inclusive contratar con terceros para la explotacin
de su tecnologa.
La negociaciones de estos contratos deben crear un ambiente de segu-
ridad jurdica, la misma que est en tela de duda en algunos pases de la
regin en virtud del discurso populista que genera desconfianza y hace que
el potencial privado mire otros horizontes en busca de rentabilidad legti-
ma de su negocio. Evidentemente, los ms perjudicados son los dormidos
ciudadanos que confan a ciegas en sus gobernantes.
188
La imposicin o sometimiento al que ciertos gobiernos quieren someter

a las empresas multinacionales se vuelve penoso, pues stas estn mirando a
otros lugares del hemisferio y all irn y nuestros pueblos tantas veces invo-
cados y usados vern con el correr de los aos que la brecha entre pobres y
ricos se ampli y que los gobernantes de turno ya no estn para la rendicin
de cuentas respectiva.
Por lo expuesto, es evidente que la propiedad intelectual e industrial
ha tomado gran fuerza en el contexto socio-econmico de cada uno de los
pases de la regin y en la regin en s misma.
La Integracin Bolivariana debe servir para con eficiencia y sin lirismos
se adopten medidas para crear un efectivo progreso socio-econmico que
permita ver en poco tiempo una real reduccin de los ndices de pobreza,
generacin de empleo y alza del nivel de vida de las gentes. El discurso fcil,
hiriente y demagogo pasar su factura como ya lo ha hecho tantas veces en
el pasado y la Integracin Bolivariana, lo sabremos pronto, ser progreso
o caos?
La Integracin Bolivariana est generando el clima necesario para lo-
grar un ambiente de paz, base fundamental del sistema de cooperacin
internacional, con respecto a los derechos garantizados a los ciudadanos por
cada una de sus constituciones y sistemas jurdicos en general? Analicemos
a tiempo si esta Integracin Bolivariana est diseada para el progreso o el
caos, pero ya.
189
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA TICA Y
EL PROFESIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sergio Amenbar Villaseca *
1. INTRODUCCIN
Cuando se me invit a escribir un artculo en este libro para conmemorar

merecidamente los 60 aos de ejercicio profesional de don Arturo Alessan-
dri Besa, me propuse que ste versara sobre una materia cuyo conocimiento
y respeto fuera bsico para poder definir a un abogado como distinguido,
como es su caso. Pens, al mismo tiempo, que tratara de alguna materia
donde se advirtieran algunas dudas, desactualizaciones y diferencias, ya que
en una ocasin de esta naturaleza pareca propio tratar de aportar sobre
algo trascendente y valrico. Finalmente pretend que el objeto del trabajo
estuviere relacionado con el quehacer gremial con el que, quien recibe el
homenaje, ha estado relacionado permanentemente, hasta el da de hoy.
Al principio del mandato del actual Comit Ejecutivo de ASIPI, se encar-
g a tres ex presidentes de la Asociacin Interamericana de la Propiedad
Industrial, entre los cuales me contaba, el formar una comisin de estudios
sobre tica Profesional, ya que se senta como un requerimiento de los
tiempos actualizar los conocimientos respecto de ella e, incluso, modernizar
el Cdigo de tal disciplina dentro de dicha Asociacin. Ello nos condujo a
concluir que los parmetros ticos profesionales, particularmente a nivel
latinoamericano, estaban, en general, atrasados y su estudio preterido, sin
perjuicio de los esfuerzos que estn haciendo diversas organizaciones e, in-
cluso, poderes pblicos de los Estados. Cuando estbamos en medio de este
estudio estall la actual crisis econmica internacional causada, entre otros
motivos, segn muchos piensan, por la falta de regulacin y, principalmente,
de autorregulacin tica de los diversos agentes econmicos, lo que haca
ms interesante y necesario el anlisis del tema.
* Abogado. Ex Presidente de la Asociacin Chilena de la Propiedad Intelectual (ACHIPI).

Ex Presidente y Presidente Honorario de la Asociacin Interamericana de la Propiedad
Intelectual (ASIPI), donde es miembro de la Comisin de tica y Normativa y Redactor del
Proyecto de reforma de estatutos. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual, Magster
de Empresas, Pontificia Universidad Catlica de Chile y Magster de Economa, Universidad
Gabriela Mistral. Autor de diversos trabajos en la especialidad. Socio Mayor del Estudio Fe-
derico Villaseca en Santiago de Chile.
191
Como dijera el abogado uruguayo don Gustavo Fischer, quien fuera

nombrado Secretario del Comit de tica de ASIPI, en la sesin constitutiva
de ese Comit, la tica dista mucho de ser un best seller en el mundo actual.
Yo agregara que hay mucha gente a la que parece incomodar el tema al
que consideran equivocadamente como una restriccin de la libertad de
emprender. En este sentido, la necesidad de fortalecer el conocimiento y
apego a esta disciplina parece indispensable, no slo en funcin de la sana
convivencia entre profesionales y entre stos y sus clientes, sino que como
un imperativo para la subsistencia de la profesin como tal.
Este artculo no tiene ms pretensiones de ser un ensayo y nace de re-
flexiones que encuentran su raz, al menos en parte, en un intercambio de
ideas colectivo, principalmente dentro de ASIPI. Ello, sin perjuicio de los
debates que han tenido lugar en distintos tiempos dentro de la Asociacin
Chilena de la Propiedad Intelectual, ACHIPI. Sin embargo, lo desarrollo a
ttulo estrictamente personal, sin perjuicio de reconocer el aporte del acervo
comn.
Nuestro objetivo, al respecto, no es introducirnos en grandes disquisi-
ciones filosficas o jurdicas, sino que aportar los elementos esenciales para
un anlisis del tema propuesto, en funcin de conclusiones tiles, prcticas
y fcilmente asimilables.
2. PRECISIONES CONCEPTUALES
Es necesario sealar que para el desarrollo de este tema hemos partido de

las siguientes bases conceptuales:
a) tica profesional: Ms all de cuestiones semnticas o normativas, enten-
deremos como tica profesional los principios de conducta moral que deben
regir para quien realiza un trabajo en que el capital bsico se encuentra en
la inclinacin de la persona, profundamente enraizado en el cultivo de los
conocimientos o aptitudes provenientes de su vocacin y cuyo objetivo fun-
damental es la realizacin individual en el servicio a los dems.
Entenderemos la profesin como todo quehacer que se fundamenta
esencialmente en tales atributos y que conlleva la facultad de cobrar por los
servicios lo necesario para llevar una vida digna.
El concepto de lo profesional, en funcin de lo que proponemos, es del
todo distinto de lo mercantil, que involucra aspectos opuestos al anterior en
materias de operacin, de generacin de lucro y de intermediacin, ello sin
perjuicio de estar los comerciantes tambin sujetos a una tica particular,
pero dismil.
b) Profesionales de la propiedad intelectual: Comprenderemos en el trmino
de profesionales de la propiedad intelectual a quienes ejercen una actividad
estructurada en funcin de la constitucin, mantencin y defensa de los
derechos de propiedad intelectual y de asesora especializada en la materia,
en cuanto supongan un conocimiento profundo de la legislacin y de las
prcticas del caso.
192
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA TICA Y EL PROFESIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
3. SUJECIN A LA TICA DE LOS PROFESIONALES

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Parece evidente que los profesionales de la propiedad intelectual estn so-

metidos a la tica en su actuar, en cuanto tales, porque:
Practican una actividad de carcter social que debe tender moralmente
al bien;
Esa funcin, realizada habitualmente tiene, en un sentido propio y no
restrictivo, el carcter de profesin y requiere de conocimientos y aptitudes
especiales;
A mayor abundamiento, su actividad trasciende en un sentido amplio
al destinatario inmediato de los servicios, e interesa a un vasto nmero de
terceros, directa o indirectamente involucrados por la forma en que ellos se
prestan;
Adems, las relaciones entre quienes ejercen tal quehacer requieren
llevarse, conforme a su naturaleza, dentro de ciertos principios conductuales
de carcter moral, diferentes de los que rigen otras actividades.
4. CLASIFICACIN, PARA EFECTOS TICOS, DE LOS

PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Los profesionales de la propiedad intelectual, segn los hemos definido

en el punto 2 b) de este artculo, forman parte, a nuestro juicio, del rea
de las actividades jurdicas, aunque para ciertos efectos de extrema com-
plejidad, ellos se asesoren o acten conjuntamente con profesionales de
otras reas.
De esta forma, su actuar trascendente requiere ser dirigido y coordinado
profesionalmente por quien tenga conocimiento de las leyes comunes y de
las especiales sobre la materia. Por otra parte, es obligatoria la intervencin
de abogados en los trmites contencioso-administrativos o judiciales rela-
cionados con la constitucin, mantencin y defensa de los asuntos de la
especialidad.
En un concepto moderno, la abogaca no constituye slo una funcin
litigiosa, sino que de asesora legal en todos los campos, incluyendo el ad-
ministrativo, y es generalmente aceptado que los abogados ejercen como
tales cuando actan aportando su conocimiento, en todas las materias en
que se les requiere de consejo jurdico. Esto, ms all aquellos casos en que
se exige su intervencin por ley, siendo la calidad de estos profesionales,
en tal sentido, indivisible. Hoy, nadie considera que los abogados actan
como tales en juicio y en otra calidad en el consejo y asesora jurdicos no
contenciosos.
As, el Cdigo Deontolgico de los Abogados de la Unin Europea
seala que el abogado es asesor y defensor de su cliente y que su fun-
cin se desarrolla tanto en la actividad jurdica como en los asuntos
judiciales.
193
5. DOS CUESTIONES ESENCIALES
Establecido que los profesionales de la propiedad intelectual deben ac-

tuar bajo los principios ticos de la profesin jurdica, sin perjuicio de la
sujecin a las normas de tica propias de otros expertos que contribuyan
a la constitucin y defensa de derechos, las que deben completarse y ser
consecuentes con las normas que rigen a los abogados para o con los que
actan, correspondera analizar las consecuencias que la sujecin a dichas
normas acarrea.
La responsabilidad expresa del abogado, respecto de las actuaciones de
terceros no abogados que actan con l, es indispensable en una regulacin
moderna y vemos que no ha escapado a la visin del Colegio Chileno de la
Orden, que la ha incorporado a su propuesta de normativa sobre Reglas
de Formacin de Clientela y Relacin de los Abogados con los Medios de
Comunicacin que hace al abogado responsable de las conductas de los no
abogados que actan para y con l.
Dada la limitada extensin de este trabajo, analizaremos las consecuen-
cias que tienen en dos planos, la calificacin moral de las conductas profe-
sionales, los que son de gran actualidad y los que plantean, en ciertos extre-
mos, desafos interpretativos que, en definitiva y en muchos casos, requieren
responderse separando tajantemente los principios ticos profesionales de
los que rigen o deben regir el actuar comercial.
Ellas son la independencia del profesional, por una parte, comprendidos
los efectos de los conflictos de intereses y, por la otra, la relacin entre los
especialistas de propiedad intelectual.
6. INDEPENDENCIA PROFESIONAL Y CONFLICTO DE INTERESES
El profesional del rea jurdica debe actuar cuando defiende, aconseja o

asesora a una parte, en forma independiente del profesional que lo hace
respecto de su contraparte, entendindose como tal a quien litiga en calidad
diferente o a quien tiene o pueda tener pretensiones contrarias o probable
y manifiestamente contrarias. Asimismo, los profesionales no pueden tener
creencias, posiciones o relaciones personales o intelectuales que los condi-
cionen en contra de sus representados, o en el plano religioso, econmico,
familiar, etc.
Es decir, la independencia del profesional para defender, asesorar o
aconsejar a un cliente debe ser absoluta, en el sentido que no puede existir,
entre quien defiende o asesora a una parte o cliente, dependencia, conexin
o relacin alguna, de cualquier especie, que pueda influir, aun cuando sea
parcialmente, en su obligacin de dar lo mejor de s en funcin de su man-
dante, ya sea por motivos individuales, ya sea con motivo de la defensa o
representacin de intereses de clientes que tengan o puedan tener objetivos
contrapuestos o divergentes.
De esta manera, como el defender a una parte que tiene pretensiones o
visiones de fondo distintos a la finalidad del profesional o de otro cliente,
194
resta necesariamente al profesional fuerza y libertad para actuar debida y

responsablemente por uno de los involucrados, el conflicto de intereses es
una especie de menoscabo de la independencia del defensor, consejero a
asesor legal.
Esto parece tan evidente en el plano judicial o contencioso que en
nuestra nacin se sanciona expresa e, incluso, criminalmente, al abogado
que represente a una parte y a su contraparte en el mismo juicio y al que
dolosamente perjudique a su cliente. As, el Cdigo Penal de la Repblica
de Chile, castiga a:
Art. 232. El abogado que, teniendo la defensa actual de un pleito, patroci-
nare a la vez a la parte contraria en el mismo negocio; y
Art. 231. El abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio,
perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos.
En primer trmino, de la lectura de los tipos penales se advierte que, al
menos en el caso del art. 231, la conducta sancionada refiere a cualquier
aspecto de la profesin, no slo al campo contencioso. Por otra parte, el
Art. 232 castiga el patrocinio de partes contrarias en cualquier tipo de jui-
cios y, por ende, debiera entenderse que se aplica a litigios ante tribunales
ordinarios o especiales y de toda especie, comprendindose, entre otros, los
criminales, civiles o administrativos.
Ahora bien, la normativa penal est concebida para casos extremos, sien-
do ampliamente superada, en cuanto a exigencias de conducta, por la tica
profesional y, en menor grado que el tico, por la normativa civil, que puede
contemplar sanciones cuando se causa dao, faltando al deber correspon-
diente, sea por imprudencia, culpa o negligencia.
As, el Cdigo de tica del Colegio de Abogados de Chile obliga al profe-
sional de la Orden abstenerse de patrocinar o actuar en un asunto, cuando
por cualquier motivo pueda ver menoscabada su independencia. El mismo
Cdigo lo compele a revelar de inmediato al cliente un conflicto de inte-
reses. Normativas modernas, van ms all. El Cdigo Deontolgico de la
Unin Europea, al que ya aludiramos, extiende la obligacin de revelar el
conflicto de inters desde que exista peligro grave de tal, comprendiendo
expresamente las actividades de defensa, asesora y representacin profe-
sional.
En consecuencia, parece pertinente examinar situaciones relativas a la
independencia y a los conflictos, que tienen que ver con el campo tico y
que podran llegar a dar lugar a acciones civiles e, incluso, criminales, en los
supuestos que hemos sealado.
Algunas de estas situaciones se hacen ms posibles, por el hecho de que
hoy los profesionales tienden a agruparse en sociedades. Estas sociedades
muchas veces se han ido transformando en mega-entes y conllevan serios
peligros conductuales cuando los principios no estn claros o cuando ellos
mutan en pos de un excesivo afn de lucro o de absorcin de clientela.
Al respecto nos parece que los conceptos ticos de independencia del
profesional o de delimitacin de la representacin de intereses contrapues-
tos se ponen en jaque, en particular, en los siguientes casos:
195
a) Cuando se hace una separacin entre el profesional individualmente

considerado y la firma a la que pertenece, ya que es indudable que entre el
uno y la otra hay dependencia o conexin. Ello que aparece implcito en
nuestra normativa, est expresamente contemplado en otras legislaciones
ms modernas.
Al respecto, por ejemplo, el Cdigo Disciplinario del Abogado en Co-
lombia, establecido por Ley, seala que constituye falta grave a la lealtad con
el cliente el patrocinar, representar o asesorar simultnea o sucesivamente,
a quienes tengan intereses contrapuestos y que en esta falta pueden incurrir
los abogados de una misma firma que incurran en tal conducta.
Sin embargo, en Chile, la falta de mencin expresa a las oficinas o so-
ciedades, causa confusiones entre quienes practican la profesin legal. As,
segn noticia aparecida en el diario El Mercurio de Santiago de Chile, en
julio de 2009, se habra presentado una querella en contra de un abogado
de la plaza por actuar en una misma causa judicial por intereses contrapues-
tos, causa que a dicha fecha estara pronta para formalizacin del inculpa-
do. El abogado afectado, segn la misma publicacin, habra justificado su
actuacin porque en una condicin l habra estado actuando por s, solici-
tando la quiebra de una compaa y, en cambio, dicha compaa no estara
representada por l, sino que por su empresa de abogados, en la condicin
de deudora o fallida. No nos parece propio pronunciarnos sobre la materia
criminal, recin en ciernes, pero la justificacin suscita reservas evidentes
desde el punto de vista tico.
Por otra parte, el mismo diario El Mercurio de Santiago publica en sep-
tiembre un artculo titulado El riesgo para las Empresas cuando los aboga-
dos juegan a dos bandas, relativo a tres nuevos casos de prevaricacin que se
tramitan ante la Justicia, sealndose que estos casos son poco comentados,
pero muy frecuentes, resolvindose generalmente en va extrajudicial, lo que
demuestra la validez de nuestra preocupacin general sobre el tema.
b) Cuando dos profesionales pertenecientes a una misma firma preten-
den poder defender, representar o aconsejar intereses manifiesta e irrecon-
ciliablemente contrapuestos, ya que sin duda existe una relacin societaria
o de dependencia entre ellos. A esta situacin parecen plenamente apli-
cables las reflexiones que hemos hecho en el acpite a) inmediatamente
precedente.
Este escenario se puede presentar fcilmente, incluso, en dos especiali-
dades distintas. En propiedad intelectual el manejo de los secretos y aspectos
tecnolgicos y estrategias de mercado son vitales. Entonces resulta difcil sos-
tener que dentro de una misma firma haya total separacin o independencia
entre estos asuntos y los que refieren en otras disciplinas, en que dichas
cuestiones estn generalmente inmersas, directa o indirectamente. A ello
es precisamente a lo que refiere el especialista norteamericano en aspectos
ticos de negligencia profesional, Robert E. Mc. Laughlin, en su artculo
titulado Diez errores que los profesionales en patentes cometen, cuando
seala que una fuente preocupante de potenciales conflictos de inters es la
absorcin de boutiques de propiedad intelectual por grandes firmas.
196
De esta manera, pareciera que la fusin o absorcin de oficinas de pro-

piedad intelectual por firmas de prctica general, slo carecera de riesgos
cuando la pretensin de la fusin y absorcin fuera prestar una asesora cua-
litativamente ms universal. Sin embargo, el riesgo de incurrir en conflictos
de inters aumentara si se pretendiera sumar la clientela de las dos firmas
involucradas en el fenmeno. En cualquier evento, en este supuesto, serios
resguardos y acciones para prevenir e informar a tal clientela, de represen-
taciones incompatibles, surgirn como requeridos.
c) Cuando las partes de posiciones diversas son representadas o asesora-
das por firmas diferentes, pero relacionadas en su propiedad, ya que ni ella
ni sus profesionales son independientes por la relacin de quienes detentan
derechos en tales sociedades, en razn de la comunidad de intereses entre
esas personas jurdicas y, adems, por la subordinacin a poderes conexos,
tanto de los socios como de los dependientes de una y otra.
d) La representacin de partes conflictivas cuando el profesional que
asesora a una parte est subordinado o depende de los conocimientos, de
los medios o de cualquier otra forma del que representa a la otra.
Esta situacin se da cuando, en caso de conflicto de intereses, el profe-
sional que asesoraba a una parte cuya defensa entrega la responsabilidad
del caso formalmente a otro profesional, por lo general no especializado
en la materia, el que sigue en cualquier forma sometido a quien le entreg
el asunto, ya sea porque paga sus honorarios, mantiene el contacto con el
cliente, tiene los conocimientos particulares que requiere la materia del
servicio, de los que carece el substituto, o posee los medios especficos
para realizar un servicio que no tiene el nuevo profesional que recibi el
asunto.
Al respecto, recordamos que, hace algn tiempo, el Tribunal de Propie-
dad Industrial de nuestro pas comenz a exigir, al menos de modo formal
que era hasta donde poda llegar, que se manifestara plenamente la total
independencia del nuevo defensor, representante o asesor, doctrina con la
que personalmente estamos en completo acuerdo, con la sola condicin que
se otorguen las instancias procesales necesarias para que tal cambio radical
no afecte el derecho a defensa del cliente objeto del cambio.
Como se podr haber apreciado, al causar o poder causar los conflictos
de inters o de falta de independencia graves trastornos en el plano tico,
con eventuales consecuencias civiles y hasta penales para el profesional que
no acte de manera adecuada, en el apartado siguiente nos referiremos a
algunas medidas para evitarlos.
. MEDIDAS PARA EVITAR LOS CONFLICTOS POR FALTA

DE INDEPENDENCIA E INTERESES CONTRAPUESTOS
La mayora de los cdigos, normativas y legislaciones que regulan la tica y

la correcta prctica de la profesin jurdica, sealan que es obligacin del
profesional informar de inmediato a su cliente cuando surge un conflicto
19
de intereses, lo que es obvio se extiende tambin a comunicar la existencia

de una causal de prdida de independencia.
En consecuencia, en los centros ms adelantados se han creado proto-
colos tendientes a detectar los posibles conflictos antes que surjan, por la
profunda secuela de diferentes tipos que pueden ellos conllevar.
Estas precauciones, se harn cada vez ms necesarias, porque la comple-
jidad del ejercicio de la profesin resulta mayor a medida que transcurre
el tiempo pudiendo, como consecuencia, surgir da a da nuevos conflictos
que antes no se avizoraban o conceban.
Al respecto es sumamente ilustrativo, en materia de propiedad intelec-
tual, el caso de una antigua y muy conocida firma profesional, de un pas
desarrollado, especialista en propiedad intelectual, hoy desaparecida, que
se vio involucrada en un caso tico disciplinario que ha pasado a ser clsico
para demostrar la complejidad que hoy tiene el detectar los conflictos que
analizamos y que demuestran el extremo cuidado que se debe tener para
evitarlos.
Dicha firma representaba administrativamente a tres interesados en dere-
chos de patentes, en relacin a un producto medicinal. Habiendo obtenido
el derecho para uno de ellos, sin haber aparentemente detectado su efecto
respecto de la actividad de los otros, el obtentor de la nueva patente dedujo,
por medio de otros abogados, una accin de infraccin de patente contra
otro de los clientes de la firma, involucrado en la fabricacin del producto
protegido. Pues bien, el afectado por la supuesta infraccin inici juicios por
responsabilidad tica y prctica negligente en contra de la firma especialista
en patentes de la que eran clientes todos los involucrados.
Ntese, sobre el particular, que la representacin indicada como incom-
patible, se produjo antes de los litigios sobre infraccin e interferencia y que,
por lo tanto y en sntesis, se persigui a los abogados por el hecho de haber
representado o aconsejado a las tres firmas involucradas en etapas previas,
situacin en la que estamos prcticamente ciertos no existi mala fe, sino que
problemas de comunicacin entre profesionales, y probablemente entre stos
y los clientes, y de inadvertencia en los futuros efectos de la actuacin por los
clientes que, en definitiva, resultaron afectados de una u otra forma.
Lo anterior, junto a la escalada de acciones por prctica negligente o
mala prctica contra profesionales de la propiedad intelectual, que algunos
calculan en los ltimos aos ha aumentado en alrededor de un 200% slo
en los Estados Unidos, aconseja seguir las medidas preventivas, lo que hoy en
da se encuentra posibilitado en gran medida por los medios tecnolgicos,
en particular los computacionales.
Sobre esto corresponde manifestar que la experiencia nos indica que la
globalizacin acarrea que las situaciones que se estn produciendo en otras
partes del mundo, tarde o temprano llegarn a nuestro pas, por lo que la
conclusin no puede ser otra de que tales protocolos o medidas preventivas
deben adoptarse entre nosotros a la brevedad posible.
Los protocolos para evitar situaciones conflictivas contemplan medidas
que podemos denominar estratgicas y otras que podemos denominar prc-
ticas, las que se explican a continuacin.
198
.1. MEDIDAS ESTRATGICAS
a) Seleccin o delimitacin de clientela
La profesin legal tiene necesariamente una clientela limitada por lo que es

necesario seleccionarla con extremo cuidado.
En efecto, no hay profesin que naturalmente rechace ms posiciones
excesivamente dominantes que la que analizamos, que se nutre precisa-
mente del consejo y de la asesora a muchas personas que pueden tener
pretensiones contrapuestas y, de esta manera, requieren ser asesoradas por
profesionales diferentes. Esto dista absolutamente de lo que sucede en la
actividad mercantil, donde las posiciones dominantes son buscadas por los
actores dentro de las limitaciones establecidas por la ley.
Al menos en cada caso o asunto, deberan idealmente intervenir tantos
profesionales o firmas profesionales distintas, como diferentes intereses
haya. En consecuencia, el afn de crecer constante, progresiva y cuantitati-
vamente en lo profesional, sin reparar en la contradiccin esencial y en el
potencial riesgo que esto implica, conduce a un grave riesgo. Ello requiere
enfocar con mucha racionalidad y prudencia el desarrollo de las oficinas
de propiedad intelectual, acten o no en conjunto con oficinas de prctica
general.
b) Difusin de la tica dentro de cada oficina de profesionales
Hemos sealado previamente que el profesional de la propiedad intelectual

es responsable del cumplimiento tico no slo en lo individual sino que del
comportamiento en cuestin de sus otros socios, asociados y dependientes.
De esta manera y dado que la enseanza de esta disciplina moral, en gene-
ral, ha sido bastante marginal o limitada, es necesario difundirla dentro de
cada oficina, explicitando su importancia, para promover un compromiso
de la organizacin con sus principios valricos y dando a conocer el riesgo
de ignorarlos.
Como el evitar los conflictos de intereses o la de falta de independencia
cae dentro del deber ser del comportamiento profesional, su comprensin
debiera llevar, necesariamente, a la deteccin de estas situaciones, evitndose
as todas sus ulteriores perniciosas consecuencias.
.2. MEDIDAS PRCTICAS
Las principales medidas prcticas que se recomiendan por quienes han

estudiado la materia, son las siguientes:
a) Determinar, antes de aceptar la representacin de un nuevo cliente,
con el apoyo de medios computacionales, que no existan inhibiciones a la
independencia o conflictos de intereses reales o potenciales con los de los
199
clientes ya existentes. A tal efecto, en ciertas firmas hoy existen profesiona-

les especializados que analizan cualquier duda sobre la materia, evaluando
la manera de actuar en forma moral y legalmente correcta, quedando la
decisin definitiva normalmente a cargo de instancias superiores de cada
organizacin de profesionales.
b) Comunicar al cliente cualquier conflicto de intereses o cualquier po-
sible interferencia y obtener, cuando procediere, las autorizaciones escritas
correspondientes para hacerse, cuando sea posible, proceda y as lo deseen,
de instrumentos escritos de los eventuales interesados, que descarguen la
responsabilidad del profesional.
c) Establecer por escrito la fecha de comienzo y trmino de la relacin
de un cliente, con una enumeracin de los casos en que ste ha interve-
nido.
d) Comunicar de inmediato a quien encarga un asunto, cualquier con-
flicto evidente de intereses o cualquier inhibicin de independencia del
profesional, evitando retener a ambos interesados, ya que ello, aunque sea
para efectos de conciliarlos y mientras no sea expresamente pedido por los
involucrados, implica un riesgo.
e) Cuando sea del caso, entregar la defensa de una o ambas partes a un
tercero completamente independiente y jams a un profesional que tenga
dependencia intelectual, material o de otro tipo con quien no pudo atender
el asunto.
.3. UNA MEDIDA A ESTUDIAR
Como ya lo sealramos, no hay mejor detector de un conflicto de intereses

que los propios clientes.
Por otra parte, hoy existe claramente el riesgo que la falta de deteccin
de tales situaciones pueda resultar en reproches ticos y de prctica negli-
gente o culpable. Si se tiene en cuenta que la representacin en cuestiones
legales, incluyendo las de propiedad intelectual, es generalmente pblica o
necesariamente se conoce en organismos administrativos, judiciales, auxilia-
res de la administracin de justicia e, incluso, en los rganos privados que
realizan funciones de inters pblico, vale la pena analizar, como medida de
proteccin ante eventuales acusaciones, la posibilidad que los profesionales
del rea legal en general publiquen en sus pginas web los datos bsicos de
las personas que cada profesional asesora permanentemente, as como los
de todas aquellas firmas del rea relacionadas con la oficina profesional
titular de la pgina web.
No obstante lo sealado, constatamos que el Proyecto de Reglas de For-
macin de Clientela y Relacin de los Abogados con los Medios de Comuni-
cacin, antes aludido, prohbe dar a conocer informacin sobre la clientela
presente o pasada. Sin embargo, estimaramos conveniente la aclaracin de
200
esta prohibicin en el sentido de permitirse e, incluso exigirse, la sola pu-

blicacin del nombre del cliente permanente y el rea en que se le atiende,
para el nico efecto que proponemos
Obviamente, hay que estudiar en detalle las repercusiones jurdicas y los
lmites precisos que podra tener tal publicacin, lo que escapa al objeto de
este trabajo.
8. EL TRATO ENTRE PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL
8.1. A SPECTOS A TRATAR
En esta parte no queremos extendernos sobre los protocolos formales que

deben seguirse entre los profesionales de la propiedad intelectual, no por-
que ellos no sean importantes, sino porque estimamos que hay cuestiones
mucho ms fundamentales y de fondo que refieren a las relaciones que ellos
se deben entre s, que no nacen de cdigos de buena educacin, sino que
dicen relacin con la esencia de la profesin y quienes la practican.
Todo lo que manifestaremos parte del principio enunciado al iniciar este
artculo, en el sentido de que el profesional es una persona que sirve a los
dems mediante caractersticas propias y adquiridas, prestndole un servicio
que puede dar derecho a recibir una retribucin razonable.
Sin embargo, en una poca en que los valores bsicos parecen haberse
extraviado, de pronto da la sensacin de que lo bsico de los principios
profesionales se hubiere perdido y pienso que es un deber recuperarlos, en
beneficio del prestigio de la actividad y de quienes la practican.
8.2. R ACES DE UN SISTEMA TICO DE RELACIONES

PROFESIONALES
Las raigambres del sistema tico de relaciones profesionales se encuentra

en las virtudes perdurables de la organizacin gremial, que postula que el
crecimiento profesional se basa en el desarrollo comn de los miembros
que practican una determinada actividad; en el engrandecimiento de la
profesin por el esfuerzo de todos y, en definitiva, por considerar el afn de
todos y cada uno de los que la ejercen como una empresa propia.
Desgraciadamente, el orden pareciere hoy haberse invertido, manifes-
tndose como primera prioridad, antes que el crecimiento y la perfeccin
comn, el nimo individual de lucro, en claro desmedro de los otros. Lo
que era comn, se ha transformado en utilitario, pareciendo todo lo que no
tenga un objeto ms bien mercantil una retrica hueca y caduca.
Esta visin es, a nuestro entender, tremendamente perjudicial desde el
punto de vista humano y laboral y se va manifestando progresivamente en
una degradacin del ser y del actuar.
201
8.3. A LGUNAS CONSECUENCIAS DEL TRASTOqUE DE VALORES
a) Deformacin de los principios concurrenciales
Si el elemento central en el ejercicio de la profesin es prestar un servicio, la

aptitud concurrencial, ya que la palabra competencia no nos parece la ms
propia cuando hablamos de tica profesional, debiera depender primordial-
mente de la calidad que sea capaz de imprimir cada cual a sus actuaciones,
siendo los otros elementos involucrados secundarios.
Sin embargo, muchas veces, tal concurrencia, al ignorarse los principios
bsicos, parece desenvolverse primordialmente en base a otros instrumentos,
de curiosa similitud con la actividad comercial, como lo son la publicidad
impropia y hasta de mal gusto; la directa solicitacin de clientela; el pago de
comisiones a intermediarios; los honorarios irracionalmente bajos y otros
expedientes que pueden ser adecuados para quien vende o intermedia un
producto y no para un profesional, que ofrece su propia capacidad, correc-
cin y experiencia.
b) El valor de los servicios
Tiene especial relevancia tica el valor de los servicios, en cuanto ellos no se

presten bajo la modalidad pro-bono, la que apoyamos plenamente. Pero en
el caso normal de que estos servicios se cobren, su valor debe ser razonable,
en consideracin a la capacidad, experiencia y conocimientos del profesio-
nal; la naturaleza y dificultad de las prestaciones y la capacidad econmica
de la clientela.
Debiera, entonces, concluirse que entre dos o ms profesionales u ofici-
nas profesionales del mismo nivel, debieran cobrarse por los mismos servi-
cios, honorarios dentro de parmetros relativamente similares.
Esto, que parece de toda lgica, hoy en da no suele presentarse ordinaria-
mente, al menos en los pases de Latinoamrica, incluido, por cierto, Chile.
En efecto, si se mantuviera este principio, los clientes que desearan verse
representados por firmas de una determinada categora, deberan necesaria-
mente estar dispuestos a pagarles honorarios adecuados, so pena de tener que
sufrir la baja en la calidad de la atencin recibida, al tener, de lo contrario,
que escoger profesionales de menor experiencia, capacidad o preparacin.
Sin embargo, existen clientes que permanentemente exigen rebajas in-
justificadas de honorarios y muchos profesionales que aceptan este actuar.
All no para el problema. Da a da esos mismos clientes que presionaron por
rebajas excesivas, requieren nuevos descuentos y ante la eventual negativa
del profesional, mudan su atencin a otras firmas del mismo nivel, quienes
convienen en atenderlos a estos valores absurdamente reducidos.
Si a lo antes descrito se suma la falta de tica de quienes habitualmente
usan entrometerse en la clientela ajena, ofrecindole precios desproporcio-
nadamente bajos, se concluye que la cuenta por estas actuaciones impropias
o incorrectas la pagar la actividad toda. Los profesionales capacitados, por-
202
que tendrn que reducir hasta lo insensato los precios de sus prestaciones,
y la profesin, porque ya no importar quin y cmo presta el servicio, sino
que nicamente qu valor se le fije. Los clientes, cuando enfrenten casos
complicados o requieran de especial confiabilidad del agente, no tendrn
en quien descansar, lo que constituir el importe que paguen por aquellos
de los suyos que han fomentado y capitalizado estas conductas impropias.
A mayor abundamiento, esto se est dando paradjicamente en un mun-
do que requiere profesionales cada vez ms preparados. No es difcil adver-
tir, entonces, que de persistir esta contradiccin, las oficinas de profesionales
de la propiedad intelectual, como entes especializados y confiables, pueden
dejar de ser sustentables.
c) La profesin como commodity, consecuencia final de la falta de tica
El afn mercantil en los cnones usados en la concurrencia profesional est

conduciendo a que la profesin se vaya transformando en una especie de
materia prima o commodity, en que se atiende slo a los elementos genricos
de la actividad, desapareciendo todos los elementos personales propios de
ella. La prctica de dichas conductas, que desgraciadamente se han exten-
dido mucho, tiene implicancias que van mucho ms de lo simplemente
material y que son lesivas de la esencia de la profesin legal y de quienes la
practican apegados a los mandatos ticos.
9. CONCLUSIONES
De lo anteriormente expuesto se obtienen las siguientes conclusiones prin-

cipales:
a) que, en varias situaciones, los parmetros ticos bajo los cuales se
est desarrollando la profesin de la propiedad intelectual en Chile y en
Latinoamrica, distan de ser satisfactorios, por estar desactualizados o por
la falta de conocimiento o de adhesin de los profesionales.
b) que ello implica un peligro cierto e inminente para la profesin,
como para los que la practican y, en particular, para los trasgresores, que
tarde o temprano debern enfrentar a sus pares o a sus clientes.
c) que se hace indispensable que los colegios y asociaciones que agru-
pan a dichos profesionales pongan especial cuidado en la materia, pro-
moviendo su estudio y regulacin e incentivando y exigiendo el estricto
cumplimiento tico.
d) que la misma tarea debe llevarse a cabo dentro de las oficinas de
profesionales de propiedad intelectual.
e) que de no surtir efecto o de resistirse o ignorarse la labor educativa,
los organismos antes referidos debern tomar las medidas pertinentes para
203
obtener o promover la sancin, en la sede que corresponda, de las violacio-

nes a las normas ticas.
f) que se hace necesario que los honorarios por los servicios de los
profesionales de la propiedad intelectual reflejen el valor agregado que ellos
conllevan, para evitar que tales servicios sean tratados como un mero objeto
de intermediacin.
204
EL SISTEMA MARCARIO Y LA REALIDAD
Jorge Otamendi *
1. INTRODUCCIN
No hay sistema marcario que funcione bien si no soluciona de manera ade-

cuada cules han de ser los signos registrables como marcas. No hay posibi-
lidad de lograr tal solucin si se ignora la realidad. Una solucin inadecuada
perjudicar o beneficiar indebidamente a algn actor en el mercado.
Antes de entrar en el tema, quiero aclarar que cuando hablo de sistema
marcario, hablo del conjunto indivisible formado por las normas, la auto-
ridad administrativa de aplicacin de las normas y los jueces, sus ltimos
intrpretes. Se requiere pues, una buena normativa, bien ejecutada y bien
interpretada. Esto es en particular importante cuando se habla de la regis-
trabilidad de los signos. En el caso, no basta con que la norma diga que los
signos con capacidad distintiva son registrables si la autoridad de aplicacin
deniega marcas registrables y la justicia convalida el criterio equivocado, o
si la ley prohbe el registro de signos registrables. Se trata de un todo en
el que si una parte falla, el resultado ser negativo. Hay resultado negativo
cuando se deniega el registro de un signo distintivo o se concede uno que
no lo es.
Negar proteccin a un signo distintivo favorece la competencia desleal,
lo cual es contrario a la finalidad y razn primordial de ser de toda legisla-
cin marcaria. Otorgar proteccin a signos que no deberan ser monopo-
lizados porque no son distintivos es igualmente malo, ya que se le dara a
alguien una ventaja competitiva indebida a travs de una exclusividad sobre
algo que debiera estar en el dominio pblico. Esta cuestin no siempre se
resuelve de manera acertada. Pero es mucho ms nocivo cuando se deniega
* Abogado, Universidad Catlica Argentina. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales,

Universidad Nacional de Buenos Aires. Master en Comparative Law, Universidad de Illinois.
Director de la Seccin de la Propiedad Industrial, Instituto de Estudios Legislativos Federa-
cin Argentina de Colegio de Abogados. Profesor Universidad Austral y Universidad Catlica
Argentina. Autor de libros y trabajos sobre derecho de marcas. Ex Presidente de la Asociacin
Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial. Ex Secretario Permanente, Asociacin
Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Presidente del Grupo Argentino de la
Asociacin Internacional para la Proteccin de la Propiedad Intelectual (AIPPI).
20
la proteccin que debi otorgarse. En estos casos, los terceros se aprovecha-

rn indebidamente del prestigio ajeno y el titular del signo habr perdido
tiempo y esfuerzo. No habr posibilidad de corregir esto en el futuro. Es
que el signo cuya denegatoria ha operado est condenado a la coexistencia
por siempre, y esta situacin es difcil de revertir. En cambio, si se concede
mal un registro, ello tiene correccin ms o menos inmediata a travs de la
posibilidad de obtener la cancelacin de la marca respectiva.
2. EL AFN DENEGATORIO: UN SOLO COLOR
Entre los signos que ms dificultad encuentran para que les sea reconocida
la proteccin est el color nico que puede tener tanto el producto o bien
su envase o envoltorio. En el caso del color de un producto, me refiero al
color no necesario, ya que de serlo no debera haber discusin alguna en
cuanto a su no proteccin. El color nico debera ser perfectamente regis-
trable en los dems casos.
Hay una cantidad de productos que son reconocidos y distinguidos por
el pblico consumidor por el color preponderante de sus envases o envolto-
rios. En rigor de verdad, nunca hay en envases y envoltorios un color nico,
ya que siempre habr partes denominativas y otros elementos con colores
que harn contraste con el color preponderante. Por lo general, el registro
se pedir y obtendr para el conjunto y el problema surgir cuando alguien
use ese mismo color preponderante junto con otros elementos diferentes y
se decida, sea para otorgar el registro o para detener el uso, que la coexis-
tencia es posible. Desde luego que hay quienes solicitan la proteccin para
el color, de manera independiente, y les es denegada. La consecuencia es
la misma.
Como dije recin, infinidad de productos son reconocidos y distinguidos
por los consumidores por el color preponderante que tienen los envases y
envoltorios. Chocolates, golosinas, pelculas fotogrficas, alimentos para
perros y para gatos, entre tantos otros. Los hay tambin en los servicios
como ser transporte, de seguridad, de correos, etc. El que los consumidores
reconozcan esos colores, significa que son verdaderas marcas, ms all de
lo que la ley diga, o de lo que opinen los que interpreten la norma en sede
administrativa y judicial. Se podr decir que la ley no acuerda proteccin y
que bien puede estar as escrito en ella. En cualquier caso se estar negan-
do una realidad inconmovible, ya que esos signos son marcas para quienes
compran sus productos. Igual negacin ocurrir cuando se juzgue que a
pesar del mismo color preponderante, las marcas son inconfundibles por la
diferencia de los dems elementos que las conforman. Bajo la excusa de la
inconfundibilidad o por sostenerse que no hay monopolio sobre un color,
se privar al titular originario de un importante valor que quedar en el
dominio pblico. A partir de entonces el consumidor no podr ya asociar
el color con un producto, servicio u origen determinados. Lo que quiero
decir es que ese color debe ser protegido en s mismo, ms all de la con-
fundibilidad.
208
Alguien un poco ms contemplativo podr sostener que esta proteccin

slo debera acordarse a marcas con una difusin o notoriedad importante.
No estoy de acuerdo con ello. Si un solo color o un color preponderante
es capaz de distinguir en un caso, lo ser en muchos otros y no requiere de
notoriedad para ser protegible. Quien ha comprado un producto con enva-
se en el que prepondera un color, lo ha de recordar y eso tiene valor en el
mercado. Quienes deniegan la proteccin deberan preguntarse y responder
a quines estn favoreciendo con su actitud. La respuesta es fcil, favorecen
a aquellos que podrn usar el mismo color en sus envases y envoltorios.
Que no se diga que de haber competencia desleal se podr recurrir a los
tribunales para hacer cesar el acto, porque no tiene justificacin esperar a
ese momento para reconocer la proteccin. Si el signo es protegible, lo es
en todo momento.
No hay, a mi juicio, razones convincentes para negar la proteccin. No lo
es el que la ley lo prohba, pues en ese caso debera ser modificada. Al existir
una cantidad casi ilimitada de colores obviamente me refiero a los tonos re-
sultantes de las combinaciones de colores primarios no puede decirse que
otorgar una marca perjudicar a competidores o eventuales competidores.
Por otra parte, nunca lo han hecho, pues si no ya sera uso comn. Ellos
tienen abierta la posibilidad de recurrir a otros colores. No se me ocurren
perjudicados ante una solucin de reconocimiento y proteccin.
Lo mismo cabe con respecto al color aplicado al producto en s mismo,
en tanto no sea necesario. Tambin aqu hay casos de reconocimiento y dis-
tincin por parte del pblico consumidor. El ejemplo por excelencia es el
color amarillo de los anotadores Post It. En cantidad de oportunidades he
preguntado en clase, mostrando el producto, de qu se trata. Invariablemen-
te ms del setenta por ciento contestan Post It. No dudo que en el pblico
en general se repetir un alto grado de reconocimiento. El color amarillo
funciona como marca.
Debo admitir que adems de ser estos casos menos que los recin ex-
puestos, tambin habr que analizar si no hay funcionalidad en el color
en cuestin. Si la hay, obviamente no podr acordarse proteccin por el
carcter necesario del color. Ser una cuestin de prueba en cada caso, pero
nunca de negativa a la proteccin. Adems siempre se puede optar por un
criterio amplio de proteccin y, al juzgar los casos concretos, aplicar un cri-
terio ms benvolo en el cotejo para admitir mayores similitudes tratndose
de colores en los que pueda haber cierta funcionalidad.
Si bien me refiero especficamente en este breve trabajo a los colores
nicos o preponderantes, estoy convencido que la misma actitud debe adop-
tarse para todo tipo de signos cuyo uso por terceros constituya un acto de
competencia desleal.
3. LA ATRIBUCIN DE DEBILIDAD DISTINTIVA
No todas las marcas tienen el mismo poder distintivo. Un menor poder dis-
tintivo no debe significar negar la proteccin. La marca debe ser concedida,
209
pero ser una marca dbil. Es dbil un signo que sea evocativo del producto
o servicio que va a distinguir o bien de alguna de sus caractersticas, o un sig-
no que comparta alguna de sus partes con varias otras marcas anteriores.
A menor poder distintivo le corresponder una mayor debilidad. Y esto
quiere decir que cuanto ms dbil sea la marca, mayores similitudes tendr
que soportar en marcas con las que deber coexistir. Sin embargo, esa de-
bilidad nunca podr ser la excusa para la coexistencia de marcas idnticas
o casi idnticas.
Cuando las marcas son dbiles se debera aplicar un criterio benvolo en
el cotejo. Si este criterio fuese aplicado indebidamente, nos encontraremos
con malos resultados. Se favorecera la confusin y la competencia desleal.
Me refiero a aquellos casos en los que sin razn alguna se considera capri-
chosamente a determinados signos como dbiles y, por tanto, se los obliga
a coexistir con otros similares. Esto sucede con dibujos representativos de
algo, o dibujos muy simples, y podra suceder con los colores o con cualquier
signo al que por capricho se le niega capacidad distintiva. Slo deber asig-
narse debilidad a un signo que sea evocativo del producto o servicio que va a
distinguir o bien de alguna de sus caractersticas o a un signo que comparta
alguna de sus partes con varias otras marcas anteriores.
Atribuirle debilidad a una marca por otras razones es favorecer la con-
fusin. No debe olvidarse que el derecho marcario es un derecho de apro-
piacin y no de creacin. La banalidad no es un impedimento para ser
marca, ni la originalidad un requisito. Vimos cmo un color es la parte ms
importante de magnficas marcas. El signo de interrogacin es una magnfi-
ca marca de jeans, tal como lo es una simple orejeta colocada en el bolsillo
trasero. Acaso no habra confusin si se admitiera que alguien registrase o
usase el dibujo de un camello para distinguir cigarrillos?
La debilidad marcaria es algo que debe asignarse con cuidado de manera
de no favorecer la confusin. Pero a la vez, el hacerlo permite darle a cada
marca el valor que tiene en virtud de su mayor o menor poder distintivo. Se
puede reconocer as un derecho exclusivo morigerado, lo que a nadie per-
judica. Quien elige un signo dbil sabe que ste es el riesgo que corre, pero
sabe tambin que nadie debera poder usar o registrar una marca idntica
o confundible por los elementos no evocativos o comunes.
4. EL SIGNIFICADO SECUNDARIO
Si no se reconoce ab initio la capacidad distintiva de ciertos signos por que

no se los considera distintivos, una alternativa para reconocer la realidad
marcaria es aceptar el significado secundario. Como sabemos, el significado
primario es el que la palabra tiene y el secundario es el que aparece cuando
esa palabra, o signo, es reconocida como marca por el pblico consumi-
dor. En algunos pases se reconoce esta realidad y se otorga la proteccin
marcaria. En otros no. No cabe duda que decidir que lo que es una marca
est en el dominio pblico, tendr como nica consecuencia el favorecer la
competencia desleal.
210
El Art. 15 del ADPIC, primer prrafo, establece que un signo capaz de

distinguir los bienes o servicios de una empresa o de los de otras empresas
podr constituir marca. Contina luego diciendo que cuando los signos no
sean intrnsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes,
los Miembros podrn supeditar la posibilidad de los mismos al carcter dis-
tintivo que hayan adquirido mediante su uso. Claramente estamos frente a
una facultad que tiene cada pas de introducir este instituto, sea a travs de
su legislacin o de sus tribunales.
En Argentina, y esto seguramente es aplicable a otros pases, la ley admi-
te la registrabilidad de cualquier signo con capacidad distintiva. Tambin,
como es lgico, no considera marca y por tanto no admite su registrabilidad,
a las denominaciones y signos necesarios o descriptivos de las caractersticas
de productos y servicios.
La ley argentina no prev expresamente la posibilidad de probar el sig-
nificado secundario. Cabe preguntarse qu consecuencia tiene esto. Creo
que ninguna. El significado secundario no es ms que una manera de llamar
a un signo que ha adquirido poder distintivo. Es una creacin de los tribu-
nales norteamericanos que recoge el ADPIC. Lo que importa es si el signo
tiene poder distintivo. El cmo se prueba esto, si es que hay que probarlo,
es harina de otro costal. Ante una apelacin por denegatoria de registro, el
apelante debera poder recurrir a todo medio de prueba conducente para
probar el carcter distintivo de su marca. A esto se reduce la cuestin. Como
vemos, salvo que haya una prohibicin de probar ciertos extremos con la
ilegalidad que ello entraara, no hay forma de impedir que se pruebe el
carcter distintivo de un signo, o bien su significado secundario.
Por ello me parece que las normas del ADPIC que he mencionado me
parecen superfluas. Pero adems me parecen contradictorias. Primero di-
cen que pueden ser marcas los signos con capacidad distintiva. Luego dejan
librado a cada pas el decidir si pueden acordar proteccin a los signos que
han adquirido capacidad distintiva a travs del uso. Repito, a los signos que
ya tienen capacidad distintiva. Pero si tienen tal capacidad son registrables,
segn se establece antes. Las marcas con capacidad distintiva adquirida por
el uso aparecen como penalizadas. Tienen su capacidad distintiva, pero por
su origen no pueden acceder a la proteccin. Esto no solo es injusto, sino
que abre las puertas a la competencia desleal.
Si es posible perder el derecho exclusivo marcario cuando se da el uso
de una marca como palabra del idioma, proceso que dura aos pero que
termina inexorablemente de hecho o de derecho con la marca, no en-
cuentro razones vlidas para no reconocer el proceso inverso.
5. CONCLUSIN
Un eficiente sistema marcario es el que permite principalmente combatir los

actos de competencia desleal por confusin. El reconocimiento de lo que
sucede en el mercado, de cmo reacciona el pblico consumidor, es bsico
para que pueda hablarse de un eficiente sistema marcario. Cualquier medio
211
de prueba conducente debe ser admitido para probar el carcter distintivo

de una marca si fuese necesario. En caso de duda, me inclino por la protec-
cin. Los tribunales pueden considerar a marcas con menor poder distintivo
como marcas dbiles. Marcas que debern coexistir con otras marcas de
similares caractersticas.
Si la norma no es lo suficientemente generosa para admitir el registro de
todo signo distintivo, los tribunales deberan aplicar la teora del significa-
do secundario para otorgar la proteccin. Los tribunales, adems, siempre
cuentan con considerar dbiles a ciertas marcas y as poder reconocer, con
limitaciones, un derecho exclusivo que sirva para evitar actos de competen-
cia desleal.
212
ALGUNAS ANOTACIONES RESPECTO
DE LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD
DE SIGNOS SEGN LA DECISIN 486
DE LA COMUNIDAD ANDINA
Jos Barreda *
En reconocimiento a sus 60 aos de abogado y a su destacada contribucin

al desarrollo y perfeccionamiento de la propiedad industrial e intelectual,
se constituy una Comisin Organizadora de un Homenaje a don Arturo
Alessandri Besa, a materializarse con la publicacin de una coleccin de tra-
bajos en temas vinculados. Se me ha solicitado, reconocindome un grande
honor, colaborar en este Homenaje mediante la aportacin de un trabajo sobre
tema de libre escogencia.
Conozco a Arturo Alessandri Besa por ya muchos aos y conozco del enor-
me prestigio profesional, personal y poltico y de la relevancia que tiene el Estu-
dio Alessandri que l tan sabiamente dirige. Conozco igualmente de su enorme
inters en desarrollar una plana de profesionales que mantenga el nombre del
Estudio como uno de liderazgo en Chile.
Es un honor participar en este Homenaje a don Arturo Alessandri Besa
quien, pasado ya los 80 aos, entiendo mantiene una actividad personal y
profesional que muchos de sus menores podemos ya comenzar a envidiar.
I. APUNTES INICIALES
1. CUESTIONES PRELIMINARES
Juana y Pedro, despus de muchos esfuerzos, por fin van a tener un hijo.
El mdico se los acaba de confirmar. Aun cuando faltan ms de siete meses
para el nacimiento, han decidido que es mejor pensar ya en el nombre que
han de ponerle.
l piensa que debe llamarse como su padre y su abuelo, Prudencio. Ella
considera que, aunque el nombre es bonito, es mejor distinguir al hijo del
padre pues, en el futuro, ella no sabr quin le responder en casa cuando
ella slo diga: Prudencio, ven. Si fuera mujer, ella prefiere optar por el
nombre de Mara, un nombre simple, sencillo, aun cuando reconoce que
miles de mujeres tienen el mismo nombre. En el colegio, cuando llamen
Mara, cientos de nias voltearn la cabeza.
Este proceso, el de escoger el nombre para los hijos, no es necesariamen-
te igual al proceso para la escogencia de un signo distintivo. Pero de alguna
manera hay una cierta afinidad. El signo distintivo debe ser, en principio,
fcil de ser reconocido pero, al mismo tiempo, debe tener unos niveles de
* Abogado. Magster Facultad de Derecho, New york University. ha sido profesor uni-
versitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y en la Maestra de la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ex Presidente de la Asociacin Interamericana de
la Propiedad Intelectual (ASIPI). Ex miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cmara de Comercio Internacional de Pars. Socio del Estudio Barreda Moller, Per.
213
distintividad suficientes que le permita ser distinguido de otro, y que permita

individualizar los productos o servicios que identifique de otros existentes
en el mercado.
Todos los das, y con mayor nfasis en los productos de mayor consu-
mo, de compra repetitiva y de precio mdico, los consumidores comparan
marcas, unas con otras, y las evalan en funcin de sus gustos y necesidades.
En algunos casos, reflejan actitudes de fidelidad, cuando la marca (y el pro-
ducto que ella identifica) les proporciona un mejor rendimiento o porque
responde mejor que otras a su necesidad especfica. Por ello, para la indus-
tria, la marca constituye el motor de la competitividad, donde el xito de la
misma asegura el crecimiento de las empresas y, por ende, el crecimiento de
las economas. Para la industria, una marca supone seguir de forma perma-
nente las expectativas de los consumidores, incluso anticiparlas, identificar
los factores del entorno que van a incidir en las expectativas y proponer
productos adaptados a stas.
El proceso creativo o de escogencia de una marca no es, como simple-
mente piensan algunos, colocar una etiqueta, un nombre, un signo o un
elemento distintivo a un producto o a un servicio. Kapferer y Thoenig1 afir-
man que crear una marca es ante todo, forjarse la voluntad y los medios de una
verdadera gestin de marketing [donde] el marketing es, antes que nada, una actitud
de escucha de las expectativas del mercado. Por ello, afirman que la marca tiene
una responsabilidad: es un compromiso sometido a alta vigilancia. La marca es la
memoria del producto. Es el recuerdo acumulado de las impresiones extradas por el
consumidor tras el uso del producto.
No se conoce de extensos o serios anlisis acadmicos sobre el proceso
de desarrollo y creacin de una marca. En un estudio concluido para ser
presentado en la reunin anual de la Asociacin de Marcas de los Estados
Unidos de 19922 se identific el proceso de desarrollo de una marca como
aqul que sigue los siguientes pasos secuenciales:
i) Establecer objetivos de marketing;
ii) Establecer objetivos para la adopcin de marca;
iii) Estrategia para seleccionar la marca;
iv) Criterios para identificar el nombre y generacin de ideas para iden-
tificar el nombre;
v) Investigacin para determinar si los nombres seleccionados son sus-
ceptibles de registro;
vi) Seleccionar la marca, y
vii) Proteger la marca a travs del sistema legal del pas donde se intro-
duce el producto.
1 KAPFERER, JEAN-NOL y ThOENIG, JEAN CLAUDE, La marca, motor de la competitividad de
las empresas y del crecimiento de la Economa, Editorial McGrow-Gil / Interamericana de Espaa

S.A., 1991, p. 8.
2 Reunin en Toronto, Canad, de la International Trademark Association, en mayo
de 1992, publicado por Managing Intellectual Property bajo el ttulo Trademarks: creation,
protection and valuation.
214
ALGUNAS ANOTACIONES RESPECTO DE LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEGN...
Los dos primeros objetivos deben partir del reconocimiento que optar
por la proteccin de una marca no es algo automtico. Ms an, se debe
reconocer que los derechos sobre la marca son territoriales por naturaleza,
lo que obliga a considerar la posibilidad de proteger la marca en distintos
territorios, sobre todo en aquellos donde se pretende exportar el producto,
aun cuando sea a mediano plazo, y considerar los aspectos econmicos vin-
culados con el requisito de proteccin. Seleccionar una marca, una vez que
se han conducido los estudios del mercado, incluyendo la identificacin de
las marcas de los competidores, debe incorporar diversas tcnicas incluyen-
do la generacin de marcas a travs de la computadora, optando siempre
por diversas alternativas de manera de asegurar que al menos una de ellas
pueda ser registrable y protegible. Cualquier decisin en la adopcin de una
marca y cualquier estudio de mercado a partir de la marca escogida debe
requerir previamente un examen de registrabilidad, incluyendo cualquier
significado o connotacin negativa que la marca pudiera tener, las dificul-
tades de pronunciacin en los diversos mercados que esta marca puede ser
introducida, teniendo siempre en consideracin los objetivos de mercadeo
del titular. Por tanto, slo deben considerarse, como posibles marcas, aque-
llos signos que no presentan impedimentos obvios desde el punto de vista
legal o lingstico, teniendo en consideracin, adems, la necesidad de
transmitir determinados conceptos, por ejemplo las ventajas o propsitos u
origen del producto, siempre teniendo en consideracin que la marca debe
cumplir con el requisito de la distintividad.
La marca KODAK es comnmente usada como el ejemplo ptimo de
escogencia de marca. George Eastman, describiendo el proceso de crea-
tividad de la marca, afirm que yo saba que la marca tena que ser corta,
vigorosa, incapaz de ser mal deletreada al punto que pueda destruir su identidad
y, para satisfacer los distintos requerimientos de las leyes de marcas, debe significar
nada. No todas las marcas satisfacen estos criterios. Incluso, el titular de
una marca puede tener la intencin que no lo satisfaga, aun a conciencia
que la marca puede ser una dbil. Pero el titular de una marca deber estar
convencido que mientras menos significado tenga tal marca, mayor poder
distintivo tendr: la facilidad de recordacin del signo no necesariamente
tendr correlato en la adoptacin de signos evocativos. El signo ser ms
recordado en tanto mayor capacidad distintiva, y en virtud de ello, tendr
mayor poder de mercado.
Eskriptor3 afirma que en el proceso creativo de marcas se diseccionan conceptos
a su nivel de morfemas (unidad mnima significativa del anlisis gramatical uni-
dad mnima analizable que posee slo significado gramatical), lo que permite crear un
catlogo multilingstico de morfemas que pueden ser utilizados para ser aadidos a
los ladrillos en el proceso creativo de las palabras. Estos ladrillos son luego someti-
dos a un proceso de expansin de palabras, a partir de elementos hasta palabras del
diccionario, incluyendo, en lo posible, palabras inventadas. Usando estas tcnicas,
el nmero de palabras potencialmente disponible es, para todo propsito prctico,
3 Sociedad Sueca cuya funcin es asistir a titulares en crear marcas, segn especificacin
que aparece en Trademarks: creation, protection and valuation, 1992.
215
virtualmente infinito. Esta aproximacin sistemtica evita igualmente descansar slo

en la inspiracin y asegura que un potencial de palabras utilizables puedan ser inevi-
tablemente producidas. La creacin o el invento de palabras asiste, adems, a
reducir de manera sustancial el costo de investigacin sobre si determinados
signos pueden ser registrables como marca, teniendo en consideracin la
necesidad de evitar confusin con marcas de terceros.
Seleccionadas las marcas, partiendo, preferentemente, de aqullas inven-
tadas y teniendo en lugar ltimo las palabras comunes, debe optarse por un
mnimo de marcas que confortablemente puedan satisfacer los requisitos
del titular para seleccionar aqulla de su preferencia. Quiz, diez signos
deberan ser considerados como aquellos respecto de los cuales deben ha-
cerse los anlisis de mercado correspondientes. Slo respecto de aquellos
debe realizarse investigacin legal y lingstica. Palabras aparentemente
creadas en un idioma pueden, por ejemplo, tener significado en otro idioma
y tenerlo, adems, de tipo peyorativo, despectivo o indeseable. habiendo
hecho la investigacin lingstica correspondiente, debe despus hacerse la
investigacin legal, usualmente a travs de sistemas de bsquedas de alcance
nacional, regional o internacional, dependiendo de los mercados donde
el industrial desea vender sus productos y sus servicios. Finalmente, debe
procederse a solicitar el registro de un nmero de marcas que, en principio,
pueda asegurar a futuro la adopcin de aquella que tiene menos posibilida-
des de observacin. El nmero de tres es, quiz, el nmero universalmente
sugerido, previo a la adopcin final de la marca de inters para el titular.
Optar por una marca, en consecuencia, no es una tarea que debe dejarse
a la suerte, a la improvisacin. Optar por una marca debe ser consecuencia
de un proceso de investigacin de las necesidades del mercado frente al
producto que puede ofrecrsele, del anlisis de las marcas que existen ya
en el mercado atendiendo esas necesidades, teniendo en consideracin que
aquella que se decida escoger debe ser lo suficientemente distintiva que per-
mita al consumidor recordarla a futuro e identificar un origen especfico.
Baylos4 expresa que el signo mercantil carece de valor en cuanto a expresin
formal (entendida) en relacin con cualquier posible significado semntico o formal
atribuible a la combinacin de realidades materiales que lo constituyen. Cualquier
clase de eventual valor de la expresin formal es irrelevante para el derecho, pero
el signo adquiere sentido propio como realidad cultural: sentido en relacin con el
cual resulta valorado. El punto de vista desde que se descubre este sentido es el de su
funcin como seal identificatoria de productos o servicios.
ha de tenerse en cuenta que la marca protege el inters de su titular,
otorgndole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos
o servicios, as como el inters general de los consumidores o usuarios a que
se halla destinada, garantizando a estos la identidad de origen del producto
o servicio que el signo distingue. Por ello, la marca procura garantizar la
transparencia del mercado. sta, en s misma, es una razn de importancia
para cuidar el proceso de seleccin y proteccin del signo marcario.
4 BAyLOS, hERMENEGILDO, Tratado de derecho industrial, primera edicin, Editorial Civitas,
1978, Madrid, p. 585.
216
Las marcas, adems, pueden tener un significativo valor econmico.

Slo pensemos en COCA-COLA, MCDONALDS, DISNEy, SONy, NIKE, MICROSOFT
y MARLBORO, entre otras.5 Cada uno de estos signos representa algo distinto
y cada una de las compaas que es propietaria de estos signos es un lder
nato en su respectivo campo de negocios. Pero habr de reconocer que,
frente a ellas, existen cientos de compaas que a su vez son lderes en sus
propios negocios. Qu hace de especial a aquellas compaas que son titu-
lares de estas marcas famosas? Qu justifica que ciertas marcas tengan un
valor en el mercado sustancialmente mayor que otras marcas? Es conocida
la historia de quien fuera Presidente de The Coca-Cola Company, don Ro-
berto Goyzueta, quien comentaba lo que pasara si un da l se despertaba
y, por alguna circunstancia anormal, todos los activos fsicos de la compaa
hubiesen desaparecido. l indicaba que podra entrar a cualquier banco,
suficientemente grande, y obtener de inmediato un prstamo por la sufi-
ciente cantidad de dinero para reiniciar las operaciones de Coca-Cola a la
brevedad posible, slo poniendo la marca COCA-COLA como un colateral.
El reconocimiento de dicha marca, la estrecha vinculacin del consumidor
a la misma, le ha dado un valor suficiente para que a partir de ese activo
intangible pueda disearse la estrategia de desarrollo de una empresa.
hoy en da se habla inclusive de poner intangibles como garantas para el
financiamiento del capital de empresas que requieran desarrollarse. Para
ello, es de suma importancia saber adoptar por la marca y saber promoverla
e introducirla en el mercado.
hechas estas consideraciones necesarias, es preciso puntualizar que no
todo fonema, diseo, etiqueta o signo puede constituir una marca. La ley
establece ciertos requisitos esenciales para que este fonema o signo tenga
capacidad de ser considerado como marca y, al mismo tiempo, consigna
situaciones donde un signo no puede constituir una marca, sea porque in-
trnsecamente carece de tal capacidad o porque, extrnsecamente, se afecta
un derecho de terceros.
2. CONCEPTO DE MARCA
Una comparacin entre el artculo 81 de la Decisin 344 y el artculo 134

de la Decisin 486 revela la existencia de importantes modificaciones. Por
un lado, la Decisin 344 estableca que podan registrarse como marcas los
signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representacin
grfica, precisando que se entender por marca todo signo perceptible capaz de
distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por
una persona de los productos o servicios similares de otra persona. La Decisin
486, por su parte, regula el concepto de marca como cualquier signo que sea
5 La revista BusinessWeek, en la edicin del 5-12 de agosto de 2002, ha detallado las mar-
cas ms valiosas a nivel mundial, consignando el valor de COCA-COLA en 69.64 billones de

dlares, MICROSOFT en 64.09 billones, DISNEy en 29.26 billones, MCDONALDS en 26.38
billones y MARLBORO en 24.15 billones.
217
apto para distinguir productos o servicios en el mercado, agregando que podrn

registrarse como marca los signos susceptibles de representacin grfica. Una segun-
da diferencia sustancial es que la Decisin 344 no mantena una clusula
enumerativa o enunciativa de los signos registrables como marca, situacin
que ha sido ya corregida en el artculo 134 de la Decisin 486. No es el pro-
psito de la presente revisar los inconvenientes de la generalidad y concepto
de marca y de la ausencia de una enunciacin de los signos registrables de
la Decisin 344.
La doctrina no se ha puesto de acuerdo respecto de una apropiada de-
finicin de marca. Por un lado, el Tribunal Andino de Justicia6 ha sealado
que la marca es un bien inmaterial visible capaz de distinguir los bienes o servicios
producidos o comercializados de otros, entendindose por marca aquel signo que sirva
para distinguir productos o servicios en el mercado. Sobre esta base, el Tribunal
ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un
signo que, perceptible a travs de medios sensoriales y susceptible de representacin
grfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o similares a fin
que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin
riesgo de confusin o error acerca del origen o calidad del producto o servicio corres-
pondiente.7
Baylos8 considera que la marca es un signo destinado a individualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en
el mercado por el pblico consumidor. De la Fuente9 considera que la marca es
un bien que forma parte de la organizacin empresarial, un bien inmaterial que el
empresario utiliza para distinguir sus productos dentro del mercado y con el que se va
a reflejar el origen empresarial de los mismos.
Los legisladores, al momento de elaborar una Ley de Marcas, deben
analizar la conveniencia o no de definir legalmente el concepto de marca.
Muchas de las legislaciones se limitan a expresar en el texto de la ley qu se
entiende por marca. Otras muchas, en lugar de definir la marca, se limitan
a destacar, en trminos generales, la principal funcin que cumple en el
trfico econmico. Finalmente, algunas se limitan a detallar con la mayor
seguridad y precisin posible los signos o medios que pueden constituir
una marca.
Otero Lastres10 afirma que se pueden seguir tres sistemas para definir
legalmente la marca. El primer sistema consistira en prever en la ley un
concepto general y amplio de marca que permita incluir en el mismo las
diferentes formas que puede revestir la misma, sealando, como principal
6 Sentencia de 6 de marzo de 2002 dictada en proceso N 8-IP-2002, publicada en Ga-
ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 777, de 27 de marzo de 2002.

7 Sentencia en proceso N 3-IP-2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena N 791, de 9 de mayo de 2002.

8 BAyLOS, hERMENEGILDO, op. cit., p. 181.
9 DE LA FUENTE GARCA, ELENA, El uso de la marca y sus efectos jurdicos, Marcial Pons,
Ediciones Jurdicas y Sociales S.A., Madrid, 1999, p. 23.

10 OTERO LASTRES, JOS MANUEL, En torno a un concepto legal de marca, en Actas de
derecho industrial, t. 6, p. 14.
218
ventaja de este sistema, su elasticidad y facilidad para adaptarse a los nuevos

tipos de marcas que puedan surgir en el futuro, pero tambin puntualizando
el inconveniente que deriva de la propia generalidad del concepto, el cual
permite plantear problemas a la hora de decidir sobre la inclusin de cier-
tos signos o medios en el mbito de la definicin legal. El segundo sistema
consistira en enumerar limitativamente en la ley los signos o medios que
se consideran como marcas, donde la ventaja fundamental que ofrece el
sistema es la seguridad jurdica que proporciona, pero con el inconveniente
que no permitira proteger como marca nuevos signos o medios surgidos
en la prctica y que no estn especficamente detallados en la ley. El tercer
sistema, uno que derive del aprovechamiento de las ventajas de los sistemas
anteriores, presenta a su turno dos modalidades. La primera consiste en for-
mular un concepto amplio de marca y establecer al mismo tiempo una enu-
meracin enunciativa de los signos o medios que pueden ser considerados
como marca. La segunda consiste en enumerar enunciativamente los signos
o medios que pueden constituir una marca. La Decisin 486 ha optado por
la primera variedad del tercer sistema pues, en el artculo 134, formula aquel
concepto amplio de marca al disponer que constituir marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, completado por
una enumeracin de lo que puede constituir marca, quedando claro que
ese listado no es taxativo sino slo enumerativo. De esta manera, adems de
utilizar un concepto amplio de marca que admita el registro, ahora y en el
futuro, de cualquier signo que cumpla con la facultad o aptitud de distin-
guir, incluye una enumeracin enunciativa que redondea el concepto am-
plio y que permite incluir signos materiales, hoy en da no especficamente
listados, que al mismo tiempo sirvan para distinguir los productos, objetos
o servicios de cualquier empresa.
Los tratadistas reconocen que, a diferencia del derecho de patentes,
donde no se define el bien inmaterial protegido la invencin, resulta
ventajoso intentar definir la marca dentro de un contexto jurdico. Fernn-
dez-Novoa11 indica que definir la marca presenta ventajas: al suministrar un
concepto de la marca, la ley proporciona al intrprete un valioso instrumento que le
permite determinar los signos que pueden constituir una marca. As, refiere que
el actual Derecho Europeo ha optado por formular un concepto abierto y,
al mismo tiempo, enumerar sin carcter exhaustivo los signos que son sus-
ceptibles de convertirse en marcas.
Citando el artculo 1 de la Ley de Marcas de Espaa, Bercovitz12 afirma
que se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir
en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idnticos o
similares de otra persona, afirmando, por tanto, que la marca no es solamente
un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o
servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguir-
11 FERNNDEz-NOVOA, CARLOS, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, Ediciones
Jurdicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 36.

12 BERCOVITz RODRGUEz-CANO, ALBERTO, Apuntes de derecho mercantil, Editorial Aranzadi,
p. 429.
219
los. El concepto de marca, en consecuencia, no debiera ser considerado en

cuanto al signo en abstracto sino a la relacin entre el signo y los productos
o servicios que identifique.
Intentando una definicin, Otamendi13 lo hace como el signo que distin-
gue un producto de otro o un servicio de otro. Esta definicin, quizs en s simple,
propugna el verdadero concepto legal de la marca. La marca, a pesar de ser
un elemento puramente abstracto, slo existe en la medida en que exista
un producto o un servicio al que debe distinguir. No se puede concebir la
existencia de una marca sin reconocer que tenga una aptitud diferenciadora
de los productos y servicios en el mercado. El signo, como concepto abs-
tracto, y el mercado, como concepto concreto, estarn siempre vinculados
para explicar lo que es una marca, teniendo siempre en consideracin que
este signo est destinado o tiene vocacin de desempear sus funciones en
el mercado. Respecto a ello, Fernndez-Novoa14 afirma que no existe razn
alguna para eliminar en el concepto legal de la marca la expresin en el mercado.
Ahora bien, es de necesidad precisar que el artculo 134 fija un concepto
muy general de marca al sealar que sta est constituida por cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Como menciona
Otero Lastres15 a travs de esta definicin se prescinde de los rasgos conceptuales en
los que se asentaba el concepto de marca del artculo 81 de la Decisin 344, a saber: la
referencia a la regla de la especialidad y la referencia a los sujetos a quienes pertenecen
los productos o servicios distinguidos por la marca. Es claro que la Decisin 344,
al definir el concepto de marca, vinculaba la capacidad de distincin con
productos o servicios y a stos con un determinado origen empresarial. La
actual Decisin 486 se limita a precisar que se imputarn como marca los
signos aptos para distinguir y que sean susceptibles de representacin grfi-
ca, puntualizando adems que la naturaleza del producto o servicio al cual
se debe aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
En otras palabras, se ha optado por una conceptualizacin de la marca en
abstracto a diferencia de la conceptualizacin de la marca en concreto
que contena la Decisin 344 en tanto ella vinculaba un signo como marca
a un producto o servicio y a un titular, con su capacidad distintiva. Cul es
la razn de este cambio? Otero Lastres considera que pueden haber dos ex-
plicaciones: la primera podra ser que se ha querido formular un concepto de marca
lo suficientemente amplio como para que puedan incluirse en el mismo tanto la figura
de la marca ordinaria como la marca notoria y renombrada o mundialmente famosa.
Predicar de la marca que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado es
un rasgo conceptual que concurre en todo tipo de marca, tanto en la marca ordinaria
como en la marca notoria y en la renombrada o mundialmente famosa. En cambio, si
se incluye en la definicin la referencia a la regla de la especialidad, estamos ante un
rasgo conceptual predicable de la marca ordinaria pero no, al menos totalmente, de
13 OTAMENDI, JORGE, Derecho de marcas, Editorial Abeledo-Perrott, Buenos Aires, Argen-
tina, 1989, pgina 7.

14 FERNNDEz-NOVOA, CARLOS, op. cit., p. 38.
15 OTERO LASTRES, JOS MANUEL, Rgimen de marcas en la Decisin 486 del Acuerdo de Car-
tagena, 2001.
220
la marca notoria en la medida en que en este tipo de marca se ampla la regla de la

especialidad a los sectores prximos y, en ningn caso, de la marca mundialmente
famosa en la que no juega esta regla. La segunda explicacin podra encontrarse en
la jurisprudencia del Tribunal Andino y consistira en que el legislador tom, parcial
y desacertadamente, la doctrina de alguna sentencia de este Tribunal sobre el requisito
de la distintividad de la marca, en lugar de seguir la acertada doctrina que sobre este
requisito se contiene en la mayora de las sentencias de dicho Tribunal. Comparti-
mos plenamente la inicial consideracin del profesor Otero Lastres en que,
a travs de la nueva definicin, se elimina toda distorsin del concepto de
marcas, desvinculndolo de la regla de la especialidad, y creemos que la pri-
mera explicacin es correcta. La intencin del legislador de desvincular la
regla de la especialidad con el concepto de marca queda ratificado adems
en una lectura del artculo 136 los impedimentos relativos al registro cuan-
do se prohbe el registro, como marca, de signos idnticos o que se asemejen
a una marca anteriormente registrada o solicitada por tercero, para los mis-
mos productos o servicios identidad o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusin o de
asociacin alejado esto ltimo a la regla de la especialidad de las clases.
La decisin del legislador de desvincular la regla de la especialidad con el
concepto de marca resulta ser acertada.
Ciertamente, cabe preguntarse si la intencin del legislador ha sido
desligar al concepto de marca del principio de especialidad, sin haber pre-
viamente analizado si tal definicin o concepto importaba apartarse de la
tendencia seguida en otras legislaciones, la de prever, como rgimen jurdico
general, la proteccin de las marcas ordinarias, reservndose el tratamiento
de proteccin a las marcas notorias y a las renombradas, o inclusive a las
mundialmente famosas, en dispositivos distintos. De hecho, la Decisin
486 contiene normas especficas para la proteccin de las marcas notorias
contra todo intento de uso o registro no autorizado de las mismas. Quiz el
legislador slo tuvo la intencin de desvincular el concepto de marca con
el principio de especialidad, sin analizar previamente las consecuencias de
tal decisin.
La segunda gran diferencia entre el texto de la Decisin 486 respecto de
la Decisin 344 es que queda desvinculada la marca respecto de la persona
que la posee o que goza de derechos exclusivos para su explotacin. Esta
decisin nos parece por cierto acertada. El anlisis conceptual de la marca
debe hacerse desde el punto de vista de la capacidad intrnseca o extrnseca
de ser adoptada como tal, y sin perjuicio de reconocer que la funcin del
signo es la de identificar un origen, no puede definirse la marca como el
signo que diferencia los productos o servicios de una persona respecto de
los productos o servicios de otra.
Una tercera diferencia que Otero Lastres resalta es que en el texto de
la Decisin 344, sobre concepto de marca, se haca en toda circunstancia
referencia a signo. Es cierto que en el texto de la Decisin 486 se usa pre-
ferentemente este fonema pero tambin es cierto que, en la enunciacin
de signos que son registrables como marca, se hace referencia a signos
o medios. (Ntese el acpite g) del artculo 134 cuyo texto es: cualquier
221
combinacin de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Otero

Lastres considera que, con la doble mencin de signo y medio, se ha ga-
nado en precisin ya que en el concepto de marca que resulta de la definicin y de
la enumeracin enunciativa hay elementos como los olores que no son propiamente
signos sino medios que sirven para diferenciar unos productos o servicios de los dems
productos o servicios idnticos o similares. Siendo as, hubiere sido preferible,
entonces, que la referencia a medios no hubiere estado incluida nica y
exclusivamente en el acpite g) del artculo 134, sino que tambin hubiere
sido incluida dentro de la frase que define el concepto general de marca y
entre el prrafo permisivo de registrabilidad, de tal manera que se hubiere
considerado que constituir marca cualquier signo o medio que sea apto para
distinguir productos o servicios. As, habramos evitado una aparente contra-
diccin en el texto del artculo 134 que, por un lado, en su declaracin
general, permite el registro como marca nicamente de los signos aptos
para distinguir, ratifica cules son los signos que pueden constituir marca
en el prrafo inicial del acpite enunciativo, y slo en el ltimo acpite usa
la palabra medios como elementos registrables distintos a los signos.
Finalmente, Otero Lastres ha manifestado que una posible explicacin
para el cambio introducido en la Decisin 486 respecto al concepto de mar-
ca radicara en que, a mrito de la definicin, el legislador se habra referido
nica y exclusivamente a la capacidad intrnseca y no a la capacidad extrn-
seca del signo, sustentndose para ello en una equvoca y nica resolucin
del Tribunal Andino de Justicia.16 No creemos que sea sta, en rigor, una
explicacin apropiada. De hecho, el legislador no ha abandonado la vincu-
lacin entre signo y productos o servicios. Lo ha vinculado estrechamente
en la medida en que la aptitud para distinguir est vinculada a productos
o servicios en el mercado. Dice la norma que marca es cualquier signo apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. La aptitud de distinguir, en
esa circunstancia, debe estar vinculada con el acpite b) del artculo 135
que excluye del marco de registrabilidad a aquellos signos que carezcan de
distintividad. Una interpretacin correcta de ambos dispositivos permitira
concluir que el legislador andino ha mantenido los conceptos de distintivi-
dad extrnseca y distintividad intrnseca que, con mucho acierto, ha desarro-
llado el Tribunal Andino de Justicia en sus diversas sentencias.
Como se ver ms adelante, la Decisin 486 ha mantenido el diseo con-
ceptual de las anteriores decisiones, en tanto que asume que el propsito de
la marca es el de proteger el inters del titular, otorgndole un derecho ex-
clusivo de uso respecto de los productos y servicios que distingue, protegien-
do tambin el inters de los consumidores, dando a stos garanta respecto
del origen de los productos o servicios, permitindoles valorar, diferenciar,
identificar y seleccionar el que les interese. Como lo seala el Tribunal An-
dino, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado.17
16 El doctor Otero Lastres hace referencia a la resolucin dictada en el proceso N 40-
IP-98, sentencia de 28 de abril de 1999.

17 Sentencia de 4 de diciembre de 2002, en proceso 78-IP-2002, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena N 891, de 29 de enero de 2003.
222
3. F UNCIONES DE LA MARCA
No existe duda alguna que las marcas desempean un papel muy importan-
te en la esfera econmica. Esencialmente, desempea un papel informativo,
asistiendo al consumidor, quien se enfrenta a diario con un elevado nmero
de productos o servicios finales, a distinguir el producto, sin necesidad de re-
currir a exhaustivos anlisis de las caractersticas de los productos o servicios
que se ofrecen, sino slo haciendo uso de un signo que, automticamente,
le evoca diferencias cualitativas o preferencias. La marca, sin necesidad de
explicar la naturaleza o caractersticas esenciales del producto, asiste al em-
presario a colocar su producto en el mercado y al consumidor a escoger el
mismo, mediante el simple uso del signo. Por ello, no cabe duda que el signo
cumple con ciertas funciones, las que han sido desarrolladas extensamente
por la doctrina, principalmente la doctrina italiana y la doctrina alemana.
Como menciona Fernndez-Novoa,18 en el mbito de la doctrina espaola, hay
que tener presente que el anlisis de las funciones de la marca fue iniciado por m en
el ao 1978 y con especial referencia a la funcin publicitaria, el Profesor Arean Laln
prosigui este anlisis en el ao 1982.
Debe entenderse que la marca es el medio que utiliza el comerciante
de un producto o un servicio para darse a conocer y es la manera como
comunica al consumidor los beneficios de sus bienes, lo que involucra es-
fuerzo, tiempo y gastos para garantizar sus bienes en el mercado. Garantiza
al consumidor el origen empresarial y una serie de caractersticas que lo
distinguen y, al mismo tiempo, garantiza al titular sus derechos sobre ese
intangible que se aprecia en la reputacin, resultado de un esfuerzo por
mantener una calidad.
La funcin esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los
productos o servicios a los que se aplica. La marca, en esencia, es una he-
rramienta al servicio de los empresarios que permite a stos intervenir en el
mercado. Por tanto, es posible afirmar que una marca debiera dar a los con-
sumidores la certeza que todos los productos o servicios distinguidos con ella
tiene el mismo origen empresarial. Fernndez-Novoa19 afirma que la funcin
indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es la funcin
primaria y fundamental de la marca [donde] el consumidor piensa lgicamente que
una misma categora de productos o servicios identificados con la misma marca procede
de una determinada empresa. No quiere esto decir que el consumidor, a partir
de la marca, sabr con certeza quin es el fabricante del producto o prestador
del servicio. Puede afirmarse que la gran mayora lo ignora. En rigor, tal in-
formacin podr aparecer del rotulado del envase o empaque, mas no de la
marca. La marca, en rigor, concede al consumidor los mecanismos necesarios
para elegir un producto o servicio y, de quedar satisfecho, reiterar su decisin
de compra. La marca, por tanto, desempea un papel informativo, en tanto
sirve de testigo ante los consumidores que los productos de una misma clase
identificados por la misma marca tienen el mismo origen empresarial.
223
Una segunda funcin reconocida, aunque de menor relevancia que la

primera, es que la marca debe garantizar una cierta homogeneidad de los
productos o servicios a los que se aplica. La marca es una indicadora de una
determinada calidad, asegurando al consumidor que, el mismo producto
identificado por la misma marca, tendr en el tiempo un mismo nivel de
calidad y satisfar de igual manera sus necesidades. En ese sentido, el uso
de una marca evita situaciones equvocas de lo que el producto ofrece. Por
regla general, el consumidor atribuir al producto o servicio un determina-
do nivel de calidad donde los productos o servicios dotados por la misma
marca ostenta la misma calidad, sea sta alta o baja. Indica, a consecuencia,
las experiencias y vivencias de los consumidores. Fernndez-Novoa20 dice
que a mi juicio, parece indudable que dentro de ciertos lmites, la funcin indicadora
de la calidad por parte de la marca es jurdicamente relevante. Con el fin de matizar
adecuadamente esta proposicin, deben contraponerse, bsicamente, dos hiptesis: i) la
hiptesis en que el propio titular usa la marca para diferenciar su producto o servicio;
ii) la hiptesis en que la marca es utilizada por un tercero el licenciatario como
consecuencia de la licencia u autorizacin del titular. En la primera, existe una
autorregulacin de la funcin de la marca consistente en indicar la calidad de los
productos o servicios. En la segunda, el ordenamiento jurdico debe regular la funcin
indicadora de la calidad imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad
de los productos o servicios distribuidos por el licenciatario bajo la marca licenciada.
La doctrina denomina a estas dos hiptesis como la funcin de garanta de
la marca, por lo que constituye una funcin complementaria a la funcin de
calidad. Menciona Otamendi21 que la funcin es la de garantizar una calidad
uniforme [donde] no se trata de mantener o lograr la ptima calidad posible sino
una calidad uniforme, de forma tal que quien busque el producto encuentre
lo mismo que antes conoci. Es importante hacer notar que la legislacin no
establece, como obligacin legal, al licenciante o al productor a mantener la
misma calidad en el tiempo. Es el inters del titular de la marca que el pro-
ducto mantenga una calidad uniforme (sin que por ello pierda el derecho
de poder mejorar esta calidad pero mantenerla as mejorada, estable), de
manera que el consumidor no se vea frustrado en su expectativa de esa cali-
dad. Paralelamente, y como reverso de la medalla, el fabricante o titular de
la marca asume una responsabilidad por los daos que hubiere ocasionado
a los consumidores a consecuencia del uso de los productos marcados, sea
porque el producto ha resultado ser uno defectuoso, sea porque el producto
era un producto daino o peligroso y el consumidor no fue advertido de-
bidamente de tales daos o, inclusive en el caso de daos previsibles por el
uso correcto del producto, el consumidor no fue informado de la existencia
de esos daos previsibles.
La doctrina reconoce, como tercera funcin de la marca, una funcin
publicitaria. La marca resulta ser el verdadero vnculo entre el consumidor
del producto o servicio y su titular. A travs de la publicidad de la marca, el
titular de la misma recibe sus beneficios, pues le permite motivar a un con-
21 OTAMENDI, JORGE, op. cit., p. 10.
224
sumidor para la adquisicin del producto, llegando a generar, en s mismo,

una personalidad propia, un poder motivante.22 Sin la publicidad, no
existe marca y sern intiles los esfuerzos del proveedor de colocar su pro-
ducto o servicio si la marca es desconocida para el consumidor potencial.23
La funcin publicitaria explica tambin que el consumidor o el competidor
tenga derecho a formular los reclamos que correspondan cuando el uso de
la marca en publicidad se hace a efectos de adelantar una publicidad enga-
osa. Como menciona Bercovitz,24 cabe considerar como parte de esa garanta la
responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engaosa que pueda hacer
de los productos marcados aplicando al efecto la prohibicin de publicidad engaosa
establecida en la Ley General de Publicidad y de la Competencia Desleal.
La funcin ms importante, desde el punto de vista del titular, es la de
constituir un mecanismo en el que condensa el goodwill o la buena fama que
la marca va desarrollando dentro de los consumidores. Ello presupone la
preferencia que el consumidor d a los productos o servicios dotados por la
marca. Presupone, igualmente, la condensacin del prestigio que la marca
puede ir adquiriendo y que, en algn momento, hace que esta marca con-
tenga una fuerza sugestiva en s misma. En dicha circunstancia, la marca,
sin necesidad de individualizar el producto, hace que el consumidor sea
inclinado a adquirir productos o servicios identificados por la misma. La
marca adquiere una personalidad propia y, a partir de ello, el consumidor
queda invitado a adquirir ese producto o servicio, que conlleva un cierto
status que se desea adquirir. Esta cuarta funcin es fcilmente entendible
en las marcas de reputacin o marcas de renombre o marcas notoriamente
conocidas.
4. DE LA CLASE DE MARCAS
La legislacin que regula el proceso creativo o de escogencia de la marca

es la Decisin 486 de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador
y Per). Los requisitos exigidos para reconocer el carcter de marca, a un
signo, estn consignados en el primer prrafo del artculo 134 de la Deci-
sin 486.
Artculo 134. A efectos de este rgimen constituir marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrn registrarse como
marcas los signos susceptibles de representacin grfica. La naturaleza del producto
o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su
registro.
22 Como lo expresa R. Calman, otra caracterstica de un smbolo es su poder motivador,
distinguindolo de un mero signo que comunica informacin en s mismo. Cita hecha por
OTAMENDI, JORGE, op. cit., p. 12.
23 La resolucin N 103-96-TDC, declarado como precedente de observancia obligatoria,
establece que constituye publicidad comercial cualquier forma de comunicacin pblica que tenga por
finalidad o como efecto fomentar, directa o indirectamente, la adquisicin de bienes o la contratacin de
servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores.
24 BERCOVITz RODRGUEz-CANO, ALBERTO, op. cit., p. 430.
225
De la lectura del artculo 134, fluye que se admiten a registro dos tipos
o clases de marcas en funcin de los bienes que el signo distingue: las que
distinguen productos y las que distinguen servicios.
El artculo 56 de la Decisin 8525, Primer Rgimen Comn sobre Pro-
piedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, distingua entre las marcas
de fbrica y las marcas de servicio, haciendo pensar que slo podan regis-
trarse, como marca, aquellas que fueran de propiedad de entes fabriles, no
pudindose admitir a registro las denominadas por la doctrina marcas de
comercio, es decir, las marcas que los comerciantes imponan a los produc-
tos que eran fabricados en su favor, por encargo, por entidades fabriles. ya
la Convencin sobre Marcas de Fbrica y de Comercio de 20 de agosto de
1910, aprobada por Resolucin Legislativa N 4.086 de 30 de abril de 1929,
haca la distincin entre la marca de fbrica y la marca de comercio al con-
signar en el artculo IV que se considera marca de comercio o de fbrica todo signo,
emblema o nombre especial que los comerciantes o industriales adopten o apliquen en
sus artculos o productos para distinguirlos de los de otros industriales o comerciantes
que fabriquen o negocien en artculos de la misma especie. La Convencin sobre
Marcas de Fbrica y de Comercio entre el Per y Francia del 16 de octubre
de 1896, aprobada por Resolucin Legislativa de 25 de octubre de 1896,
igualmente consigna en su artculo I que los franceses en el Per y los peruanos
en Francia gozarn de la misma proteccin que los nacionales en lo concerniente a
las marcas de fbrica o de comercio. Igual distincin se hace en el Convenio
de Pars en el artculo 4, Seccin A.1 (Sobre Facultad de Ejercer Derecho
de Prioridad respecto de Marcas de Fbrica o de Comercio); artculo 5,
Seccin C (Sobre el Empleo de una Marca de Fbrica o de Comercio por el
Propietario bajo una Forma que Difiere por Elementos no Sustanciales) y
otras disposiciones del mismo Convenio.
La registrabilidad de marcas que identifican productos y servicios da una
solucin a la controversia que existe sobre si las marcas de comercio son
propiamente marcas y si, sindolo, merecen proteccin. hoy en da, cual-
quier persona, ejerza o no una actividad mercantil, queda legitimada para
formular un pedido de registro y obtener proteccin respecto de una marca
que distinga productos o servicios sin que le sea exigido, como requisito
para el registro o para el mantenimiento del mismo, el acreditar que realiza
actividad mercantil alguna.
hecha referencia a la primera forma de clasificar las marcas, por el tipo
o naturaleza de bienes que ha de distinguir, cabe una segunda clasificacin
de los signos distintivos en funcin de la forma en que se presentan. Estas
son las formas denominativas, las grficas o figurativas, y las marcas mixtas.
Las primeras, llamadas tambin marcas nominales o verbales, utilizan
el signo acstico26 o fontico y estn formadas por una palabra o combina-
25 Esta decisin rigi hasta el 11 de diciembre de 1991, cuando fue sustituida por la
Decisin 311, sta a su vez sustituida por la Decisin 313, de 14 de febrero de 1992, y sta
por la Decisin 344.
26 Ejemplo de marca formada por combinacin de letras y nmeros es A1 para dis-
tinguir salsas.
226
cin de ellas, por varias letras o nmeros27 o combinacin de ellos28 que,

integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse o no provistas de un
significado conceptual. Estas marcas, para el propsito del registro, quedan
expresadas grficamente utilizando la letra de imprenta como medio de
expresin grfica del signo a protegerse.29 La doctrina reconoce diversos
tipos de marcas denominativas. El primer grupo, aquellas que tienen una
connotacin conceptual, donde encontramos las marcas sugestivas que hacen
referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado
por la marca, sin describir las mismas; y las marcas arbitrarias donde la pala-
bra que se escoge, existente en un idioma, no tiene relacin o vinculacin
alguna respecto de su significado con la naturaleza, cualidades, propsitos y
funciones del producto o servicio que ha de identificar. Las marcas sugestivas
involucran a las identificadas como marcas evocativas, donde el consumidor
debe usar su imaginacin para vincular el producto o servicio con la marca.
El segundo grupo, aquellas marcas llamadas de fantasa, no tienen ninguna
connotacin conceptual, es decir, son marcas que han sido creadas o acu-
adas por el titular, a partir de una unin o conjuncin de signos, como
palabras y letras, con el propsito de emplearlas como marcas. Constituyen
un resultado del ingenio de sus titulares. No despiertan una idea del bien o
servicio al que se aplica. Ejemplos clsicos de marcas de fantasa son EXXON
y KODAK.
Las segundas se hallan compuestas por elementos puramente figurativos
o visuales, es decir, un grfico, una etiqueta, un holograma, grficamente
representables pero carentes de pronunciacin alguna y que pueden hallar-
se o no provistas de un significado conceptual. El signo que representa no
tiene vocalizacin. Est constituida por una figura o diseo al que se le da
un nombre. Por ello, la doctrina reconoce dos tipos de marcas figurativas o
grficas, aquella conocida como puramente grfica, en la que se evoca en
la mente del consumidor slo la imagen del signo utilizado en calidad de
marca: por ejemplo, un conjunto de lneas, dibujos o colores o combina-
cin de ellos;30 y la propiamente figurativa que es la marca que evoca en el
consumidor un concepto concreto. Por ejemplo, puede ser registrada como
27 Ejemplo de marca formada por nmeros es 4711.

28 Mediante resolucin N 344-97-TPISPI, de 20 de junio de 1997, el Tribunal afirm que
por lo general, una marca compuesta por una o dos letras o por una o dos cifras, que no ostente una
forma particular, no tendr la suficiente fuerza distintiva para lograr que el pblico asocie el producto
marcado con dicho signo a un origen empresarial determinado.
29 Interesa conocer que mediante resolucin N 179-97-TPISPI, de 10 de marzo de 1997,
se deneg el registro como marca de VEINTIUNO (21) para distinguir licores, declarando
la autoridad que se trataba de signo banal o de estructura muy simple, declarando en la reso-
lucin N 643-97-TPISPI, de 8 de septiembre de 1997, sobre registro de la marca Th25 para
distinguir llantas, que una excepcin se puede dar cuando el empleo de la letra o nmero en relacin
con los productos y servicios que se quiera distinguir es poco usual.
30 Son conocidos los derechos marcarios exclusivamente figurativos, como los smbolos
de Nike, el Chevron de Pony, las 3 lneas paralelas de Adidas o el Performance logo de Ree-
bok.
227
marca la figura de una manzana mordida para distinguir computadoras, la

figura de un castillo con un prado para distinguir vinos o figuras geomtri-
cas, as como figuras meramente caprichosas que no tienen un significado
conceptual.
Las terceras, las denominadas mixtas, se hallan compuestas por elemen-
tos nominativos y elementos grficos, es decir, incluyen una palabra o letras
unidas a un elemento figurativo, definido ste como un signo visual que
evoca una figura con una forma externa caracterstica.
El inciso g) del artculo 134 consagra la existencia de las marcas mixtas
en tanto permite el registro de los signos que constituyen combinacin de
los signos o medios indicados en los acpites anteriores. Es decir, la com-
binacin de las marcas puramente nominativas y las marcas puramente
figurativas o grficas.
A diferencia de las marcas nominales o marcas figurativas, donde existe
un solo elemento caracterstico protegible, existe una mayor dificultad de
clasificar la marca mixta, donde el elemento denominativo suele ser el ms
caracterstico o determinante, teniendo en cuenta la forma expresiva propia
de las palabras. Ello no obsta, sin embargo, que en algunos casos pudiera
reconocerse preeminencia al elemento grfico, teniendo en cuenta la dis-
tribucin de este diseo dentro del contexto de la marca, particularmente
su tamao, color y colocacin del signo grfico.
Son tambin registrables como marca, una letra acompaada de una
grafa especial, como el diseo de la letra T de Telefnica S.A. En esta
circunstancia, la proteccin est ms destinada al diseo que a la letra mis-
ma.31 Para el registro de una letra o un nmero, como marca, debe darse los
siguientes supuestos: (i) que el signo goce de capacidad distintiva a derivar
de una especial o peculiar configuracin grfica; (ii) que la letra o nmero
adoptado como marca no importe un trmino genrico o descriptivo de
los productos o servicios que pretende distinguir, y (iii) que sirva para dife-
renciar de los productos o servicios respecto de los ofrecidos por terceros.
En esta circunstancia, la inscripcin en el registro de tal letra o nmero no
excluir el libre uso o adopcin como marca por terceros, siempre sujeto a
que dicho tercero presente su marca con grafa especial.
As, el dispositivo legal enuncia, entre otros, lo siguiente:
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
b) las imgenes, figuras, smbolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los nmeros;
e) un color delimitado por una forma, o una combinacin de colores;
31 Mediante resolucin N 344-97-TPISPI, de 20 de junio de 1997, el Tribunal afirm que
por lo general, una marca compuesta por una o dos letras o por una o dos cifras, que no ostente una
forma particular, no tendr la suficiente fuerza distintiva para lograr que el pblico asocie el producto
marcado con dicho signo a un origen empresarial determinado.
228
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinacin de los signos o medios indicados en los apartados an-
teriores.
II. DE LOS REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD
El artculo 81 de la Decisin 344, sustituido por el artculo 134 de la Deci-

sin 486, precisaba la posibilidad de registrar como marca aquellos signos
que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de repre-
sentacin grfica, consignando una suerte de definicin de marca como
todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o
servicios. El artculo 134 de la Decisin 486, por su lado, admite la regis-
trabilidad como marca de todo signo que sea apto para distinguir produc-
tos o servicios, susceptible de representacin grfica. Notamos que existe
diferencia sustancial en el tratamiento de los requisitos de registrabilidad de
los signos, eliminndose toda referencia a la perceptibilidad y haciendo
implcita referencia a la distintividad al hacer uso de la frase que sea apto
para distinguir. Fluye adems la pregunta si existe una distincin entre
capacidad de distinguir a que se refera la Decisin 344 y la aptitud para
distinguir y si la capacidad de distinguir a que se refera la Decisin 344
era una condicin anterior al registro, ajeno al uso del signo como marca
en tanto que la aptitud para distinguir a que se refiere la Decisin 486,
consigna una capacidad de distincin que, ajena al signo, puede derivar del
uso de ese signo como marca previo a su registro.
Es claro que la ley formula el requisito de la aptitud diferenciadora, aco-
giendo la regla de la especialidad y reflejando la funcin bsica de indicar
el origen empresarial de los productos o servicios, manteniendo en esencia
la vinculacin del signo con el mercado. Pero esta capacidad distintiva del
signo o medio, de conformidad con la estructura del artculo 134, puede
venir acreditada por el hecho que el signo o medio haya sido usado y ese uso
previo revele que el signo ya distingue productos o servicios, como bien
admite que esa capacidad distintiva sea atribuido al signo tras un juicio de
valor del signo mismo, sin hacer un contraste entre la conexin del signo y
el producto que pretende distinguir. Como lo afirma Botana,32 sin duda el
momento relevante para decidir si el signo o medio est dotado de capacidad distintiva
es el de la solicitud de su registro como marca. Pues bien, si en ese momento el corres-
pondiente signo o medio distingue es porque con anterioridad se ha venido haciendo
uso del mismo. Por donde cabe inferir del concepto legal de marca que el mero uso de
sta antes de su registro puede ser jurdicamente relevante a la hora de resolver acerca
de la aptitud diferenciadora del signo o medio que pretende registrarse como marca.
La Decisin 486 parecera admitir, en consecuencia, la registrabilidad de
signos como marcas, aun de aquellos signos que, intrnsecamente, carecie-
ran de una capacidad distintiva y que podra incurrir en una de las causales
32 M. BOTANA AGRA, Panormica de la Ley N 32/1998 espaola de Marcas, publicado
en Actas de derecho industrial, t. 13, 1989-90, p. 16.
229
de irregistrabilidad a que se refiere el artculo 135. Esta posibilidad, la de

admitir a registro signos que intrnsecamente no son marcas, queda clara-
mente reforzada en el prrafo final del artculo 135 que admite al registro
como marcas de signos que, por efecto del previo uso, hayan adquirido
aptitud distintiva, por lo que es admisible afirmar que la aptitud distintiva,
como requisito de registrabilidad fijada por el artculo 134, es consecuencia
no slo de la capacidad intrnseca del signo de distinguir sino de la posibi-
lidad que ste haya adquirido la aptitud para distinguir, a consecuencia del
uso previo de la marca.
Fluye del primer prrafo del artculo 134 que no todo signo puede cons-
tituir marca. Puede serlo slo aqul que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. La aptitud para que un signo sea aceptado como
marca parte del cumplimiento de ciertos requisitos esenciales. El primero,
quizs ms importante, es la aptitud de distinguir o lo que en doctrina se
conoce como distintividad. El denominado segundo requisito y que, en
rigor, constituye una condicin de registro, es que este signo sea susceptible
de representacin grfica.
1. A PTITUD PARA DISTINGUIR O DISTINTIVIDAD
La caracterstica esencial de un signo para ser admitido a registro como

marca es que cumpla con su funcin diferenciadora. Si carece de ella, no
goza de la capacidad de registrarse como marca.
Distinguir, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Espaola, tiene por
acepcin principal la de conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras y
como segunda acepcin hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna
particularidad, seal, divisa, etc.. Es quiz sta la acepcin de mayor impor-
tancia para conocer el concepto de distintividad bajo el punto de vista
del Derecho de Marca. En el caso de signos, no se trata slo de conocer la
diferencia o saber cul es la diferencia entre una y otra cosa, sino que es
necesario optar por una peculiaridad que permita diferenciar una marca
de otra por medio de una particularidad, seal o divisa. As, Pachn33 con-
cepta el fonema distinguir como conocer algo por las diferencias que muestra
con otras cosas, ver las desigualdades entre ellos, afirmando que el requisito fun-
damental que debe alcanzar el signo para poder registrarse como marca es que pueda
cumplir la funcin de distinguir los productos o servicios.
Esta aparente simplicidad del sentido del fonema a distinguir o del
fonema distintividad no ha sido sin embargo precisado uniformemente
por la doctrina o por la jurisprudencia, quizs, en ocasiones, por haber sido
confundido con un requisito diferente como el de novedad, disponibili-
dad u originalidad.
33 PAChN, MANUEL y SNChEz VILA, zORAIDA, El rgimen andino de la propiedad indus-
trial, Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena, Ediciones Jurdicas Gustavo Ibez, 1995,
p. 197.
230
La legislacin andina, originalmente, consign el fonema novedad

como uno de los requisitos esenciales para el registro de marcas. As, el
artculo 56 de la Decisin 85 consignaba la posibilidad de registrar como
marcas de fbrica o de servicios los signos novedosos. A diferencia del
concepto de novedad exigida para que una invencin merezca proteccin
bajo el Rgimen de Patentes, los pocos estudios que se hicieron respecto de
la Decisin 85 y las limitadas resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia
Andino consideraban que el concepto de novedad estaba circunscrito a que,
al tiempo de registro, terceros no hubiesen optado por un signo idntico
o sustancialmente similar para distinguir los mismos productos o servicios.
El hecho que un tercero, en el pasado, hubiere optado por una marca, no
importaba necesariamente un impedimento para la adopcin de la misma
marca por otro, a condicin que el primer registro hubiese caducado y no
tuviera vigencia legal alguna. El concepto, en consecuencia, estaba bastante
ms ligado al de distintividad extrnseca que al de distintividad intrnseca
regulado por la doctrina moderna. El concepto de originalidad se conside-
raba como asociado al de creatividad, donde la exigencia radica en que el
signo a adoptarse como marca haya sido consecuencia de un proceso creati-
vo. Ni la novedad ni la disponibilidad ni la originalidad en los sentidos
tratados usualmente por la doctrina y la jurisprudencia andina tienen hoy
en da importancia para delimitar el concepto de distintividad.
Muchas de las legislaciones sobre marcas excluyen a las denominaciones
genricas34 la posibilidad de constituirse en signos mercantiles exclusivos
por no ser idneos para distinguir suficientemente. El requisito de distinti-
vidad excluye la posibilidad de registrar, como marcas, las denominaciones
genricas, las de uso comn o las del nombre tcnico del producto, as como
las denominaciones descriptivas del producto o del servicio que pretenden
identificar, siempre en aras de permitir a terceros que, en la oferta de pro-
ductos o servicios idnticos, tengan la posibilidad de usar esos nombres
necesarios, al promover sus productos, sin riesgo a que puedan ser excluidos
de la concurrencia comercial.
Es propio mencionar que el derecho concedido al titular de una marca
lo faculta para prohibir a los dems el uso del signo registrado, para las ac-
tividades mercantiles de venta o prestacin de servicios identificados por el
registro, pues ste constituye el mbito propio de la marca protegida. Para
ello, habr que cuidar de evitar confusiones respecto a signos semejantes
que, por su parecido con el que se opta para uso, puedan originar el peli-
gro que el signo tutelado deje de realizar, sin posibles errores, su funcin
distintiva.
34 La Decisin 486 consigna en el acpite f) del artculo 135 que no podrn registrarse
como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicacin que sea el
nombre genrico o tcnico del producto o servicio del que se trate; precisando el acpite
g) del mismo artculo que no pueden registrarse como marcas los signos que consistan ex-
clusivamente o se hubieran convertido en una denominacin comn o usual del producto
o servicio del que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pas (entindase en el
pas donde se opta por el registro).
231
Baylos35 afirma que congruente con su finalidad propia, la proteccin jurdica

se extiende a todo lo largo de las actuaciones dentro de las que el signo cumple su fun-
cin de seal, mediante la prohibicin del uso, no slo de signos idnticos sino incluso
de signos parecidos o semejantes al registrado. Es la virtud distintiva del signo,
y los derechos exclusivos que recibe a travs del registro, lo que permite al
titular evitar que terceros se aprovechen de los esfuerzos de una empresa en
el sector de actividades a que se dedique y proscribir el uso de signos, por
terceros, que carecen de esta distintividad extrnseca.
Recientes resoluciones del Tribunal Andino de Justicia36 definen los
requisitos de registrabilidad. Partiendo de una definicin de marca, donde
para el Tribunal Andino de Justicia la marca es un bien inmaterial visible
capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados de otros, este
rgano ha sealado que la distintividad es la principal funcin que debe
cumplir una marca en tanto que lleva implcita la posibilidad de distinguir unos
productos o servicios de otros, haciendo viable, de esa manera, la diferenciacin por
parte del consumidor.
El Tribunal Andino ha sealado que un signo es suficientemente distin-
tivo cuando sirve para identificar un producto o un servicio por s mismo, sin que
se confunda con las caractersticas primordiales de los otros signos, por lo tanto, a un
signo que no tiene esa caracterstica le faltara su funcin esencial que es la distinguir
unos productos de otros.37 Tambin ha mencionado que el poder o carcter dis-
tintivo de un signo es la capacidad intrnseca que tiene para identificar un producto o
un servicio. No tiene tal carcter el signo que se confunda con aquello que va a identi-
ficar.38 Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que
la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial
y la calidad del producto o servicio. Al estar sustentado en la necesidad de
individualizar los productos o servicios, la ausencia de este requisito impide
conferir a quien adopta el signo un derecho exclusivo.
La distintividad, para el Tribunal Andino, tiene dos caras. As,39 ha sea-
lado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista,
intrnseca y extrnseca, [] donde para que un signo sea amparado como derecho
marcario debe ser en s mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad
intrnseca) y debe poder distinguir dichos bienes de los dems en el mercado (distinti-
vidad extrnseca). Slo reuniendo el signo tales condiciones podr coadyuvar a una
competencia desleal clara y leal en beneficio de la colectividad.
La distintividad intrnseca, como lo hemos manifestado, est referida a
aquella capacidad de la marca para, en s misma, funcionar como tal en tan-
35 BAyLOS, hERMENEGILDO, op. cit., p. 587.

36 Ver, por ejemplo, la sentencia dictada en el proceso N 8-IP-2002, de 6 de marzo de
2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 777.
37 Ver sentencia en proceso N 8-IP-2002, p. 3.24.
38 Citando a OTAMENDI, JORGE, Derecho de marcas, 3 edic., ampliada y actualizada, Edito-
rial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 128, en sentencia de 4 de diciembre de 2002 en proceso

N 107-IP-2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 892, de 31 de
enero de 2003.
39 Ver proceso N 31-IP-98 publicado en la Gaceta Oficial N 450, de 21 de junio de
1999.
232
to distinga bienes o servicios (ajeno a los derechos que terceros puedan te-
ner sobre sus marcas).40 El examen de distintividad importa una cuestin de
derecho, decidido en base a experiencias de carcter general y asumiendo
la reaccin del consumidor confrontado a un signo en particular. Excepcio-
nalmente (y slo para el caso de signos que se pretendan registrar alegando
significado secundario), tendr la autoridad la necesidad de apurar la
respuesta del consumidor sobre si el signo identifica un determinado origen
empresarial. La distintividad extrnseca tiene correlato con derechos regis-
trales que terceros puedan tener respecto de signos registrados de manera
de impedir el registro de aquellos que incurren en similitud o confusin.
La reciente Ley de Marcas de Espaa,41 al igual que el artculo 34 de la
Decisin 486, define a la marca como todo signo susceptible de representacin
grfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una em-
presa de los de otras. Pareciera inferirse, en el caso de la Ley Espaola, que
la distintividad exigida para efectos de registro de una marca es la distin-
tividad extrnseca, mas no la distintividad intrnseca, pues la Ley Espaola
no exige, directa o indirectamente, que el signo a registrarse sea capaz en
s mismo de distinguir los bienes respectivos. Sin embargo, la Ley Espaola
considera en el artculo 5, acpite b), Prohibiciones Absolutas al Registro,
que no pueden registrarse como marca los signos que carezcan de carcter
distintivo, de manera tal que la distintividad extrnseca de la marca sera un
requisito esencial en tanto que la distintividad intrnseca sera un requisito
de registrabilidad.
En el caso de signos, como las marcas, el requisito de novedad, comn
en las creaciones industriales (como los inventos, los diseos, los modelos de
utilidad), est sustituido por otro muy diferente: el de la inconfundibilidad.
La marca no necesita ser nueva. Lo que necesita es tener virtud distintiva.42
Esa funcin no podr ser desempeada por las denominaciones que consis-
tan en nombres comunes o usuales, los trminos genricos, usados por todos
para identificar el producto, como tampoco podrn adoptarse, como signo,
aquellos que carecen de valor distintivo por corresponder a una cualidad
intrnseca y esencial del producto, por ser stos descriptivos. En tal caso, el
signo carecer de valor distintivo, no porque las denominaciones sean co-
40 La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual de INDECOPI, al analizar el requisito de distintividad, resolvi que el

diseo de una figura octogonal de color azul con un borde conformado por una lnea blanca
(semejante a una seal de trnsito internacionalmente conocida, donde la figura octogonal
tiene fondo rojo sobre la cual aparece la palabra PARE en blanco) no es distintiva en tanto
pretende distinguir servicios de proteccin elctrica, de alarma contra robos, deteccin de
intrusos y de fuego, de alarma contra incendios, al no contar con elementos figurativos o
nominativos adicionales que le otorguen suficiente fuerza distintiva (resolucin N 0086-
2003/TPI-INDECOPI, de 26 de enero de 2003, expediente N 141479-2001).
41 Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, publicada en el Boletn Oficial
Espaol, de 8 de diciembre de 2001, en sustitucin de la Ley 32/88, de 10 de noviembre de

1988.
42 La resolucin N 710-TPI-INDECOPI, de 26 de junio de 1998, consign que ni la
novedad ni la originalidad son requisitos que debe revestir una marca para acceder a registro.
233
nocidas con anterioridad a la adopcin de la marca ello resulta indiferente

para cumplir el cometido de distintividad sino por el carcter comn de
la denominacin que, como dice Baylos,43 por definicin hace imposible que
designe un solo individuo determinado dentro de la especie.
El registro de fragancias u olores, como marcas, plantea problemas es-
pecficos respecto de su carcter distintivo. La doctrina ha analizado el con-
cepto de distintividad teniendo en consideracin las marcas nominativas,
las marcas figurativas y las marcas mixtas. Esa doctrina, sin embargo, no
resulta necesariamente aplicable cuando nos referimos a la registrabilidad
de olores o fragancias. Es reconocido que las marcas tienen como funcin
principal el permitir al consumidor identificar diferentes productos de una
misma clase. Cumple funciones adicionales como de calidad, de garanta
y de publicidad. El titular de una marca recibe indudables ventajas por la
adopcin de la misma, pues es la manera ms sencilla de proveer suficiente
informacin al consumidor y al mercado. Por ello, no puede admitirse a
registro aquellos signos que no cumplen con el requisito de distintividad,
como las denominaciones genricas, descriptivas o los trminos de uso co-
mn, entre otros.
Pero, cmo establecer la distintividad de olores, fragancias, aromas en
general, si este tipo de signos no puede ser nunca o muy difcilmente re-
presentado en forma similar al lenguaje hablado o escrito, fcilmente enten-
dible? Cmo es posible establecer una caracterstica distintiva a un aroma,
si cada ser humano ser capaz de identificar el mismo aroma o fragancia de
manera diferente? Finalmente, cmo proteger un aroma o fragancia si, al
tiempo de identificarlo, cada persona recurrir a diversas formas para des-
cribir tal aroma, por ejemplo, la caracterstica? Acaso es posible proteger el
aroma del cuero para distinguir asientos de automvil o carteras fabricados
en cuero? Es posible proteger el aroma peculiar que puede resultar de una
piel cuando la misma se utiliza para fabricar sacos de piel naturales?
La marca, como se ha expresado anteriormente, es la forma de comuni-
cacin ms usual, menos onerosa y ms exacta entre el fabricante y el consu-
midor. Quizs por esa razn, es usual el uso de denominaciones (fonemas)
o en alguna circunstancia de diseos o marcas figurativas. El consumidor
distinguir el producto en funcin del fonema especial que deriva de la
marca nominativa o de los aspectos visuales que derivan de la apreciacin de
una marca figurativa. En todos esos casos, se trata de una apreciacin exacta.
El olfato, sin embargo, es distinto entre los seres humanos y an la misma
persona puede tener capacidad distinta de distinguir el mismo abanico de
olores, en el tiempo. En consecuencia, resulta un problema el poder definir
las caractersticas de distintividad que debe cumplir un olor, una fragancia o
un aroma, y las posibilidades que ese olor, fragancia o aroma sea distingui-
ble respecto de otros productos que tengan aromas basados en los mismos
componentes o principios. Se trata, en consecuencia, de un doble problema:
43 BAyLOS, hERMENEGILDO, op. cit., p. 581. Baylos menciona adems que si se permitiera
el uso de nombres comunes como marcas, los dems industriales no podran emplearlos
siendo, como es, forzoso su uso para designar el producto de acuerdo con su naturaleza.
234
i) la dificultad de encontrar una forma uniforme de distinguir, y ii) el poco

uso de los aromas o fragancias y la poca costumbre de los consumidores de
reconocer productos por su olor especfico.
La jurisprudencia norteamericana44 establece que quien solicita el re-
gistro de una marca olfativa habr de demostrar cumplidamente que el
aroma de su producto funciona como signo distintivo y no como una mera
caracterstica ms o menos agradable o deseada por el consumidor, habien-
do de justificar inversiones publicitarias considerables para estimular la
asociacin entre fragancias y producto. Ms an, no sera registrable aquel
olor o fragancia que constituya una caracterstica funcional del producto,
es decir, un elemento que tiene una utilidad de la que el comprador espera
beneficiarse.
hay ciertos productos o una categora de productos respecto de los cua-
les el consumidor espera encontrar una fragancia tipo. As, los productos
de limpieza abundan con un perfume o aroma a pino, los detergentes
lavarropa abundan con un olor a limn, las pastas dentales abundan con
una fragancia a menta. La ausencia de estos aromas o fragancias en los
productos podra importar que el consumidor los rechace, de tal manera
que, desde el punto de vista de carcter distintivo, estos aromas se habran
convertido en genricos o, lo que se conoce en la doctrina norteamerica-
na, continentes de una funcionalidad esttica. La posibilidad que se agote
el rango de olores o fragancias disponibles (considerando sobre todo que
slo seran adoptados como marcas aquellos olores o fragancias que sean
agradables al olfato) obligara a la autoridad a establecer restricciones res-
pecto al carcter distintivo del olor, aroma o fragancia. En nuestra opinin,
la registrabilidad de la marca olfativa debiera ser admitida slo en la medida
en que el titular haya superado una serie de condiciones, especialmente el
demostrar que la fragancia funciona efectivamente como un signo distinti-
vo en el mercado. La registrabilidad a priori de una marca olfativa, de una
fragancia o de un olor, sin haber previamente determinado si el consumidor
efectivamente utiliza el sentido del olfato para elegir el producto que desea
adquirir, es el problema que ha de resolverse previamente. hay que tener en
consideracin que la comunicacin humana se desarrolla fundamentalmen-
te de forma verbal y alternativamente en forma escrita. Estmulos distintos,
como el olfato o tacto, podran generar la inutilidad de considerar a los
aromas, olores o fragancias como suficientemente distintivos para merecer
el registro como marca.
Edelstein y Lueders,45 refirindose a la prctica en los Estados Unidos,
indica que existe una tendencia reciente respecto a la registrabilidad de
marcas sensoriales, especficamente olores. Los olores son clasificados por
la Oficina de Marcas y Patentes en tres categoras, en funcin de la relacin
entre olor o aroma con el producto. La primera categora incluye los olores
44 Ver comentarios a la resolucin en Clarke que hace Eric Gippini Fournier, Las marcas
olfativas en los Estados Unidos, en Actas de derecho industrial, t. XIV, 1991-1992, p. 164.
45 EDELSTEIN, JEFFREy S. y LUEDERS, CAThy, Recent Development in Trade Dress In-
fringement Law, en Idea - The journal of law and technology, vol. 40, N 1, 2000, p. 120.
235
primarios en donde el olor o aroma es la razn principalsima para que

los consumidores puedan adquirir los productos, situacin que se da en los
perfumes y desodorantes de ambiente. La segunda categora de aromas son
las consideradas como olores secundarios en donde el olor o aroma resulta
ser un factor importante en la decisin de compra, mas no una considera-
cin esencial. Ejemplos de estos olores secundarios se dan en productos
como jabones, donde el propsito principal del producto es la limpieza del
cuerpo y el propsito secundario es el de perfumar el cuerpo. La tercera y
ltima categora contiene los olores arbitrarios, donde los olores normal-
mente no estn asociados al producto especfico o el consumidor no asocia
al producto con ese olor; por ejemplo, la decisin de aromatizar el aceite
de motor. La registrabilidad de estos diversos tipos de olores depender de
un anlisis caso por caso. As, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados
Unidos podr reconocer la registrabilidad de los olores primarios o secun-
darios, pero slo podr reconocer la registrabilidad de los olores arbitrarios
si se presenta sustancial evidencia del significado secundario. Ello ha sido
claramente definido en el caso Clarke.46 En esta circunstancia, debe determi-
narse si los olores o fragancias son o no funcionales, o si son o no elementos
necesarios de los productos a efectos de considerar su registrabilidad como
marca en tanto cumpla con una funcin distintiva.
2. R EPRESENTACIN GRFICA
Establece el artculo 134 que podrn registrarse como marcas aquellos sig-
nos que sean susceptibles de representacin grfica. Tradicionalmente, se ha
entendido ello como si fuese un segundo requisito esencial de registrabi-
lidad. As lo ha establecido la doctrina y el Tribunal Andino de Justicia en
diversas resoluciones dictadas por ese rgano comunitario. Sin embargo, a
nuestro juicio, ste no es un requisito esencial de registrabilidad, sino slo
una condicin de registro.
Por signos susceptibles de representacin grfica, el Tribunal Andino
de Justicia (siempre pronuncindose respecto de los requisitos de registrabi-
lidad a que se refiere la Decisin 344, pues no existe an sentencia dictada
respecto del articulado de la Decisin 486)47 ha sealado que la marca cons-
tituye un bien inmaterial representado por un signo susceptible de representacin
grfica [que] sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idnticos o similares. ha
indicado el Tribunal que el signo, para efectos de ser registrable, debe ser
46 Reportado en 17 U.S.P.Q. 2d, p. 1238. En ese caso, Clarke present una solicitud para
registrar una marca que contena una fragancia floral de alto impacto, donde el Consejo de
Apelaciones de la Oficina de Patentes admiti la evidencia presentada por Clarke, que la
fragancia aplicada para hilos e hilados haba adquirido un significado secundario y podra
funcionar como marca.
47 Sentencia en proceso N 77-IP-2001 publicada en Gaceta Oficial N 778, de 2 de abril
de 2002.
236
susceptible de representacin grfica, entendiendo por ello que el signo

debe ser apto para ser expresado por escrito, es decir, ha de ser visualmente
perceptible. La descripcin grfica facilita la distincin de los productos o
servicios de un empresario frente a aquellos que pertenecen a terceros, y al
consumidor le permite una concepcin de lo que es el signo.
El cumplimiento de este requisito, para efectos de admitir un signo
como marca, es fcil de entender respecto de las palabras o combinaciones
de palabras, las letras y los nmeros o sus combinaciones, las formas de sus
productos, sus envases o envolturas, o inclusive las imgenes, figuras, sm-
bolos, grficos, logotipos, monogramas, retratos y similares. Sin embargo,
requiere de un anlisis ms exhaustivo cuando se trata de sonidos y olores
que, en tanto sean distintivos, son tambin capaces de ser reconocidos como
marca a tenor del acpite c) del artculo 134 de la Decisin 486.
Los sonidos eran ya registrables como marca de conformidad con la
Decisin 344. Situacin distinta nace de la admisibilidad a registro de los
olores que, hasta antes de la aprobacin de la Decisin 486, no podan ser
registrados como marca en virtud de la enorme dificultad que estos signos
sean susceptibles de representacin grfica aunque el olor fuese percep-
tible por el sentido del olfato.
La susceptibilidad de representacin grfica del signo es, en rigor, un
requisito formal que constituye una necesidad material ya que se expresan
las caractersticas del signo a travs de figuras, palabras o empleando otros
medios que lo exterioricen. La expresin material del signo permite crearse
una idea del signo, cmo es, cmo se utilizar en el mercado, y a partir de
esa expresin material permitir a terceros, por un lado, adoptar como signos
aquellos que no resulten ser confundibles o similares a aquella expresin
material de la marca primigenia y, por otro lado, conocer en rigor la com-
petencia y la marca del competidor.
Otero Lastres48 afirma que el requisito que el signo sea susceptible de repre-
sentacin grfica no parece responder a la propia naturaleza de la marca como signo
distintivo, sino ms bien a exigencias actuales en cuanto a la necesidad de registrar el
signo en la correspondiente Oficina de Marcas. La exigencia de la representacin
grfica, por tanto, obedece a la necesidad de clasificar el signo ms que a la
propia naturaleza de los signos. Responde, por tanto, a un requisito material
ms que a un requisito sustancial.
De las heras49 seala que la representacin grfica es un requisito formal
que permite la publicacin y el archivo de las marcas que se soliciten en las
Oficinas de Propiedad Industrial. Pachn50 afirma que la representacin
grfica slo se exige para fines de registro en tanto una descripcin permi-
te formarse una idea del signo, objeto de la marca, valindose para ello de
palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idneo, siempre que
tenga facultad expresiva de los anteriormente sealados.
48 OTERO LASTRES, JOS MANUEL, op. cit.

49 DE LAS hERAS, TOMS, Europa y las patentes y marcas, Fundacin Universidad - Empresa,
1989, pp. 87-88.
50 PAChN, MANUEL, op. cit., p. 2000.
237
Existen decenas de miles de registros de marcas constituidas por pa-

labras, diseos, combinacin de los mismos. Existen muy pocos registros
de signos fonticos, mas no existe, a la fecha, registro de una marca olfati-
va. Ejemplos de marcas constituidas puramente por sonidos son los regis-
tros obtenidos por Universal Textil S.A. hoy Compaa Universal Textil
S.A. respecto de una meloda musical representada en un pentagrama
para distinguir diversos productos de las clases 23, 24 y 25. Para efectos de
registrabilidad y en relacin con el requisito de representacin grfica, que
a juicio de la autoridad es una exigencia formal para efectos de la clasifica-
cin de su registro, la autoridad declar que las marcas sonoras son posibles
de ser representadas a travs de un pentagrama en la medida en que sean
melodas musicales. Al tiempo de conceder los registros, la autoridad ad-
ministrativa declar que, de conformidad con la legislacin andina, slo es
posible proteger la marca sonora en forma indirecta, la denominada marca
sonora por conversin, donde la marca no es protegida como signo por la
pura sonoridad, sino en tanto pueda ser ste representado grficamente
a travs del pentagrama, siendo este requisito indispensable para poder
acceder al registro.
Otamendi,51 al hablar de los signos sonoros y reconocer que stos pue-
den constituir una verdadera marca, reconoce que los sonidos pueden tener
carcter distintivo y por tanto podran ser registrables, debiendo la autoridad
arbitrar los medios para que ello sea posible validando, en consecuencia,
el requisito esencial de la representatividad grfica.
Problema aparte genera la registrabilidad de los signos olfativos o, como
menciona la norma, de los olores. En el caso de las marcas o signos sonoros,
se ha determinado que el medio apropiado para representar grficamente
tal signo es el pentagrama, en la medida en que el signo est compuesto de
una meloda musical reconocible. En el caso de los olores, sin embargo, no
existe un mtodo uniforme de representacin grfica que elimine todo sub-
jetivismo en el proceso de registro. Una primera opcin sera la de admitir
las solicitudes a registro en la medida en que vengan acompaadas por una
expresin de la frmula qumica del producto. Pero de exigirse esta infor-
macin, podra estar afectndose secretos industriales, particularmente en
el caso de la industria cosmtica, donde la secreca de la frmula bajo la cual
lleg a desarrollarse un olor determinado es de importancia primordial y
donde se trata de evitar que terceras personas puedan copiar un olor, an
en aquellos pases donde el titular no haya obtenido proteccin alguna, sea
bajo el sistema de patentes o bajo el sistema de marcas olfativas. Un segun-
do mtodo de representacin grfica sera exigir un anlisis de olores me-
diante el uso del cromatgrafo de gases. La cromatografa es un mtodo de
anlisis qumico para la separacin de los componentes de una mezcla por
distribucin entre dos fases, una estacionaria y otra mvil, que en principio
se utiliza para separar sustancias coloreadas pero que tambin puede ser
aplicada para separar los olores y establecer una metodologa uniforme de
51 OTAMENDI, JORGE, Derechos de marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argen-
tina, 1989, p. 59.
238
calificacin. Ser necesario que la autoridad competente, en su momento,

siente las bases de la forma como ha de exigirse la representacin grfica
para permitir la registrabilidad de estos signos olfativos o de olores.
La registrabilidad de los olores y la necesidad de expresar grficamente
los mismos no es tema de preocupacin slo en la legislacin andina. La Ley
Italiana de Marcas, artculo 16, permite la registrabilidad de cualquier nuevo
signo que puede ser grficamente representado incluyendo, por tanto, los
olores y las fragancias. La Oficina de Marcas de Italia52 en principio ha solu-
cionado los problemas tcnicos que derivaran de la representacin grfica
de los olores y fragancias, recurriendo a la cromatografa de gases y a la cro-
matografa lquida de alta performance, procedimientos que estn dirigidos
a obtener una representacin grfica de los componentes del olor o de la
fragancia y que consisten en una tira que reproduce un diagrama con cada
uno de los olores o fragancias en forma proporcional al monto total de los
componentes de dicho olor o fragancia. Giacovacci sugiere que con el pro-
psito de identificar totalmente la estructura qumica de los componentes
de un olor o fragancia, sera recomendable considerar mtodos adicionales,
tales como la cromatografa de gases en relacin con la espectrometra de
masa, la que proveera informacin exacta sobre el concentrado real de la
fragancia que est siendo analizada. Sin embargo, considera que en ciertas
especiales circunstancias, una descripcin verbal podra ser suficiente, sobre
todo cuando la fragancia es una de naturaleza simple, por ejemplo, olor a
lavanda, olor a rosa, olor a limn, por lo que la representacin grfica de los
componentes de los olores o fragancias sera recomendable slo en el caso
de fragancias altamente complejas.
La referencia o descripcin a un olor, sin la necesidad de presentar una
representacin grfica del mismo, es aceptado, en algunas jurisdicciones,
como suficiente para cumplir este requisito. Bakshani53 reporta un caso re-
suelto por la Oficina Comunitaria de Marcas sobre la registrabilidad de una
marca olfativa para distinguir pelotas de tenis de la clase 28 y donde dicha
marca era descrita como olor caracterstico que simula el jardn recientemente
cortado. En dicho caso, la autoridad resolvi que el olor de un jardn recien-
temente cortado tiene una caracterstica distintiva que inmediatamente es reconocida
a partir de la experiencia y de la fragancia especial de un jardn recin cortado que
evoca primavera o verano, jardines bien cuidados, lugares de juego y, en general,
experiencias placenteras. La autoridad consider que la descripcin resultaba
ser satisfactoria para la registrabilidad de marcas olfativas para pelotas de
tenis y la expresin olor o fragancia de jardn recin cortado conformaba
con la necesidad de la representacin grfica requerida por el artculo 4 del
Reglamento de Marca Comunitaria.
Ntese que la decisin dictada por el Cuerpo de Apelaciones de la Oficina
Europea de Marcas no debe ser interpretada como que en toda circunstancia
52 As lo reporta GIACOVACCI, FABRICIO, Registering fragance marks in Italy, en Mana-
ging Intellectual Property, Edicin 82, septiembre 1998, p. 80.

53 BAKShANI, BhARATI, European Community trade mark cases Part one: Board of Ap-
peals decisions in trademark applications, en Trademark World, N 129, agosto 2000, p. 28.
239
no se requerir de una representacin grfica para las marcas olfatorias. La

regla general, dictada en el caso VISUAL PACKAGING,54 la Sala de Apelaciones
determin que la regla general para marcas olfatorias o para la registrabili-
dad de olores y fragancias es que stas son admisibles si, adems de una des-
cripcin en palabras, se presenta la descripcin en alguna forma de manera
exacta y que pudiera incluir la reproduccin de la frmula qumica.
El anlisis doctrinario y jurisprudencial sobre la registrabilidad de los
signos olfativos no se ha, sin embargo, agotado.55 En el caso materia de
anlisis ante la Corte Europea de Justicia, el solicitante pretendi registrar
como marca olfativa una que defini como una sustancia qumica pura de
metilo cinamato balsmicamente frutado con un ligero acento a canela, definiendo
la frmula estructural e identificando la fuente donde podra obtenerse
muestras del producto conteniendo tal aroma y acompaando a la solicitud
de registro una botella conteniendo una muestra del aroma cuyo registro
se pretenda. En una etapa procesal inicial, la Oficina de Marcas y Paten-
tes de Alemania rechaz el registro, arguyendo que, de conformidad con
el artculo 2 de la Directiva Europea sobre Registrabilidad de Marcas, un
signo sera registrable en la medida en que fuere capaz de ser representado
grficamente, requisito que no era cumplido en la forma en que se haba
presentado la solicitud de registro. La Corte Europea56 indic que para que
un signo sea registrado como marca ste tena que ser representado grfi-
camente, en particular, a travs de imgenes, lneas o caracteres, precisando
que aquella representacin debe ser clara, precisa, autosuficiente, fcilmente
accesible, inteligible, durable y objetiva, requisitos que eran justificados por el
inters del pblico en acceder con facilidad y certeza a los registros oficiales
y determinar qu signos gozaban de proteccin marcaria. Ms an, en rela-
cin con las marcas olfativas, la Corte determin que la representacin de
una marca olfativa a travs del uso de una frmula qumica no haca a esta
representacin suficientemente inteligible en la medida en que slo perso-
nas conocedoras de qumica podran identificar, de la lectura de la frmula,
el aroma en particular y donde, adems, la frmula qumica no representa
el olor de la sustancia, sino la sustancia en s misma.
Loable ha sido la decisin de la Corte Europea de Justicia en estable-
cer que son las oficinas nacionales las que tienen que determinar cmo se
54 Decisin de la Primera Sala de Apelaciones del 7 de octubre de 1998 sobre registrabili-
dad de la marca VISUAL PACKAGING, comentada por Verena von Vomhard, en Conferencia
ante la European Community Trademark Association en junio de 1999, publicada en Gaceta
de ECTA, N 16, pp. 142-143.
55 Ver sentencia de 12 de diciembre de 2002 de la Corte Europea de Justicia dictada en
el caso C-273/00 conocido como el caso Sieckmann, reporte por Susan Storor, publicado
en World Intellectual Property, volumen 17, N 2 de febrero de 2003, donde se pretendi re-
gistrar como marca olfativa un producto descrito como frutado balsmicamente con un ligero
olor a canela.
56 La Corte Europea de Justicia se pronunci a mrito de una consulta sobre interpre-
tacin verdadera de las Directivas Europeas de Registro de Marcas, sin entrar a resolver
la registrabilidad del registro en s mismo, caso Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent, und
markenannt, N.C, 273/00, resuelto el 12 de diciembre de 2002.
240
cumple con el requisito de representacin grfica de los signos olfativos,

precisndose que cualquiera sea el mtodo adoptado, ste debe asegurar
informacin a terceros de manera clara, precisa, autosuficiente, fcilmente
accesible, inteligible, durable y objetiva; rechazando, de manera enftica, el
uso de frmulas qumicas o el uso de referencias evocativas a un olor, como
en el caso del registro de la pelota de tenis con un olor de un jardn reciente-
mente cortado, y rechazando las muestras.
Ahora bien, se podra, al amparo de la Decisin 486, describir un olor
o un aroma? Describir, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Espaola,
es representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus
distintas partes, cualidades o circunstancias, en tanto que representar es hacer
presente algo con palabras o figuras que la imaginacin retiene, o, como segunda
acepcin, la de informar, declarar o referir. Obviamente, no son conceptos
idnticos aunque tienen una coincidencia: el uso de la palabra como mtodo
de explicacin. Pero, cul es el inters del legislador? Que se represente?
Que se represente grficamente admitindose como mtodo de represen-
tacin el lenguaje, o que se represente grficamente admitindose como
mtodo de representacin una figura o dibujo? Toda representacin importa
una descripcin, pero no toda descripcin importa una representacin.
El Tribunal Andino de Justicia, en diversas sentencias,57 ha dictaminado
que por susceptibilidad de representacin grfica se entiende la descripcin
que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valindose para ello de
palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idneo que tenga la facultad
expresiva de los anteriormente mencionados. Es decir, admite que el requisito de
representacin grfica sea atendido de manera suficiente por el solo uso del
lenguaje (contenido, por ejemplo, en una grabacin). Por tanto, la opcin
seguida por la Oficina Comunitaria de Marcas, al aceptar a registro una
marca olfativa mediante el uso de una descripcin, resultara aceptable para
los pases miembros, de acuerdo a una correcta interpretacin del requisito
de representacin.
Ahora bien, tiene importacin el uso del fonema podrn en la frase
podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de representacin grfica ?
Otero Lastres piensa que s cuando afirma que la representacin grfica es
una exigencia que puede concurrir o no, por lo que no sera obligatoria. Pensamos
de manera distinta.
Desde el punto de vista del anlisis de la norma, sta es un supuesto al
que sigue lgico-jurdicamente una consecuencia. El supuesto es lo que
debe ocurrir para que se produzca la consecuencia. La manera de organizar
el contenido normativo de la norma es distinta de la forma lingstica que
haya adoptado la misma. Vamos al caso del artculo 134, prrafo segundo,
que es materia del anlisis. Su texto dice: Podrn registrarse como marca los
signos susceptibles de representacin grfica.
Qu es lo que debe ocurrir para que se produzca la consecuencia pre-
vista por la norma, que es la registrabilidad de la marca? En otras palabras,
57 Ver proceso N 78-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
N 800, de 3 de junio de 2002.
241
cules son los elementos del supuesto? Estos son i) que la registrabilidad
de la marca es optativa y no obligatoria; ii) que para registrar signos como
marca, estos sean susceptibles de representacin grfica. La consecuencia
prevista es que los signos que no sean susceptibles de representacin grfica
no podrn ser registrados como marca.
Para efectos de demostrar esta afirmacin, alteremos el orden de la nor-
ma. Como mencionamos, sta dice podrn registrarse como marca los signos sus-
ceptibles de representacin grfica. En sentido contrario, podemos afirmar que
no podrn registrarse como marca aquellos signos que no sean susceptibles
de representacin grfica, donde se mantiene la estructura del articulado
en el sentido que el registro de la marca resulta ser optativo pero, para op-
tar por el registro, el signo requiere de una representacin. Por lo tanto, la
formulacin lgico-jurdica de la norma del artculo 34 de la Decisin 486
podra ser la siguiente: (Supuesto) Si se trata de signos susceptibles de re-
presentacin grfica, entonces (consecuencia), stos podrn ser registrados
como marca o, dicho de otro modo, la correcta lectura del precepto es que
podrn registrarse como marca [aquellos] signos susceptibles de repre-
sentacin grfica, por lo que la representacin grfica es siempre exigible
como una condicin de registro, siendo facultativo o ejercer la opcin de
registrar un signo grficamente representable, como marca.
3. PERCEPTIBILIDAD
habamos mencionado que la Decisin 344 de la Comunidad Andina esta-

bleca, como requisitos de registrabilidad de una marca, que sta sea per-
ceptible, adems de ser suficientemente distintiva y susceptible de repre-
sentacin grfica, en tanto que la nueva Decisin 486 consideraba, como
requisito para la registrabilidad, la distintividad, y, como condicin para la
admisibilidad a registro, que sea susceptible de representacin grfica, elimi-
nando toda referencia a la perceptibilidad. Quiere esto decir, como con-
secuencia, que el requisito de perceptibilidad ha sido eliminado y por tanto
no se requiere que un signo sea perceptible para ser admitido a registro?
Percibir es definido por la Real Academia Espaola como comprender o
conocer algo. Pachn afirma que percibir es apreciar algo por medio de los
sentidos o de la inteligencia, y perceptible es, entonces, lo que puede ser
percibido.
Comentando sobre el requisito de perceptibilidad a que se refera la De-
cisin 344, Pachn afirmaba que con ello se buscaba modificar el requisito
de la Decisin 85 que exiga que el signo fuese visible, es decir, perceptible
por el sentido de la vista y ello porque no se permita el registro de marcas
que pudieran percibirse por otro de los sentidos, por ejemplo, el del odo.
La idea detrs de la visibilidad, requisito de la Decisin 85, es que la
marca no poda estar oculta a la vista del pblico consumidor, es decir, el
consumidor en un contacto directo con el producto o con el servicio, poda
elegirlo cuando la marca estuviera visible, pues se era el medio idneo de
distincin de los productos o servicios. De lo que se trataba es que el signo
242
no estuviese oculto, pues entonces no poda cumplir con la funcin de la

marca: la distintividad en el mercado.
Se ha realmente eliminado el requisito de perceptibilidad o tal re-
quisito est implcito dentro del concepto de distintividad? No hay duda
que para que una marca cumpla con su funcin como tal, tiene que tener la
posibilidad de ser recibida por los sentidos sea la imagen, el aroma, la im-
presin tctil, el sonido, es decir, tiene que tener un soporte que plasma
tal bien inmaterial. Otero Lastres58 considera que es intelectualmente imposible
concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible.
Nosotros creemos que es imposible concebir un signo o medio que carezca
de la capacidad de ser grficamente representado, pues para considerar un
signo o medio como marca, a nivel de registro y como requisito, tal carcter
de perceptibilidad es innecesario.
En rigor, el legislador ha hecho bien al eliminar el requisito de percep-
tibilidad como un requisito para el registro de la marca, pues la percep-
tibilidad del signo es ajena al proceso registral en s. Lo que interesa para
propsitos del registro no es que la marca sea perceptible, pues esto ser exi-
gible al momento en que el producto o el servicio sea puesto en el mercado,
sino que la marca sea susceptible de ser representada de tal manera que el
registro pueda apropiadamente calificarlo o clasificarlo, y terceros puedan,
ejerciendo sus derechos, formular la oposicin correspondiente si el signo
propuesto a registro es similar o confundible con uno propio o si carece de
los requisitos de registrabilidad. La perceptibilidad, por tanto, es un fen-
meno que afecta a la marca en tanto marca usada en el mercado, no tiene
relacin con ella en tanto marca propuesta a registro, sin perjuicio que, al
tiempo de desarrollar el captulo de La cancelacin del registro, se haya,
de manera indirecta, regulado el requisito de perceptibilidad del signo.
58 OTERO LASTRES, MANUEL, op. cit., p. 10.
243
ALCANCE DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES
DE REGISTRO DE MARCA EN DERECHO ESPAOL
Y COMUNITARIO EUROPEO:
PARALELISMO Y DIVERGENCIAS
Alberto de Elzaburu *
Miguel A. Baz **
Este estudio indito ha sido concebido en homenaje al gran amigo Arturo

Alessandri Besa, eximio jurista y brillante poltico, en su da candidato a la
Presidencia de ese gran pas que es Chile, con motivo del sesenta aniversario de
su juramento como Abogado, coincidiendo con el tambin sesenta aniversario
de su mayor xito vital: su matrimonio con la maravillosa Nancy Cohn, junto
a la que ha formado una prolfica y ejemplar familia continuadora de una
tradicin cristiana y de juristas y a la que Dios bendiga!
Como es bien sabido, la marca es una institucin de la que hay muestras

o ejemplos en la antigedad ms remota. Desde el primer momento de la
existencia humana se marcaron objetos, unas veces para identificacin del
propietario, otras para adorno, otras para informar de la autora del artesa-
no que ceda sus creaciones a terceros y otras en fin para identificacin del
origen de artculos producidos repetidamente o en serie para su comercia-
lizacin. De unas u otras funciones dan noticia textos muy antiguos, de la
Roma clsica y del medioevo; aunque seran la Revolucin Industrial y la
expansin de los intercambios comerciales en el siglo XIX los hechos que
marcaran el nacimiento de la institucin de la marca y de su registro con
el sentido y con los perfiles con que hoy se la conoce.1
Nacida la institucin al escenario jurdico-administrativo, bien como
concesin, bien como reconocimiento del derecho, por mor de regula-
ciones legislativas de nuevo cuo y de actos de ejecucin de los poderes
pblicos, se hizo preciso determinar las condiciones de esos actos de reco-
nocimiento o de concesin. Y, entre esas condiciones, una especialmente
significativa pas a ser el alcance del examen que de las pretensiones priva-
das habran de hacer los rganos encargados de gestionar las peticiones
correspondientes.
* Abogado. Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual. Miembro de Honor de la
Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle (FICPI), Asociacin Inter-

nacional para la Proteccin de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y Asociacin Interamericana
de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
** Abogado. Agente de la Propiedad Industrial e Intelectual.
1 Para un breve recorrido por la evolucin de la marca a lo largo de la historia, vid. Baz,
Miguel A., El derecho de marca desde una perspectiva histrica: de la antigedad y la Roma
clsica a la proteccin supranacional con la marca comunitaria, en Estudios sobre propiedad
industrial e intelectual, Homenaje a A. de Elzaburu, ed. por Grupo Espaol de la AIPPI, 2009,
pp. 93 y ss.
245
1. LOS DIFERENTES SISTEMAS DE EXAMEN DE LAS MARCAS

EN LA HISTORIA RECIENTE
Las legislaciones que en el siglo XIX regularon la institucin de la marca

establecieron los principios que presidiran su proteccin2 incluyendo, por
supuesto, la determinacin de lo que podra o no podra ser marca, tanto
por razn de su capacidad para la finalidad de distinguir unos productos de
otros cuanto por la posibilidad de incurrir en determinadas prohibiciones
de carcter absoluto, como la destinada a impedir el registro de signos de
carcter escandaloso o inmoral.3 Pero adems esas legislaciones hubieron
de regular el procedimiento a que habra de ajustarse el otorgamiento del
placet del Estado a la pretensin de proteccin de un signo como marca,
materializado en la incorporacin de ste a un Registro especfico;4 o, lo
que es lo mismo, los diferentes sistemas de examen.5
Es fcil advertir que el examen de cualquier peticin puede afectar a
diversos aspectos. Est en primer lugar la cuestin de la documentacin
que los interesados deben presentar a los rganos de los poderes pblicos
competentes para la inscripcin de la marca en el Registro. Hay tambin
lo concerniente a la legitimacin para obtener el reconocimiento registral.
Se muestra separadamente la problemtica relativa a la posibilidad de que
el signo elegido no est cualificado para ser reconocido como marca, bien
por ausencia de condiciones intrnsecas para ello, bien por resultar afectado
por una prohibicin legal. Y finalmente est el tema de si la marca entra en
colisin con otra anterior en una coincidencia tal que una y otra puedan ser
2 La proteccin de las marcas se limit en un primer momento a las llamadas marcas de
fbrica, destinadas a proteger a los fabricantes de productos de diverso tipo frente a imitado-
res del signo que identificaba el origen de aqullos. Esa fue la orientacin del Real Decreto
espaol de 20 de noviembre de 1850. Muy poco tiempo despus se extendi la proteccin
legal a las marcas de comercio; por ejemplo, en Espaa, conforme a la Real Orden de 29 de
septiembre de 1880. Para terminar extendindose esa proteccin, ms modernamente, a
las marcas de servicio, a las que se dio acogida en el art. 1 del Convenio de la Unin de Pars
(CUP en adelante) en la revisin aprobada en la Conferencia de Lisboa de octubre de 1958
(aunque en el art. 6 sexies se acept que los pases no estuvieran obligados a su registro).
3 Vid. LADAS, STEPHEN P., Patents, trademarks, and related rights, national and international
protection, vol. I, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1975, pp. 31 y ss. Se hace
all una descripcin de las ms antiguas leyes y sistemas aparecidos en diversos Estados.
4 Dado que la palabra registro tiene al menos dos significados, el de asiento o inscripcin
y el de lugar, lista o protocolo donde la inscripcin queda hecha, la utilizamos con minscula
cuando nos referimos a la inscripcin y con mayscula como equivalente al lugar en que se
practica y la marca queda inscrita (o registrada en suma). Segn FRANCESCHELLI, REMO, Tratta-
to di diritto industriale, vol. I, Miln, 1973, en especial pp. 141 y ss., el ms antiguo antecedente
de los Registros de marcas estuvo constituido por las llamadas matrculas de las corporaciones
medievales de artesanos, pues en ellas se inscriban stos y las marcas que cada uno utilizara
en los productos de su fabricacin junto a la marca o smbolo de la propia corporacin.
5 Paul Roubier consideraba el examen como intervencin administrativa en el naci-
miento de los derechos de propiedad industrial; y, en relacin con las marcas, mencionaba
que hay sistemas de examen previo y sistemas en los que no se realiza examen alguno sobre la
pretensin del solicitante. Vid. en particular p. 175 de su obra Le droit de la proprit industrielle,
Partie gnrale, Pars, 1952.
246
ALCANCE DEL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA EN DERECHO ESPAOL Y...
confundidas, perdiendo as la posibilidad de cumplir la funcin considerada

como esencial: distinguir unos productos (o servicios) de otros, los de una
procedencia con los de otro origen.
Pues bien, en las diversas legislaciones hay ejemplos de examen que van
desde el muy simple (el llamado sistema de mero depsito) hasta los ms
sofisticados y completos, que verifican toda clase de requisitos y eventuales
conflictos antes de incorporar la marca al correspondiente Registro.6
1.1. Ejemplo del llamado sistema de mero depsito es el de la legislacin
francesa ms antigua y vigente hasta bien entrado el siglo XX; en concreto
el establecido en la Ley de 23 de junio de 1857. La solicitud de registro de
una marca era objeto de examen exclusivamente en el aspecto formal de la
documentacin presentada y cumplimiento de las formalidades legalmente
establecidas, quedando en consecuencia para la competencia de los tribu-
nales las cuestiones relacionadas con la validez intrnseca de la marca o con
el posible conflicto incompatibilizador con otras anteriores.
1.2. Un paso adelante lo constituye el sistema en el que el examen alcan-
za tambin a la verificacin de si el signo para el que se pretende la protec-
cin y registro como marca rene condiciones intrnsecas para serlo y si no
resulta afectado por alguna prohibicin que el legislador haya considerado
procedente incluir para evitar conflictos de cierta naturaleza. Son prohibicio-
nes que, de una parte, evitan que se inscriban como marca signos incapaces
per se de cumplir una funcin mnimamente distintiva o que tienen su causa
en la justificada conveniencia de evitar la inscripcin de signos o elementos
que deben estar en el dominio pblico o cuya naturaleza es distinta a la de
la marca; o prohibiciones que, de otro lado, pueden afectar negativamente
a valores socialmente respetables y generalizadamente respetados. Se ha-
cen comunes as las prohibiciones de registro de signos genricos, usuales,
habituales,7 de formas eventualmente constitutivas de otras modalidades de
6 Para el citado PAUL ROUBIER (Le droit de la la proprit industrielle, partie spciale, Pars,
1954, pp. 499 y ss.), debe distinguirse entre el sistema llamado de simple dpt y el de enregis-
trement, pues, aunque en ocasiones los trminos han sido y son empleados indistintamente,
tenan y tienen un valor diferente. Segn l y nosotros compartimos su opinin, hay
mero depsito en el sentido propio del trmino cuando la Administracin encargada del
otorgamiento del ttulo acreditativo del derecho procede a la inscripcin en el Registro sin
examinar la validez de la marca en cuanto al fondo, bastando con que la solicitud haya sido
preparada en la forma legalmente prescrita. Por el contrario, hay registro cuando la autoridad
competente no realiza la inscripcin en un Registro pblico ms que despus de hacer un
examen sobre la validez de la marca; teniendo en cuenta adems que ese examen podr in-
cluir el de la existencia de posibles marcas anteriores iguales o semejantes (el que nosotros
llamaremos examen de anterioridades) o incluir tan slo la cuestin de si la marca incide en
alguna de las prohibiciones legalmente establecidas como lmite infranqueable para el regis-
tro (las llamadas ms modernamente prohibiciones absolutas); sin olvidar que adicionalmente
las legislaciones pueden regular el llamamiento a las oposiciones de terceros antes o despus
del examen administrativo realizado de oficio.
7 Se trata del tipo de prohibiciones a que se refiere el art. 6 quinquies, apartado B.2, del
CUP.
247
derecho,8 o de signos contrarios a la moral o al orden pblico,9 o reservados

a ciertas instituciones y entidades de Derecho pblico.10
1.3. Algunas legislaciones dispusieron pronto que, en paralelo con el
examen de prohibiciones absolutas, o despus de considerar superado ste,
los signos objeto de las solicitudes de registro de marca fueran comparados
con marcas ya inscritas (o en todo caso con prioridad anterior a la preten-
dida) para evitar la convivencia en el Registro de marcas susceptibles de
confusin, de marcas que se consideraran a priori no susceptibles de diferen-
ciacin fcil por los potenciales consumidores de los productos o servicios a
los que stos fueran dirigidos. Es el llamado examen de anterioridades.11
1.4. Hay finalmente un sistema en el que se da a los terceros la posibi-
lidad de impugnar la pretensin de registro de una marca dentro del pro-
cedimiento administrativo seguido ante el rgano encargado del examen e
inscripcin del signo y otorgamiento del ttulo o reconocimiento formal del
derecho.12 Es el sistema de oposiciones.13
8 Diseos industriales, por ejemplo, cuya frontera con las marcas ha empezado a desdi-
bujarse crecientemente en los ltimos aos. As es fcil constatarlo en el Boletn de Dibujos y

Modelos Comunitarios de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y
Modelos), OAMI en adelante, pues, dejando aparte las marcas y los diseos tridimensionales
(cuyas funciones y lmites son fcilmente confundibles), no son pocos los dibujos registrados
que consisten en logotipos o elementos grficos bidimensionales normalmente utilizados
en el etiquetado o en la presentacin de productos con funcin identificadora del origen
de stos ms que meramente decorativa. No es ste lugar adecuado para entrar en la pro-
blemtica de un tema en s mismo complejo, pero la evidencia de cun difuminados son los
lmites aparece manifiesta en el trabajo de MARTIN SCHLTELBURG, The Community Design:
First Experience with Registrations, en E.I.P.R., N 9 de 2003, pp. 385 y ss.
9 Prohibiciones del tipo de las establecidas en el art. 6 quinquies, B.3 del CUP.
10 Es el caso de las que se fundan en el complejo art. 6 ter del CUP, cuyo texto tiene
en gran parte su origen en la revisin hecha en la Conferencia Diplomtica de La Haya de

1925.
11 La mayora de los Estados europeos han practicado este tipo de examen desde hace
mucho tiempo. En Espaa ha estado vigente hasta la entrada en vigor de la actual Ley
N 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Lo regulaba ya la primera norma legal en la
materia, el ms arriba citado Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 en su art. 5, y sigui
siendo as en las sucesivas: Ley sobre Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 (art. 83 en
relacin con el 28.f), Estatuto sobre Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930 (art. 150 en
relacin con el 124-1) y Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (art. 27 en relacin
con el 12). Tal sistema de examen previo fue abandonado en la precitada Ley vigente de 2001
por razones que veremos ms adelante.
12 Es bien sabido que desde la primera hora de los sistemas de proteccin de las marcas
por los poderes pblicos, tanto si eran de mero depsito como si lo eran de registro (para
usar la terminologa que hemos justificado ms arriba, en la nota 6), los terceros afectados
en sus derechos prioritarios sobre un signo igual o semejante tenan abierta la posibilidad
de impugnar ante los tribunales la proteccin del posterior.
13 Contrariamente a lo que sucede con la impugnacin ante los tribunales, en el que
llamamos sistema de oposiciones la particularidad reside en que la impugnacin se plantea

frente a una solicitud en trmite y se resuelve ante el propio rgano administrativo encar-
gado del Registro. En Espaa ya se atisb tal sistema de oposiciones en el art. 12 del Real
Decreto de 20 de noviembre de 1850, pudiendo citarse un ejemplo palmario de estimacin
248
2. EL EXAMEN EN LA LEY ESPAOLA DE MARCAS DE 200114
Presentada una solicitud de registro de marca,15 sta es objeto de examen

sobre diversos aspectos y, si procede, publicada a efectos de conocimiento
por terceros interesados en su posible impugnacin mediante la formula-
cin de oposiciones.16 Veamos los distintos aspectos que son objeto de la
actividad de examen.
2.1. EXAMEN DE FORMALIDADES
Recibida la solicitud, se examinar17 si cumple los requisitos18 para que se

le otorgue una fecha de presentacin,19 conforme al artculo 13 de la Ley, y
en va administrativa (aunque despus de publicado el registro) de dos oposiciones, a la

sazn calificadas de reclamaciones, en una Real Orden de 18 de noviembre de 1876, que
deneg la inscripcin de una marca por apreciacin de semejanza susceptible de producir
confusin con otras dos ya registradas a nombre de los reclamantes (Vid. CALLEJA Y MADRID,
ENRIqUE y MARIANO DE LARRA, LUIS, La propiedad industrial, Legislacin espaola sobre patentes de
invencin y marcas de fbrica y de comercio, Madrid, 1892, pp. 73 y s.). Ulteriormente el sistema
de oposiciones se asent como tal, y con carcter previo a la concesin, en las leyes de 1902,
1930 y 1988 ms arriba citadas, pasando as a la vigente de 2001.
14 Aunque promulgada en 7 de diciembre de 2001 y publicada en el Boletn Oficial del
Estado del siguiente da 8, no entr en vigor hasta el 31 de julio de 2002 conforme a su dis-
posicin final tercera, al mismo tiempo que su Reglamento de Ejecucin (en adelante REJ),
aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.
15 El art. 11 de la Ley contiene normas que precisan dnde debe hacerse la presentacin,
pues, dadas las competencias de algunas Comunidades Autnomas, es a ellas a las que debe
acudir el solicitante que tenga all su domicilio o un establecimiento industrial o comercial
serio y efectivo; aunque dicha presentacin podr hacerse tambin directamente en la Ofi-
cina Espaola de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) si se efecta con la intervencin
de un profesional domiciliado o con establecimiento en Madrid, o si el propio solicitante
tiene tal establecimiento. Y es en la OEPM donde deben presentarse las solicitudes de los no
domiciliados en Espaa. Adems, y en todo caso, las solicitudes podrn presentarse en otras
oficinas pblicas segn lo autorizado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.
Por otra parte, y con aprovechamiento de las facilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logas, la Orden del Ministerio de Industria y Comercio ITC/915/2005, de 4 de abril, cre
el registro telemtico en la OEPM, abrindose as la posibilidad de presentar solicitudes
en lnea (lo que incluso tiene la ventaja de reduccin de un 15% en el importe de las tasas
de solicitud).
16 Como veremos un poco ms adelante, tambin pueden ser presentadas observacio-
nes por determinadas entidades.

17 El examen habr de hacerlo el rgano legalmente competente para recibir la solicitud
segn el art. 11, a que nos hemos referido en la nota 15 anterior.

18 Entre ellos, y en primer lugar, si se hubiera aportado la documentacin mnima reque-
rida: identificacin del solicitante, reproduccin de la marca y lista de productos o servicios

para los que se solicite el registro (art. 12).
19 En Espaa la fecha de presentacin incluye la hora y minuto en que se produce
(art. 11.6 de la Ley y 5 del REJ). La frmula responde a una antigua tradicin en nuestro
249
los dems requisitos formales establecidos reglamentariamente,20 si se ha sa-

tisfecho la tasa de solicitud y la legitimacin del solicitante.21 Si se detectara
alguna irregularidad o defecto, se suspender la tramitacin del expediente
y se conceder al solicitante la posibilidad de subsanacin y, a falta de sta,
la solicitud se tendr por desistida.
Revisados los requisitos formales de la solicitud presentada y una vez
comprobado que en ese aspecto todo es correcto, o subsanados los even-
tuales defectos, y asignada la fecha de presentacin, la OEPM proceder a
efectuar los exmenes adicionales que seguidamente consideramos.22
2.2. EXAMEN DE PROHIBICIONES ANTERIOR A LA PUBLICACIN

DE LA SOLICITUD
Para evitar que pueda llegar a publicarse una solicitud de registro de marca
que, por la naturaleza de su contenido u objeto, sea contraria al orden p-
blico o a las buenas costumbres,23 la Ley ha previsto un examen anticipado
a modo de filtro.24 Slo si la OEPM considera que la marca no incurre en esa
grave objecin, la solicitud se publicar; y, en el caso de que encuentre que
puede quedar afectada por ella, lo har saber as al solicitante dndole la
oportunidad de hacer las alegaciones que a su derecho convenga.
Para la ms calificada doctrina,25 a los efectos de ese examen, por signo
contrario al orden pblico habr de entenderse aquel signo que sea capaz de atentar
Derecho positivo de propiedad industrial y no es comn a otros sistemas de nuestro en-

torno.
20 Puede considerarse como uno de tales requisitos la necesidad de actuacin por medio
de agente de la propiedad industrial de los extranjeros que no tengan domicilio ni estable-

cimiento industrial o comercial efectivo y serio en ninguno de los Estados miembros de la
Comunidad Europea (art. 56.2 del REJ).
21 El art. 3 de la Ley es el que determina quines estn legitimados para obtener el
registro de una marca en Espaa. Han de ser personas naturales o jurdicas que encajen en
alguna de las siguientes categoras: a) de nacionalidad espaola; b) extranjeras con residencia
habitual o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio espaol;
c) que gocen de los beneficios del CUP; d) nacionales de Estados miembros de la Organiza-
cin Mundial del Comercio; e) que, no pudiendo encuadrarse en ninguno de los apartados
anteriores, sean nacionales de Estados cuya legislacin permita a los nacionales espaoles el
registro de marcas en ellos.
22 Si la solicitud hubiera sido presentada en una Comunidad Autnoma, el rgano
competente de sta para efectuar los exmenes referidos en este apartado habr de remitir
la documentacin a la OEPM, en su caso tras la subsanacin de defectos por el solicitante.
23 La prohibicin est recogida en el art. 5.1.f) de la Ley y referida a los signos que sean
contrarios a la ley, al orden pblico o a las buenas costumbres. Pero ntese que el examen preli-
minar a que se alude en el texto alcanza slo a los signos contrarios al orden pblico o a las
buenas costumbres, no a los contrarios a la ley.
24 Ese examen aparece recogido en el art. 18.
25 Jos Luis Barbero Checa (Director del Departamento de Signos Distintivos de la
OEPM), en Comentarios a la Ley de Marcas, 2 edicin en dos tomos, 2008, de varios autores
dirigidos por ALBERTO BERCOVITz RODRGUEz-CANO, pp. 382 y s.
250
contra los principios jurdicos y sociales bsicos sobre los que se asienta el ordenamien-
to espaol, y como crisol de ste, aquellos contrarios a la Constitucin Espaola, es
decir, signos contrarios a los derechos y libertades y al orden constitucional previsto en
la misma. Por ejemplo, signos racistas, sexistas, contrarios a las libertades pblicas,
al orden constitucional o signos que efectuarn (sic) apologa del delito o de alguna
organizacin contraria a las leyes, etc. Por signos contrarios a las buenas costumbres,
habrn de entenderse aquellos que puedan herir gravemente los sentimientos ticos
y morales de la mayora de la sociedad espaola, es decir, que pudieran afectar a la
moral imperante en dicha sociedad.26
En cualquier caso, la realidad es que en la prctica son pocas las solici-
tudes que no superan ese examen anticipado de parte de lo prohibido en
el art. 5.1.f). En definitiva, slo aquellas que incorporan signos gravemente
contrarios a los principios de moralidad imperantes en la sociedad (un di-
bujo pornogrfico por ejemplo) o gravemente atentatorios al orden pblico
(el smbolo o el nombre de una organizacin terrorista, por ejemplo) reci-
ben la sancin anticipada de la denegacin del registro sin siquiera llegar a
publicarse la solicitud.
2.3. EXAMEN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Es parte del que el art. 20 de la Ley identifica como examen de fondo.

Recae sobre las prohibiciones que, con el nombre de absolutas, aparecen
relacionadas en el art. 5 y se practica, conforme al art. 20 del REJ, una vez
transcurrido el plazo para presentacin de oposiciones, hayan sido stas
presentadas o no.
Tales prohibiciones absolutas27 son las que vedan el registro de los si-
guientes signos:
a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al concep-
to y definicin que de ella da el art. 4.1 de la propia Ley.28
b) Los que carezcan de carcter distintivo.
c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la canti-
26 CARLOS FERNNDEz-NVOA sugiere unos conceptos que nos parecen ms sutiles, y
probablemente de ms difcil evaluacin, que los propuestos por Barbero en los trminos
transcritos. En la p. 553 de la obra Manual de la propiedad industrial, debida a su pluma y a la
de JOS MANUEL OTERO LASTRES y MANUEL BOTANA AGRA (Ed. Marcial Pons, 2009), concibe
el orden pblico como el conjunto de principios jurdicos, polticos, morales y econmicos que son
absolutamente obligatorios para la conservacin del orden social en un pueblo y en una poca determi-
nada; y las buenas costumbres como la moral en el sentido de la conducta exigible en la normal
convivencia de las personas honestas.
27 Para un anlisis de cada una de esas prohibiciones puede servir el amplio y documen-
tado estudio que de ellas ha hecho LUIS ALBERTO MARCO ALCAL en las pp. 135 a 242 de la
obra Comentarios a la Ley de Marcas, cit.
28 Conforme a ese precepto, se entiende por marca todo signo susceptible de representacin gr-
fica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
251
dad, el destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de obtencin del

producto o de la prestacin del servicio u otras caractersticas del producto
o del servicio.
d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en
el lenguaje comn o en las costumbres leales y constantes del comercio.29
e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la na-
turaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para
obtener un resultado tcnico, o por la forma que da un valor sustancial al
producto.
f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden pblico o a las buenas cos-
tumbres.30
g) Los que puedan inducir al pblico a error, por ejemplo sobre la na-
turaleza, la calidad o la procedencia geogrfica del producto o servicio.
h) Los que, aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, conten-
gan o consistan en indicaciones de procedencia geogrfica que identifiquen
vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando
se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicacin geo-
grfica traducida o acompaada de expresiones tales como clase, tipo,
estilo, imitacin u otras anlogas.
i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecora-
ciones y otros emblemas de Espaa, sus Comunidades Autnomas, sus mu-
nicipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida
autorizacin.
j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes
y deban ser denegados en virtud del artculo 6 ter del Convenio de Pars.
k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los con-
templados en el artculo 6 ter del Convenio de Pars y que sean de inters
pblico, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.
29 Las prohibiciones recogidas bajo los apartados b), c) y d) no se aplicarn cuando la
marca haya adquirido, para los productos o servicios objeto de la solicitud de registro, carc-
ter suficientemente distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de ella. Es
lo que en el Derecho anglosajn se conoce como secondary meaning.
30 Como se indica un poco ms arriba, esta prohibicin es objeto de examen (aunque
parcial segn sealamos en la nota 23) previo a la publicacin de la solicitud. Y, en relacin

con ella, cabe decir que no es fcil encajar la prohibicin de signos contrarios a la ley, espe-
cialmente teniendo en cuenta lo que dispone el art. 6 quinquies, B.3 del CUP, que, despus
de admitir que las marcas puedan ser rechazadas cuando sean contrarias a la moral o al orden
pblico, aade que una marca no podr ser considerada contraria al orden pblico por
el solo hecho de que no est conforme con cualquier disposicin de la legislacin sobre
marcas, salvo en el caso de que esta disposicin misma se refiera al orden pblico. Por lo
dems, no es motivo de denegacin de una solicitud de registro y as lo ha interpretado la
doctrina el hecho de que la marca pretendida se refiera a productos cuya comercializacin
est sometida a autorizacin previa o est incluso prohibida. En tales casos la marca podr
ser registrada aunque despus su titular no pueda hacer uso de ella (al menos sin obtener
los permisos necesarios).
252
2.4. EXAMEN DE PROHIBICIONES RELATIVAS
En Espaa se ha venido practicando el examen de prohibiciones relativas

con carcter previo y gran extensin desde la primera norma reguladora del
Derecho de Marcas promulgada en 1850. Hasta la entrada en vigor de la
nueva ley de 2001 la OEPM someta cada solicitud presentada31 a un riguroso
examen de anterioridades como resultado del cual poda decidir la denega-
cin del registro cuando se apreciaba la existencia de posible colisin, por
semejanza incompatibilizadora entre los respectivos signos (denominaciones
o grficos) con paralela identidad o relacin de los productos o servicios
distinguidos, no slo con otras marcas anteriores inscritas o protegidas en
Espaa,32 sino con nombres comerciales33 (y aun rtulos de establecimiento34
en ciertas condiciones), igualmente anteriores y susceptibles de confusin
con la marca pretendida.
La nueva Ley enumera las prohibiciones relativas de registro en el Ca-
ptulo III de su Ttulo II (rotulado Concepto de marca y prohibiciones de
registro). La primera de ellas es la que en el art. 6.1 veda el registro a los
31 Siendo Espaa miembro del sistema de registro internacional de marcas establecido
en el Arreglo de Madrid de 1891 desde su instauracin, las marcas registradas utilizando esa
va (o, a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid de 1989, las registradas va
tal Protocolo) han sido siempre objeto del mismo tipo de examen de anterioridades que las
solicitudes nacionales. Y naturalmente ahora su examen se ajusta, segn dispone el art. 80.2
de la Ley de Marcas de 2001, a las nuevas reglas previstas para las solicitudes nacionales.
32 Por tanto, con marcas nacionales, con marcas registradas internacionalmente y con
marcas comunitarias.
33 La legislacin espaola ha venido regulando tradicionalmente la figura del nombre
comercial, o nombre de empresa, como susceptible de inscripcin en el Registro de la OEPM.

La Ley de 2001 ha mantenido el sistema, en el que ese registro es facultativo o voluntario, dis-
tinto e independiente del obligatorio establecido para las sociedades en el Registro Mercantil.
No es ste lugar para tratar las peculiaridades del sistema (inexistente en las legislaciones
europeas de nuestro entorno) y las complicaciones, en ocasiones no pequeas, que genera
la dualidad de registros de nombres de operadores econmicos presentes en el mercado.
Para ese propsito remitimos al lector al estudio de ALBERTO DE ELzABURU y JESS GMEz
MONTERO que sobre Nombre comercial, en su tratamiento por la Ley de Marcas anterior a
la vigente (la Ley 32/1988, de 10 de noviembre), apareci en la obra, dirigida por Xavier
OCallaghan Muoz, Propiedad industrial: teora y prctica, 2001; o a cualquiera de los muchos
libros sobre el Derecho espaol de marcas que pueden consultarse en ndices bibliogrficos
al uso, tales como: Tratado sobre derecho de marcas, 2 edicin, 2004, de CARLOS FERNNDEz
NVOA, Comentarios a la Ley de Marcas, cit., Manual, cit., Comentario a la Ley N 17/2001, de
Marcas, 2002, de Manuel Lobato Garca-Mijn, Tratado de derecho industrial, 2 edicin, 1993,
de Hermenegildo Baylos Corroza.
34 El rtulo de establecimiento era, en la legislacin espaola anterior, el signo distintivo
de un establecimiento industrial, comercial, de servicios, etc., con el mbito de su proteccin

limitado al trmino de un solo municipio. La Ley de 2001 decidi su extincin regulando
nicamente, en su disposicin transitoria 3, el rgimen de los rtulos ya registrados a su
entrada en vigor y su cancelacin al expirar los plazos establecidos en dicha norma. Sobre su
regulacin bajo la Ley de Marcas de 1988 puede verse el estudio de ALBERTO DE ELzABURU y
JESS GMEz MONTERO Rtulo de Establecimiento en la obra dirigida por XAVIER OCALLAGHAN
Propiedad, cit.
253
signos idnticos o semejantes a una marca anterior35 que designe productos

idnticos o semejantes y que por ello pueda dar lugar a riesgo de confu-
sin, incluido el riesgo de asociacin. Otras son las que afectan a los signos
que colisionen del mismo modo y en iguales circunstancias con nombres
comerciales anteriores36 (art. 7.1), o a las marcas que pretenda registrar el
agente o el representante de un tercero que sea titular de ella en otro Estado
miembro del CUP o de la Organizacin Mundial del Comercio (art. 10), o a
los signos que colisionen con los derechos anteriores definidos en el art. 9,
segn el cual, sin la debida autorizacin no podrn registrarse como marcas:
a) el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del so-
licitante; b) el nombre, apellido, seudnimo o cualquier otro signo que para
la generalidad del pblico identifique a una persona distinta del solicitante;
c) los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas
por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto
a la marca y al nombre comercial; y d) el nombre comercial, denominacin
o razn social de una persona jurdica que antes de la fecha de presentacin
o prioridad de la marca solicitada identifique en el trfico econmico a una
persona distinta del solicitante, si, por ser idntica o semejante a estos signos
y por ser idntico o similar su mbito de aplicacin, existe un riesgo de con-
fusin en el pblico, y siempre que el titular pruebe el uso o conocimiento
notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.37
Merece destacarse el hecho de que la Ley de 2001 introdujo un artculo
completo, el 8, para regular de manera especfica y detallada la prohibicin
de registro de marcas que entren en conflicto con marcas y nombres co-
merciales registrados que sean notorios o renombrados. Es seguramente la
ley que define con mayor precisin y detalle esos conceptos, cuyo alcance
sugiere el contenido literal del precepto, que sigue:38
1. No podr registrarse como marca un signo que sea idntico o semejante
a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para
35 Por marca anterior ha de entenderse (art. 6.2): una marca registrada con prioridad
respecto de la pretendida y que pertenezca a cualquiera de las categoras de marcas con efec-
tos en Espaa, igual por tanto si es nacional que si es internacional o comunitaria; una marca
de cualquiera de esas clases que sea objeto de una solicitud prioritaria si llegase a ser regis-
trada; y una marca no registrada que, en la fecha de presentacin o de prioridad de la marca
pretendida, sea notoriamente conocida en Espaa en el sentido del art. 6 bis del CUP.
36 En ese concepto se incluyen los nombres comerciales registrados y prioritarios y las
solicitudes anteriores si llegaren a ser concedidas.

37 Si se cumplen esas condiciones, los extranjeros legitimados para invocar en su bene-
ficio el art. 8 del CUP o el principio de reciprocidad, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de

la Ley (vid. nota 21), gozarn tambin de la misma proteccin para su nombre comercial
no registrado del que se acredite su uso o conocimiento notorio en Espaa (ltimo inciso
del art. 9.1.d).
38 Al igual que otros aspectos que surgen en nuestra exposicin, ste relativo a lo que
deba entenderse por marca o por nombre comercial dotados de notoriedad o renombre no
puede ser objeto de explicacin detallada aqu. El lector que desee profundizar en las mlti-
ples cuestiones que se plantean puede remitirse a BAz, MIGUEL A. y de ELzABURU, ALBERTO,
La proteccin de las marcas notorias y renombradas en el Derecho espaol, The protection of well-known
and famous trademarks in Spanish Law, edicin bilinge en Editorial Colex, Madrid, 2004.
254
productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos
anteriores cuando, por ser stos notorios o renombrados en Espaa, el uso de esa
marca pueda indicar una conexin entre los productos o servicios amparados por
la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado
sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del
carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.
2. A los efectos de esta Ley, se entender por marca o nombre comercial noto-
rios los que, por su volumen de ventas, duracin, intensidad o alcance geogrfico
de su uso, valoracin o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra
causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del pblico al que
se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial. La proteccin otorgada en el apartado 1, cuando concurran
los requisitos previstos en el mismo, alcanzar a productos, servicios o actividades
de naturaleza tanto ms diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de
la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del pblico o en otros
sectores relacionados.
3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el pblico en ge-
neral, se considerar que los mismos son renombrados y el alcance de la proteccin
se extender a cualquier gnero de productos, servicios o actividades.
Pues bien, tal vez la ms importante innovacin de la Ley de Marcas de
2001 respecto de las anteriores ha sido precisamente el abandono del exa-
men de anterioridades con carcter previo a la eventual concesin del registro.
La Exposicin de Motivos lo explicaba as literalmente: El procedimiento de
registro se reforma, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Espaola
de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando re-
servado este examen de oficio slo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones
relativas slo sern examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la
correspondiente oposicin a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio
de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de
registro a quienes en una bsqueda informtica de anterioridades pudieran gozar de
un mejor derecho.39 La finalidad de esta novedad procedimental es triple: alinearse
con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el
sistema de la marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administracin de
conflictos artificiales al sealar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene
inters en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia. El
sistema que se establece es, por otra parte, ms acorde con la naturaleza y sentido de
las prohibiciones de registro y con los intereses a tutelar, predominantemente pblicos
o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carcter privado en el caso
de las prohibiciones relativas, que son as calificadas precisamente porque protegen
39 Como una reminiscencia del examen de anterioridades hecho de oficio, la Ley ha
mantenido una obligacin de la OEPM en cierto modo similar, que consiste en que deber
efectuar una bsqueda informtica de posibles derechos de marca o de nombre comercial,
de los contemplados en la relacin de prohibiciones relativas contenidas en los arts. 6 y 7, que
pudieran quedar afectados por la nueva marca pretendida, con ulterior informacin a sus
titulares de la publicacin de la solicitud y de la posibilidad para ellos de presentar oposicin.
As resulta de los arts. 18.4 de la Ley y 15 del REJ.
255
derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en

manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garan-
tas del Estado de Derecho a travs del trmite de oposicin o del ejercicio de la accin
de nulidad para proteger sus legtimos intereses y derechos. Siendo el sistema que se
implanta el ms generalizado en el mbito europeo y el seguido por la marca comuni-
taria, no existe ninguna razn que justifique que en Espaa las marcas nacionales
sufran un examen ms riguroso que las comunitarias, pues ello slo perjudicara a
los usuarios del sistema espaol, en beneficio de los usuarios del sistema comunitario
que podrn obtener marcas comunitarias con los mismos efectos en Espaa que una
marca nacional sin examen de oficio de las prohibiciones relativas.
Es decir, que las prohibiciones relativas de registro se aplicarn slo si
quien puede invocarlas presenta oposicin.
Pero la realidad es que, a pesar de lo que sugiere la lectura de los prra-
fos de la Exposicin de Motivos de la Ley que hemos transcrito, s que hay
examen de oficio por la OEPM de alguna prohibicin relativa. Efectivamente,
segn expresa el art. 20.1, el examen de fondo de la OEPM incluye, no slo
el de la posible aplicabilidad de cualquiera de las prohibiciones absolutas
incluidas en el art. 5, sino tambin el examen de si la marca pretendida
incide en la prohibicin relativa del art. 9.1.b). Resulta por tanto que la
OEPM debe analizar en cada solicitud que se presente a registro si la marca
est constituida por el nombre, por el apellido o por el seudnimo que la
generalidad del pblico identifique como referidos a persona distinta del
solicitante.
En nuestra opinin, el reconocimiento de esa facultad censora de la
OEPM, como excepcin al proclamado abandono del examen de las prohibi-
ciones relativas hecho de oficio, slo merece parabienes. En la prctica est
sirviendo para evitar que accedan al Registro marcas que no son otra cosa
que intentos de solicitantes desaprensivos de aprovechar las ventajas que
representa una denominacin, imagen o smbolo que se asocie con perso-
najes clebres y conocidos por la generalidad del pblico.40 Es ms frecuente
de lo deseable que se solicite el registro de marcas que inmediatamente se
vinculan a personas famosas, que ajenas en muchos casos al mundo de las
marcas y de la actividad comercial vinculada a stas no tienen oportunidad
de impugnar en plazo la pretensin ilcita, cosa que evidentemente podran
hacer como veremos en seguida; y es entonces muy positivo que la OEPM
pueda velar de oficio por unos intereses que de otro modo podran quedar
desprotegidos, al menos en un primer momento. Y ha de tenerse en cuenta
que en ese caso particular los intereses merecedores de la cobertura legal
no son slo los del personaje famoso a que nadie se aproveche del cono-
cimiento notorio que se tiene de l, sino tambin el inters general de los
operadores econmicos a una competencia leal: a) de los competidores del
solicitante desaprensivo a que ste no pueda aprovechar en su beneficio
lo que ellos respetan, y b) de los consumidores a evitar ser confundidos
40 Aqu radica una importante diferencia entre el sistema de examen establecido en la
ley espaola y el que tiene lugar en el mbito de la marca comunitaria, tal como se explica
ms abajo.
256
respecto a una posible vinculacin del producto o servicio, ofrecido con la

marca ilcita, con situaciones de fama o amplio conocimiento de la persona
sugerida, que en general determinan la asociacin con una cierta calidad.
2.5. EXAMEN DE OBSERVACIONES Y OPOSICIONES Y DE SUS RESPECTIVOS

FUNDAMENTOS
Como ya se ha dicho, una vez superado por la solicitud el trmite de admi-

sin con el examen de los requisitos formales, atribuida en consecuencia
una fecha de presentacin, y hecha la comprobacin de que la marca que
se pretende registrar no es contraria al orden pblico o a las buenas costum-
bres, la solicitud se publica en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial.41
La fecha de publicacin marca el comienzo del plazo para presentacin de
oposiciones o de observaciones, que son dos formas de impugnacin de las
solicitudes nuevas, cada una con sus propias peculiaridades.
2.5.1. Est legitimada para presentar oposicin, dentro de los dos me-
ses siguientes a la publicacin de la solicitud,42 cualquier persona que se
considere perjudicada (art. 19.1 de la Ley) y el fundamento puede ser
cualquiera de las prohibiciones incluidas en el Ttulo II de la propia Ley;
es decir, las prohibiciones absolutas contenidas en el art. 5 (transcritas en
el apartado 2.3) y las relativas de los arts. 6 a 10 (comentadas ms arriba en
el apartado 2.4). No est, pues, limitado el fundamento a los supuestos en
los que la nueva solicitud afecte directamente a los intereses o derechos del
oponente, pues ste puede invocar en su oposicin no slo, por supuesto, la
titularidad que ostente sobre un registro de marca o de nombre comercial
o de otra naturaleza, sino tambin, por ejemplo, el hecho de que la marca
objetada carezca de fuerza distintiva, de que sea una indicacin geogrfica
engaosa, de que imite el escudo del ayuntamiento de un municipio espa-
ol o de que reproduzca un emblema de Estado protegido en el marco del
art. 6 ter del CUP. La fundamentacin posible es, pues, amplsima y con ello
los operadores econmicos pueden defender, no slo sus propios derechos,
sino tambin el inters indirecto en que los competidores procedan de ma-
nera leal y sin apropiarse signos que, o deben estar a disposicin de todos, o
deben quedar reservados a quienes tengan derecho a su uso, o que puedan
ser engaosos y favorezcan indebidamente a quien pretende su registro.
41 El Boletn Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) ha venido publicndose los das 1 y
16 de cada mes desde al menos la vigencia del Estatuto sobre Propiedad Industrial de 30 de
abril de 1930. Los plazos que arrancaban de la fecha de publicacin se cerraban igualmente
por ello los das 1 y 16. Sin embargo, a partir de 4 de mayo de 2009, el BOPI se publica dia-
riamente, de lunes a viernes, con lo que los plazos tienen ya un trmino que puede coincidir
con cualquier da del mes. Se ha ganado en la rapidez con que tienen lugar las publicaciones
de nuevas solicitudes, pero se ha perdido la cmoda seguridad que antes supona el hecho
de que todos los plazos tenan un trmino fijo y de fcil recuerdo.
42 Art. 17.1 del REJ.
257
2.5.2. La Ley regula de manera separada la impugnacin posible de las

nuevas solicitudes mediante la formulacin de observaciones, que podrn
presentarse igualmente en el plazo de los dos meses siguientes a la publica-
cin de aqullas. Conforme al art. 19.3 de la Ley, las observaciones tienen
como fundamento posible tan slo las prohibiciones absolutas contenidas
en el art. 5 (en virtud de las cuales procedera denegar de oficio el registro de la
marca, dice el precepto) y la legitimacin la ostentan los rganos de las
Administraciones pblicas y las asociaciones y organizaciones de mbito
nacional o autonmico que, segn sus estatutos, tengan por finalidad la
proteccin del consumidor. Pero tales rganos y asociaciones no tendrn
la consideracin de partes en el procedimiento, lo que implica que, en caso
de no ser atendidas las objeciones formuladas, no podrn recurrir contra la
decisin de la OEPM.43
2.5.3. Segn establece el art. 20.1 del REJ, transcurrido el plazo para la
presentacin de oposiciones,44 hayan sido stas presentadas o no, la OEPM habr de
someter la solicitud al examen de fondo regulado en el art. 20.1 de la Ley,
que ya hemos dicho que recae sobre la posibilidad de que la marca incurra
en alguna prohibicin absoluta o, adems, en la del art. 9.1.b) por consistir
en un signo que la generalidad del pblico identifique con el nombre, ape-
llido o seudnimo de una persona distinta del solicitante.45
Las oposiciones y observaciones que se hubieran presentado y las obje-
ciones hechas de oficio por la OEPM sern comunicadas al solicitante, que
tendr la posibilidad de hacer las alegaciones que estime ms convenientes
a su derecho. El expediente ser objeto de resolucin y la parte que no
haya visto satisfechas sus pretensiones (el solicitante si la solicitud hubiera
sido denegada para todos los productos o servicios pretendidos o para una
parte de ellos, o el oponente si la solicitud fuera concedida en todo o en
parte) podr interponer recurso ante la propia OEPM y, contra la desesti-
macin de ste, recurso contencioso-administrativo ante los tribunales de
esa jurisdiccin.
43 En nuestra opinin, siendo tan amplia la legitimacin para presentar oposiciones
pues, como hemos visto, puede formular oposicin cualquier persona que se considere perju-
dicada y con fundamento en cualquiera de las prohibiciones absolutas o relativas legalmente
establecidas, puede ser preferible a las entidades legitimadas para presentar observaciones
materializar sus objeciones mediante una oposicin, lo que les otorgar la condicin de par-
tes en el procedimiento y la posibilidad por tanto de recurrir si sus pretensiones no fueran
estimadas. En la prctica la nica diferencia entre presentar un escrito de observaciones o
un escrito de oposicin radica en el hecho de que ste obliga al pago de una tasa, que no es
necesaria en el caso de ser presentado un escrito de observaciones.
44 Y observaciones en su caso, que han de formularse en el mismo plazo.
45 Nos remitimos a los comentarios hechos ms arriba, al final del apartado 2.4, sobre
este aspecto del examen de fondo.
258
3. EL EXAMEN EN EL REGLAMENTO SOBRE

LA MARCA COMUNITARIA
Visto a lo largo del apartado 2 el alcance del examen de las solicitudes de regis-
tro de marca en el sistema espaol, vamos seguidamente a ver el que tiene en
el sistema comunitario, creado por el Reglamento (CE) N 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, sustituido hoy por el
Reglamento (CE) N 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009.46 El pri-
mero de dichos reglamentos entr en vigor el 15 de marzo de 1994 y, una vez
organizada la Oficina Comunitaria de Marcas47 con el ttulo oficial de Oficina
de Armonizacin del Mercado Interior (marcas, diseos y modelos) segn el art. 2,48 se
abri a la presentacin de solicitudes con efectos de 1 de abril de 199649 por
Decisin de su Consejo de Administracin CA-95-19 de 11 de julio de 1995.50
46 El segundo de dichos reglamentos es una versin codificada del primero y de sus
numerosas modificaciones, especialmente importantes con ocasin de la adhesin de la

Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro
internacional de marcas, aprobada por Decisin del Consejo de 27 de octubre de 2003. En
nuestra exposicin las referencias habr que entenderlas hechas en general al articulado de
la versin codificada, es decir, del Reglamento 207/2009 (en adelante RMC).
47 Como es bien sabido, tiene su sede en la ciudad espaola de Alicante. Por Decisin de
los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Europea, reuni-
dos en Bruselas el 29 de octubre de 1993 a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, se asign a
Espaa la ubicacin de la sede de dicha Oficina (Diario Oficial de las Comunidades Europeas N C
323, de 30 de noviembre de 1993) y, por acuerdo de 5 de noviembre siguiente, el Gobierno
espaol decidi que estuviera en Alicante. La decisin comunitaria estuvo precedida de una
difcil lucha de varios Gobiernos de los Estados miembros, que pretendan la designacin
para sus respectivos territorios, siendo uno de los obstculos mayores para la aceptacin de la
candidatura espaola el problema de la discutida naturaleza jurisdiccional de algunas de las
competencias que la Oficina tendra. Sobre el problema y los diversos planteamientos puede
verse Baz, Miguel A., Aspectos jurisdiccionales de la marca comunitaria, en La marca comuni-
taria, Jornada de estudio organizada por el G. E. de la AIPPI, 1996, pp. 65 y ss. Por lo dems, hemos
de afirmar que en aquellas luchas los autores de este trabajo desarrollaron grandes esfuerzos
en coordinacin con los altos funcionarios de la OEPM y otras autoridades del Gobierno es-
paol, incluido su Presidente a la sazn. De hecho Alberto de Elzaburu presidi un Comit de
Apoyo a la candidatura espaola (presentada oficialmente el 28 de noviembre de 1986) que
cont con el respaldo unnime de todos los grupos polticos representados en el Parlamento
en una Declaracin institucional de 26 de junio de 1987. La actividad fue desbordante y una
muestra de lo hecho en la primera hora puede leerse en Alberto de Elzaburu, La sede de la
Oficina Comunitaria de Marcas, en la publicacin del Grupo Espaol de la AIPPI Jornadas de
estudio sobre la nueva regulacin legal del derecho de marcas, 1990, pp. 39 y ss.
48 La Oficina utiliza la denominacin Oficina de Armonizacin del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos). Y su abreviatura OAMI, de la que nosotros tambin nos servi-
remos en adelante.
49 En la prctica las primeras solicitudes pudieron ser presentadas desde 3 meses antes
en virtud de lo dispuesto en el art. 143.4 del primer Reglamento (40/94), si bien todas ellas
tuvieron como fecha de presentacin la indicada de apertura de la Oficina, 1 de abril de
1996. La primera solicitud que se present, y recibi el N 1, fue la de la marca AIPPI, ha-
biendo cabido a uno de los coautores de este trabajo (Alberto de Elzaburu) el honor de la
representacin de la Asociacin titular en dicho expediente.
50 Diario Oficial de la OAMI 1/95, p. 12.
259
Como es sabido, la marca comunitaria tiene carcter unitario y produce

sus efectos en el conjunto de la Comunidad; o, lo que es lo mismo, tiene
eficacia en todos y cada uno de los 27 Estados miembros51 igual que una
marca protegida en ellos con alcance puramente nacional.
En las lneas que siguen resumimos los pormenores del examen de las
solicitudes de marca comunitaria que la OAMI realiza; de cuyas caracters-
ticas ya podemos adelantar que recae sobre formalidades, prohibiciones
absolutas y oposiciones y observaciones de terceros, con una fase adicional
de bsquedas de anterioridades con carcter previo a la publicacin de las
solicitudes.52
3.1. EXAMEN DE FORMALIDADES
Aparece regulado en el art. 36 del RMC y alcanza a la determinacin de si la

solicitud cumple los requisitos para que se le otorgue una fecha de presenta-
cin con arreglo al artculo 2753 y, en general, los dems previstos en el propio
51 En la fecha de aprobacin del RMC los pases miembros de la Unin Europea eran 12:
Alemania, Blgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos (los seis firmantes del Tratado
de Roma de 1957 que dio nacimiento a la Comunidad Econmica Europea), Dinamarca,
Irlanda, Reino Unido (incorporados en 1973), Grecia (desde 1981), Espaa y Portugal
(incorporados en 1986). Cuando la OAMI se abri a la presentacin de solicitudes, se ha-
ban sumado tres Estados ms (Austria, Finlandia y Suecia, en 1995). En 2004 se integraron
diez Estados ms: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia y la Repblica Checa. Y finalmente, en 2007, se incorporaron Bulgaria y Rumania.
Las ampliaciones en 2004 y en 2007 hicieron necesario determinar el alcance que tendra
la proteccin de las marcas comunitarias anteriores a las fechas de los respectivos efectos; se
recogieron normas correspondientes en los Tratados firmados y han quedado incorporadas
al actual art. 165 del RMC bajo el epgrafe Disposiciones relativas a la ampliacin de la
Comunidad.
52 Aparte de la informacin que resulta de la lectura del RMC y de su Reglamento de
ejecucin (REJMC en adelante), constituido por el Reglamento (CE) N 2868/95 de la

Comisin, de 13 de diciembre de 1995 (modificado sucesivamente por los Reglamentos de
la Comisin nms. 728/04, de 26 de abril de 2004, y 1041/2005, de 29 de junio de 2005),
es interesante consultar las Directrices relativas a los procedimientos y el llamado Manual
prctico de marcas que la OAMI tiene en su web (aunque el Manual est slo en ingls). Y, por
lo que concierne a publicaciones doctrinales, son numerosas las que podran citarse, desde
algunas de primera hora (como la colectiva dirigida por Mario Franzosi, European community
trade mark, 1997, en la que los coautores de este trabajo tuvieron ocasin de colaborar con la
redaccin del captulo The registration procedure, pp. 341 y ss.; o la debida a la pluma de CARLOS
FERNNDEz-NVOA, El sistema comunitario de marcas, Madrid, 1995, o a la de MANUEL LOBATO
GARCA-MIJN, La marca comunitaria, Bolonia, 1997) hasta otras ms recientes como la de L. A.
SOLER PASCUAL, Marca comunitaria y dibujos y modelos comunitarios, Madrid, 2005, o la de ERIC
GASTINEL y MARk MILFORD, The legal aspects of the community trade mark, La Haya, 2001; o la de
JULIAN GYNGELL y ALLAN POULTER, The community trade mark: regulations practice and procedure,
2000; sin olvidar los muy tiles Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria de varios
autores coordinados por ALBERTO CASADO CERVIO (Vicepresidente a la sazn de la OAMI)
y M LUISA LLOBREGAT HURTADO, 2 ed., abril, 2000.
53 Segn este precepto, en relacin con el art. 26 del propio RMC, la fecha de presenta-
cin ser aquella en la que se hayan presentado (ante la OAMI, ante las Oficinas de Marcas
260
Reglamento y en el REJMC,54 incluidos los relativos al abono de las tasas corres-

pondientes.55 En el caso de que no se cumplan esos requisitos, el solicitante
tendr la posibilidad de subsanar los defectos que se le sealen por la Oficina,
tenindose la solicitud por no formulada si tal subsanacin no se produce.
3.2. EXAMEN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS
Superado el examen de formalidades, la OAMI procede a efectuar el examen

de prohibiciones absolutas al objeto de determinar si la marca pretendida
est afectada por alguna.56 La relacin de ellas est contenida en el art. 7.1
del RMC, bajo el rtulo Motivos de denegacin absolutos, en los trminos
siguientes:
Se denegar el registro de:
a) los signos que no sean conformes al artculo 4;57
b) las marcas que carezcan de carcter distintivo;
c) las marcas que estn compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones
que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad,
el destino, el valor, la procedencia geogrfica o la poca de produccin del producto o
de la prestacin del servicio, u otras caractersticas del producto o del servicio;
de cualquier Estado miembro, o ante la Oficina de Marcas del Benelux, comn para Blgica,
Pases Bajos y Luxemburgo) la correspondiente peticin con una reproduccin de la marca y
la identificacin del solicitante y de los productos y servicios para los que se solicita el registro;
con la condicin de que la tasa correspondiente se abone en el plazo mximo de un mes.
54 No es necesario el examen del requisito de la legitimacin porque puede decirse que
sta es universal. Efectivamente, el art. 5 del RMC dice que podrn ser titulares de marcas
comunitarias las personas fsicas o jurdicas, incluidas las entidades de derecho pblico; y
las Directrices relativas a los procedimientos de examen, aprobadas por la OAMI en abril de 2008,
dicen en su apartado 2.4, bajo el epgrafe Titularidad, que podrn ser titulares de marcas
comunitarias las personas fsicas o jurdicas, o toda persona asimilada, de conformidad con la
legislacin nacional que les sea aplicable, incluidas las entidades de derecho pblico, indepen-
dientemente de su nacionalidad o su domicilio. Hay, pues, diferencias entre la legitimacin para
solicitar el registro de una marca comunitaria y la exigida en la Ley espaola, que dejamos
expuesta en la nota 21.
55 Las tasas aplicables en materia de marca comunitaria todas, no nicamente las que
han de abonarse con la solicitud estn definidas en el Reglamento (CE) N 2.869/95 de

la Comisin, de 13 de diciembre de 1995, que ha sido objeto de diversas modificaciones,
la ltima introducida por el Reglamento (CE) N 355/2009, de 31 de marzo de 2009, que
redujo drsticamente algunas tasas. Una versin consolidada no oficial del Reglamento de
Tasas puede consultarse en la web de la OAMI <www.oami.europa.eu>.
56 A los registros internacionales de marca, efectuados conforme al Protocolo de Ma-
drid de 1989, que designen la Comunidad Europea como territorio para el que se solicite
la extensin de su proteccin le son aplicables las mismas disposiciones que a las solicitudes
de registro presentadas a la OAMI (art. 145 del RMC); y por ello estn sujetos al examen de
prohibiciones absolutas igual que stas (art. 154).
57 Ese precepto es el que define los signos que pueden ser marca comunitaria.
261
d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que

se hayan convertido en habituales en el lenguaje comn o en las costumbres leales y
constantes del comercio;58
e) los signos constituidos exclusivamente por:
i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado tcnico, o
iii) la forma que afecte al valor intrnseco del producto;
f) las marcas que sean contrarias al orden pblico o a las buenas costumbres;59
g) las marcas que puedan inducir al pblico a error, por ejemplo sobre la natu-
raleza, la calidad o la procedencia geogrfica del producto o servicio;
h) las marcas que, por falta de autorizacin de las autoridades competentes,
deban ser denegadas en virtud del art. 6 ter del Convenio de Pars;
i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los con-
templados en el art. 6 ter del Convenio de Pars y que sean de especial inters pblico,
a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;
j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicacin geogrfica
que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o con-
sistan en una indicacin geogrfica que identifique las bebidas espirituosas cuando
dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen;
k) las marcas que incluyan o que estn compuestas por una denominacin de
origen o una indicacin geogrfica registrada de conformidad con el Reglamento
(CE) N 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la proteccin de las
indicaciones geogrficas y de las denominaciones de origen de los productos agrcolas
y alimenticios, cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el
artculo 13 del citado Reglamento, y relativas al mismo tipo de producto, siempre que
la solicitud de registro de la marca se presente despus de la fecha de presentacin en
la Comisin de la solicitud de registro de la denominacin de origen o de la indicacin
geogrfica.
Como es fcil apreciar, la relacin de prohibiciones absolutas en el RMC
coincide de manera sustancial con la contenida en la Ley espaola de 2001,
pero en el caso de la marca comunitaria una particularidad especial es que,
segn dispone el art. 7.2 del RMC, se aplican incluso en el caso de que el mo-
tivo exista slo en una parte de la Comunidad. Esto significa que, si una mar-
ca est constituida por un vocablo carente de fuerza distintiva en la lengua
de un Estado miembro de la Comunidad, habr de ser objetada y denegada
si el solicitante no acredita que la marca ha adquirido carcter distintivo por
el uso aunque sea perfectamente distintiva en los otros Estados donde esa
58 Al igual que sucede en Derecho espaol (nota 29 ms arriba), las prohibiciones de
los apartados b), c) y d) no se aplicarn si la marca hubiese adquirido carcter distintivo

para los productos o servicios objeto de la solicitud como consecuencia del uso hecho de
ella (art. 7.3 del RMC).
59 En el equivalente art. 5.1.f) de la Ley de Marcas espaola de 2001 la prohibicin alcan-
za tambin a los signos contrarios a la ley, aunque este aspecto es de difcil materializacin
como ya comentamos en la nota 30.
262
lengua no sea conocida con al menos una cierta amplitud. Y lo mismo suce-
der si, por ejemplo, la marca resulta engaosa para el consumidor medio
de un Estado miembro aunque no lo sea para el de otros.60
Si la solicitud supera el examen de las prohibiciones absolutas, en su
caso despus de la defensa que hubiera hecho el solicitante frente a alguna
objecin inicial, y una vez cumplido el plazo de un mes de transmisin al
solicitante de los informes de bsqueda a que nos referimos ms abajo, la
marca se publicar61 en el Boletn de Marcas Comunitarias,62 abrindose con
esa publicacin el plazo para presentacin de oposiciones y observaciones
por los terceros, en las condiciones y con los fundamentos que veremos en
detalle un poco ms adelante. Antes, sin embargo, debe hacerse notar que,
al contrario de lo que sucede en el sistema espaol, como las solicitudes de
marca comunitaria no se publican hasta haber superado el examen de las
prohibiciones absolutas,63 no es necesario anticipar el de la posible contra-
vencin de la prohibicin de registro de signos que resulten contrarios al
orden pblico o a las buenas costumbres para evitar la publicacin de la
marca de ese carcter. Ciertamente, si una solicitud adolece de ese defecto,
ser primero objetada y con posterioridad denegada sin llegar a publicarse,
pero exactamente igual que cualquier solicitud que no prospere por incurrir
en otra cualquiera de las prohibiciones contenidas en el art. 7 del RMC.
3.3. BSqUEDAS DE ANTERIORIDADES
El art. 38.1 del RMC establece que antes de la publicacin de la solicitud, la

OAMI preparar un informe de bsqueda comunitaria en el que se sealarn
las marcas comunitarias anteriores a la pretendida, tanto registradas como
60 Ha de tenerse en cuenta que la denegacin del registro de una marca comunitaria en
supuestos como los ejemplificados en el texto no significa que el titular pierda todo derecho
sobre ella, ya que podr convertir la solicitud de registro de marca comunitaria en solicitudes
nacionales en los Estados en donde la prohibicin no resulte aplicable (por ejemplo, por no
adolecer la denominacin en ellos de falta de distintividad o no tener all carcter engao-
so). Es la institucin de la transformacin de la solicitud de marca comunitaria en solicitud de
marca nacional que el RMC regula en sus arts. 112 a 114. Cuando se cumplen los requisitos
que all se establecen, la segunda gozar de la prioridad que hubiera sido atribuida a la marca
comunitaria denegada. Y esa transformacin es tambin posible en el caso de los registros
internacionales con efectos en la Comunidad Europea, si bien el titular de ellos tendr la po-
sibilidad de instrumentar esa transformacin mediante solicitudes nacionales presentadas en
los Estados miembros en los que no tenga efecto la causa de la denegacin de la proteccin
como marca comunitaria o mediante designacin individualizada de esos Estados miembros
en el propio registro internacional (art. 159 RMC).
61 Art. 39 del RMC.
62 Regla 85 del REJMC.
63 Recurdese que, como queda expuesto en el apartado 2.3, en el procedimiento regula-
do en la Ley espaola el examen de prohibiciones absolutas se realiza una vez transcurrido el

plazo para presentacin de oposiciones, es decir, despus de publicada la solicitud. De ah la
previsin del legislador de anticipar el examen de la posible afectacin de las solicitudes por
la prohibicin de registro de signos contrarios al orden pblico o a las buenas costumbres.
263
en trmite, cuyos titulares podran oponerse a la nueva solicitud conforme

al art. 8.64 El informe se comunicar al solicitante y, adems, a los titulares
de las marcas encontradas en la bsqueda.
Fcil es comprobar la similitud de ese sistema de bsqueda con el de la
Ley espaola65 y el significado comn de examen de anterioridades peculiar
por ausencia de la capacidad decisoria de las Oficinas respecto a la posibili-
dad de objetar la solicitud en virtud de las anterioridades encontradas. Hay,
no obstante, una diferencia bsica entre uno y otro sistema porque, mientras
en el procedimiento comunitario el informe de bsqueda genera para la
OAMI la obligacin de comunicarlo al solicitante y de dar a conocer a los
titulares de las marcas comunitarias encontradas la nueva solicitud, para que
puedan oponerse a sta si lo desean, en el procedimiento espaol la OEPM
est obligada tan slo a comunicar a los titulares de las marcas encontradas
en la bsqueda la inminente publicacin de la nueva solicitud, pero no al
solicitante el resultado de la bsqueda.66
De otra parte, el art. 38 del RMC se refiere a la posibilidad de que el
solicitante de la marca comunitaria pueda pedir que sean hechas tambin
bsquedas de anterioridades entre marcas protegidas a nivel nacional, si
bien tales bsquedas slo se realizarn por las Oficinas de los Estados que
hayan comunicado a la OAMI su disponibilidad para efectuarlas.67
3.4. EXAMEN DE OBSERVACIONES Y OPOSICIONES Y DE SUS RESPECTIVOS

FUNDAMENTOS
Durante el plazo de los tres meses siguientes a la publicacin de la solicitud68

podrn presentarse por terceros observaciones y oposiciones. Las primeras
64 Este precepto, que comentamos ms adelante, contiene el elenco de prohibiciones
relativas o, para utilizar sus propios trminos, los motivos de denegacin relativos.
65 Vid. nota 39.
66 As resulta claramente de lo dispuesto en los arts. 18.4 de la Ley y 15 del REJ.
67 En el momento de elaborar este trabajo son doce los Estados comunitarios que reali-
zan bsquedas en sus Registros en el caso de que el solicitante de la marca comunitaria pida
que se hagan (lo que est ocurriendo muy escasamente) y abone la tasa correspondiente (12
euros por Estado, 144 euros en total). Son Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Espaa,
Finlandia, Grecia, Hungra, Lituania, Polonia, Repblica Checa y Rumania.
68 Esa publicacin se hace en todas las lenguas oficiales de la Comunidad (que son ale-
mn, blgaro, checo, dans, eslovaco, esloveno, espaol, estonio, finlands, francs, griego,
holands, hngaro, ingls, italiano, letn, lituano, malts, polaco, portugus, rumano y sue-
co) y habr de incluir, segn la regla 12 del REJMC, aparte de los datos lgicos para informa-
cin completa de los terceros (identificacin del solicitante y del representante, si lo tiene,
reproduccin de la marca y lista de productos y servicios, nmero y fecha de presentacin,
prioridad reivindicada en su caso), dos que son propios del sistema comunitario y que no
tienen correspondencia en los sistemas nacionales: a) la reivindicacin de antigedad, y b) la
lengua de presentacin de la solicitud y la segunda elegida por el solicitante.
a) La reivindicacin de antigedad, regulada en el art. 34 del RMC, consiste en la po-
sibilidad de invocar marcas protegidas en un Estado miembro o en la Oficina del Benelux
que sean idnticas a la comunitaria objeto de la nueva solicitud de registro y con cobertura
264
aparecen reguladas en el art. 40 del RMC y en la Decisin del Presidente de

la Oficina N 1/00, de 25 de febrero de 2000, y las segundas en los arts. 41
y 42 del RMC y en las reglas 15 a 22 del REJMC.
3.4.1. Las observaciones pueden ser presentadas por cualquier persona
fsica o jurdica y por las agrupaciones o asociaciones que representen a
fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumi-
dores. En ellas podrn precisarse los motivos por los que procedera dene-
gar de oficio el registro de la marca comunitaria, en especial, los motivos en
virtud del art. 7. Y quienes las presenten no adquirirn la calidad de partes en
el procedimiento ante la Oficina.69
Hay diferencias importantes entre las observaciones propias del procedi-
miento establecido en el RMC y las reguladas en la Ley espaola. sta admite
la legitimacin, no slo de asociaciones de intereses colectivos, sino tambin
de rganos de las Administraciones pblicas, y no incluye a los particulares
por la sencilla razn de que, como vimos en el apartado 2.5, cualquier per-
sona que se considere perjudicada por una nueva solicitud podr presentar
oposicin con fundamento en cualquier prohibicin absoluta. Por otra
parte, si bien es cierto que, en el procedimiento comunitario, se contempla
expresamente la posibilidad de que las observaciones fundadas en pro-
hibiciones de registro absolutas sean presentadas tambin por cualquier
persona, la diferencia fundamental entre los dos sistemas radica en que,
en el procedimiento ante la OEPM, el oponente que invoca una prohibicin
absoluta de registro es parte en el procedimiento, mientras que, en el pro-
cedimiento ante la OAMI, quien presenta observaciones no lo es.70
para productos o servicios coincidentes. Con esa reivindicacin la marca comunitaria gozar
de proteccin en los Estados miembros donde la marca estuviera protegida, con anteriori-
dad y en esas condiciones, con la antigedad de tales registros de mbito nacional, incluso
en caso de que el titular de la marca comunitaria renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse
(art. 34.2).
b) En cuanto a la informacin sobre las lenguas, deriva del hecho de que, aunque la
solicitud de registro de la marca comunitaria pueda presentarse en una cualquiera de las
citadas lenguas oficiales de la Comunidad, en la solicitud deber elegirse una segunda len-
gua de entre las cinco de la OAMI (alemn, espaol, francs, ingls e italiano) porque las
oposiciones y las acciones de nulidad y caducidad habrn de tramitarse en una de esas cinco,
teniendo el oponente o promotor de las acciones la facultad de elegir la lengua entre la de la
solicitud (si es una de las cinco de la OAMI) o la segunda identificada en sta (que siempre,
pues, ser una de esas cinco). Para mayores detalles remitimos al lector al art. 119 del RMC
y a las reglas 16, 38 y 95 a 99 (y 126 respecto a los registros internacionales que designen la
Comunidad Europea) del REJMC.
69 Art. 40.1 del RMC.

70 La diferencia se manifiesta claramente en la precitada Decisin del Presidente de
la OAMI de 25 de febrero de 2000 relativa a las observaciones. Efectivamente, en ella se
especifica con rotundidad que no se admitirn alegaciones sobre motivos de denegacin absolutos
planteados en el procedimiento de oposicin y que, si el oponente desea alegar motivos de denegacin
del registro de la marca como tal, deber hacerlo en un escrito independiente conforme al artculo 41
del RMC. Obviamente, en el procedimiento espaol una oposicin puede incluir entre sus
fundamentos prohibiciones absolutas y relativas conjuntamente.
265
3.4.2. En cuanto a las oposiciones, su fundamento puede ser, conforme

al art. 41 del RMC, cualquiera de los motivos de denegacin relativos inclui-
dos en su art. 8.
Segn dispone ese precepto en su apartado 1, mediando oposicin del
titular de una marca anterior, se denegar el registro de la solicitada cuando
ambas sean idnticas o similares y sean idnticos o similares tambin los pro-
ductos o los servicios distinguidos por ellas y la semejanza provoque la exis-
tencia de riesgo de confusin por parte del pblico en el territorio en que
est protegida la marca anterior; debiendo entenderse por marca anterior,
conforme al apartado 2: a) las marcas cuya prioridad sea anterior a la de la
solicitud de la marca comunitaria y que sean marcas comunitarias o marcas
protegidas en un Estado miembro (o, por lo que respecta a Blgica, Luxem-
burgo y los Pases Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux),
b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a
su registro, y c) las marcas que, en la fecha de prioridad de la solicitud de
la marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro
en el sentido del artculo 6 bis del Convenio de Pars.
Otro motivo de posible denegacin por oposicin es el de que la solici-
tud sea presentada por el agente o representante del titular de la marca sin
el consentimiento de ste (art. 8.3).
Adems, segn el apartado 4 del art. 8 que estamos viendo, tambin po-
dr presentar oposicin el titular de una marca no registrada o de otro signo
utilizado en el trfico econmico de alcance no nicamente local si, con
arreglo a la legislacin comunitaria o al Derecho del Estado miembro que
regule dicho signo: a) se hubieren adquirido derechos a utilizarlo con ante-
rioridad a la fecha de presentacin de prioridad, y b) dicho signo confiriere
a su titular el derecho a prohibir la utilizacin de una marca posterior.
Finalmente, conforme al art. 8.5, mediando oposicin del titular de una
marca anterior, se denegar el registro de la marca solicitada, cuando sea
idntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos
o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado
la marca anterior, si, tratndose de una marca comunitaria anterior, sta
fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y tratndose de una marca
nacional anterior, sta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro
de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprove-
chara indebidamente del carcter distintivo o de la notoriedad de la marca
anterior o fuera perjudicial para los mismos.
A salvo de las divergencias derivadas del distinto mbito territorial a que
alcanza la proteccin de una marca comunitaria y de una marca en Espaa,71
71 Esa diferencia obliga a considerar en el art. 8 del RMC, no slo derechos anteriores de
mbito comunitario, sino derechos limitados al territorio de un solo Estado miembro, pues,
al igual que sucede en los supuestos de prohibiciones absolutas, tambin en los de prohibi-
ciones relativas basta con que el motivo de denegacin se deba a derechos protegidos en un
nico Estado. De todos modos, queda igualmente a salvo la posibilidad de transformacin de
la solicitud de marca comunitaria denegada por una prohibicin relativa de alcance limitado
a un Estado (o a unos pocos) en solicitudes de registro de marcas nacionales en los Estados
266
no hay grandes diferencias entre la lista de prohibiciones relativas que contie-

ne el art. 8 del RMC que acabamos de ver y la incorporada a los arts. 6, 7,72 8,73
en los que los derechos anteriores no tengan existencia. A este respecto nos remitimos a lo
dicho en la nota 60.
72 Consideramos que las prohibiciones relativas contenidas en el art. 7 de la Ley espa-
ola, referidas a la colisin de una solicitud de registro de marca con nombres comerciales
anteriores registrados, que ya vimos en el apartado 2.4, tienen su equivalencia en el motivo
de oposicin del art. 8.4 del RMC, aunque ste permite la invocacin de derechos no re-
gistrados, lo que significa que tiene un alcance ms amplio que el art. 7 de la Ley espaola
y que puede incluir la posibilidad de invocacin de derechos referidos en el art. 9.1.d) de
sta. Uno y otro aspecto aparecen confirmados en la versin de 17 de febrero de 2003 de la
parte C (El procedimiento de oposicin Captulo 4 Derechos contemplados en el art. 8.4 del RMC)
de las Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos), y en concreto en el apartado referido a los derechos anteriores
susceptibles de invocacin segn el Derecho espaol.
73 Sinceramente creemos que el contenido del art. 8 de la Ley espaola y la regulacin
que en l se hace de la fuerza obstativa de las marcas y los nombres comerciales registrados
que gozan de notoriedad o renombre es de mayor precisin que el equivalente, que puede
estimarse es el art. 8.5 del RMC. La matizacin que el primero hace sobre lo que debe en-
tenderse por notoriedad y por renombre no aparece ni mucho menos tan clara en el RMC
y de ah las dudas que en ocasiones se han planteado sobre el alcance del art. 8.5 de ste, y
en concreto sobre si, no obstante referirse a supuestos de productos o servicios que no sean
similares, es aplicable a casos en que los productos o los servicios sean similares o incluso
idnticos. La cuestin est expuesta ampliamente en las pp. 8 a 10 de las Directrices de oposicin
Parte 5 Marcas renombradas (art. 8.5 RMC), edicin de la OAMI de marzo de 2004. En efec-
to, se lee all lo siguiente: La interpretacin literal del artculo 8, apartado 5 conduce prima
facie a la conclusin de que slo se aplica a los productos y servicios que no son similares
Partiendo de dicha interpretacin, una serie de resoluciones de la Divisin de Oposicin
han considerado la ausencia de similitud entre los productos y servicios como una condi-
cin necesaria para la aplicacin del artculo 8, apartado 5 No obstante, la interpretacin
antes mencionada ha sido muy criticada por dejar una laguna en la proteccin de las marcas
renombradas, ya que si la proteccin prevista en el artculo 8, apartado 5 puede otorgarse
cuando los productos no son similares, parecera incoherente denegar su aplicacin a los
productos similares cuando se cumple el resto de los requisitos y no es posible aplicar el
artculo 8, apartado 1, letra b) debido a la ausencia de riesgo de confusin. En un caso seme-
jante, los titulares de marcas obtendran ms proteccin en el caso menos peligroso. Por este
motivo, se ha sugerido que el artculo 8, apartado 5 debera aplicarse asimismo, directamente
o por analoga, en aquellos casos en que los productos y servicios son idnticos o similares.
Esta cuestin se plante al Tribunal de Justicia [de la CE] en el contexto del asunto Davidoff
con el fin de que dictara una decisin prejudicial El Tribunal concluy [Sentencia
de 9 de enero de 2003] que los artculos 4, apartado 4, letra a) y 5, apartado 2 de la DM
[Directiva de Marcas, 89/104 del Consejo de 21 de diciembre de 1988, con esos preceptos
equivalentes en su sentido y redaccin al 8.5 del RMC] deberan interpretarse en el sentido
de que dejan a los Estados miembros la facultad de establecer una proteccin especfica de
una marca registrada que goza de renombre cuando la marca o el signo posterior est desti-
nado a ser utilizado o se utiliza para productos o servicios idnticos o similares a los cubiertos
por la marca anterior. Para llegar a esta conclusin, el Tribunal declar que no puede
hacerse una interpretacin que d lugar a una proteccin de las marcas de renombre que
sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idnticos o similares que en
caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.
267
9.1.d)74 y 1075 de la Ley espaola. S la hay en lo concerniente a las prohibi-

ciones recogidas en el art. 9.1.a), b) y c) de sta, totalmente ausentes en el 8
del RMC. Veremos en el apartado siguiente que esas prohibiciones que la Ley
espaola contempla como susceptibles de decisin por la OEPM en el procedi-
miento de oposicin y aun de examen de oficio en el caso de la establecida en
el apartado 9.1.b), como vimos en el apartado 2.4 son, en el procedimiento
comunitario, motivos de nulidad del registro.
Presentada una oposicin, se informar de ella al solicitante y la OAMI
examinar su admisibilidad, determinada por el cumplimiento estricto de
los requisitos reglamentariamente exigidos.76 Una vez admitida, la OAMI
comunicar a las partes que, transcurridos dos meses desde la propia notifi-
cacin cursada,77 abrir el llamado procedimiento de oposicin. Durante
el plazo mencionado (conocido en el argot de la Oficina como de cooling-off)
el solicitante podr limitar el alcance de la solicitud de manera que soslaye
los fundamentos de la oposicin presentada78 o, junto con el oponente, en-
contrar una solucin negociada que conduzca a la retirada de la oposicin.79
En el caso de que no se produzca ese acuerdo ni se retire o limite la solicitud
de manera que la oposicin quede sin objeto, la OAMI invitar al oponente
a presentar hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de su pretensin y el
solicitante podr despus contestar rebatiendo los argumentos en la forma
que estime ms adecuada. Y finalmente, tras dar al oponente la posibilidad
de rplica a lo alegado por el solicitante y a ste la posibilidad de dplica
con fin equivalente, la OAMI se pronunciar sobre la impugnacin y acordar
en su caso la condena en costas de la parte vencida.
En suma, por tanto, aunque el art. 8.5 del RMC aparezca como pensado para hiptesis
de productos o servicios distintos, su aplicacin debe hacerse a fortiori en caso de ser coin-
cidentes.
74 Vase lo dicho ms arriba en la nota 72.

75 La prohibicin equivalente a la que el art. 10 de la Ley espaola identifica como
marcas de agentes o representantes se encuentra en el art. 8.3 del RMC.
76 El procedimiento a que se ajustan las oposiciones a marcas comunitarias es bastante
complejo. La complejidad est en gran parte determinada por los problemas derivados del
juego de lenguas que puede darse (vid. nota 68 ms arriba), de la necesidad de que la docu-
mentacin que se presente est en la lengua del procedimiento o sea objeto de la correspon-
diente traduccin y de la variedad de registros que pueden invocarse como fundamento de
la impugnacin. Tngase en cuenta que ste puede estar constituido, aparte de por marcas
comunitarias, por marcas protegidas en 25 Registros de mbito local (el de la Oficina del
Benelux, comn para Blgica, Luxemburgo y Pases Bajos, y los de los restantes 24 Estados
miembros). Dada la extensin limitada de este trabajo, no podemos pormenorizar las distin-
tas situaciones, por lo que remitimos al lector a las prolijas reglas 15 a 22 del REJMC.
77 El plazo podr ampliarse hasta 24 meses a peticin conjunta de las partes.
78 Podr incluso retirar la solicitud antes de que se cumpla el plazo en cuestin, en cuyo
caso se devolver al oponente la tasa de oposicin abonada (regla 18.5 del REJMC).
79 La mayora de las oposiciones no llegan a trmino, sino que son sobresedas, en muy
buena medida por acuerdos entre las partes. En el momento de redactar estas notas tenemos
acceso a las estadsticas de oposiciones en la OAMI cerradas a 31 de julio de 2009; y en esa
fecha, de las 152.424 oposiciones presentadas desde el inicio del sistema, se haban terminado
98.655, slo 30.090 por decisin adoptada por la OAMI y 68.565 (un 69,5%) sobresedas.
268
En todo ese complejo procedimiento puede producirse un incidente

que es de la mayor significacin. Resulta de lo dispuesto en los apartados 2
y 3 del art. 42 del RMC, que se expresan en estos trminos:
2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior
que hubiere presentado oposicin presentar la prueba de que, en el curso de los
cinco aos anteriores a la publicacin de la solicitud de marca comunitaria, la
marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad
para los productos o los servicios para los cuales est registrada y en los que se base
la oposicin, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal
de que en esa fecha la marca anterior est registrada desde al menos cinco aos
antes. A falta de dicha prueba, se desestimar la oposicin. Si la marca comuni-
taria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los
servicios para los cuales est registrada, solo se considerar registrada, a los fines
del examen de la oposicin, para esa parte de los productos o servicios.
3. El apartado 2 se aplicar a las marcas nacionales anteriores contempladas
en el artculo 8, apartado 2, letra a), entendindose que el uso en la Comunidad
queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que est protegida la marca
nacional anterior.
Se trata en definitiva de conceder capacidad de impugnacin slo a
aquellas marcas que, teniendo una antigedad superior a cinco aos, hayan
sido objeto de uso efectivo suficientemente probado. La finalidad es clara:
evitar que marcas sin uso en el mercado despus de bastante tiempo de ha-
ber sido concedido su registro puedan ser utilizadas con fines simplemente
obstructivos. Como dice el apartado 10 del prembulo del RMC, slo est
justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca regis-
trada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas
efectivamente.
En este ltimo aspecto hay una diferencia notable con el sistema espa-
ol. Ciertamente, en ste el oponente no puede ser obligado a acreditar el
uso de las marcas (o nombres comerciales) que invoque como fundamento
de su accin impugnatoria, de manera que, si el solicitante estima que ese
uso es inexistente y los derechos invocados tienen una antigedad superior
a cinco aos, el nico modo de evitar su eficacia ser mediante el ejercicio,
ante los tribunales de la jurisdiccin civil, de una accin de caducidad con-
forme al art. 55.1.c), en relacin con el 39,80 de la Ley de 2001.
Finalmente ha de sealarse que, producida la decisin de la OAMI al
trmino de un procedimiento de oposicin, cabe recurso contra ella81 por
cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas.82 La compe-
tencia para la resolucin del recurso la tienen las Salas de Recurso, a las que
80 En ese art. 39 se regula lo que ha de entenderse por uso de la marca y por causas
justificativas de su falta a los efectos de evitar las sanciones que el no uso conlleva.
81 Art. 58 del RMC.
82 Art. 59 del RMC, que tambin establece que, interpuesto recurso, sern partes en su
procedimiento las que hayan sido partes en el de oposicin.
269
se dedican los arts. 135 a 137 del RMC.83 Y sus decisiones son susceptibles de
recurso a su vez ante el Tribunal de Justicia.84
3.5. EXAMEN POST- CONCESIN: NULIDAD DEL REGISTRO
Las competencias de examen de la OAMI no se agotan estrictamente con

la decisin adoptada sobre una solicitud de registro presentada ante ella
o sobre la proteccin reivindicada para un registro internacional. Porque,
concedido el registro de la primera o la proteccin del segundo, tiene com-
petencias para el examen de las causas de nulidad absoluta establecidas en
el art. 52 y de las causas de nulidad relativa enumeradas en el 53, ambos del
RMC.
Son fundamento posible de la pretensin de nulidad absoluta el hecho
de que la concesin se haya producido en contra de lo dispuesto en el art. 7
del propio RMC o mediando mala fe del solicitante; y de la pretensin de
nulidad relativa la titularidad sobre derechos anteriores contemplados en
el art. 8 que resulten violados en su alcance por la concesin y, adems,
la titularidad sobre derechos anteriores no susceptibles de invocacin en
una oposicin, a saber, y como indica el art. 53.2, a) un derecho al nombre,
b) un derecho a la imagen, c) un derecho de autor, d) un derecho de pro-
piedad industrial.
He aqu otra diferencia con el sistema espaol, pues, por un lado, en
ste la competencia para declarar la nulidad de un registro corresponde
exclusivamente a los tribunales de la jurisdiccin civil; y, por otro, ciertas
causas de nulidad que en el RMC no son susceptibles de invocacin en el
procedimiento de oposicin, s que lo son en el sistema espaol dados los
trminos del art. 9 de la Ley de 2001 y la equivalencia de los derechos que
all se mencionan con los reflejados en el art. 53.2 del RMC que hemos refe-
rido ms arriba.
4. CONCLUSIONES
Al llegar al final de nuestro estudio podemos concluir que, aunque los siste-
mas de examen de las marcas en el ordenamiento espaol y en el comunita-
rio son muy similares, las competencias de la OEPM son ms amplias que las
83 Son complemento de las normas sustantivas citadas en el texto las reglas 48 a 51 del
REJMC y el Reglamento (CE) N 216/96 de la Comisin de 5 de febrero de 1996, modificado

por el Reglamento (CE) de la Comisin N 2.082/ 2004 de la Comisin de 6 de diciembre
de 2004.
84 Estrictamente ante el Tribunal de Primera Instancia, con aplicacin de los arts. 130
a 136 del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, reformado en numerosas

ocasiones, la ltima en 16 de febrero de 2009. Y contra las sentencias de dicho Tribunal cabr
recurso de casacin ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas conforme al
art. 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia en la versin de marzo de 2008, que, al igual que
el Reglamento precitado, puede leerse en la web <http://curia.europa.eu>.
270
de la OAMI, tanto en lo concerniente al examen de oficio como en lo tocante

a los motivos de oposicin que pueden ser invocados ante ella. Como hemos
visto ms arriba, la OEPM puede examinar de oficio intentos de apropiacin
de la fama o notoriedad de una persona dada su competencia para objetar
una solicitud con apoyo en el art. 9.1.b) de la Ley y puede examinar y pro-
nunciarse sobre oposiciones basadas en el conflicto con derechos que el RMC
regula como motivos de nulidad.
Por contra, mientras en el sistema espaol la competencia de la OEPM se
agota con la resolucin dictada sobre la solicitud de registro (o de protec-
cin de un registro internacional), la OAMI prolonga su competencia en el
examen posible de motivos de nulidad absolutos y relativos (el que hemos
llamado examen post-concesin), reservados a los tribunales en el ordena-
miento espaol.
271
INTERNATIONAL PROTECTION
OF WELL-KNOWN MARKS
Ronald Lehrman *
Carlos Cucurella **
This article will comment on problems faced by owners of well-known trade-

marks from the perspective of an outside counsel involved in the interna-
tional protection of such marks. Although considerable advances have been
made in the protection afforded to well-known marks under treaties, such as
the Paris Convention, multi-country laws, such as the Benelux and European
Community trademark laws, and national laws, ownership of these marks
is a high-maintenance business. It involves heavy burdens, some of which
should, in a better-organized world, be borne by governmental agencies.
This is not intended to be a lament for owners of well-known marks who are,
as a group, doing rather well. But such companies are the primary targets
for specific forms of illegal activities that society does not condemn, and to
some extent, actually embraces.
International protection for marks which are well known, but not reg-
istered in the country where protection is sought, was introduced into the
Paris Convention at the Hague Conference of 1925 through Article 6 bis.
The article obliges member countries to refuse or cancel a registration, and
to prohibit the use, of a trademark confusable with a well-known mark of
a party entitled to the benefits of the Convention. It is effective only with
respect to identical or similar goods; a serious limitation.
Article 6 bis does not oblige member countries to protect well-known
marks that have not been used in the jurisdiction, although it leaves them
free to do so. In the 1958 Lisbon Conference, a proposal, providing that use
* Lawyer, University of Havana and Dartmouth College (B.A.). Harvard Law School
(J.D.), Phi Beta Kappa. Author of several works related to trade mark law. He has been recog-
nized as leading trade mark law practitioner by many specialized publications, such as Whos
Who Legal Trademarks, Euromoney Legal Media Group; New York Super Lawyers, Legal 500
US Guide. Partner at Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C.
** Universitat Pompeu Fabra School of Law, Barcelona, Licenciatura en Derecho. Lon-
don School of Economics and Political Science (LL.M.), Patronat Catala pro-Europa Scholar.
New York University School of Law (LL.M.), La Caixa Foundation Scholar. Member of the
Il.lustre Col.legi dAdvocats de Barcelona, New York State Bar Association, International
Trademark Association (INTA) and Inter American Association of Intellectual Property
(ASIPI).
23
of well-known marks in the country where protection is sought is unneces-

sary to obtain such protection, was rejected.
It was a sensible proposal. If a mark is well-known, it does not seem
important whether it achieved notoriety through use or otherwise, and the
national laws of a majority of countries have come around to this.
Just as development of 6 bis protection may have been slowed by valid
concerns about notions of territoriality, the development of special protec-
tion for well-known marks against non-competing goods may have been
slowed by valid concerns about notions of speciality. Progress has under-
standably been uneven. If I am Yves St. Laurent and you are not, that is an
easy case, even where rather different goods are concerned, but not all well-
known trademarks are created equal. Less obvious cases in this area seek to
transcend traditional trademark concepts and require special justification
in the form of overwhelming evidence of reputation and/or a strong show-
ing of bad faith.
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS) is an important advance, as it provides a legal basis for the protection
of well-known marks on non-competing goods. Art. 16(3) of TRIPS provides
that Article 6 bis of the Paris Convention will apply to goods and services
that are not similar to those for which a well-known trademark is registered,
provided that there is a connection between the respective goods, and the
interests of the well-known marks owner are likely to be damaged.
Similar provisions have been adopted in the North American Free Trade
Agreement (Art. 108(6) of NAFTA), in the Mercosur Protocol (Art. 9(5) and
(6)), and in the recently enacted Central American Free Trade Agreement
(Art. 15.2).
In the United States, decisions protecting well-known marks against non-
competing goods are numerous. They include the Rolls-Royce case (motor
cars v. radiotubes) in 1926, and the Yale (locks v. flashlights), Tiffany (jew-
elry v. ceramic tiles, restaurants and motion pictures) and Philco (radios v.
razor blades) cases. While the concept of dilution found its way into state
law early on, it did not become part of our federal law of trademarks until
1995, when the Lanham Act was amended to add Section 43(c) to protect
famous marks.
Canadian trademark law offers broad protection for well-known marks.
It is not necessary to show use in Canada, to carry on business in Canada, or
prove the well-known status of the mark in Canada; it is necessary to prove
that the mark has achieved at least a limited reputation among the relevant
public. It is irrelevant how the reputation is created (through use in Canada
or abroad) as long as the reputation exists in Canada. The decision by Judge
Morden of the Ontario Court of Appeals in the Orkin case could serve as a
model for future decisions on this issue.
The laws of European Union countries have been amended in confor-
mity with the EU Harmonization Directive to provide for special protection
with respect to non-competing goods (Articles 4(3), 4(4)(a), 5(2)). The CTM
regulation contains very similar provisions in Art. 8(5).
24
INTERNATIONAL PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS
Title XIII of Decision 486 of the Andean Community, provides special

protection for well-known marks, including protection against non-compet-
ing goods.
The trend toward increased protection for well-known marks may also be
seen in Russia and China. In Russia, protection for renowned marks involves
a special proceeding in the Supreme Patent Chamber of the Russian Trade-
mark Office seeking a declaration of well-known status. Such proceedings
can be expensive: they must establish that the mark has become well-known
among relevant groups of the public with respect to particular goods in the
Russian territory. The standard is very high and the Trademark Office is
most often persuaded through consumer survey evidence.
In China, new regulations concerning the protection of well-known
marks went into effect on 1 June 2003, replacing the 1996 regulations on
this issue. Under the new Regulations, a declaration of well-known status
provides extended protection to trademark owners where third parties seek
to use or register identical or similar trademarks for dissimilar goods, and
also where the well-known mark has not yet been registered in China. Fur-
ther, a declaration of well-known status provides enhanced remedies against
a third-party registering a well-known trademark as part of a company name.
Under the 2003 Regulations, well-known trademarks are defined as marks
that are widely known to the relevant public in China and that enjoy a relatively high
reputation. While the owner of the well-known mark in China needs to ob-
tain recognition of well-known status for each new dispute that arises, a prior
decision granting well-known status to a mark can be used as a presumption
of well-known status, although this is rebuttable in subsequent disputes un-
less, such well-known status is challenged.
In June 2005, Mexico approved legislation that provides for a new pro-
cedure to obtain a declaration of well-known status for qualified marks reg-
istered in Mexico.
Despite these positive developments and a general consensus that well-
known marks deserve special protection, heavy burdens trouble the owners
of such marks. Marks that are especially charismatic face a plague of un-
authorized uses and the heavy, continuous expense of pursuing such uses
through private policing as well as civil and criminal litigation. What we see
are repeated attempts to borrow established reputations, so that owners of
well-known marks are forced to pay their dues over and over again to recap-
ture their marks and to maintain their exclusivity. Even the most famous
marks are not used everywhere and are unlikely as a practical matter to be
registered and maintained in all jurisdictions and for all the categories in
which infringements may arise. It is strange but true that many owners of
well-known marks are living beyond their means in defense of their trade-
marks internationally, in the sense that they must spend heavily on disputes
in countries where they might not earn money. Despite such expenditures,
they may remain vulnerable on many fronts. What one sees, as a lawyer act-
ing internationally for owners of famous marks, is not a universe in which
one may readily secure and enforce rights at reasonable expense. Neither is
it simple or inexpensive to maintain such rights once obtained. Moreover,
25
registration does not mean that relief from infringers is swiftly and inexpen-
sively available. In general, civil litigation is slow and costly, and insufficient
help is available from relevant administrative authorities (trademark offices,
customs, the police, etc). Nothing is likely to eliminate expensive, protracted
litigation in difficult cases where seriously competing social values exist, but
surely some measures can be envisioned that might expedite relief, at least
in the most obvious cases.
In the trademark field, prompt, effective relief is needed in the court of
first instance. Victories won in appellate courts after years of litigation are
very bitter victories indeed. Moreover, some of the worlds most prestigious
trademarks do not belong to huge companies that are carrying on business
throughout the entire world. For many years Tiffany (which had only one
store in New York), and Rolls-Royce Motors (which made a relative handful
of cars each year), owned marks of true international star quality and great
commercial magnetism, but the companies did not have the kind of far-flung
business operations that could readily support the full burdens of protecting
their illustrious names in all of the many jurisdictions that constitute the
world of trademarks. Some years ago, the managing director of Rolls-Royce
Motors, while saying how pleased he was about winning several important
trademark cases in the United States, went on to say that he understood the
necessity of vigorously defending the mark, but he worried that his company
might become known as a litigation company that also makes motor cars.
An owner of a well-known mark can receive advice in many countries
that his mark should be registered for all classes of goods and services. With
approximately 200 jurisdictions and over 40 classes on average, that works
out to over 8,000 classes to be covered. To maintain multi-class registrations
in countries that have user requirements, it may be necessary to organize
a sales program of ancillary goods to keep the extended registration cover-
age in force. This can mean setting up uneconomic limited sales operations
where full-scale operations are not yet in place, something marketing people
detest. It may involve the creation by the trademark owner of unwanted
ancillary businesses under which contract manufacturers produce to order
a variety of goods bearing the owners trademark, or may involve extensive
licensing or the sale of promotional items. Sometimes these exercises are
not viable and they are not guaranteed to work everywhere. It has been sug-
gested that truly famous marks should not be subject to user requirements,
but that concept has not yet been enacted anywhere.
It is fair to ask whether the burden of anti-counterfeiting activities should
really rest primarily on the trademark owner. All societies condemn theft
and the sale of falsely labeled goods as a matter of morality as well as law;
except, it would seem, where the victim is a luxury goods company. It might
be otherwise if counterfeit pharmaceuticals or airplane parts resulted in a
substantial number of deaths. But for now, there is no widespread social
condemnation; many people are amused by counterfeit goods, purchase
them guiltlessly and are unconcerned about where they came from.
It may be that societies are just poorly organized or indifferent when it
comes to stolen reputations, or maybe the authorities that should be the
26
INTERNATIONAL PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS
primary pursuers of counterfeiters are preoccupied with matters of greater

general importance than fake watches or handbags. But in a properly func-
tioning world, should not Trademark Offices reject ex officio, without the
need for opposition proceedings, all clearly piratical applications? Should
not customs officials seize all clearly piratical goods? Should not the police
or other appropriate government authorities seize clearly counterfeit or
falsely labeled goods, and follow them to their source? Because the cost of
private enforcement is now off the charts, the reality is that in many areas
the rights supposedly enjoyed by well-known marks are highly theoretical,
and as outside counsel know, there is a very low level of client demand for
theoretical protection.
It is encouraging that there is increasing concern about these issues and
a substantial focus upon them. The current level of counterfeiting and revo-
lutionary changes in trade and communications demand creative responses
from trademark owners and their lawyers to bring about changes not only in
the legal system, but especially in the attitudes of the public and the govern-
mental authorities needed to deal with these issues more effectively.
2
TRADE MARK DEPRECIATION IN CANADA
Daniel R. Bereskin, Q.C. *
In a famous 192 Harvard Law Review article,1 Frank Schechter proposed

that trade mark law should include relief from harmful trade practices now
called dilution, in order to bridge the gap between traditional common law
remedies and the needs of modern commerce.
At the time of Schechters article, at common law it was difficult for a
plaintiff to succeed in an action for passing-off if the plaintiff and defen-
dant were not competitors. Typically injunctions were not granted where
the goods were considered dissimilar even if there was a logical connection
between them. For example, electric and blade razors were held not to be
similar goods,2 and smokers pipes were considered to be dissimilar to ciga-
rettes and tobacco.3 Famous trade marks fared better. The use of KODAK for
bicycles was enjoined4 even although the plaintiffs mark was known at the
time only in relation to photographic materials.
Although common law countries such as Canada continue to base their
trade mark law on proof of likelihood of confusion, the law has evolved
to encompass various forms of consumer confusion in addition to source
confusion, such as confusion as to whether the plaintiff has authorized or
endorsed the defendants product or is in some way associated with the de-
* Graduate of the University of Saskatchewan in Engineering Physics and Law; Queens

Counsel. He has served as Member of the INTA Board of Directors. Member of the Edito-
rial Board of The Trademark Reporter. Member of the INTA Panel of Neutrals. Media-
tor/arbitrator with ADR Chambers. Author of more than fifty articles on various intellectual
property law subjects and the author of the chapter on Canada in the book Famous and
Well-Known Marks by Frederick Mostert. In each of 2006, 200, 2008 and 2009 he was named
as Trademarks Lawyer of the Year worldwide by Whos Who Legal. In 200, he received
a Lifetime Achievement Award by WorldLeaders International IP Awards. Founding partner
of Bereskin & Parr.
1 (192) 40 Harv. L. Rev. 813.
2 Magazine Repeating Razor Co. of Canada Ltd. et al. v. Schick Shaver Ltd., [1940] S.C.R.
465.
3 In re Belgo Canadian Manufacturing Co. Ltd. and Trade Mark Oxford (1943-1945), 4 Fox
Pat. C 123.
4 Eastman Photographic Materials Ltd. v. John Griffiths Cycle Corporation Ltd. & Kodak Cycle
Corp. Ltd. (1898) 15 R.P.C. 105.
29
fendant in a business sense;5 reverse confusion;6 initial interest confusion,

and post-purchase confusion.8
The gap Schechter sought to fill was intended to deal with the situa-
tion where consumers are not in fact confused, and yet the conduct of the
defendant has caused or is likely to cause damage to the goodwill symbol-
ized by plaintiffs trade mark. Two kinds of harm were envisaged, blur-
ring and tarnishment. Blurring refers to the situation where the use
of the defendants mark is likely to diminish the distinctive quality of the
plaintiffs mark. For example, the use of KODAK for bicycles would cause
dilution through blurring even if the plaintiff had been unable to convince
the Court that anyone would be likely to be confused into believing that
Eastman Kodak Company made the bicycles, or authorized, approved or
endorsed them.
Tarnishment results when a defendant uses the plaintiffs mark in such
a way as to offend the meaning consumers normally attribute to the mark.
For example, if a defendant uses the trade mark KODAK for a pornographic
Internet site, this would tarnish the image associated with the trade mark
KODAK and cause damage to Eastman Kodak Company irrespective whether
anyone is confused into thinking that Eastman Kodak Company has any
involvement with the Internet site.
Although the Schechter article stimulated a certain degree of judicial
and scholarly discourse, U.S. Courts and legislatures tended to lag behind
in giving his theories practical effect, although there were at least a few cases
where plaintiffs succeeded in obtaining injunctions despite substantial gaps
in the respective goods or services.9 In 194 the first anti-dilution statute
was enacted in the United States, in the state of Massachusetts. Other states
followed soon thereafter.
Dilution was not part of federal trade mark law until 1995 when The
Federal Trademark Dilution Act of 199510 (FTDA) was enacted. Although this
was seen widely as a positive development, many Courts tended to interpret
the FTDA restrictively. The catalyst for legislative change came with the deci-
sion of the Supreme Court of the United States in Victorias Secret,11 where
5 Glen-Warren Productions Ltd. v. Gertex Hosiery Ltd. (1990) 29 C.P.R. (3d) at 12
(F.C.T.D.).
6 A&W Food Services of Canada Inc. v. McDonalds Restaurants of Canada Ltd., 2005 FC 406,
40 C.P.R. (4th) 126.

British Columbia Automobile Assn. v. O.P.E.I.U., Local 378 (2001), 10 C.P.R. (4th) 423 at
paras. 80-96 (B.C.S.C.) (Internet websites). U.S. case law regarding initial interest confusion
is more developed; see: J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition,
4th ed. (Danvers MA: Thomson West, 2009) 23:6 at 23-30.
8 Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d
464 (2d Cir. 1955), cert. denied, 350 U.S. 832 (1955).
9 See, for example: Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, 264 N.Y.S. 459 (N.Y. Sup. Ct.
1932); Wall v. Rolls Royce Co. of America, 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925); Alfred Dunhill of London, Inc.
v. Dunhill Shirt Shop, Inc., 3 F. Supp. 48 (S.D. N.Y. 1929).
10 U.S., Bill H.R. 1295, Federal Trademark Dilution Act of 1995, 104th Cong., 1995 (en-
acted).
11 Moseley et al., dba Victors Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc., et al., 53 U.S. 418 (2003).
280
the plaintiff failed to obtain injunctive relief against the defendants use of
the name Victors Little Secret for a store selling lingerie and sex toys, on
the ground that the FTDA required proof of actual dilution, not merely a
likelihood of dilution.
Following the Victorias Secret case, U.S. federal dilution law was amend-
ed in 2006 by the Trademark Dilution Revision Act12 (TDRA) to allow relief
against dilution where the plaintiff could prove likelihood of dilution and
not actual dilution as was the case under the FTDA. Under the TDRA, the
plaintiff in Victorias Secret succeeded in obtaining an injunction,13 albeit on
the ground of tarnishment, not blurring.
Current statutory trade mark law in Canada has its origin in a report of
the Trade Mark Law Revision Committee (the Committee), which in 194
was charged with the responsibility for recommending revisions to the Unfair
Competition Act, 1932. The result of their work is the Trade-marks Act14 (the
Act), which came into force in 1954 and with amendments, continues in
force to this day. The result of the Committees work in relation to deprecia-
tion of goodwill is s. 22 (1) of the Act, which is as follows:
Depreciation of GoodwillNo person shall use a trade-mark registered by
another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating
the value of the goodwill attaching thereto.
Although the word dilution is not mentioned in the Act or in the re-
port of the Committee, it is now clear that s. 22 proscribes dilution through
blurring or tarnishment.15 Furthermore, its ambit may extend to acts other
than dilution that depreciate or are likely to depreciate the value of a regis-
tered trade mark.16 Confusion or likelihood of confusion does not have to
be proved in order to succeed under s. 22.1
In Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fonde en 1772 v. Boutiques Cliquot
Lte18 (Veuve Clicquot), the Supreme Court of Canada defined the criteria
necessary to support a successful depreciation action under s. 22. Although
Veuve Clicquot deals in part with the protection of famous trade marks against
infringement and passing off, its principal focus is on dilution.
It is therefore appropriate to trace the history of the development of the
law in Canada, in order to see why the Supreme Court of Canada concluded
that s. 22 applies to depreciation of goodwill caused by blurring or tarnish-
12 U.S., Bill H.R. 683, Trademark Dilution Revision Act of 2006, 109th Cong., 2006 (en-
acted).
13 V Secret Catalogue, Inc., et al. v. Moseley et al., dba Victors Little Secret, 558 F.Supp. 2d 34
(W.D. Ky.).
14 R.S.C. 1985, c. T-13, as amended.
15 Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fonde en 1772 v. Boutiques Cliquot Lte, 2006 SCC 23,
[2006] 1 S.C.R. 824.

16 Ibid. at para. 6: Our Act is differently worded [than the U.S. Anti Dilution Act] and I
do not suggest that the concept of depreciation in s. 22 is necessarily limited to the notions
of blurring and tarnishment. Canadian courts have not yet had an opportunity to explore its
limits. See also reference to Clairol, note 22.
1 Ibid. at para. 38.
18 Ibid.
281
ment, and left the door open to other possible sources of depreciation of
goodwill.
A preliminary observation is that the Canadian Trade Mark Law Revision
Committee began its work in 194, the same year when the first anti-dilution
state statute was enacted in the United States. The report of the Committee
does not mention the word dilution, and moreover, the Committees view
of s. 22 appears to have been rather narrow, in that they saw s. 22 as proscrib-
ing conduct which has the effect of bringing the trade mark into contempt
or disrepute in the public mind, i.e. tarnishment. Blurring is not mentioned
in the report of the Committee, nor other kinds of commercial activity that
could depreciate the value of a registered trade mark.
The chairman of the Committee was Dr. Harold G. Fox, a prominent
author, scholar and litigator. In later writing he expressed the broader view
that s. 22 also applies to blurring through loss of uniqueness. In his text The
Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition,19 Dr. Fox observed20 that
s. 22 applies to the depreciation of the value of the goodwill attaching to the
trade mark or, expressed in different terms, the dilution of the distinctive-
ness or unique character of the trade mark. He added, Uniqueness is the
qualifying point of distinctiveness and if the same trade mark is permitted to
be used in association with the thousand and one different classes of wares
entering into modern commerce, that trade mark is no longer unique but
becomes practically an every-day word in the language.21
S. 22 of the Act had received scant judicial attention prior to Veuve Clic-
quot, but after Veuve Clicquot it is now clear what needs to be proved in order
to succeed. Unlike the situation in the United States, s. 22 does not require
that the trade mark for which relief is sought is famous or well-known, al-
though it would be an exceptional case where relief would be granted in a
case where the plaintiffs mark is not famous or well-known.
Prior to Veuve Clicquot, the leading s. 22 case was Clairol International Corp.
and Clairol Inc. of Canada v. Thomas Supply & Equipment Ltd.,22 where an injunc-
tion was granted restraining the defendants from using the plaintiffs regis-
tered trade marks in hair colour comparison charts on the exterior of Revlon
packages. Thurlow J. observed that tarnishment or dilution in the prestige of
a trade mark amounts to a depreciation of the value of the goodwill,23 and,
19 HAROLD G. FOx, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, vol. 1, 2d ed.
(Toronto: The Carswell Company Ltd., 1956) at 50-508.

20 Ibid. at 50.
21 Ibid. at 508.
22 Clairol International Corp. and Clairol Inc. of Canada v. Thomas Supply & Equipment Co.
Ltd. [1968] 55 C.P.R. 16. See also: Interlego AG v. Irwin Toy Ltd. (1985), 3 C.P.R. (3d) 46
(F.C.T.D.); Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd. cob as Shoppers Optical (1992), 44 C.P.R.
(3d) 459 (F.C.T.D.); Visa International Service Association v. Auto Visa Inc. (1991), 41 C.P.R.
(3d) (Qc. Sup. Ct.); Source Perrier (Societe Anonyme) v. Fira-Less Marketing Co. Ltd. (1983) 0
C.P.R. (2d) 61 (F.C.T.D.).
23 Clairol, supra note 22 at 53, Depreciation of that value [the value of goodwill]
occurs whether it arises through reduction of the esteem in which the mark itself is held or
282
indeed, these factors have been present in other s. 22 cases.24 It is impor-

tant to note, however, that Thurlow J. did not base his decision on either
tarnishment or blurring. Instead, he found that the defendants deliberately
intended to benefit from the use of the plaintiffs trade marks in promoting
the sale of their products, and to the extent they were successful, it is likely
they would have depreciated the value of the plaintiffs goodwill.25
In Clairol, Thurlow J. was concerned about impeding honest comparative
advertising and therefore he expressed the view that unless limitations were
placed on the interpretation of s. 22, its language was capable of enjoining
many uses of registered trade marks, including legitimate comparisons or
criticisms, which could not have been intended.26 He sought to limit the
scope of s. 22 in two ways:
1) By requiring the plaintiff to prove that the defendant had used the
plaintiffs registered trade mark according to the definition of use found
in s. 4,2 and
2) By limiting the activity that constitutes depreciation of goodwill of
a trade mark.
Use, in relation to a trade mark, is defined in s. 2 of the Act as mean-
ing any use that by s. 4 is deemed to be a use in association with wares or
services. S. 4(1) of the Act provides that a trade mark is used in association
with wares if the trade mark is marked on the wares themselves, on their
packaging, or any other manner sufficient to associate the trade mark with
the wares at the time of the transfer of the property in or possession of the
wares. Trade-mark is defined in s. 2 as a mark that is used by a person for
the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manu-
factured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured,
sold, leased, hired or performed by others.28 Importing these definitions
into s. 22, the Thurlow J. found the defendants use of the colour compari-
son charts on the packaging was a violation of s.22, but not the same charts
used in brochures because they were inside the packaging and thus were not
visible to the consumer at the point-of-sale, i.e. the trade marks appearing
in the brochures were not used by the defendants within the meaning of
s. 4 (1) of the Act.
through the direct persuasion and enticing of customers who could otherwise be expected
to buy goods bearing the trade mark.
24 Interlego AG, supra note 22 at 486-489; Visa International, supra note 22 at 90.
25 Clairol, supra, note 22 at p. 201, and see also LOreal, Note 43 below.
26 Clairol, supra, note 22 at p. 196.
2 4.(1) A trade mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of
the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is
marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in
any other manner so associated that notice of the association is then given to the person to
whom the property or possession is transferred.
(2) A trade mark is deemed to be used in association with services if it is used or displa-
yed in the performance or advertising of those services.
28 See definition of trade-mark in s. 2 of the Act.
283
There are two main flaws in Thurlow J.s analysis. The first is that the
word use in s. 22 does not require resort to s. 4 (1). For example, s. 20
which deals with infringement of a registered mark, provides that no regis-
tration of a trade mark prevents a person from making any bona fide use,
other than as a trade mark, of the geographical name of his place of busi-
ness, or of any accurate description of the character or quality of his wares or
services in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating
the value of the goodwill attaching to the trade-mark. Thus, s. 20 provides
that there can be infringement even if a trade mark is not used as such, if in
the result the usage is such as to depreciate the value of the trade mark. If
ss. 20 and 22 are read together, the logical interpretation is that s. 22 does
not require use of the accused trade mark within the meaning of s. 4 in
order for liability to attach.
Second, in Clairol, the defendants were not using the plaintiffs registered
trade marks for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares
made by them from wares made by others, so even according to Thurlow J.s
own interpretation of s. 22, the defendants in Clairol should not have been
liable on this ground. As will be seen, this somewhat forced rationale in
Clairol has led to contradictory caselaw, and Veuve Clicquot unfortunately has
not clarified the situation, as will be explained below. It is submitted that the
fundamental issue is not whether the plaintiffs mark has been used within
the meaning of s. 4 for s.22 to be engaged, it is whether such use amounts to
unfair taking of a free ride on the plaintiffs goodwill. It is on this basis that
Thurlow J. should have distinguished honest comparative advertising.
With respect to the second element, Thurlow J. concluded that the de-
fendants colour comparison chart assisted customers in choosing REVLON
hair colour preparations instead of MISS CLAIROL hair colour preparations,
and therefore tended to depreciate the value of goodwill in the plaintiffs
marks by taking custom away from the plaintiffs, thereby depreciating the
value of the goodwill symbolized by the registered marks. As indicated above,
there is nothing in the judgment to indicate that this kind of use would be
likely to tarnish or disparage the plaintiffs trade marks.
In drawing a distinction between use of a trade mark on packages and
use in advertising, the Court in Clairol ignored the situation with regard to
marks registered for services. S. 4(2) of the Act provides that a trade mark is
used in association with services if it is used or displayed in the performance
or the advertisement of those services. According to this definition of use,
the first element required to prove a claim under s. 22, according to Thur-
low J.s reasoning, is satisfied by the reproduction of the plaintiffs service
mark in any advertisement, including non-point-of-sale advertisements.
In Eye Masters Ltd. v. Ross King Holdings Ltd.,29 Reed J. applied what she
saw as the rationale of Clairol to a case involving comparative advertising
where the registered mark covered services, and issued an injunction be-
cause the defendants comparison use in advertising was a use defined
by s. 4 (2) of the Act. Although she found it somewhat bizarre that s. 22
29 (1992), 44 C.P.R. (3d) 459 (F.C.T.D.)
284
could restrain non-point-of-sale advertising in relation to service marks but

not non-point-of-sale advertising in relation to wares, she felt she could not
deviate from what she saw as Thurlow J.s interpretation of s. 22 in Clairol.
Eye Masters has been distinguished in other cases. In Future Shop Ltd. v.
A. & B. Sound Ltd.30 the court held that a comparison price chart, which
displayed the plaintiffs registered service mark THE FUTURE SHOP, did not
constitute a depreciation of goodwill. The court distinguished Clairol (and
similar cases), by reasoning that the defendant had used the plaintiffs trade
marks to capitalize on the similarities of its products to those of Clairol and
appropriate part of the Clairol goodwill in so doing. The court concluded
that a comparison chart, which stresses differences between the advertisers
product and that of the competition, does not attach itself to the competi-
tors goodwill in the same manner. Assuming the comparison is honest, that
must be right.
Also, in Cie Gnral des tablissements Michelin-Michelin & Cie v. C.A.W.
Canada et al.,31 the Court disagreed with the interpretation of the applicabil-
ity of s. 22 in service marks cases given by Reed J. in Eye Masters, and distin-
guished between commercial speech, which is actionable under s. 22, and
other forms of speech, such as satire or criticism, which is not actionable
under s. 22.32
Logically, s. 22 should be interpreted so that there is no difference in its
applicability as between trade marks registered for wares, and trade marks
registered for services. It is only when the defendant has depreciated the value
of the goodwill through blurring, tarnishment or by unfairly taking a free ride
on the plaintiffs goodwill (as was the case in Clairol), that s. 22 is engaged.
Although Clairol is important chiefly because it is the first case in which
an injunction was issued under s. 22, it is also important because an injunc-
tion was issued despite the fact that there was no proof of confusion, no
proof of blurring, and no proof of tarnishment.33 Other cases followed in
30 (1994), 55 C.P.R. (3d) 182 (B.C. Supreme Court).

31 (1996), 1 C.P.R. (3d) 348 (F.C.T.D.)
32 In that case, the plaintiff, a manufacturer of tires for automobiles, sought to enjoin the
defendants reproduction of its famous BIBENDUM trade marks on leaflets and brochures
distributed by the defendant, a trade union, to 3000 employees as part of a certification
drive. The BIBENDUM character was shown stepping on the plaintiffs employees. Although
the court concluded that the defendants had not used the plaintiffs trade marks within
the meaning of s. 4 such that the first element under s. 22 had not been met, it went on to
consider whether the goodwill attaching to the trade marks had been depreciated by their
reproduction on the leaflets. The court concluded that although the leaflets and posters
might diminish the plaintiffs reputation as an employer, it was not satisfied that the plaintiff
had proven that they would have a deleterious affect on the plaintiffs reputation in the mar-
ketplace as a manufacturer of tires.
33 Clairol, supra, note 22, 55 C.P.R. 16 at pp 199-200. Contrary to Binnie J.s statement in
Veuve Clicquot (supra, note 15, para. 66) that Thurlow J. considered the defendants conduct
in Clairol to have created a negative association for the mark i.e. tarnishment, Thurlow J.
relied instead on the fact that the use of the colour comparison charts was done for the
express purpose of taking away custom enjoyed by competitors, which, it is submitted, has
nothing to do with tarnishment (Clairol, supra, note 22 at p. 202).
285
which tarnishment was a deciding factor. In Source Perrier (Societe Anonyme)

v. Fira-Less Marketing Co. Ltd.,34 the plaintiff sought injunctive relief against
the defendant who sold ordinary tap water in green bottles bearing the
words Pierre Eh!, in order to lampoon former Prime Minister Pierre Elliot
Trudeau. Mr. Justice Dub granted the injunction, in part on the basis that
the defendants Pierre Eh! mark depreciated the value of the well-known
PERRIER mark. In his interpretation of s. 22, Dub J. suggested that there
was a normative similarity between s. 22 and U.S. anti-dilution jurisprudence
in that both were concerned with protecting well-known marks from being
tarnished.35
Unlike the situation in the U.S., in Canada to date there has not been
any successful s. 22 cases based only on blurring. For example, in Viewpoint
International, Inc. v. On Par Enterprises Inc.,36 the plaintiff who owned the
trade mark TOMMY BAHAMA used in association with clothing, sought an in-
terlocutory injunction against the defendants use of the trade mark TOMMY
BAHAMAS GRILL used in association with the operation of a bar/restaurant.
In dismissing the plaintiffs motion, Lemieux J. suggested that an injunction
was not granted pursuant to s. 22 because there was no evidence that the
plaintiffs reputation had been tarnished by the defendants use of TOMMY
BAHAMAS GRILL:
While it is true Viewpoint [the plaintiff] no longer has exclusivity in the mark,
there is no evidence of a detrimental impact by this loss of control of its brand mean-
ing Viewpoint filed several affidavits from individuals who deposed to knowing
the TOMMY BAHAMA mark and drew linkages between the mark and On Pars [the
defendants] operation. I found it interesting as to what the deponents did not
say They did not say they were betrayed by On Pars operations and their trust in
Viewpoint had been breached. They did not say the TOMMY BAHAMA mark had been
diminished by seeing the TOMMY BAHAMAS GRILL signage in Victoria. [There-
fore,] I do not see in the evidence any weakening of the reputation of the TOMMY
BAHAMA mark.3
It is important to realize that proof of the uniqueness of the mark is not
sufficient: it must be demonstrated by evidence that the public associates the
respective marks and that harm to the trade mark is likely.
Referring now to Veuve Clicquot, although s. 22 was pleaded in Veuve Clic-
quot, breach of s. 22 was not included in the appellants appeal brief to the
Supreme Court. Indeed, it is likely that the Supreme Court would not even
have dealt with s. 22 had it not been for an intervention on behalf of the
International Trademark Association (INTA).
34 Source Perrier, supra note 22.

35 Ibid. at 65-66. See, however, Cie Gnral des tablissements Michelin-Michelin & Cie v.
C.A.W.-Canada (199), supra, note 31, where the Court appears to have required the use of
the plaintiffs mark as registered as a basis for relief under s. 22.
36 Viewpoint International, Inc. v. On Par Enterprises Inc., 2001 FCT 629, [2001] 4 F.C. 113.
3 Ibid. at 13. More generally, Lemieux J. refused to grant the interlocutory injunction
on the basis that plaintiff had not clearly demonstrated that it was likely to be irreparably
harmed in a manner that was not compensable in damages.
286
Prior to Veuve Clicquot, it was not exactly clear38 (1) whether the defen-
dants mark must be identical to the plaintiffs registered mark, and (2)
whether the plaintiff must show that consumers are likely to associate the
defendants mark with the plaintiffs registered mark.
As to the first issue, in the INTAs amicus brief in Veuve Clicquot, it was
argued that the respective marks do not need to be identical, and that the
defendants use of a distinctive element of the plaintiffs mark is sufficient.
According to this argument, the use of CLIQUOT would be considered to be
a use of the plaintiffs registered mark VEUVE CLICQUOT for the purposes of
s. 22. The Supreme Court agreed that the respective marks do not have to
be identical provided that the public associates the two.39
With respect to the second issue, whether an association in the minds of
consumers between the respective marks has to be proved, the INTA amicus
brief argued that both the trial judge and the Court of Appeal in Veuve Clic-
quot were wrong in finding that in order for s. 22 to be infringed, consumers
had to make a connection between the registered mark of the plaintiff, and
the mark used by the defendant. According to the INTA argument, it would
be sufficient to show that the use of the CLIQUOT mark by the respondents
was likely to whittle away or dilute the distinctiveness of the VEUVE CLIQUOT
mark and thereby depreciate the value of the goodwill attached to it. The
likelihood of dilution arises from the similarity or identity of the junior mark
to the famous and distinctive mark.40
This view was rejected firmly by the Supreme Court, which laid down a
four part test as follows.
First, a claimant must prove that the defendant has used the registered
mark in connection with wares or services. The Court appears to have im-
ported s. 4 into s. 22 as did Thurlow J. in Clairol, even though that was unnec-
essary to the issue in Veuve Clicquot. As indicated above, it is submitted that
s. 22 applies to any use irrespective whether it is use within the meaning
of s. 4 of the Act, or use for the purpose of distinguishing the defendants
wares or services from those of others, if such use is unfair and has the result
of depreciating the value of the plaintiffs goodwill.
It should not be a defense to an action under s. 22 that the defendant
has not used the plaintiffs registered trade mark as a trade mark, as would
be the case, for example, if the defendant uses the registered mark generi-
cally, or in advertising unfairly denigrates the plaintiffs registered mark. S.
22 should be engaged in cases like Clairol where the defendant deliberately
and unfairly relied on the magnetism of the plaintiffs registered mark in
order to boost the sale of his wares, or uses the registered mark generically,
or tarnishes the registered mark irrespective whether the use is as defined
in s. 4.
According to this approach, use of a mark in honest comparative ad-
vertising is not a violation of s. 22 regardless of the effect of such advertising
38 Source Perrier, supra note 22; Cie Gnral, supra note 31.
39 Veuve Clicquot, supra note 15, para. 48.
40 Ibid. 15 (INTA amicus brief at para. 58).
28
on the goodwill associated with the registered mark. Thus, even if s. 4 liter-
ally describes the nature of the defendants use (e.g. use on packaging as
in Clairol ), it should not constitute actionable use unless the use has an
element of dishonesty or unfairness.
The second requirement set out in Veuve Clicquot is that the registered
mark must have significant goodwill attached to it. This does not necessarily
mean that the trade must be shown to have become famous or well-known,
but it would be the unusual case where the plaintiffs mark was not famous
or well-known, given the next two factors.
Third, the defendant must have used the trade mark in such a manner
as to have affected such goodwill (linkage).
Fourth, such use by the defendant is likely to depreciate the value of the
goodwill (damage).41
Although likelihood of confusion need not be proved under s. 22, the
plaintiff does have to show that the defendants use of a similar mark must
evoke in the relevant universe of consumers, a mental association of the two
marks that is likely to depreciate the value of the goodwill attaching to the
plaintiffs mark. Without such linkage, connection, or mental association in
the consumers mind, there can be no depreciation of the goodwill symbol-
ized by the registered mark.
The Supreme Court rejected the appellants appeal because the appel-
lant had failed to prove the existence of such linkage, connection or associa-
tion. Doing so requires evidence, of which there was insufficient to prove the
necessary connection. It followed that that the use of the mark CLIQUOT by
the defendant was unlikely to depreciate the value of the goodwill associated
with the mark VEUVE CLICQUOT.
As stated above, s. 22 does not require that the registered trade mark be
famous or unique, which is why proof of an association and damage or a likeli-
hood of damage is necessary. It should also be recognized that in Veuve Clicquot,
the equities did not favour the owner of the famous mark, which might have
been the case, for example, if the identical trade mark VEUVE CLICQUOT had
been adopted by the defendant. In such a case, the Court might have been
more inclined to have accepted the INTAs position, or at least held that in the
case of a mark that is both famous and unique, a relatively small amount of
evidence of association would have been sufficient to shift the burden of proof.
Given the uniqueness of the trade mark VEUVE CLICQUOT, the plaintiff might
well have succeeded in proving likelihood of depreciation through blurring
if the requisite association could have been proved. It would likely have been
easier still for the plaintiff to have succeeded in an infringement action under
s. 20, if the requisite association could have been proved.
41 Depreciation of the value of goodwill (or likelihood of such depreciation) cannot be
inferred from evidence that the public will associate the respective marks; evidence is needed
to prove such depreciation. See Tommy Hilfiger Licensing Inc. et al. v. Produits de Qualit I.M.D.
Inc., 2005 FC 10, 3 C.P.R. (4th) 1; BMW Canada Inc. v. Nissan Canada Inc., 200 FCA 255, 60
C.P.R. (4th) 181; Salam Toronto Publications v. Salam Toronto Inc., 2009 FC 24; Remo Imports Ltd.
v. Jaguar Cars Ltd., 200 FCA 258, 60 C.P.R. (4th) 130.
288
In 200, the Veuve Clicquot test was applied by the Federal Court of Ap-
peal in Remo Imports Ltd. v. Jaguar Cars Ltd.42 One of the longest-running and
most vigorously argued trade mark disputes in Canadian history, the case
took 14 years to come to trial, involved the production of over 6000 exhibits
at trial, and resulted in a trial court decision over 140 pages long.
Remo had registered JAGUAR for tote bags and baggage in 1981. In 1984,
Remo extended their registration to cover handbags and school bags. The
defendant Jaguar Cars did not oppose either of Remos applications. Jag-
uar Cars had a 1945 registration in Canada for JAGUAR in association with
automobiles. The Federal Court found that Jaguar Cars JAGUAR mark had
become well-known in association with automobiles by 1980 when Remo first
adopted JAGUAR for its tote bags and school bags.
In 198, Jaguar Cars applied to register JAGUAR for use in association with
various accessories, including small leather goods, such as wallets, key cases,
credit card holders etc., and a registration for these additional goods was
issued in January 1991. In June 1991, Remo sued Jaguar Cars for infringe-
ment, based on their prior use and registration of JAGUAR, and in view of
Jaguar Cars launch of JAGUAR leather goods. Jaguar Cars counterclaimed
for an injunction against Remo based on trade mark infringement, deprecia-
tion of goodwill, and passing off and asked for an order expunging Remos
registration for JAGUAR.
The trial judge found that the Jaguar Cars JAGUAR mark was famous
at all relevant times, and in particular in 1980 when Remo adopted the
JAGUAR mark. The trial judge also found a likelihood of confusion between
the respective marks: this was not hard to do, considering that both parties
had alleged that the others use was confusing.
Importantly, the trial judge found that Jaguar Cars had intended to
expand into the sale of various collateral goods, including leather goods,
before Remo began using the JAGUAR mark in 1980. Jaguar Cars was able
to demonstrate that it was not unusual for car manufacturers to deal in
luggage and other leather goods. With this established, the connection
between automobiles and goods such as those sold by Remo was not mere-
ly speculative. The trial judge ultimately concluded that the bags sold by
Remo were a natural extension for Jaguar Cars of its JAGUAR trade mark
and that Remo was guilty of infringement, passing off and depreciation of
the goodwill symbolized by the registered JAGUAR mark. Remos registration
for JAGUAR was found to be invalid. The Court thus granted an injunction
against Remo together with an order for destruction or delivery up of the
infringing goods.
Although the Federal Court of Appeal disagreed in numerous respects
with the trial judges analysis, it affirmed the finding of infringement, but
overturned the finding that Remo had also violated s. 22. In accordance
with the four-point test of Veuve Clicquot, the Court found that there must be
a link, connection or mental association in consumers minds between the
two marks. This linkage cannot be assumed, but proved, and in addition it
42 Remo Imports, supra note 41.
289
must be proved that there is a likelihood of damage. In order to be success-

ful, Jaguar Cars thus was required to have established such a mental associa-
tion in consumers minds between Remos display of its JAGUAR trade mark
and the famous JAGUAR motor-car marks, and that such display likely would
damage Jaguar Cars trade mark JAGUAR. On the evidence, Jaguar Cars had
failed to prove its case in relation to its s. 22 claim.
Although Jaguar Cars did not succeed in relation to s. 22, it is at least
now clear that in a proper case, s. 22 does provide relief against conduct that
depreciates the value of the goodwill symbolized by a registered trade mark
through either blurring or tarnishment, even in circumstances where there
is no actionable confusion.
In many cases, where the plaintiffs registered mark is famous or well-
known and unique or virtually unique, and there is proof that consumers
associate the respective trade marks, the plaintiff often will be in a good
position to prove likelihood of confusion and therefore infringement of
the registered trade mark. This is why there has been a tendency to think
that s. 22 primarily deals with tarnishment, because in the case of tarnish-
ment, proving likelihood of confusion often is more problematic than is the
case with blurring. Conversely, unless the trade mark is unique or relatively
unique, it is likely easier to prove likelihood of confusion than it would be
to prove likelihood of depreciation through blurring. For example, many
trade marks are considered to be famous even though they are not unique,
e.g. DELTA for airline services and DELTA for plumbing fixtures, and thus it
would be easier to prove that an accused mark is confusing if the requisite
association can be proved, than it would be to prove depreciation of good-
will through blurring.
As indicated above, the test laid down by the Supreme Court in Veuve
Clicquot requires that the defendant must use the accused mark in connec-
tion with wares or services. This particular finding was unnecessary to the
Supreme Courts decision in Veuve Clicquot, and is regrettable because it
continues the flawed reasoning in Clairol. Many other unfair acts could occur
that would be likely to depreciate the value of a registered trade mark, even
though the defendant does not use the accused trade mark in association
with wares or services within the meaning of s.4 of the Act. For example, if a
person uses the registered trade mark THERMOS in a generic manner, e.g.
in advertising or editorial copy such as Use a thermos bottle to keep your
coffee hot, that would surely depreciate the value of the registered trade
mark THERMOS even though it is not a use, strictly speaking, in relation to
wares or services.
In addition, it is at least arguable that the plaintiffs in Clairol would have
been entitled to an injunction if the Court had based its decision on a find-
ing that the defendants motive was to take a free ride on the plaintiffs
goodwill and that by their activities, they succeeded in depreciating the
plaintiffs goodwill. That occurred in Europe in LOral SA et al v. Bellure NV
et al,43 a case involving the use of the plaintiffs registered trade marks for
43 European Court of Justice, C-48/0.
290
promoting the sale of replica perfumes said to resemble the scents of the
plaintiffs perfumes. In LOral, the European Court of Justice confirmed
that, under Article 5(2) of the Trade Mark Directive, taking unfair advan-
tage covers cases where a third party attempts, through use of a sign similar
to a mark with a reputation, to ride on the coat-tails of that mark in order
to benefit from its power of attraction, its reputation and its prestige, and
to exploit, without paying any financial compensation and without being
required to make efforts of its own in that regard, the marketing effort ex-
pended by the proprietor of that mark in order to create and maintain the
image of that mark.
To be sure, there is no bright line test for distinguishing between what
is fair and what is unfair but it does seem right that certain kinds of unfair
trading practices ought to be subjected to judicial scrutiny, and not allowed
to escape as a result of a technical interpretation of s. 22. Perhaps thats what
Binnie J. had in mind in Veuve Clicquot when he observed Our Act is dif-
ferently worded [than the U.S. Anti Dilution Act] and I do not suggest that
the concept of depreciation in s. 22 is necessarily limited to the notions of
blurring and tarnishment. Canadian courts have not yet had an opportunity
to explore its limits.44
That point aside, Veuve Clicquot has done much to clarify dilution law in
Canada, and it will be interesting to see how the caselaw evolves on this most
challenging subject.
44 Veuve Clicquot, supra, note 15, para. 6.
291
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN:
EL CASO COLOMBIANO
Jorge Chvarro Aristizbal *
Con mucha emocin rindo homenaje a don Arturo Alessandri Besa, ilustre pro-
fesional del derecho, jurista chileno quien gracias a su ardua labor intelectual,
profesional y humana traspas fronteras. Agradezco la generosa invitacin
para participar en este libro y expreso el honor que representa para m poder
compartir con los lectores algunas ideas sobre uno de los aspectos de la propie-
dad intelectual, las denominaciones de origen, enmarcadas en el mbito de
Colombia, mi pas. Al vincular el nombre Arturo Alessandri Besa con el tema
de las denominaciones de origen no puedo evitar pensar en mi maestro y gua,
don Germn Cavelier, quien fuera un gran amigo de don Arturo y apasionado
por las denominaciones de origen.
Para un nmero importante de juristas dedicados a la propiedad intelectual, el

concepto de denominacin de origen es seguramente un tema bien conocido,
pero no lo es para todos. El concepto de la denominacin de origen Caf de
Colombia puede ser conocido para algunos, pero la mayora de juristas, creo,
slo le atribuyen a la expresin Caf de Colombia el carcter de aquel pro-
ducto que viaja por el mundo entero, gracias a su calidad y a los incansables
periplos del personaje llamado Juan Valdez, siempre acompaado de su mula
Conchita. Pero el Caf de Colombia es mucho ms que eso; es la buena fama,
la reputacin y el reconocimiento de un producto que a lo largo de muchos
aos ha adquirido una notoriedad tal, que lo ha hecho merecedor del gran t-
tulo: Indicacin Geogrfica Protegida, Denominacin de Origen Protegida.
Como estoy seguro de que an entre la comunidad de juristas dedicados
a la propiedad intelectual, analizar estos conceptos puede resultar enrique-
cedor, en este artculo voy a hacer unas reflexiones sobre la manera como
esta institucin jurdica fue poco a poco implantndose en Colombia.
1. Si bien el primer asomo de proteccin de la propiedad industrial

en Colombia se dio en el ao 1823,1 fue slo con ocasin de la entrada en
vigencia de tratados internacionales, como el de 1901 con la Repblica Fran-
cesa y el de 1909 con la Confederacin Suiza, que se mencion por primera
y segunda vez a las indicaciones geogrficas.
La Convencin Franco-Colombiana2 consagra, en su artculo primero, la
reciprocidad en la proteccin para los ciudadanos de los dos pases, entre
* Abogado. universidad Externado de Colombia. universit La Sorbonne, Paris II, Ins-

titut des hautes tudes Internationales. ha sido Profesor de Derecho Internacional Privado,
de Derecho Privado Comparado y de Propiedad Industrial en varias universidades. Socio de
la firma Cavelier Abogados, Colombia.
1 Ley del 31 de julio de 1823 que fij las reglas que deben observarse para la concesin
de toda clase de privilegios exclusivos. Codificacin Nacional, t. I, N de Orden 123, p. 244.

2 Convencin Franco-Colombiana relacionada con la Propiedad Industrial, 1901, firma-
da el 5 de julio de 1904.
295
hOMENAJE A ARTuRO ALESSANDRI BESA ESTuDIOS DE DEREChO Y PROPIEDAD INTELECTuAL
otros aspectos, en lo relacionado con el nombre de lugares y las indicaciones

de procedencia.
A su vez el artculo quinto dispone que el hecho de colocar o de hacer
colocar sobre un producto una falsa indicacin de procedencia, en el cual
uno de las Estados Contratantes o un lugar situado en ellos, fuera directa o
indirectamente indicado como pas o como lugar de origen, ser sancionado
de acuerdo con la legislacin de cada pas.
Se dispone adems, tambin en el artculo quinto, que si una de las
legislaciones no hubiera previsto ese hecho, el mismo sera sometido a la
aplicacin de las disposiciones que hubiera contra la falsificacin marcaria.
Aqu se hace tcitamente referencia a Colombia por supuesto, ya que en
Francia era un concepto bastante desarrollado para aquel momento. Como
se puede observar, esta convencin fue influenciada directamente por Fran-
cia. Colombia la adopt como cuando se celebra un contrato de adhesin.
Por ltimo aparece la observancia de los derechos, cuando en el artculo
sexto se establece que son partes interesadas para iniciar acciones por una
falsa indicacin de lugar de procedencia, todos aquellos fabricantes, pro-
ductores o comerciantes dedicados a alguna parte del proceso productivo y
establecidos en la ciudad, localidad, regin o pas falsamente indicado.
El tratado de Amistad y Comercio Colombo-Suizo3 a su vez, estableci
que las dos partes contratantes se conceden recprocamente los mismos
derechos y ventajas adquiridos o que se adquirirn en el futuro, bajo la
clusula de la nacin ms favorecida, entre otros, los temas relacionados
con los nombres del lugar de origen o indicaciones de procedencia de los
productos.
2. unos aos despus, en 1914, apareci por primera vez una alusin
local a las indicaciones geogrficas. En efecto, todo empez cuando entr a
regir la Ley N 110 de 1914,4 que en el ltimo inciso del artculo 4 estable-
ce, en forma tmida, que los nombres geogrficos, cuando constituyen parte
esencial de la marca, slo pueden usarse para indicar la procedencia de un
artculo o de un producto.
Esto nos muestra que se reconoca la existencia del concepto, pero an
no se vea siquiera la posibilidad de un rgimen estructurado de proteccin,
ni de un registro. No obstante, s se estableci sancin pecuniaria y de priva-
cin de la libertad, a quienes en sus artculos usaran marcas que contuvieran
falsas indicaciones de origen y procedencia.5 Adems, sancin pecuniaria y
de prdida de la libertad, ambas menores que en el caso anterior, a los que
usaran en sus artculos expresiones que pudieran inducir al pblico a error
concerniente al origen y procedencia.6
3 Firmado en Pars el 14 de marzo de 1908, aprobado por la Ley N 15 del ao 1908.
Intercambio de Ratificaciones hecho en Pars el 24 de junio de 1909.

4 Ley N 110 del 10 de diciembre de 1914 sobre Proteccin de la Propiedad Industrial,
publicada en el Diario Oficial N 15.36 el 14 de diciembre de 1914.

5 Artculo 29 numeral 6, Ley N 110 de 1914.
6 Artculo 30 numeral 1, Ley N 110 de 1914.
296
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN: EL CASO COLOMBIANO
Con el paso de los aos se le separa a este concepto del de marca y se le

da ya su entidad propia, estableciendo que los nombres geogrficos slo se
podrn utilizar legtimamente para indicar la procedencia del artculo, pero
no como parte de la marca.
3. Con marcada influencia, ahora del Common Law, Colombia suscribe

luego la Convencin Interamericana de Washington de 1929. hago refe-
rencia a la influencia de aquel sistema jurdico que impera en los Estados
unidos de Amrica (pas tambin miembro de dicha Convencin), pues
es evidente que en dicho sistema se conceden ms derechos al uso de los
signos distintivos, que al registro de los mismos, a diferencia del nuestro
(pases latinoamericanos8 de influencia romanista), que dan ms derechos
al registro que al uso. Sin embargo, vale la pena resaltar esta curiosidad, ya
que los conceptos de indicaciones geogrficas, en general, que si bien tienen
su origen en pases de derecho romano y no en los pases de Common Law,
se hayan proyectado hacia Amrica Latina mediante esta convencin, con
influencia norteamericana.
Es as como se puede agradecer que esta Convencin haya establecido
que los Estados Contratantes se obligan a otorgar, a los nacionales de los
dems Estados Contratantes, los mismos derechos y acciones que las leyes
respectivas conceden a sus nacionales o extranjeros domiciliados con esta-
blecimiento fabril o comercial, con relacin, entre otros, a las falsas indica-
ciones de origen o procedencia geogrfica.
4. Pasa el tiempo y sigue subiendo de categora jurdica el concepto de

las indicaciones geogrficas, cuando ste es incorporado por el legislador en
el Cdigo de Comercio colombiano9 de 191, establecindose definiciones
al respecto, como lo veremos a continuacin:
Indicacin de Procedencia: la expresin o el signo que se utiliza para
sealar que un producto o servicio proviene de un pas, o de un grupo de
pases, de una regin o de un lugar determinado.
Denominacin de Origen: el nombre de un pas, de una regin o de
una localidad, que sirve para designar un producto original de ellos y cuya
calidad o caractersticas se deben exclusiva o principalmente al medio geo-
grfico, incluidos los factores naturales y humanos.
Adems de las anteriores definiciones, este Cdigo autoriza el empleo,
como marcas, de los nombres geogrficos, y establece que si este evento se
da, el dueo de la marca est obligado a indicar al pie de ella, el lugar en
donde se fabrica el producto.
Convencin General Interamericana sobre Proteccin Marcaria y Comercial, firmado
en Washington el 20 de febrero de 1929. Decreto aprobado por la ley 59 de 1936, cuya rati-
ficacin se deposit el 22 de julio de 1936.
8 Son tambin miembros de la Convencin de Washington de 1929: Colombia, Cuba,
Repblica Dominicana, Guatemala, hait, Nicaragua, Panam, Paraguay y Per.

9 Cdigo de Comercio, Decreto Ley 410 del 2 de marzo de 191 (entr en vigor el 1
de enero de 192)(captulo II, secciones I y II).
29
Va ms lejos el Cdigo de Comercio citado, puesto que prohbe que se

registren como marcas, las expresiones que consistan exclusivamente en
un signo que pueda servir en la industria o en el comercio para designar el
lugar de su origen, o los que puedan engaar a los medios comerciales o al
pblico sobre la procedencia de los productos o servicios de que se trate.
Ntese que las disposiciones de este Cdigo amplan el concepto de
indicacin geogrfica fuera de la nocin de producto, a la de servicios, lo
cual no ocurre en las normas vigentes en la actualidad, que lo circunscribe
nicamente a la nocin de productos.
5. Ahora vale la pena citar una normatividad especial, que si bien se

aparta del mbito especfico de la propiedad industrial, se va incrustando
en esta materia, pues s tiene, en varios aspectos, elementos de confluencia.
Me refiero a la legislacin sanitaria. Si bien la legislacin sanitaria busca
primordialmente controlar y vigilar la seguridad, y en algunos casos la efi-
cacia de ciertos productos de consumo, existe normatividad sanitaria que
regula aspectos relacionados con denominaciones de origen con respecto a
alimentos y bebidas alcohlicas.
Doy pues la bienvenida a la primera norma sanitaria aplicable en materia
de bebidas alcohlicas (Decreto 3.192 de 1983)10 que incluye disposiciones
relativas a denominaciones de origen. Esta norma indica que Las denomina-
ciones de bebidas alcohlicas que se determinen por su lugar de origen pueden ser utili-
zados para los productos originarios de dicha regin. La norma incluso contiene
una definicin para dos denominaciones de origen especficas, Champagne
y Tequila, y establece para el registro de stas ciertos requisitos adicionales,
como la documentacin tcnica enviada directamente del fabricante para
poder establecer su verdadero origen. La norma incluso establece una pro-
hibicin que se puede aplicar al uso indebido de denominaciones de origen
con respecto a frases, palabras, signos o emblemas y representaciones grficas que
pueda producir confusin, engao o duda al consumidor sobre la verdadera natura-
leza, origen, composicin o calidad del producto.
6. En materia de alimentos con respecto a legislacin sanitaria, la Reso-

lucin 2.310/198611 define las caractersticas que deben cumplir los produc-
tos derivados lcteos para poder ser comercializados como tal. Con respecto
al queso, adems de definir, entre otros, los ingredientes y aditivos que
pueden usarse en la elaboracin de este producto, se establece un requisito
con respecto al nombre que puede utilizarse para determinados quesos,
10 Decreto 3.192 de 1983 de noviembre 21 de 1983, publicado en el Diario Oficial 3.688
del 30 de noviembre de 1983 y modificado con el Decreto 61 de 1993 de abril 23, publicado
en Diario Oficial N 40.843 del 23 de abril de 1993.
11 Resolucin N 2.310 de 1986, de febrero 24 de 1986, modificado por: Resolucin 1804
de 1989, 13 de febrero, Ministerio de Salud, por la cual se modifica la Resolucin 2.310 de

1986, Lcteos; Resolucin 11.961 de 1989, 30 de agosto, Ministerio de Salud, modifica par-
cialmente la resolucin nmero 2.310 del 24 de febrero de 1986; Resolucin 2.826, agosto
16 de 1996, por la cual se hace una adicin al artculo 46 de la Resolucin N 2.310 del 24 de
febrero de 1986 y al artculo 3 de la Resolucin N 1.804 del 13 de febrero de 1989.
298
en cuanto a que ste debe identificarse de acuerdo con la variedad y clase

que corresponda y en caso de no cumplir con las normas individuales de
FAO/OMS para una variedad determinada, no podra denominarse con
el nombre de la variedad del pas de origen, sino que tendran que usarse
nombres de fantasa para identificarlos.
. De las normas sanitarias nacionales regresamos a las de propiedad

industrial, pero no como normas internacionales, sino supranacionales.
En efecto, con el nacimiento del Pacto Andino (Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Per y Venezuela) hoy Comunidad Andina de Naciones CAN (Bo-
livia, Colombia, Ecuador y Per) se moderniz el concepto de indicaciones
geogrficas y denominaciones de origen ya que las normas supranacionales
andinas s se encargaron de reglamentar, podramos decir, casi exhaustiva-
mente esta rama del derecho. Se empez con la Decisin 34412 en 1993, ya
que las anteriores Decisiones que se ocuparon de la propiedad industrial,
como por ejemplo la Decisin 8513 que slo se limit a decir que cuando la
marca constara de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geo-
grfico se deba indicar, al pie de ella y en forma visible y claramente legible,
el lugar de fabricacin del producto, y las Decisiones 31114 y 31315 que slo se
limitaron a establecer, en forma idntica, que no podran registrarse como
marcas los signos que reproducan o imitaban una denominacin de origen
protegida, o que consistieran en una indicacin geogrfica nacional o ex-
tranjera susceptible de inducir a error respecto a los productos o servicios a
los cuales se aplicara, o que en su empleo hubiera podido inducir al pblico
a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o caractersticas de
los bienes para los cuales se usaban las marcas. Esta identidad se mantiene
no solamente en dichas dos decisiones andinas, sino que igualmente es re-
tomada, tambin en forma idntica, por las Decisiones 344 y 486.
Adems de recoger los conceptos ya ganados, la Decisin 344 de la Co-
munidad Andina de Naciones dispuso, como primera medida, que dentro
del campo de las denominaciones de origen se encuentran los productos
naturales, los agrcolas, los artesanales y los industriales, y que la utilizacin
de dichos productos queda reservada exclusivamente para los productores,
fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de produccin o de
12 Decisin 344 de la Comunidad Andina de Naciones. Rgimen Comn sobre Propie-
dad Industrial. Sexagsimo Perodo Ordinario de Sesiones de la Comisin 20-21 de octubre

de 1993, Santaf de Bogot, Colombia. Estuvo en vigencia del 1 de enero de 1994 hasta el
30 de noviembre del 2000.
13 Decisin 85 de la Comunidad Andina de Naciones, aprobada en Colombia por el
Decreto 1.190 de 198, publicado en el Diario Oficial N 35.054, vigente del 13 de julio de
198.
14 Decisin 311 de la Comunidad Andina de Naciones, Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N 96, Lima, 12 de diciembre de 1991, vigente del 12 de diciembre de 1991 al 13

de febrero de 1992.
15 Decisin 313 de la Comunidad Andina de Naciones, Gaceta Oficial del acuerdo de
Cartagena, N 101, Lima, 14 de febrero de 1993, vigente del 14 de febrero de 1992 al 31 de

diciembre de 1993.
299
fabricacin en la localidad o regin del Pas Miembro designada o evocada

por dicha denominacin.
La Decisin 344 es la norma que por primera vez en Colombia hace re-
ferencia a la oficina nacional competente, al establecer que el derecho de
utilizacin exclusiva de las denominaciones de origen se inicia con la decla-
racin que al efecto emita la mencionada oficina; y que el uso de las mismas
por personas no autorizadas ser considerado un acto de competencia des-
leal objeto de sancin, incluyendo los casos en que vengan acompaadas de
indicaciones tales como gnero, tipo, imitacin y otras similares que creen
confusin en el consumidor.
Igualmente se reglamenta el proceso de solicitud de declaracin, in-
cluyendo requisitos que hay que cumplir, as como aquellos conceptos que
impiden su declaratoria de reconocimiento, como por ejemplo las contrarias
a las buenas costumbres, al orden pblico y aquellos que sean comunes o
genricas para distinguir el producto de que se trate, entendindose por ello
las consideradas como tales, tanto por los conocedores de la materia como
por el pblico en general.
una vez surtido con xito el proceso, sin objeciones de la administracin
nacional y sin oposiciones de terceros, la declaracin de concesin del de-
recho, la vigencia de la declaracin que confiere los derechos exclusivos de
utilizacin, queda determinada por la subsistencia de las condiciones que
la motivaron.
Con posterioridad a la declaracin de denominacin de origen, aparece
la autorizacin a quienes se dediquen a la extraccin, produccin o elabo-
racin, siempre y cuando dicha actividad se realice dentro del territorio
determinado en la declaracin, autorizacin que se puede conceder por
diez aos renovables por otros tantos y as sucesivamente.
8. Mucho ms de un siglo le tom a Colombia incorporar en su legis-

lacin nacional el Convenio de Pars de 188316 para la Proteccin de la
Propiedad Industrial, pues solo entr en vigencia en 1994. En su artculo
segundo1 incluye dentro del objeto de proteccin de la propiedad indus-
trial a las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen. En el
mbito de la propiedad intelectual, con la adopcin del Convenio de Pars,
Colombia entra ya en la poca de la globalizacin legislativa y desde este
punto de vista se vincula y se obliga con todos los dems pases miembros,
en el consorcio internacional ms amplio conocido.
16 Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de
1883. Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911;

en La haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de julio de 1934, en Lisboa el 31 de
octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 196 y enmendado el 2 de octubre de 199.
Aprobado por la Ley N 18 de diciembre de 1994, 344.
1 El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial tiene por objeto las
patentes de invencin, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, la marcas
de fbrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, as como la represin de la competencia desleal.
300
9. En 1995 se incorporaron en nuestra legislacin los ADPIC:18 Acuerdo

con el Comercio, incluido el comercio de mercancas falsificadas. Aqu se
nos vuelven a traer definiciones relacionadas con las indicaciones geogrfi-
cas y en la seccin 3 establece que las indicaciones geogrficas son las que
identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de
una regin o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, repu-
tacin, u otra caracterstica del producto sea imputable fundamentalmente
a su origen geogrfico.
Esta norma de la Organizacin Mundial del Comercio, conocida como
ADPIC, o TRIPS por su sigla en ingls, es un medio legal internacional para
que cada pas miembro pueda efectivamente impedir que se utilice una ex-
presin que indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de
una regin geogrfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que
induzca al pblico a error en cuanto al origen geogrfico del producto; as
como todo acto de competencia desleal.
Aqu encontramos dos de las herramientas ms efectivas en la lucha
contra la utilizacin indebida de las indicaciones geogrficas, que son la
posibilidad: a) de impedir el uso en la presentacin de un producto, de al-
guna expresin que indique o sugiera que dicho producto proviene de una
regin distinta del verdadero lugar de origen y, b) de impedir el registro (o
invalidarlo si est concedido) como marca de fabrica, de cualquier palabra
que contenga una falsa indicacin geogrfica. Es all uno de los grandes
aportes de esta norma que sale del seno de la Organizacin Mundial del
Comercio, pues prev que en cualquiera de estos dos eventos se activa esta
norma, siempre y cuando sea de naturaleza tal que induzca al pblico a
error en cuanto al verdadero lugar de origen.
Adems, los ADPIC crearon una categora de indicaciones geogrficas con
proteccin adicional, o de primera clase, que le correspondi a los vinos y a
los licores. Consiste en una herramienta an ms fuerte para estos productos
especficos. De esta manera, cuando el uso de los productos infractores y
solicitudes de marcas, que sean en ambos casos para identificar vinos y lico-
res, no se exige que se induzca al pblico al error en cuanto al verdadero
lugar de origen.
Si bien en Colombia no existen, hasta el momento, indicaciones geo-
grficas de origen local para estos productos, y por tanto para hacer valer
esta sper categora en el exterior la norma es para nosotros inocua, s
es muy efectiva para hacer valer, en Colombia, estos derechos previamente
reconocidos en el exterior a extranjeros.
En el momento en que estoy escribiendo estas lneas tengo conocimien-
to del Proyecto de la Mayora,19 que consiste en un documento, fruto de
las negociaciones en el mbito de la Ronda de Doha (OMC), que pretende
18 Acuerdo en el marco de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), suscrito en
Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, aprobado por la Ley N 10 de 1994 (diciem-
bre 15). Depositada la ratificacin el 31 de marzo de 1995.
19 <www.origin.gi.com>.
301
extender a todos los productos la Sper Categora que antes era slo para
los vinos y los licores. Bienvenido este proyecto, ya que nos genera la espe-
ranza de que pronto los dems productos, en donde podemos incluir a los
colombianos, sern tratados como iguales para estos efectos en el mercado
internacional.
El elemento reputacin, consagrado en los ADPIC, es tambin muy impor-
tante. Este trmino de reputacin es el que da pie para plantear la discusin
sobre si aquello que en las marcas es notoriedad, en las denominaciones de
origen es reputacin. Ser que en las denominaciones de origen se debe
hablar de notoriedad, de reputacin o de renombre? Lo cierto es que, en
principio, para que se reconozca la denominacin de origen se requiere la
existencia de la aceptacin, ms o menos generalizada, del signo con inde-
pendencia del significado del mismo. La nocin de notoriedad puede tener
un carcter territorial que va ms all de las fronteras del pas que genera la
denominacin de origen. Cuando esto se da, podramos decir entonces que
estamos frente a una denominacin de origen con reputacin o notoriedad?
En mi criterio, la inclusin de la reputacin en la definicin mencionada
abre la puerta para que se aplique el criterio de notoriedad a ciertas deno-
minaciones de origen, ya que esta misma Decisin prev que lo que se aplica
a las marcas, es igualmente aplicable a los dems signos distintivos en lo que
haya lugar. De esta forma nuestra ms famosa denominacin de origen, CAF
DE COLOMBIA, podra pasar, sin ninguna duda, a la categora de indicacin
geogrfica de renombre o de reputacin, pudiendo, desde dicho nivel, evitar
que se registren marcas para cualquier clase y en cualquier pas que respete
las denominaciones de origen, que tengan cierto grado de similitud con la
referida denominacin de origen.
Los ADPIC instauraron igualmente un principio de lucha contra todo
tipo de infraccin contra la propiedad intelectual, va procedimientos ju-
diciales civiles, para lograr la observancia de todos estos derechos. No obs-
tante, se establece una excepcin en cuanto a indicaciones geogrficas,
pues permite que en esta rama los pases miembros puedan, sin prejuicio
de los procedimientos judiciales civiles, prever tambin, adems, medidas
administrativas para lograr la observancia, medidas que estamos esperando
sean instituidas.
10. Por iniciativa de los Presidentes de Colombia, Mxico y Venezuela

se cre el Grupo de los Tres, conocido como G3,20 Tratado que empieza a
regir en 1995, relacionado con normas de libre comercio. Al interior de
ellas se reglament tambin el tema de la proteccin de las denominaciones
de origen e indicaciones geogrficas, estableciendo que esta proteccin se
har en los trminos de la legislacin de cada uno de los pases miembros,
20 Tratado de Libre Comercio entre la Repblica de Colombia, los Estados unidos Mexi-
canos y la Repblica de Venezuela (hoy Repblica Bolivariana de Venezuela), Cartagena, 13

de junio de 1994, aprobado por la Ley N 12 de 1994, vigente desde el 1 de enero de 1995,
segn el artculo 23-04, y aplicado provisionalmente en Colombia por decreto 2.900 de 1994
(diciembre 31).
302
que cada parte podr declarar la proteccin de denominaciones de origen

o, en su caso, de indicaciones geogrficas, a solicitud de las autoridades
competentes de la Parte donde la denominacin de origen o la indicacin
geogrfica est protegida, que las denominaciones de origen o las indicacio-
nes geogrficas protegidas en una Parte no sern consideradas comunes o
genricas para distinguir el bien, mientras subsista su proteccin en el pas
de origen, y por ltimo, que para su eficaz proteccin, en caso de infrac-
ciones, ordena que se establezcan los medios legales para que las personas
interesadas puedan impedir el uso por cualquier medio de una designacin
o presentacin del bien, que indique o sugiera que el bien de que se trate
proviene de un territorio, regin o localidad distinta del verdadero lugar
de origen, de modo que induzca al pblico a error en cuanto al origen geo-
grfico del producto.
11. Durante esta sucesin normativa relacionada con las indicaciones

geogrficas, encontramos que algunos juristas colombianos han hecho cier-
tos anlisis frente a la problemtica en general de esta materia. El primero
que encontramos es el comentario aparecido en 1995 por parte de los trata-
distas Manuel Pachn y Zoraida Snchez vila21 quienes afirmaron que La
Decisin 344 regula por primera vez las denominaciones de origen, y me refiero
a ellos ya que como ha quedado demostrado en el devenir histrico de la
legislacin colombiana, la denominacin de origen fue tratada por prime-
ra vez en el Cdigo de Comercio colombiano de 191. No podra estar de
acuerdo con ellos ya que la Decisin 344 de la Comisin del Acuerdo de
Cartagena (hoy Comunidad Andina de Naciones, CAN) entr en vigor el 21
de octubre de 1993, es decir veinte aos despus de que ya el Cdigo de
Comercio colombiano de 191 hubiera definido el concepto de Denomi-
nacin de Origen.
12. Volviendo al mbito de la Comunidad Andina de Naciones, CAN,

pero continuando con la secuencia histrica, se expide una nueva Deci-
sin, que es la que se encuentra actualmente vigente, la Decisin 48622 que
entr a regir el 1 de diciembre de 2000, que trae finalmente una completa
normatividad sobre la materia del derecho que nos ocupa, en el Ttulo XII,
dividido en dos ttulos, el de las Denominaciones de Origen y el de las
Indicaciones de Procedencia, establecindose nuevamente definiciones al
respecto, como los veremos a continuacin:
Denominacin de origen: la indicacin geogrfica constituida por
la denominacin de un pas, de una regin o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacin que sin ser la de un pas, una regin o un
lugar determinado se refiere a una zona geogrfica determinada, utilizada
para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacin u
21 PAChN, MANuEL y SNChEZ VILA, ZORAIDA, El rgimen andino de la propiedad industrial,
Ediciones Jurdicas Gustavo Ibez, Bogot, 1995.

22 Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, 14 de septiembre de 2000,
Lima, Per: Rgimen comn sobre propiedad industrial.
303
otras caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrfico

en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
Indicacin de procedencia: el nombre, expresin, imagen o signo que
designe o evoque un pas, regin, localidad o lugar determinado.
En cuanto a la definicin de denominacin de origen frente al Cdigo
de Comercio de 191, adems del elemento pas, regin o localidad, se
adiciona una ms amplia que es de una zona geogrfica determinada. Este
concepto nos indica que no es requisito que la extensin territorial coincida
con el pas, regin o localidad sino que simplemente, sea cual sea la regin,
sta est efectivamente delimitada con coordenadas especficas.
En lineamientos generales, la Decisin 486 recoge toda una evolucin le-
gislativa, jurisprudencial y doctrinal que se ha dado en el mundo en cuanto a
la proteccin de las indicaciones geogrficas, dejando de lado los conceptos
que imperan, particularmente en los Estados unidos de Amrica, en donde
hay ms una proteccin del concepto de marcas de certificacin, para todo
aquello que se le asemeje al elemento origen, como diferenciador de la
calidad en un producto. Las disposiciones contenidas en esta Decisin nos
permiten atacar, va administrativa y judicial, todo acto que viole cualquier
derecho de propiedad intelectual referido a las indicaciones geogrficas,
tanto colombianas como extranjeras reconocidas como tal en su pas.
13. Aparece otro tratadista en 2003, Pablo Emilio Crdenas Prez,23 con
quien comparto plenamente la opinin cuando manifiesta que En nuestra opi-
nin, reconocer la denominacin de origen para los servicios no concuerda con la natura-
leza jurdica de este especial signo distinto (entindase: distintivo), como se desprende de
la teora de la opinin de la mayora de los autores y de la tradicin en esta materia.
14. Por su parte, en el ao 2005 el profesor colombiano Martn uribe

Arbelez24 trae definiciones breves sobre algunos conceptos incluidos en
la propiedad intelectual y en relacin con la denominacin de origen ma-
nifiesta que Se refiere a una regin especfica en la cual, gracias a la combinacin
de factores telricos y a una decantada habilidad en la elaboracin, se consigue una
calidad excelsa reputada como la mejor en ese tipo de producto. Definicin original,
pero me queda difcil aceptarla ya que pareciera, primero, darle ms impor-
tancia a la regin especfica que al producto en s, que es, en mi concepto, el
que se beneficia del nombre de la regin, el que viaja a diferentes mercados
y el que le da al final la reputacin a la regin especfica. Segundo, pareciera
darle la categora de mejor calidad a ese tipo de producto. Si aceptramos
que cada denominacin de origen fuera la mejor de ese tipo de producto,
cul de la lista de denominaciones de origen, por ejemplo de vinos o de
quesos sera la mejor?, los que estuvieran despus de la mejor, dejaran de
ser denominaciones de origen?
23 CRDENAS PREZ, PABLO EMILIO, Comentarios sobre propiedad intelectual, Editorial Cosmos
J.P.A. Cha, Colombia, 1 edic., mayo 30 de 2003.

24 uRIBE ARBELEZ, MARTN, La transformacin de la propiedad intelectual, Ediciones Doc-
trina y Ley Ltda., 2005.
304
Esta primera definicin construida por el profesor uribe Arbelez vale

la pena aprovecharla para considerar el concepto de la mejor calidad. En
realidad cada denominacin de origen est sujeta a tener varios empresa-
rios en la regin. Cada uno de los empresarios que participan en el proceso
productivo aplican algunas variaciones dentro de una manera o proceso
general, dentro del cual deben elaborar sus productos, y no se pueden salir
de l, so pena de llegar a perder la posibilidad de usar la denominacin de
origen de que se trate. Dentro de las variaciones permitidas cada productor
imprime su toque de calidad y el producto de cada uno es a su vez identi-
ficado en una marca determinada. Es all, en cada marca, en el origen em-
presarial, donde s se puede llegar a determinar la mejor calidad. Dentro
de todos los empresarios, que estn autorizados para usar la denominacin
de origen particular, se pueden encontrar las diferentes calidades del pro-
ducto y es por ello que algunas marcas adquieren una calidad superior que
se ve reflejada, normalmente, por un valor de venta al pblico ms alto que
aquellas que solamente se quedan con el mero reconocimiento que les da la
denominacin de origen de que se trate, que ya de por s es interesante.
Ahora bien, en relacin con la indicacin de procedencia manifiesta
el profesor uribe Arbelez que Se entender por Indicacin de Procedencia un
nombre, imagen o signo que designe o evoque un pas, regin, localidad o lugar deter-
minado. Aqu s no hay una creacin original de definicin, pues se limita
a copiar lo que trae la Decisin 486, omitiendo tal vez por error la palabra
expresin que la Decisin 486 s incluye.
15. Vuelve a aparecer la legislacin sanitaria refirindose a indicaciones

geogrficas en el ao 2006, cuando en materia de rotulado general de ali-
mentos entra a regir la resolucin 5.109/200525 que en materia de alimentos
indica que la informacin que se incluye en la etiqueta no debe inducir a
error al consumidor sobre la naturaleza del producto y que en particular
el nombre del producto no puede crear una impresin errnea sobre sus
calidades. Estas provisiones sanitarias pueden ser usadas para impugnar el
uso de una denominacin de origen en un producto que corresponda fal-
samente a una de estas denominaciones.
16. El ente colombiano competente para la propiedad industrial, la

Superintendencia de Industria y Comercio, en el ao 200,26 recogiendo lo
dispuesto por el Decreto 3.081 del 5 de octubre de 2005, en el entendido de
que la facultad de autorizar el uso de una denominacin de origen puede ser
delegada en las entidades pblicas o privadas que representan a los benefi-
ciarios de dichas denominaciones, resolvi reglamentar todo lo concerniente
a la delegacin de dicha facultad de autorizacin del uso. En la actualidad
estamos a la espera del desarrollo de las autorizaciones mencionadas.
25 Resolucin 5.109 de diciembre 29 de 2005, publicado en el Diario Oficial N 46.150
de 13 de enero de 2006.
26 Resolucin N 33.190 del 10 de octubre de 200, de la Superintendencia de Industria
y Comercio, publicada en el Diario Oficial N 46.9 de 12 de octubre de 200.
305
1. Por ltimo, en el ao 2008, en el espacio de la Comunidad Andina

de Naciones, CAN, tenemos una decisin bastante sui generis: la Decisin
689.2 sta aparece como consecuencia de una propuesta de la Repblica
del Per a la Comisin de la Comunidad Andina. En efecto, la Decisin 689,
con un carcter temporal, entreg a los Estados miembros la posibilidad de
acogerse a ella hasta el da 20 de agosto de 2008. Colombia la acogi me-
diante carta enviada el 19 de agosto de 2008 a la Secretara del organismo
regional por el Ministerio de Comercio Exterior.
Esta norma temporal busca una adecuacin limitada, entre algunos otros
temas, a desarrollar y profundizar la promocin y proteccin de las denomi-
naciones de origen de los otros pases miembros. Si bien debemos reconocer
que con toda la normatividad vigente en Colombia contamos con elementos
suficientes, ahora s, para incentivar y defender esta institucin jurdica,
tenemos la esperanza de que se mejore an ms nuestro sistema jurdico,
cuando en un futuro no muy lejano tengamos el desarrollo de lo que nos
espera del compromiso adquirido frente a la Decisin 689.
18. Para terminar, debo hacer un reconocimiento a todas las autori-

dades que en Colombia, de una u otra forma, han colaborado para que
en un siglo de historia, materialmente de la nada, hayamos pasado a una
institucin jurdica importante, protegida a la altura de las que ms. Gra-
cias a leyes nacionales, tratados binacionales, de toda clase de influencia,
tratados multilaterales y supranacionales, ya contamos hasta hoy con tres
denominaciones de origen colombianas reconocidas como tal por las auto-
ridades administrativas: CAF DE COLOMBIA, en el ao 2005, ChOLuPA DEL
huILA (fruta), en el ao 200, y ahora en 2009, la ms reciente, GuACAMAYAS
(cesteras en rollos).
La primera de ellas ya lleva todo un conocido recorrido por el mundo
entero y su reconocimiento en Colombia como denominacin de origen
consolid su estatus, aument an ms su notoriedad y sirvi de camino
firme para que la unin Europea la reconociera como indicacin geogrfica
protegida. Es de resaltar que fue la primera indicacin geogrfica extraeuro-
pea que solicit y obtuvo proteccin en el marco de la unin Europea.
El Cholupa del huila y las Guacamayas, si bien al da de hoy tienen en
el mbito colombiano un reconocimiento, es ahora cuando tienen que
empezar a viajar, llevando por todo el planeta su calidad y el orgullo de ser
colombianos.
Confo en que la tendencia actual a la suscripcin de tratados de libre
comercio no vaya a ser una razn para dar un paso atrs en este positivo
desarrollo.
Tenemos hoy pues una base slida para enfrentar, con la riqueza de
nuestros productos naturales, que ya gozan y que podran gozar de una
2 Adecuacin de determinados artculos de la Decisin 486, Rgimen comn sobre
Propiedad Industrial, para permitir el Desarrollo y Profundizacin de Derechos de Propiedad

Industrial a travs de la Normativa Interna de los Pases Miembros, 13 de agosto de 2008,
Lima, Per.
306
indicacin geogrfica protegida o de una denominacin de origen protegi-

da, los nuevos retos de la economa global. Pero esta base slida no slo da
beneficios a los colombianos propietarios de estos derechos de propiedad
industrial, sino tambin a los extranjeros.
Es pues este pequeo documento un parte de tranquilidad a los propie-
tarios de indicaciones geogrficas protegidas y de denominaciones de origen
protegidas, para que comercialicen en nuestro pas todos sus productos, con
la calidad que les da el origen, con la seguridad de que si eventualmente
llegaran a encontrar en nuestro pas un ataque a sus derechos, contamos
con todos los instrumentos jurdicos para salir en su defensa.
30
A TU SALUD!
A PRIMER ON THE PROTECTION OF CHILEAN WINE
AND SPIRITS TRADEMARKS IN THE UNITED STATES
Allan S. Pilson *
Matthew D. Asbell **
Sebastian Lovera R. ***
The tradition of toasting is believed to have originated with ancient religious

ceremonies in which blood or wine was offered as a sacrifice to the gods,
often as a prayer for a good harvest, health, etc.1 The modern, secular prac-
tice of raising a glass has retained the aspects of a communal tribute, but
nowadays usually focuses on an individuals milestone or accomplishment.
This brief article is a figurative toast to honor Dr. Arturo Alessandri Besa
for his lifetime achievements and contributions to the field of intellectual
property.
But how did this figurative wine get into our cups? The grapevine was
first brought to Cuba and Mexico by the Spanish conquistadors, and subse-
quently to the Canary Islands, from which vines were transported to Peru,
and, eventually, Chile.2 Wine was produced in Chile as early as 1555, with
exportation beginning in the late 18th Century.3 After French varietals, in-
cluding Cabernet Sauvignon, Merlot, and Carmnre, were introduced in
the mid-1800s, Chilean wine production and exportation grew for nearly
a century.
Demand for wine in general waned in the late 1900s as beers and liquors
grew in popularity. A frequent substitute, also derived from grapes, was pisco,
* He holds a B.A. from American University and a J.D. from The George Washington
University School of Law. He is a member of the Advisory Board of The Trademark Re-
porter (INTA) and a founding editor of Trademark World. He has chaired the American
Bar Associations Committee 202 on International Trademarks and has been a member of
the Board of Directors of INTA, where previously chaired its International Trademark Com-
mittee. He has also been the Treasurer and member of the Executive Committee of the
Inter-American Association of Industrial Property (ASIPI). Partner in the New York office
of Ladas & Parry.
** Carnegie Mellon University (B.S.); Medical College of Pennsylvania and Hahnemann
University School of Medicine; Benjamin N. Cardozo School of Law (J.D.). Admitted: New
York State Bar, New Jersey State Bar, U.S. Patent and Trademark Office.
*** University of Michigan Law School (LL.M.); Universidad Nacional de Asuncin (At-
torney at Law and Notary Public). Admitted: New York State Bar, Paraguay.
1 Dwight B. Heath, The International Handbook on Alcohol and Culture, Greenwood Press,
Westport, CT 1995
2 Id.
3 Id.
309
which is today the principal ingredient in the Chilean national drink, the
pisco sour. Although the government of Chile recognizes pisco as a regional
liquor, its Peruvian neighbor claims to be the originator of the beverage and
the owner of the term pisco as it is used to describe grape brandies derived
from that country.4
After the introduction of stainless steel fermentation tanks in the 1980s,
the quality of wines and spirits from Chile improved substantially, resulting
in increased production and exports. The number of Chilean wineries grew
from 12 in 1995 to over 0 in 2005, and Chile is now the fourth largest ex-
porter of wines to the United States.5
The legal framework that allows Chilean wines and spirits to be shipped
to the United States and helps to protect the branding and marketing ef-
forts of producers and distributors can be difficult and costly to navigate.
Even in todays global marketplace, sophisticated entrepreneurs and their
attorneys have numerous misconceptions about the legal requirements and
best practices regarding naming and labeling their wine and spirit products
for export to the United States.
This article aims to clear up some of these misconceptions by providing
an overview of the relevant international and bilateral treaties that enable
Chilean wine and spirit producers to compete in the U.S. marketplace, the
national laws and regulations governing the labeling of wines and spirits,
and the types of protection to which they may be entitled.
I. THE INTERNATIONAL TREATY FRAMEWORK
1. MULTILATERAL AGREEMENTS
A number of multilateral treaties have addressed the issue of granting pro-

tection to geographical indications and appellations of origin. Most notably,
these include the Paris Convention for the Protection of Industrial Property
of 1883 (the Paris Convention), the Madrid Agreement for the Repression
4 See <http://en.wikipedia.org/wiki/Pisco>. Pisco gets its name from the pottery in
which it was originally aged as well as the town where it was originally produced, in the Vice-
royalty of Peru; See Argentina butts into Chile-Peru liquor dustup, <http://uk.reuters.
com/article/idUKN143089212001214?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true;
See also, Pisco, Salud!, July 2, 2009, <www.cuscoperu.com/articles/peruvian-cuisine/pisco-
salud> (reporting that both Peru and Chile developed pisco while they were Spanish colonies,
but each claimed the liquor as its own after they became independent. In 1961, Chile banned
imports of Peruvian pisco, and Peru retaliated in kind); See also Pisco Sour Day Celebration
in Peru Challenges Chile, February 8, 2009, <http://en.mercopress.com/2009/02/08/pisco-
sour-day-celebration-in-peru-challenges-chile> (reporting that Peruvian exports of pisco in
2008 totaling $1.4M surpassed those of Chile for the first time.); See also Peru and Chiles
Pisco War, Andean Currents, July 20, 200, <http://www.andeancurrents.com/200/0/
peru-and-chiles-pisco-war.html> (reporting that in 2006, the World Intellectual Property
Organization recognized the validity of Chiles manufacture of Pisco).
5 K. MACNEIL, The Wine Bible, pg 836-843, Workman Publishing 2001.
310
A TU SALUD! A PRIMER ON THE PROTECTION OF CHILEAN WINE AND SPIRITS TRADEMARKS IN...
of False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1891 (the Madrid

Agreement),6 the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations
of Origin and their International Registration of 1958 (the Lisbon Agree-
ment), and the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property
Rights of 1995 (the TRIPS Agreement).
The Paris Convention, ratified by Chile on June 14, 1991 and the United
States on May 30, 188, was the first international effort to address false
indications of the origin of goods. Articles 10 and 10ter provide the legal
basis for objecting to the use of a geographical indication on goods not
originating from such a geographical area. Producers, manufactures and/
or merchants from the region falsely indicated on the label, as well as from
the country where the false indication of source is used, have legal standing
to request appropriate legal remedies to prevent the use of geographical
indications on goods not originating from the falsely claimed geographical
area.
The Madrid Agreement also addressed false indications of origin, al-
though this Agreement has not been ratified by Chile or the United States.
Likewise, neither Chile nor the United States is a party to the Lisbon Agree-
ment. The Lisbon Agreement defines appellations of origin as the geo-
graphical name of a country, region, or locality, which serves to designate a
product originating therein, the quality and characteristics of which are due
exclusively or essentially to the geographical environment, including natural
and human factors. This agreement was to supplement the protection al-
ready granted to geographical indications in previous international treaties
and, to further this goal, created the International Register of Appellations
of Origin, which is administered by the International Bureau of the World
Intellectual Property Organization (WIPO).
Under the Lisbon Agreement, a government may seek registration of a
national appellation of origin for its protection throughout the 2 contract-
ing states. The Peruvian government sought registration for the appellation
of origin PISCO and, on May 19, 2005, was granted Registration N 865. This
registration describes PISCO as an alcoholic beverage, a liquor of grape ob-
tained by distilling fresh must of recently fermented grapes in accordance
with traditional methods established in the production areas located in the
coast of the Departments of Lima, Ica, Arequipa, Moquegua and the valleys
of Locumba, Sama and Caplina in the Department of Tacna. Interestingly,
member countries such as the Czech Republic, France, Hungary, Iran, Italy,
Portugal and Slovakia have refused to extend Registration N 865 to their
jurisdictions.
6 This treaty should not be confused with the Madrid Agreement Concerning the Inter-
national Registration of Marks of 1891 (also known as The Madrid Arrangement) or the
Protocol Relating to that Agreement of 1989 (The Madrid Protocol) (The Madrid Union
is composed of the States party to the Madrid Arrangement and the Contracting Parties to
the Madrid Protocol).
However, the United States has been a party to the Madrid Protocol Relating to the
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks since November 2,

2003.
311
As with the Lisbon Agreement with Appellations of Origin, the TRIPS

Agreement of the World Trade Organization (WTO), which entered into
effect on January 1, 1995, defines geographical indications as indications
which identify a good as originating in the territory of a member, or a region
or locality in that territory, where a given quality, reputation or other char-
acteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
(see Article 22) It also directs member countries to provide legal avenues for
interested parties to pursue those using false geographical indications and,
if granted, to invalidate a trademark registration that consists of or contains
a geographical indication where the goods covered by the registration do
not originate in the indicated geographical area.
Article 23 of TRIPS takes a stronger stance towards the use of geographi-
cal indications in connection with wines and spirits by not allowing the use of
geographical indications on labels where the wine/spirit does not originate
in the indicated region, even if the label properly discloses the true origin
of the goods or the geographical indication is followed by expressions such
as kind, type, style, imitation, etc. For this reason, it might not be
permissible to label a Chilean Carmnre as Bordeaux-like Wine. Product
of Chile.
In summary, these international agreements are intended to protect the
consumer from being deceived by the improper use of geographical indica-
tions/appellations of origin on products that do not originate, and thus do
not have the allegedly special qualities (known as terroir) found, in the
designated geographical region.
2. BILATERAL AGREEMENTS
The governments of the United States and Chile began discussing the pos-
sibility of entering into a Free Trade Agreement in December 2000. After
more than two years of continuous negotiations, the US Chile Free Trade
Agreement (FTA) was signed on June 6, 2003 and entered into force on
January 1, 2004.
Chapter Seventeen of the FTA focuses entirely on Intellectual Property
Rights and, in particular, Articles 1.2 and 1.4 refer to trademarks and
geographical indications, respectively. The FTA provides that the concept
of a trademark shall include certification marks, although it expressly
states that neither country is obligated to treat these certification marks as
a separate category within their legal framework, so long they are granted
protection. However, the FTA is more flexible in recognizing geographical
indications as trademarks in that it leaves to each country the decision to
determine whether geographic indications should be included in the con-
cept of trademarks.
Nonetheless, Article 1.4 of the FTA defines geographical indications as
indications which identify a good as originating in the territory of a Party,
or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation, or
other characteristic of the good is essentially attributable to its geographi-
312
cal origin. It further establishes that any sign or combination of sign may
be acceptable for protection or recognition as a geographical indication.
Under this article, the United States is also required to accord Chilean geo-
graphical indications of wines and spirits the same recognition given to U.S.
geographical indications with respect to the identical alcoholic beverages. To
give effect to this provision, the United States has made available a process
for the registration of Chilean geographical indications before the Alcohol
and Tobacco Tax and Trade Bureau, which will be further discussed below.
It is also worth mentioning that the FTA provides for the gradual harmo-
nization of tariff rates on U.S. and Chilean wines with a view to their eventual
elimination by 2016.
II. INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION OF CHILEAN WINES

AND SPIRITS IN THE UNITED STATES
The laws regarding registration of certification marks and trademarks in the

United States operate within the context of the multinational and bilateral
treaties discussed above to create a means of protection for imported Chil-
ean and other wines and spirits.
1. CERTIFICATION OF GEOGRAPHIC ORIGIN
Chile does not claim to be the sole producer and exporter of carmnre or
pisco. However, to the extent that wines and spirits derived from that country
may be viewed as distinct from those of others, including its neighbors, the
U.S. offers a means of protection. U.S. protection of the geographic origin
of a product or service is not through Appellations of Origin, which are com-
monly employed in Europe, South America and elsewhere. Rather, in the
United States, geographic origin and other characteristics may be protected
through a variation of a trademark, called a certification mark.
Unlike a trademark, a certification mark is a word, name, symbol, device,
or combination thereof, that is either used or intended for use by a person
other than its owner to certify regional or other origin, material, mode of
manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such persons
goods or services or that the work or labor on the goods or services was
performed by members of a union or other organization. An example of
an active registration for a certification mark from Chile is CHILEGAP (U.S.
Registration N 3596506), which is used by the Association of Chilean Ex-
porters (La Asociacin de Exportadores de Chile, A.G.) to certify the good
agricultural practices (GAP) of Chilean plant and animal products.8 Two
California bartenders, apparently enamored with South American wines
and spirits, recently filed an application (U.S. Serial N /1,919) for the
8 See <http://www.asoex.cl/AsoexWeb/default.asp#>. See also <http://www.globalgap.
org/cms/front_content.php?idcat=2>.
313
certification mark ENCANTO for pisco of a single vintage and from a single
vineyard in Peru.9
2. TRADEMARKS
More commonly, producers or distributors of Chilean wines and spirits seek

protection of their distinctive names in the United States by means of a
federal trademark registration granted by the United States Patent and
Trademark Office (USPTO). However, in pursuit of such registration, ap-
plicants frequently commit technical errors that can sometimes be fatal to
their success.
For example, a trademark application for wine or spirits can be refused
on geographic grounds. It may be considered (1) geographically deceptive
or a geographical indication identifying a place other than the origin of the
goods, (2) primarily geographically descriptive of the goods, or (3) primarily
geographically deceptively misdescriptive of the goods. A mark is considered
a geographical indication if it identifies the wines or spirits as originating in
a territory known for a given quality, reputation, or other characteristic as-
sociated with wines or spirits. Accordingly, if an applicant sought to register
the mark BORDEAUx for wine from Chile, the application would likely be re-
fused as a geographic indication. A mark is deemed primarily geographically
descriptive where its primary significance is a generally known geographic
location, its goods originate from that place, and purchasers would be likely
to believe that the goods originate from that place. If an applicant sought to
register the mark ATACAMA for pisco from the Atacama region of Chile, the
application would likely be refused as primarily geographically descriptive.10
If the goods do not originate from the generally known place identified by
the mark, but purchasers would make their purchasing decision based at
least in part on their belief that the goods originated from that place, the
mark may be considered deceptively misdescriptive. An application for RAPA
NUI for wines or spirits coming from elsewhere in Chile might be refused as
deceptively misdescriptive.11 Where an application is considered deceptive or
deceptively misdescriptive, it may not be registered. However, geographically
9 See <http://www.alcademics.com/2009/04/my-bartender-went-to-peru-and-all-i-got-was-
bitters.html>. See also California Secretary of State, business registration number C3108558
for Fools Gold Terroir, available at <http://kepler.sos.ca.gov/corpdata/ShowAllList?query
CorpNumber=C3108558&printer=yes>. The authors offer no opinion on whether a certifica-
tion mark as opposed to a trademark is appropriate in this instance.
10 See U.S. Reg. N 25315 for ATACAMA & Device for wine in Class 3, disclaiming
the term ATACAMA; But see U.S. Reg. N 2916099 for TACAMA DEMONIO DE LOS ANDES
PISCO for brandy in Class 33.
11 See U.S. Ser. N 825380 for RAPA NUI for beer in Class 32 and wine in Class 33,
Application was refused on the basis that it was deemed primarily geographically deceptively
misdescriptive; But see U.S. Reg. N 335339 for RAPA NUI FORGOTTEN WONDERS 2004
MERLOT CENTRAL VALLEY CHILE ESTATE BOTTLE 50 ML. ALC. 13.5% BY VOL. for
Distilled spirits; liquor; wine in Class 33.
314
descriptive terms may be able to be registered based on proof of acquired

distinctiveness. As noted above, geographic terms used to certify the geo-
graphic origin of wines or spirits may be protectable as certification marks.
A mark need not necessarily be descriptive of a geographic location
to be found objectionable. For example, the term AGED RED for aged red
wines would obviously be descriptive. However, where the term is part of
a composite mark, the USPTO may only require a disclaimer of the descrip-
tive term(s). A disclaimer is a statement by the applicant that his rights to
particular term(s) are only applicable where they are used by a third party
in conjunction with other parts of the mark. A recent search for United
States trademarks comprising the term PISCO disclosed at least 13 active
applications and registrations for PISCO-formative marks. Among these, only
one, the mark MACCHU PISCO THE SPIRIT OF THE ANDES (U.S. Registration
N 3254092) for alcoholic beverage specifically stilled spirits, avoided the
imposition of a disclaimer of PISCO, probably because it combined the de-
scriptive term with another term in a fanciful manner.
In addition or instead of filing an application for words alone, which
may result in broader protection but could subject the applicant to difficul-
ties and costs involved in overcoming a descriptiveness refusal, Chilean and
other producers of wines or spirits may seek registration of composite marks
comprising most of the elements shown on the actual bottle label. By doing
so, the applicant may need to disclaim certain descriptive terms as discussed
above. Applicants seeking to register such composite marks may need to re-
move certain matter from the image of the label they provide to the USPTO
or indicate that such matter is not claimed as part of the mark.
Applicants for wine or spirit brands should also be aware of the possible
relevance of similar third party marks for goods other than wine or spirits.
Although the United States has adopted the Nice classification system for
goods and services, the USPTO will consider the potential for conflict with
goods or services falling in different classes. Accordingly, an application for
a mark covering wine in Class 33 may be deemed confusingly similar to
a prior application or registration covering, for example, cheese in Class
29, tobacco in Class 34, wine tasting in Class 41, or wine bar services in
Class 43. It is therefore important not to limit searches in the United States
by class and to include in ones risk analysis the possibility of refusal on the
basis of goods or services falling in different classes.
There are also certain peculiarities regarding the identification of goods
and services that should be considered at the time of filing in the United
States. The USPTO requires a fairly specific identification of goods and ser-
vices in the application although broad claims can be narrowed in the course
of prosecution of the application. An applicant who is unsure of the exact
range of products it will offer may apply broadly for, say, beverages which
would later require further specificity, possibly in multiple classes. Such broad
claims might enable a wine producer, for example, to include non-alcoholic
wines or juices, which fall within different classes than wines. Where the ap-
plicant knows that its production plans in the short term are limited to wines,
it could still identify the goods under the broadest allowable specification to
315
leave open the possibility of additional goods in the future. An application for
alcoholic beverages except beers in Class 33, for example, would include
wines and spirits, while an application for wines in Class 33 would not cover
other grape-based alcohols, such as pisco. Applicants may make use of the
USPTOs manual of acceptable identifications of goods and services, which
is available online at no charge,12 to determine an appropriate, acceptable
description for their goods. However, not all acceptable goods are included
in the manual. For instance, pisco does not appear in the manual, but has
been accepted by the USPTO, which incidentally does not currently distinguish
whether such goods are derived from Chile, Peru, or elsewhere. Additionally,
applicants can consider whether to include other classes of goods or services
which may be helpful as business develops in the U.S., such as wine tasting
in Class 41 or bar and restaurant services in Class 43.
Trademark rights in the United States are not generally derived from
registration, but rather primarily derived from commercial use of a mark
in interstate commerce, the registration being merely declarative of these
rights acquired at common law. A majority of foreign applicants base their
applications on a claim that they have a bona fide intent-to-use the mark
in commerce, which can result in unnecessary additional expenses if the
owner has an application or registration in its home country. Where a home
country application or registration exists, an applicant may avoid the re-
quirement of showing use of the mark to obtain registration, and use need
not be shown until the sixth year of registration. In the absence of a home
application or registration, substantial time and savings can result from filing
or amending the U.S. application to be based on use at an early stage. To do
so, applicants need to understand the relatively rigid rules the USPTO follows
when considering the acceptability of a use specimen. For wines and spirits,
invoices, advertisements, and marketing materials are generally not accept-
able evidence that the mark is commercial use. Instead, the USPTO generally
requires an image of the mark affixed to the outside of the goods or packag-
ing (typically a label or tag) or on a point-of-sale display associated with the
goods. For wines and spirits, proper specimens might include a photograph
of a case or bottle of wine showing the mark, a label, a point-of-sale poster
or banner, or a printed or online catalog which shows the mark in close
proximity to the goods and provides a means of ordering the goods.
In recent years, there has been serious concern regarding certain vulner-
abilities to U.S. trademark registrations that arose from U.S. applications
based either on a home country registration or based on intent to use. For
a foreign registrant, whose application is based on a home country applica-
tion or registration, third parties have successfully challenged the applicants
bona fide intent to use the mark at the time of filing on the ground that the
absence of documentary evidence of such intent constitutes a prima facie
showing of lack thereof. Third parties have successfully challenged intent
to use applicants to verify the truth of their signed oath that the mark has
12 <http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html> (applicants or their attorneys may also
suggest additions to the manual).
316
been used on all of the goods listed in the identification. However, a recent
decision of the Court of Appeals for the Federal Circuit has indicated that
a false misrepresentationoccasioned by an honest misunderstanding or
inadvertence without [evidence of] a willful intent to deceive is not suffi-
cient grounds to cancel a registration as fraudulent.13 Nonetheless, foreign
applicants should take precaution to fulfill the obligation to refrain from
knowingly making material misrepresentations.14
If distribution in Europe is anticipated or in progress, it can also be ad-
vantageous to simultaneously seek registration in the European Community
at the time of filing of the U.S. application.
III. LABELING REqUIREMENTS FOR THE IMPORTATION

OF WINES AND SPIRITS INTO THE UNITED STATES
The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB), a branch of the
U.S. Department of Treasury, is the administrative body in charge of devel-
oping regulations for the control of alcoholic beverages and conducting
product analysis in accordance with the Federal Alcohol and Administration
Act (FAA Act) 2 USC 201 et seq. In particular, the TTB oversees compli-
ance with labeling regulations for, inter alia, distilled spirits (as set forth in
2 CFR (Code of Federal Regulations) Section 5) and wines (as set forth in
2 CFR Section 4).
TTBs main goals are to assure the integrity of alcoholic beverages in the
marketplace, to verify and substantiate industry members compliance with
laws and regulations, and to provide information to the public as a means of
preventing consumer deception. The TTB annually reviews large numbers of
alcohol labels as well as advertisements in order to verify that they provide
adequate information to the consumer with regard to the identity and qual-
ity of each alcoholic beverage and to make certain that they do not mislead
consumers.
No alcoholic beverage may be commercialized within the U.S. without its
label being approved by the TTB. Industry members may obtain approval to
offer for sale their alcoholic beverages in the U.S. market by filing a request
for a Certificate of Label Approval (COLA) before the TTB.
Depending on whether the COLA being sought is for wine, beer, distilled
spirits or other alcoholic beverage, the petitioner must provide detailed
information regarding the qualities and characteristics of the alcoholic bev-
erage. With respect to distilled spirits, industry members must provide the
following information prior to obtaining the certificate of label approval:
1. Brand name (trademark) which is used to identify and market the product.
The brand name must not mislead the consumer about the age, identity,
origin, or other characteristic of the distilled spirit;
13 In re Bose, Case N 2008-1448, Opposition N 91/15,315, CAFC, August 31, 2009.

14 Id.
31
2. Name and address of the bottler and/or importer. This information must
appear on the container although it is permissible for the bottler/importer
to use its trade name instead of its operating name;
3. Alcohol content. A statement of alcohol content expressed in percent
by volume must appear on the brand label. An additional alcohol content
statement expressed in degrees of proof may also be shown;
4. Health warning statement. In compliance with the Alcoholic Beverage
Labeling Act of 1988 (2 CFR Part 16), the following statement is required
on all alcohol beverages containing 0.5% or more alcohol by volume:
GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should
not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects,
(2) consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate
machinery, and may cause health problems.
5. Country of origin statement. Pursuant to TTB regulations and the U.S.
Customs and Border Protection, a country of origin statement is required
on containers of imported distilled spirits. Acceptable statements include
Product of Chile or Produced in Chile;
6. Class/Type designation. The label must also contain a designation that
accurately identifies the product in the bottle. The regulations are quite spe-
cific as to the ingredients and processes used to produce a product of a given
class or type. Examples of different class/types include the following:
a) Neutral Spirits/Vodka (Class/Type): neutral spirits are those alcoholic
beverages produced from any material at or above 190 proof. Vodka is de-
fined as an alcohol so distilled, or so treated after distillation, as to be without
distinctive character, aroma, taste, or color. This type/class of distilled spirit
must also show the commodity from which the product was distilled;
b) Gin/Redistilled Gin: must derive its main characteristic flavor from
juniper berries, and state the commodity from which the product was dis-
tilled, i.e. Distilled form grain;
c) Brandy/Pisco: brandy is defined as spirits distilled from the ferment-
ed juice, mash or wine of fruit or from its residue at less than 95% alcohol
by volume. Within the class brandy, Pisco is defined as the Peruvian grape
brandy stored in other than oak containers. Notably, TTB regulations define
PISCO as a type of brandy originally from Peru, while making no reference
to the origin of PISCO SOUR (which is classified as a recognized cocktail as
referred to below);
d) Rum (no type under this class): must be made from the fermented
juice of sugar cane, sugar syrup, sugar cane molasses, or other sugar cane
by-products; and
e) Recognized cocktails: are mixed drinks that gained trade and con-
sumer recognition, containing one or more classes and/or types of distilled
spirits with flavoring and/or coloring materials, i.e. Pisco Sour.
. Presence of neutral spirits and coloring, flavoring and blending materials.
This must be specified on the label. Coloring materials are not permissible
in every class and/or type of distilled spirits;
318
8. Net contents. The net contents of a distilled spirit container must be

stated in metric units of measure. Distilled spirits must be bottled in sizes of
1.5 L, 1L, 50 ml, 35 ml, 200 ml, 100 ml, or 50 ml. A can must be filled to
355 ml, 200 ml, 100 ml, or 50 ml; and
9. Statements of age and percentage. These statements are not permissible
on all distilled spirits, i.e. statements of age, miscellaneous age reference
(such as the term old), vintage date or distillation date are not allowed
with respect to PISCO.
Likewise, wines with at least % alcohol by volume are required to com-
ply with specific labeling regulations that, in some instances, are similar to
those requirements for distilled spirits. However, due to the obvious dif-
ferences between these two groups of alcoholic beverages, the following
requirements are specific to wines:
1. Vintage date: to indicate the year in which the grapes were harvested.
If a vintage date is shown on the label at all, an appellation of origin must
also be shown. If an imported wine uses a foreign equivalent to a US State
or county as an appellation of origin, 85% of the grapes must be from that
year; if a viticultural area or the foreign equivalent is used, the percentage
is raised to 95%;
2. Estate bottled: means that 100% of the wine came from grapes grown
on land owned or controlled by the winery, which must be located in a viti-
cultural area. The winery must crush and ferment the grapes and finish, age,
and bottle the wine in a continuous process on their premises. The winery
and the vineyard must be in the same viticultural area;
3. Appellation of origin - Viticultural area: Appellation of Origin is defined
as the name for the place in which the dominant grapes used in the wine
were grown. It can be the name of a country, State, county or geographic
region, called a viticultural area, or their foreign equivalent. For an appella-
tion of origin to be used on the label, at least 5% of the grapes must have
been grown in that particular place. Appellations of origin are only required
for grape wine when the wine is labeled with a grape varietal designation
(i.e. Cabernet Sauvignon), a vintage date or the phrase estate bottled. A
Viticultural Area is a U.S./foreign government recognized delimited grape-
growing area with geographic features (such as soil and climate) that set it
apart from the surrounding areas. Contrary to the appellation of origin, for
a viticultural area to be used on the label, at least 85% of the grapes must
have grown in that particular area.
4. Alcohol content: similar to the requirements for distilled spirits with the
exception that, alternatively, bottlers may label wine with an alcohol content
from to 14 percent as Table Wine or Light Wine;
5. Varietal designations: are the names of the dominant grapes used in the
wine, i.e. Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, etc. A varietal designa-
tion on the label requires an appellation of origin and means that at least
319
5% of the grapes used to make the wine are of that variety, and that the
entire 5% were grown in the labeled appellation. However, wine labels are
not required to bear a varietal designation. Other designations may be used
to identify the wine, such as Red Wine, Rose Wine, White Wine, etc.; and
6. Net contents: the net content of a wine container must be stated in met-
ric units of measure. Wine must be bottled in 50 ml, 100 ml, 18 ml, 35 ml,
500 ml, 50 ml, 1 L, 1.5 L, or 3 L sizes. Containers over 3 L must be bottled
in quantities of even liters. No other sizes may be bottled.
The TTB currently maintains a list of U.S. and foreign appellations of
origin which is used to determine whether the appellation listed on the
label is appropriate. A foreign appellation of origin may be included in the
list upon receipt of an official request from an authorized representative of
the foreign government. To date, Chile has 80 authorized appellations of
origin that were entered on TTBs records since 2004 as viticultural areas
(government recognized grape-growing area). These appellations of origin
(or viticultural areas) are:
Aconcagua Chillan Huasco Maipo Valley Nancagua Portezuelo Romeral Santiago
Region Valley
Aconcagua Chimbarongo Illapel Malleco Valley Ovalle Puente Alto Sagrada Souther
Valley Familia Region
Alhue Choapa Valley Isla del Maipo Marchigue Paiguano Punitaqui Salamanca Talagante
Atacama Claro Valley Itata Valley Marga-Marga Palmilla quillon San Antonio Talca
Region Valley Valley
Bio Bio Coelemu Leyda Valley Maria Pinto Panquehue Rancagua San Clemente Teno Valley
Valley
Buin Colchagua Limari Valley Maulle Valley Parral Rapel Valley San Fernando Traiguen
Valley
Cachapoal Copiapo Valley Linares Melipilla Pencahue Rauco San Javier Tutuve
Valley Valley
Cauquenes Coquimbo Lolol Molina Peralillo Rengo San Juan Vicua
Region
Central Curico Valley Loncomilla Monte Patria Peumo Requinoa San Rafael Villa Alegre
Valley Valley
Casablanca Elqui Valley Lontue Valley Mulchen Pirque Rio Hurtado Santa Cruz Yumbel
Valley
Apart from these specific requirements for both distilled spirits and
wines, all mandatory information except brand name and health warning
statement, must comply with specific type and size requirements.
Upon confirmation that the label subject to review complies with all the
above information requirements, the TTB should grant the pertinent COLA
authorizing industry members to introduce their products into the U.S.
market.
In addition to the above labeling requirements, anyone who imports
natural wine produced after December 31, 2004, must comply with certi-
320
fication requirements regarding production practices and procedures for

imported natural grape wine.
A natural wine is the product of the juice or must of sound, ripe grapes
or other sound, ripe fruit (including berries) made with any cellar treat-
ment authorized by the TTB, containing not more than 24 percent alcohol
by volume and containing not more than 21 percent by weight (21 degrees
Brix de-alcoholized wine) of total solids. Certification is a statement that
the practices and procedures used to produce the imported wine constitute
proper cellar treatment. Certification may consist of a statement from the
producing countrys government, or government-approved entity having
oversight or control of enological practices. This form of certification in-
cludes the results of a laboratory analysis of the wine performed by either a
government laboratory or a laboratory certified by the government of the
producing country. Certification may also be in the form of a statement from
the importer; that is, a self-certification.
Chilean natural grape wine containing between to 22 percent alcohol
by volume is not subject to certification requirements in view of the Oeno-
logical Practice Agreement15 between the United States and Chile. However,
Chilean natural grape wine containing over 22 percent alcohol by volume
and natural fruit (including berries) wines are not exempt from certification
requirements.
IV. CONCLUSION
As a result of multilateral and bilateral treaties, national trademark laws,

and regulations governing the labeling of imported goods, we can raise our
glasses with confidence that their contents originate from the place indicat-
ed on the bottle, which can be selected based at least in part on knowledge
of the region and familiarity with the brand. The burden of maintaining
this consumer confidence is borne by the producers and distributors, who
must navigate a complex sea of rules that do not necessarily correspond with
those of their home country.
15 Agreement On Mutual Acceptance Of Oenological Practices, December 1, 2002,
<http://www.trade.gov/td/ocg/eng_agreement.htm>; See <http://www.ttb.gov/wine/itd_

doc.shtml>; See <http://www.wineinstitute.org/resources/exports/article66>.
321
PROTECTION OF GEOGRAPHICAL
INDICATIONS IN BRAZIL *
Peter D. Siemsen **
Like in other areas of the world which were colonized by European emi-
grants, also in South America the use of geographical indications (except
for the country of origin), indications of origin and, above all, appellations
of origin were practically not considered, mainly due to the cultural ties of
these emigrants to their original regions and the traditions and habits they
brought with them.
Only in more recent times the matter started to be looked upon with
greater attention.
In some of the South American countries there has been some juris-
prudence over the years recognizing that the protection of geographical
indications was important not only to protect producers in a given region
but also to safeguard consumers.
The establishment of a common market in South America comprising
Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay and known as MERCOSUR1 has
provoked new thoughts and studies.
All of the four countries are in one way or another important wine, spir-
its, tobacco, table-water and cheese producers. All four produce beer, which
in this part of the world has lost its source identity due to standardization
through labeling and packaging.
But wine is undoubtedly the product which is responsible for the atten-
tion the matter is receiving. Gradually interested parties are realizing that
benefits may be gained by identifying more precisely the region of the cor-
responding production. The initial step in this direction will be to convince
* Revised and updated text of an article by Peter Dirk Siemsen, published fifteen years
ago.
** Lawyer and Industrial Property Attorney. Member of Honor and Former President
of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). Founder
and President of Honor of the Interamerican Association of Intellectual Property (ASIPI)
and the Brazilian Intellectual Property Association (ABPI). Member of Honor of the Inter-
national Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI) and the Brazilian Association
of Industrial Property Agents (ABAPI). Vice-Chair of the Intellectual Property Commission
of the International Chamber of Commerce (ICC). Partner, Dannemann, Siemsen, Bigler &
Ipanema-Moreira, Rio de Janeiro, Brazil.
1 Decree 350 of 21/11/91, published in the Official Gazette of 22/11/91.
323
the producers of a given region to indicate on the respective labels the ori-
gin of the product. This should not be so difficult to be achieved.
It will be more difficult to come to the second step, namely to establish
the appellations of origin.
Most probably it will be necessary to pass through several stages to over-
come the difficulties which will be met such as promoting closer coopera-
tion among producers in a certain region; have the conditions of the region
and their effects on the final product scientifically examined with the aim
of characterizing a homogeneous product containing properties resulting
from the peculiarities of the region where it was produced and, last but not
least, convince the consumer of the advantages of such distinction.
The first more ample discussion on the subject Appellations of Origin
took place in South America during the 1st International Symposium on
Appellations of Origin of Vitivinicultural products in Latin America2 which
concluded about the need to study further and more deeply the question of
appellations and indications of origin.
Reverting to MERCOSUR, the four countries concluded a Protocol,3
covering trademark protection and protection of geographical indications.
This Protocol was ratified by Paraguay and Uruguay, but not by Argentina
and Brazil.
The subject matter is being re-examined at this time but it is not foresee-
able when these present negotiations will be completed.
In the meantime, the four MERCOSUR countries have ratified TRIPS and
the establishment of WTO (World Trade Organization). Parallel to this, nego-
tiations went on trying to conclude a Free Trade Agreement of the Americas
(FTAA), which, however, failed because the MERCOSUR countries, led by
Brazil and the United States, were unable to solve disagreements about the
issues to be included, mainly intellectual property.
As a result, the United States started to negotiate bilateral agreements
with several of the South American and Central American countries. These
bilateral agreements, not only covered commercial relations but all of them
contained a detailed chapter on the protection of intellectual property.
Brazil has been a member of the Paris Convention since its inception in
1884. The original text of Article 10 of the Paris Convention already dealt
with false indications of source.
These provisions, however, were deemed to be insufficient, and to over-
come these limitations a number of countries, among them Brazil, reached
in 1891 the Madrid Agreements for the Repression of False or Deceptive
Indications of Source on Goods. This Agreement is still in force in Brazil
in its version as revised at The Hague in 1925.
When adapting the Brazilian Law to the text of the Paris Convention, the
provisions of Article 10 were considered too restricted and the Law number
3129 of 188, preceding the Madrid Agreement of 1891, stated be it that to
2 Held in Chile in 198.

3 Protocol on Harmonization of Norms on Intellectual Property in Mercosur in Matters
of Trademarks, Indications of Source and Appellations of Origin.
324
PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN BRAZIL
this indication a fanciful denomination or anothers name is added or not.

This concept was maintained in the Brazilian Laws of 1904 and 1923,4 and
we continue to find it in the Codes of Industrial Property of 1945,5 1966 and
1969. The text only changed with the Code of 191.8
All four of the Codes also contained definitions referring to indications
of origin or geographical indications, which were not always in line with
Article 10 of the Paris Convention or with the Madrid Agreement,9 but as
these provisions had as objectives the registration of trademarks, they did
not pose a bar to the application of the Paris Convention and the Madrid
Agreements.
In addition to the multilateral agreements which Brazil joined over the
years, Brazil also entered into two bilateral agreements in 1946: with Uru-
guay and Paraguay wherein false indications of origin were considered acts
of unfair competition.10
A further bilateral agreement was concluded in 1981 between the Brazil-
ian and the French Government.
This agreement which went into force in 1983,11 provides in its Article II,
N 1, letter (b), that the two Governments will promote a cooperation in the
field of industrial property, among others, through a regular exchange of
available information about infringements in the matter of indications of
origin. Both National Institutes of Industrial Property are supposed to keep
abreast of the measures taken to stop the violations.
The results of this cooperation agreement have been extremely positive
in coping with piracy of trademarks and appellations of origin.
In addition to the legislation we have made reference to, in 1990 a Code
for Consumer Protection was enacted.12 This Code requires that the offer-
ing and presentation of products or services must assure correct, clear and
precise information about, among others, the respective origin.13 It also
prohibits all misleading or abusive advertisement and considers as being
misleading any type of information or communication having an advertising
character, which is totally or partially false or, among other reasons even due
to omission, capable of inducing a consumer into error about the origin of
4 Decree N 16.264 of 19/12/1923 published in the Official Gazette of 11/04/1924, Article
80, item .
5 Decree-Law 903 of 1945. Article 95, item , published in the Official Gazette of
29/09/1945 and 2/12/45.

6 Decree-Law N 254 of 28/02/196, published in the Official Gazette at the same date,
Article 80, item 8.

Decree-Law N 1005 of 21/10/1969, Article 6, item .
8 Law 52 of 21/12/191, Article 65, item 9.
9 Code 1945, Art. 100 to 103; Code 194, Article 8 to 89; Code 1969, Article 83 to 85;
Code 191, Article 0 to 2.

10 Legislative Decree N 1 of 1950, published in the Official Gazette of 31/01/1950 and
Legislative Decree N 15 of 1950, published in the Official Gazette of 04/0/1950.

11 Decree N 88.145 of 03/03/1983, published in the Official Gazette of 04/03/1983,
p. 3546.
12 Law N 808 of 11/09/90.
13 Law N 808 of 11/09/90, Article 31.
325
the products or services.14 The penalties foreseen in this law are mostly of
criminal nature.15
In Brazil, a new industrial property legislation was promulgated in 1996.16
This legislation dealt, in details, with the protection of geographical indica-
tions.
The 1996 Law clarifies what constitute a geographical indication and
for the first time defines clearly what is meant with indication of origin and
what with appellations of origin. It also clarifies under which circumstances
a geographical name will not be considered a geographical indication and
when it may be registrable as a trademark.
On November 28th, 2000, INPI (National Institute of Industrial Property)
issued a Resolution1 creating a registry for geographical indications and
outlining the conditions under which such registration could take place.
Under this Resolution, 10 (ten) geographical indications have been
registered up to now by INPI, namely:
1) REGIO DO CERRADO MINEIRO, for coffee;
2) VALE DOS VINHEDOS, for red and white wines and sparkling wines;
3) PAMPA GACHO DA CAMPANHA MERIDIONAL, for bovine meat and its
derivatives;
4) PARATY, for spirit;
5) VALE DO SUBMDIO SO FRANCISCO, for fine table grapes and
mango;
6) VALE DOS SINOS, for finished leather;
) REGIO DOS VINHOS VERDES, for wines;
8) COGNAC, for brandy;
9) SAN DANIELE, for fresh swine thighs, raw smoked ham; and
10) FRANCIACORTA, for wines, sparkling wines and alcoholic bever-
ages.
On the other hand, INPI rejected PARMA, for ham, ROQUEFORT, for
cheese, ASTI, for wines, TERRAS ALTAS, for coffee and ALTO PARASO, for
coffee. Finally, CERRADO, for coffee, SOLINGEN, for cutlery, GUA MINERAL
NATURAL TERRA ALTA, for mineral water, REGIO DO SERID DO ESTADO DA
PARABA, for colored cotton, SANTA RITA DO SAPUCA - O VALE DA ELETRNICA,
for electronic and telecommunication equipments, REGIO DO MUNICPIO DE
SERRA NEGRA DO ESTADO DE SO PAULO, for mineral water, knitwear, handi-
craft, hotels, turism, and CHIANTI CLASSICO, for wines, were shelved.
As mentioned, Brazil has a long history regarding the protection of geo-
graphical indications and a very rich jurisprudence which helps to illustrate
the understandings and the misunderstandings along the years.
The majority of the decisions refer to French and German indications
and appellations of origin in the area of wines and to Scotch whisky.
14 Law N 808 of 11/09/90, Article 3.

15 Law N 808 of 11/09/90, Article 6.
16 Law N 9.29, of 14/05/1996.
1 INPI Resolution N 05, of 28/11/2000.
326
These decisions are both rendered by the Courts or by INPI.

The first major decision was issued by the Supreme Court stating that
BORGONHA, the Portuguese language version of BOURGOGNE, could not
be registered as a trademark for wines, and that BORBONHA, with a B
instead of a G had the purpose of fraud, classifying both versions as false
indications of origin.18
Only a few years later, however, the Federal Court of Appeals in a deci-
sion, confirmed by the Supreme Court, concluded that the expressions
CHAMPAGNE, CHAMPANHE and CHAMPANHA had become designations
of a type of sparkling wine and that consequently their use by a local wine
producer would not infringe Article 4 of the Madrid Agreement of 1891.19
Most probably the use of these expressions by the French wineries Moet
& Chandon and George Aubert, producing in Brazil consolidated the dilu-
tion of these expressions as appellations of origin and influenced the deci-
sions of the upper Courts.
However, nowadays, none of the Brazilian producers of sparkling wines
continue to identify their products as Champagne or Champanha.
We have further the decision of the 6th Federal Judge of Rio de Janeiro
considering MONTEFLEURI, an imitation of the indication of origin FLEU-
RIE20 and the decision of the Court of Justice of Rio de Janeiro in relation
to DIJON, considering its use and registration as a trademark for wines not
feasible because it could constitute a false indication of origin. This decision
was confirmed by the Superior Court of Justice.21
Negative decisions were rendered by the Federal Court of Appeals in the
case of CHATEAU LACAVE 22 and by the Court of Appeals of the State of Rio
Grande do Sul in the cases of GAMAY BEAUJOLAIS23 and SAINT EMILION.24
None of them were considered indications of origin.
The first because the use of the expressions CHATEAU became diluted,
inclusively by MOET & CHANDON through its Brazilian winery using CHATEAU
18 Institut National des Appellations dOrigine des Vins et Eaux-de-vie and others v.
Dreher S.A. Vinhos e Champanhas, published in the Official Gazette of 20/06/1963 p. 423/4
and RTJ, 56/150 of April 191.
19 Socit Anonyme Lanso Pre et Fils and others v. The Federal Union and Armband
Peterlongo & Cia. Ltda. and others, published in the Judicial Gazette of 20/08/193, p. 5910
and RTJ 3/262-2 of July 195.
20 Institut National des Appellations dOrigine des Vins et Eaux-de-vie v. La Bodega Ind
Com. Imp. Exp. Ltda. and others, published in the Official Gazette of Rio de Janeiro-III of
28/11/1990, p. 40.
21 Institut National des Appellations dOrigine des Vins et Eaux-de-vie v. Humberto
Saade e Irmo Com.de Roupas S.A., published in the Official Gazette of Rio de Janeiro-III of
06/09/1990, p. 135 and Judicial Gazette-I of 29/11/90, p. 14.042.
22 Institut National des Appellations dOrigine des Vins et Eaux-de-vie v. Vinhos Finos
Santa Rosa S.A. and INPI, published in the Judicial Gazette of 21/08/86, p. 14.420.
23 Institut National des Appellations dOrigine des Vins et Eaux-de-vie v. Vincola Monte
Lemos Ltda., published in the Judicial Gazette-I of 09/11/1992, p. 20.368.

24 Institut National des Appellations dOrigine des Vins et Eaux-de-vie v. Cia. Vinco-
la RioGrandense and Vinhos Selecionados Herdeiros de Franz Wilhelm Langguth Ltda.

(03/11/92).
32
CHANDON, and therefore was considered of common use. The other two,
GAMAY BEAUJOLAIS, as confirmed by the Superior Court of Justice, and SAINT
EMILION, were considered varieties of grapes used to produce wines.
We now come to a series of decisions related to German wines, most
of which were rendered by INPI rejecting DOMGARTEN,25 MOSELBERG,26
SAARGARTEN,2 RHEINGRAF,28 RHEIN HERR,29 KREUZBERG,30 RHEIN plus
label, 31 MOSELBERG plus label32 and SONNEN BERG plus labe1,33 as a re-
sult of oppositions filed by the Stabilisierungsfonds fiir Wein and Deutscher
Weinfonds.
A Court Decision prohibited the use and registration of the expression
SCHWARZE KATZ, indicative of wines coming from the District of Zell, Ger-
many.34
The Scotch Whisky Association has also obtained some interesting de-
cisions, which in some cases went beyond involving a direct indication of
origin, but recognizing that suggestive expressions, denominations, figures,
etc., may also mislead consumers about the true origin of the products.
In addition to the direct indications GLASCOW-SCOTLAND and MALT-
WHISKY AGED IN SCOTLAND,35 the suggestive expression BLENDED WHISKY,
the denominations BALMORAL36 and DUKE OF SCOTLAND3 and a label
containing designs of a Scotchman, a castle, a coat of arms and coloring look-
25 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Pieroth Vinhos Finos Ltda., published in RPI N 842
of 09/12/1986.
26 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Viti Vincola Cereser S.A., published in RPI N 844
of 23/12/1986.
2 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Pedro Domec do Brasil S.A., published in RPI N 805
of 25/03/1986.
28 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Vincola Cave Latour Ltda., published in RPI N 822
of 22/0/1986.
29 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Vinhos Finos Santa Rosa S.A., published in RPI N 868
of 09/06/198.
30 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Distribuidora de Comestveis Disco S.A., published in
RPI N 995 of 14/11/1989.

31 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Rhein Imp.Exp. e Com. de Vinhos Finos Ltda., publi-
shed in RPI N 1001 of 09/01/1990.

32 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Viti Vincola Cereser S.A., published in RPI N 1009
of 03/03/1990.
33 Deutscher Weinfonds v. Vinhos Salton S.A. Ind. e Com., published in RPI N 1135 of
01/09/1992.
34 Stabilisierungsfonds fr Wein v. Adegas Vincolas Reunidas Ltda. Decision by the Court
of Justice of the State of Rio Grande do Sul, published in the Judicial Gazette of Rio Grande
do Sul of 26/10/1992.
35 The Scotch Whisky Association v. Indstria de Bebidas London Tower Ltda. Decision
by the Court of Justice of the State of Rio de Janeiro, published in the Official Gazette of Rio
de Janeiro-III of 0/03/1985, p. 9.
36 The Scotch Whisky Association and INPI v. ICOBInd. Com. Bebidas Ltda. Decision
rendered by the Regional Federal Court / 2nd.region, published in the Judicial Gazette of
26/11/1992, p. 39.633.
3 Decision rendered by the Court of Justice of the State of Rio de Janeiro, published in
the Official Gazette of 02/08/1984, p. 68.
328
ing like a Scotch kilt were considered to give the impression of being original
Scotch products with possibilities of inducing the consumers into error.38
On the other hand PHILIP MORRIS INC. was successful in reversing an
INPI decision before the Courts when the Federal Court of Appeals granted
registration for VIRGINIA SLIMS within a label arguing that each element by
itself, including VIRGINIA and SLIMS, would not be registrable, but in com-
bination and looked upon globally had no reason not to be registered.39
Registration for PORTO STANLEY for alcoholic beverages was annulled
based on Article 4 of the Madrid Agreement of l891,40 whereas registration
for MOSKOWA for alcoholic beverages was maintained.41
INPI reversed a First Instance Decision and granted registration for RUS-
SIAN PRINCE for alcoholic beverages42 but rejected XINGU for soft-drinks,
named after a river and region in the Amazon area (Brazil), well known for
the production of guarana which contains a seed used for a very popular
Brazilian soft-drink, second in sales only to the cola-drinks.43
INPI also rejected MACA and MACAENSE for dairy products, as Maca is a
county of the State of Rio de Janeiro well known for the production of Milk.44
The Federal Court of Appeals confirmed the decision of INPI rejecting
registration for the expression CAF BRASILEIRO, O CAFEZINHO QUENTE.45
In the area of mineral water (table water), the Courts decided that the
denominations LINDOYA, LINDOIA and LINDOIANO are not registrable,
being indications of origin of the county of the City of Lindoia, in the State
of Sao Paulo, a notorious spa and producer of mineral water.46
Related to France and Switzerland, the Superior Court of Justice con-
firmed a First Instance Decision requiring a firm to withdraw the expression
38 The Scotch Whisky Association v. Heublein do Brasil Com. Ind. Ltda. Decision ren-
dered by the th Federal Judge of Rio de Janeiro, published in the Official Gazette-Ill of
12/08/1993, p. 126.
39 Philip Morris Inc. v. INPI. Decision rendered by the Regional Federal Court, published
in the Judicial Gazette of 0/03/1985, p. 2510 and of 23/05/1985, p. 893.

40 Instituto do Vinho do Porto v. INPI, Colmar Com. Ind. e Exp. Ltda., Marcol Representa-
es Ltda. and Cooperativa Viti-Vincola Pompia Ltda. Decision by the 10th Federal Judge in
Rio de Janeiro, published in the Official Gazette of Rio de Janeiro-III of 09/09/1991, p. 98.
41 V/O Sojuzplodoimport v. INPI and Gadaupa Ind. Com. e Exp. Ltda. Decision
rendered by the Regional Federal Court, published in the Judicial Gazette of 19/11/198,
p. 25.844.
42 Bacardi & Company Ltd. v. INPI. Decision by 2nd. Instance of INPI, published in RPI
N 1241 of 13/09/1994.
43 Amazon, Inc. v. Refrigerantes Brasilia Ltda. Decision at Appeal Inst. of INPI, published
in RPI N 996 of 21/11/1989.

44 Spam S.A. Soc. Prod. de Alimentos Manhuau v. Cooperativa Agropecuria de Maca
Ltda. Cancellation of registrations through administrative revision procedures, published in

RPI N 86 of 12/11/1985 and RPI N 91 of 1/12/1985.
45 INPI v. Mitsui Yoshioka do Brasil S.A. Agro-Industrial Exportadora. Decision rendered
by the Regional Federal Court, published in the Official Gazette of 16/11/1984, p. 19.339.
46 Empresa de Minerao Cremasco Ltda. and others v. Lindoiano Hotel-Fontes Ra-
dioativas Ltda. Decision by the Court of Justice of the State of So Paulo, confirmed by the
Supreme Court, published in the Court Gazette N 523/101-3 of May 199 and Judicial Gazette
of 13/06/1980, p. 4464.
329
CHOCOLAT SWISS from its tradename4 and INPI rejected the following
applications: ZANAHORIA PARIS,48 LES FONTAINES DE FRANCE,49 VL VILLE
LUMIRE PARIS,50 LILIANE FRANCE,51 TOUR DE FRANCE52 and FRENCH FOR-
MULA53 all for perfumery, and, further, RELOJOARIA A SUISSA54 and SUISSA,
both for watches. They were all considered false indications of origin.
INPI went on rejecting PARMA for meat products,55 HAVANA CLUB56 for
beverages, BOURSIN for cheese,5 CREAZIONI DI VENEZIA for clothing,58
STAR DI FRANCE for perfumery,59 ARNULFI DRUOT PARIS for perfumery,60
SOLINGEN for cutlery,61 FLORES DE PARIS for perfumery,62 SWISSPULL for
watches and accessories,63 DFB GS GOLD STEINER LIEBFRAUMILCH for wine,64
KLINGENBERG for wine,65 MONACO SEGUROS for insurance.66
4 ChocoSuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat v. Chocolat Swiss Ind. e Com.
Ltda. Decision rendered by the Superior Court of Justice, published in the Judicial Gazette-I
of 24/09/93, p. 19.638.
48 Fdration Franaise de Lindustrie des Produits de Parfumerie de Beaut Sergio
Paris, published in RPI N 804 of 18/03/1986.

49 Fdration Franaise de Lindustrie des Produits de Parfumerie de Beaut Sabonex
do Brasil Ltda., published in RPI N 840 of 25/11/1986.

50 Fdration Franaise de Lindustrie des Produits de Parfumerie de Beaut Universal
Ind. Qumica e Farmacutica Ltda., published in RPI N 112 of 0/0/1992.

51 Beiersdorf A.G. v. INPI, published in RPI N 1108 of 25/02/1992.
52 Fdration Franaise de Lindustrie des Produits de Parfumerie de Beaut et de Toi-
lette v. Tour de France Perfumes Ltda., published in RPI N 03 de 10/04/1984.

53 Fdration Franaise de Lindustrie des Produits de Parfumerie de Beaut et de Toi-
lette v. Laboratrio Ylang S.A., published in RPI N 1122 of 02/06/1992.

54 Fdration de Lindustrie Horlogre Suisse v. S.N.Babolin & Cia. Ltda., published in
RPI N 1136 of 08/09/1992 and RPI N 112 of 18/05/1993.

55 Consorzio del Prosciutto de Parma v. Frizen Frigorfico Industrial Frozen Meat S.A.,
published in RPI N 58 of 30/04/1985.

56 Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios (Cuba Export) v. An-
tunes Ind. e Com. de Bebidas Ltda., published in RPI N 995 of 14/11/1989.

5 Socit Boursin S.A. v. Ricardo S.A. Importadora e Exportadora, published in RPI
N 58 of 30/04/1985.
58 Di Venezia Confeces v. INPI, published in RPI N 104 of 26/12/1990.
59 Fdration franaise de lindustrie des produits de parfumerie de beaut et de toilette
v. GD-Quim Indstrias Qumicas Ltda.ME, published in RPI N 1344 of 03/09/1996.

60 Federation des Industries de la Pafumeriee v. Aroma & Cor Perfumaria e Cosmticos
Ltda.ME, published in RPI N 1310 of 09/01/1996.

61 Etilux Indstria e Comrcio Ltda. v. Industrie-und Handelskammer Wuppertal-Solin-
gen-Remscheid, published in RPI N 1361 of 31/12/1996.

62 Fdration des Industries de la Perfumerie v. Kanitz 1900 Cosmticos Ltda., published
in RPI N 1389 of 15/0/199.

63 Italypull Indstria e Comrcio de Artefatos de Couro Ltda. v. Federation de LIndustrie
Horlogere Suisse, published on RPI N 1436 of 30/06/1998.

64 Cetra Comrcio Internacional Ltda. v. Deutscher Weinfonds, published in RPI N 1580
of 1/04/2002.
65 Backs Comercial de Vinhos Finos Import e Export Ltda. v. Deutscher Weinfonds,
published in RPI N 1534 of 30/05/2000.

66 Amonseg Corretora de Seguros S/C Ltda. v. Le Gouvernement de la Principaute de
Monaco, published in RPI N 1523 of 14/03/2000.
330
Additional Court decisions maintained the registration for KATZ WEIN

for wine6 and FOSFATO DE ARAXA,68 for phosphate, but cancelled the reg-
istration for SCATS BARD, for whisky69 and for ROSENGARTEN for wine.0
Concluding the list of decisions rendered in Brazil, which in general
show a strong tendency, both at the Courts and at INPI to protect indications
of origin and the consumers, we have the decision of the 1th Federal Judge
of Rio de Janeiro confirming a decision by INPI, which rejected the expres-
sion AMERICANA for transportation services.1
As mentioned above, although the Courts and INPI have been aware of
the problem of geographical indications from the point of view of protecting
the rights of the inhabitants of a region, city or country, and as well as having
in mind the protection of the consumers, the Brazilians in general have not
been conscious about benefits deriving from protecting local indications of
origin, and eventually even appellations of origin.
It should not be overlooked that Brazil now produces wine in seven
different States, from the extreme South to the Northeast.2 Brazil is also a
large producer of cheese and the health qualities of the Brazilian mineral
waters are well known.3 The quality of the coffee beans varies from zone
to zone4 and cigars made of Brazilian tobacco are exported to Europe for
over a hundred years.5
The most famous wine region is called Vale dos Vinhedos, in the hills of
the State of Rio Grande do Sul, a denomination which has been registered
at INPI and which already has been recognized in Europe.
The Brazilian wines, in general, and more specifically from this region,
do not use foreign geographical indications nor appellations of origin any-
more.
This procedure which started some twenty years ago had in mind open-
ing the doors abroad for the export of the Brazilian wines.
Production, circulation and commercialization of wine and derivatives
of grapes and wines are regulated by law.6
6 Stabilisierungsfonds fr Wein v. INPI and others, published in the Official Gazette of
Rio de Janeiro-III / Section II, of 12/11/2003, p. 131.

68 Companhia Mineradora de Minas Gerais COMIG v. INPI and Arafrtil S/A, pub-
lished in the Judicial Gazette, of 14/10/1999, p. 108.

69 The Scotch Whisky Association v. Heublein do Brasil Com. Ind. Ltda., published in
the Judicial Gazette, of 11/02/1999, p. 406.

0 Deutscher Weinfonds v.INPI, published in Judicial Gazette-2, of 10/06/199,
p. 42.33.
1 Transportadora Americana Ltda.. v. INPI. Decsion by the 1th Federal Judge of Rio de
Janeiro, published in the Official Gazette of Rio de Janeiro-III of 11/10/1988, p. 89.

2 States of Rio de Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, So Paulo, Minas Gerais, Bahia
and Pernambuco.
3 See: Caxambu, Lindia, guas Prata, So Loureno, Arax, Petrpolis,
Serra Negra, Cambuquira, etc.

4 For example: Caf Santos, Caf Rio, Caf Paran, etc.
5 Famous brands from the State of Bahia, e.g., Dannemann and Suerdieck.
6 Law N .68 of 08/11/1988, regulated by Decree N 99.066 of 08/03/1990 and Law
N 8.918 of 14/0/1994, regulated by Decree N 6.81 of 04/06/2009.
331
This law maintained the use of the expression CONHAQUE as a type of al-
coholic beverage, following up on legislation originally enacted in 1942.
The most consumed distilled alcoholic beverage in Brazil is CACHAA8
also known as PINGA, a sugar cane brandy.
Considering that in several countries, including France, the denomina-
tion CACHAA was appropriated and, to give it a stronger protection, indi-
cating that it is a product originated from Brazil, the Government issued a
Decree9 defining the denominations CACHAA and CACHAA DO BRASIL
as geographical indications. With cachaa the famous Brazilian cocktail
CAIPIRINHA80 is made.
Decree-Law N 432 of 22/05/1942.

8 Production and control regulated by Article 106 of Decree N 3.26 of
06/12/193.
9 Decree N 4062 of 21/12/2001.
80 Recipe: cut a lime in pieces and mash it with the skin; add sugar, ice and cachaa.
332
EL PLAGIO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA
Y LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA COMPARADA
Ricardo Antequera Parilli *
1. INTRODUCCIN
De acuerdo a una constante en los pases de la tradicin jurdica latina o

continental, el autor es la persona fsica o natural que realiza la creacin
intelectual, quien por ello ostenta la titularidad originaria del derecho sobre
la obra.
Ese derecho tiene un doble contenido, ya que est conformado por fa-
cultades de orden moral y patrimonial: las primeras que tutelan el aspecto
afectivo o espiritual entre el autor y su obra, y las segundas, que garantizan
el derecho del autor de explotar su creacin por cualquier medio o proce-
dimiento y de obtener por ello beneficio.
El derecho moral queda integrado, fundamentalmente, por el de hacer
o no accesible la obra al pblico (derecho de divulgacin y al indito),
el derecho de paternidad y el derecho a la integridad de la creacin, sin
perjuicio de que algunas legislaciones hayan reconocido otros atributos
de naturaleza extrapatrimonial, como el derecho de retracto o de arre-
pentimiento.
El derecho moral, como es la tendencia en la tradicin continental o
franco-germnica, es inalienable, inembargable, irrenunciable e impres-
criptible, a lo que debe agregarse su perpetuidad, ya que extinguido el
derecho patrimonial, el Estado y las instituciones legalmente designadas
deben ejercer la defensa de los derechos morales de paternidad e integri-
dad sobre la obra cada en el dominio pblico o en el patrimonio cultural
comn.
* Abogado, Universidad Central de Venezuela. Doctor en Derecho, Universidad de

Carabobo. Profesor Universidad de Los Andes y Universidad Metropolitana, Venezuela, y
otras universidades en Ecuador, Espaa, Argentina y Per. Autor de 12 libros sobre Derechos
de Propiedad Intelectual. Nombrado Senior Statesman en Venezuela por Chambers and
Partners Latin American Guide 2009 y 2010. Presidente de Honor del Instituto Interame-
ricano de Derecho de Autor. Miembro de Honor del Instituto Mexicano de Derecho de
Autor, Academia Ecuatoriana de la Propiedad Intelectual y Centro Colombiano de Derecho
de Autor. Medalla de Oro de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Socio Antequera Parilli & Rodrguez.
335
2. MARCO CONCEPTUAL
El trmino plagio (plagium, plagiator), deriva del griego plagios, que signi-
fica dolo o fraude, lo que evidentemente ocurre con el apoderamiento o
usurpacin de bienes intelectuales ajenos.
Como regla general, las legislaciones no definen al plagio, como s lo ha
hecho la jurisprudencia, por ejemplo, en los trminos que siguen:
Por plagio ha de entenderse, en su concepcin ms simplista, todo aquello
que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta ms bien como una
actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente
de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte
cierta manifestacin de ingenio.1
El plagio es el apoderamiento ideal de todos o de algunos elementos originales
contenidos en la obra de otro autor, presentndolos como propios.2
El plagio se define como el uso, como si fuera una creacin o prestacin suya,
de una obra, prestacin artstica, fonograma, videograma o emisin de radiodi-
fusin, que sea una mera reproduccin, total o parcial de la obra o prestacin
ajena, divulgada o no, o de tal modo semejante que no tenga una individualidad
propia.3
El plagio es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales
contenidos en la obra de otro autor, presentndolos como propios.4
De esas y otras definiciones similares, surgen los elementos constitutivos
del plagio, a saber:
a) La existencia de una obra anterior (originaria o derivada, divulgada
o indita).
b) La apropiacin de elementos originales protegidos de la obra pre-
existente, para incorporarlos a una posterior.
c) La incorporacin en forma ntegra o parcial de la creacin preceden-
te, es decir, mediante la toma de todos o solamente de algunos de los ele-
mentos de la obra primigenia que constituyan una manifestacin personal
con caractersticas de originalidad.
d) La utilizacin de tales elementos con usurpacin de la paternidad.
Sin una obra preexistente que haya sido copiada o imitada, con suplan-
tacin de su autora, no hay plagio.
Ello supone que los elementos apropiados de la obra ajena deben ser
originales, razn por la cual se ha resuelto en casos concretos que no existe
1 Tribunal Supremo espaol, sentencia del 28/01/1995, citada por Ortega Domnech,
Jorge, Obra plstica y derechos de autor, Ed. Reus, Madrid, 2000, pp. 23-238.
2 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G (Argentina), sentencia del
21/03/1994, en Jurisprudencia argentina (1994-IV), 410.

3 Tribunal da Relao de Lisboa, sentencia del 15/03/2001 en la apelacin 1490/01.
Texto del fallo en <www.trl.pt/civeis>.

4 Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la
Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Per, resolucin N 04-

2000/TPI/INDECOPI del 19/01/2000.
336
EL PLAGIO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA COMPARADA
plagio cuando la imitacin se refiera a elementos carentes de originalidad,5 pues

no hay infraccin cuando existen fuentes comunes para las semejanzas alegadas o
el material similar no es original del demandante ,6 de manera que no procede
confusin con todo aquello que es comn e integra el acervo cultural generalizado,
sino que el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales bsicas
y fundamentales y no a las accesorias, aadidas, superpuestas o modificaciones no
trascendentales.
La obra preexistente puede estar en el dominio privado o en el dominio
pblico, en este ltimo supuesto por extincin del derecho patrimonial, ya
que la burla a la buena fe del pblico es la misma en ambos casos, adems
de la perpetuidad del derecho moral.
El plagio vulnera en especial el derecho moral de paternidad del autor de
la obra originaria, sin perjuicio de las repercusiones que tiene este ilcito en
la esfera de los derechos de orden patrimonial, porque como quiera que el
infractor desea hacer conocer la obra ajena como propia, es comn que con la
conducta usurpadora de la autora se incurra tambin en los ilcitos de repro-
duccin, distribucin y/o comunicacin pblica no autorizadas de la creacin
primigenia, en concurrencia con los respectivos derechos de explotacin.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado al
respecto, en el prrafo que sigue:
El plagio se integra con dos elementos, la reproduccin o la copia, unidos
en todo caso a la atribucin de la condicin de autor de lo reproducido o copiado
e implica dos clases de infracciones a los derechos del autor: de una parte, la
violacin del derecho moral; y, de otra, la violacin del derecho de explotacin.
Lo primero porque el plagiario se atribuye sobre la obra una paternidad que no
le corresponde; que le pertenece exclusivamente al autor de la obra copiada. Y lo
segundo, porque se afecta econmicamente al autor, generndole perjuicios de
orden patrimonial en diversos sentidos.8
3. EL PLAGIO, LAS IDEAS Y LAS FORMAS DE EXPRESIN
El derecho de autor no protege las ideas por s mismas, sino solamente el

ropaje con las que las ideas se visten.
Conforme a ese principio, la casacin francesa ha afirmado que la idea
no puede ser el objeto de una apropiacin cualquiera al margen de la forma dada;9
5 Corte de Casacin de Italia, sentencia del 2/01/1941, citada por ASCARELLI, TULLIO,
Teora de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Ed. Bosch, Barcelona, 190, p. 84.
6 Corte de Distrito del Distrito Central de California (199), Barbara Chase-Riboud v.
Dreamworks Inc., y otro. Texto del fallo en <www.courttv.com/trials/amistad/ruling.html>.

Tribunal Supremo espaol, Sala 1, sentencia del 28/01/1995. Texto del fallo en <www.
suarezdehesa.com>.
8 Proceso 139-IP-2003 (1/03/2004). Texto del fallo consultado en <http://www.comu-
nidadandina.org/> (documentos).
9 Sentencia de la 1 Cmara Civil (30/01/200). Texto del fallo consultado en <http://
www.easydroit.fr/jurisprudence>.
33
o en trminos del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, aunque sean

creaciones del espritu, la ideas no implican derechos de propiedad o de exclusividad.
En consecuencia, el hecho de que alguien utilice una idea desarrollada por otro, no
constituye por s mismo una violacin a las reglas del derecho de autor.10
Por ello, el plagio versa sobre la forma original de la obra preexistente y
no respecto de la utilizacin de las mismas ideas, pues como lo ha aclarado
la Suprema Corte de Justicia de Mxico, no existe plagio aunque el tema
sea el mismo, ya que lo que la ley prohbe es la reproduccin de una obra , pero
no que sobre el mismo tema se ejecuten otros trabajos,11 en virtud de lo cual, en
palabras de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Argentina,
hay plagio cuando existe imitacin de cierta magnitud respecto de la obra plagiada,
no de la idea .12
En relacin con un tpico similar, la Corte de Distrito del Distrito Central
de California sentenci que los hechos y las teoras histricas se pueden copiar,
mientras el demandado no se apropie de la expresin personal del demandante.13
En sede administrativa se ha resuelto que el requisito de originalidad no
slo sirve para determinar qu es obra y qu no, sino tambin determinar el alcance
de la proteccin del derecho de autor, pues slo se protege contra plagio aquella parte
de la obra que refleja la individualidad del autor.14
Y tambin que no slo es posible utilizar las puras ideas que se encuentran
en una obra ajena, sino tambin otros de sus elementos no originales tomados en
s mismos, como son los hechos aislados, los conceptos, el tema, el sistema, el mtodo,
el estilo literario, la forma literaria, la manera artstica, el vocabulario, etc. No obs-
tante, lo que s resulta ilcito es tomar los elementos ya sean vistos en su conjunto o
individualmente que reflejan la individualidad de la obra.15
En todo caso, lo que no resulta permisible son las similitudes milagrosas
en la forma de expresin entre las dos obras, porque como se ha resuelto
en Espaa, si bien es cierto que pueda surgir en dos o ms personas distintas una
misma idea [], lo que no es concebible ni admisible que sea absoluta la coincidencia
de todos los dems pues de admitir tal tesis no sera posible jams admitir la existencia
de plagio con las consecuencias jurdicas derivadas del mismo.16
10 Sentencia de la 3 Cmara (22/09/2006). Resumen del fallo consultado en <http://
www.stj.gov.br>.
11 Sentencia del 2/10/1948, dictada en el amparo penal en revisin 6.218/4. Tesis
del fallo en <http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/106569/

1/1epoca5.pdf>.
12 Sentencia de la Sala H (18/10/2002). Texto del fallo consultado en <http://www.
eldial.com>.
13 Sentencia de 199 en Barbara Chase-Riboud v. Dreamworks Inc., y otro. Texto del
fallo en <www.courttv.com/trials/amistad/ruling.html>.
14 Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, resolucin N 286-1998/
TPI-INDECOPI de 23/03/1998. Resumen de la Resolucin, en INDECOPI, Compendio de

jurisprudencia. Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999), t. I., Lima, 2000, p. 230.
15 Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, resolucin 884-2002/TPI-
INDECOPI.
16 Tribunal Supremo espaol, Sala de lo Penal, sentencia 1.1 del 28/05/1992. Texto
del fallo consultado a travs del Portal del Tribunal Supremo espaol por <http://www.
poderjudicial.es> (Tribunal Supremo/jurisprudencia).
338
Y en el caso concreto del plagio de una obra musical, la justicia en la

Argentina decidi lo siguiente: la creacin personal y propia de un compositor,
en la forma de expresar sus ideas musicales, no es posible que coincida en otro com-
positor por mera espontaneidad intelectual, por una concepcin idntica de distintas
inteligencias, desde que la invencin de las ideas musicales significativas surge es-
pontneamente en la mente del genio, que las recibe como un don del cielo; y cuando
tales formas de expresarlas coinciden en dos obras, se puede afirmar que hay copia,
que hay ataque a la propiedad, por un plagio o robo literario.1
Es de resaltar que comnmente se asocia al plagio con la usurpacin de
la forma de expresin de la obra ajena, pero tambin puede versar sobre
la composicin de la creacin preexistente, como en las compilaciones de
datos, donde la originalidad reside en la seleccin o disposicin de los con-
tenidos recopilados.
Por esa razn el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sentenci
que si determinare el Juez nacional que hay una base de datos protegida por la origi-
nalidad en la seleccin o disposicin de las materias, y tambin una accin mediante
la cual un tercero asume la paternidad de esa obra ajena, se habra producido un
plagio.18
4. EL PLAGIO Y EL BIEN JURDICO PROTEGIDO
Por razones ya comentadas, el primer bien jurdico protegido frente al pla-

gio es la paternidad del autor de la obra usurpada, a la que se agregan, de
acuerdo a las caractersticas del caso concreto, la integridad de la creacin
originaria y los derechos patrimoniales de utilizacin.
Pero tambin el plagio implica un atentado contra la fe pblica, porque
se engaa a la colectividad sobre la verdadera paternidad del autor y posible-
mente acerca de la integridad de su obra y, por si fuera poco, puede afectar
tambin al patrimonio cultural, porque muchos plagios desnaturalizan la
obra originaria.
Sobre la afectacin al derecho de paternidad, el Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela ha expresado: La propiedad intelectual es la que ms sig-
nificado y elevacin espiritual tiene, ya que se refiere a las obras hechas sobre la base
de la potencia del alma humana. Este rasgo tan hermoso no est exento del valor de
acto del trabajo, por aadidura cualificado, que implica esfuerzos y aun sacrificios.
Una obra del intelecto es por tanto la ms legtima fuente de orgullo para su autor. Y
mxime cuando, si es cientfica, es de suma importancia para su patria y hasta para
la humanidad toda. Todo trabajo dignifica y en especial si tiene las calificaciones de
constituir una obra cientfica. Tambin son de mucho valor espiritual las dems obras
1 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala H (Argentina), sentencia del
18/10/2002. Texto del fallo en CERLALC, Derecho de autor regional, seleccin y disposicin
de las materias y comentarios por Ricardo Antequera Parilli, en <http://www.cerlalc.org/
derechoenlinea/dar/index.php>.
18 Proceso 10-IP-99 (11/06/1999). Texto del fallo consultado en <http://www.comuni-
dadandina.org/> (documentos)
339
del ingenio, como las literarias y las artsticas. Los respectivos autores merecen todo el
reconocimiento y que se les atribuya el mrito de su creacin. Ser ello motivo de gran
complacencia y de inmenso valor moral para el autor. Por todo esto es que resulta tan
sumamente grave el plagio.19
En cuanto a la concurrencia de la afectacin a la fe pblica, el Tribunal
Supremo espaol decidi que en el plagio se presenta la usurpacin de
la personalidad intelectual que ataca el elemento espiritual o subjetivo del derecho de
autor y la defraudacin que ataca al elemento patrimonial de aquel derecho, pero
tambin presenta doble vertiente: el ataque al patrimonio del autor y el perjuicio
que puede causarse al pblico engaado con la suplantacin.20
5. CLASES DE PLAGIO
El plagio puede ser total o parcial, y en cuanto a este ltimo la jurispruden-

cia ha afirmado: el sentido de la ley es el de ofrecer proteccin no slo a las obras
que han sido calcadas y textualmente por otro, sino que ampara adems contra los
despojos parciales de la produccin del intelecto a condicin de que el agente se apropie
de aspectos sustanciales o esenciales del ingenio de los dems: porque la tutela penal
tiene en su iniciativa del autor, y reptase claro que a ella se ataca cada vez que, en
medida apreciable, se la utiliza sin autorizacin por un tercero para componer un
trabajo como propio cuando, en realidad, ha sido elaborado a expensas del esfuerzo
ajeno.21
El plagio puede ser tambin idntico o servil (cuando la usurpacin se
realiza sin introducir modificaciones a la obra primigenia) o bien simula-
do, elaborado o inteligente, supuesto ste que infringe tambin el dere-
cho moral de integridad de la obra (y/o el patrimonial de modificacin),
especialmente cuando el infractor le introduce variantes a la creacin ajena,
maquillndola, la mayora de las veces para tratar de disimular la apropia-
cin que hace de la produccin de otro.
De all que, como lo precisa la jurisprudencia espaola, la actividad
de plagio no se circunscribe a la literal transcripcin o reproduccin servil de otra
obra (o copia clnica), sino tambin a los actos de copia o imitacin de la
misma en lo sustancial22 (hemos resaltado), de modo que el plagio resulta
muy claro cuando existe una identidad entre la primera obra original y la segunda,
a la que se imputa esta infraccin de los derechos de propiedad intelectual del autor
de la primera [pero] tambin en los casos en que [] no existe propiamente una
19 Sentencia de la Sala Penal del 12/12/2000, en <http://www.tsj.gov.ve/jurispruden-

cia>.
20 Sentencia de la Sala 2 del 14/02/1984.
21 Cmara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, Sala VI (Argentina). Fallo
del 21/12/1999, en CERLALC, Derecho de autor regional, seleccin y disposicin de las materias
y comentarios por Ricardo Antequera Parilli, en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/
dar/index.php>.
22 Audiencia Provincial de Toledo (4/06/1999). Texto del fallo en Actas de derecho indus-
trial y derecho de autor, Instituto de Derecho Industrial/Universidad de Santiago (Espaa), Ed.

Marcial Pons, N XX, Madrid, 1999, pp. 833-83.
340
absoluta identidad sino una total similitud, encubierta con ardides y ropajes que
las disfrazan.23
En sede administrativa se ha resuelto que la figura del plagio en el derecho
de autor contempla la posibilidad de que puede ser servil (es decir, exacto) o elabo-
rado, esto es cuando el plagiario, para simular su ilcita conducta, cambia elementos
de la forma de expresin, pero mantiene en lo esencial la estructura interna de la
obra plagiada.24
6. DIFERENCIAS ENTRE PLAGIO Y PIRATERA
Por piratera se entiende la reproduccin de obras publicadas o de fonogra-

mas por cualquier medio adecuado con miras a la transmisin (distribucin) al
pblico.25
Si se compara el plagio con la piratera, se puede concluir que la dis-
tincin entre las dos figuras est en que en esta ltima hay una reproduccin
(la mayora de las veces en forma ntegra), de la obra ajena, pero sin usur-
par la paternidad del autor, porque el pirata desea hacer creer al pblico
que los ejemplares ilegalmente reproducidos y colocados en el comercio
son legtimos y para eso debe copiarlos de la manera ms idntica posible:
si ese infractor se apropiara de la paternidad del verdadero autor sobre la
obra, colocando su nombre en sustitucin del creador original, el pblico
no comprara los ejemplares ilcitos.
As lo destac la Oficina de Derecho de Autor del Per, cuando resolvi
que se debe distinguir entre reproduccin no autorizada, en la cual se respetan los
derechos morales del autor, siendo la intencin del copista aprovecharse econmicamen-
te de la obra; y el plagio, en el cual la actividad consiste en copiar sustancialmente la
obra, hacindola pasar como propia.26
. DIFERENCIAS ENTRE PLAGIO Y FALSIFICACIN
En el lenguaje comn se confunde el sentido de las palabras plagio y fal-

sificacin, cuando cada una de ellas tiene en derecho de autor su propio
significado y sus particulares efectos, aunque en ambos casos existe el pro-
psito de engaar, pero bajo modalidades diferentes.
As, mientras el plagio es la apropiacin de una obra ajena para hacerla
pasar como propia, en la falsificacin se utiliza la obra propia pero atribu-
23 Audiencia Provincial de Madrid, Seccin 11, sentencia 455/200 del 6/06/200. Tex-
to del fallo consultado a travs del Portal del Consejo General del Poder Judicial de Espaa,
en <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia>.
24 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), Direccin Nacional de De-
recho de Autor y Derechos Conexos, resolucin N 024 del 12/02/2000.

25 Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Glosario de derecho de autor
y derechos conexos, autor principal: Gyrgy Boytha, Ginebra, 1980, Voz 188, p. 190.
26 Oficina de Derecho de Autor del INDECOPI, resolucin 86-200/ODA-INDECOPI
del 13/03/200.
341
yndosela a un tercero, es decir, que en el plagio el plagiario quiere figu-

rar como autor de una obra que no cre, mientras que en la falsificacin,
especialmente de una obra de arte, el falsificador desea hacer aparecer el
soporte material que la contiene como si fuera de un autor a quien no le
pertenece.
En un caso donde se debata sobre la tipicidad en un caso de esas carac-
tersticas, el Tribunal Supremo espaol sentenci que no constitua plagio
la puesta en circulacin de obras artsticas que son originales pero que falsamente se
atribuyen a [otros] pintores, razn por la cual descart la comisin del delito
de plagio y calific el hecho punible como estafa.2
8. DIFERENCIAS ENTRE PLAGIO Y USURPACIN DE PATERNIDAD

POR FALSA ATRIBUCIN A UN TERCERO
La usurpacin de paternidad no se limita al plagio, pues tambin ocurre

por el hecho de explotar una obra atribuyndole falsamente la paternidad
a un tercero (no solamente en las obras de arte, como ya fue explicado, sino
tambin en otros gneros creativos), pues en estos supuestos hay igualmente
un despojo a la personalidad del autor y, por tanto, una violacin al derecho
del creador a reivindicar la paternidad de la obra, para utilizar los trminos
del artculo 6 bis del Convenio de Berna para la Proteccin de las Obras
Literarias y Artsticas.
Los tribunales en la Argentina y Espaa han resuelto controversias re-
lacionadas con la falsa atribucin de paternidad a un tercero, concluyendo
en esos asuntos que se trata de una conducta ilegtima, por violacin del
derecho de paternidad.
En el primero se decidi que al insertarse en la revista el retrato con una
autora distinta a la real, se infiri a su autor un agravio de neto corte moral, al
menoscabarse su legtimo derecho a ser reconocida su paternidad artstica sobre la
obra.28
Y en el segundo lo siguiente: el modus operandi del procesado al presentar
la cinta magnetofnica usando de la figura del autor de las canciones originales, la
leyenda, tipografa y colores elegidos, a que se ha hecho antes referencia, para compren-
der sin ms que se tena plena conciencia y voluntad de que se quera imitar la obra
usurpada para engaar a los adquirentes de la misma, a fin de que creyeran que se
trataba de la autntica versin del popular cantante.29
2 Sentencia de la Sala de lo Penal (2/12/2006), en <http://www.paraprofesionales.

com>.
28 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A (1/10/1985). Texto de la sen-
tencia en Jurisprudencia argentina (1988-II), 38-40. Extracto del fallo en CERLALC, Derecho de
autor regional, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo Antequera
Parilli, en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>.
29 Sentencia del Tribunal Supremo espaol del 14/02/1984.
342
9. DIFERENCIAS ENTRE PLAGIO Y OMISIN DE PATERNIDAD

SIN USURPACIN DE LA AUTORA
Otra modalidad que afecta al derecho de paternidad, y aunque cercana al

plagio tiene sus propias caractersticas, es el de la omisin de paternidad, es
decir, cuando no se coloca el nombre de otra persona en lugar del verdade-
ro autor, pero se silencia la identificacin de este ltimo.
Como lo ha apuntado la jurisprudencia brasilea, tanto el cambio de nom-
bre del autor por otro, como la omisin de su nombre, son especies del gnero de usur-
pacin del derecho de paternidad autoral,30 ya que en ambos casos se infringe el
derecho moral que tiene el autor de reivindicar la paternidad de su obra.
Hay precedentes jurisprudenciales en Venezuela donde se conden a una
fundacin de carcter cultural, adscrita a la Presidencia de la Repblica, por
omisin del autor en una publicacin (catlogo), aunque su nombre apareca al
final de la misma integrando los crditos de los distintos artistas participantes.
All el Tribunal Supremo de Justicia seal que la mencin de los autores
de cada fotografa debi hacerse en forma ms detallada, vista la participacin de
otros especialistas en el rea, a los fines de llevar al lector y al pblico en general, la
informacin sobre la procedencia de la obra, de manera que no se efectu la
atribucin debida de las obras fotogrficas a sus respectivos autores, en forma tal
que en cuanto al fotgrafo demandante se impidi su reconocimiento como
autor del trabajo artstico presentado.31
10. LA OMISIN DE PATERNIDAD Y EL PLAGIO ENCUBIERTO
Una modalidad de plagio simulado se produce cuando la obra ajena se in-

corpora a otra, omitiendo en esta ltima el nombre del autor de los trozos o
prrafos incorporados a la primera, limitndose a colocar el nombre del au-
tor en los agradecimientos o en la bibliografa consultada, o a travs de otras
menciones meramente incidentales, pues no se est vinculando directamen-
te el nombre del autor como las partes o elementos citados, incurrindose
as no slo en una violacin al derecho moral de paternidad, sino tambin
en un fraude a la ley y en un acto de deshonestidad intelectual.
El Tribunal Supremo espaol se ocup de calificar como plagio la omi-
sin de la cita del autor a pie de pgina, limitndose a hacer referencia de l de
modo genrico en el apartado de bibliografa general.32
Y el mismo rgano jurisdiccional, al tratar sobre los usos legtimos e ileg-
timos de una obra, dijo que el reconocimiento y garanta del derecho moral de autor
que corresponde al que lo sea de la obra como fruto del nexo de su paternidad intelectual
debe fijarse en la obra de un modo claro y concluyente, no bastando una referencia
30 Sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil (28/02/1984). Texto del fallo en
Jurisprudencia brasileira, Ed. Juru, Curitiba, 1985, pp. 98-102.

31 Sentencia de la Sala Poltico-Administrativa del 13/12/2005, expediente 2003-101.
Magistrado Ponente: Levis Ignacio Zerpa.

32 Tribunal Supremo Espaol, Sala 2 (26/09/1992). Fuente: texto del fallo.
343
indirecta o el constar en la pgina de agradecimientos [lo que] no llega a expresar ca-

balmente una relacin de paternidad intelectual con la obra objeto de la publicacin.33
11. EL PLAGIO Y EL DERECHO DE CITA
Como el derecho patrimonial exclusivo es en principio ilimitado, ya que

alcanza a cualquier forma de utilizacin de la obra, nicamente se admiten
excepciones aquellas que estn contempladas en la ley de modo explcito.
Adems, toda excepcin legal al derecho exclusivo del autor de utilizar
su obra por todo medio o procedimiento, debe respetar los usos honrados,
a que se refieren los artculos 9,2 del Convenio de Berna, 13 del Acuerdo
con el Comercio (ADPIC) y 10 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor (TODA/WCT), en forma tal que, conforme a la Decisin 351 de la Co-
munidad Andina que contiene el Rgimen Comn sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos, los usos honrados se circunscriben a casos especiales,
que no interfieren con la explotacin normal de la obra ni causan un perjuicio
irrazonable a los intereses legtimos del autor (destacado nuestro), en con-
cordancia con el artculo 9,2 del Convenio de Berna.
En cuanto al derecho de cita en especfico, como excepcin al derecho
patrimonial exclusivo del autor, slo opera, en los trminos del artculo 10
del Convenio de Berna, cuando se trate de citas tomadas de una obra que se
haya hecho lcitamente accesible al pblico, a condicin de que se hagan conforme a los
usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, con el requisito
indispensable de que las citas debern mencionar la fuente y el nombre
del autor, si este nombre figura en la fuente (nfasis agregado).
En palabras del Supremo Tribunal Federal de Brasil, no se considera una
violacin al derecho de autor la reproduccin de un trozo de la obra ya publicada, en
una revista destinada a fines literarios, didcticos o religiosos, desde que la misma se
hace con la indicacin de la fuente y del nombre del autor.34
Pero como lo sentenci el Tribunal de Apelaciones de Pars, la identifi-
cacin de la fuente debe permitir distinguir la obra citada de la obra que cita.35
12. EL PLAGIO Y EL ABUSO DEL DERECHO DE CITA
Una situacin distinta al plagio, pero que constituye un abuso del derecho
de cita, tomando en cuenta que el artculo 10,1 del Convenio de Berna,
limita ese derecho a la medida justificada por el fin que se persiga.
33 Fallo citado por La Cruz Mantecn, Miguel L., Las obligaciones del editor en el contrato de
edicin literaria, Ed. AISGE/Reus, Madrid, 2000, pp. 291-292.

34 Sentencia de la 2 Cmara (20/12/1960), en recurso extraordinario 44.54. Texto del
fallo consultado en <http://www.stf.gov.br>.

35 Sentencia del 31/12/1999, citada por Krver, Andr, Crnica de jurisprudencia en
Revue internationale du droit dauteur (RIDA), N 183, Pars, 2000, p. 290.
344
Sobre la base de ese principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina ha dicho que la cita para que sea lcita debe realizarse transcribiendo los
pasajes necesarios, siempre que stos no sean tantos y seguidos que razonadamente
puedan considerarse como una reproduccin simulada y sustancial, que redunde en
perjuicio del autor de la obra de donde se toman,36 de manera que la cita debe ser
razonable y no puede reemplazar la opinin del autor; slo puede ser un complemento
o apoyo de la opinin del mismo.3
De la misma manera, la Corte de Apelaciones de Quebec sentenci que
no hay un fair use [uso justo], cuando los prrafos o extractos de la obra
ajena se utilizan para transmitir la misma informacin que el autor, para un pro-
psito competitivo.38
13. EL PLAGIO Y LA APRECIACIN DE LAS SEMEJANZAS
La comparacin entre dos obras (y, por tanto, la determinacin de la exis-

tencia o no de plagio), debe apreciarse en funcin de las similitudes por en-
cima de las diferencias, de modo que como lo ha apuntado la jurisprudencia
argentina, el delito de defraudacin de los derechos intelectuales se lo debe apreciar
segn las semejanzas y no por las diferencias solamente; 39 la estadounidense que
ningn plagiario puede excusar su conducta demostrando cunto de su trabajo no es
una copia de otro, porque el standard para determinar el plagio se centra en
las semejanzas entre las dos obras, ms bien que en las diferencias que puedan existir
entre ellas;40 y la francesa, al decidir que el Juez debe hacer del parecido entre las
dos obras el objeto fundamental de su apreciacin.41
En Chile, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido con motivo
de la presunta usurpacin de un programa de ordenador o computacional,
afirm que los jueces del fondo, frente a las diversas alternativas de razonamiento
para arribar a la conclusin pertinente [plagio], optaron por examinar la semejan-
za entre los programas y no sus diferencias, proceso lgico que aparece apto para tal
fin.42
38 Sentencia del 4/08/1999, consultada en <www.juriscom.net>.
39 Cmara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, Sala VI (Argentina) del
21/12/1999, en CERLALC, Derecho de autor regional, seleccin y disposicin de las materias

y comentarios por Ricardo Antequera Parilli, en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/
dar/index.php>.
40 Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, Sheldon v. Metro-
Goldwin Pictures Corp., 81 F. 2d 49, 56 (1939). Resea del fallo en <www.usdoj.gov/crimi-

nal/cybercrime>.
41 Sentencia de la Sala Penal de la Corte de Casacin francesa, del 10/5/2000, citada por
Krver, Andr, Crnica de jurisprudencia, en Revue internationale du droit dauteur (RIDA),

N 18, Pars, 2001, p. 188.
42 Sentencia del 15/09/1999. Sfeir y otros v. Universidad de Concepcin.
345
En el mbito administrativo, la Direccin Nacional de Derecho de Autor

y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
(IEPI), ha dicho que el plagio deber analizarse no en funcin de las diferencias
que puedan existir entre la obra originaria y la usurpadora, sino en las semejanzas
que existan entre ellas.43
Como el plagio es doloso y adems puede ser parcial, es posible que el
plagiario se pretenda excusar alegando las diferencias entre su obra y la
plagiada, de manera que si la evaluacin del plagio se concentrara en las
diferencias muchos ilcitos permaneceran impunes, porque el plagiario
hara empeo por agregar o suprimir algunos elementos de la obra original
para sustraerse de la sancin, o introducindole a la obra algunas reformas
a pesar de que all la manipulacin engaosa sera mayor.
Para determinar las semejanzas, la jurisprudencia en los Estados Unidos
ha adoptado la teora del observador lego, por la cual hay similitud sustan-
cial cuando al comparar la obra plagiada y la protegida, un observador lego, a menos
que estuviese deliberadamente intentando detectar las disparidades, estara dispuesto a
pasarlas por alto y a considerar idntico su atractivo esttico,44 de manera que la
prueba para determinar la semejanza sustancial es si un observador lego reconocera
la copia alegada como apropiada de una obra protegida por el derecho de autor.45
14. EL PLAGIO Y SU CONSUMACIN
En el plano hipottico podra afirmarse que el plagio se consuma con el

solo hecho de apropiarse de elementos originales de expresin o compo-
sicin que pertenecen a otro, pero lo cierto es que la prueba de su exis-
tencia sera casi imposible si la obra usurpadora no se hiciera accesible al
pblico.
Por ello, la jurisprudencia ha acotado que la usurpacin constitutiva del
plagio queda consumada con la publicacin de la obra en que se realiza la reproduc-
cin o imitacin ilcita, sin que la cuanta altere la naturaleza jurdica del acto.46
No obstante, debe agregarse que el plagio igualmente se consuma con
otros actos de utilizacin que dan a conocer la obra, distintos de la reproduc-
cin o distribucin de ejemplares, por ejemplo, a travs de su comunicacin
al pblico por cualquier medio o procedimiento.
43 Resolucin del 12/10/2000. Caso Sueos en la mitad del mundo.

44 Sentencia de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito (2/01/1960), citada por
Salazar, Pedro G., La proteccin legal del autor puertorriqueo, Ed. Universidad de Puerto Rico,
San Juan, 2000, p. 166. Texto del fallo en <www.kentlaw.edu/classes>.
45 Sentencia de la Corte de Distrito del Distrito Sur del Estado de Nueva York
(1/06/1998), consultada en <www.vidiot.com/bookwarhearingtext.html>.

46 Sentencia del Tribunal Supremo espaol (6/10/1915), citada por Molas Valderde,
J., Propiedad intelectual, Ed. Nauta, Barcelona, 1962, p. 386. Sntesis del fallo en CERLALC,
Derecho de autor regional. Antequera Parilli, Ricardo, Base de datos de jurisprudencia, en
<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>.
346
15. EL PLAGIO Y LA IRRELEVANCIA DEL MTODO UTILIZADO

PARA LA INFRACCIN
Como la consumacin del delito de plagio se produce generalmente con la

difusin de la obra plagiaria (incluso ante un crculo ntimo o cerrado de
personas), es irrelevante el mtodo empleado para esa difusin.
La Cmara Nacional Criminal y Correccional Federal de la Repblica Ar-
gentina dijo al respecto que lo que comnmente se denomina de tijera y engrudo
opera cualquiera sea el mtodo empleado, como por ejemplo copia mecanografiada,
manuscrita, fotogrfica, mixta o alternada.4
Por su parte, el entorno digital, a travs de redes interactivas, ha gene-
rado nuevas modalidades de infraccin por parte de los usurpadores de las
obras ajenas, especialmente con la extraccin de contenidos colocados en
Internet, para hacerlos pasar como propios, sea difundiendo la usurpacin
en la misma red o bien por otros medios de reproduccin o de comunica-
cin al pblico.
La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de
Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECO-
PI), de la Repblica del Per, confirm varias resoluciones emitidas por la
Oficina de Derecho de Autor del mismo organismo, por las cuales, ante
la solicitud para el registro de obras que usurpaban otras publicadas por
Internet, no solamente deneg la solicitud, sino que se orden abrir un
procedimiento administrativo por infraccin, en trminos como los que
siguen:
Los denunciados no sealaron quines eran los autores de los textos citados,
ni consignaron la fuente de dichas obras (las pginas de Internet en las que se
encontraban publicadas). Ante esto, los denunciados sealan que tal hecho se
produjo por una omisin involuntaria, sin embargo, se puede apreciar que los
denunciados tampoco identificaron claramente los textos citados, con la finali-
dad de que no se confundan con sus aportes. De lo expuesto se desprende que los
denunciados han vulnerado el derecho de paternidad de los autores de las obras
originarias.
Asimismo, los denunciados han modificado los textos reproducidos, lo que
constituye un hacer o actividad que no puede ser calificada como una omisin.
Dicha modificacin constituye una vulneracin al derecho de integridad de la
obra.
Finalmente, dado que las reproducciones efectuadas por los denunciados no
encajan dentro del supuesto del derecho de cita, es necesaria la autorizacin pre-
via y por escrito de los autores para efectuar dicha reproduccin. Al no contar
los denunciados con la autorizacin antes sealada, se ha vulnerado el derecho
patrimonial de reproduccin.48
4 Sentencia de la Sala I (22/12/190), publicada en El Derecho, t. 3, -9.

48 Resolucin 0183-2008/TPI-INDECOPI del 22/01/2008.
34
16. EL PLAGIO Y LA IRRELEVANCIA DEL GNERO
La apropiacin de la paternidad de una obra ajena puede cometerse respec-

to de cualquier obra protegida por el derecho de autor y, adems, en rela-
cin a obras de distintos gneros, pues como lo resolvi la casacin italiana
puede haber plagio incluso cuando se trate de obras de distinto gnero, por ejemplo,
una obra cinematogrfica y una obra literaria.49
El Tribunal da Relaao de Lisboa tambin se pronunci en el mismo
sentido, cuando emiti una resolucin de condena ante el plagio de una
obra escnica o teatral respecto de una cinematogrfica preexistente,50 y un
supuesto muy similar fue resuelto de igual manera por la Corte de Apela-
ciones de Quebec.51
1. EL PLAGIO Y LA IRRELEVANCIA DEL MRITO

DE LA OBRA PLAGIADA
Las obras literarias o artsticas estn protegidas cualquiera que sea su m-

rito, porque la apreciacin de la calidad de la creacin no corresponde al
derecho, sino a la crtica.
La jurisprudencia comparada iberoamericana arroja numerosos pro-
nunciamientos en ese sentido, por ejemplo, en la sentencia dictada por la
Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Argentina, cuando dicta-
min que en la obra intelectual el requisito de la creatividad puede estar presente
en medida modesta, aun cuando no represente un valor intelectual particularmente
relevante, ya que no es exigible un grado especial del requisito mnimo.52
Y tambin la justicia en Brasil, al sentenciar que no se puede transformar
al Juez en crtico de arte, bajo pena de arbitrariedad y subjetividad sin lmites.53
Coinciden as los anteriores pronunciamientos con lo resuelto por los
tribunales franceses, al resolver que la falta de mrito de la obra no puede ser
invocada eficazmente para poner en duda el carcter no protegible de la obra; 54 o que
49 Sentencia del 13/06/1949, citada por Ascarelli, Tullio, Teora de la concurrencia y de los
bienes inmateriales, Ed. Bosch, Barcelona, 190, p. 84.

50 Sentencia del 28/02/1984. Texto del fallo en Direito de autor: gesto e prtica judiciria,
Seminrio organizado pelo Centro de Estudios Judicirios e Sociedade Portuguesa de Auto-

res, 2 edicin, Lisboa, 1989, pp. 193-196.
51 Sentencia del 4/08/1999, consultada en <www.juriscom.net>.
52 Sentencia de la Sala F (22/08/19), citada por mery, Miguel ngel, Propiedad inte-
lectual, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 14. Texto completo del fallo en El Derecho, -519.
53 Sentencia de la Cmara Civil del Tribunal de Justicia del Estado (/10/1995), citada
por Retondo, Hilda, La proteccin de las artes visuales y de las obras publicitarias. Las obras
arquitectnicas, en Libro-Memorias del III Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y dere-
chos conexos, t. II, Ed. Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)/Instituto
Interamericano de Derecho de Autor (IIDA)/Repblica Oriental del Uruguay. Montevideo,
199, p. 685.
54 Sentencia dicta por el Tribunal de Gran Instancia de Pars, en fecha 1/02/1999, ci-
tada por Krver, Andr, Crnica de jurisprudencia, en Revue internationale du droit dauteur
(RIDA), N 185, Pars, 2000.
348
la proteccin legal se extiende a toda obra que constituya una creacin intelectual
original, independientemente de toda consideracin de orden esttico.55
Ello tiene particular importancia en los conflictos sobre plagio, porque
no se trata de juzgar el mrito de la obra preexistente, sino la apropiacin
por un tercero de sus formas originales de expresin o composicin.
En un caso donde se discuta sobre la originalidad (y de alguna manera
el mrito), de un recetario de cocina que haba sido plagiado, el Tribunal
de Justicia del Estado de So Paulo dijo: la alegacin de que las recetas, en s,
constituyen obra del dominio pblico, que solamente pueden ser publicadas mediante
la utilizacin de trminos comunes al arte culinario, no tiene consistencia. Resulta,
como bien se observa en la sentencia [apelada], realmente, mandar frer, cocer,
asar, condimentar esto o aquello, no puede ser propiedad de nadie. Mas aconsejar a
que se fra tal y cual cantidad, mandar que se cocine durante cierto lapso de tiempo,
recomendar que se ase as o as, o decir que se condimente de este o de aquel modo,
constituye ingenio que establece el inters literario a autorizar la exclusividad prevista
en la ley.56
18. EL PLAGIO Y LA IRRELEVANCIA DEL LUCRO
A menos que la normativa aplicable disponga expresamente otra cosa, se

incurre en el ilcito del plagio independientemente de que el plagiario per-
siga o no un beneficio econmico, pues en muchas situaciones el propsito
del infractor est en el anhelo de fama y prestigio o en la consecucin de
galardones o ascensos en el mbito acadmico.
As, por ejemplo, la Cmara Nacional de Apelaciones Criminal y Correc-
cional Federal de la Repblica Argentina sentenci que la ley de propiedad
intelectual no tiende exclusivamente a brindar proteccin al patrimonio del creador
de la obra, sino incluso con mayor consideracin, al derecho de paternidad sobre ella,
atribucin de calidad moral que no guarda relacin necesaria con la comercializacin
o lucro.5
Y la Cmara Segunda de Apelaciones Criminal y Correccional Mar del
Plata, decidi que la falta de beneficio econmico no excusa al infractor que se
apropi de derechos derivados de la propiedad intelectual y tampoco lo excusa la
supuesta ausencia de beneficios intelectuales.58
55 Corte de Casacin (Sala Plena), sentencia del /05/1986. Resumen y comentarios
del fallo en Sirinelli, Pierre, Notions fondamentales du droit dauteur (Recueil de jurisprudence),
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)/Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Ginebra, 2002, pp. 198 y 201.
56 Sentencia del 19/10/196, citada por Chaves, Antonio, Plagio, en II Conferencia
Continental de Derecho de Autor. I Conferencia Argentina de Derecho de Autor, Instituto

Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), Buenos Aires, 1981, p. 29.
5 Sentencia de la Sala 1 (4/04/94). Texto del fallo en CERLALC, Derecho de autor regio-
nal, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo Antequera Parilli, en
58 Sentencia de la Sala 3 (/10/1994), citada por Raffo, Carlos A., Derecho de repro-
duccin, comunicacin pblica y algunos principios del derecho de autor a la luz de fallos
349
La jurisprudencia en Brasil lo ha expresado as: No es vlido el argumento

de que la reproduccin irregular ocurri sin fines lucrativos, puesto que la apelante
se benefici con la propiedad del trabajo intelectual que no era suyo, siendo cierta la
posibilidad de que con ello obtuviera reconocimientos desde el punto de vista acadmi-
co y profesional, adquiridos sobre la falsa idea de que eran de la apelante, quien en
verdad escriba los textos libremente divulgados por Internet.59
Pero incluso bajo el imperio de aquellos ordenamientos cuya ley penal
solamente tipifica la conducta plagiaria como delito cuando existe un fin
lucrativo, ello tendr relevancia a los efectos de la aplicacin de una pena,
pero carecer de ella en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, para la
indemnizacin de los daos morales y/o patrimoniales causados o, en su
caso, de la responsabilidad administrativa.
19. EL PLAGIO EN EL MBITO ACADMICO
Lamentablemente, uno de los supuestos de plagio que ocurre con mayor

frecuencia es el de tesis de especializacin, maestra y doctorado, as como
de trabajos de ascenso en el ambiente universitario y de libros destinados
a la enseanza, no obstante que las universidades, por su propia misin,
deben dedicarse a la tarea de la bsqueda de la verdad y el afianzamiento
de los valores trascendentales del hombre.
Varios pronunciamientos judiciales han resuelto conflictos de esa natu-
raleza, como en el asunto relativo a una tesis doctoral, donde se aleg que
las semejanzas versaban simplemente sobre hechos histricos, no protegidos
por el derecho de autor, pero la sentencia concluy en que las coincidencias
comprendan tambin las citas, la estructura general, las referencias, las palabras
empleadas, las notas a pie de pgina y hasta los signos de puntuacin, y que no
es que haya utilizado ideas preexistentes ni se haya limitado a transcribir al vuelo
una frase ajena: es que ha copiado captulos enteros y prrafos completos de un texto
a otro, modificando nicamente y con muy leves variantes el suyo propio respecto de
los objetos de copia, llevando a efecto lo que en trminos doctrinales se ha denominado
apropiacin de la expresin formal ajena.60
Y en una accin por plagio de un libro didctico, el fallo afirm que se
han copiado una importante serie de prrafos de informacin doctrinal, ejemplos para
actividades del alumno, etc., no son citas espordicas de carcter general referidas
a conocimientos sociales aceptados por todos y, por tanto, divulgables por cualquiera
en el marco de la enseanza mediante libros de texto, sino nociones personalmente
jurisprudenciales relevantes de los tribunales argentinos, monografa, III Curso internacional

para la formacin de profesores universitarios de Amrica Latina, Mrida, 2001/LLBA, 1994-94.
59 Tribunal de Justicia del Estado de So Paulo (31/0/200). Sentencia dictada en la
Apelacin Civil 331544000. Texto del fallo consultado en <http://cjo.tj.sp.gov.br>.

60 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (20/04/1999). Texto del fallo en
Actas de derecho industrial y derecho de autor, Instituto de Derecho Industrial/Universidad de

Santiago, Ed. Marcial Pons, N XX, Madrid, 1999, pp. 840-842.
350
expresadas por el autor del trabajo anterior explicativas y analizadoras de una deter-
minada materia didctica, en las que ste aporta su propia creacin intelectual y que
hubo una ocultacin maliciosa de la fuente en los temas parcialmente plagiados,
tomando y haciendo pasar por propio lo obtenido a travs de un esfuerzo de persona
ajena, en demrito de los legtimos intereses de este ltimo.61
Un caso muy particular se plante en Colombia, donde se demand la
inconstitucionalidad de la sancin acadmica impuesta a un estudiante, que
haba plagiado el trabajo de unos compaeros, alegndose que siendo el
sancionado un menor de edad debi estar acompaado de su representante
legal a los efectos de ejercer su defensa.
Pero la Corte Constitucional sentenci:
En el caso de los establecimientos educativos escolares, por regla general,
se dispone en sus manuales de convivencia que los menores de edad debern ser
asistidos por sus padres o acudientes. As, en las instituciones educativas de este
nivel ha de entenderse que este acompaamiento debe hacerse en tanto se trata de
procesos disciplinarios que involucran a menores impberes o a adolescentes, que
no cuentan an con la suficiente capacidad y madurez para asumir con pleno
conocimiento y responsabilidad las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, esta situacin no puede predicarse de los estudiantes universi-
tarios quienes, as se trate de menores de edad, deben actuar de conformidad con
las responsabilidades propias del entorno universitario en que se encuentran, con
el pleno conocimiento de las obligaciones que este ambiente acadmico impone, y
teniendo en cuenta para ello que la educacin entendida en su doble dimensin de
derecho-deber, supone en ese nivel un mayor grado de madurez sicolgica y fsica
del estudiante. Por ello, no resulta necesario que sean asistidos por sus padres en
los procesos disciplinarios que se les sigan.62
20. EL PLAGIO COMO ILCITO DOLOSO
La justicia salvadorea se ha ocupado de analizar el dolo en la materia que

nos ocupa, al resolver lo siguiente: El dolo en el delito de violacin de derechos
de autor y derechos conexos, consistir en que el sujeto activo del delito conozca que
est desarrollando alguna de las acciones de reproducir, plagiar, distribuir o comuni-
car pblicamente una obra literaria, artstica, cientfica o tcnica sin la autorizacin
de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, as mismo
que el sujeto activo, quiera realizar dichas conductas, no obstante su falta de autori-
zacin (nfasis agregado).63
61 Sentencia de la Audiencia Provincial de A Corua (23/03/1999). Texto del fallo en
Actas de derecho industrial y derecho de autor, N XX, Madrid, 1999, pp. 828-831.
62 Sentencia T-263/06 del 4/04/2006. Texto del fallo en CERLALC, Derecho de autor
regional, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo Antequera Parilli,
en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>.
63 Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador (25/04/2002), resolucin 0103-52-
2002.
351
Esa misma posicin la ha asumido la jurisprudencia en la Argentina,

al decidir: El dolo o mala fe del plagiario puede imputrsele por el cono-
cimiento de la obra plagiada Cuando resultare claramente la usurpacin, o
apropiacin indebida, no hacen falta excesivas indagaciones para determinar
los propsitos del plagiario: el dolo es inherente al acto realizado (nfasis
agregado).64
O tambin que el delito de plagio reside en la accin dolosa del plagiario
decidido a vestir con nuevos ropajes lo ya existente, para hacer creer que lo revestido
es de cosecha propia (nfasis aadido).65
En ese sentido hemos comentado en otros trabajos que muchas de las
conductas infractoras en derecho de autor son intencionales o dolosas, es-
pecialmente en cuanto a las violaciones al derecho moral (v.gr., usurpacin y
omisin de la paternidad, deformaciones a la obra), o a las utilizaciones que
vulneran expresamente el derecho del titular a autorizar o prohibir.66
21. EL DOLO CALIFICADO POR LAS CARACTERSTICAS

PERSONALES DEL PLAGIARIO
La justicia en varios pases ha sido especialmente celosa al momento de

apreciar la responsabilidad del infractor del derecho de autor, tomando en
cuenta su nivel o capacitacin intelectual o, en su caso, su actividad profe-
sional.
As, por ejemplo, en un caso de plagio, la Cmara Nacional de Apela-
ciones Criminal y Correccional de la Argentina sentenci: El victimario,
pues, como persona asidua como lo dice a los ambientes intelectuales, no
poda ignorar que el acto imputado era inexorablemente ilcito, a pesar
de lo cual lo llev adelante sin empacho alguno: su proceder fue por tanto
doloso sin hesitacin.6 Y en una controversia donde se discuta sobre la
omisin de cita, dijo: No puede alegarse el desconocimiento por parte
del encartado de la necesidad de efectuar las citas correspondientes, pues
se trata de un profesional universitario y como tal no poda ignorar dicha
exigencia.68
64 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C (Argentina), fallo del 19/09/198
en El Derecho, t. 81, 14-202.

65 Cmara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, Sala 2 (Argentina), del
25/11/195, citando el fallo de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correc-

cional, Sala 6, del 21/12/9, en Jurisprudencia argentina, 1980-II, 352.
66 Antequera Parilli, Ricardo, La nocin de infraccin del derecho de autor y los de-
rechos conexos como presupuesto de la sancin, los procedimientos y las acciones civiles y
administrativas. Las medidas provisionales, documento OMPI/DA/SDO/96/21 presentado
en el Curso OMPI/SGAE de formacin en derecho de autor y derechos conexos para Am-
rica Latina, Santo Domingo, 1996, p. 4.
6 Fallo de la Sala VI (21/12/1999). Texto de la sentencia en CERLALC, Derecho de autor
regional, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo Antequera Parilli,
en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>.
68 Sentencia de la Sala VI (5/08/1980). Texto del fallo en La Ley, t. 1981-B, 1-3.
352
22. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y LOS CASOS

DE PLAGIO
Como lo aclar el Tribunal Supremo espaol, la proteccin de los derechos de

autor se ejerce segn los casos en una triple vertiente y no necesariamente concu-
rrente, civil, administrativa y penal,69 lo que tiene especial importancia cuando,
por ejemplo, la ley penal exige la finalidad lucrativa como requisito para la
punibilidad, lo que no excluye las otras categoras de responsabilidades si
el ilcito se comete sin propsitos de lucro.
En pases donde hay unas amplias atribuciones para la observancia de los
derechos de propiedad intelectual que estn confiadas al ente administrativo,
es posible intentar por esa va una reclamacin en casos de plagio, dirigida al
cese de la actividad ilcita, a la aplicacin de una multa y, en su caso, hasta la
condena al pago de los derechos devengados, todo segn cada texto nacional.
De la doctrina administrativa existente en pases de Amrica Latina en
cuanto a las infracciones al derecho de autor, existen numerosas resolu-
ciones en materia de plagio, como las emanadas del Instituto Ecuatoriano
de la Propiedad Intelectual (IEPI) y de la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal de INDECOPI, en el Per, algunas de las cuales ya han sido mencio-
nadas en este trabajo.
Slo para exponer un caso adicional, el Tribunal antes mencionado, ante
la denuncia por plagio de una obra que contena informes, comentarios,
cuadros, casos prcticos, tablas y notas explicativas y analticas de las normas
legales en una determinada especialidad, declar, entre otras cosas, que
para que una creacin literaria sea considerada como obra no se requiere que la for-
ma de expresin empleada sea compleja, siendo suficiente que en la forma de expresin
empleada se logre apreciar la impronta de la personalidad del autor; que los textos
de la denunciante denotan en su conjunto y respecto de los elementos que lo integran
caractersticas individuales especiales que permiten calificarlos de originales, siendo por
tanto susceptibles de ser protegidos; que el derecho de la denunciante sobre sus textos
no comprende las citas que se hacen de normas legales, normas contables internaciona-
les (NIC), textos de terceros, etc.; y que los denunciados han reproducido literalmente
fragmentos de las obras de la denunciante que son sustento de la denuncia.0
Como consecuencia de lo anterior, el rgano administrativo impuso una
multa al infractor, orden la incautacin de los ejemplares existentes y su
entrega al agraviado, y tambin orden al usurpador y a la institucin que
haba publicado la obra plagiaria, de abstenerse de nuevos actos de repro-
duccin y distribucin de la misma.1
A los efectos de la responsabilidad administrativa, como lo asienta el
mismo Tribunal, no es necesario que la conducta de la denunciada sea dolosa para
que se configure la comisin de una infraccin.2
69 Sentencia del 4/06/1992. Texto del fallo en Espn Canovas, Diego, Los derechos del
autor de obras de arte, Ed. Civitas/SGAE, Madrid, 1996, pp. 228-238.

1 dem.
353
23. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PLAGIO
Como regla casi unnime, en los asuntos de plagio no existe ninguna rela-
cin convencional entre el autor y el usurpador de la paternidad, de manera
que la responsabilidad civil, en la inmensa mayora de los casos, es de natu-
raleza extracontractual.
A esos fines obra una presuncin de ilicitud, cuando numerosos orde-
namientos nacionales disponen que siempre que la ley no dispusiere otra cosa,
es ilcita la comunicacin, reproduccin o distribucin total o parcial de una obra sin
el consentimiento del autor o, en su caso, de los derechohabientes o causahabientes de
ste u otra frmula equivalente.
24. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PLAGIO

Y LA IRRELEVANCIA DEL DOLO
Como lo ha aclarado la jurisprudencia en la Argentina, el dolo no es un ele-

mento indispensable para la imputacin de responsabilidad por la transgresin de las
normas que tutelan la propiedad intelectual,3 y tambin en la estadounidense,
porque no se necesita la intencin de infringir para fallar que hay infraccin del
derecho de autor. La intencin o el conocimiento no es un elemento de la infraccin, y
por lo tanto un infractor inocente es culpable por infraccin.4
A lo anterior se agrega la facultad atribuida a los Estados miembros de
la OMC, a travs del Acuerdo sobre los ADPIC, de atribuir a los jueces la po-
sibilidad de ordenar indemnizaciones aun cuando el infractor, no sabindolo
o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad
infractora.
25. LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DEL EDITOR

EN LOS CASOS DE PLAGIO
La responsabilidad solidaria en el mbito civil ha sido objeto de tratamiento

especfico en varios ordenamientos sobre derecho de autor y derechos co-
nexos, por ejemplo, en la Decisin 351 de la Comunidad Andina, cuando
dispone:
Ninguna autoridad ni persona natural o jurdica, podr autorizar la utili-
zacin de una obra, interpretacin, produccin fonogrfica o emisin de radiodifu-
sin o prestar su apoyo para su utilizacin, si el usuario no cuenta con la au-
torizacin expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso
de incumplimiento ser solidariamente responsable (nfasis aadido).
3 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G (Argentina), Sentencia del
21/03/1994.
4 Corte de Distrito, D.M. Florida, Sentencia del 9/12/1993, consultada en <www.loundy.
com/CASES>.
354
Como puede advertirse, el anterior dispositivo no est referido solamen-

te a las autoridades, sino tambin a las personas naturales y a las jurdicas
de derecho privado.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al interpretar dicha
norma, ha dicho:
Es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que
estando en conocimiento de la violacin de los referidos derechos, tolere o haga
caso omiso de sta, debiendo entenderse tal hecho una prestacin de apoyo para
su utilizacin, toda vez que apoyo es amparo, respaldo, asistencia, cooperacin y
colaboracin, razn por la cual debe considerarse que la prestacin de apoyo no
slo incluye actos positivos o de accin, sino tambin actos negativos o de
omisin.
Debe considerarse prestacin de apoyo para la explotacin no autorizada de
una obra, el hecho por el cual una autoridad administrativa o judicial tolere
o haga caso omiso de la violacin que sobre los derechos de autor se realice
(nfasis aadido).5
Pues bien, en el caso concreto del editor, existe un importante arsenal
jurisprudencial donde se ha declarado su responsabilidad solidaria en casos
de plagio.
La justicia espaola, en un juicio donde se reclamaba la responsabilidad
del editor de la obra plagiaria, dictamin: incidiendo en la culpa in eligen-
do e in vigilando, no puede verse amparada por la dificultad que invoca [el edi-
tor] de controlar la autenticidad de todos y cada uno de los artculos que recibe de sus
colaboradores para su publicacin, pues tal circunstancia, pudiendo eventualmente
justificar la levedad de su culpa, carece de entidad para excluirla de manera absoluta
y para operar a modo de circunstancia de exoneracin de responsabilidad, no siendo
inviable en modo alguno el control de autenticidad de lo que se publica, cuando me-
nos en relacin con el contenido de las publicaciones ms cercanas a nuestro entorno
cultural, teniendo en cuenta el mbito y la implantacin de ambas publicaciones en
Iberoamrica, especialmente si se tiene en cuenta que se trata del plagio de un artculo
editado por una revista de similares caractersticas y en un mbito geogrfico singu-
larmente cercano, no pareciendo descabellado entender que los avances tecnolgicos
(los modernos buscadores existentes en Internet) y puesto que se hace referencia a ellos
como fuente, son tambin capaces de aliviar en gran medida la tarea de control de lo
que se publica, a la vista de la generalizada difusin a travs de la red de muchos de
los contenidos divulgados a travs de la prensa convencional.6
Y en otro fallo que en el caso de que la infraccin se haya cometido por
medio de una publicacin peridica, como es el caso, la responsabilidad civil tambin
es exigible, entre otros, a los directores y editores de la misma.
dadandina.org/> (documentos).
6 Audiencia Provincial de Madrid, Seccin 11 (6/06/200), sentencia 455/200, con-
sultada a travs del Portal del Consejo General del Poder Judicial de Espaa, por <http://
www.poderjudicial.es/jurisprudencia>.
Audiencia Provincial de Barcelona, Seccin 15 (20/12/2002), sentencia consultada
a travs del Portal del Consejo General del Poder Judicial de Espaa, por <http://www.
poderjudicial.es/jurisprudencia>.
355
26. EL PLAGIO Y LAS ACCIONES CIVILES
Como ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

el autor de una obra tiene la facultad de iniciar una accin legal, en virtud del
principio de la correlacin normal entre la titularidad del derecho sustancial de
autor, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdiccin
nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infraccin de aquel
derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un dao o perjuicio
al autor.8
Algunas leyes nacionales en materia de derecho de autor y derechos
conexos se han ocupado de prever las acciones civiles especficas frente a
las violaciones de tales derechos, sin perjuicio de la aplicacin supletoria o
complementaria de las normas del derecho adjetivo comn.
En todo caso, sea conforme a las leyes especiales o bien de acuerdo a las
normas procesales generales, existen fundamentalmente cuatro acciones
que resultan procedentes en los casos de plagio: a) La accin declarativa;
b) La accin inhibitoria; c) La accin de remocin o destruccin; y d) La
accin indemnizatoria.
La accin declarativa o de mera certeza se dirige a obtener un pronun-
ciamiento judicial que confirme la existencia del derecho alegado por el
promoverte, como sera, en el plagio, la autora y la titularidad de los dere-
chos en cabeza del autor de la obra primigenia.
Los supuestos de la accin declarativa son, en lo general, que se tenga el
temor fundado de la infraccin, o que se repita o contine una violacin ya
realizada, y la sentencia correspondiente tiene efectos preventivos, cuando
se trate del temor fundado de una futura transgresin, o represivos, si la
infraccin ha comenzado o se teme su repeticin.
Sobre la accin declarativa, la Sala Poltico Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela, ha dicho:
Con el ejercicio de la accin declarativa, quien alegue tener un derecho de ex-
plotacin sobre una obra determinada, podr solicitar al Juez un pronunciamiento
mediante el cual se establezca con total certeza, la titularidad que sobre dicho derecho
alega poseer el solicitante. Se trata, sta, de una accin donde la pretensin prin-
cipal consiste en que el rgano jurisdiccional confirme mediante una sentencia, la
existencia y titularidad del derecho de explotacin invocado (nfasis del fallo en
negrillas).9
En cuanto a la accin inhibitoria, el Acuerdo sobre los ADPIC dispone
que las autoridades judiciales estn facultadas para ordenar a una parte
que desista de una infraccin, accin que en la mayora de las legislaciones
iberoamericanas de reciente promulgacin se conoce tambin como de
cese de la actividad ilcita, sin perjuicio de las medidas cautelares a que nos
referiremos posteriormente.
9 Sentencia de la Sala de lo Poltico Administrativo del 1/11/2006, expediente 2003-
0284, en <http://ve.microjuris.com/mjve/Venezuela.cfm>.
356
En cuanto a la accin en comentarios, el Tribunal Supremo de Justicia

de Venezuela sentenci: la accin inhibitoria o prohibitiva tiene como fina-
lidad impedir que se materialice la violacin del derecho de explotacin [], cuando
exista temor en que tal derecho pueda ser desconocido; o para evitar que se contine la
violacin cuando sta ya se haya producido (nfasis del fallo en negrillas).80
La justicia belga tambin se pronunci sobre el objeto y los efectos de la
accin inhibitoria, en los trminos que siguen: el objetivo del cese es sobre todo
ponerle fin a un gnero de practicas cuya infraccin es verificada en un caso especial;
la orden de cese, si bien debe estipular un acto determinado de tal manera que no se
reproduzca ms, no debe ser demasiado precisa so pena de perder toda eficacia.81
Y en el caso concreto del plagio de una obra musical, la Cmara Civil
del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, en Brasil, sentenci: Probada
por el autor la propiedad intelectual sobre determinada pieza musical y demostrada
pericialmente la existencia de otra en todo semejante, es de confirmarse la sentencia
que considerando esas circunstancias, condena al imitador o plagiario a indemnizar
los daos derivados de una tal imitacin, prohibiendo al mismo continuar su
explotacin comercial (nfasis aadido).82
Por lo que se refiere a la accin de remocin o destruccin, se dirige
contra los objetos materiales de la infraccin, como podran ser los ejem-
plares que contienen la obra plagiaria y, de acuerdo a las caractersticas del
caso concreto, los equipos, moldes u otros medios o elementos utilizados
para la comisin del ilcito.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha comentado esta accin
del modo siguiente: en el caso de que sea declarada la procedencia de la accin
de remocin o destruccin, el titular del derecho cuya proteccin se reclama podr lo-
grar que mediante decisin judicial, se retiren o destruyan aquellos objetos donde la obra
se haya reproducido o exteriorizado ilcitamente (nfasis del fallo en negrillas).83
Por ltimo, se encuentra la accin indemnizatoria que, en palabras del
mismo rgano jurisdiccional venezolano, puede ser ejercida en forma autno-
ma o de manera conjunta con las mencionadas acciones, para obtener la reparacin
civil y pecuniaria de los daos causados por el uso ilcito de la obra.84
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado al respec-
to que la tutela resarcitoria persigue la compensacin econmica de la vctima de
la lesin patrimonial, a travs de la restitucin del objeto y, en su defecto, a travs de
la reparacin o de la indemnizacin.85
80 Sentencia de la Sala de lo Poltico Administrativo del 1/11/2006, expediente 2003-
0284, en <http://ve.microjuris.com/mjve/Venezuela.cfm>.
81 Tribunal de 1 Instancia de Bruselas (16/10/1996). Texto del fallo en <www.droit-
technologie.org> y en <www.legalis.net>.
82 Sentencia de la 8 Cmara (26/12/1960), citada por Chaves, Antonio, Plagio, en
II Conferencia Continental de Derecho de Autor. I Conferencia Argentina de Derecho de

Autor. Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), Buenos Aires, 1981, p. 22.
83 Sentencia citada del 1/11/2006, expediente 2003-0284, en <http://ve.microjuris.
com/mjve/Venezuela.cfm>.
84 dem.
dadandina.org/> (documentos)
35
A lo anterior debe agregarse la reparacin del dao moral, como se ver

ms adelante.
2. EL DAO MORAL EN EL PLAGIO Y SU CUANTIFICACIN
Partiendo de la tradicional clasificacin del derecho comn entre daos

morales y patrimoniales, lo primero que debe advertirse es que en derecho
de autor una infraccin al derecho moral no solamente puede generar un
dao moral, sino tambin un dao patrimonial, de la misma manera que
una violacin al derecho de explotacin (o derecho patrimonial) puede causar
tanto daos morales como materiales.
As, por ejemplo, la omisin del nombre del autor en la utilizacin de
la obra (sin que l haya ejercido expresamente el derecho al annimo) o la
usurpacin de su condicin de creador (por plagio o por falsa atribucin
de la autora a un tercero), todas ellas violaciones al derecho moral de
paternidad, no solamente atentan contra los legtimos y valiosos intereses
afectivos del creador (quien no crea la obra nicamente en funcin de una
satisfaccin personal, sino tambin en razn de un prestigio y una reputa-
cin), que generan una lesin de carcter moral, sino que tambin se atenta
contra sus intereses econmicos.
Comenta el Tribunal Supremo espaol: a partir de un mismo hecho,
pueden producirse simultneamente daos materiales que repercuten en el
patrimonio del perjudicado y son susceptibles de evaluacin patrimonial y un dao
moral, relacionado o derivado de aqul que alcanza a otras realidades extra-patrimo-
niales, bien de naturaleza afectiva, como son los sentimientos, bien referida al aspecto
social de la repercusin creadora, y tambin abarca, en proyeccin de heterogeneidad,
otras situaciones motivadoras de efectivos y transcendentales daos morales86 (se
ha resaltado).
Es ms, resulta una constante jurisprudencial que con la existencia de
un valor de afeccin, como en el caso del plagio, los daos morales son
automticamente resarcibles,8 porque la ocurrencia del dao moral se genera
con la omisin del nombre del autor,88 de manera que basta la sola violacin del
derecho de autor, independientemente de la prueba del perjuicio, para ser resarcido
ante el verdadero desprecio, la deshonestidad, de publicarse la obra sin indicacin del
autor,89 pues en caso de dao moral proceder su indemnizacin, an no probada
la existencia de perjuicio econmico.90
86 Fallo del 3/06/1991, en <http://www.suarezdeladehesa.com/edissa/interfaz/edDo-
cumentoIr.asp?IdCon=841>.
8 Tribunal Supremo espaol (23/05/195). Sentencia citada por Carrasco-Perera,
ngel, Acciones y procedimientos, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Bercovitz

Rodrguez-Cano, Rodrigo, coord., Ed. Tecnos, Madrid, 1989, p. 1661.
88 Fallo del Tribunal de Justicia de Rio Grande Do Sul (Brasil), Cmara Civil
(14/12/2001). Texto de la sentencia consultada en <www.autor.org.br/jornal>.

89 Tribunal de Justicia del Estado de So Paulo (24/02/2000). Texto del fallo consultado
en <www.tj.sp.gov.br>.
90 Tribunal Supremo espaol, Sala 1 (14/12/1993). Texto del fallo en Actas de derecho
358
O tambin, ante el caso de plagio de una obra didctica, que el infractor

por esta sola circunstancia debe indemnizar el perjuicio causado al demandante
teniendo en cuenta la afeccin que a ese producto del intelecto experimenta necesaria-
mente quien lo gest y el impacto emocional que debi soportar al ver cmo se haca
circular por persona diferente ;91 o en el caso de la usurpacin de paternidad
de unas fotografas, que el dao moral fluye naturalmente de la invasin del
derecho, sin que sea necesaria la demostracin.92
Cmo estimar y valorar el dao moral en el caso de plagio? La jurispru-
dencia se ha ocupado del tema de la valoracin del dao moral en derecho
de autor, al resolver que A fin de cuantificar el dao moral, debe efectuarse
una razonable ponderacin de las circunstancias de la infraccin, la gravedad de la
lesin, el grado de difusin ilcita de la obra, as como la indefensin del titular para
custodiar el objeto de su derecho, como consecuencia de la inmaterialidad de
la obra que impide su custodia fsica por su dueo y a los medios tecnolgicos
que facilitan su apropiacin, de modo que los titulares queden adecuadamente
compensados y constituya un medio disuasivo eficaz con respecto al infrac-
tor (hemos resaltado).93
Precisamente, tomando en cuenta el desasosiego causado al autor ante
el plagio de su obra, la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Argentina, decidi lo siguiente: no es necesario realizar mucho esfuerzo inte-
lectual para advertir el dolor, la angustia, la impotencia, la desesperacin, la desazn
que debi haber experimentado al comprobar que las fotografas que aparecan en la
revista Gente del , que el co-demandado se atribua como propias, eran aque-
llas que haba obtenido, mediante su esfuerzo personal, poniendo toda la creatividad
que sus condiciones intelectuales y artsticas le permitan. Debi sentirse como si le
hubieran desgarrado una porcin de su personalidad.94
Con similares razonamientos, el Tribunal de Justicia del Estado de Ro de
Janeiro decidi que es innegable que el plagio de la obra del actor caus sufrimien-
to y tristeza, como es comn en esas situaciones, lo que caracteriza el dao moral
y que el dao moral queda configurado cuando se atenta contra la parte afectiva
del patrimonio moral, como en los casos de frustracin, dolor y tristeza, lo que ocurri
en el presente caso.95
industrial y derecho de autor, Ed. Instituto de Propiedad Industrial/Universidad de Santiago

(Espaa), Marcial Pons, t. XVI, Madrid, 1994-1995, p. 523.
91 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sentencia del 12/03/1993.

92 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I de la Repblica Argentina
(15/06/1999). Texto del fallo en Jurisprudencia argentina, (2000-I), 339-342.
93 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A (Argentina), fallo del
5/02/1996, en La Ley (1996-D), 160.

94 Sentencia de la Sala F (14/10/1991). Texto del fallo en La Ley (1992-B), 45-49.
95 Sentencia de la 9 Cmara Civil dictada el 12/12/2006 en la Apelacin Civil
2894454400, consultado en <http://www.tj.rj.gov.br/>.
359
28. EL DAO PATRIMONIAL EN CASOS DE PLAGIO

Y SU ESTIMACIN
Por lo que se refiere al dao patrimonial, adems del dao causado en el

plagio con la lesin al derecho moral de paternidad, se encuentra el deri-
vado de la utilizacin no autorizada de la obra originaria (como violacin
al derecho patrimonial exclusivo) y que, de acuerdo a las caractersticas del
caso concreto y conforme a las modalidades de uso que se hayan empleado
para dar a conocer la obra plagiaria), puede resultar en una infraccin al
derecho de reproduccin, al de distribucin y/o al de comunicacin p-
blica.
Varias legislaciones de pases latinoamericanos sobre derecho de autor
(a veces mediante su desarrollo reglamentario), han establecido ciertas
referencias para el Juez al momento de determinar la cuanta de los daos
patrimoniales causados al perjudicado a los fines de acordar la indemniza-
cin, al menos por lo que se refiere al lucro cesante, a saber:
a) Los beneficios que el titular del derecho habra obtenido previsible-
mente, de no haber ocurrido la infraccin;
b) Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos
de infraccin; o,
c) El precio que el infractor habra pagado al titular del derecho, de
haberse concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor
comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales que
ya se hubieran concedido.
La anterior solucin ha tenido recepcin en la jurisprudencia compa-
rada, incluso en pases cuya legislacin especial no cuenta con previsiones
como las sealadas, cuando se ha resuelto, por ejemplo, que el titular del
derecho de autor tiene derecho al beneficio que hubiera podido obtener de no mediar
la utilizacin ilcita o la mejor remuneracin que hubiera podido percibir de haber
autorizado la explotacin.96
Cada una de las violaciones a los derechos patrimoniales genera daos a
las personas afectadas, al decidirse judicialmente que se presume la existencia
de daos en el supuesto de infraccin;9 la utilizacin de la obra ajena sin previa
autorizacin priva al propietario de recibir sus derechos autorales, lo que basta para
caracterizar el dao indemnizable;98 el derecho del autor a reclamar indemnizacin
de los daos y perjuicios resulta del solo hecho de la violacin del derecho exclusivo
que la ley reconoce;99 como el derecho de un autor a los frutos de su obra intelectual
96 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G (Argentina), del 21/03/1994.

9 Tribunal Supremo espaol (29/06/1995), recurso de casacin contra sentencia dic-
tada por la Seccin 5 de la Audiencia Provincial de Sevilla.
98 Tribunal de Alzada de Ro de Janeiro (4/02/1991). Texto del fallo, en Direito autoral,
Serie Jurisprudencia, Ed. Explanada, Ro de Janeiro, 1993, pp. 126-128.

99 Sentencia de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D (Argentina), del
30/04/194. Texto del fallo en El Derecho, t. 56, 345-349.
360
implica la no reproduccin de sta por otros, la sola violacin de este derecho le causa
un dao susceptible de apreciacin pecuniaria;100 y, en el caso del plagio de una
obra musical, que debe presumirse la existencia de daos y perjuicios y nace para
la vctima el derecho a ser indemnizada por los daos materiales y morales
porque la violacin en que incurri la accionada, automticamente genera su deber
de indemnizacin.101
Es ms, para la cuantificacin del dao, muchas legislaciones nacionales
sobre derecho de autor han establecido un sistema de punitive damages,
mediante un monto mnimo de indemnizacin que debe acordar el Juez,
cuando no se ha probado un dao superior en el caso concreto.
Adicionalmente, y muy especialmente a partir del Acuerdo sobre los
ADPIC, se discute en estrados si el dao en derecho de autor, inclusive el
derivado del plagio, debe tener un carcter eminentemente resarcitorio o
si, adems, debe ser disuasorio.
La jurisprudencia en Brasil ha adoptado esta ltima posicin, como en la
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia del Estado de So Paulo, cuan-
do dijo: Es convincente la tesis de que la sancin por el ilcito debe ser agravada,
pues es la respuesta que debe darse a quien reproduce una obra ajena sin la autori-
zacin respectiva y sin mencionar la titularidad. De otra manera el ofensor podra
cultivar la idea de que conviene transgredir la norma y el derecho del autor porque, en
el fondo, la consecuencia financiera sera de igual valor que la que tendra si hubiese
obtenido la licencia para utilizar esas fotografas.102
Y en otro fallo, el mismo Tribunal ratific su parecer, al resolver: La
doctrina y la jurisprudencia reconocen la duplicidad del carcter indemnizato-
rio didctico (o dao punitivo) en contra del ofensor para reparar al ofendido,
estando claro que por no tratarse de una reparacin in natura, la indemniza-
cin monetaria viene apenas a reducir, a aminorar el sufrimiento causado por el
infractor.103
El Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais ha seguido la misma
tesis: Al determinarse la reparacin, hay que considerar la doble finalidad de la
compensacin, es decir, la de que tenga un efecto pedaggico, capaz de disuadir la
reiteracin de la prctica irregular y la de conceder a la lesionada la debida satisfac-
cin en los lmites del perjuicio soportado, sin que ello represente un enriquecimiento
sin causa.104
100 Sentencia de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E (Argentina), del
1/05/193. Texto del fallo en El Derecho, t. 48, 394. Extracto de la sentencia en CERLALC,
Derecho de autor regional, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo
Antequera Parilli, en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>.
101 Tribunal Segundo Civil, Seccin Primera de Costa Rica, resolucin N 259 del
16/0/2004.
102 Sentencia dictada en la Apelacin Civil 3681344000 (31/01/2008). Texto del fallo
consultado en <http://cjo.tj.sp.gov.br>.
103 Sentencia dictada en la Apelacin Civil 214534900 (31/01/2008). Texto del fallo
consultado en <http://cjo.tj.sp.gov.br>.
104 Sentencia dictada por la 13 Cmara Civil en la Apelacin 1.0245.04.058452-/001
(10/01/2008). Texto del fallo consultado en <http://www.tjmg.gov.br/>.
361
Finalmente, es posible ordenar la indexacin para la cuantificacin del

dao en materia de derecho de autor, figura que fue aplicada por el Tribu-
nal Supremo de Justicia de Venezuela en un caso de daos derivados de la
publicacin de fotografas con omisin de paternidad.105
29. LA DETERMINACIN DE LOS DAOS Y LAS EXPERTICIAS

COMPLEMENTARIAS DEL FALLO
Por diversas razones, es posible que no pueda acreditarse el monto de cada

uno de los daos reclamados en relacin a violaciones al derecho de autor,
por ejemplo, si no logran practicarse las pruebas pertinentes por causas no
imputables al solicitante o si, conforme al principio de las pruebas dinmicas,
quien se encuentra en mejores condiciones para aportarlas, no lo hace.
Por ello la jurisprudencia ha sealado que el onus probandi debe ser
aplicado con criterios flexibles y no rgidos o tasados, que se adapten a las
particularidades de cada caso concreto, segn la naturaleza de los hechos
afirmados, la disponibilidad y proximidad real de las fuentes de prueba, y
la facilidad para probar que tenga cada parte litigante.106
30. LA MULTA EN SEDE CIVIL. APLICACIN Y CARCTER

DISUASORIO
En varias legislaciones el Juez civil, adems de la condena por daos, debe

conminar al infractor con una multa por su contravencin, cuando esa san-
cin haya sido solicitada por la parte demandante.
El carcter disuasivo de esa multa fue estimado por el Tribunal de Alzada
del Estado de Rio Grande do Sul, al expresar que la condena en pena pecunia-
ria, en principio, debe guiarse por la efectividad, pues de nada valdra aplicar una
multa si el sujeto pasivo prefiere pagarla en lugar de sujetarse a los trminos de la ley,
porque le es ms ventajoso financieramente.10
31. LA PUBLICACIN DE LA SENTENCIA
Tambin en varios ordenamientos nacionales el Juez civil puede ordenar, a

solicitud de la parte agraviada, la publicacin de la sentencia condenatoria,
al menos su dispositiva.

106 Audiencia Provincial de Sevilla, Seccin 6 (10/10/1995). Texto del fallo consultado
en <www.sgae.es>.
10 Fallo del 28/04/1994. Extracto de la sentencia en CERLALC, Derecho de autor regio-
nal, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo Antequera Parilli, en
362
Esa publicacin cobra particular relevancia en los casos de plagio, por-

que contribuye a disipar la duda creada con la difusin de una obra que
usurpa la paternidad del verdadero autor.
Pero, adems, la misma tiene un carcter resarcitorio (a ttulo comple-
mentario), porque como lo ha sealado la justicia argentina, la publi-
cacin de la sentencia tiene una funcin resarcitoria y neutralizadora de los efectos
futuros del dao moral , resultando suficiente la publicacin de un extracto de
ella;108 y tambin la italiana, al resolver que la publicacin de la parte dispo-
sitiva de la sentencia en los peridicos es sustancialmente un medio para reparar
un dao.109
Similar motivacin la tuvo el Tribunal Supremo de Justicia de la Repbli-
ca Bolivariana de Venezuela, cuando consider que la publicacin del dis-
positivo del fallo contribua a reconocer pblicamente la autora de la obra
por parte del sujeto pasivo de la infraccin, como tambin para enmendar
en cierta medida la omisin incurrida al publicarse sin vincularla al creador,
al punto de haber ordenado tambin la publicacin de la dispositiva en la
pgina web de la demandada.110
La publicacin de la sentencia o de la resolucin, segn los casos, pue-
de ordenarse tambin en los pronunciamientos de carcter penal y en los
administrativos.
32. EL TRATAMIENTO PENAL DEL PLAGIO
La proteccin penal del derecho de autor encuentra su justificacin en

la antijuridicidad que supone la accin penal, la cual es merecedora de la
represin dados los graves daos morales y patrimoniales que causan las
conductas que atentan contra ese derecho y que afectan adems a intereses
colectivos.
Si existe una conciencia generalizada sobre la necesidad de la proteccin
penal del derecho de autor en general, con mayor razn hay la conviccin
unnime de que el plagio debe ser reprimido penalmente, porque afecta
tanto los derechos morales como los patrimoniales del creador.
Al analizar los intereses jurdicos tutelados en los casos de plagio, se
puede determinar que, de acuerdo a las caractersticas del caso, son:
a) El derecho a la propia personalidad del plagiado (con independen-
cia de la violacin a su derecho moral), que se agrava si el plagio se comete
respecto de una obra indita.
b) El derecho moral a la paternidad del autor.
108 Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H (Argentina), sentencia del
3/06/2008, caso Markarian, Anala v. Arte Grfico Editorial Argentino S.A.

109 Sala 1 del Tribunal de Miln, sentencia del 22/11/1953, citada por Ortega Dom-
nech, Jorge, Obra plstica y derechos de autor, ob. cit., p. 360.

363
c) El derecho moral de integridad, si la obra ha sido objeto de transfor-

maciones que afecten su decoro o la propia reputacin de su autor.
d) Los derechos patrimoniales del titular plagiado (modificacin, repro-
duccin, distribucin, comunicacin pblica) y de las industrias culturales
vinculadas a la produccin o divulgacin legtima de esos bienes.
e) La fe pblica.
f) El patrimonio cultural.
g) La observancia a los tratados internacionales debidamente ratifica-
dos.
A pesar de lo anterior, son muy pocas las legislaciones que tipifican como
delito al plagio per se, sino a los actos de difusin de la obra usurpadora, es
decir, que deben concurrir el plagio de la creacin preexistente y algunos de
los actos que hacen posible su conocimiento por los dems, como la repro-
duccin, la distribucin de ejemplares o la comunicacin pblica.
Otras legislaciones tipifican como delito autnomo, diferente aunque
vinculado al plagio, la conducta de aquel que se atribuya falsamente la cuali-
dad de titular, originario o derivado, de cualquiera de los derechos reconocidos en esta
ley, y con esa indebida atribucin obtenga que la autoridad competente suspenda el
acto de comunicacin, reproduccin, distribucin o importacin de la obra, interpre-
tacin, produccin, emisin o de cualquiera otro de los bienes intelectuales protegidos
por la presente ley, u otra frmula similar.
Ntese que el supuesto de hecho antes descrito puede concurrir con el
plagio stricto sensu, porque de acuerdo al tipo el plagiario no se limita a
usurpar la paternidad ajena, sino que inicia, adems, acciones dirigidas a
obtener medidas cautelares o sentencias definitivas para las cuales solamen-
te tiene legitimidad el verdadero creador de la obra o, en caso de muerte,
sus herederos o causahabientes, salvo en los casos de las obras en dominio
pblico, respecto de las cuales, conforme a algunas legislaciones, el Estado u
otras instituciones legalmente designadas estn legitimadas para actuar en la
defensa de los derechos morales de paternidad del autor y de la integridad
de su obra.
En otros ordenamientos, conjuntamente o no con el tipo delictivo an-
terior, se contempla una pena para quien inscriba en el Registro de Derecho
de Autor y Derechos Conexos una obra, interpretacin o produccin ajenas, como si
fueran propias, o como de persona distinta del verdadero autor, artista o productor.
O como una variante de la anterior, se encuentran aquellos textos donde
se reprime a quien inscriba en el registro de autor con nombre de persona distin-
ta del autor verdadero, o con ttulo cambiado o suprimido, o con el texto alterado,
deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o
productor de una obra de carcter literario, artstico, cientfico, audiovisual o fono-
grama, programa de ordenador o soporte lgico.
En un asunto donde se enjuiciaba a quien registr como su nico autor
una obra didctica que en verdad era colectiva, y con ese supuesto carcter
de creador individual demand a la editorial que haba encargado la ela-
364
boracin de la obra, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declar que

el enjuiciado se vio incurso en los ilcitos de violacin de derechos de autor en
concurso con el de fraude procesal.111
33. EL PLAGIO Y EL SISTEMA CAUTELAR
Como las medidas provisionales, para utilizar los trminos del ADPIC, se
pueden adoptar, tanto en los procedimientos civiles como los penales y, de
acuerdo a las previsiones de cada ley nacional, tambin a los administrativos,
la jurisprudencia comparada que researemos a continuacin es vlida,
mutatis mutandis, para todos ellos.
El mencionado Acuerdo contempla la adopcin de medidas provisionales
rpidas y eficaces a que se comprometen los pases miembros de la OMC,
entre otras razones, para evitar que se produzca la infraccin de cualquier derecho
de propiedad intelectual y preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la
presunta infraccin.
En algunas leyes nacionales dichas providencias son calificadas como
de proteccin urgente, lo que indica la necesidad de la inmediatez entre la
solicitud de las mismas y la decisin que las acuerde, todo ello sin perjuicio
de las disposiciones aplicables conforme al sistema cautelar previsto en las
normas procesales generales, inclusive a travs de las llamadas medidas
innominadas.
Conforme al ADPIC, tales medidas tienen dos objetivos fundamentales:
a) Evitar que se produzca una infraccin de cualquiera de los derechos de
propiedad intelectual; y b) Preservar las pruebas relacionadas con la pre-
sunta infraccin.
Como reflexin de carcter general acerca del sistema cautelar, el Tri-
bunal Constitucional espaol ha dicho que la tutela judicial no es tal sin
medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolucin
definitiva que recaiga en el proceso.112
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ampla esas considera-
ciones, en temas de propiedad intelectual, de la forma siguiente: en el
proceso ante la jurisdiccin es inevitable la distantia temporis entre el momento de
la lesin del derecho y el momento de su resarcimiento, lo que hace posible el riesgo de
que, en el intervalo, se materialice o se consolide el dao. Hay pues la necesidad de
la prevencin de este riesgo, a travs de la tutela cautelar, sin perjuicio del principio
del contradictorio y del derecho a la defensa. Se trata de una tutela instrumental y
provisional cuyo otorgamiento viene a ser el resultado de la valoracin, en trminos
de probabilidad, del derecho invocado y de su lesin.
111 Sentencia de la Sala de Casacin Penal del 1/3/1994. Texto del fallo en CERLALC,
Derecho de autor regional, seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo
Antequera Parilli, en <http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php>.
112 Sentencia del 14/01/1992, citada por Barona Vilar, Silvia, Tutela cautelar en mate-
ria de propiedad intelectual, en Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la

informacin, varios autores, Ed. Comares, Granada, 1998, p. 12.
365
La tutela en referencia debe apoyarse en el cumplimiento de los requisitos del fu-

mus boni iuris, el cual implica un juicio favorable de probabilidad sobre el derecho
cuya lesin se quiere prevenir, y del periculum in mora, es decir, del riesgo de que,
en el curso del proceso y mientras se dicta la decisin definitiva, se produzca la mate-
rializacin o la consolidacin de la lesin, o de que se vea impedida la efectividad de
la tutela de mrito.113
En cuanto al primero de los requisitos anotados, la Audiencia Provincial
de Bilbao dijo que no hace falta una prueba rigurosa pero s una justificacin
de que se ostenta una apariencia de derecho, un fumus boni iuris, que permita dar
crdito inicialmente a la pretensin de aseguramiento del acreedor,114 y en especfico
sobre derecho de autor, el Tribunal en lo Civil de Montevideo que la prueba
a exigir, de la verosimilitud del derecho invocado, debe ser apreciada con un criterio
amplio dadas las dificultades prcticas relativas a la prueba acabada de la calidad
de autor del solicitante.115
A esos efectos, entre las presunciones de autora de la obra preexistente,
en los casos de plagio, estn las que pueden surgir de las previstas en las
legislaciones nacionales, cuando disponen que se presume autor de una obra,
salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aqulla, mediante
indicacin de su nombre, seudnimo, firma o signo que lo identifique de forma usual,
o aqul a quien, segn la respectiva inscripcin, pertenezca el ejemplar que se registra,
u otra frmula similar, con la aclaratoria de que basta cualquiera de ellas,
tomando en cuenta que el registro de la obra, en derecho de autor, no es
obligatorio, sino declarativo y voluntario.
Ntese que la mencin del nombre del autor puede aparecer a travs
de medios no convencionales, como en las redes digitales y, por supuesto,
ninguna de las anteriores presunciones excluye otros medios probatorios.
En un asunto donde el demandado pretendi poner en duda la auto-
ra de un fotgrafo, porque no haba acompaado los correspondientes
negativos, el Tribunal de Justicia del Estado de So Paulo dijo que tal
exigencia hoy se torna obsoleta, dadas las modernas tcnicas de grabacin digital de
la imagen, especialmente en el caso de autos, donde el apelante tiene como actividad
la divulgacin de imgenes a travs de la Internet y que la peticin inicial
est debidamente instruida, estando demostrados en los CD acompaados los hechos
articulados, especialmente por la exhibicin de las fotografas en los programas
transmitidos por, donde consta el crdito del autor de las imgenes, de la misma
manera que est comprobada la utilizacin de las imgenes por parte de la apelada
sin el crdito del autor.116
113 Proceso 165-IP-2004 (1/03/2004). Texto del fallo consultado en <http://www.
comunidadandina.org/> (documentos).
114 Sentencia del 12/05/1994, citada por BARONA VILAR, SILVIA, Tutela cautelar en
materia de propiedad intelectual, ob. cit., p. 123.

115 Sentencia N 14 del Tribunal de 6 Turno (21/2/1994), citada por Prez Manrique,
Ricardo, La proteccin procesal del derecho de autor y los derechos conexos. Medidas cau-
telares, en Libro-memorias del III Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos,
t. 2, Montevideo, 199, p. 653.
116 Sentencia del 31/01/2008, dictada en la Apelacin Civil 214534900, consultada en
<http://cjo.tj.sp.gov.br>.
366
El periculum in mora en derecho de autor, y muy especialmente en los

casos de plagio, debe presumirse, tomando en cuenta el dao irreparable
(moral y patrimonial) que causara, hasta el momento de la sentencia defi-
nitiva, la continuacin del acto usurpador.
Entre las medidas cautelares especficas, previstas expresamente en al-
gunos ordenamientos nacionales sobre la materia, se encuentran las de
cese inmediato de la actividad infractora (que puede versar sobre actos de
reproduccin, distribucin o comunicacin pblica), el secuestro de los
ejemplares ilcitos y de los aparatos u otros objetos utilizados para la vio-
lacin del derecho, as como el embargo de los beneficios derivados de la
infraccin, sin perjuicio de trabar medidas contra otros bienes en posesin
del accionado, en particular a los efectos de garantizar las resultas definitivas
del juicio, por ejemplo, para el pago de las indemnizaciones que se acuer-
den y las costas del proceso.
Por lo dems, como cada violacin al derecho de autor, incluso en los
casos de plagio, puede tener sus propias caractersticas, se pueden dictar
otras medidas, por ejemplo, la orden de retiro de determinados contenidos
de pginas en la Internet.
En cuanto a las medidas innominadas, el Tribunal Superior de Jujuy, en
la Repblica Argentina, decidi: El rgano jurisdiccional est obligado a proveer
todos los medios necesarios para asegurar la eficacia de sus pronunciamientos. Para
evitar la desconfianza o el menosprecio de la justicia y salvaguardar el imperio de sus
decisiones, corresponde a los jueces hacer lugar a medidas cautelares que sirviendo los
fines del proceso tienden a dar efectividad a la sentencia definitiva.
El hecho de que una medida precautoria no est expresamente legislada, no obsta
a su procedencia, toda vez que por aplicacin de los principios jurdicos de la legisla-
cin vigente corresponde acordarla para asegurar el resultado del juicio.11
11 Sentencia del 23/0/194. Sumario del fallo en CERLALC, Derecho de autor regional,
seleccin y disposicin de las materias y comentarios por Ricardo Antequera Parilli, en

36
DERECHOS DE AUTOR EN LAS RELACIONES
LABORALES Y SU VNCULO CON EL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE
Y ESTADOS UNIDOS
Santiago Schuster *
La regulacin de las obras intelectuales creadas por encargo o bajo contrato

de trabajo tiene la particularidad de vincular el derecho de autor con otras
ramas del derecho, y abrir un examen no solo respecto al quehacer creati-
vo, sino tambin atender materias que se relacionan con el ejercicio de los
derechos intelectuales por la empresa, que tambin se relacionan con temas
de fondo, como la libertad de creacin y la libertad econmica.
En el Captulo XVII del TLC entre Chile y Estados Unidos, sobre Propie-
dad Intelectual, se ha tratado especficamente esta materia, lo que acenta
su actualidad y las relevantes consecuencias que suponen en el orden legis-
lativo y en el ejercicio prctico de los derechos.
Nos ocuparemos en este trabajo de las obras creadas bajo contrato de
trabajo, prescindiendo esta vez del anlisis de las obras por encargo. La
diferencia entre unas y otras reside en que tratndose de obras por encar-
go, el objeto del contrato es la realizacin de una o ms obras futuras y
su regulacin se encuentra en el contrato de arrendamiento de servicios
inmateriales, de los artculos 2066 a 2011 del Cdigo Civil; en el caso de las
obras realizadas bajo contrato de trabajo, el objeto mismo del contrato es la
prestacin de un servicio creativo, y no la realizacin de determinadas obras,
contrato que conduce finalmente a la creacin de obras intelectuales, que
se encuentra reglado por las disposiciones del Cdigo del Trabajo.
Cabe precisar que el inters jurdico del anlisis de los derechos de
propiedad intelectual en el contrato de trabajo se presenta cuando esta con-
vencin implica la creacin de obras,1 es decir, en aquellos contratos en
que los servicios del trabajador estn orientados a la realizacin de obras in-
* Abogado, Universidad de Chile. Profesor y Director de Diplomado, Universidad de

Chile. Ha sido invitado como profesor a congresos organizados por OMPI, UNESCO, Univer-
sidades de Latinoamrica y Espaa. Particip en la fundacin y organizacin de la Sociedad
Chilena del Derecho de Autor (SCD). Ex integrante del Consejo Directivo de la Organizacin
Iberoamericana de Derechos de Autor (Latinautor). Ha sido miembro del Directorio Nacio-
nal del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura de Chile. Miembro del Instituto Interame-
ricano de Derecho de Autor (IIDA). Consultor de la Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). Director Regional de la Confederacin Internacional de Sociedades de
Autores y Compositores (CISAC) para Amrica Latina y el Caribe.
1 En los trminos del TLC entre Chile y Estados Unidos (Art. 1..2 (a) ii).
369
telectuales, y a la atribucin de derechos de autor que podra corresponder

al empleador. En aquellos contratos laborales donde la prestacin de servi-
cios no tiene tal finalidad, carece de relevancia la situacin del empleador
respecto de obras intelectuales creadas por el trabajador, cualquiera sea la
ocasin y el lugar en que stas se exteriorizan.
En principio, las obras creadas bajo contrato de trabajo no difieren en su
regulacin de las normas aplicables a las obras creadas bajo la sola iniciativa
del autor y sin sujecin a un vnculo de subordinacin o dependencia. En
consecuencia, en las obras creadas por el trabajador, ste ser el titular origi-
nario de la obra, en tanto persona fsica que realiza la aportacin intelectual,
conclusin a la que llegamos a partir de las claras definiciones de diversas
disposiciones de la Ley N 1.336, sobre Propiedad Intelectual (LPI) entre
ellas el artculo , al establecer que es titular original del derecho el autor de
la obra, definicin ya expresada en el artculo 5 letras a) y b), cuando se
dispone que una obra individual es aquella producida por una persona natural
y lo mismo se reitera en cuanto a las obras en colaboracin.2 Para nuestra
legislacin, por tanto, no podra ser autor una persona jurdica, y, como ve-
remos ms adelante, slo a partir de una ficcin legal se atribuye titularidad
originaria a una persona jurdica, alterando la regla general.
La sujecin del autor asalariado, como lo denomina la doctrina, no al-
canza a limitar su libertad de creacin, ya que si bien el contrato restringe
el mbito de actividad del trabajador y la somete a las instrucciones del
empleador, esta delimitacin no alcanza su capacidad creativa y la expre-
sin de su talento, que ha sido el motivo que el empleador ha tenido para
celebrar el contrato. Si la relacin entre empleador y trabajador se reduce
a la aplicacin mecnica de instrucciones y a la ejecucin de stas y la obra
resulta de ello, como es el caso del arquitecto y del trabajador dibujante
tcnico, en esta situacin claramente no estamos en presencia de un autor
asalariado, sino simplemente de un ejecutor de la obra de un tercero.
Por otra parte, la disposicin concluyente del artculo 145-G del Cdigo
del Trabajo,3 reafirma y acenta el predominio de la libre manifestacin
de la creatividad, cuando seala que tratndose de la creacin de una obra, el
contrato de trabajo, en ningn caso, podr afectar la libertad de creacin del artista
contratado, sin perjuicio de su obligacin de cumplir con los servicios en los trminos
estipulados en el contrato.
La norma del Cdigo del Trabajo referida es coherente con la garanta
constitucional que asegura la libertad de creacin, cuya consagracin se sita
precisamente junto al reconocimiento del derecho de autor, e insertando
tal derecho constitucional como un prembulo de la disposicin de rango
2 Art. : Es titular original del derecho el autor de la obra. Art. 5, letra a): Obra indi-
vidual: la que sea producida por una persona natural. Art. 5 letra b): Obra en colabora-
cin: la que sea producida, conjuntamente, por dos o ms personas naturales. Art. 10: La
proteccin otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor. Art. 15: El derecho moral
es transmisible por causa de muerte. Art. 2. Tendrn legalidad de autores de una obra cine-
matogrfica la o las personas
3 Artculo incorporado por la Ley N 19.889, que regula las condiciones de trabajo y
contratacin de los trabajadores de artes y espectculos.
30
DERECHOS DE AUTOR EN LAS RELACIONES LABORALES Y SU VNCULO CON EL TRATADO DE LIBRE...
constitucional del derecho de autor: La libertad de crear y difundir las artes,

as como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artsticas de cualquier
especie (art. 19, N 25, CPR).
La contundente declaracin de la Carta Fundamental resuelve toda
duda respecto de la calidad de autor sobre las obras creadas bajo contrato
de trabajo, y las prerrogativas que sobre ella caben al autor, sujetas a las con-
diciones que surgen de la naturaleza del contrato de trabajo.
1. LOS DERECHOS MORALES DE LOS AUTORES BAJO

CONTRATO DE TRABAJO
Dicho lo anterior, es evidente que los derechos morales establecidos en nues-

tra legislacin, en carcter de inalienables, pertenecen al autor, y de all que
respecto a la divulgacin de las obras creadas por el autor bajo contrato de
trabajo, tendr que respetarse el vnculo asociativo entre el ttulo de la obra
y el autor de la misma, conforme al derecho de paternidad consagrado en
el artculo 14, N 1, de LPI.4
Con ello, la ley asegura al autor-trabajador que la obra puesta en circu-
lacin en el mercado debe contar con este requisito de cumplimiento de la
norma de derecho moral, y no hay duda que ser el empleador, responsable
de publicar la obra, el sujeto pasivo de esta obligacin.
En cuanto al derecho moral de indito, esto es, la prerrogativa del autor
de mantener la obra sin publicar (art. 14, N 3), cabra sealar que siendo el
objeto del contrato la realizacin de obras intelectuales, no hay duda que el
autor ha manifestado en la celebracin del contrato su voluntad de que ella
sea publicada, y es posible concluir que no hay restriccin alguna para que
el empleador lleve a cabo dicha actividad, sin consulta especfica al autor.
Slo queda decidir qu ocurre en aquellos casos en que el autor no ha
concluido la obra y el empleador desea publicar la obra inconclusa, an
en contra de la voluntad del autor-trabajador. El legislador nada dice al
respecto, y solo ha concedido en carcter de derecho moral la facultad del
autor de autorizar a terceros la terminacin de la obra inconclusa (art. 14,
N 4). Podra publicar el empleador la obra inconclusa contra la voluntad
del autor? Nos parece que en estas circunstancias la facultad de publicar del
empleador se ve limitada por la determinacin del autor de no encontrarse
acabada su creacin, y por tanto no podra llevarse a cabo la publicacin.
La determinacin de encontrarse terminada la obra slo puede establecerla
el autor y es parte del ejercicio del derecho constitucional a la libertad de
creacin.
Ntese que estamos tratando los aspectos relacionados con derechos
de autor en materia del contrato de trabajo, y nada se opone a que en las
circunstancias antes sealadas el autor-trabajador se encuentre en una situa-
4 Art. 14: El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las si-
guientes facultades: 1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre

o seudnimo conocido.
31
cin de incumplimiento del contrato de trabajo, cuyo alcance y consecuen-

cias debern tratarse en sede laboral.
En cuanto al derecho moral de integridad de la obra, el N 2 del ar-
tculo 14 LPI, concede al autor la prerrogativa de oponerse a toda deformacin,
mutilacin, u otra modificacin hecha sin su expreso y previo consentimiento. Como
sabemos, este derecho reconoce su origen en el artculo 6 bis del Convenio
de Berna, que otorga al autor el derecho de oponerse a cualquier deformacin,
mutilacin u otra modificacin (hasta ah la norma del N 2, del artculo 14
LPI, es una copia literal del C. Berna) y agrega la norma convencional: o a
cualquier atentado a la misma que cause un perjuicio a su honor o a su reputacin,
prrafo final que no se incorpora al citado artculo 14.
En la disposicin de la LPI el derecho moral de integridad est sujeto a la
concurrencia o no del consentimiento del autor, de modo que manifestada
la voluntad del autor de aceptar una modificacin de la obra, se cumplira
el requisito legal, y en ausencia de ella estaramos en presencia de una in-
fraccin. Sin embargo, en cuanto a la segunda expresin del derecho moral
de integridad, esto es, un atentado que perjudica la honra o reputacin del
autor, el legislador nacional ha guardado silencio.
Si hemos reconocido la persistencia del derecho moral en el autor-traba-
jador, concluimos que tambin el trabajador mantiene la facultad de hacer
valer el derecho moral de integridad en aquellas situaciones en que la obra
sufra una deformacin, mutilacin o transformacin. Como regla general,
por tanto, producida esta situacin, el autor podra ejercer su derecho moral
de integridad de la obra contra los terceros que lleven a cabo cualquiera de
las conductas antes enunciadas, sin la autorizacin del autor.
Una segunda hiptesis tiene lugar si es el empleador el que realiza estas
modificaciones, sea por s mismo o a travs de otros dependientes, segn
sus instrucciones. En tal caso, debemos resolver si el contrato de trabajo
constituye una forma de autorizacin que pudiera autorizar al empleador a
efectuar tales alteraciones a la forma de expresin de la obra.
No es nuestro propsito abrir un examen detallado de la forma de
utilizacin que conocemos como transformacin de la obra, pero enten-
demos que esta circunstancia en el mbito de la relacin laboral presenta
algunos rasgos particulares, que se resuelven segn sea el contexto en
que se prestan los servicios por el trabajador. As por ejemplo, si se trata
de creaciones individuales, en las que el trabajador en forma personal
y directa da forma a la obra, como ocurrira con una obra figurativa o
de un artculo de investigacin, en las que la realizacin de la obra est
determinada por las caractersticas y condiciones propias del autor-traba-
jador, parece indudable, dada la naturaleza de su prestacin, que la obra
no podra ser alterada faltando el consentimiento particular del autor, sin
daar su derecho moral.
Si en el contexto de la relacin laboral, se trata de aportes creativos
destinados a ser complementados con otros aportes, o que por su naturale-
za requieren en el giro mismo de la empresa una habitual actualizacin o
adecuacin, sea por el empleador u otros dependientes, como ocurre en las
ediciones de prensa y televisin, es razonable observar que en la definicin
32
de los servicios desempeados por el trabajador se encuentra concedida

esta autorizacin.
No se trata de una supresin del derecho moral de integridad, sino una
consecuencia lgica de la naturaleza de la prestacin del servicio, y del con-
sentimiento que el trabajador ha dado al aceptar contribuir con su trabajo
creativo al desarrollo del giro del empleador.
En el mismo sentido, el artculo 32 LPI concede al productor cinema-
togrfico la facultad de modificar las obras que utilice en la produccin
cinematogrfica, en la medida que requieran su adaptacin a ese arte.
El ejercicio de estos derechos morales por el autor, por cierto, podr
tener lugar durante la vigencia de la relacin laboral y tambin con pos-
terioridad a su conclusin, dada la naturaleza de estos derechos. De igual
modo, son transmisibles por causa de muerte al cnyuge sobreviviente y a
los sucesores abintestato del autor (art. 15 LPI).
2. LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR EN

EL CONTRATO DE TRABAJO
Enseguida nos referiremos al tratamiento de los derechos patrimoniales de

autor en el contrato de trabajo, observando que la LPI (art. 1) confiere al
titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra,
de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilizacin
por terceros y por tanto, anotamos que, a diferencia del derecho moral, don-
de el legislador solo alude como titular al autor y a sus herederos, en este
caso hace extensin del ejercicio a la denominacin genrica de titular del
derecho.
3. TITULARIDAD ORIGINAL U ORIGINARIA

Y TITULARIDAD SECUNDARIA
El titular del derecho de autor ser aquel sujeto a quien en conformidad a

la ley puede ser atribuido un derecho de autor. Ya hemos dicho que la LPI
se pronuncia expresamente al respecto, declarando que el autor tiene el
carcter de titular original del derecho el autor de la obra (art. ), lo que
determina que es el autor el sujeto eje de la proteccin, a partir de cuya titu-
laridad se entiende el tejido de las dems titularidades derivadas. A rengln
seguido, el mismo artculo dispone que es titular secundario del derecho el
que la adquiera del autor a cualquier ttulo.
Advertimos que la titularidad secundaria, en los trminos del artculo ,
se vincula a la adquisicin de la obra, aun cuando ya sabemos que tal adqui-
sicin, conforme a lo establecido en el artculo 1, puede referirse a la tota-
lidad de los derechos patrimoniales sobre la obra, o a una parte de ellos.
Asimismo, anotamos que la aplicacin de esta titularidad secundaria
se restringe slo a la adquisicin de derechos patrimoniales, toda vez que
los derechos morales no se encuentran en el comercio, y su naturaleza in-
33
alienable, que los acerca a los derechos de la personalidad, slo admite la

transmisin por causa de muerte al cnyuge sobreviviente y a los sucesores
abintestato.
Una tercera observacin se refiere la naturaleza de la convencin que
puede dar lugar a la transferencia de tales derechos, ya que el legislador
ha sealado que dicha transferencia deber efectuarse por instrumento pblico
o por instrumento privado autorizado ante notario (art. 3, inciso primero,
parte final), de modo que la ausencia de dicha formalidad impedira que
la transferencia se lleve a cabo. Materia de otro anlisis es el alcance de lo
dispuesto en la parte inicial del citado artculo 3, en cuanto dispone que
la transferencia total o parcial de los derechos de autor deber inscribirse
en el Registro dentro del plazo de 60 das contado desde la fecha de ce-
lebracin del respectivo contrato, que a nuestro juicio no es un requisito
de validez sino una medida de publicidad, salvo en el contrato de edicin,
donde el legislador expresamente ha sealado los efectos de la falta de
inscripcin.
Dicho esto, afirmamos que el contrato de trabajo no constituye por s
solo una convencin que sirva de ttulo a una cesin de derechos de autor.
La cesin de los derechos de autor requiere de un acto especfico en el que
se manifieste la voluntad del autor, debiendo precisar claramente las obras
que son objeto de la convencin, entre ellos, los derechos patrimoniales
concedidos, el precio de la cesin, y las dems estipulaciones que en el
mbito de la propiedad intelectual son pertinentes, como es el caso de la
posibilidad de fragmentar territorialmente la cesin, y tambin definir si
la cesin se realiza por todo el trmino de proteccin de la obra o por un
plazo menor.
4. EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

DEL AUTOR-TRABAJADOR POR EL EMPLEADOR
En el TLC se incorpor una norma expresa en relacin al ejercicio de los

derechos respecto a los contratos de trabajo, consagrando el principio de
la libertad contractual sobre los derechos econmicos o patrimoniales de
autor, estableciendo que cualquier persona que haya adquirido o sea pro-
pietario de tales derechos econmicos en virtud de un contrato, incluidos
los contratos de empleo que implican la creacin de obras, podr ejercer tales de-
rechos a nombre propio y gozar plenamente de los beneficios que de ellos
se deriven.5
Se encuentran fuera de la aplicacin de estas disposiciones, en coheren-
cia con lo antes sealado, los derechos morales, y as expresamente lo esta-
blece la misma disposicin del TLC que proclama la libertad contractual.
Reconocido el principio de la libertad contractual, el TLC dispuso que
las legislaciones podran sealar qu contratos de trabajo implican la crea-
cin de una obra y qu contratos, en ausencia de un acuerdo por escri-
5 Art. 1..2 (a) ii.
34
to, presumen la transferencia de los derechos econmicos previstos en la

ley.6
La legislacin chilena, en armona con la norma del TLC, sigue la regla
de establecer en disposiciones especficas qu contratos implican titularidad
de derechos a favor del empleador y qu contratos, salvo prueba en contra-
rio, aceptan la presuncin de cesin de derechos. Son los siguientes casos:
A) BASES DE DATOS Y COMPILACIONES
Las obras aludidas en la letra b) del artculo 24, esto es, enciclopedias, dic-
cionarios y otras compilaciones anlogas, hechas por encargo del organiza-
dor, quien ser el titular del derecho, tanto sobre la compilacin como sobre
los aportes individuales.
Dada la extensin admitida por la norma mencionada, podemos agregar
las bases de datos, conforme a la definicin legal que incluye a todas las
compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por mquina o en otra
forma, que por razones de la seleccin o disposicin de sus contenidos, constituyan
creaciones de carcter intelectual. El legislador seala que esta proteccin no
abarca los datos o materiales en s mismos, y se entiende sin perjuicio de
cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales
contenidos en la compilacin (N 1, del art. 3).
Tambin se atribuye al organizador la titularidad de derechos en las
compilaciones de obras, tales como antologas, pero aqu el organizador no
se hace dueo de las obras individualmente consideradas, como es lgico,
sino que es necesario obtener el consentimiento de los titulares de derecho
de las obras utilizadas.
Por tanto, si el empleador es el organizador de estos trabajos creativos, el
legislador le atribuye la titularidad de los derechos, y podr tratarse no slo
de una persona natural, sino tambin de una persona jurdica.
Esta factibilidad de que personas jurdicas accedan a la titularidad ori-
ginaria se encuentra en la definicin que ofrece la letra c), del artculo 5
LPI, donde admite que el organizador de la obra colectiva (y deberamos
encontrarnos ante una obra colectiva para aceptar esta conclusin) bajo
cuya orientacin se realiza la obra, sea una persona natural o jurdica. Sin
embargo, en esta definicin el legislador no atribuye ninguna consecuencia
de titularidad de derechos al organizador, y slo lo hace en el caso especfico
de las obras colectivas del artculo 24, letras a) y b).
Antonio Delgado seala, con razn, que en la definicin de obra colec-
tiva de la LPI, antes aludida, existe una incapacidad tanto para distinguirla
de las obras en colaboracin (coautora) como para atribuirle un rgimen
especial respecto de la atribucin de titularidad, ya que si bien en las dispo-
siciones del artculo 24 hay una referencia a obras reconocidas en el derecho
6 Art. 1..2 (b).

DELGADO, ANTONIO, La obra colectiva: Un hallazgo o un pretexto? en Derecho de autor
y derechos afines al de autor. Recopilacin de artculos, Instituto de Derecho de Autor, 200.
35
comparado como obras colectivas (Italia, Francia), no existe en nuestra le-

gislacin una conexin formal entre tal definicin y las obras que se aluden.
En nuestro anlisis, no obstante, y de acuerdo a la historia de la ley, en cuyo
proyecto de Mensaje se vincul la definicin de obras colectivas a esta clase
de creaciones intelectuales, nos valemos de dicha asociacin para justificar
la titularidad en una persona jurdica.
B) PROGRAMAS COMPUTACIONALES
De igual modo, en los programas computacionales, la LPI atribuye la titula-

ridad de derechos a las personas jurdicas o naturales, cuyos dependientes,
en el desempeo de sus funciones laborales, hubiesen creado tales obras.
Sin embargo, a diferencia de las compilaciones y bases de datos, en los pro-
gramas computacionales el legislador establece la titularidad slo como una
presuncin, ya que admite estipulacin escrita en contrario, la que puede
manifestarse en el contrato de trabajo o en documento separado, toda vez
que nada dice el legislador en cuanto al instrumento en que debe constar
la estipulacin (art. 8).
La duracin de la proteccin del programa de computacin, de acuerdo
a lo establecido en el art. 10 LPI, ser distinta dependiendo de la naturaleza
del empleador. Si se trata de un empleador persona natural, la proteccin
es toda la vida del autor o autores creadores de la obra, y hasta 0 aos des-
pus de la muerte de dicho autor, o del ltimo de los autores si se trata de
una obra en colaboracin. Tratndose de un empleador persona jurdica, el
plazo de proteccin es 0 aos contados desde la primera publicacin.
C) OBRAS REALIzADAS POR AUTORES EMPLEADOS DE EMPRESAS

PERIODSTICAS, ESTACIONES RADIODIFUSORAS O DE TELEVISIN
En el caso de autores que presten servicios a diarios, revistas o peridicos

bajo contrato de trabajo, la LPI seala que la empresa tiene la facultad de
publicar los aportes que tales trabajadores realicen, sea en forma de artcu-
los, dibujos, fotografas y dems producciones que sean aportadas por el
personal sujeto a contrato de trabajo (art. 24, c, N 1).
Las disposiciones establecidas para los trabajadores de empresas perio-
dsticas son tambin aplicables a las agencias noticiosas e informativas y a las
estaciones radiodifusoras o de televisin (art. 24, letras c) y d).
No se trata, como podemos apreciar, de una presuncin de cesin de
derechos, sino simplemente de una autorizacin concedida por el legislador
para publicar tales aportaciones, esto es, para reproducir las obras en forma
tangible y su puesta a disposicin del pblico en ejemplares que permitan
leerla o conocerla visual o auditivamente.
Esta autorizacin implcita slo tiene alcance para la publicacin en el
medio en el cual el autor-trabajador presta sus servicios, ya que para la publi-
cacin de las mismas obras en otros diarios, revistas, peridicos, estaciones
36
de radio o televisin, de la misma empresa, el legislador ha aceptado que el

empleador tambin pueda disponer la publicacin de las obras aportadas
por los trabajadores, pero en ese evento sujeto al pago de una remune-
racin, consistente en el honorario que seale el Arancel del Colegio de
Periodistas. No obstante, este Arancel no existe, luego de la derogacin en
196 de las prerrogativas de los Colegios Profesionales para fijar aranceles.
Conforme a ello, en nuestra opinin no es posible la aplicacin de esta
excepcin al ejercicio de los derechos patrimoniales por los autores, y salvo
autorizacin expresa de stos, no podran utilizarse sus creaciones intelec-
tuales en medios distintos a aquel en el que el autor est contratado.
Cabe sealar que estas normas sobre el ejercicio de los derechos patri-
moniales de las empresas periodsticas y medios de comunicacin, sirven
para ilustrar el mbito en que es aceptable la explotacin o uso de las obras
creadas por los autores en el desempeo de sus servicios como trabajadores,
los que en ningn caso pueden ser utilizados en fines que vayan ms all
de aquellos para los que el trabajador fue contratado. De igual modo, da
orientaciones acerca de la forma en que deben pactarse utilizaciones que
excedan el propsito de los servicios contratados.
D) OBRAS CINEMATOGRFICAS
Los autores contratados para la realizacin de una pelcula cinematogrfica,

tienen la calidad de coautores, en los trminos establecidos en la LPI.8
El artculo 29, a su vez, seala que el contrato entre el productor y los
autores de la pelcula cinematogrfica importar la cesin a favor de ste
de todos los derechos sobre aqulla, sin distinguir acerca de la naturaleza
de dicho contrato, y entendemos que se trata de aquella convencin por la
que el productor encomienda la realizacin de una determinada aportacin
o bien, bajo contrato de trabajo.
Si atendemos la regulacin de los contratos de los trabajadores de las
artes y espectculos,9 es muy probable que el vnculo de contratacin usual
ser el laboral, y podemos concluir que dicha convencin tambin produce
el efecto de importar una cesin de derechos a favor del productor.
De acuerdo a la definicin legal, es productor de la obra cinematogrfica
la persona natural o jurdica que toma la iniciativa y la responsabilidad de
realizarla (art. 26 LPI), y en consecuencia esta titularidad cabe tambin a las
personas morales.
Dicho lo anterior, que resuelve acerca de los efectos que el contrato de
trabajo tiene respecto a la titularidad de los derechos, debemos agregar que
8 Art. 2: Tendrn legalidad de autores de una obra cinematogrfica la o las personas
naturales que realicen la creacin intelectual de la misma. Salvo prueba en contrario, se

presumen coautores de la obra cinematogrfica hecha en colaboracin, los autores del
argumento, de la escenificacin, de la adaptacin, del guin y de la msica especialmente
compuesta para la obra, y el director.
9 Captulo IV, del Ttulo II del Libro I del Cdigo del Trabajo.
3
el legislador atribuye directamente al productor la titularidad del derecho

de autor sobre la obra cinematogrfica, y tal vez no hubiera sido necesaria
toda la elaboracin de presuncin de cesin de derechos, sino para estable-
cer que estas disposiciones tienen por objeto asegurar un equilibrio entre
los derechos del productor y los autores colaboradores, mediante el reco-
nocimiento de derechos subsistentes en favor de tales autores, ms all del
ejercicio del derecho de explotacin que corresponde al productor, que se
concretan en utilizaciones especficas de sus aportaciones, como se encuen-
tra reconocido en diversas disposiciones de la LPI (art. 28 inciso segundo,
art. 31, art. 21 de la LPI), en coherencia con lo establecido en el art. 14 bis
del Convenio de Berna.
E) OBRAS CREADAS POR FUNCIONARIOS PBLICOS EN EL DESEMPEO

DE SUS CARGOS
En relacin a las obras creadas por funcionarios del Estado, los Municipios,
las Corporaciones oficiales, las Instituciones semifiscales o autnomas y las
dems personas jurdicas estatales, los entes enunciados sern titulares del
derecho de autor de tales obras (art. 8 LPI).
La disposicin legal ha sido rigurosa con los autores empleados pbli-
cos, ya que derechamente quita de su esfera patrimonial todos los derechos
econmicos que pueden derivar de la utilizacin de las obras creadas para
el Estado o sus instituciones por tales funcionarios, dejndoles sin derechos,
salvo los derechos morales como antes hemos mencionado.
En la reforma legal, cuyo trmite constitucional concluye en estos das,10
se ha dado un paso ms en la desaparicin de los derechos de los funciona-
rios pblicos, facultando al titular (el ente estatal) para que libere cualquiera
de dichas obras, a fin de que stas pasen a formar parte del dominio pblico
y en tal circunstancia puedan ser explotadas libremente, incluso adaptndo-
las o modificndolas sin autorizacin del autor, a lo menos desde el punto
de vista del derecho patrimonial de transformacin de la obra.
Esta liberalidad del Estado admite como contrapartida una limitacin en
cuanto no ser aplicable a las obras desarrolladas en el contexto de la actividad
propia de las empresas pblicas o en las que el Estado tenga participacin, cuando la
obra tenga un sentido estratgico para sus fines o cuando la ley que la crea y regula
lo establezca expresamente.
Ser necesario conocer la evolucin de esta disposicin, en particular
en aquellos mbitos donde los funcionarios crean obras que sin tener un
sentido estratgico, pueden tener rasgos peculiares, como es el caso de
todos los trabajos creativos de los docentes universitarios en el sector de
la Universidades estatales. Una desventaja ms para la docencia en dicho
espacio de enseanza.
10 Bol. N 5.012-03.
38
5. TITULARIDAD O ADQUISICIN DE DERECHOS

POR EL EMPLEADOR EN VIRTUD DE UN VNCULO LABORAL
O DE EMPLEO
De acuerdo a lo tratado, el empleador adquiere la titularidad de derechos

de acuerdo a una presuncin de derecho o por la atribucin de titularidad
originaria establecida por el legislador, tanto en las bases de datos y compli-
caciones como en las obras creadas por funcionarios pblicos.
A su vez, se presume la cesin de derechos, salvo estipulacin en contra-
rio, en los programas computacionales creados por los autores dependientes
a favor del empleador.
En pelculas cinematogrficas se presenta la atribucin de titularidad origi-
naria en el productor y tambin una presuncin de derechos de explotacin.
Por ltimo, se concede a los empleadores empresas periodsticas o de
radiodifusin y televisin, la facultad de publicar los aportes de sus autores
empleados, as como las de realizar otras publicaciones en medios distintos
de la empresa, pero cumpliendo una condicin que no se encuentra dispo-
nible, cual es el pago de un arancel, que actualmente no rige.
Todas las situaciones previstas se encuentran ajustadas a lo establecido
en el TLC, y no encontramos otras disposiciones que permitan atribuir al
empleador derechos de propiedad intelectual por las obras creadas por sus
dependientes. Por lo tanto, la transferencia al empleador de los derechos de
explotacin de las obras creadas bajo relacin laboral se rige por las reglas ge-
nerales, que exigen el cumplimiento de las formalidades previstas en la LPI.
La solucin en el derecho comparado difiere en los sistemas de copyright
(derecho anglosajn) y los sistemas de derecho de autor (de tradicin euro-
pea-continental). En el primero, se acepta la titularidad originaria en el
empleador, y en el segundo, como regla general, no se admite la derogacin
de los derechos de autor, sin perjuicio de aceptarse la presuncin de cesin
de derechos o titularidad originaria en situaciones especficas, en particular,
en todas aquellas legislaciones que incorporaron el programa computacional
a la nmina de obras protegidas por derecho de autor.
6. LEGITIMACIN DEL EMPLEADOR PARA EL EJERCICIO

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
Habiendo establecido el legislador regmenes especficos para las obras inte-

lectuales creadas bajo contrato de empleo, y previsto en ellos la titularidad o
adquisicin o ejercicio de tales derechos por los empleadores, no cabe sino
afirmar que en los dems casos no hay titularidad originaria ni presuncin
de cesin de derechos, los que permanecen en el autor, sujeto a las reglas
generales.
Sin perjuicio de ello es evidente que el empleador puede realizar una
explotacin de la obra, ya que ese es el objeto del contrato de trabajo. Por
tanto, queda asegurado el ejercicio de los derechos patrimoniales para que la
empresa que contrat al autor pueda utilizar la obra de acuerdo a su giro.
39
El empleador, conforme a la definicin del Cdigo del Trabajo (art. 3,

a) es la persona natural o jurdica que utiliza los servicios los servicios inte-
lectuales o materiales de una o ms personas, en virtud de un contrato de
trabajo, y en este uso evidentemente se encontrarn las obras producidas
por los autores trabajadores, como resultado de la tarea creativa para la que
fueron contratados.
La diferencia que se produce entre la produccin de bienes fsicos y
las obras intelectuales, es que estas ltimas no se confunden con el soporte
fsico en el que se expresan, y pueden materializarse en diversos soportes
materiales o emplearse en una variedad de formas de explotacin, que no
reconoce la propiedad comn. Una obra literaria es una creacin intelec-
tual, y no el compendio de unas hojas de papel impreso. Pero no se discute
que el empleador pueda hacer uso de esas obras, bajo las modalidades de
explotacin propias de su giro comercial o industrial.
. EJERCICIO DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES UNA VEz

CONCLUIDA LA RELACIN LABORAL
Los posibles conflictos se presentarn al momento de concluir la relacin

laboral, sea por decisin del empleador o del trabajador. Qu ocurre con
la disponibilidad de las obras y el ejercicio de los derechos patrimoniales?
La ausencia de una regulacin legal especfica nos permite afirmar que
el destino de los derechos patrimoniales queda entregado a la negociacin
de las partes, y sern los contratos los instrumentos que finalmente resolve-
rn acerca de la adquisicin de los derechos por parte del empleador, para
definir el alcance de las futuras explotaciones.
8. LA CLUSULA DE CESIN DE DERECHOS
En los trminos planteados en el TLC, la disponibilidad de los derechos de

propiedad intelectual se establece en los contratos como regla general, y en
ellos se precisar el alcance de la cesin, en todo cuanto concierne a los de-
rechos patrimoniales transferidos, como al territorio de aplicacin y el plazo,
pudiendo la cesin pactarse con la amplitud que las partes convengan.
Dada la solemnidad exigida por la LPI, cualquiera sea la naturaleza del
ttulo de la transferencia, sta requiere efectuarse por instrumento pblico
o privado firmado ante notario, y su inscripcin se efectuar dentro de 60
das contados desde la fecha del aludido instrumento. Nos hemos referido
con antelacin al alcance de estas formalidades.
9. LA CLUSULA DE SIMPLE LICENCIA O AUTORIzACIN
Nada obsta a que en este pacto no se proponga la transferencia de derechos,

sino slo una licencia o autorizacin de uso, y en tal caso se precisarn las
380
formas de explotacin autorizadas, conforme al artculo 20 LPI, y la licencia

deber especificar los derechos concedidos al empleador, sealando plazo
de duracin, la remuneracin y su forma de pago, el territorio de aplicacin,
entre otras estipulaciones.
10. LA CLUSULA DE ESTIPULACIN EN CONTRARIO
Respecto a aquellas situaciones, en las que existiendo una presuncin de

derechos a favor del empleador, salvo prueba en contrario de haberse expre-
samente reservado el autor sus derechos de autor, resulta claro que existirn
fundadas inquietudes respecto a la aplicacin prctica de esta clusula por
los autores.
Tendr capacidad de negociacin el autor-trabajador para exigir esta
reserva de derechos?
Los principios de derecho laboral y tambin de derecho de autor, son
coincidentes en reconocer que entre el empleador y el autor-trabajador
existe un desequilibrio propio de la condicin subalterna en que tanto
el trabajador como el autor se encuentran frente a la oportunidad de
contratacin, sea en una relacin laboral u otra forma contractual para
el uso de la obra, por ello se establecen unos mnimos de contratacin
tanto en el mbito laboral como en de la propiedad intelectual. Estos
mnimos son escasos en la ley de propiedad intelectual, y se refieren a
algunos supuestos muy particulares (contrato de edicin, contrato de
representacin) que no se vinculan a la situacin contractual laboral o
civil de los autores.
La disposicin del artculo 86 LPI, que declara irrenunciables los dere-
chos patrimoniales que la ley otorga a los titulares de derechos de autor y
conexos, es una herramienta de contencin para evitar que los autores se
vean disminuidos en las prerrogativas que les ha concedido la ley.
11. FORMAS DE NEGOCIACIN COLECTIVA EN EL DERECHO

LABORAL Y EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL
A) NEGOCIACIN COLECTIVA EN EL MBITO LABORAL
Naturalmente la capacidad de negociacin de un autor en forma individual

frente al empleador ser distinta si se trata de un novel autor o de un crea-
dor consagrado, pero tambin es posible que la capacidad de negociacin de
los autores trabajadores se vea incrementada en los procesos de negociacin
colectiva sobre de las condiciones laborales, en una eventual negociacin de
derechos de propiedad intelectual que deriven del contrato.
Cabe la interrogante si en tales procesos de negociacin colectiva laboral
podran discutirse beneficios relacionados con la propiedad intelectual de
los trabajadores involucrados en la negociacin. El artculo 306 del Cdigo
del Trabajo parece no oponerse a esta situacin, al disponer que son materia
381
de negociacin colectiva todas aquellas materias que se refieran a remune-

raciones u otros beneficios en especie o en dinero. Sin embargo, no participamos
que en esta clase de negociaciones se pueda disponer del patrimonio de
uno o ms de sus integrantes, mediante el pacto de una cesin derechos
de propiedad intelectual. En cuanto a la incorporacin de disposiciones
que autoricen formas de explotacin o hagan uso de la reserva de cesin
de derechos, como una condicin comn del contrato de trabajo, parece
tener mayor viabilidad.
Podemos agregar que los derechos de propiedad intelectual, al menos
en lo que concierne a derechos de autor y conexos de autores, composi-
tores, artistas, intrpretes y ejecutantes, por expresa disposicin del ar-
tculo 145-K de dicho Cdigo, se deja a salvo la regulacin de los derechos
de propiedad intelectual por las normas de ese cuerpo legal, al disponer
que (los derechos de autor y conexos) en ningn caso se vern afectados por
las disposiciones contenidas en el presente Captulo IV. En consecuencia, no hay
superposicin de normas, y queda esclarecido que todo aquello que diga
relacin con la forma en que debe ejecutarse el contrato de trabajo estar
sujeto a las disposiciones de dicho captulo del Cdigo Laboral, en tanto
la regulacin de los derechos intelectuales se rige por las disposiciones de
la LPI.
B) NEGOCIACIN COLECTIVA EN EL MBITO DE LAS ENTIDADES

DE GESTIN COLECTIVA
Las negociaciones de carcter asociativo tambin pueden tener lugar en el

mbito de la gestin colectiva, donde bien podran establecerse formas ade-
cuadas de solucin, especialmente en cuanto a la explotacin futura de las
obras, que vayan ms all de su utilizacin durante la vigencia del contrato
laboral, lo que aumenta la variedad de posibilidades de acuerdos y por cierto
la seguridad jurdica tanto para autores como para las empresas.
Estas formas de negociacin se sitan al margen de la disponibilidad
o cesin de los derechos, al igual que en la negociacin laboral, y tienen
especial eficacia en el establecimiento de licencias de uso.
C) MEDIACIN Y ARBITRAJE
De acuerdo a la reforma legal en curso y que ser ley en breve, se encuen-

tran ya aprobadas nuevas disposiciones para la determinacin de las condi-
ciones de uso de las obras representadas por una sociedad de gestin colec-
tiva, abrindose paso a un sistema de mediacin y arbitraje en el evento que
existan discrepancias acerca de la fijacin de las remuneraciones por el uso
de las obras, lo que abre mejores perspectivas de negociacin, a lo menos en
un sector an no suficientemente explorado por autores y empresas (100,
100 bis, 100 ter).
382
12. SITUACIN DE LAS OBRAS CREADAS BAJO CONTRATO

DE TRABAJO, DONDE NO EXISTE UNA DISPOSICIN LEGAL
NI CONVENCIONAL QUE REGULE EL EJERCICIO
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
Es necesario considerar la hiptesis de que esas negociaciones individuales o

colectivas no fructifiquen. En tal sentido, la conclusin a la que llega la doctri-
na y el derecho comparado es que la explotacin de la obra por el empleador
queda limitada a aquella utilizacin para la cual fue creada la obra, en el mar-
co del contrato de trabajo.11 Este alcance ciertamente define las posibilidades
de explotacin y, por tanto, el mbito aceptado para estas utilizaciones sern
aquellas formas de uso de las obras durante el perodo en que tuvo vigencia
el contrato y conforme al giro del empleador, pero no puede extenderse a
nuevas formas de uso, ya que se requerira el consentimiento del autor.
Los criterios sostenidos se resumen en lo siguiente:
a) En ausencia de un acuerdo formal de cesin de derechos o de licen-
cia, los derechos de explotacin pueden ser ejercidos por el empleador, se-
gn su giro habitual al momento de la realizacin de la obra y la naturaleza
de los servicios prestados por el trabajador.
b) El empleador no puede usar la obra o realizar actos de disposicin
respecto de ella, para fines distintos a aquellos que surgen del contrato de
trabajo.
De acuerdo a estos criterios, es posible conciliar la regulacin del con-
trato de trabajo, que concede al empleador la facultad de utilizar los aportes
intelectuales prestados por sus trabajadores, como asimismo las disposicio-
nes sobre derecho de autor, que atribuye la titularidad originaria al autor,
tambin en las obras creadas bajo relacin laboral y que en forma excep-
cional admite la cesin o presuncin de cesin o de licencia, en virtud del
contrato de trabajo.
13. LMITES RAzONABLES PARA PROTEGER LOS INTERESES

DE LOS TITULARES ORIGINARIOS
Finalmente, el TLC entre Chile y Estados Unidos ha previsto que las legisla-
ciones pueden contemplar disposiciones que establezcan lmites razonables
a la libre transferencia de los derechos econmicos, as como similares res-
tricciones a la atribucin de derechos a quien haya adquirido o sea propieta-
rio de los derechos econmicos de autor, en virtud de un contrato, incluidos
los contratos de trabajo.12
11 UCHTENHAGEN, ULRICH, Los contratos en las obras por encargo y en las relaciones laborales,
VII Congreso Internacional sobre la Proteccin de los Derechos Intelectuales, 1992.

12 Cada Parte podr establecer: (.) (ii) lmites razonables respecto de las disposiciones
establecidas en el prrafo 2(a), para proteger los intereses de los titulares originarios, toman-
do en consideracin los legtimos intereses de los cesionarios.
383
La finalidad expresada en el TLC es proteger los intereses de los titulares

originarios, los autores trabajadores creadores de obras, que no son sino aque-
llos beneficios econmicos que sus obras puedan producir, de manera de im-
pedir que sus derechos queden reducidos a una mera declaracin normativa,
pero que al momento de celebrar el contrato de trabajo en forma automtica
se diluye toda posibilidad de disfrutar de los beneficios que la ley les atribuye.
La misma disposicin se ocupa de precaver que tales limitaciones deben
tambin tener en consideracin los legtimos intereses de los cesionarios, en
cuyo caso se garantizar, desde el otro lado de la balanza de intereses, que el
empleador que ha adquirido los derechos en virtud de un contrato de traba-
jo, sea por el ministerio de la ley, o mediante un pacto formal con el autor,
pueda asegurarse la utilizacin de la obra para los fines de la empresa.
En conclusin, si se observan las disposiciones de la LPI, podr recono-
cerse que ellas son coherentes con las normas del TLC, y que no requieren
una adecuacin a las disposiciones del Tratado. Sin perjuicio de ello, se
advierte la necesidad de incorporar disposiciones que resuelvan con mayor
certeza la situacin de las obras creadas bajo contrato de trabajo, respecto
de las cuales no existe norma legal que regule su utilizacin, en particular
con posterioridad al trmino de la relacin contractual.
De igual modo, se hace necesario realizar un estudio ms profundo
acerca de las formas contractuales que se encuentran en uso, en la prctica
de las relaciones laborales que vinculan a los autores, as como las mejores
prcticas internacionales, acorde con los principios que guan nuestra legis-
lacin de derecho de autor. La incorporacin de normas que contribuyan
al mejoramiento del derecho contractual en el mbito de la propiedad in-
telectual, que es an muy pobre, es un paso ineludible para avanzar en este
espacio propio del derecho de autor moderno.
Por ltimo, si la razn de ser de las normas de derecho de autor es el
reconocimiento de una propiedad que surge de la personalidad misma
del autor, como rasgo que la distingue de la propiedad comn, y al mismo
tiempo un estmulo a la creacin, es inexcusable precaver la participacin
permanente del autor en el resultado econmico de su obra.
No es comprensible que la propiedad intelectual establezca su deter-
minacin temporal en base a la vida de la persona fsica que crea la obra,
y que este sujeto de derecho desaparezca en medio de una multitud de
presunciones de cesin de derechos, que impiden que el fundamento de la
legislacin de derecho de autor se cumpla.
Las empresas requieren nutrirse de los aportes creativos de los autores
para desarrollar sus emprendimientos que contribuyen al desarrollo social y
econmico, y para ello requieren de una regulacin que defina sus prerroga-
tivas y el alcance de las formas de uso de las obras creadas bajo su dependen-
cia, pero ello no debe acentuar la tendencia a derivar los beneficios de dere-
cho de autor en forma total y definitiva a las empresas, desde el momento de
la creacin de la obra, sin considerar un espacio de disfrute de tales benefi-
cios al autor. Adems de innecesario, esto es contradictorio con los principios
que gobiernan el derecho de autor y podran desmerecer su reconocimiento
como un derecho cuyo sujeto eje de la proteccin es el autor.
384

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Alessandri & Compañía Abogados - Estudio de Derecho y Propiedad Intelectual. Homenaje A Arturo Alessandri Besa

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PRESENTACIN

Constituye un gran honor presentar el libro Estudios de Derecho y propiedad

Para efectos metodolgicos, la obra est dividida en dos partes, la pri-

La ltima seccin, relativa a derechos de autor, contiene el trabajo de

Santiago de Chile, noviembre de 2009.

MARCOS MORALES ANDRADE

SU INFANCIA, JUVENTUD y ENTORNO FAMILIAR

hijo nico de Arturo Alessandri Rodrguez y de Raquel Besa Montt, y nieto

En 192, habiendo el general don Carlos Ibez del Campo asumido la

En 1942 se incorpor como procurador al estudio jurdico de su padre,

A poco andar, en 1946 el joven abogado comenz a especializarse en una

Se inici en la vida poltica el ao 192, cuando se incorpor al Partido

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 193 puso trmino

RODRIGO VELASCO SANTELICES

1. El 6 de diciembre de 1933 don Arturo Alessandri Palma se incorpor a

fiereza en la batalla de Tarapac, durante la Guerra del Pacfico, hizo de l

2. Ignoro si existe una definicin comnmente aceptada de alessan-

3. Ahora bien, ya que pongo el tema y utilizo el vocablo, cul sera mi

entronizada en el Parlamento; iii) Permiti proyectar ese protagonismo po-

4. Ciertamente carezco de ttulos, ciencia y oficio para aseverar que he

6. No es asunto de estas lneas penetrar en la inmensa personalidad

. Paradjicamente entre los otros colaboradores a la grandeza del

II. EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1938

8.1. Recordemos sucintamente los hechos, acontecidos cuando quien esto

2 Es voz alemana que significa rebelin.

cin, desmentido o esclarecimiento de los hechos. Alessandri y el Gobierno

el Regimiento Buin, que pronto los desilusion, pues su conducta se ajust

3 ALESSANDRI, Recuerdos t. III, p. 203, reproduciendo a La Hora, 6/09/1938.

tinu una lucha desigual y encarnizada por terminar la resistencia antes

dems unidos (48,2%, contra 25,9%; 18,%; y 5,%, respectivamente). El

8.15. Volviendo a don Arturo, siempre cre que su famosa sentencia

III. SOBRE EL LEGADO HISTRICO DE ALESSANDRI PALMA

9.1. Obviamente la apreciacin que intento hacer del legado histrico de

6 Confederacin Internacional de Sindicatos Cristianos (Representante para Amrica

Reflexionando desde esa enriquecedora perspectiva, sobre el papel des-

IV. LOS ALESSANDRI Y EL SENADO

10.1. Chile ha logrado, terica y prcticamente, uno de los ms elevados ni-

9 Diccionario de la Lengua, RAE, 22 ed., 2001: desconocer; acepciones 2 y 4.

sabe, la crisis de septiembre de 1924, provoc el autoexilio del Presidente

distancia que haba entre el nmero de ciudadanos electores y poblacin

V. GNESIS Y CARACTERES DEL SENADO CHILENO DE 1989

11.1. Es hora de referimos a la modificacin del Senado resultante de la

11 SILVA BASCUN, ALEJANDRO, Tratado de Derecho Constitucional, t. III, p. 81. Promedio

de censos 1920 (3.20.235) y 1930 (4.28.445).

desarrollo: la espaola, la inglesa, la estadounidense y la francesa. La pri-

entidades que importan de suyo una diferente distribucin y asignacin de

colegios electorales o incorporados por derecho propio, cooptacin u otras

VI. FUNCIN DE LA SEGUNDA CMARA EN

En el supuesto de quienes estimamos que un rgimen bicameral debe con-

institucional, representatividad gremial o sindical. Son casos que, a veces,

VII. EL SENADO MIXTO DE 1980 A 2005. GNESIS Y DESTINO

13.1. Volviendo a nuestro pas, el Senado represent siempre un centro

funciones al nuevo Senado consultivo y moderador. Destaco que la primera

entre nacionales y conservadores a raz de la cuestin del sacristn (185)

12 18.914 sufragios contra 182.1.

do posterior. La crisis del prestigio militar y el temor a nuevos golpes de

13 ALESSANDRI, Recuerdos, t. III, anexo, pp. 430 y 431.

buscaba incorporar una idea nueva, ante un pblico adverso, a un texto

VIII. PRECEDENTES INTERNACIONALES DEL PLANTEAMIENTO

13.13. Algunos podran imaginar que estas proposiciones de Alessandri

alguna manera, y as en los dems casos. Ahora bien, la representacin en

los ms preclaros y versados hombres pblicos y acadmicos de la poca, le

Carta de 1980, la compartimos y apoyamos junto con mi colega Alessandri

En 192, habiendo el general don Carlos Ibez del Campo asumido la

Se inici en la vida poltica el ao 192, cuando se incorpor al Partido

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 193 puso trmino

. Paradjicamente entre los otros colaboradores a la grandeza del

dems unidos (48,2%, contra 25,9%; 18,%; y 5,%, respectivamente). El

de censos 1920 (3.20.235) y 1930 (4.28.445).

entre nacionales y conservadores a raz de la cuestin del sacristn (185)

12 18.914 sufragios contra 182.1.