PATENTANDO EN ESTADOS

UNIDOS DE AMRICA
Alvaro Gutirrez Bendez

Estudio Echecopar is a member firm of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology
used in professional service organizations, reference to a "partner" means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an "office" means
an office of any such law firm.
2014 Estudio Echecopar
I. Oficina Competente
II. Tipos de Patentes
III. Procedimiento de Solicitud de Patente
IV. Tasas Administrativas
V. Plazos
VI. Estadsticas

Agenda
 Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore.
(Toto, creo que ya no estamos en Kansas)

Judy Garland; El Mago de Oz - 1939

2014 Estudio Echecopar 3

I. OFICINA COMPETENTE
OFICINA COMPETENTE
Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO*)

Es una agencia
federal
dependiente del
Departamento
de Comercio

USPTO: The United States Patent and Trademark Office (Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos)

2014 Estudio Echecopar 5

Funciones de la USPTO:
Concede patentes en virtud de la Ley de Patentes
(Ttulo 35 del Cdigo de Estados Unidos).
Registra marcas en virtud de la Ley Lanham (Ttulo
15, captulo 22, del Cdigo de los EE.UU.).
Dirime disputas a travs de la Junta de Juicios y
Apelaciones sobre Patentes (PTAB*) o de la Junta de
Juicios y Apelaciones sobre Marcas (TTAB**).
Asesora al Presidente de los Estados Unidos, el
Secretario de Comercio, y las agencias
gubernamentales en relacin a la Propiedad
Intelectual.
*PTAB: Patent Trial and Appeal Board
**TTAB: Trademark Trial and Appeal Board
2014 Estudio Echecopar 6
II. TIPOS DE PATENTES
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Qu es una patente?
Es un derecho de Propiedad Intelectual otorgado a un
inventor por el Gobierno de los Estados Unidos.
Finalidad: Excluir a terceros de la fabricacin, uso,
ofrecimiento en venta, o venta del invento dentro del
territorio de los Estados Unidos, o la importacin del
invento a los Estados Unidos.
Plazo: por un tiempo determinado a cambio de la
publicacin del mismo una vez otorgado.

2014 Estudio Echecopar 8

Inventor? Quin puede aplicar?
La persona que contribuye con las ideas es el
inventor nico y real.
La solicitud de patente slo debe ser firmada y
presentada a nombre del inventor ante la USPTO.
En caso de:
Personas que siguen instrucciones para la
fabricacin del invento. NO SE
Personas que brindan el dinero para la CONSIDERAN
fabricacin y/o prueba del invento. INVENTORES
Empleadores

2014 Estudio Echecopar 9

Tipos de Patentes

Patente Patente Patente

de de de
Utilidad Diseo Planta

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Patente de Utilidad
Se otorga a quien invente o descubra cualquier
procedimiento, mquina, artculo de fabricacin,
composicin de materia, que sea nuevo y til, o
cualquier mejora nueva y til de los mismos.

2014 Estudio Echecopar 11

Patente de Diseo
Se otorga a quien invente un diseo nuevo, original y
ornamental para un artculo de fabricacin.
Un diseo ornamental/decorativo puede abarcar todo o
parte del artculo, o puede tratarse de una decoracin
aplicada al artculo. En caso de una decoracin
externa, sta es inseparable del artculo
Una solicitud de patente de diseo slo puede tener
una reivindicacin

2014 Estudio Echecopar 12

Patente de Plantas
Se otorga a quien invente o descubra y reproduzca de
forma asexual cualquier variedad vegetal que sea
nueva y distinguible.

2014 Estudio Echecopar 13

First inventor to file
La fecha efectiva para First inventor to file es 16 de
marzo de 2013.
Quiere decir que quien tiene derecho a solicitar la
patente es quien primero presente la solicitud
Antes: Quien primero invente tena el derecho a
solicitar la proteccin

2014 Estudio Echecopar 14

III. PROCEDIMIENTO DE
SOLICITUD DE PATENTE
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1. Determinar si el invento es patentable.

Revisar la lista de lo que puede o no

Cmo patentarse, y determinar si la
saber si la invencin se encuentra en alguna
de dichas categoras.
invencin Realizar una bsqueda del estado
es de la tcnica a nivel nacional y una
bsqueda de patentes extranjeras y
patentable? publicaciones impresas.

2014 Estudio Echecopar

Tener en consideracin:
NO ES OBLIGATORIA. Sin embargo, se recomienda
realizar la bsqueda del estado de la tcnica previo a
la solicitud de patente.
NO GARANTIZA el requisito de novedad.
La USPTO realizar una bsqueda como parte del
procedimiento oficial de examen de patentabilidad.

2014 Estudio Echecopar 17

2. Determinar el tipo de patente.
Patente de Utilidad?

Patente de Diseo?

Patente de Planta?

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3. Determinar el tipo de solicitud.

No
Provisional?
provisional?

2014 Estudio Echecopar 19

 Es una forma rpida y econmica para
establecer una fecha de presentacin.
No se examina.
Solicitud Cae en abandono automticamente luego
Provisional de 12 de meses de la fecha presentacin
(se debe presentar la solicitud no provisional
dentro de dicho plazo a fin de reivindicar la
fecha de presentacin).

Es la solicitud completa.
Solicitud S es examinada por un examinador de
patentes.
No Puede resultar en la emisin de una patente
de cumplirse con todos los requisitos de
Provisional patentabilidad.

2014 Estudio Echecopar 20

Importante:
La solicitud provisional aplica
slo a patentes de utilidad y
de plantas.
Permite el uso del trmino
patente pendiente en los
productos. Su mal uso puede
llevar a multas por la
USPTO.
La solicitud provisional se
puede presentar slo va
EFS-Web o servicio postal.

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Solicitud Provisional
Cartula identificando:
Solicitud provisional.
Nombre y direccin de los inventores.
Ttulo de la invencin.
Direccin postal.
Nombre y nmero de registro del agente o abogado
autorizado ante la USPTO.
Descripcin escrita del invento.
Dibujos (de ser necesario).
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Solicitud No Provisional
Requisitos de forma:
Solicitud redactada en ingls. De lo contrario, se debe
acompaar una traduccin en ingls, y una
declaracin que afirme la exactitud de la traduccin.
Documentos creados, convertidos o escaneados en
PDF.
Mrgenes, espaciados, numeracin, tamao y tipo de
letra, tipo y tamao de documento especficos.

2014 Estudio Echecopar 23

 Requisitos de Fondo:
1. CARTA DE REMISIN
Debe presentarse con cada
solicitud de patente.
Identifica los documentos que
se acompaan: especificacin,
reivindicaciones, dibujos,
declaraciones, etc.
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3. HOJA DE INFORMACIN
Es voluntaria.
Contiene informacin: solicitante,
direccin postal, solicitud,
representante, cesin, prioridades
2. TASAS nacionales y extranjeras.
Se puede modificar previo pago.
Cambios de nombre y
nacionalidad del inventor , y
direccin postal deben cumplir
requisitos especficos.
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 6. JURAMENTO O DECLARACIN
4. ESPECIFICACIN Es obligatorio para los inventos de
Descripcin del invento y 5. DIBUJOS utilidad, plantas y diseo y solicitudes de
reemisin.
de la manera y proceso Si es neceario para Cada inventor debe realizar un juramento
de fabricacin y uso del entender el invento. o declaracin de que cree ser el primer y
original inventor del tema de la solicitud.
mismo. Su omisin puede En idioma entendible para el inventor y
conforme a formatos de la USPTO. En
Debe incluir por lo menos ocasionar inadmisibilidad. caso de idioma distinto del ingls, se
una reivindicacin. requiere traduccin y declaracin de que
la traduccin es exacta.

2014 Estudio Echecopar 25

 7. Lista de
secuencias de 8. Lista de
9. Tablas.
aminocidos o softwares.
nucletidos. Si es necesario.
Si es necesario.
Si es necesario.

2014 Estudio Echecopar 26

Solicitud en Per: Solicitud en EE.UU.:
01 hoja 07 hojas

2014 Estudio Echecopar 27

Contenido:
En Per
Tipo de patente.
Nombre y direccin del solicitante.
Nombre y direccin de los inventores.
Nombre y direccin del representate
legal (de ser necesario).
Datos de patente, reivindicacin y
publicacin internacional.
anexos: poder, descripcin,
reivindicaciones, figuras, comprobante.
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En EE.UU.:
Prembulo sealando el nombre del
solicitante, el ttulo del diseo y una breve
descripcin de la naturaleza y uso previsto
del artculo en el cual el diseo est
incorporado
Descripcin de las figuras del dibujo (indica
cada una de las vistas)
Descripcin de las caractersticas (opcional)
Una reivindicacin
Dibujos o fotografas (pueden ser a color, y
las vistas deben ser suficientes, se requiere
delante, detrs, lado derecho e izquierdo,
arriba y abajo, y se recomienda en
perspectiva)
Juramento o declaracin
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4. Determinar el tipo de examen de fondo.

EXAMEN PRIORIZADO
Otorga un estado especial
a la solicitud para el
examen de patentabilidad.
El objetivo es obtener un
pronunciamiento dentro del
plazo de 12 meses desde
que se otorga dicha
condicin. utilidad que no sean de
Para patentes de utilidad y
plantas.
PROGRAMA DE EXAMEN
ACELERADO
Permite adelantar el
examen de la patente de la
fecha que le
corresponderia.
Para patentes de diseo y
reemisin

EXAMEN RPIDO
ENTREVISTA INICIAL En caso una oficina de
Permite una entrevista patente miembro del
entre el solicitante y el programa del PPH otorgue
examinador despus de la una reivindicacin,
emisin del resultado de entonces el solicitante
una bsqueda del estado puede solicitar un examen
del arte por parte del rapido de dicha
examinador. reivindicacin en la
solicitud que se encuentre
Para patente de utilidad. pendiente en otra oficina
miembro.

2014 Estudio Echecopar 29

5. Determinar quin presenta la solicitud
No cualquiera puede efectuar la preparacin de la
solicitud y los procedimientos destinados a obtener
una patente ante la USPTO.
Se requiere un conocimiento especializado sobre las
normas y procedimientos de patentes, y conocimiento
de temas cientficos y tcnicos.
La USPTO est facultada por ley para establecer las
normas que gobiernan la conducta y reconocimiento
de las personas que ejercen ante ella. Por tanto, las
personas no reconocidas por la USPTO no estn
autorizadas para representar a los inventores.
2014 Estudio Echecopar 30
 AGENTE DE PATENTES
INVENTOR
REGISTRADO ABOGADO DE PATENTES
REGISTRADO
Puede preparar la solicitud y
presentarla ante la USPTO. Puede preparar y presentar la
solicitud. Puede preparar y presentar la
Se recomienda que no lo hagan, solicitud.
puesto que el procedimiento resulta No es un abogado.
Puede litigar y realizar aquellos
muy dificultoso. No puede litigar ni realizar aquellos servicios que requieran de un
servicios que requieran de un abogado.
abogado.

2014 Estudio Echecopar 31

Cmo registrarse ante la USPTO?
La USPTO mantiene un registro de abogados y
agentes de patentes.
Para ser admitido a dicho registro, se requiere:
Demostrar conducta intachable y buena reputacin.
Tener la capacidad legal, tcnica y cientfica para
prestar un servicio adecuado a los solicitantes.
Ciertas capacidades deben probarse mediante un
examen. Las personas admitidas al examen deben
tener un ttulo en Ingeniera o Ciencias Fsicas o grado
acadmico equivalente.

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6. Determinar forma de presentacin.
EFS-Web

FORMAS DE
PRESENTACIN

Servicio Entrega
postal personal

2014 Estudio Echecopar 33

 EFS-Web. (Sistema electrnico de presentacin).
Es un servicio brindado por la USPTO.
EFS-Web es una solicitud de patente y un sistema de
presentacin de documentos va web, en el cual una
persona con una computadora con conexin a internet
puede presentar solicitudes de patente sin bajar un
software especial o cambiar la configuracin.

Servicio postal.

Entrega personal. En la Oficina de Alexandria, Virginia.

2014 Estudio Echecopar 34

Importante:
En caso de presentar la
solicitud via EFS-Web, las
comunicaciones
posteriores se realizan
va servicio postal.
Resulta ms conveniente
registrarse como usuario
a fin de que las
comunicaciones relativas
a los procedimientos
posteriores se realizan
va EFS-Web.
2014 Estudio Echecopar 35
7. Examen de Patentabilidad
La USPTO examina la solicitud de la patente:
Revisa las formalidades.
Asigna una clase.
Se asigna la solicitud a un centro de investigacin.
Se asigna la solicitud a un examinador.
Se publica la solicitud.
Se realiza el examen de fondo (dependiendo de la estrategia
elegida).
El examinador, de considerarlo necesario, notifica al solicitante, y
ste puede responder.

2014 Estudio Echecopar 36

8. Concesin o Denegacin de Patente
Luego de efectuado el examen de patentabilidad, la
USPTO:

Concede la patente.
El solicitante paga las tasas
administrativas de emisin y
publicacin de patente.

Deniega la patente.
El solicitante puede responder,
solicitar una reconsideracion o
apelar.

2014 Estudio Echecopar 37

En conclusin:
1. Determinar si el invento es
patentable.
2. Determinar el tipo de patente.
3. Determinar el tipo de solicitud.
4. Determinar el tipo de examen.
5. Determinar el solicitante.
6. Determinar la forma de
presentacin de la solicitud de
patente.
7. Se presenta la solicitud de
patente.
8. La USPTO reailza el examen de
patentabilidad
9. La USPTO concede o deniega la
patente.
2014 Estudio Echecopar 38
IV. TASAS ADMINISTRATIVAS
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Tipos de tasas de acuerdo al solicitante:

Tasa de Pequea Tasa de Micro

Tasa Regular
Entidad Entidad
Quienes no aplican Para inventores Para calificar se
a pequea o micro independientes, requiere condicin
entidad. pequea empresa, de pequea
Pagos para pases o una organizacin entidad.
extranjeros. sin fines de lucro. Se requiere
La tasa regular se presentar
reduce en 50%. certificado de
condicin de micro
entidad.
La tasa regular se
reduce en 75%.

2014 Estudio Echecopar

Certificado de condicin de micro entidad?
Efectivo desde 19 de marzo de 2013.
Para calificar se requiere tener condicin de pequea
entidad.
Se basa en los siguientes criterios: lmites de ingresos
brutos y presentacin de la solicitud, y en base a un
centro de educacin superior.
EL Ingreso Bruto Mximo Calificable para calificar
como micro entidad es actualmente $153,051.

2014 Estudio Echecopar 41

 Lmite de ingresos brutos
Ni el solicitante, ni el inventor, ni el centro de educacin superior
en su calidad de empleador del solicitante, han excedido el
ingreso bruto mximo calificable en el ao calendario previo.

Lmite de presentacin de solicitud

Ni el solicitante ni el inventor han sido nombrados como
inventores en ms de 4 solicitudes de patente previamente
presentadas.

Base en Centro de educacin superior.

El empleador del solicitante es un centro de educacin superior.
El solicitante ha cedido o est obligado a ceder una licencia u
otro inters sobre la solicitud a un centro de educacin superior.

2014 Estudio Echecopar 42

Durante el procedimiento:
Pago de presentacin,
bsqueda y examen de
fondo.

Recargo de US $ 130.00 por

efectuar pago de tasas o
presentar documentos en fecha
Al momento de posterior a la presentacin.
presentar la
solicitud de patente
Tasa por tamao de aplicacin
(solicitud excede 133 p. via
EFS-Web o 100 p. en fsico).

Tasa de presentacin no
electrnica no aplica a la solicitud
provisional, de planta, de diseo,
de reemisin.

2014 Estudio Echecopar 43

Importante
A partir 15.11.2011:
adicionalmente,
pagar tasa de
presentacin no
electrnica de
US $ 400.00, para
presentacin por
servicio postal y
entrega personal.

2014 Estudio Echecopar 44

Luego de concedida la patente:

Se deben efectuar pago por concepto de tasa de

publicacin y mantenimiento de patente.
No se paga tasa por concepto de mantenimiento en
caso de patentes de planta o diseo.

2014 Estudio Echecopar 45

Las tasas de mantenimiento se generan
tres veces durante la vida de una patente:

3 3 aos 7 7 aos 11 to 11
despus de la despus la aos despus
fecha de fecha de de la fecha de
emisin para emisin para emisin para
el primer el segundo el tercer y
pago pago ltimo pago

2014 Estudio Echecopar 46

Y si se venci la fecha de pago?

EN PERIODO DE GRACIA
3 aos y durante el
da del 4 ao de la
concesin de la patente.

7 y 7 aos y durante
el da del 8 ao de la
concesin de la patente.

11 aos y durante el
da del 12 ao de la
concesin de la patente.

2014 Estudio Echecopar 47

Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp

2014 Estudio Echecopar 48

Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp

2014 Estudio Echecopar 49

Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp

2014 Estudio Echecopar 50

Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp

2014 Estudio Echecopar 51

Fuente: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#patapp

2014 Estudio Echecopar 52

Costos profesionales (honorarios de
abogados)
EEUU Per

US$ 20,000 30,000 US$ 2,000 3,000

2014 Estudio Echecopar 53

V. PLAZOS
54
 Por un trmino que
Patente inicia en la fecha de
de concesin de la
patente y concluye
Utilidad y veinte aos desde la
Planta fecha de la primera
solicitud de patente.

Patente Plazo de 14 aos

de desde la fecha de
Diseo concesin.

2014 Estudio Echecopar 55

VI. HAGAMOS NUMEROS
56
Poblacin de los Estados Unidos

2014 Estudio Echecopar

Algunos datos importantes:
Patentes EEUU Per
Solicitadas el 2012 542,815 1,190
Concedidas el 2012 253,155 431
Vigentes el 2012 2239,231 2,616

2014 Estudio Echecopar

Fuente: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html
2014 Estudio Echecopar 59
Fuente: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/us.html
2014 Estudio Echecopar 60
Poblacin de Per

2014 Estudio Echecopar 61

Fuente: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
2014 Estudio Echecopar 62
Fuente: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/pe.html
2014 Estudio Echecopar 63
Sin embargo, hay peores
escenarios
64
Fuente: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/ve.html
2014 Estudio Echecopar 65
Fuente: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/countries/ve.html
2014 Estudio Echecopar 66
Enlaces relevantes:
Bsqueda de patentes y/o bsqueda de propietarios de
patentes (cesiones):
http://www.uspto.gov/patents/process/search/
Bsqueda del estado de la solicitud de patente:
http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
Pago de tasas de mantenimiento:
https://ramps.uspto.gov/eram/patentMaintFees.do
ESF-Web:
http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp.
Formatos:
http://www.uspto.gov/forms/index.jsp

2014 Estudio Echecopar 67