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EL CONTRATO DE KNOW-HOW
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* Abogado por la Pontificia Universidad Catlica del Per. Posgrado en
Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Gerencia Internacional.
Magster en Administracin de Empresa. Doctor en Ciencias Jurdicas,
Diplomado en Negociaciones. Profesor de las Maestras en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martn de Porres. Centro de
Altos Estudios Nacionales (CAEN) y Universidad Nacional de Trujillo. Profesor
de la Escuela Superior de Guerra Naval y la Academia Diplomtica del Per.
Profesor visitante de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
(Buenos Aires), Universidad Andina Simn Bolvar (Sucre), Universidad
Florianpolis (Florianpolis), Universidad del Cono Sur de las Amricas
(Asuncin). Ex-consultor en comercio internacional de la OEA. Ex-asesor
principal del Congreso de la Repblica. Miembro Comisin de Dumping y
Subsidios. Presidente del Centro Internacional de Administracin y Comercio.
Arbitro internacional y conciliador extrajudicial. Miembro de la Comisin de
Dumping y Subsidios. Presidente de la Comisin de Firmas Digitales del Colegio
de Notarios de Lima. Presidente del Comit Consultivo de Comercio Exterior y
Negociaciones del Colegio de Abogados de Lima. Miembro de la Comisin
Consultiva de Personas Jurdicas de la Superintendencia Nacional de Registros
Pblicos. Notario de Lima.
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(1) Luis DIEZ-PICAZO."Cambio social y evolucin jurdica en la sociedad de la
informacin, "Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, Depalma, ao 8, n.
22, ene-abril 1986.
El Derecho es el contacto y la influencia de la renovacin tecnolgica es
desafiado para ordenar, regular proteger y reequilibrar la relacin de los
sujetos ya que las nuevas tecnologas demandan de proteccin y regulacin. El
derecho reacciona cuando el impacto de la tecnologa pasa de la idea a la
concrecin, de la realidad enfrentada a la situacin de hecho.
1. CONCEPTO
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(2) Roberto de OLIVEIRA MURTA. Contratos no comercio exterior. Rio de
Janeiro, Celsus Ltda., 1981, pg. 85.
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(3) Eduardo Guillermo COGORNO. Teora y tcnica de los nuevos contratos
comerciales. Buenos Aires, Ed. Meru, 1979, pg. 357.
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(4) Herbert STUMPF. El contrato de Know-how. Bogot. Themis, 1984, pg. 12.
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(5) Arturo DAZ BRAVO. Contratos mercantiles. Mxico D-F., Ed. Harla, 1983,
pg. 149.
As, este tipo de contrato tiene las siguientes notas distintivas: formal, secreto
y oneroso. Se requiere una estipulacin formal y precisa que diferencia el tipo
de know-how, sea industrial, comercial, e incluso administrativo.
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(6) Anbal SIERRALTA ROS. Negociacin y Contratacin Internacional. Asuncin,
Universidad Autnoma de Asuncin, 1993, pg. 199.
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(7) Herbert STUMPF.Op.cit.,pg .9.
(8) Ibidem, pg. 13.
Debe sealarse que la relacin de los sujetos es intuito personae, ya que el acto
de transferencia de tecnologa a terceros implica el riesgo de prdida del
control que el transferente posea sobre ella.
2.2 Objeto:
Ello no debe desalentar a las partes, en todo caso hay que prever estar un paso
ms adelante que los imitadores, introduciendo nuevos modelos cuando el
anterior alcanza un xito que permite presuponer que ser rentable para los
plagiadores producirlos, aun corriendo los riesgos de la competencia desleal.
2.3 Precio
Hasta fines del decenio de los 80 los Estados interferan en los contratos
internacionales de transferencia de tecnologa a travs del control de la remesa
de royalties, usualmente con la accin de los bancos centrales a fin de
equilibrar la balanza de pagos y evitar la evasin de divisas. Pero a partir del
ao 1991, con la presin de la banca internacional se liberalizaron los mercados
y los pases solo establecieron rganos de registro de remesa de royalties pero
con una menor interferencia, principalmente en Argentina y Per.
La moneda con que se efecta el pago es otro asunto a tratar en esta clusula,
siendo sta con frecuencia la del cedente o propietario. Es posible que el Estado
extranjero haga depender de una autorizacin la incorporacin de este rubro,
por lo que es desafortunado un convenio en un determinado tipo de cambio
como base para calcular las regalas; pero se puede insertar, como trmino de
garanta monetaria, que las regalas aumentarn en proporcin a la
desvalorizacin monetaria.
Es difcil de omitir esta clusula por parte del comprador, en razn del
desarrollo de la tecnologa, puede atenuarse fijando precios de los bienes
accesorios: por ejemplo, establecer que el precio de los bienes o materias
primas ser el establecido en el mercado internacional y si no pudiera obtenerse
ste, la autoridad administrativa nacional encargado del Registro e propiedad
sera la que los estime.
2.8 Exclusividad
Esta es una clusula de mayor cuidado para el comprador que para el vendedor
y es la que debe influir en el precio. No le servira de mucho a un exportador
tener licencia sobre un producto que elaboran 3 4 empresas de las que 2 3
exportan al mismo mercado. Sin embargo, si esto ocurriera el comprador
debera exigir del proveedor las mejores condiciones que pueda haber con
terceros, ya sean stas de carcter tcnico o de carcter econmico. Esta
clusula es compatible con la obligacin que pesa sobre el usuario al no poder
ceder o transferir a terceros, bajo cualquier ttulo, sus derechos y obligaciones
derivados del contrato.
Stumpf dice que sera injusto sostener que el Know-how es transferible, ya que
para el cedente es importante saber quin explot el invento para efecto de la
rendicin de cuentas, el pago de las regalas, la calidad de los productos y
muchas otras obligaciones. Si el beneficiario pretende transmitir sus derechos
tendr que negociarse expresamente.
2.10 Restricciones
Son frecuentes y diversas las medidas que pueden limitar el uso y explotacin
de una tecnologa. Algunas de ellas se refieren a la prohibicin de exportar o la
limitacin de cupos y mercados de exportacin. Otras se refieren al pago de
regalas en moneda dura, o a la participacin en el capital accionario por
parte del vendedor.
El objeto del contrato y sus detalles no pueden ser conocidos por terceros y el
comprador asume la total responsabilidad de la confidencialidad, ya que su
divulgacin traera la perdida de condiciones y ventajas respecto al precio de
la tecnologa.
El usuario del know-how debe adoptar una conducta diligente, a fin de evitar
la divulgacin indeseada del conocimiento, sin embargo no se le puede
responsabilizar, plenamente del resultado concreto que devenga de factores
extraos a su voluntad y que vengan a interferir en la conservacin del secreto.
Las partes deben establecer en el contrato la obligacin recproca de transferir
el mejoramiento y las innovaciones tecnolgicas, de esa manera tendrn
motivos para preservar, a travs de la confidencialidad, aquellas variaciones y
la base de las tecnologas que no estando protegidas por patentes, fueren
transmitidos.(9)
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(9) UNITED NATIONS. Guide to guarantee and warranty provisions in transfer-
of-techonology transactions. Viena, Unido, ID/98, 1973, pg. 17.
2.14 Recisin