INDICE

INTRODUCCION ............................................................................................................ 3
1. ANTECEDENTES HISTORICOS ............................................................................. 4
2. DEFINICION ............................................................................................................ 4
3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW ....................................... 5
4. SUBTIPOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW ...................................................... 6
4.1 Contrato de Know How Puro ............................................................................ 6
4.2 Contrato de know-how mixto ............................................................................ 6
5. ELEMENTOS QUE PRESENTA EL CONTRATO KNOW HOW .............................. 5
5.1 Elementos Esenciales ...................................................................................... 5
5.2 Elementos Subjetivos o Personales .................................................................. 7
5.3 Elementos Típicos ............................................................................................ 7
6. PARTES DEL CONTRATO DE KNOW HOW .......................................................... 7
7. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL KNOW HOW.................................................... 8
8. FUNDAMENTOS PARA LEGISLAR EL CONTRATO DE KNOW HOW ................... 8
9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ............................................... 11
9.1 Derechos del licenciante o dador .................................................................... 11
9.2 Obligaciones del dador ................................................................................... 12
9.3 Derechos del beneficiario ............................................................................... 12
9.4 Obligaciones del beneficiario .......................................................................... 12
10. TERMINACION DEL CONTRATO ..................................................................... 13
11. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW ................... 13
11.1 Ventajas ......................................................................................................... 13
11.2 Desventajas .................................................................................................... 14
CONCLUSIONES ......................................................................................................... 15
RECOMENDACIONES ................................................................................................. 16
LINKOGRAFIA.............................................................................................................. 17
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 18
ANEXO ......................................................................................................................... 20
CONTRATO DE KNOW HOW................................................................................... 20
EMPRESAS PERUANAS QUE APLICAN KNOW HOW ........................................... 30
 INTRODUCCION

En el presente tema desarrollaremos específicamente el concepto del contrato know

how para comenzar este contrato aparece en 1916 en Estados Unidos de América y se
difunde en países como Inglaterra y Alemania, logrando su auge durante la
Segunda Guerra Mundial.

Actualmente se encuentra difundido en todo el orbe y constituye uno de

los contratos que se celebra con mayor frecuencia. Podemos definir el contrato know
how, como aquél celebrado con el fin de explotar conocimientos técnicos no patentados,
que se guardan como secretos y su uso se permite bajo confidencialidad a cambio de
una retribución.

Este contrato permite el aprovechamiento de técnicas, que han sido fruto posiblemente
de grandes esfuerzos intelectuales y fuertes inversiones en investigación.

CONTRATO KNOW HOW 2

 CONTRATO DE KNOW HOW

1. ANTECEDENTES HISTORICOS

El know how es de origen anglosajón, comenzando a desarrollarse en los Estados

Unidos, pero se expansionó rápidamente a otros países industrializados, especialmente
en Inglaterra y Alemania.

El contrato de know how nace en el sistema jurídico del common law, específicamente
en el derecho angloamericano. En primer lugar, un sector de la doctrina indica que el
know how surge después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que, a partir de ese
momento la tecnología sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo que
determinados conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se
encuentren en dominio público. De igual forma, Cogorno indica que "la expresión know
how tiene su origen en el lenguaje colonial norteamericano y aproximadamente se
puede estimar que se hizo común en el año 1943 estableciendo sus primeros esbozos
en el derecho angloamericano a partir de su incursión en el lenguaje colonial". Por otro
lado, el jurista alemán Tiedemann indica un momento distinto en que surge el know
how, sobre la base de la época en que comenzó su análisis y tratamiento legal, es así
que precisa lo siguiente: "la ley contra la competencia desleal (utilización no autorizada
o comunicación de proyectos confiados en la vida comercial) debió haber servido a
principios del siglo XX para aplacar las quejas de la industria del tejido y las puntillas por
la insuficiente protección penal de patrones, modelos y proyectos.

2. DEFINICION

KNOW HOW = Es el saber cómo.

La aparición de la expresión Know How, es una elipsis de know how to do it, frase de
origen estadounidense que traducido es “saber cómo hacer”, entendiendo que el
término alude a la habilidad práctica necesarias para ejecutar fácil y eficientemente una
operación complicada, destinada a producir bienes, servicios o una determinada forma
de comercialización u organización empresarial no protegidos por derecho de tutela
industrial, de carácter relevante y confidencial.

 Citando a José Massaguer, el “Contrato de Know How es el negocio jurídico

celebrado entre personas físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas el

CONTRATO KNOW HOW 3

 licenciante, titular de know how autoriza a otra persona denominada el licenciatario o
receptor a explotarlo durante un tiempo determinado y con este fin se obliga a
ponerlo en su conocimiento en razón de lo cual el licenciatario o receptor se obliga
por su parte a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie fijado comúnmente
en forma de suma de dinero calculado en función del volumen de fabricación o
ventas de productos o servicio realizados con el empleo del know how licenciado”.

 Para Stumpf, el contrato de know how: “es un saber no protegido por derechos de
tutela, industriales. Por lo común existe un secreto. Pero esto no es una condición.
Lo que interesa es saber si el beneficiario del know how tendría o no acceso a ese
saber de no meditar un contrato. Junto a los conocimientos técnicos cabe contemplar
la inclusión de conocimientos comerciales y de economía de empresa”.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

El contrato de transmisión de Know How reviste las siguientes características:

 Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el
consentimiento de las partes.
 Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario.
 Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente
transfiere un conjunto de técnicas o conocimientos, y el beneficiario
está en la obligación de pagar a cambio una prestación económica que
muchas veces se le denominará retribución o regalías.
 En lo que respecta a su valoración, este contrato puede ser oneroso
o a título gratuito, es decir, la reciprocidad de prestaciones entre las
partes puede significar un enriquecimiento o empobrecimiento
correlativo o solamente una parte sufre el sacrificio.
 Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del
plazo previsto
 Es un contrato personalísimo, pues la cesión de conocimientos se
efectúa mayormente con la capacitación y adiestramiento del personal
de la empresa beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se
ceden bienes, sino técnicas y conocimientos.
 Es un contrato innominado; pertenece al ámbito de los “contratos
modernos” en estrecha relación con el avance tecnológico.
CONTRATO KNOW HOW 4
  Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestación
esencial del beneficiario es la de pagar periódicamente una cantidad
dineraria al cedente o dador del Knowhow. Pero también puede
pactarse un pago único o global.

4. SUBTIPOS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

4.1 Contrato de Know How Puro

Es puro cuando no existe patente ni marcas. Consiste en que una empresa cede
a otra la asistencia o conocimientos técnicos necesarios para el proceso de
producción. La empresa que transfiere la tecnología suele comprometerse a no
cederla a terceras partes en el territorio en que se haya concedido en exclusiva,
ni tampoco a explotar dicha tecnología directamente. Es el denominado pacto de
exclusividad.
Un ejemplo seria las formulas científicas que se transfieren a las empresas de
producción.

4.2 Contrato de know-how mixto

Existen elementos patentados y no patentados. Consiste en el que una empresa,
además de la transmisión de tecnología cede a otra el derecho a la utilización de
patentes (marcas, rótulos, nombres comerciales, etc.). En estos casos, quien
transfiere los conocimientos tiene un derecho exclusivo de propiedad sobre ellos,
es decir, que es titular de un derecho de patente sobre dichos conocimientos. Es
lo que se denomina tecnología patentada.
Un ejemplo en nuestro país, la incursión de la Franquicia SERFRANSAC, la cual
trabaja con el nombre: “Pardo’s Chickens” quien ofrece su know how, en cómo
preparar este alimento, la capacitación de personal, asesoría en las operaciones,
asesoría diaria, mensual, etc.

5. ELEMENTOS QUE PRESENTA EL CONTRATO KNOW HOW

5.1 Elementos Esenciales

 Objeto: El Objeto de este Contrato, es otorgar por un plazo de tiempo
determinado un conocimiento especializado, caracterizado por ser
confidencial, sustancial e individualizado, cual es el know how.

CONTRATO KNOW HOW 5

  Causa: La finalidad o causa del Contrato de Know How, es el otorgamiento
por un plazo determinado de conocimientos especializados, que en la
mayoría de los casos, es el know how del proveedor, persiguiendo dar al
receptor la ventaja de mantenerse y prevalecer en el mercado en el que actúa
frente a sus competidores.

5.2 Elementos Subjetivos o Personales

 Dador: El propietario del conocimiento técnico a quien también se le

denomina dador, proveedor o cedente.

 Beneficiario: El adquirente, a quien también se le denomina como

beneficiario, usuario o receptor.

5.3 Elementos Típicos

 Precio o Royalty: El pago o precio de este contrato se denomina royalty o

“regalía”. Esta regalía puede consistir en: Una cantidad fija mensual o anual,
de un porcentaje de las ventas totales o netas; de un porcentaje de las ventas
brutas; de un porcentaje sobre cada mercancía vendida; o de un porcentaje
sobre cada mercancía producida.

 Forma de Pago: Existen diversas formas de pagar el acceso al know how, ya

sea en lo que corresponde al momento de pago o en el mecanismo de
compensación.

6. PARTES DEL CONTRATO DE KNOW HOW

 El licenciante, transferente, cedente o dador, es el titular de los conocimientos,

técnicos, herramientas, cálculos, proyectos, etc.

 El licenciatario o usuario, es aquel que recibe los derechos del licenciante, se

obliga al pago convenido-regalias-mantener en estricta reserva los conocimientos
adquiridos, informar sobre las ventajas obtenidas y devolver al finalizar el contrato.

CONTRATO KNOW HOW 6

7. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL KNOW HOW

 Práctico, o sea útil, funcional, beneficioso, aprovechable, real

 Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y

comprobados, a la vez seguros y acreditados.

 Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta característica lo que lo

hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminación.

 Específico: que sea un conjunto de técnicas, procedimientos y métodos definidos

e individualizados e identificados en forma concreta.

 Generalmente no patentados y secreto (en el sentido que no es comúnmente

conocido)

 Reproducible: o fácilmente transmisible oralmente - en sesiones

de entrenamiento - o por escrito en los contratos y/o manuales.

 Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una información importante

para la venta de los productos o la prestación de los servicios, para la
presentación de los productos, las relaciones con la clientela y en general
la gestión operativa y administrativa.

8. FUNDAMENTOS PARA LEGISLAR EL CONTRATO DE KNOW HOW

Luego de haberse respondido a las inquietudes mencionadas en la introducción del

presente estudio, lo cual permite contar con el soporte informativo necesario para
dotar de contenido a la ley que regule el contrato de Know How, sólo cabe identificar
los motivos que justifiquen legislar este instrumento contractual. En ese sentido,
consideramos que los motivos son:

 Dota de seguridad jurídica al Know How.- El regular positivamente el secreto

empresarial, permitiría y facilitaría al empresario o al particular un conjunto de
reglas aceptables que permitan un desarrollo más seguro de esta figura. En

CONTRATO KNOW HOW 7

 efecto, si el sistema legal establece los lineamientos sobre el concepto, naturaleza
y característica de los conocimiento técnicos reservados (como objeto, contrato y
efectos), coadyuvará que cualquier persona (natural o jurídica) tenga
conocimiento, a través de reglas claras, de la utilización y protección de su secreto
empresarial, así como, permitirá que otras personas conozcan el rol o
competencia que pueden establecer con el Know How y su titular (ej.: conozco
que divulgar indebidamente el secreto de empresa es delito, por lo tanto, no lo
divulgo). En suma, ni el nacional o el extranjero se vería desprotegido o podrían
abusar de su derecho o posición en el mercado.

 Facilita el desarrollo del Know How.- Normar el secreto empresarial no es

encasillarlo, si fuera así, todas las figuras que están siendo normadas en el
orden jurídico estarían encasilladas y se observa que, por el contrario,
experimentan cambios o "evoluciones".
Efectivamente, el marco legal establecería el desarrollo del Know How en la
sociedad, debido que, reduciría los riesgos u obstáculos que originarían un mal
uso de los secretos de empresa (ej.: competencia desleal, abuso del derecho,
etc.), permitiendo (la regulación legal) que las personas tengan confianza en el
empleo de los conocimientos técnicos reservados y se concentren (ya no en
evitar cualquier conducta que afecte su secreto de empresa o establecer
mecanismos básicos - por no decir primitivos - de protección: la Ley lo
solucionaría) en mejorar y/o perfeccionar la utilización del Know How, el grado y
forma de transferirlo (ej.: vía comercio electrónico poder transferir un secreto
empresarial) y el hallazgo de otros tipos de conocimientos reservados, los
cuales, se pueden afirmar que son un tipo de Know How (ej.: Know How
financiero). En consecuencia, la presencia de una norma legal que regule y
proteja el secreto empresarial, permitiría una gama de posibilidades de
desarrollo de esta figura, las cuales, pueden escapar a lo imaginado por el autor.

 Concede igualdad de trato.- Indudablemente la "Ley" no concede privilegios ni

distinciones a función de factores personales, por el contrario, rige para todos
(sea nacional o extranjero); por lo que, regular legalmente el Know How evitaría
abuso de posición dominante, es decir, si el titular que transmite su secreto de
empresa no podrá dominar al receptor del secreto, ni viceversa; sin embargo,
algo que parece tan obvio, simplemente no ocurre en la realidad, debido que, las
personas buscan que el acto a realizar les reporte el mayor provecho o beneficio

CONTRATO KNOW HOW 8

 posible, es factible incluso, que se valgan de su posición (dominante) en el acto
o negocio, que busquen restar autonomía o independencia a la otra parte, en
suma, ejercer abusivamente su derecho.
Todas estas posibilidades viables se verían favorecidas con un orden legal que
presente lagunas o vacíos, es decir, si tal sistema no regula tal cosa, entonces,
pensando en voz alta, podré emplearlo en mi provecho, incluso mediante abuso,
fraude o engaño. Asimismo, se verían beneficiadas con ordenamientos legales
que ni protegen al nacional, ni menos al extranjero (peor aún si sólo protegen al
extranjero). Estas disfuncionalidades se verían minimizadas, por no decir,
desaparecidas, con una legislación que regule el objeto, así como, vea a los
intervinientes como iguales; es decir, ni "A" vale más porque es nacional, ni "Z"
tiene más derecho porque proviene de una empresa transnacional (ambos son
iguales, tienen la misma independencia, oportunidad; en suma, libertad de
decisión con quién y en qué forma configuran el acto o negocio jurídico).

 Brinda poder de negociación.- Al legislar el Know How, permitirá, en el caso

que se transfiera los secretos de empresa, un poder de negociación para las
partes intervinientes en la transferencia; es decir, el marco legal reduciría
situaciones de abuso en caso se contrate por adhesión. En efecto, precisé en
otro acápite que la transmisión contractual de conocimientos técnicos reservados
se realizaba (por lo general) a través de la contratación por adhesión, originando
que el negocio contractual no sea libre y equilibrado para una de las partes.

 Uniformiza criterios.- Al regular positivamente el Know How, se debe tener en

cuenta, instrumentos legales internacionales reguladores de esta figura jurídica,
ya sea por recabar la experiencia de sistemas legales de otros países, así como,
unificar criterios legales, puesto que, la mayoría de negocios jurídicos cuyo
objeto es un secreto de empresa, se realizan entre partes de diferentes países,
por lo tanto, a fin de evitar fallos legales inejecutables en un país, se debe
estandarizar la legislación de los conocimientos técnicos reservados, ya sea a
través de los sistemas legales locales, o bien, a través de un tratado
internacional (multinacional o al menos latinoamericano). Esto conllevaría a
evitar paraísos legales de impunidad para aquellas personas que han cometido
actos ilícitos en perjuicio de otros.

CONTRATO KNOW HOW 9

 En suma, una legislación internacional uniforme es una meta que los
legisladores, juristas y todos aquellos que participan en el mundo jurídico,
anhelan. Por ejemplo, el Perú al dictar la "Ley de Comercio Electrónico", los
legisladores se basaron de la "Ley Modelo" de UNCITRAL, debido que, se trató
de evitar controversias o diferencias con los instrumentos legales de otros países
que han regulado esta figura jurídica, máxime, si el comercio electrónico se
realiza entre partes de diferentes países.

Finalmente, entre otros motivos que fundamentan la necesidad de legislar el

Know How, se pueden citar a los siguientes:
a. Elimina la incertidumbre sobre la validez y/o eficacia jurídica de los secretos
empresariales.
b. Se establecen las formas, así como, los impedimentos legales, en el empleo
del Know How.
c. Se sancionarían conductas antisociales y delictivas, las cuales, incidan .en
los conocimientos técnicos reservados.

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1 Derechos del licenciante o dador

 Recibir el respectivo pago a su favor por su transmisión de conocimientos.- Es

indispensable considerar, que uno de los presupuestos del contrato de know
how es el referido al pago de una contraprestación por el aprovechamiento y
uso del know how, también conocida como regalías.

 Exigir que se guarde reserva de los conocimientos otorgados.- Con el

determinado fin de preservar la reserva y confidencialidad de los
conocimientos otorgados, la tutela de los mismos con anterioridad y
posterioridad a la suscripción del contrato de know how. De este modo, la
suscripción de precontratos de know how, resulta recomendable en la
posibilidad que un posible beneficiario, quiera evaluar la calidad del know
how, objeto de contratación; por ende, la posibilidad que voluntaria o
involuntariamente los conocimientos puedan ser filtrados y pierdan de éste
modo la exclusividad que los caracterizaría perjudicando al licenciante.

CONTRATO KNOW HOW 10

  Exigir un informe sobre los avances y desarrollos de sus conocimientos.- la
información referida a los avances y desarrollo de conocimientos por parte del
beneficiario, deben ser en referencia a rendición de cuentas en mérito de la
producción, del volumen de ventas, la calidad de los productos o servicios,
introducción de mejoras, etc., debe ser una información constantemente en
poder y conocimiento de la parte licenciante, con la finalidad no de procurar
que el servicio o producto conserve su posición en el mercado, y por ende en fe
de la preservación de la oportunidad comercial.

9.2 Obligaciones del dador

 Deberá suministrar el know how a fin de iniciar el desarrollo del Negocio.-

Considerando que mediante el contrato de know how, el beneficiario adquiere
el derecho a utilizarlo, por consiguiente el dador adquiere una obligación
correlativa, que puede ser de dar y/o hacer, según el objeto y características
el know how. Estaremos ante una obligación de dar, cuando los elementos
del know how se plasmen en objetos, documentos, memorias, proyectos,
fórmulas, instrucciones o cualquier otro tipo de elementos documentales
técnicos. Consideraremos una obligación de hacer, en aquellos supuestos en
que el know how esté constituido básicamente por instrucciones, tales como:
instrucción y capacitación, asistencia técnica de empleados del beneficiario,
así como cualquier tipo de asesoría especializada con la finalidad de hacer
uso de dichos conocimientos acorde a las necesidades.

9.3 Derechos del beneficiario

 Tendrá derecho de recabar y recibir toda la información necesaria.- Es

pertinente mencionar, que el beneficiario del know how, en mérito de
contratación tendrá acceso a todo tipo de información necesaria para el
desarrollo de la actividad empresarial respectiva, considerando que el
conocimiento especializado puede versar de ámbitos pasibles de ser
consolidados en objetos materiales o de carácter incorporal, por ende el
licenciante o dador se comprometerá, dentro de los apartados contractuales y
teniendo en consideración la característica del convenio en particular, el
otorgamiento de todos los instrumentos técnicos, documentales o medios
respectivos, en los que se establezca el know how.

CONTRATO KNOW HOW 11

9.4 Obligaciones del beneficiario

 Obligación de pago.- El adquirente del know how asume como obligación

principal frente al licenciante o dador, la del abono de la remuneración
acordada. No obstante, dadas las peculiaridades de estos contratos, respecto
a la obligación de pago existen varias modalidades: en primer lugar, las
cantidades a abonar se denominan regalías o royalties. En lo que refiere a la
obligación de pago, cabe la precisión que el pago del royalty es efectuado
durante la duración del contrato, aun cuando el conocimiento objeto de
contrato caiga en dominio público, salvo que hayan suscrito lo contrario en el
contrato.

 Obligación de guardar reserva y proteger la exclusividad de los conocimientos

transmitidos.- Se le suele imponer por el transmitente en el respectivo
contrato, ya que su divulgación significaría la pérdida de la eficacia. Por ende
la inclusión de una cláusula de esta naturaleza es de índole obligatoria. La
obligación a cargo del beneficiario de no divulgar el secreto en el que consista
el know how estaría, en principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia
establecido para el contrato en su conjunto.

 Obligación de explotación.- Es de gran interés para el dador que la técnica o

conocimiento especializado que transmite sea explotada adecuadamente; por
ello, en las condiciones pactadas se deberá convenir con el beneficiario a que
durante un período determinado se obligue a la explotación del know how
transferible. Por otro lado, una cláusula que prohíba el uso del know how al
beneficiario una vez vencido el plazo de duración del contrato , nos permite
encontrar importantes dificultades prácticas, ya que la devolución de la
documentación técnica comunicada no implica el olvido de los conocimientos
e información transmitida durante la vigencia del contrato, siendo por ende
pertinente la aplicación de un control en la etapa final del contrato, a fin de
evitar excesos por parte del beneficiario en referencia al know how otorgado
por contratación.

CONTRATO KNOW HOW 12

10. TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato de Know How está sujeto a su vez, a las figuras típicas de Terminación
Contractual, así se considera pertinente los siguientes supuestos:

 Vencimiento del plazo convenido.

 Cumplimiento del objeto o compromiso del cedente.
 Mutuo disenso, es decir, por acuerdo de ambas partes, de dar por
concluido el contrato antes de su vencimiento.
 Por resolución del mismo como consecuencia del incumplimiento de las
prestaciones establecidas en el contrato, por cualquiera de las partes.
 Por muerte del beneficiario, tratándose de persona natural.

11. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTRATO DE KNOW HOW

11.1 Ventajas

 La Contratación por know How permite la transmisión de tecnología, el

acceso de tecnología de una manera más rápida y económica.- Es así que
un contrato de Know how, permite la transmisión temporal de
conocimientos especializados bajo un marco especial, en el extremo que
permite al beneficiario gozar de una posición preferencial en el mercado al
ingresar en el marco de la competitividad empresarial con un conocimiento
especializado en la materia, secreto y con un valor económico altamente
considerable que le otorga dicha oportunidad comercial.
 Incrementa el valor de la empresa dadora porque los conocimientos sirven
para incrementar el activo de otra empresa.- La Contratación por Know
How, permite a la empresa dadora del conocimiento posicionar no sólo un
apartado predominante y consolidado en el mercado, sino que además
gozará de una imagen mucho más sofisticada y valorable en el rubro en el
que se desempeña, ubicando sus productos o servicios dentro de cánones
marcos de calidad y competitividad.
 Existe la flexibilidad en el contenido del contrato, es decir se celebrará de
acuerdo a las necesidades y común acuerdo de las partes, previa
observación de la confidencialidad, sustancialidad e individualidad del

CONTRATO KNOW HOW 13

 Know how.- Es necesario manifestar, que la contratación analizada es
como bien se ha esbozado una contratación de índole atípica, lo que le
permite de alguna manera tener en consideración el principio de la
autonomía de la libertad contractual con fines de regulación, limitada por
las premisas tendientes al respeto del orden público y las buenas
costumbres y la no contravención de axiomas fundamentales como el
ejercicio del abuso del derecho.

11.2 Desventajas

 Al finalizar el contrato puede darse el caso que el beneficiario no devuelva

todo el conocimiento transferido por el dador o que se quede con copia de
todo el conocimiento y que se siga beneficiando del mismo.- es pertinente
señalar que una de las cláusulas trascendentales son las pautas y medidas
de seguridad tendientes y orientadas a la finalidad de preservar la
confidencialidad y valor comercial del Know how. De este manera es vital,
considerar que una vez finalizado el contrato de Know how, el dador del
conocimiento especializado haya comunicado y establecido de manera
antelada un sistema orientado a la entrega de cualquier tipo de instrumento
que aluda directa o indirectamente al conocimiento especializado en
mención entregado con la contratación por Know how.

Pautas básicas de seguridad:

 El establecimiento de una cláusula mínima expresa en el contrato por la
cual se especifique e individualice de manera detallada en que consiste el
Know how, objeto de contratación y los implementos, mecanismos,
técnicas, o capacitación especializada que se requiera para su debida
ejecución y cumplimiento de sus fines.
 La necesidad de establecer en cláusulas predeterminadas, el deber de
reserva y obligatoriedad de la confidencialidad por parte de la empresa
beneficiaria por un periodo de tiempo aproximado, considerado de manera
posterior a la culminación del contrato.
 Establecimiento de cláusulas de no competencia por parte de la empresa
beneficiaria posteriormente a la culminación del contrato, ello con la
finalidad de evitar actos de competencia desleal por parte de la empresa
beneficiaria.

CONTRATO KNOW HOW 14

 CONCLUSIONES

 El contrato de know how se rige por las leyes peruanas para la elaboración del
contrato enmarcado en la Constitución Política del Perú, Código Civil, principios
generales del Derecho y otras leyes relacionadas para la validez y eficacia.

 El origen del contrato de know how proviene de la legislación extranjera, a fin de

no desnaturalizar su finalidad, que exitosamente se desarrolla en muchas
empresas de diferentes países del mundo.

 El contrato de know how debe estar en constante evolución, a fin de ubicarse al

nivel de las últimas tecnologías y avances comerciales. El know how constituye
un conjunto con el restante del progreso técnico general que una empresa puede
haber alcanzado en su protección, un factor decisivo para determinar la
economía de la explotación.

CONTRATO KNOW HOW 15

 RECOMENDACIONES

 Debería tipificarse una Ley Peruana, a fin de contar con un procedimiento propio
y específico que las partes intervinientes en el contrato de know how tengan que
cumplir, y no encontrarse en el objeto estipulado en el contrato otras funciones
que por analogía se insertan por derecho comparado en el contrato celebrado en
nuestro país, sujetándose al artículo VIII del Título preliminar del Código Civil
Peruano.

 Cuando se introduce el contrato de know how en nuestro medio, el resultado es

exitoso por ser rentable para las empresas peruanas. En este caso, es una
costumbre jurídica que la tenemos enmarcada en praeter legem. Así, sería la
costumbre la verdadera fuente creadora de normas, a falta de precepto legal,
que es la creencia o convencimiento de que dicha práctica generalizada es
imperativa y, como tal, produce derechos y obligaciones jurídicas. En
consecuencia, tendríamos que preguntarnos cuántos años deberán transcurrir
para legalizar el contrato moderno de know how.

 Se debe elaborar una norma legal que regule el establecimiento del Código Civil
peruano, referido a la responsabilidad contractual y extracontractual en mérito de
cláusulas de confidencialidad. Correlación entre el Contrato de know how y el
objeto física y jurídicamente posible

CONTRATO KNOW HOW 16

 LINKOGRAFIA

1. http://www.monografias.com/trabajos81/contrato-know-how/contrato-know-
how2.shtml#ixzz3jBEQeq4v

2. http://www.monografias.com/trabajos81/contrato-know-how/contrato-know-
how2.shtml#ixzz3jBEFKAit

3. http://www.monografias.com/trabajos81/contrato-know-how/contrato-know-
how2.shtml#ixzz3jBE96gMo

4. https://www.clubensayos.com/Negocios/Empresas-Peruanas-Aplican-Know-
How/327439.html

CONTRATO KNOW HOW 17

 BIBLIOGRAFIA

1. Título Modelos de contratos internacionales

Autores Marta de la Fuente, Alberto Echarri
Editores Marta de la Fuente, Alberto Echarri
Edición ilustrada
Editor FC Editorial, 1999
ISBN 8489786496, 9788489786493
Nº de páginas 523 páginas

CONTRATO KNOW HOW 18

 ANEXO

CONTRATO DE KNOW HOW

Conste por el presente documento el contrato de Know How que suscriben de una
parte: ……………………………………., empresa constituida bajo las leyes de la
República ……………….., debidamente representada por su ……………………., con
Documento de Identidad N° …………………., domiciliado en su Oficina principal
ubicado en ……………………………, a quien en adelante se denominará EL
LICENCIANTE y, de otra parte …………….. S.A., inscrito en la Partida N° ……………….
del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° …………………..,
debidamente representado por su Gerente General don ……………………….,
identificado con DNI N° ………………. y señalando domicilio el ubicado en Calle
…………….., N° ……….., Urbanización ………….., distrito de ……………, provincia y
departamento de ………………………., República del Perú, a quien en adelante se
denominará EL LICENCIATARIO, que acuerdan en los siguientes términos:

ANTECEDENTE

CLAUSULA PRIMERA:

EL LICENCIANTE construye y vende desde hace…………..años los siguientes

objetos…………….(enumeración de los objetos). (Eventualmente) En los siguientes
países se cuenta con derechos industriales protegidos: ……………………….( indicación
de los países y designación exacta de los derechos protegidos)

ALCANCE DE LA LICENCIA

CLAUSULA SEGUNDA:

EL LICENCIANTE autoriza a EL LICENCIATARIO a construir, usar y vender los

siguientes objetos por él fabricado:

Tipo de licencia

a) La licencia es exclusiva.- EL LICENCIANTE se reserva sin embargo el derecho

de fabricar, utilizar o vender los objetos comprendidos en la licencia inclusive en
los territorios mencionados en el Art. 2° .
b) La licencia no es exclusiva.- EL LICENCIANTE no deberá fabricar, utilizar
vender en los territorios mencionados en el Art. 2° ninguno de los objetos
comprendidos en la licencia.

CONTRATO KNOW HOW 19

Sub – Licencia: EL LICENCIATARIO solo podrá otorgar sublicencias con la
conformidad de EL LICENCIANTE. Este solo podrá rehusarla por causa grave.

TERRITORIO DE CONTRATO

CLAUSULA TERCERA:

La licencia se otorga solo para los siguientes territorios ……………….

EL LICENCIATARIO no deberá fabricar ni utilizar el objeto de la licencia en otros

territorios fuera de los indicados.

EL LICENCIATARIO solo podrá exportar a los territorios siguientes…………

a) EL LICENCIATARIO podrá exportar a otros territorios con excepción de los

siguientes:
b) EL LICENCIATARIO se obliga a pagar una multa convencional de ……… para
el caso de que se lleve a cabo una exportación que no sea admisible conforme a
las disposiciones arriba estipuladas. EL LICENCIATARIO tendrá que imponer
también a sus clientes la obligación de no exportar el objeto de la licencia en
cuanto ello sea inadmisible conforme a las mencionadas disposiciones, y de
pagarle en forma de contravención una multa convencional de ……… esa suma
será remitida por EL LICENCIATARIO a EL LICENCIANTE.
c) EL LICENCIATARIO tiene que tomar medidas para asegurar que no exporte a
territorios a los cuales la exportación está vedada. S i pese a ello se llegase a
exportar, EL LICENCIANTE podrá rescindir el contrato por simple comunicación
escrita. Se podrá reclamar indemnización por daños y perjuicios cuando haya
habido culpa de parte de EL LICENCIATARIO.

ASISTENCIA TECNICA

CLAUSULA CUARTA:

EL LICENCIANTE se obliga a darle a EL LICENCIATARIO todas las informaciones

sobre el objeto de la licencia y a comunicarle sus experiencias, así como los métodos
que aplica, inclusive los secretillos y claves del arte o secretos de fabricación, para que
un técnico de calificación mediana puede llevar a cabo la fabricación luego de un
adecuado periodo de arranque.

CONTRATO KNOW HOW 20

EL LICENCIANTE le proporcionará a EL LICENCIATARIO dentro de un plazo de ……..
a contar de la firma del contrato y una vez pagados los importes previstos en el Artículo
10°, todos los planos y dibujos acotados necesarios para la fabricación y utilización del
objeto y le dará a conocer las tolerancias. Esos elementos documentales incluirán
también una acta técnica completa del siguiente contenido……………………….

EL LICENCIANTE entregará, además, el siguiente material necesario para la

fabricación:

Todos los planos y elementos documentales que se pongan de modo a disposición no

podrán ser empleados para fines distintos de la ejecución del contrato sin la
conformidad expresa de EL LICENCIANTE.

APARTAMIENTO DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO

CLAUSULA QUINTA:

EL LICENCIANTE apartará para el servicio a personal especializado, a costa de EL

LICENCIATARIO, conforme a lo indicado a continuación:

Los principales puntos que se han de convenir son: Número y clases de las personas
que se deben apartar, duración del apartamiento, alojamiento y manutención del
personal apartado, responsabilidad, seguros (de responsabilidad, enfermedad, etc.),
costos, modo de rembolsar los costos.

ADIESTRAMIENTO DE TRABAJADORES

CLAUSULA SEXTA:

EL LICENCIATARIO se compromete a instruir y adiestrar trabajadores de EL

LICENCIATARIO en su establecimiento en la fabricación y el uso del objeto de la
licencia bajo las condiciones siguientes:

Los principales puntos que se deben convenir son: Número y clases de las personas
que se deben apartar. Duración del apartamiento, alojamiento y manutención de las
personas apartadas, responsabilidad, seguros, costos, modo de rembolsar los costos.

RESPONSABILIDAD EN CASO DE RECLAMACIONES DE TERCEROS

CLAUSULA SEPTIMA:

CONTRATO KNOW HOW 21

EL LICENCIANTE declara la existencia de patentes de terceros sobre los dispositivos y
procedimientos que subyacen al contrato, pero no garantiza que no se hayan publicado
patentes de esta índole.

Cuando la fabricación, la utilización o la venta del objeto de la licencia por EL

LICENCIATARIO tuviese por consecuencia que este fuere demandado por violación de
patente, las costas de la defensa judicial y los costos de las indemnizaciones que
tuvieren que pagarse serán soportadas por:

Los eventuales costos originados por la reconvención o en virtud de una transacción

serán soportados por:

EL LICENCIATARIO tendrá que informar a EL LICENCIANTE cuando fuere

demandado como violador de patentes. Tendrá que también darle la posibilidad de
intervenir en un eventual proceso.

Responsabilidad por fabricación y uso.: EL LICENCIANTE no responde de modo

alguno por el riesgo de la fabricación técnica y de la utilización. Ese riesgo esta a cargo
exclusivamente de EL LICENCIATARIO.

Responsabilidad por la Industrialidad Comercial: EL LICENCIANTE no responde

por la industrialidad o aprovechabilidad comercial del objeto de la licencia. Solo EL
LICENCIATARIO correrá con el riesgo de su aprovechamiento.

CALIDAD DEL OBJETO DE LA LICENCIA

CLAUSULA OCTAVA:

a) EL LICENCIATARIO tendrá que fabricar el objeto de la licencia en la

misma calidad que EL LICENCIANTE.
b) EL LICENCIATARIO tendrá que fabricar el objeto de la licencia en la
calidad establecida en el pliego de condiciones.

Consecuencias de la mala calidad del objeto de la licencia

a) EL LICENCIANTE tendrá derecho a supervisar si los objetos fabricados sobre la

base de la licencia convenida. Podrá prohibir que se entreguen productos de
calidad baja.

CONTRATO KNOW HOW 22

 b) En el caso de que tras un lapso de …… a partir de la conclusión del contrato se
comprobare que EL LICENCIATARIO no logra alcanzar la calidad requerida, EL
LICENCIANTE podrá rescindir el contrato.

MEJORAS Y MODIFICACIONES DEL OBJETO

CLAUSULA NOVENA:

EL LICENCIANTE se compromete a comunicar a EL LICENCIATARIO y a poner a su

disposición todas las modificaciones y mejoras que se realicen durante la vigencia del
contrato en el procedimiento de fabricación o en el objeto de la licencia, sin que dé lugar
a un aumento de las regalías.

MODIFICACIONES Y MEJORAS

CLUASULA DÉCIMO:

a) Las modificaciones y mejoras, EL LICENCIATARIO hace menester la

conformidad de EL LICENCIANTE.
b) Las modificaciones y mejoras ideadas por EL LICENCIATARIO en el objeto de
la licencia, no han menester conformidad de EL LICENCIANTE, pero que tiene
que ser comunicadas a este.
c) EL LICENCIANTE tendrá derecho a utilizar sin cargo las modificaciones y
mejoras efectuadas por EL LICENCIANTE.
d) EL LICENCIANTE tendrá derecho a utilizar sin cargo las modificaciones y
mejoras por EL LICENCIATARIO contra pago de una regalía adecuada y
condiciones de pago adecuadas.
e) Cuando las mejoras sean tutelables, EL LICENCIANTE tendrá derecho a
adquirir derechos tutelares sobre ellas en los territorios, excepto …………. sin
que haya que pagar por ello regalías a EL LICENCIATARIO.
f) Cuando las mejoras sean tutelables, EL LICENCIANTE tendrá derecho a
adquirir derechos tutelables sobre ellas en todos los territorios, excepto
…………... contra pago de una regalía adecuada y condiciones de pago
adecuadas.

CONTRATO KNOW HOW 23

PAGO EN CASO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DOCUMENTALES

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:

Antes de la entrega de dibujos y elementos documentales de EL LICENCIATARIO

depositará en la cuenta ………………………….. de EL LICENCIANTE en el banco
………. una suma de ………….. en calidad de regalía única. Los documentos serán
entregados no bien el mencionado importe haya ingresado en el banco ….. EL
LICENCIATARIO no tendrá derecho a la devolución de esa suma aun cuando el
contrato fuere resuelto por alguna causa prematuramente.

REGALIAS DE LICENCIA

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:

EL LICENCIATARIO se compromete a pagar, en calidad de regalías de licencia, el

…….. % del precio facturado a sus clientes por los objetos vendidos sobre la base de la
licencia, con deducción de eventuales descuentos e impuestos sobre la venta.

a) EL LICENCIANTE se compromete a pagar la suma de ………….. por cada

objeto vendido sobre la base de la licencia.
b) EL LICENCIATARIO se compromete a pagar en calidad de regalías de licencia,
los siguientes importes al ………….. de cada ……………..................

LICENCIA MINIMA

CLAUSULA DECIMO TERCERA:

Con independencia de las ventas realizadas efectivamente por EL LICENCIATARIO, el

monto total de las regalías de licencia no deberá ser inferior a

a)………………………………..en el primer año.

………………………………….en el segundo año.

………………………………… en los años terceros.

c) Al importe que resulte de la venta de

X aparatos………………………...en el primer año.

CONTRATO KNOW HOW 24

 X aparatos………………………...en el segundo año.

X aparatos………………………....en los años terceros y subsiguientes.

PRETENSION Y REGALIAS DE LICENCIA

CLAUSULA DECIMO CUARTA:

a) La pretensión y la regalía de licencia nace en el momento en el que EL

LICENCIATARIO percibe el pago del cliente.
b) La pretensión a la regalía nace en el momento en que el objeto fabricado sobre
la base de la licencia sale de la fábrica de EL LICENCIATARIO.

IMPUESTOS

CLAUSULA DECIMO QUINTA:

a) Los impuestos directos que se exijan en el país de EL LICENCIATARIO sobre

los pagos efectuados a EL LICENCIANTE con arreglo a este contrato o, serán
cargo del licenciante.

Cuando por la ley del país de EL LICENCIATARIO los impuestos sobre el volumen de
operaciones tengan que ser pagados por EL LICENCIANTE, EL LICENCIATARIO
deberá apoyar AL LICENCIANTE en el cumplimento de todas las obligaciones y
formalidades

b) Los impuestos directos y los impuestos sobre el volumen de operaciones que se

exijan en el país del licenciatario sobre los pagos efectuados al licenciante con
arreglo a este contrato serán a cargo del licenciante.

INDICACIÓN

CLAUSULA DECIMO SEXTA:

El licenciatario se obliga a numerar correlativamente todos los objetos que fabrique

sobre la base de los contratos de la licencia y que entregue a sus clientes, y a
aplicarles un rotulo que indique Licencia………………..

(Eventualmente) el licenciatario está autorizado (obligado) a aplicar al objeto, a mas de

su propia marca, la marca del licenciante, registrada por este con fecha …..… en ….…

CONTRATO KNOW HOW 25

TENEDURIA Y REVISION DE LIBROS

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA:

El licenciatario se obliga a llevar libros especiale4s en los cuales asentara el numero

exacto de los objetos fabricados por el en virtud de este contrato. los números
correlativos grabados en la maquinas así como todos los demás datos que sean
importantes para calcular las regalías de la licencia. El licenciante estará facultado para
hacer revisar esos libros , así como su concordancia con los libros generales llevados
por el licenciatario , por un revisor de cuentas por el nombrado , que sea probado por el
licenciatario a costa de….

LUQUIDACION Y PAGO

CLAUSULA DECIMO OCTAVA:

La liquidación por las regalías de licencia se efectúa al final de cada trimestre

calendario. El licenciatario esta obligado a enviar dentro de un mes de vencido cada
plazo de liquidación, una rendición de cuentas completa y a remitir el importe resultante
dentro de ese mismo plazo.

a) La transferencia de fondos deberá efectuarse en la misma moneda en que tenga

que pagar el cliente licenciatario,
b) El importe que se ha de pagar deberá girarse en…. la conversión tendrá
quehaceres al tipo de cambio vigente el último día de plazo de liquidación.

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

CLAUSULA DECIMO NOVENA:

a) El licenciatario está obligado a hacer uso del derecho de licencia. Se obliga a no

fabricar ni vender productos de competencia.
b) El licenciatario no tiene la obligación de hacer uso de derecho de licencia.

CESE DE LA VENTA: El licenciatario tendrá derecho a rescindir el contrato antes del

término, una vez transcurrido un lapso adecuado, cuando el objeto en el cual se basa el
contrato de la licencia, deja de venderse a consecuencia de cambio en el orden técnico
o económico.

CONTRATO KNOW HOW 26

Obligación de comprar al licenciante:

El licenciatario se obliga a comprar al licenciante las siguientes piezas destinadas a la

fabricación del objeto de la licencia …………….. para esta compra se dan por
aprobadas las condiciones generales de suministro que se acompañan.

SECRETO

CLAUSULA VIGESIMO:

El licenciatario estará obligado a mantener en secreto los elementos documentales que

le fueren confiados y los conocimientos (Know- how) que le fuesen comunicados,
inclusive después de terminado el contrato. Adoptará todas las medidas precautorias
necesarias para guardar ese secreto.

ACCION CONTRA IMITADORES

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA:

Las partes se obligan a no participar ni directamente ni por interpuesta persona, en

empresas que utilicen eventualmente los elementos documentales y las
comunicaciones y datos subadyacentes al contrato y fabriquen productos de
competencia, pero el licenciante tendrá derecho a otorgar licencias en aquellos países
en los que el licenciatario no posea una licencia exclusiva.

Contra los imitadores se prestaran mutua ayuda en acción judicial, en cuanto quieran
accionar por competencia desleal conforme a las leyes del país del licenciatario.

VIGENCIA DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:

El contrato entrara en vigor no bien haya sido firmado y cuando se hayan sido otorgadas
todas las autorizaciones, inclusive las eventuales de transferencia de divisas.

a) Una vez espirado el tiempo convenido de duración del contrato, el licenciatario

podrá continuar fabricando el objeto de licencia u seguir utilizando las técnicas.
No podrá pero dar a conocer elementos documentales cuya antigüedad sea
menor de…….años.
b) Loa elementos documentales y materiales enunciados en el Art.3 se consideran
expresamente propiedad del licenciante.

CONTRATO KNOW HOW 27

RESCISION DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA:

Podrá rescindirse por causa grave cuando lo permita el derecho aplicable del país.

CLAUSULA DE CONDUCCION A TERMINO

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA:

El licenciatario tendrá derecho a llevar a su término los negocios concentrados con sus
clientes antes de terminar el contrato de licencia.

DERECHO APLICABLE

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA:

Al contrato se le aplicara el derecho ……………………………………………….

RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA:

La validez, realización y aplicación del presente contrato deberá regirse por la ley
descrito en la cláusula anterior y estará sujeta a la exclusiva jurisdicción de las cortes de
……………, a las cuales las partes por este medio nominan excepto que una parte
deseara buscar un procedimiento arbitral en concordancia con las reglas de arbitraje de
………….

ACUERDO INTEGRAL

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA:

Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.

No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este

contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas partes.

En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las
partes suscriben este documento en la ciudad de ……………, a los ……. días del mes
de ………. 2012.

……………………………… …………………………………………

EL LICENCIANTE EL LICENCIATARIO

CONTRATO KNOW HOW 28

 EMPRESAS PERUANAS QUE APLICAN KNOW HOW

INKA KOLA:

Inka Kola ha aprovechado el “know how” de su personal y ha hecho roll-outs del modelo
implementado en Lima a todas sus plantas embotelladoras al interior del país; así hoy la
única plataforma de sistemas y el único modelo de negocio de toda la corporación en
Perú estan soportados bajo SAP se denominó J.R.L. al 200. De esta manera, se diseñó
una estrategia de tecnología de información que la compañía debía implementar para
poder ser más eficiente en su gestión empresarial y consolidar su liderazgo con miras
hacia el futuro.

AGROKASA:

Desde sus comienzos Agrokasa se planteó el conocimiento y dominio del canal.

Usualmente, no van vía brokers sino llegan directamente a sus clientes finales. Para
ello, han forjado estrechas relaciones comerciales. Hoy se puede decir que la empresa
ha desarrollado y consolidado un valioso know how logístico. Finalmente la oferta del
producto basado en calidad, oportunidad y certificación sólo puede ser cumplida con
una integración total entre el campo, el packing, y la exportación. Es por ello que
Agrokasa es un caso mundialmente raro en el que sólo se exporta lo que se empaca, y
sólo se empaca lo que se cosecha.

GRUPO AJE KOLA REAL:

El know how de penetración y crecimiento con enfoque particular a los segmentos C,D
Y F es propio de Industrias Añaños a tal grado que ha podido desafiar a marcas
poderosas como Pepsi en Venezuela y Coca Cola en México como ninguna otra ha
podido.

CENCOSUD:

Cencosud, el grupo posee know how necesario en términos logísticos, operacionales,

de recursos humanos y financieros, que le permitirían en el medio plazo rentabilizar de
mejor manera los negocios adquiridos en los últimos años (especialmente los del
exterior), lo que generará una disminución de su carga financiera relativa en relación
con su generación de caja.

CONTRATO KNOW HOW 29