2018

Derecho de
marcas conforme
a las Normas
Jurídicas

LIMA-PERÙ
2018

I
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

ESCUELA ADEMICA – PROFESIONAL

DERECHO
MONOGRAFIA:
Derecho de marcas conforme a la Norma
Jurídica

AUTORES:
ROJAS ROJAS, JOSEPH KEVIN
JOSE DIMAS ALVARADO BALDEON
XIOMARAPRISCILA PERALTA NAVARRO

LIMA, 2018

II
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

EPÍGRAFE:

“la teoría tridimensional del derecho, ha resumido a dichos elementos como componentes
esenciales e inseparable del derecho.
La importancia efectiva que conductas, normas y valores tienen en un sistema jurídico como el
nuestro.
Las conductas influyen en lo político y normativo del estado, en el aporte al derecho y
especialmente en su dimensiones sociológicas “

III
Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

(Rubio, 2009, pp.302-303).

A nuestros padres que son el pilar fundamental delo que somos, por su
incondicional apoyo y palabras de motivación a través del tiempo

IV
Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

V
Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

Le estamos agradecidos en primer lugar a

Dios por permitirnos terminar este trabajo

que ha sido con mucho esfuerzo también a

nuestros padre por auspiciar los gastos

y la profesora por los conocimientos

que nos brindo

VI
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

ÍNDICE DE CONTENIDO

pág.

Epígrafe……………………………………………………............................03

Dedicatoria...……………………………………………………………….….04

Agradecimiento…………………………………………………………….....05

Introducción…………………………………………………………………....08

CAPITULO 1

CONCEPTOS GENERALES

1. Definiciones generales
1.1 La Marca
1.1.1. Función distintiva
1.1.2. Función de garantía de calidad
1.1.3. Función de Protección del titular
1.1.4. Función publicitaria
1.1.5. Función de protección del consumidor
2. Antecedentes Históricos
2.1 Origen y Evolución Histórica de las Marcas
2.1.1. Principio de Territorialidad
2.1.2. Principio de Especialidad
2.1.3. Principio de registrabilidad
2.1.4. Principio de la libre opción
2.2.1. el examen comparativo………………………………………………
2.3.1. la confusión de marcas
3.1.1. marcas notorias
3.1.2. diferencia con nombre comerciales
3.2.1. Prohibiciones relativas
3.2.2. Prohibiciones absolutas…………………………...……
3.3.1. La conexión competitiva………………………………………………
3.3.2. coexistencia de marcas

Conclusión………………………………………………………………….
Referencias bibliográficas………………………………………………….

VII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

INTRODUCCIÒN
En el derecho de la Propiedad Intelectual lo podemos dividir en dos grandes ramas que
son el derecho de la Propiedad Industrial y el derecho de autor. Asimismo, dentro del
Derecho de la Propiedad Industrial encontramos diferentes elementos, siendo los más
conocidos los Signos Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de
Utilidad y los Diseños Industriales. A su vez, los Signos Distintivos son bienes
inmateriales que se componen principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas
comerciales y denominaciones de origen.

En este sentido, la característica común de las marcas, nombres comerciales, lemas

comerciales y denominaciones de origen es que cumplen una finalidad identificadora de
la oferta que existe en el mercado (de allí se explica el nombre de signo distintivo). Los
Signos Distintivos también tienen en común una misma regulación, ya que la norma
principal que se les aplica es la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad
Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (integrada actualmente por Perú,
Ecuador, Bolivia y Colombia); y a nivel nacional, tenemos el Decreto Legislativo N°
1075. Ambas normas se aplican conjuntamente pues, en general, podemos decir que se.
También las autoridades competentes para el registro y defensa de los signos distintivos
en el Perú son las mismas, a saber, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI y
el Tribunal del INDECOPI, específicamente, la Sala de Propiedad Intelectual.

VIII
Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

CAPITULO1
CONCEPTOS GENERALES

IX
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas

I.- DEFINICIONES GENERALES:

1.1 La marca

Para tener una noción en lo que nos dice nuestra norma jurídica es propicio identificar
que es una marca y como se componen, las marcas tienen como finalidad lo que es
distinguir esto quiere decir identificar productos o servicios para que los consumidores
puedan elegir de manera libre y correctamente sus intereses en la que sus funciones es
indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios además de generar una
buena fama para que los consumidores identifiquen la calidad.

Otamendi (jorge, 1991), dice que la marca es un bien incorpóreo, es un signo que
distingue un producto o servicio para diferenciarlo de otros en el mercado. La marca
ayuda a la elección del consumidor entre las mercancías de los competidores al identificar
sus productos y servicios. La marca es el nexo entre productor o comerciante y
consumidor indicando la procedencia empresarial del producto o servicio a que se asocia.
No necesariamente indicará el nombre del titular, aunque muchas marcas coincidan con
el nombre comercial de la empresa.

Esto nos dice que pueden existir muchos productos con la misma marca, esto nos indicara
que es la misma fuente empresarial o un estrecho vínculo entre las empresas y que brinda
calidad en sus distintos productos. Sino fuere así se estaría vulnerando no solo a la
empresa si no también al consumidor ya que se le estaría engañando, es por eso que las
empresas son celosas con lo que son sus marcas eso quiere decir que no permiten que las
marcas se asemejen a las suyas y mucho menos se apoderen de ellas.

Oscar (Nuñez del Prado, 1997) expresa, Las marcas notoriamente conocidas en el mundo,
han llegado a posesionarse del mercado a tal punto que el público consumidor identifica
el producto o servicio con la marca que lo distingue.

1.2 Funciones de las Marcas

Lo más importante en la definición de marca es que son signos con capacidad distintiva.
Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y servicios de los que
carecen de la marca, ésta deja de ser tal, tanto económica como jurídicamente. Las
restantes funciones de las marcas, si bien significativas, y de gran trascendencia
económica, se encuentran subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de
vista lógico como del jurídico. Desde el punto de vista lógico, la marca y sus restantes
funciones dependen de su capacidad distintiva, pues sin ella no existiría la marca. Lo

X
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
mismo ocurre desde el enfoque jurídico, pues no puede darse la protección que permite a
éstas cumplir sus distintivas funciones, si el signo de que se trata carece de la posibilidad
de cumplir con su función distintiva. El hecho de que existan signos semejantes o
idénticos a una marca (registrada o en trámite de registro) que sean susceptibles de causar
confusión o induzcan a error al público consumidor, desnaturaliza el concepto de marca,
porque la priva de su función esencial que es ser distintiva de cualquier otra. La confusión
marcaria no es permitida y es por ello que si un signo que se pretende registrar es
confundible con otro ya registrado, no procede tal registro, porque si se aceptara se
presentarían dos signos semejantes o idénticos no distinguibles entre sí por el público
consumidor medio y así la marca perdería su esencia: la función distintiva y por lo tanto
dejaría de ser una marca, al dejar de ser un signo.

1.1.1. Función distintiva

Esta función principal de la marca como un medio de identificar al titular de producto o

el servicio, cumpliendo así un importante propósito de interés público. Hace posible una
efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a
través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y
recompensar al productor con compras continuadas. Sin un sistema de identificación del
producto, la elección informada del consumidor y por lo tanto la competencia
significativa en materia de calidad, no podrían existir.

1.1.2. Función de garantía de calidad

Esta función tiene un carácter jurídicamente secundario dependiente de la función

esencial de las marcas, que es la distintiva. Si una marca permite a los compradores tener
una cierta expectativa respecto del nivel de calidad de los productos adquiridos, ello se
debe a que cuentan con una experiencia de estabilidad de la calidad y a que suponen o
deducen que el titular de la marca no autorizará usos de ésta, sino en productos y servicios
de calidades similares a las conocidas.

1.1.3. Función de Protección del titular

Se es titular de una marca cuando, se obtiene el registro emitido por la autoridad

competente, en nuestro caso la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI. El registro
concede a su titular el uso exclusivo de una marca y le otorga una protección jurídica
dentro de todo el territorio nacional. Sin embargo, estos derechos del titular de la marca
como el principal de exclusividad y los referentes a la marca como bien mueble deben ser
conciliados con los derechos del consumidor, así, si una marca registrada o no, resulta
engañosa o confundible, no hay duda que la autoridad gubernamental pueda prohibir su
uso en defensa de los consumidores y en función del Decreto Ley 26122 sobre Represión
a la Competencia Desleal (Actos de engaño, Art. 9, y actos de confusión, Art. 8.

1.1.4. Función publicitaria

XI
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
La función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de ellas es distinguir un
signo marcario de otro. La utilización de marcas permite informar al público qué productos
exteriormente iguales o cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles, han sido
identificadas en forma distinta con el objeto de distinguirse sus respectivas calidades y
condiciones.

1.1.5. Función de protección del consumidor

La función de protección del consumidor de las marcas se manifiesta en que el régimen

marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible
para el consumidor respecto de los distintos bienes y servicios ofrecidos, así como a
incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, de manera que
el consumidor adquiere información en función de lo que representa cada marca en
relación al producto servicio que distingue, lo que motivará su decisión adecuada de
consumo.

II.- ANTECEDENTES HISTORICOS

2.1 Origen y Evolución Histórica de las Marcas

Los orígenes de la marca son muy lejanos. Muchos testimonios arqueológicos nos
muestran cómo algunos artesanos solían firmar sus producciones dándole de cierta
manera un signo distintivo a sus trabajos. Sin embargo, las características de la actual
marca conllevan un largo proceso de evolución.

La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. Como se mencionó

en la parte introductoria los primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al
marcado de ganado (origen de la palabra “Brand name”, y a que “Brand” deriva de un
verbo que significaba quemar). Asimismo, el marcar la cerámica. En Mesopotamia y
Egipto, los ladrillos y las tejas eran marcados con el nombre del monarca que los reinaba
o con un símbolo que indicaba el proyecto al cual estaban designados.

Los jarros de cerámica, usados cotidianamente en Grecia y Roma, tenían en su casa el

nombre del país de origen. Tal vez lo que más pueda acercarse al concepto moderno de
marca que hoy conocemos son los signos escritos en las lámparas de aceite. Dichas
lámparas se encontraban dentro de los principales artículos de exportación de la Roma
antigua y el nombre “Fortis” era la marca principal. Los egipcios, griegos y romanos
también usaron signos que identificaban sus tiendas y la evidencia de estos podemos
encontrarla en las ruinas de Pompeya y Herculana.

El uso de signos distintivos, declinó durante el largo período de oscuridad ocurrido en el

Occidente con la caída del Imperio Romano alrededor del año 350 DC.

XII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
A finales de la Edad Media surgieron las marcas obligatorias que identificaban a las
compañías, y fue durante el renacimiento, cuando volvió a surgir la práctica de usar
marcas.

En esa época existían marcas personales que distinguían a los individuos de otros: escudos
familiares. Además, había Marcas geográficas, especialmente utilizadas para tapicería o
textiles. Con la invención de la imprenta, los editores también empezaron a usar sus
marcas en los libros.

En la Edad Media las corporaciones o asociaciones poseían el monopolio de las ventas y

símbolo distintivo de sus producciones, impidiendo a los artesanos desarrollar sus propias
marcas. De manera que se obligaba utilizar un signo distintivo para los productos de cada
corporación o gremio, para protección del consumidor en cuanto a calidad, pudiendo
apreciarse de manera clara que en esta época de la historia empieza a tener un aspecto
importante unas de las funciones primordiales de la marca como lo era identificar la
calidad y así individualizar el producto o servicio al cual se aplica.

Las corporaciones o asociaciones son personas jurídicas que surgen de un acuerdo de

voluntades, vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la
realización de un fin de beneficio social, sea físico, intelectual o moral, que puede
contraerse a los asociados, o a un gremio o grupo social en particular. Su régimen
estatutario y las decisiones fundamentales de la entidad se derivan de la voluntad de sus
miembros. Las corporaciones o asociaciones son personas jurídicas cuya base
fundamental es el elemento personal. La corporación es autónoma en su creación y
funcionamiento

También en esta etapa los inventos y los procedimientos pertenecían al gremio y sus
secretos eran guardados con extremo celo por todas las personas pertenecientes al mismo,
una característica especial de la época era que los secretos se compartían entre todos los
que pertenecían al gremio, no eran exclusivamente de una sola persona, es decir, podemos
afirmar que existen solidaridad, compañerismo, sentido comunitario y ayuda mutua.

Si tomamos inconsideración le descrito se puede plantear que la marca colectiva como tal
ha sido objeto de reconocimiento y protección en distintos tratados y convenios
internacionales, tal es el caso del Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
(ADPIC) relacionados con el comercio cuyo artículo 2 incorpora las disposiciones
sustantivas del Convenio de París.

En relación al Convenio de París establece en el Art. 4 en el apartado A, -1) Que quién

hubiera depositado regularmente una solicitud de cualquiera de las modalidades de la
propiedad industrial, entre las que se encuentran las marcas, en alguno de los países de la
Unión, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad,
durante los plazos fijados para las marcas en el C, -1) se fijan seis meses. Por lo que el

XIII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
derecho de prioridad establecido en el Convenio de París da la oportunidad a los
solicitantes de una marca de que, con la fecha en que solicita una marca en determinado
territorio, ir a otro y solicitar que la marca presentada en fecha posterior la examinen
tomando en consideración la fecha en la que presentan inicialmente la marca siempre que
lo hagas dentro de los 6 meses que establece el Convenio

En ambos textos legales, se hace referencia a la protección que deben otorgar los países
miembros, dejando que cada país legisle los requisitos específicos que deben cumplir los
solicitantes para obtener protección.

Luego con la revolución industrial la preocupación de la firma como forma de marca

deviene algo concerniente no sólo a los comerciantes sino también a los productores. Más
tarde la promoción y la publicidad de la marca van a darle la notoriedad y el valor que en
la actualidad tiene este concepto.

2.2 Evolución del derecho de Marcas.

El derecho de marcas moderno se desarrolló mucho más tarde que los derechos de autor
o las patentes. Sin embargo, los orígenes de las marcas o signos distintivos pueden
encontrarse en épocas antiguas, ya sea como medio de indicación o como forma de
autenticación del origen de los productos. En el mundo romano, posteriormente, eran
utilizabas para distinguir tubos de estaño, ollas de cocina, piedras, ladrillos y materiales
para la construcción, y sobre las mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios
oculares.

La marca es, por lo tanto, usada entre los romanos sea como marca individual, sea como
marca de fábrica, como signo indicativo tanto del artífice del lugar de producción, y esto
con carácter público y al mismo tiempo comercial. [iii] Inclusive, cuando los turistas
modernos viajan a las ruinas de la antigua Roma, en especial los restos de la ciudad de
Pompeya, pueden encontrarse restos de vasijas y utensilios con signos que eran marcas
del productor o fabricante.

En el lejano oriente también se utilizó en época antigua signos para distinguir el origen o
la procedencia de productos, en especial aquellos que desde la edad media comenzaron a
ser objeto del comercio internacional. En China, por ejemplo, se utilizaban como signos
distintivos los nombres de los fabricantes de piezas de porcelana, así como el lugar de su
fabricación e incluso el destino para el cual habían sido producidas. También, en el
antiguo Egipto y Mesopotamia se han encontrado signos con características similares,
aplicados a ladrillos y a otros elementos utilizados en la construcción, la cual era una
industria importante en dichas culturas. En todos estos casos, el propósito de los signos
distintivos utilizados se relacionaba principalmente con el interés en determinar su origen
geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos
trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus
salarios o contraprestaciones. Nótese como a estas alturas, el derecho de marcas estaba

XIV
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
mezclado con lo que parecía ser un incipiente desarrollo en el derecho de autor o por otro
lado la marca tenía una función simple pero trascendente, que sería el facilitar el control
y la contabilización de objetos fabricados por un artesano, o identificarlos con respecto a
otro similares o idénticos fabricados por artesanos distintos.

En la época del Imperio Romano encontramos una de las primeras manifestaciones de

una legislación que fomentaba la utilización de marcas con propósitos distintivos, en
forma similar a como sucede en la actualidad, ya que la Lex Cornelia penaba la asunción
y el uso de un nombre falso, de lo cual es posible deducir que también podría perseguirse
la falsificación de una marca, lo cual significaría la adopción falsa de un medio de
identificación. De hecho, bajo la dictadura de Sila, la propia Lex Cornelia permitió a la
víctima de la injuria, es decir, a aquella persona cuyo signo distintivo o marca hubiera
sido utilizado en forma fraudulenta, escoger entre la acción injuriarum, con la cual se
podía reclamar daño a la personalidad, y la acción doli, que buscaba el resarcimiento del
daño patrimonial; además de una persecución criminal, estando esta última restringida
solamente a injurias graves, de las cuales no queda claro si las relativas a signos
distintivos formaban parte, aunque posteriormente fue ampliada a toda clase de injurias.

Ya entrada la Edad Media, diversos signos fueron adoptados por los comerciantes y
artesanos, aunque con muy diversos propósitos. Incluso hoy en día, es posible ver en las
puertas de acceso de las amuralladas y antiguas ciudades medievales alemanas, como es
el caso de Heildenberg y Rottemburgo, diversos signos característicos que servían como
forma de identificación de los productos o servicios disponibles en dicha ciudad, lo cual
constituía más bien una sistema de información para los peregrinos y extranjeros que no
hablaban la lengua local, pero que podían pedir acceso a la ciudadela para la adquisición
de productos o la contratación de servicios. Este tipo de signos tenían la característica de
ser más o menos homogéneos en extensas áreas del centro de Europa, como es el caso de
muchas de las actuales ciudades alemanas. Así, por ejemplo, un viajero podía ver el cartel
con los signos característicos del herrero, servicio de posada, banco o el comerciante de
telas, y de esa manera, aunque no entendiese la lengua, podía percatarse de la
disponibilidad de dichos servicios.

También en la Edad Media y hasta nuestros días, se comenzaron a utilizar ciertos signos
que han servido para identificar el ganado como propiedad de determinado rancho o
ganadero, así como para identificar bienes que estaban destinados a recorrer grandes
distancias, como es el caso de la gran cantidad de productos que comenzaron a ser objeto
del floreciente comercio internacional entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa
y las ciudades de medio oriente y Asia que se encontraban en la ruta de la seda.

Sin embargo, el desarrollo y el avance en el uso de signos distintivos en este periodo se

vinculan especialmente con la aparición de las corporaciones, mismas que
frecuentemente dieron carácter obligatorio al uso de tales signos. Este uso tenía propósitos

XV
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
muy diversos: identificar al artesano de manera que pudiera determinarse si había
cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al consumidor, al servir como
mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos; impedir la
concurrencia y la importación de las mercaderías de origen extranjero; y asegurar y
extender las fuentes de los tributos aplicables. Sobre estas bases claramente distinguibles
que constituyen el sistema Marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la
obligatoriedad del uso de marcas.

Frente a esta tendencia, predominantemente corporativa, a utilizar la marca para la

protección de las exclusividades y norma de los gremios medievales, se destaca la
posición de Bartola de Saxo Ferrato, quien reconoce la función y lineamientos modernos
de dichos signos: como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto de los
productos identificados como marcas, ya acreditadas, conocidas y apreciadas, y que se
hubieren impuesto en el mercado sobre los productos competidores en razón de su
calidad. Lo anterior indica que, en el mundo medieval, al menos en la parte que a la sazón
era la región más avanzada de Europa, es decir, las ciudades-estado italianas, ya existía
un derecho marcario con los rasgos característicos del derecho de marcas moderno.

A partir del año 1500 comenzaron a surgir diversas normas dirigidas a otorgar derechos
subjetivos, propios del derecho privado, a favor de los usuarios de marcas, De esta
manera, podemos encontrar en 1512, un decreto del Consejo de Nuremberg, destinado a
proteger el signo "AD", utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras; en 1554
un edicto de Carlos V, destinado a proteger las marcas de los tapices flamencos; normas
francesas que extendían a los imitadores de marcas las penas aplicables a los
falsificadores; así como ciertos fallos británicos que hacían responsable a quienes
imitaran las marcas de sus competidores, frente a éstos.

No obstante, fue la Revolución Industrial la que vino a ser el detonador de un derecho de

marcas más moderno, pues la producción en masa y la facilidad de transportación, así
como el abatimiento del costo de producción por unidad trajeron consigo la posibilidad
de expandir los mercados más allá de una limitada área geográfica, e incluso más allá de
las fronteras nacionales.

En Francia, la Ley Le Chapelier de 1771 dio fin al sistema corporativo, y con ello al
régimen de marcas corporativas que venía funcionando desde la época medieval. No
obstante, fue tal la anarquía que se tuvo que dictar la Ley Gremial del año XI, que aplicaba
a las imitaciones de marcas las penas que pesaban sobre las falsificaciones de
instrumentos privados, pero debido a la gravedad de las penas, la aplicación de esta ley
con respecto a las marcas tuvo que ser reemplazada por la ley del 28 de abril de 1824, la
cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos, y posteriormente
la ley del 23 de junio de 1857, que establece un sistema de depósito de los signos
marcarios, concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización
facultativa, sistema que de hecho convivía con una especie de derecho consuetudinario

XVI
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
de marcas, ya que también podía adquirirse el derecho de propiedad sobre una marca
mediante el uso.

En forma simultánea, comenzaron a surgir legislaciones sobre marcas en buena parte de

los países industrializados de la Europa del siglo XIX, en especial Alemania, Italia e
Inglaterra. La noción de que un fabricante que coloca a los bienes que produce su marca
particular pueda prohibir a otros el uso de dicha marca para vender productos similares
apareció en el derecho anglosajón con los inicios del siglo XIX, dando origen a la
conocida acción de passing off. Los tribunales de las colonias americanas, recién
independizadas, adoptaron criterios similares con respecto a la protección de marcas
comerciales, pero por muchos años, los tipos de marcas protegidas por este principio
estaban limitadas. Por ejemplo, inicialmente los tribunales estadounidenses insistieron en
que para que estuviese protegida, la marca debía incluir el nombre del fabricante. Los
nombres arbitrarios o de fantasía no estaban protegidos, así como tampoco lo estaban las
denominaciones de lugares. Gradualmente, esas y muchas otras restricciones fueron
abolidas y para las postrimerías del siglo XIX, las cortes norteamericanas protegían
nombres arbitrarios, símbolos y nombres de lugares, siempre y cuando obtuvieran lo que
en ese país se conoce como secondary meaning. Los nombres de periódicos (que en
nuestro país comenzaron protegiéndose mediante la peculiar figura de la reserva de
derechos, y que actualmente causa conflictos con las marcas), hoteles y otros giros que
previamente no estaban protegidos como marcas, sino simplemente mediante el ilícito del
fraude, fueron añadidos a la categoría general de marcas.

Durante el siglo XX ha sido notable la forma en cómo se ha desarrollado y expandido el

derecho de marcas, especialmente a través de la doctrina del trade dress, el cual tiene
como antecedente la protección de algunos casos del siglo XIX con respecto a empaques,
estuches o recipientes en los cuales los bienes eran puestos, si estaban preparados en una
forma peculiar o nueva. En nuestros días, el derecho estadounidense de marcas otorga
protección a signos que van desde los uniformes de las porristas de las vaqueritas de
Dallas hasta la apariencia de tarjetas de cumpleaños.

Con respecto al ámbito de protección, la titularidad de las marcas comprendía

inicialmente solo el derecho de prohibir a los competidores el uso de marcas idénticas y
posteriormente fue ampliado a marcas que fueran similares en grado de confusión. Más
recientemente, a los titulares de marcas se las ha permitido prohibir el uso de dichas
marcas a individuos que no compiten directamente con productos similares o
relacionados, en los casos que tal uso manche, empañe o diluya la fuerza distintiva de la
marca.

La adopción de la conocida Ley Lanham en 1946, que es la ley aplicable en materia de

marcas en los Estados Unidos, hizo posible que la titularidad de la marca no se limitara a
la zona geográfica donde de hecho se utilizaba dicha marca, sino que ahora podía
establecerse un uso nacional, en virtud de la ficción legal que permitía el mencionado

XVII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
estatuto. Además, el Lanham Act ha sido reformado en forma posterior para permitir
mayor variedad de recursos legales y la posibilidad de recuperar gastos judiciales y
honorarios legales.

El proceso antes descrito queda claramente ejemplificado con los señalamientos del
ministro O’ Brien, quien afirma que mientras que en 1876 solo siete países tenían leyes
sobre marcas, tal número aumentó a treinta y dos para 1900 y a ciento veintitrés para
1975. Las primeras leyes sobre marcas en América Latina fueron dictadas en las últimas
décadas del siglo XIX, habiéndose generalizado en el transcurso del siglo XX.

En nuestro país, el proceso comenzó en forma tardía, ya que fue hasta el primer Código
de Comercio, de 1884, la primera ley del México independiente que contenía las primeras
disposiciones en torno a la falsificación de marcas, siendo tan solo seis artículos los que
regulaban todo el derecho de marcas aplicable.[xxi] Éste código tuvo corta vida al ser
reemplazado por el Código de Comercio promulgado el 15 de Septiembre de 1889, en
vigor a partir del primero de enero de 1890; y en materia de marcas por primera vez se
expide una legislación especial apartada de la legislación mercantil general, al
promulgarse la Ley de Marcas de Fábrica de 1889 la cual constituye el primer cuerpo
normativo especializado en la materia. Dicho ordenamiento contemplaba la posibilidad
de que el registro de dichas marcas fuera solicitado tanto por nacionales como por
extranjeros, y se otorgaba sin realizarse un examen previo. No obstante, la solicitud se
publicaba y había un procedimiento de oposición dentro de los siguientes 90 días y la
autoridad judicial debía pronunciarse para que procediera el registro. La solicitud debía
acompañarse de una descripción de la marca.

En 1903, se promulga la nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, cuya

aplicación le correspondía a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, misma
que define a todo signo o denominación como la característica peculiar usada por el
industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende con el fin de
singularizarlos y denotar su procedencia.

Posteriormente, bajo el nuevo orden constitucional, fue la Secretaría de Industria,

Comercio y Trabajo la competente para aplicar la legislación promulgada en 1928, bajo
el nombre de Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, contribuyendo con ello a
la confusión terminológica con respecto al concepto de marcas, respecto al cual nos
referiremos con más detalle en un apartado posterior. Dicha ley ordenaba que se
considerara como marca todo nombre bajo una forma distinta, y en general cualquier
medio material que sea susceptible, por sus características especiales, de hacer

XVIII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
distinguibles a los objetos a que trata de aplicar, respecto de los de su misma especie o
clase. Con esta ley se comienza también a distinguir el examen de forma y el llamado
examen de fondo, con respecto de las marcas, y comienza a aplicarse un término de
protección de 10 años.

La ley de 1942 es la primera que se refiere de forma conjunta a la Propiedad Industrial,

reuniendo en el mismo ordenamiento las disposiciones referentes a invenciones y signos
distintivos. Al igual que la ley de 1928, definía a las marcas de una manera amplia, y se
incorpora el concepto de las marcas ligadas. Posteriormente, la Ley de Invenciones y
Marcas de 1976 es la primera que establece en un solo ordenamiento sanciones de carácter
administrativo y penal, definiendo a las marcas a los signos que distinguen a los artículos,
productos o servicios, de otros de su misma clase o especie. Además, se incorpora el
concepto de "leyendas no reservables" y distingue explícitamente las marcas de productos
y de servicios. En lo que respecta a las marcas extranjeras, estas debían estar vinculadas
a una marca originalmente registrada en México y la duración del registro era por cinco
años. Dicha ley fue reformada en 1987, modificando sutilmente la definición de marcas,
estableciendo la posibilidad de renovación indefinida de las marcas, así como
estableciendo sanciones contra actos de competencia desleal.

La ley vigente es la del 27 de junio de 1991, que fue expedida bajo el nombre Ley de
Fomento de la Protección de la Propiedad Industrial, siendo reformada el 2 de agosto de
1994 en forma extensa, incluso en el nombre, quedando como actualmente se utiliza: Ley
de la Propiedad Industrial. Posteriormente, dicha Ley se ha reformado el 26 de diciembre
de 1997, el 17 de mayo de 1999 y el 26 de enero de 2004. Este ordenamiento vigente
define a la "marca" como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado, pudiendo constituir marcas válidas las
siguientes:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de

identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de
su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que su

registro no esté expresamente prohibido, y

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.

La jurisprudencia se ha limitado a definir en forma aislada que no son registrables como

marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el

XIX
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten
de protegerse.

2.1.1. Principio de Territorialidad De igual forma que el tiempo, el espacio también

es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente,
no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente erga omnes en cualquier lugar
del mundo. Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un
sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una
marca registran o no siempre se circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla
aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre. El registro de
una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró, y
a fortiori en los territorios hasta donde se extienda el pipe line. Adicionalmente, por el
principio de buena fe se podrá extender en el tiempo y en el espacio su ámbito de acción,
pero no nos adelantemos.
Las marcas notorias y las de alto renombre alcanzan un alto grado distintivo en públicos
que no se circunscriben a un territorio determinado. Por ello, es de justicia que el
legislador reconozca legalmente esos efectos que naturalmente se dan.

2.1.2. Principio de Especialidad Existe también una limitante de orden intelectual:

las marcas se registran en una clase específica. El principio de especificidad es inherente
a la marca. Como dice FERNANDEZNOVOA, «la marca no estriba en un signo
abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias
clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre
un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de
productos o servicios.» Cada marca naturalmente hace relación a un producto. En otras
palabras, es de la naturaleza que una marca proteja un producto o servicio determinado.
La consecuencia más palpable de este principio es que distintos titulares pueden registrar
marcas iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca destinada a
proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja herramientas electromecánicas.
Si los productos son diferentes, naturalmente las marcas también lo serán. Sin embargo,
este principio de ninguna manera puede desentenderse del siguiente. Sin el principio de
la no confusión, el principio de la especialidad carecería de su mismo fundamento.
Consideramos que un adecuado balance entre ambos principios pacificará algunos
desatinos que se dan en la jurisprudencia y en ciertas legislaciones.
2.1.3. Principio de registrabilidad Según este principio, sólo la marca registrada
surte plenos efectos jurídicos. Al ser la marca «aquella cosa que distingue a un producto
frente al público», puede darse el caso de que «aquella cosa» no esté registrada como
marca. En otras palabras, no hace falta el registro para que una marca sea tal. Ahora bien,
de ello no se concluye que los efectos de una marca registrada sean iguales a una que no
lo esté. El legislador ha dispuesto en la generalidad de países, que para que una marca
surta plenos efectos jurídicos previamente debe estar registrada. Este es un principio de
derecho positivo, no requerido por la naturaleza de la marca. Sólo llega a entendérselo en
toda su complejidad cuando se observa en la historia del derecho marcario. El antiguo
derecho francés consideró que una marca pertenecía al primero que la ocupaba, de forma
análoga a los derechos de autor, lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando las
marcas eran pocas y la práctica del registro no se había generalizado. Pero la Ley sobre
Marcas de Fábrica, Comercio y Servicio de 31 de diciembre de 1964 cambió radicalmente
el sistema: confirió nuevos derechos al titular de la marca y estableció nuevas

XX
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
presunciones de legitimidad, las cuales sólo eran posibles de conferir en buena lógica
jurídica a quien había registrado su marca. No se podía tratar igual a los desiguales; no se
podía dar los mismos efectos jurídicos a una marca no registrada, que a una que sí lo
estaba. En países como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no
registrada podía oponerse o impugnar una marca posteriormente registrada. Ello no
constituye una excepción al principio de la registrabilidad.
2.1.4. Principio de la libre opción Por este principio, uno es libre de optar por el
registro de cualquier marca. Son fundamento de este principio básicamente dos derechos:
primero, y de forma evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego el
derecho a la información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las
ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la
propaganda. Pero como nuestro derecho termina donde comienza el del otro, la libertad
otorgada por este principio tiene una limitante: la colisión de derechos. No se puede
registrar una marca en desmedro del derecho de un tercero. Al ser la marca un tipo de
información, tiene las limitantes propias del derecho de la información: no se puede
registrar una marca injuriosa, ni una que atente contra la honra, intimidad o buena imagen
de otro, ni que desinforme (confunda), ni en desmedro de las buenas costumbres
Conocido es que tampoco se pueden registrar los signos con bajo o nulo nivel distintivo,
o que puedan inducir al público a una confusión. Esto no constituye una excepción al
principio de la libre opción, sino una confirmación de él. En efecto, por este principio se
puede registrar «cualquier marca», y algo que carece de nivel fuerza distintivo
naturalmente no es en marca, pues le falta un elemento de la esencia: la fuerza distintiva.
La prohibición general de registrar signos idénticos o similares a las marcas ya registradas
tiene dos fundamentos: a) se prohíbe porque existe colisión de derechos donde el derecho
que prevalece es el del que registró la marca con anterioridad; y, b) también se prohíbe
porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pretende registrar carece de
fuerza distintiva.
2.2.1. el examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es
práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda
suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo
general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo
más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar
dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que
puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las
semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán
influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan
un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en
reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s
147-IP-20055 y 156 IP-2005.

XXI
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o
servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la
adquisición y contratación de esos productos o servicios. Por ejemplo tratándose de
jabones y detergentes para uso doméstico, se advierte que el grado de atención que se
prestará al momento de adquirirlos no es elevado, en la medida que se trata de productos
de consumo masivo. Por el contrario, en el caso de productos de tocador, resulta razonable
asumir que el público consumidor los examinará con especial atención y que su
adquisición demandará diligencia y cuidado, por cuanto la elección y compra de los
mismos responde en muchos casos a las necesidades, gustos y preferencias del
consumidor, quien se guiará además por la opinión de otras personas o por las
experiencias satisfactorias que haya tenido con anterioridad.

En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquellos

en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar
por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más
importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente.
También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que,
de acuerdo a la legislación nacional, son aquellos conformados por una denominación y
un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante
del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios.
Existen dos posibilidades:

a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el
origen empresarial de los productos o servicios; o

b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial

Conforme lo señala Fernández – Novoa, “…a la hora de comparar una marca mixta con
otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la
ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que
impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera
paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas
complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una

XXII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la
correspondiente marca mixta”.

Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por
el elemento denominativo de la misma”; precisando que “cuando en la comparación entre
signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca
mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general, sobre el componente
gráfico o figurativo.” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora
de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público
demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no
gráficamente. (…) En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una
marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia
naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple
tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un
índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar
la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos
en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre
su componente denominativo”

El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente
figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber:

i) un primer grupo, que comprende factores que inciden negativamente en el

componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la
circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número
de marcas pertenecientes a terceros);

ii) un segundo grupo, que comprende factores que repercuten positivamente sobre
el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la
correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo
dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento
figurativo o la originalidad intrínseca del mismo).

Adicionalmente, cabe señalar que el público consumidor puede verse confundido cuando
la impresión en conjunto de los signos es similar al grado de inducir a confusión respecto

XXIII
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
a la identificación de los productos, servicios o actividades económicas mismas. Ello
sucederá cuando se trate de los mismos productos, servicios o actividades económicas y
los signos sean esencialmente iguales. En estos casos, se está frente a un riesgo de
confusión directa, en el cual el público puede terminar adquiriendo un producto,
contratando un servicio o acudiendo a un establecimiento, en la creencia que se trata del
producto, servicio o establecimiento no del solicitante sino del competidor.

Pero también puede suceder que, por la similitud o conexión competitiva de los productos,
servicios o actividades y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos
signos provienen del mismo origen empresarial o se presuma que entre las empresas
existen relaciones económicas u organizativas. Ello también puede ocurrir aun cuando el
consumidor perciba que existen algunas diferencias entre los signos, pero éstos presenten
elementos comunes que, por su carácter arbitrario o de fantasía, posean gran fuerza
distintiva, pudiendo inducir a creer al consumidor que uno de los signos es la variación
de otro anterior o cuando un signo posterior es considerado por el público consumidor
como parte de una familia de marcas de propiedad de un tercero. En estos casos, se
produce un riesgo de confusión indirecta, en la medida en que el público no confunde un
producto, servicio o actividad con otro, pero llega a una conclusión errónea en cuanto al
origen empresarial de los mismos.

2.3.1. la confusión de marcas la confusión marcaria es el Empleo de una marca

idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para bienes o servicios
idénticos o similares. La razón fundamental de la protección jurídica de las marcas es
la prevención del empleo simultáneo de la misma marca u otra similar susceptible de
producir confusión, por una empresa distinta de la titular de la marca y respecto de
bienes o servicios iguales o similares. Si ya existe una marca que goza de la protección
de un derecho exclusivo en virtud de su registro o utilización o por otro motivo, el
empleo simultáneo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir
confusión, constituye infracción de la marca anterior y generalmente está prohibido
por la legislación sobre marcas. Además, este empleo simultáneo puede considerarse
un acto de competencia desleal, es decir, el “hacerse pasar” por un competidor y por
lo tanto prohibido. La misma protección se concede contra el rellenado no autorizado
de botellas o de contenedores que lleven una marca. La confusión tiene en el Derecho
Marcario la significación de equivocar, engañar, perturbar consciente o
inconscientemente. La protección contra las infracciones se basa a la vez en el
beneficio de los titulares de las marcas y los consumidores. Por una parte, impide que
los competidores resten ventas al titular de la marca u obtengan otros beneficios
injustos del prestigio y clientela que la marca otorga, e impide que su reputación se
menoscabe cuando los bienes o servicios vendidos al amparo de la marca infractora
son de calidad inferior. Por otra parte, se protege a los consumidores contra una

XXIV
 Derecho de marcas conforme a las Normas 2018
Jurídicas
posible confusión o engaño, sobre todo respecto de la procedencia de los bienes o
servicios. Se considera que una marca incurre en “similitud susceptible de producir
confusión” si es tan parecida a la marca anterior que un número importante de
consumidores medios serán probablemente inducidos en confusión o error en cuanto
a la procedencia de los bienes o servicios vendidos al amparo de la marca similar, en
la creencia de que tales productos o servicios son originarios de la misma empresa que
posee o utiliza la marca anterior, o que existe una “vinculación” entre esta y la que
utiliza la marca similar. Este fenómeno suele presentarse en países cuya economía está
en ascenso como es el caso peruano. Se presenta por lo general en aquellas marcas
que son creadas clandestinamente a la sombra de marcas líderes a fin de imitar las
características de sus productos aprovechando sus ventajas competitivas afectando a
los consumidores.
Para determinar si existe una semejanza susceptible de producir confusión, las marcas
se comparan por lo general desde el punto de vista de su pronunciación, aspecto y
significado o traducción verbal. Por ejemplo, aunque dos marcas tengan ortografía
distinta, puede considerarse que existe “similitud susceptible de producir confusión”
si se pronuncian de la misma manera. La semejanza del aspecto se determina
considerando la presentación general del producto o servicio. La semejanza del
significado depende del efecto que hagan sobre la mente del consumidor por medio
de las imágenes psicológicas que evoquen las marcas de que se trate, lo que se
denomina confusión conceptual o evocativa. Por lo tanto, las traducciones de palabras
extranjeras, especialmente si proceden de idiomas muy conocidos, deben tomarse en
cuenta para determinar si existe una semejanza susceptible de producir confusión con
el significado de la marca anterior. Una marca figurativa puede crear confusión por
semejanza con una marca verbal en función de la impresión mental que cree.

CONCLUCION
Referencia bibliográfica:

Bibliografía
jorge, o. (1991). Derecho de Marcas. buenos Aires: Abeleo.

Nuñez del Prado, O. (1997). Tratado de derecho de propiedad industeial . tomo II. Lima: Editorial
Imprenta DESA SA,.

Origen y Evolución Histórica del surgimiento de las Marcas y las Marcas Colectivas-
(2010) https://www.econlink.com.ar/marcas-colectivas-1

Evolución del Derecho de Marcas (2012)- http://www.egov.ufsc./portal/-del-derecho-

de-marcas-y-su-uso-como-distintivos-en-el-ciberespacio

XXV