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EMENTA
ACÓRDÃO
Documento: 1098439 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/10/2012 Página 2 de 21
Superior Tribunal de Justiça
RELATÓRIO
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Superior Tribunal de Justiça
VOTO
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Superior Tribunal de Justiça
III. Da existência de infração a marca. Violação do art. 190, I, da LPI.
A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui
num sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro
confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.
A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses
sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço,
minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.
Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse constitucional nas marcas está em
“proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o
interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (Proteção das marcas. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008, p. 240).
Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no
mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo
princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada
Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Direitos marcários concedidos à luz de
diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos,
susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade,
o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o
ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.
Essas regras, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o
fenômeno que Denis Borges Barbosa denomina “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas
cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo
registro.
A LPI reconhece duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no
sentido de mitigar os mencionados princípios informadores do registro de marcas. Na primeira
hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há
temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama
de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.
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O STJ já teve a oportunidade de analisar estas duas espécies de marca, inclusive
para efeito de distingui-las, tendo assentado que “o conceito de marca notoriamente conhecida
não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção
ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em
seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao
princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que
previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI” (REsp 1.114.745/RJ, 3ª Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, DJe de 21.09.2011. No mesmo sentido: REsp 716.179/RS, 4ª Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009).
Na hipótese específica dos autos, como visto, o TJ/SP reconheceu ser a marca
YAHOO! notoriamente conhecida, e não de alto renome, portanto conferindo-lhe proteção
apenas no ramo de atividade das recorrentes – internet. Entretanto, proibiu a recorrida de usar
marca semelhante em ramo de atividade absolutamente distinto – balas, doces e gomas de
mascar – afirmando que a conduta implicaria aproveitamento parasitário.
A ideia de aproveitamento parasitário parece ter surgido da dificuldade que
doutrina e jurisprudência vinham tendo para, em determinados casos, justificar o dever de
indenizar derivado da violação de marca de alto renome, em que, via de regra, o infrator não atua
no mesmo ramo de atividade do titular da marca. Nessa situação, pelo fato de infrator e vítima
não serem concorrentes, inexistiriam danos emergentes ou lucros cessantes, pois a violação da
marca não teria reflexo direto na lucratividade advinda do negócio desenvolvido pelo titular, o
que, tecnicamente, inviabiliza a aplicação dos arts. 208 e 210 da LPI.
Diante dessa dificuldade, passou-se a falar em aproveitamento parasitário, tendo
por base a noção de enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC/02, que impõe o
dever de restituir aquilo que foi “indevidamente auferido”, sem qualquer vinculação com a
existência de danos emergentes ou lucros cessantes.
Nesse contexto, a caracterização do aproveitamento parasitário pressupõe,
necessariamente, a violação da marca.
Patente, pois, a contradição existente nas conclusões do TJ/SP, na medida em
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que, tendo reconhecido que a marca YAHOO! é notoriamente conhecida, eventual violação
somente poderia se dar no âmbito do próprio segmento de mercado explorado pelo titular.
Isso porque, exceção feita aos casos de alto renome, o registro da marca não
confere ao titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar,
com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de um determinado nicho de
mercado.
Tanto é assim que, entre os requisitos para registro de uma marca, está a sua
novidade relativa (e não absoluta), adjetivação que restringe a noção de novidade à marca que
não esteja no domínio comum ou que não tenha sido previamente apropriada por terceiro dentro
dos limites de sua especialidade.
Acrescente-se, por oportuno, que mesmo no campo da colidência entre marcas e
signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção – como o nome empresarial e o título
de estabelecimento – a caracterização do aproveitamento parasitário também fica adstrita ao
princípio da especialidade, de modo que só haverá violação se ambas as partes atuarem no
mesmo segmento de mercado, ou se a marca for de alto renome.
Tive, inclusive, a oportunidade recente de analisar o tema, no julgamento do REsp
1.204.488/RS sob a minha relatoria, 3ª Turma, DJe de 02.03.2011, tendo então consignado que,
“para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à
análise do critério da anterioridade, mas deve-se também levar em consideração os dois
princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito
geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca,
salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei
5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da
necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários”.
Em suma, inexistindo violação à marca, não é possível falar em aproveitamento
parasitário.
Na espécie, tendo o TJ/SP afirmado que a marca YAHOO! é conhecida
notoriamente, conferindo-lhe proteção apenas no ramo de atividade do seu titular, não se poderia
falar em aproveitamento parasitário por parte da recorrida, cuja atuação se dá em segmento de
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mercado absolutamente distinto.
Porém, considerando que a recorrida não se insurgiu contra a decisão do TJ/SP, e
tendo em vista o princípio que veda a reformatio in pejus, deve ser mantida a restrição de
comercialização, pela recorrida, de produtos com a marca YAHOO! no território nacional.
Por outro lado, inexistente qualquer violação de marca pela recorrida, não há de se
falar em ofensa ao art. 190, I, da LPI.
Friso, por fim, que os acórdãos alçados a paradigma pelas recorrentes, REsp
646.911/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.06.2005; e REsp
466.761/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 04.08.2003, não prestam à demonstração do
dissídio, por versarem hipóteses absolutamente distintas à dos autos. Naqueles processos a
indenização foi fixada com base na existência de pirataria e nos prejuízos que essa prática
acarreta à imagem e à reputação do titular, enquanto no particular, além da controvérsia não
envolver falsificação, sequer houve a prática de ilícito.
VOTO
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Superior Tribunal de Justiça
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADO : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: YAHOO! DO BRASIL
INTERNET LTDA
Dr(a). EDUARDO LYCURGO LEITE, pela parte RECORRIDA: ARCOR DO BRASIL LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi, negando provimento ao recurso especial,
no que foi acompanhada pelo Sr. Ministro Massami Uyeda, pediu vista o Sr. Ministro Sidnei
Beneti. Aguardam os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva.
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2.- A sentença (e-STJ fls. 1428/1437) julgou a ação improcedente,
acentuando que a marca YAHOO é notoriamente conhecida no ramo da internet, não
precisando de registro nele, mas, por não se tratar de marca de alto renome, não pode ser
protegida em todos os ramos de atividade, não podendo haver confusão dessa marca de
internet quanto a gomas de mascar e, mais, que, a marca YAHOO está registrada no INPI na
classe 33.10 em nome da empresa Arkito Ind e Com Ltda sob n. 8200807435, havendo
pedido de registro em nome da primeira autora, mas ainda não atendido, estando em fase de
análise.
4.- O Recurso Especial, interposto pelas autoras, alega violação dos arts.
132, 458, II e 535 do Cód. de Proc. Civil, e 190 da Lei de Propriedade Industrial (e-STJ fls.
2945/2968).
É o relatório.
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5.- Os votos da E. Relatora, Minª NANCY ANDRIGHI, e do E. Min.
MASSAMI UYEDA negam provimento ao Recurso Especial.
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julgamento do Agravo de Instrumento em que, ainda sob o relatório do E. Des. CARLOS
RENATO AZEVEDO FERREIRA, foi concedida a antecipação da tutela em prol das ora
Recorrentes:
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VOTO
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VOTO-VENCIDO
O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA: Sr. Presidente, peço
licença à eminente Ministra Relatora para acompanhar a divergência, porque a argumentação
desenvolvida pelo Sr. Ministro Sidnei Beneti me impressionou, no sentido de que já havia uma
caracterização do fato na perícia, que reconhecia a marca como de alto renome, e todos os
desdobramentos de seu argumento.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO DE PAULA CARDOSO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : ANTONELLA CARMINATTI E OUTRO(S)
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
RAFAEL FERREIRA DE SIQUEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : ARCOR DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA E OUTRO(S)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sidnei Beneti, divergindo
do voto do Sr. Ministro Relator, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Sidnei Beneti (voto-vista) e Ricardo Villas Bôas Cueva. Os
Srs. Ministros Massami Uyeda e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
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