MARCA :

SOLICITUD N° : 1.285.833

EN LO PRINCIPAL: Contesta Observación de Fondo OTROSÍ : Patrocinio y Poder

SEÑOR DIRECTOR DE INAPI

JUAN CARLOS GONZÁLEZ BARAHONA, Abogado habilitado para el ejercicio de

la profesión, en representación, según registros de poderes nº XXXX/XXXX de

COOPERATIVA DE TRABAJO EL LAUREL, todos domiciliados para estos efectos en

Avda. Nueva Providencia 1363, oficina 1004, comuna de Providencia, de la ciudad de

Santiago, en autos por observación de fondo a la solicitud Nº 1.285.833 de la Marca “

”, pedida para distinguir: Crema de leche; Leche en polvo*; Leche*;

Manteca [grasa] de cerdo; Mantequilla; Margarina, aceites y grasas comestibles;

Productos lácteos; Quesos; Sucedáneos de la leche; Sucedáneos de queso; Yogur*, de la

clase 29, a Ud. Con respeto digo:

Que, encontrándome dentro de plazo, venimos en contestar la Observación de

Fondo resuelta por este Instituto con fecha 11 de julio de 2018, basada en los Artículos

19 y 20 letras f) y h) inciso 1 de la ley N°19.039. La que señala: La marca solicitada se

presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los

productos solicitados. La marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y

fonética, respecto a: TEO. Registro n° 836211. Clase 29.

A juicio de esta parte, los argumentos esgrimidos en la Observación de Fondo,

inclinados a obtener el rechazo de la solicitud de autos de la marca “ ”,

deberán ser desestimados por no configurarse las causales de irregistrabilidad

contempladas en la Ley 19.039, modificada por la Ley 19.996, sobre Propiedad Industrial,

por las razones que pasamos a detallar:

Los Hechos:

Con fecha 18 de abril del año en curso y mediante la presente solicitud, mi representada

requirió a este Instituto el registro de la marca mixta “ , para distinguir

Crema de leche; Leche en polvo*; Leche*; Manteca [grasa] de cerdo; Mantequilla;

Margarina, aceites y grasas comestibles; Productos lácteos; Quesos; Sucedáneos de la

leche; Sucedáneos de queso; Yogur*, de la clase 29.

Con posterioridad y luego de cumplir con todos los requisitos de admisibilidad, con

fecha de 26 de abril de 2018 este Instituto aceptó a trámite la solicitud, verificándose su

publicación el 04 de mayo del mismo año.

Cabe señalar, que un antecedente de gran relevancia es que dentro del término

legal para deducir oposiciones a la solicitud de autos, ni el titular de la marca fundante

de esta observación de fondo ni ningún otro tercero, dedujo demanda de oposición

alguna a la solicitud esta solicitud, lo que da cuenta y nos hace presumir de que ni los

propios titulares del registro fundante de esta observación, consideraron que en este caso

existan semejanzas que induzcan a confusión o error a los consumidores respecto de su

marca, lo que desde ya evidencia su ánimo de no interferir ni oponerse a la concesión de

registro de la marca requerida por mi representada.

De este modo y sin mediar oposiciones, el Sr. Director de INAPI, mediante resolución

dictada el 01 de junio del año en curso, dictó la ya mencionada observación de fondo

basada en los Artículo 20 letras f) y h) inciso 1 de la ley N°19.039. La que señala: La

marca solicitada se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia,

cualidad o género de los productos solicitados. La marca solicitada presenta igualdad o

semejanza gráfica y fonética, respecto a: TEO. Registro n° 836211. Clase 29.

El Derecho

Estimamos que la observación de fondo de la solicitud de autos carece de todo

sustento legal, en base a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, sostenemos que existen claras y enormes diferencias entre la

marca causante de la observación “TEO” y la marca solicitada por esta parte

, toda vez que, como ya lo mencionamos precedentemente, ni aún los

titulares de dicho registro presentaron objeciones al signo pedido, mediante demanda de

oposición.

En efecto, considerar, que pueda llegar a existir una similitud sustancial entre las

marcas escapa a toda consideración objetiva del problema planteado.

En tal sentido, es claro que al comparar los signos en hipotético conflicto se llegará

a la conclusión que este “conflicto” no es tal y que las marcas si pueden coexistir

pacíficamente en el mercado, como hasta la fecha lo han hecho, puesto que la marca

solicitada por esta parte, se construye como un signo con “capacidad de distinción” según

lo exige el Art. 19 de la Ley de Propiedad Industrial para distinguir los servicios

específicos de las clase solicitada por esta parte, a saber clase 44 ya descritos, como se

aprecia de la simple comparación entre ellos.

Marca solicitada por mi mandante

v/s

TEO
Marca objeto de la Observación

El signo pretendido por esta parte no es de aquellos que se puedan asimilar

gráfica y fonéticamente con la marca invocadas por este Instituto, puesto que no es de la
entidad necesaria para producir confusión o engaño respecto del origen de los productos,

capaz de producir equivocación al momento de elección de los destinatarios.

Es el propio Instituto Nacional de Propiedad Industrial el que manifiesta en sus

directrices de marcas comerciales, que el elemento más importante para determinar la

existencia de una confusión gráfica de las marcas solicitadas es la similitud de los signos

considerados al momento del análisis como un conjunto. En efecto, frente al caso de los

signos que se componen de varios elementos, no deben ser divididos ni cercenados para

su análisis, más aún cuando el signo consiste en varias palabras, éstas deben ser

consideradas como un conjunto para realizar un examen de similitud.

Por lo anterior, y de las razones y argumentos vertidos por el Instituto para

sostener la existencia de similitud gráfica entre las marcas en pugna, se vislumbra

inequívocamente un análisis de comparación que observa en forma cercenada y aislada

de los demás elementos que la componen y que conforman la marca objeto de solicitud

de registro.

No basta que dos marcas coincidan en algunos de sus elementos o términos para

llegar a la conclusión de que no pueden existir en el comercio, sino que, tal como se ha

sostenido anteriormente en este escrito de apelación, es menester considerar los

elementos restantes que se incluyen y que inciden entre sí, ya que al efectuar un

análisis comparativo de los signos en conflicto, debe realizarse íntegramente, sin separar

ni dividir ni eliminar los elementos que la integran, así como tampoco agregar otros,

puesto que resultaría absurdo y del todo improcedente separar los elementos de una

marca buscando causales de irregistrabilidad, en atención a que la distintividad y

caracterización viene dada por todos los elementos que la componen y no por sus

elementos aisladamente considerados.

Lo anterior es suficiente para impedir un error o engaño respecto a la procedencia,

cualidad o género de los productos.

De la comparación anterior, podemos decir que los signos en hipotético conflicto

poseen elementos gráficos y fonéticos propios que entregan a cada uno de los signos una

distintividad especial, por lo que considerándolos en su conjunto se observan a simple

vista las enormes diferencias, puesto que la marca solicitada ““ ” está

compuesta por 13 letras que constituyen 3 palabras dentro de un conjunto que comprende

además una etiqueta que posee características y distintividad propia, mientras que la

marca fundante del rechazo está construida por 3 letras que forman 1 sola palabra, lo que

evidentemente resalta las diferencias entre dichas marcas, puesto que a simple vista NO

serán visualizadas de la misma manera por el público consumidor.

La semejanza aludida por este Instituto no es tal, ni es de aquellas que la Ley

reconoce como impedimento para otorgar una marca, puesto que si bien coinciden en una

palabra, los respectivos elementos presentes en la marca registrada son

considerablemente distintos según se dijo más arriba.

Nos parece que la apreciación que hace este Instituto en estos autos es a priori

antojadiza, puesto que no es menor señalar que las marcas mencionadas, tanto fonética

como estructuralmente no sólo no son semejantes, sino que son completamente

distintas lo que la convierten en distintiva frente a la otra.

La marca “ ”, pedida por mí mandante, es un todo y su uso en el

mercado jamás se hará de otra forma o condiciones que no sea la forma solicitada.

Asimilar una eventual confusión en el público de algún elemento relacionado de la marca

objeto de observación, nos parece una interpretación equívoca del espíritu cimentado

en la Ley 19.039. Además, y de conformidad al Art. 31 del Reglamento de la Ley 19.039

que dispone “las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en que ha sido

aceptado su registro…” por esto una vez aceptada a registro (así confiamos), mi

mandante deberá utilizarla en la misma forma que ha sido otorgada, sin adicionar ni

sustraer palabras, letras, vocales, figuras, etc.

Del mismo modo, en atención a que no existe grado de confusión respecto a la

semejanza gráfica y fonética en cuanto al origen de los productos que se distinguirán con

la marca solicitada, desaparece la aplicación de irregistrabilidad contenida en la Ley

19.039, puesto que no concurre en autos los requisitos para su aplicación.

De esta manera, resulta impensable que los consumidores puedan confundirse al

verse enfrentados a los signos en supuesto conflicto, toda vez que, como ya se señaló,

basta con compararlos estructural y fonéticamente.

Así las cosas, no cabe más que concluir que al realizar un real cotejo entre estos

privilegios en conflicto, no sólo enfatizando los elementos comunes, sino también

considerando los elementos diferenciadores igualmente sustanciales en toda su

integridad, surgen fácilmente a la vista todas las diferencias que justifican una

coexistencia pacífica entre estos signos.

Por otra parte y para que proceda la aplicación de la letra f) del artículo 20 de la

Ley 19.039 como causal de irregistrabilidad en cuanto confusión o error en la procedencia

(empresarial), deben concurrir dos requisitos de manera copulativa, de modo que de

faltar alguno no procede aplicar esta causal de irregistrabilidad, cuestión que en el caso

sublite no sucede puesto que como quedará demostrado no se cumple ninguno de estos

requisitos.

A). PRIMER REQUISITO: Se debe tratar de marcas iguales o semejantes .

La semejanza señalada por este Instituto no es tal, ni es de aquellas que la Ley

reconoce como impedimento para otorgar una marca, puesto que si bien coinciden, en

una palabra, los respectivos elementos presentes son muy distintos según se dijo más

arriba.

Nos parece que la apreciación que se hace en estos autos es a priori antojadiza,

puesto que no es menor señalar que las marcas, a la simple comparación no son iguales.

Claramente el público consumidor o destinatario, cuenta ya con un gran elemento

diferenciador de ambas marcas, como son las diferencias gráficas.

Conforme a lo anterior basta con que una marca no sea una copia de otra y

claramente mi mandante jamás ha tenido en mente “copiar” la marca contraria ni menos

provocar confusión o engaño en el público destinatario respecto del origen de los

productos puesto que además, es de público conocimiento que el rubro de una de las
marcas causantes de la observación es específicamente del rubro de las bebidas

alcohólicas y la otra del rubro de la cristalería, sin perjuicio de los registros que posee en

otras clases.

Del mismo modo, en atención a que no existe grado de confusión respecto a la

semejanza gráfica en cuanto al origen de los productos que se distinguirán con la marca

solicitada, desaparece también la aplicación de la letra f) de la Ley 19.039, puesto que no

concurre en autos uno de sus requisitos para su aplicación.

B). SEGUNDO REQUISITO: Debe tratarse de marcas relacionadas en cuanto a

coberturas.

En este punto, sostenemos que el público consumidor cuenta con un suficiente

juicio y es capaz de discernir respecto a la procedencia de un determinado producto o

servicio. Es más, ya no estamos en presencia de un público incauto y desinformado

respecto a la elección de un determinado servicio o producto, sino más bien los

destinatarios “medios” de los productos y servicios, cuentan con cierto grado de

información respecto de los rubros a distinguir de la marca de su preferencia y creemos

que ellos son capaces de captar qué “ ” no tiene nada que ver con la

marca aludida en esta observación, sino que corresponde a cierto grupo de productos

metálicos que se comercializan en una ferretería.

Lo anterior en perfecta armonía con el artículo 33 del Reglamento de la Ley 19.039

al establecer que “la marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla

en la forma que se le ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos

comerciales o industriales comprendidos en el privilegio”. Se podrá establecer entonces,

que el riesgo de confusión no existe, toda vez que mi mandante sólo pretende registrar los

productos detallados en específico

A continuación, el detalle de los productos de cada una de las marcas en supuesto

conflicto, donde claramente se puede apreciar la distinta cobertura en una y otra.

 Clase TEO

Crema de leche; Leche en polvo*;
Leche*; Manteca [grasa] de cerdo;
Mantequilla; Margarina, aceites y
grasas comestibles; Productos
lácteos; Quesos; Sucedáneos de la
leche; Sucedáneos de queso;
Yogur*;
29 (C)Incl. pavo, pollo, carne, pescado, aves y
caza; extractos de carne; frutas y legumbres
en conserva, secas y cocidas; jaleas,
mermeladas, compotas, huevos, leche, y
productos lácteos; aceites, grasas y
comestibles.

A modo de complementar lo anterior y siguiendo el criterio que este Instituto ha

utilizado los últimos años, exponemos algunos ejemplos de marcas que han sido

otorgadas en las mismas clases con mínimas diferencias y que no han presentado

conflicto alguno coexistiendo todas pacíficamente:

Respecto a esto, cabe recordar que el artículo 19 bis D de la Ley 19.039 señala lo

siguiente, a saber; “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente

de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para

distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales

comprendidos en el registro”.

En estos términos, es preciso señalar que el análisis contrastado de signos

marcarios en conflicto debe atender a los parecidos que visualmente pueden encontrarse

entre ellos. Entre otras cuestiones se deben tener en cuenta las letras efectivamente

contenidas en uno y otro signo, y la disposición que adoptan las letras al interior de cada

marca, en su conjunto. Con todo, la comparación visual de signos se debe efectuar de

forma sucesiva, debiendo considerar el evaluador, únicamente la primera impresión que le

generan los diversos elementos que componen las marcas analizadas en una posición de

consumidor medio; es decir la visión global o de conjunto que se obtiene de cada uno de

los signos en disputa, considerándolos como un todo indivisible.

Este ha sido el criterio ampliamente recogido por nuestra Excma. Corte Suprema,

quien ha resuelto en casos similares, lo siguiente: “el fallo impugnado, al rechazar de

oficio la marca pedida, por presentar semejanzas gráficas y fonéticas determinantes

con el registro fundante del rechazo de oficio, se apartó de las normas que regulan
la sana crítica, por cuanto se limitó a comparar los elementos denominativos de

ambos signos, sin analizar si los componentes figurativos y gráficos de la marca

requerida logran conformar un signo distintivo que amerite su protección, no

obstante que los parámetros propios del derecho marcario disponen que los signos

sean considerados como un conjunto al momento de analizar su similitud, lo que en

el caso de las marcas mixtas como la de autos supone la apreciación global de la

misma” (causa Rol 2361-2009).

Para el caso en particular, deben considerarse los restantes elementos

denominativos y gráficos que son diferenciadores suficientes y que permiten aplicar el

criterio antes señalado al caso de autos, por tanto corresponde que el mismo sea

recogido y aplicado por este Honorable Tribunal de Propiedad Industrial al caso de autos.

Al tenor de lo señalado, podemos mencionar algunos ejemplos que dan cuenta del

criterio de Inapi y del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial que en casos análogos,

no deja lugar a ninguna duda:

- Sentencia del TDPI, en causa ROL 603-2016, DENSOLID v/s DENSO

- Sentencia del TDPI Nº 167.939, MOKAÏ v/s KAI

- Sentencia de INAPI Nº 97.414, NOAL v/s NOEL

- Registro N° 1083574 marca ANALYTIX v/s Registro 1198010 marca

ANALYTICS10

En consecuencia. no concurren en la especie las causales de rechazo

establecidas en el artículo 20 letras f) y h) de la ley 19.039, ya que se logra dotar a cada

conjunto de una fisonomía propia, que desvirtúa lo supuestos de errores o engaños en

cuanto a procedencia, cualidad y género a los que alude el Sr. Jefe en su fallo como

también la oponente.

Por último y no menos importante, es señalar que el solicitante de autos es titular

de la marca registrada , para distintas clases, todas debidamente

inscritas bajo los números: 1277346, 1277345, 1277344 y 1277343, situación que nos
indica que la marca en comento es perfectamente registrable y que cumple con todos los

requisitos establecidos en las leyes del ramo.

Todo lo anteriormente señalado, concluye en que mi mandante no infringe ningún

precepto legal al solicitar el registro de la marca en cuestión, por lo que este Instituto

debería otorgárselo.

POR TANTO;

Ruego a Ud.: En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en las

disposiciones legales citadas, SE SIRVA tener por contestada la observación de fondo

resuelta por este Instituto y en definitiva se acepte el registro de la marca pedida “

” solicitada bajo el Nº 1.285.833, para proteger los productos ya

descritos de la clase 06

OTROSI: Sírvase UD., tener presente que los poderes para representar al solicitante de

autos se encuentran debidamente inscrito bajo los números XXXX/XXXX del registro

respectivo y que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión,

vengo en asumir el patrocinio y poder en estos autos, donde actuaré personalmente.