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Ya que se entiende como secreto industrial o trade secret; que son: “Todas aquellas
formas o tipos de información financiera, de negocios, científica, técnica, económica o
de la ingeniería, que incluya modelos, planes, compilaciones, dispositivos de
programas, fórmulas, proyectos y prototipos, métodos, procedimientos, programas o
códigos sean tangible o intangibles haya o no sido almacenados, compilados
físicamente memorizados en forma electrónica grafica o escrita si: a) El propietario ha
adoptados medidas razonables para conservar esa información en secreto. b) Si la
información respectiva, independientemente de su valor económico potencial o actual,
no ha sido generalmente conocida y no disponible para pasar al dominio público”.
1. CONCEPTUALIZACIÒN
1 L. Torres Citraro, “La importancia de los activos intangibles en la sociedad del conocimiento”,
Revista La Propiedad Inmaterial n.° 18 (2014): 5-34.
2 Ver entre otros: Gerhard Schriker, Derecho de patentes: Observancia en distintos países
Este acto jurídico posee una relativamente discutida naturaleza contractual y recuerda
vagamente en algunos extremos de su regulación al arrendamiento.
Es un contrato oneroso y pactado por tiempo cierto cuya extensión la ley se encarga de
fijar para el caso en que las partes no lo hubieran establecido. Su objeto es la patente,
pero puede serlo también la mera solicitud de la misma.
3 BRAVO MELGAR, Sidney Alex. Contratos modernos empresariales (Lima: FECAT, 1999)
150.
4 Propiedad Industrial, Decreto Legislativo, N° 823
1.3. EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE
A la hora de explotar una patente, para el titular que no pueda o no quiera hacerlo
directamente, caben principalmente dos posibilidades: cederla a terceros o bien
autorizarles a usar la invención objeto de la misma. Normalmente, en este último caso,
se firma un contrato de licencia mediante el cual el licenciante autoriza a otros
(licenciatarios) la explotación de una invención, sin que tenga lugar la cesión de la
titularidad de la patente.
Para proporcionar un beneficio tangible a una empresa, una patente debe explotarse
eficazmente, y generalmente sólo proporcionará beneficios si el producto basado en la
patente tiene éxito en el mercado o impulsa la reputación y el poder de negociación de
la empresa. Para poner una invención patentada en el mercado, una empresa tiene
diversas opciones:
Mediante la cesión se recibe un solo pago previamente acordado, sin ninguna regalía
futura, independientemente de lo lucrativa que resulte finalmente la patente.
Puede haber casos en que la cesión sea ventajosa. Si una patente se vende por una suma
global única, se obtiene ese importe inmediatamente, sin tener que esperar hasta 20 años
para obtener ese valor progresivamente.
Asimismo, se evita el riesgo de que la patente quede superada por otra tecnología.
Además, la cesión de una patente a una empresa que esté en su fase inicial puede ser
una condición previa para la financiación, si la patente no pertenece a la empresa.
Dichos contratos de licencia han de adaptarse a las exigencias de las partes en el caso
concreto. Las licencias, pueden referirse tanto a una patente en trámite (una solicitud) o
bien a una que ya está concedida, asimismo, pueden incluir una patente en su totalidad o
limitarse a algunos de los derechos conferidos por la misma. Por otro lado, puede haber
licencias exclusivas o no y para todo o parte del territorio en el que la patente se
encuentra en vigor.
Artículo 73º: “El titular de una patente podrá conceder a otra persona licencia
para su explotación, sólo mediante contrato escrito. Los contratos de licencia
deberán ser registrados ante la Oficina competente, sin lo cual, no surtirán
efectos frente a terceros.”
Artículo 78º. “El licenciatario estará obligado a explotar la invención objeto de
la licencia, lo cual deberá realizarse, salvo que el licenciatario justifique su
inacción con excusas legítimas, dentro del plazo de dos años contados a partir
de la fecha de concesión; en caso contrario, la misma quedará revocada”.
Se autoriza el uso de una patente bajo licencia cuando el titular de la patente (el
licenciante) da permiso a otro (el licenciatario) para usar la invención patentada con
unos fines mutuamente acordados. En estos casos, suele firmarse un contrato de licencia
entre ambas partes, en el que se especifican las condiciones y el ámbito del acuerdo.
Las patentes son derechos territoriales, lo que significa que una invención está protegida
en los países o regiones donde se ha obtenido protección por patente.
En caso haya habido divulgaciones previas, por más que estén dentro del año de gracia
previsto en la ley nacional, estas debilitan la posición de la patente ante futuros
cuestionamientos.
En este caso, si tenemos claro que tendrá potencial para ser traspasada o licenciada en el
extranjero, vale la pena protegerla en los países donde se encuentran los potenciales
interesados.
Cuando se está frente a una invención exitosa comercialmente y sobre todo fácil de
implementar, habrá grandes incentivos para reproducirla en países donde no está
protegida.
Las oficinas de patentes manejan diversos estándares, que pueden estar entre uno y más
de seis años. En aquellos países donde los tiempos de concesión son muy prolongados,
deberá solicitarse la patente únicamente si la naturaleza y relevancia de la tecnología así
lo permiten.
Dado que proteger una invención en muchos países es una actividad costosa, las
empresas deberían seleccionar cuidadosamente los países donde necesitan protección.
Manufactura/ venta
Licenciamiento
Venta de patente
Patente defensiva
Esto dependerá de cuánto esfuerzo y tiempo queremos invertir y/o qué tipo de socios
estratégicos buscaremos para explotar la invención en el extranjero.
El examen técnico constituye una de las etapas más importantes del procedimiento de
solicitud de una patente de invención, ya que consiste en la evaluación que realiza el
examinador de todos los documentos técnicos presentados con la solicitud de patente.
Además, ambas están vinculadas, dado que las reivindicaciones tienen que estar
enteramente sustentadas en la descripción.
5 Ramella, Agustín. Tratado de la propiedad industrial. Madrid: Hijos de Reus Editores, 1913
«La memoria descriptiva debe demostrar que contiene lo necesario para la composición
y ejecución del objeto de la patente. Debe indicar de manera completa los verdaderos
medios para construir y ejecutar el objeto.
3.1.1 DESCRIPCIÓN
3.1.2 LA DESCRIPCIÓN
Debe ser tan completa y acabada que pueda ser ejecutada por un experto en la
materia»6. Si de la redacción de la descripción, el técnico en la materia no puede
ejecutar el invento y necesita realizar experimentaciones técnicas, se estaría faltando al
artículo 26 del decreto legislativo 1075 que establece que la divulgación de la invención
debe ser suficientemente clara y completa de modo tal que una persona capacitada en la
6Díaz Velasco, Manuel. Concesión y nulidad de patentes de invención. Madrid: Ibarra, 1946, p.
190
materia técnica no requiera mayor experimentación a fin de ejecutarla a la fecha de la
presentación de la solicitud7.
por el Congreso del Perú (2006) y los Comités y Cámaras correspondientes de EE.UU. en
2007. Entró en vigencia en el Perú el 1 de febrero de 2009, según decreto supremo 009-2209-
MINCETUR, publicado en el diario El Peruano el 17 de enero de 2009
4. SECRETO INDUSTRIAL
CONCEPTO
Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes
de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus
secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas
sólo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia
intenta adquirir sus listas de clientes, resultados de investigación o planes de
comercialización o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos
conocimientos.
La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular del
secreto empresarial se considera práctica desleal y violación del mismo.
Dentro de las categorías que pueden incluirse como secreto empresarial encontramos:
Además, dado que las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la solicitud,
el solicitante tiene normalmente ese tiempo para decidir si le conviene continuar la
tramitación (y divulgar el secreto) o retirar la solicitud (y continuar la explotación
mediante secreto). La retirada por este motivo se produce a menudo cuando el
solicitante recibe un informe desfavorable de la correspondiente oficina de patentes.
La PYME y los emprendedores hacen uso de los procedimientos securitarios que llevan
a considerar sus avances como secretos industriales porque mantenerlos ocultos a ojos
de los curiosos es, sencillamente, más barato que mantener una patente. Además,
mientras estas duran 20 años el secreto lo hace indefinidamente. A esto hay que añadir
que las solicitudes de patente se publican, normalmente transcurridos 18 meses desde su
presentación. En caso de que finalmente se deniegue la solicitud, la empresa que la
presentó habrá facilitado información muy valiosa a los competidores sin recibir nada a
cambio.
Finalmente, lo que es protegible mediante patente también lo es como secreto industrial,
ya que, por definición, una patente es algo nuevo nunca divulgado; y no es incompatible
con la patente. Puede darse el caso que un producto esté patentado y la fases de su
desarrollo estén también protegidas por el secreto industrial.
Sin embargo, hay invenciones que no pueden protegerse como patentes por no cumplir
algún otro de los requisitos de patentabilidad (actividad inventiva y aplicación
industrial) o por, directamente, estar excluidas de la materia patentable (por ejemplo, los
programas de ordenador como tales).
c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales
honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido
por los medios referidos en el inciso c);
Artículo 263.- La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las
condiciones establecidas en el artículo 260.
Artículo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto
empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de
usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la
persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.
Artículo 266.- (…) Los Países Miembros protegerán esos datos contra toda
divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se
adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial
desleal. Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección
consagrada en este artículo.
Art.5
A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias
obligatorias
2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas,
que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían
resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta
de explotación.
4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia
de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de
la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose
el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su
inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá
ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la
empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.
5.5.DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044
Sin embargo, debido a que los sistemas judiciales nacionales, y en especial los métodos
de concesión de acceso a las pruebas, son muy diferentes unos de otros, en general se
considera que la observancia de los derechos en materia de secretos comerciales
también varía mucho de un caso a otro.
5.6.El Acuerdo APDIC, en su artículo 39, define unos mínimos de protección para todos
los países integrantes de la OMC:
“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la
información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea
adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a
los usos comerciales honestos. Para recibir esta protección, la información
deberá ser secreta, tener un valor comercial por ser secreta y que haber
sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.
La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos
industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se
haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente,
a consecuencia de espionaje o inducción a la infracción contractual”..
No sea conocida por las demás personas que tratan con ese tipo de información;
Tenga un valor comercial por el hecho de ser secreta.
Y su titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto
(limitando el acceso a esta información y estableciendo acuerdos de
confidencialidad o de no-divulgación)
Además, mediante el secreto puede protegerse mucha más información que la que
puede protegerse con las patentes, que sólo pueden concederse a innovaciones técnicas
verdaderamente nuevas.
El secreto engloba cualquier información que aporte una ventaja, incluso si alguien ya la
está utilizando; la única limitación es que no sea de conocimiento general.
Esta cuestión pone de manifiesto el lado negativo del secreto: no garantiza la
exclusividad. Si alguien descubre un secreto sin habérselo robado a su
interesado, no se puede hacer nada al respecto, si bien para la mayoría de las
empresas no supone un inconveniente importante.
Considerando que es más importante la confianza (buena fe), sino nunca tendrían lugar
muchas de las transacciones de concesión de licencias y colaboraciones de
investigación, ya que nada podría garantizar que los socios no huyeran con la nueva
tecnología y compitieran injustamente con su creador.
Los secretos industriales son información valiosa que reúne características establecidas
en la Ley de Propiedad Industrial:
En efecto, guardar secretos a menudo información sobre los clientes, sus necesidades y
preferencias es la forma principal en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes)
protegen sus ventajas comerciales.
Según la legislación nacional de la mayoría de los países, una solicitud de patente debe
divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para que la invención
pueda ser realizada por una persona con aptitudes en el ámbito técnico específico. En
algunos países, el derecho de patentes exige que el inventor divulgue la “mejor manera”
de ejecutar la invención.
Las solicitudes de patente se publican a los 18 meses de la solicitud, por lo que daremos
a conocer a nuestra competencia no solo el contenido técnico de la invención sino
también qué productos lanzaremos previsiblemente en el futuro y a qué mercados nos
dirigimos. Si la solicitud no llega a concederse habremos revelado a nuestra
competencia mucha información valiosa sin obtener nada a cambio.
Todo lo que es protegible por patente podría protegerse por secreto industrial, ya que,
por definición, algo protegible por patente será nuevo y no habrá sido divulgado.
Sin embargo, hay invenciones que no pueden protegerse como patentes por no cumplir
algún otro de los requisitos de patentabilidad (actividad inventiva y aplicación
industrial) o por, directamente, estar excluidas de la materia patentable (por ejemplo, los
programas de ordenador como tales).
Existen dos vías por las cuales la Propiedad Industrial se relaciona con la Competencia
Desleal.
1. LA PRIMERA VÍA.- Es la regulada en el Decreto Legislativo N°
1044, la cual contienen tres normas relativas a propiedad industrial:
10
Decreto Ley N°. 1044- Ley de la represión de la competencia desleal, publicada el 26 de junio
del 2008 y vigente desde el 26 de julio del 2008.
por alguien que haya tenido acceso legítimo con deber de reserva o de modo
ilegítimo.
Habrá divulgación siempre que el secreto empresarial se haga accesible al
público en general o, incluso, a un único tercero. No será necesario que se
determine si el o los receptores se encuentran en condición de explotar u obtener
una ventaja competitiva del conocimiento de dicha información.
Sobre el particular, Galán Corona señala que “(…) la deslealtad se consuma por el
hecho de la comunicación, con independencia del uso que el receptor o destinatario de
ésta pueda dar a los conocimientos adquiridos y que, de llevarse a cabo, podría
adicionalmente encontrar su sanción a través de la figura de la «explotación».
13 Para Galán Corona, sería explotación “no solo la utilización del secreto en la actividad
empresarial por quien legítimamente, aunque con deber de reserva, o ilegítimamente accedió
al mismo, sino también la revelación del secreto a otra persona a cambio de una
contraprestación, e incluso, dado que el provecho o ventaja no tiene que ser imperativamente
de carácter patrimonial, la utilización del secreto con fines meramente científicos o su alegación
en el contexto de méritos curriculares por quien accedió al mismo, constituirá también
explotación.” GALÁN CORONA, Eduardo. “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”.
Director: BERCOVITZ, Alberto. Navarra: Editorial Aranzadi. 2011. pp. 365-366.
14 FRIEDMAN, David. “Law´s order: What Economics has to do with Law and why it matters”.
Ello toda vez que, de acuerdo con nuestra legislación laboral, la competencia
desleal entre trabajador y empleador constituye una conducta ilícita causa de
despido del trabajador, conforme se puede apreciar en el artículo 25 del Decreto
Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral, que señala lo siguiente: Artí. 25.-
“Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que
emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la
relación. Son faltas graves: (…) d) El uso o entrega a terceros de información
reservada del empleador; la sustracción o utilización no autorizada de
documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención de
causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la competencia desleal”.
Cuando una empresa se encuentra en negociaciones con otra, por ejemplo, para
adquirirla o para fusionarse con ella, por lo general tendrá acceso a la información
secreta de dicha empresa. En este tipo de relaciones pre-contractuales, es común que las
empresas en negociación firmen un “pacto de confidencialidad” en el cual se
determinará qué información constituye secreto empresarial y el tiempo que dicha
información permanecerá en secreto.
titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber
de reserva o ilegítimamente; b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje,
inducción al incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.
18 Criterio sigue siendo usado por la Sala, como se puede apreciar de lo desarrollado en la
Resolución 0288-2014/SDC-INDECOPI
B. Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al
incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo
Cualquiera de estos sujetos no debe tener acceso legítimo al secreto empresarial, ya sea
porque no trabajan para el titular o, si siendo trabajadores, no tienen autorización para
acceder a dicha información. Cabe señalar que, para determinar que se haya producido
el espionaje, va a ser relevante evaluar las medidas de seguridad que haya adoptado el
“titular” para proteger su información19. Si cualquier empleado o tercero ajeno a la
relación laboral podía acceder a dicha información, ni siquiera podríamos hablar de la
existencia de un secreto empresarial, pues no cumpliría con los requisitos para ser
considerado tal.
Si descubre que su información ha sido difundida o explotada por algún tercero con
deber de reserva o a través de actos de espionaje o análogos, podrá recurrir a la LRCD y
denunciar por violación de secretos empresariales, siempre que pueda acreditar que su
información cumpla con los requisitos para ser considerada por el Estado como “secreto
empresarial”
8. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
Es un acuerdo vinculante entre dos empresas, o entre una empresa y una persona, para
la no publicidad de la información. Se firma para proteger la información comercial
valiosa o sensible y que no se divulgue durante las conversaciones con posibles
colaboradores, inversores o empleados. De esta manera conseguirás que esa
información continúe siendo confidencial para los competidores.
Este acuerdo debe incluir cláusulas de obligacionalidad sobre la confidencialidad que
definan cuál es la información confidencial a proteger, cómo se protegerá, a qué
personas afecta, cuales son las consecuencias de su incumplimiento y su duración.
Puedes firmarlo como un acuerdo independiente, o bien, incluirlo como un anexo de un
contrato principal.
Es por ello que este acuerdo de confidencialidad, sirve para compartir proyectos, ideas,
invenciones, marcas y patentes, y explotarlas con otras personas, trabajadores o
empresas. Permite desarrollar proyectos sin que se haga pública información importante
a competidores firmando este acuerdo antes de las negociaciones.
En ocasiones el creador de un proyecto innovador se encuentra en la encrucijada de
cómo revelar cierta información necesaria de su idea a un grupo restringido de
personas.
Casi cualquier tipo de información puede ser información confidencial. Puede proteger
tanto la información comercial e información personal. Ejemplos de información
confidencial serían secretos comerciales, patentes, diseños de productos, bases de datos,
recetas, dibujos, información o listas de clientes, etc.
8.4. INFORMACION QUE QUIERES PROTEGER
Por otro lado, la patente que otorga el Indecopi rige solo para el Perú, o sea es territorial.
Por ejemplo si quieres tener tu invento protegido en el extranjero, tienes que patentarlo
en el mismo país y hacer un trámite similar al de Perú.
El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o extranjeras, físicas
o jurídicas, combinadas de la manera que se especifique en la solicitud, en el porcentaje
ahí mencionado. Los derechos caen dentro de lo que se denomina propiedad industrial
y, al igual que la propiedad inmobiliaria, estos derechos se pueden transferir por vía
sucesoria
El titular de la patente puede conceder una licencia a un tercero por muchas razones. Por
ejemplo, puede carecer de las instalaciones necesarias para fabricar la invención
patentada y, en consecuencia, optar por permitir que otros la fabriquen y vendan a
cambio de pagos de regalías. Otra posibilidad es que el titular de la patente disponga de
instalaciones para su fabricación, pero que estas no sean lo suficientemente grandes para
abarcar la demanda del mercado. En este caso, el titular puede estar interesado en
conceder una licencia de la patente a otro fabricante a fin de obtener una nueva fuente
de ingresos. Otra situación factible consiste en que el titular de la patente desee
concentrarse en un mercado geográfico; por consiguiente, el titular de la patente puede
decidir conceder una licencia a otro particular u organización, con intereses en otros
mercados geográficos. La suscripción de un acuerdo de licencia puede contribuir a
forjar una relación comercial beneficiosa para todas las partes.
Pero eso no es todo. Las posibilidades de negociar licencias respecto de una tecnología,
venderla o transferirla serán muy limitadas si no se patenta la invención; de hecho, sin
derechos de propiedad intelectual (patente), la transferencia de tecnología resultará
difícil, si no imposible. La transferencia de tecnología presupone que una o más partes
tienen la titularidad jurídica de una tecnología y que esta solo puede obtenerse si se ha
protegido adecuadamente la propiedad intelectual. Si la tecnología en cuestión no está
protegida por propiedad intelectual, durante las negociaciones acerca de la transferencia
de esa tecnología ninguna de las partes se atreverá a divulgar sus invenciones por temor
a que la contraparte pueda “huir con la invención”.
Por último, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que otra persona puede patentar la
invención antes. La primera persona o empresa que presente una solicitud de patente
sobre una invención tendrá derecho a obtener una patente. Esto puede generar una
situación en la que si una persona no patenta sus invenciones o si el titular del derecho
no patenta las invenciones de sus empleados, un tercero —que podría haber
desarrollado posteriormente la misma invención o una invención equivalente— podrá
patentar esa invención y, por ende, podría excluir legítimamente del mercado a la
empresa del inventor inicial, limitar sus actividades a la continuación del uso anterior (si
la legislación en materia de patentes pertinente prevé dicha excepción) o solicitar el
pago de regalías por el uso de la invención.
Sin embargo, para procurar que nadie pueda patentar la invención del inventor original,
en lugar de cumplimentar (tramitar) una solicitud de patente, puede divulgarse
públicamente la invención a fin de que represente el estado de la técnica para todas las
solicitudes de patente que se cumplimenten después de su publicación, colocándola en
el dominio público (lo que se conoce como publicación preventiva). Debido a la
existencia de ese estado de la técnica, las oficinas de patentes rechazarán las solicitudes
de patente cumplimentadas posteriormente con la misma invención o con una invención
similar por falta de novedad o actividad inventiva. Al mismo tiempo, si la invención se
divulga antes de presentar una solicitud de patente, las posibilidades de obtener la
protección por patente sobre esa invención se verán seriamente limitadas.
En muchos casos, cuando una empresa se limita a mejorar un producto existente y dicha
mejora no acarrea la suficiente actividad inventiva para poder ser considerada
patentable, los modelos de utilidad pueden representar una buena alternativa, si están
disponibles en el país de que se trate. A veces, será conveniente que una empresa
mantenga sus innovaciones como secretos comerciales, lo que exige, en particular, que
se tomen medidas suficientes para que la información mantenga carácter confidencial.
Una estrategia alternativa podría ser procurar que nadie pueda patentarla mediante la
divulgación de la invención (lo que se conoce como publicación preventiva),
colocándola de esa forma en el dominio público. Sin embargo, cabe reflexionar
detenidamente antes de valerse de esa estrategia, pues si se divulga la invención antes
de presentar una solicitud de patente, al mismo tiempo se limitarán seriamente las
posibilidades de obtener la protección por patente.
Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar
licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva. Deberá
registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una
patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente
a terceros. A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito. Cualquier
persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. En caso exista algún
cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de
vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina
nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los
datos que figuren en el registro, se reputará válida. (art 57 de la DECISION 486
Régimen Común sobre Propiedad Industrial)
Artículo 64.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de
dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su
inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del
titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.
1. 0288-2014/SDC-INDECOPI
2. 0704-2008/TDC-INDECOPI y 0288-2014/SDC-INDECOPI
3. 0704-2008/TDC-INDECOPI
CASOS
Uno de los secretos industriales mejor guardados, por ejemplo, es la fórmula secreta de
Coca-Cola. Desde su nacimiento en 1.886, cuando fue formulada por el
farmacéutico John Pemberton como un medicamento para el cerebro y los nervios, y
más tarde llevada al mercado por Frank Mason Robinson quien introdujo la marca e
ideó el logotipo en 1.893, la fórmula secreta ha sido tema de libros, especulaciones y
leyendas de marketing. Se dice que está guardada en un banco en Atlanta, al que sólo
tienen acceso dos directivos.
Una sociedad minera (Newmont Perú S.R.L.) denuncia y alegó que una empresa del
mismo rubro (Back ArcMinerals S.A.C.), constituida por un ex empleado que había
accedido a su información geológica confidencial relacionada con la identificación de
zonas con potencial minero, obtuvo la referida información geológica secreta y se
encontraba aprovechándola de manera ilegítima.
3. RESOLUCIÓN 0704-2008/TDC-INDECOPI
Se pronunció sobre una conducta imputada que consistió en que dos trabajadores de una
empresa constituyeron durante su relación laboral una empresa competidora y
ofrecieron/vendieron sus productos en el mercado, atrayendo a clientes regulares de la
empresa en la que eran empleados.
Conste por el presente documento el contrato de licencia de secreto industrial(1) que celebran de
una parte, AAA, identificada con R.U.C. Nº ..........., inscrita en la partida electrónica Nº ........
del Registro de Personas Jurídicas de ......, con domicilio en ......................, debidamente
representada por su gerente general don …......, identificado con D.N.I. N° ......., con poderes
inscritos en el asiento ....... de la referida partida electrónica, a quien en lo sucesivo se
denominará EL LICENCIANTE; y, de otra parte, BBB, identificada con R.U.C. Nº ......, inscrita
en la partida electrónica Nº ..... del Registro de Personas Jurídicas de ........, con domicilio en
....................., debidamente representada por su gerente general don ....................., identificado
con D.N.I. N°..............., con poderes inscritos en el asiento ....... de la referida partida
electrónica, a quien en lo sucesivo se denominará EL LICENCIATARIO; en los términos
contenidos en las cláusulas siguientes:
ANTECEDENTES
CLÁUSULA QUINTA.- Ambas partes acuerdan que el contrato, tendrá una duración de ....
años, el cual empezará a regir en forma inmediata desde la fecha de la firma por ambas partes;
vencido el cual cesarán los efectos de este acto, salvo que las partes acuerden la prórroga del
plazo.
ASISTENCIA TÉCNICA
COMPETENCIA ARBITRAL
El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio
cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de …., a los ..…. días
del mes de….. del 20...
EL LICENCIANTE EL LICENCIATARIO
ANEXO 2
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
FRIEDMAN, David. “Law´s order: What Economics has to do with Law and why it
matters”. Nueva Jersey: Princeton University Press. 2000.
DECISION 291 Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA.
FUENTES INFORMATICAS
https://repository.ucatolica.edu.co/.../Propiedad-intelectual-nuevas-tecnologías-y-
derec...
https://www.sanchezbermejo.com/la-licencia-de-patente-concepto-y-caracteristicas/
http://inmentor.net/la-explotacion-de-la-patente-contratos-de-licencia/
https://patentes.wordpress.com/2015/03/04/secreto-industrial/
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html
https://elperuano.pe/noticia-indecopi-asegura-confidencialidad-64809.aspx
revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/13586/1421
revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/15597
https://www.indecopi.gob.pe/...industriales...secretos.
https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288514
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/917/wipo_pub_917.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2650330.pdf