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Landgericht München I

10 Jahre Münchner Verfahren in Patentstreitsachen

24. Oktober 2019 – München – Tobias Pichlmaier und Dr. Matthias Zigann
10 Jahre Münchner Verfahren in Patentstreitsachen

• Tobias Pichlmaier:
Anti-anti-suit-injunctions

• Dr. Matthias Zigann:


Geplante Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner
Verfahrens in Patentstreitsachen

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Anti-anti-suit-injunctions

2019 International IP Court


Conference:
Court, IP and Fairness

16-17.10.2019 Süd Korea

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https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php

Patentstreitsachen

• Infoblatt Münchner Verfahren

Es wird um Beachtung der Hinweise zum Münchner Verfahren in


Patentstreitsachen (gilt entsprechend für Gebrauchsmusterstreitsachen)
gebeten.

• Hinweisblatt Auslandszustellungen

Soweit eine Zustellung der Klage- oder Antragsschrift im Ausland


erforderlich ist, wird zusätzlich um Beachtung der Hinweise zu
Auslandszustellungen in Patentstreitsachen gebeten.

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https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/verfahren_03.php

Patentstreitsachen

neu (- in Arbeit - )

• Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen


Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb
des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen
(Entwurfsstand: Oktober 2019)

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Veranstaltungshinweis

GRUR Bezirksgruppe Bayern

Dr. Matthias Zigann spricht zum Thema:

„Werkstattbericht zum Münchner Verfahren in


Patentstreitsachen:
Neue Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE“

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 17.30 Uhr

DPMAforum
Erdgeschoss des Deutschen Patent- und Markenamtes
Zweibrückenstraße
München

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Kernpunkte der geplanten Hinweise

• Mündliche Verhandlung so früh als möglich

• Nachholbarkeit/Nachbesserung einzelner Verfahrenshandlungen für


beide Parteien möglich

• Konzept zum Schutz von Geheimnissen innerhalb und außerhalb der


mündlichen Verhandlung

• Gegenangebot/Auskunft/Sicherheit in der Regel zwingend


erforderlich, Ausnahme: angebotene Verträge sind alle - prima facie -
insgesamt schlechterdings untragbar

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Kernpunkte der geplanten Hinweise

 In der Regel kein abgeleiteter Zwangslizenzeinwand innerhalb einer


Wertschöpfungskette

 Anregungen für Vertragsklauseln

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In der Regel kein abgeleiteter Zwangslizenzeinwand
innerhalb einer Wertschöpfungskette

• Voraussetzungen

- betreffend vor allem das Klagepatent

- Anpassungsklausel für den Fall der


späteren Lizenzierung/Erschöpfung
innerhalb der Wertschöpfungskette

- Vorkehrungen, dass entsprechende


Informationen auch von den anderen
Mitgliedern der Wertschöpfungskette an
den Beklagten kommuniziert werden
dürfen

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Anregungen für Vertragsklauseln

• Rückwirkende Anpassungsklausel

- betreffend vor allem andere


Portfoliopatente
- Lizenzberechnungskonzept mit
Einzelwerten
- 2 Varianten (nächste Folien)
- Pauschalierungen möglich
- „Joker“-Regelung?
- Insolvenzschutz

→ bei Unterzeichnung: Diskussion ohne Unterlassungsdruck


→ ohne Unterzeichnung: Ausklammerung aus dem
laufenden Patentverletzungsprozess

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Anregungen für Vertragsklauseln

• Rückwirkende Anpassungsklausel

Wahlrecht des Patentbenutzers:

Variante 1:
- Recht zur Benennung nichtiger oder nicht benutzter Patente im
Portfolio
- Vertrag umfasst dann diese rückwirkend von Anfang an nicht
- Rückzahlung von Lizenzgebühr insoweit
- Patentinhaber darf wegen dieser Patente Verletzungsklage erheben;
Patentbenutzer darf sich mit Nichtigkeit verteidigen
- dann aber kein Zwangslizenzeinwand mehr zulässig
- Risiko der Unterlassung

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Anregungen für Vertragsklauseln

• Rückwirkende Anpassungsklausel

Wahlrecht des Patentbenutzers:

Variante 2:
- Patentbenutzer darf gegen einzelne Patente Nichtigkeitsklage bzw.
negative Feststellungsklage erheben
- angemessenen Kostenerstattung für Gewinner ist sichergestellt
- bei Erfolg Rückzahlung von Lizenzgebühr insoweit
- kein Risiko der Unterlassung

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Anregungen für Vertragsklauseln

• Rückwirkende Meistbegünstigungsklausel

- bei Erstlizenzierung
- Sicherstellung der Information des
Beklagten trotz Geheimhaltungsinteressen
Dritter
- Insolvenzschutz

→ bei Unterzeichnung: Bedenken des Beklagten, als erster


und einziger zu teuer zu unterschreiben, sind gebannt
→ ohne Unterzeichnung: trotz der Klausel eindeutig
untragbare Ergebnisse?

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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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