El Contrato de “Know How”

El contrato de Know How puede definirse como aquel acuerdo por el que una
persona – natural o jurídica – transfiere los conocimientos dirigidos a la solución
de problemas técnicos. Nos encontramos frente a un contrato que trata sobre un
saber (técnico, comercial, económico) no protegido por las normas de propiedad
industrial y usualmente mantenido como secreto.literalmente Saber Hacer es uno
de los elementos escenciales de franchising, oriundo de Estados Unidos de
Norteamerica.
El autor español Massaguer denomina a este contrato como “Licencia de Know
How”, en tanto lo determina como “aquel negocio jurídico celebrado entre
personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular
de un Know How (el Know How licenciado) autoriza a su contraparte (el
licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado. Con este
fin, se obliga a ponerlo en su conocimiento y, de esta forma, el licenciatario o
receptor, se obliga a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado
normalmente en forma de suma de dinero. Ésta se calcula en función del
volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el
empleo del Know How licenciado”.
En general estamos ante un contrato atípico, no regulado en la normativa
guatemalteca y tampoco presenta un formato estandarizado, lo que conlleva a
tener que acudir a normas internacionales o simplemente dejarnos guiar por la
costumbre.
Este negocio jurídico configura un negocio contractual, por lo que, a pesar de ser
atípico, requiere del cumplimiento de ciertos elementos esenciales de todo
contrato:
Objeto:
El objeto del know-how puede versar sobre:
- Patentes, referido a explotación de patentes, siempre y cuando no hayan sido
divulgadas previamente en escala mundial.
- Diseño industrial, que incluye dibujos de construcción, proceso con indicación
de tiempos y tolerancias, sistemas de producción.
- Asistencia Técnica, que corresponde a cálculos para montaje, trabajos de
programación, adiestramiento de personal como es el caso de construcción y
equipamiento
- Desarrollo comercial, que se refiere a procesos y técnicas de mercadeo, como
también podía ser gerenciamiento.
No incluimos al copyright o “derecho exclusivo” como susceptible de incluirlo en
un contrato de Know-how, pues es particularmente para obras literarias o
artísticas, que corresponde a los llamados derechos de autor, cuyo fin no es,
siempre, el ánimo de reventa, no están dentro del ius commerce, son creaciones
del espíritu, como obras musicales, artísticas, literarias. Ahora bien, cuando
estas mismas obras se orientan a lo que se denomina “trabajos de arte aplicados”
tales como joyería, porcelana, industria de la decoración en todos sus aspectos,
entonces se convierten en una manufactura con contenido artístico y no son una
creación intelectual propiamente dicha, sino la aplicación de esa obra a la
industria, hay una explotación en serie y se persigue la reventa, dejando de ser
entonces derechos de autor.
La patente es una figura jurídica que protege a su inventor o propietario de la
competencia de los demás. De esa manera diseño y procedimientos pueden ser
patentados y susceptibles de comercialización. Esas estipulaciones deben tener
dos condiciones básicas: ser un producto original, que no esté al alcance de
todos, pues en ese caso sería una res nullius, una cosa de todos, susceptible de
ser captada o usada por el público, como por ejemplo la técnica de extraer
piedras, y ser luego susceptible de explotación industrial. Como se ha señalado
puede haber Know-how aún en el caso que la invención sea patentable y siempre
que no se haya divulgado internacionalmente, de allí que puede darse el caso de
un inventor que solicite una patente para la invención en que se basa el Know-
how.
Señalamos como uno de los objetos contractuales la transferencia de patentes,
porque aún la práctica lo sigue usando, sin embargo, es recomendable, en
homenaje a la perfección y mejor definición del contrato, que sólo se estimen el
diseño industrial y la asistencia técnica como expresión contractual tecnológica.
El diseño industrial se refiere al aspecto exterior (forma, color, tamaño) y no a su
funcionamiento, de tal manera que el primero es suceptible de patentarse y lo
segundo es estrictamente una cuestión o asunto del know-how. Luego en el
contrato ha de precisarse el diseño tal cual será explotado y tal cual, ha sido
antes, registrado o patentado. Debe cuidar bien el contratante, que un diseño no
puede ser copiado o imitado y que las copias no autorizadas o imitaciones no
puedan ser vendidas o importadas.
Ello no debe desalentar a las partes, en todo caso hay que prever estar un paso
más adelante que los imitadores, introduciendo nuevos modelos cuando el
anterior alcanza un éxito que permite presuponer que será rentable para los
plagiadores producirlos, aun corriendo los riesgos de la competencia desleal.
La asistencia técnica tiene una papel preponderante en la gestión de cualquier
empresa y en el sistema económico del país receptor, pues los flujos de
tecnología no se realizan aislados ni en el vacío, sino que se vinculan con los
sistemas generales de producción y con las capacidades concretas de las
empresas y de las naciones.
Tal asistencia proviene de fuentes públicas y privadas. La que merece nuestra
atención, porque además es la que suscita las mayores controversias, es la
última ya que el principal medio de transmisión está constituido por las
empresas transnacionales que se vinculan en gran medida con las industrias
manufactureras y extractivas que utilizan capital con relativa intensidad.
Pues bien, cuando el objeto contractual se refiere a estos casos de asistencia
tecnológica las partes, según su rol protagónico en el contrato, tratarán de
actuar con distinto acento: las empresas transnacionales buscarán lograr los
convenios más redituables desde su punto de vista. El comprador, pretenderá
conseguir lo contrario en condiciones usualmente de frecuente desigualdad en
cuanto a su capacidad de negociación. Igualmente, se ha de recordar como una
especie de regla axiológica que cuanto más capacidad tecnológica tenga un
comprador tanto mayor será su habilidad para negociar con su proveedor. En
tanto que por el lado del comprador, la falta de capacidad puede ser de dos
tipos: carencia de información (acerca de posibles fuentes de oferta tecnológica)
y debilidad tecnológica (falta de pericia, de habilidad o de experiencia). Ambas
situaciones, defectos de información y debilidad tecnológica, se presentan juntas
y afectan las condiciones contractuales bajo las cuales se realiza su
transferencia.
Sujetos: En todo contrato siempre se encontrará dos partes, Como la transmisión
(sea cesión o venta) del Know How es mediante un contrato, se puede decir que
existe una parte que lo entrega y otra parte que lo recibe.
Los sujetos:
- El propietario del conocimiento técnico a quien también se le denomina
creador intelectual, proveedor, licenciante, cedente o exportador.
- El adquirente, a quien también se le denomina como cesionario, licenciado,
usuario, explotador, receptor o importador.
Debe señalarse que la relación de los sujetos es intuito personae, ya que el acto
de transferencia de tecnología a terceros implica el riesgo de pérdida del control
que el transferente poseía sobre ella.
Consentimiento: se rige por las mismas reglas de formación y vicios de los
contratos en general; así en la formación se presenta el cruce de voluntades, es
decir, la existencia de una oferta y una aceptación.
Objeto: Por ser una obligación de dar, el objeto se centra en proveer los
conocimientos técnicos reservados a cambio de una contraprestación. Además,
el bien que constituye la prestación y el contenido de la obligación debe ser
posible.
Causa: Radica en la integración de los intereses concretos de las partes con la
razonabilidad social y función económica, en donde el ordenamiento jurídico
reconoce efectos legales.
Forma: Al ser un contrato atípico, la misma está sujeta a la libre decisión de los
contratantes. Sin embargo, por cuestiones de probanza se recomienda que sea
por escrito, incluso algunos países han establecido la necesidad de registro
como Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, entre otros. En
Guatemala no existe registro al respecto.
La Cesión: Se trata de la transmisión del permiso del uso y explotación del
mismo por parte del titular del Know How en beneficio del receptor de los
conocimientos técnicos, pudiendo ceder, en diferentes contratos, a tantos
sujetos como crea conveniente, salvo que se estipule cláusula de exclusividad o
cláusula sobre territorialidad, que restrinjan sucesivas cesiones de los derechos
de uso y explotación del Know How.
Transmisión del derecho: Se refiere a la transmisión del derecho de propiedad
del titular del Know How, la venta del conocimiento técnico (el bien y el derecho).
Conocimientos técnicos reservados: Este punto se refiere al Know How como
objeto, el saber o conocimiento técnico aplicable a nivel empresarial, de carácter
secreto por su alto valor económico y susceptible de contratación.
Contraprestación. – El transmisor del Know How asume como derecho y para el
receptor como obligación – llámese esencial – una contraprestación, traducida –
usualmente – en una remuneración, pago, precio, regalía o royalty (designación
internacional de la regalía), la misma, es una manifestación de la reciprocidad de
las prestaciones entre los sujetos que intervienen en el contrato.
Como todo contrato, este acto jurídico presenta una estructura y está compuesta
por una serie de cláusulas que encuadran los derechos, obligaciones y
responsabilidades tanto del transmisor como del receptor del Know How, las
cuales, por la libertad contractual son variadas, sin embargo, a modo de
conocimiento mencionaremos las cláusulas más usuales y principales:
Cláusula de suministro del Know How. – La principal prestación es la de
comunicar el conocimiento técnico, estando definido su objeto por el respectivo
contrato. El transmisor está obligado a poner en conocimiento del receptor todo
el bagaje de información que sea necesario para su puesta en práctica,
adoptando diversas formas como la comunicación por escrito, por mecanismos
electrónicos, entrenamiento del personal, entre otros; así como, la entrega del
soporte material: planos, manuales, etc., destinados a la comprensión del
receptor o del personal del mismo.
Cláusula de explotación del Know How entregado: Es la posibilidad técnica y
económica del mismo.
Cláusula de retorno del conocimiento: estipulación que se puede pactar como
contraposición del suministro del Know How – en la modalidad de cesión – y
como garantía del transmisor cuando el contrato expiró. El beneficiario tiene que
devolver los elementos documentales que contengan un secreto. Estos secretos
le fueron confiados con la limitación de poder utilizarlos únicamente durante la
vigencia del contrato, y esa facultad la pierde al expirar este. Además, se puede
estipular la devolución del soporte material del Know How, inclusive las copias
que de éste hubieran hecho; sin embargo, en determinadas legislaciones se la
considera como una cláusula restrictiva, prohibiendo la inclusión de tales
cláusulas
Cláusula de Confidencialidad. – Entendido que el objeto del Know How reviste el
carácter de secreto por su valor económico, la misma se traslada en la esfera
contractual con la obligación de respetar la confidencialidad del conocimiento
técnico transmitido. El mantenimiento del secreto configura la cláusula de
confidencialidad, la misma que es conocida como “obligación de no
comunicación a terceros”.
Esta debe constar expresamente cuando se cede el uso y explotación del Know
How, siendo su finalidad la de tutelar el secreto de los conocimientos técnicos,
además de los intereses del titular del mismo, debido que, puede haber la
eventualidad que el receptor pueda comercializarlo a terceros.

Cláusula de Exclusividad. – Al igual que con la cláusula de confidencialidad, es

un pacto que se estipula específicamente en la cesión del Know How, y significa
que el transmisor de los conocimientos técnicos se obliga frente al receptor del
mismo en cederle sólo a él dentro de un determinado territorio, inclusive se
obliga en no distribuir ni vender (productos o servicios que contenga el Know
How cedido) dentro de ese territorio.
Cláusula Territorial. – Es aquella cláusula en donde se limita la utilización del
Know How cedido dentro de un determinado territorio; no obstante, si no se
indica en forma directa o no se puede deducir de los términos del contrato, el
receptor está plenamente autorizado para utilizar libremente el Know How
transmitido, por ello la importancia de una cláusula territorial.
Cláusula sobre Sub-Concesiones del Know How. – Es aquella cláusula que regula
la situación en que el beneficiario con la cesión del Know How pueda conceder
sub-cesiones; es decir, transmita aquel Know How a terceros. En este tipo de
cláusulas se puede permitir o prohibir sub cesiones – esta última es diferente a la
cláusula que prohíbe la venta del Know How -; no obstante, debe de indicarse
expresamente cualquiera de estas dos posibilidades por seguridad jurídica.
Plazo. – Hemos señalado que en los contratos de transmisión de Know How, la
misma puede darse por venta o mediante la cesión del mismo; si se realiza por
venta, el plazo de duración del mismo sólo estaría en función al pago de sumas
periódicas, aunque usualmente se pacte el pago al contado con entrega del Know
How; sin embargo, no se puede excluir el pago a plazos o la transmisión del
Know How en forma diferida.