El artículo 27 de la Ley e Propiedad Industrial

y su alcance como causal de rechazo de marcas

Luis G. Arévalo

Resumen de la presentación del día 29 de mayo de 2020, en el marco del webinar

organizado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial (COVAPI)

1. Introducción:

LIFE STRIDE es una marca de zapatos para damas, registrada desde Canadá y
Estados Unidos hasta Argentina, así en otros países alrededor del mundo.

En Venezuela, SAPI consideró que carecía de “novedad” y la negó, haciendo una

interpretación en contrario del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial. Tres años
más tarde, el recurso de reconsideración que se intentó en contra de la resolución
denegatoria se encuentra, aún, pendiente por resolverse.

Esta es una de las casi 9.000 solicitudes que SAPI ha negado en 10 años, aplicando
este criterio. 8.804, para ser más precisos.

8.804 solicitudes en las que los Registradores de turno han venido infringiendo la Ley
de Propiedad Industrial e, igualmente, los derechos de los solicitantes.

Poco importa si se trata de la marca de una compañía con más de 140 años de fundada,
a quien se negara la marca anteriormente mencionada; o del Comité Olímpico
Internacional, a quien se negó el registro de la marca YOUTH OLYMPIC GAMES,
en clase 41; o de un ciudadano venezolano intentando registrar una marca de
producto. Todos han sufrido, por igual, la ilegal denegación de sus solicitudes.

2. El Problema:

SAPI comienza a aplicar este criterio durante el año 2010.

No cabe duda de que este problema guarda relación con nuestra Ley de Propiedad
Industrial, que va camino a cumplir 70 años; pero ese es solo uno de varios factores.
Importante, sin duda, pero sólo uno de los factores.

Es cierto que necesitamos una nueva Ley de Propiedad Industrial y que la actual no
se ajusta a nuestros tiempos, ni a los estándares de protección a los que estamos
obligados por el Convenio de París, del Acuerdo Sobre los ADPIC, y la Constitución.
Pero la problemática que enfrentamos con esta manera de actuar de SAPI tiene que
ver más con su inobservancia del principio de legalidad y con el ejercicio arbitrario
de sus potestades. No es suficiente contar con una ley moderna, si SAPI no observa
las limitaciones que esta le impone.
Ahora mismo, lo que enfrentamos es más un problema de cumplimiento de la ley,
que de Propiedad Intelectual. Son más graves los episodios de ilegalidad en los que
incurre SAPI, que las propias deficiencias de la ley.

Maria Angelica Jaramillo y Laura Rada explicaron como el artículo 27 cumple la

función de establecer el contexto para la protección de los signos distintivos; y cómo
es en función de los artículos 33, 34 (y 35) que debe negarse el registro de una marca.

2.1. Ahora, vale la pena preguntarse: ¿Está facultado el Registrador para negar
con base en el artículo 27?¿Cuáles son sus potestades en cuanto a conceder
o negar el registro de una marca?

Si revisamos la Ley de Propiedad Industrial, encontraremos que el artículo 42 le

confiere al Registrador atribuciones para:

a) analizar los expedientes respectivos; y

b) autorizar o negar las solicitudes de registro.

Pero el ámbito de facultades del Registrador se conforma más allá de estas

atribuciones, con un entramado de normas de la ley que le confieren potestades
tanto regladas como discrecionales.

Recordamos que estaremos en presencia de potestades regladas cuando, ante un

supuesto de hecho determinado, la norma impone a la Administración la
obligación de una actuación específica, de la cual no puede desviarse y respecto
de la cual no goza de mayor grado de apreciación. Asimismo, estaremos en
presencia de potestades discrecionales cuando la norma le confiera a la
Administración cierto grado de apreciación o latitud para dictar un determinado
acto.

a) Entre las potestades regladas del Registrador, podemos mencionar, a manera

de ejemplo, la prevista en el art. 74 de la ley. El art. 74 establece expresamente
que:

“Para los efectos de la prelación en el registro, el Registrador de la

Propiedad Industrial estampará al pie de cada solicitud de registro, una nota
en que haga constar la fecha y hora de presentación; y dará al interesado,
constancia firmada de la presentación con las anotaciones expresadas.”

La ley impone una obligación de actuación específica al Registrador de modo

que, presentada una solicitud de registro, éste tendrá la obligación de
estampar la nota respectiva entregar su acuse de recibo al interesado. No es
opcional, sino de que tiene esa obligación, de acuerdo con la ley. Esa es,
claramente, una potestad reglada.
 b) Ahora, un ejemplo de una potestad discrecional del Registrador, lo
encontramos en el artículo 75, que le permite prorrogar, a su juicio, el plazo
para dar contestación a oficios de devolución, hasta por tres meses. En ese
supuesto, goza en efecto de un mayor grado de apreciación para tomar su
decisión y determinar si, a su criterio, debe otorgar la prorroga que se solicite
y por cuanto tiempo.

Sin embargo, aun tratándose de una potestad discrecional, el Registrador no

puede actuar arbitrariamente. Al contrario, el principio de racionalidad -
recogido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos-
Administrativos le obliga a mantener la debida proporcionalidad al dictar su
decisión, y a adecuarse a la situación de la que se trate y al fin perseguido por
la norma, de modo que en ningún caso se trata de potestades ejercidas a
placer.

Ahora, una vez que estamos al tanto de esto, me pregunto: ¿Puede el Registrador
negar discrecionalmente el registro de una marca? A mi manera de ver, NO
puede hacerlo.

Del artículo 27 no dimana potestad alguna para el Registrador y -de hecho- la ley
luce suficientemente clara cuando señala en sus artículos 81 y 82, que:

− Vencido el plazo respectivo, sin que se presentaran oposiciones, el

Registrador “(…) efectuará el registro de la marca si fuere procedente”;
y

− Que, “Cuando la solicitud se encuentre incursa en las prohibiciones

contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, se negará su
registro”.

Ninguna norma en la ley prevé que el Registrador pueda establecer una causal de
irregistrabilidad distinta de las previstas en los artículos 33, 34 y 35. Tampoco
queda a su discreción la concesión del registro de una marca. La ley no le otorga
un poder libre de apreciación, en cuanto a si debe conceder o no el registro de
una marca, o acerca del momento y modo de hacerlo.

Claramente la potestad de conceder o negar registros de marcas está reglada en

la ley, y delimitada específicamente por estos artículos.

2.2.¿Cuál es la alternativa? ¿Qué debe hacer el Registrador?

Si nos colocamos en la posición del Registrador de la Propiedad Industrial, es

comprensible que se pregunte:

− ¿Qué debe hacer si un signo luce -en su opinión- carente de distintividad,

pero no puedo tipificar en los artículos 33, 34 o 35? ¿O si cree que no
puede constituir marca?
 − ¿Acaso no podían negarse estos signos bajo la Decisión 486? ¿Qué me
impide hacerlo ahora?

La respuesta a la primera pregunta es sencilla y de alguna manera la hemos

abordado ya: si un signo no es tipificable en alguna de las causales de
irregistrabilidad -como señala el propio artículo 81- el registro es procedente y
debe concederse.

Por otra parte, si comparamos la Ley de Propiedad Industrial con la Decisión 486,
podremos apreciar una marcada diferencia, a éste respecto: el artículo 134 de la
Decisión 486 tiene una dimensión más amplia que la del artículo 27 de la ley, y
contempla no solamente una noción de marca, sino igualmente los requisitos que
debe reunir un requisito para reconocerse como tal y una relación de signos que
podrían registrarse como tales; pero además el artículo 135 incluye dos causales
de irregistrabilidad, en sus litelares a) y b), expresamente referidas a:

− los signos que no puedan constituir marca, por no reunir los requisitos del
artículo 134; y

− los que carezcan de distintividad.

De modo que tales signos no se negarían por medio del ejercicio de potestad
discrecional alguna; sino porque la Decisión así lo establece expresamente. Ese, como
ya hemos visto, no es el caso de la Ley de Propiedad Industrial; y es lo que impide
negar registros con base en el artículo 27, al menos legalmente.

2.3.¿Qué podemos hacer frente a estas resoluciones denegatorias?

Está claro que, como ocurre con cualquier acto administrativo lesivo de los
derechos de los particulares, existen recursos disponibles y desde ese punto de
vista no invertiremos tiempo adicional en analizar cada medio de impugnación.
Sin embargo, si podemos mencionar lo lamentable que resulta que, debido a este
criterio arbitrario, los solicitantes se vean forzados a elegir entre:

i) presentar un escrito de reconsideración, de cuya resolución no puede

estimarse ni cuando, ni cómo o si alguna vez se decidirá.

ii) optar la vía jurisdiccional, con sus implicaciones operativas y económicas;

o

iii) sencillamente desistir en el intento de registrar sus marcas en el país.

Hay cuarta opción que da aún mayor contexto al problema que enfrentan los
solicitantes y supone presentar la solicitud de registro nuevamente: El criterio del que
venimos conversando es de tal manera arbitrario que, en ocasiones, al presentar
nuevamente la solicitud esta termina siendo concedida.
 3. La otra cara de esta problemática:

Hay otra arista del problema que tenemos en SAPI, y que va de la mano de este
criterio ilegal para negar registros: Los examinadores con experiencia y formación
han venido abandonando SAPI, y puede ocurrir lo mismo con los muy pocos que
puedan permanecer aún en ese organismo. Si sumamos a esto el distanciamiento que
ha habido entre SAPI y la OMPI, podremos apreciar como durante mucho tiempo se
descontinuó el trabajo de formación de los examinadores.

Recordemos que un Registrador estará en la necesidad de apoyarse en el criterio del

Coordinador del Área de Marcas, y este a su vez en el de sus examinadores; y que no
es sencillo mantener el control sobre todas y cada una de las solicitudes que se
examinan. Es ahí cuando un examinador preparado marca la diferencia.

Necesitamos que todos los funcionarios de SAPI estén bien formados, que conozcan
de derecho en general -no solamente de marcas y patentes- que estén conscientes de
la responsabilidad que implica examinar una solicitud, y que además dispongan de
las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. Para eso es clave que SAPI se
comprometa con su formación, que estreche nexos con la OMPI, con las otras oficinas
de la región, con las universidades, con organizaciones como INTA y como ASIPI;
y, por último, pero no menos importante, con COVAPI.

COVAPI agrupa a quienes venimos trabajando en el área de la propiedad industrial

desde hace muchos años, y no abrirse a un mayor intercambio con los agentes es un
error en el que SAPI ha venido incurriendo desde hace mucho tiempo ya.

Volviendo al ejemplo inicial de la marca LIFE STRIDE: Imaginemos que el examinador

venezolano:

− hubiese sido alumno de la catedra de Propiedad Intelectual que dicta Leonel Salazar
en la UCV;

− o que hubiese egresado de la especialización de ULA;

− o que por ejemplo hubiese hecho una búsqueda en la base de datos de la OMPI, o de
SIC, INDECOPI, INPI o INAPI, y se diera cuenta que sus colegas a lo largo de la
región, o del mundo, decidieron conceder ese registro.

¿Habría sido distinto el resultado del examen?